DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 685 793
Ferrero S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero, 1, 12051 Alba (Cuneo), Italie (opposante), représentée par Jacobacci ± Partners S.P.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Om Made Doo Sirig, Dobrovoljacka bb, 21214 Sirig, Temerin, Serbie (titulaire), représentée par Zivko Mijatovic suspens Partners, Avenida Fotógrafo Francisco Cano 91a, 03540 Alicante (Espagne) (représentant professionnel).
Le 30/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 685 793 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 29: Fruits et légumes surgelés, conservés, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes.

Classe 30: Café; thé; cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain; pâtisserie et confiserie, à l'exception des pâtes à tartiner au chocolat; glaces comestibles; sucre; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices.
2. La protection de l’enregistrement international no 1 254 861 dans l’Union européenne est refusée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/04/2016, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 254
861 (marque figurative). Toutefois, dans ses observations du 22/02/2018, l’opposante a limité la portée de l’opposition et l’opposition est désormais dirigée contre tous les produits compris dans les classes 29 et 30 uniquement. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 316 878 «NUTELLA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

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RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 9 316 878, pour laquelle l’opposante a revendiqué une renommée en France.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la titulaire établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, la titulaire n’a pas revendiqué l’existence d’un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en France.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, l’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement international contesté le 26/03/2015. Or, la marque contestée a une date de priorité du 05/01/2015. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est

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fondée avait acquis une renommée en France avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée.
En l’espèce, l’opposante a revendiqué une renommée pour des produits à tartiner compris dans la classe 30. Toutefois, la marque de l’Union européenne antérieure no 9 316 878 a été partiellement déchue de ses droits par la décision d’annulation C 32 962 du 29/04/2021 et est désormais enregistrée pour, entre autres, le cacaoet les noisettes compris dans la classe 30, qui constituent une sous-catégorie de pâtes à tartiner. Après limitation par la titulaire le 07/09/2018, l’opposition est dirigée contre les produits suivants:
Classe 29: Fruits et légumes surgelés, conservés, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes.
Classe 30: Café; thé; cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain; pâtisserie et confiserie, à l’exception des pâtes à tartiner au chocolat; glaces comestibles; sucre; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 23/02/2018, l’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve consistent, en particulier, en les documents suivants:
Pièces B et B 1: extraits de l’étude «Global RepTrak 100» pour 2011, 2014, 2015, 2016 et 2017 concernant les entreprises les plus renommées au monde selon les consommateurs de 15 pays (dont la France). Ferrero figure à plusieurs reprises parmi les entreprises les plus renommées. Ces pièces comprennent également un extrait d’un article en ligne dans European Supermarket Magazine, daté de mars 2017, présentant les résultats de la même étude en 2017.
Pièces 1 et 2: extraits du livre Ferrero 1946-1996 en italien, avec une traduction correspondante en anglais, concernant le succès et l’origine de Nutella (en France et en Italie). Les extraits contiennent des images de produits créées par Ferrero, démontrant l’étendue de ses activités.
Pièces 3 à 3, 4 à 7, 9 à 10 et 18: articles dans les médias français, notamment:
oPièce 3: un article de L’ Expansion daté de décembre 2009, qui indique ce qui suit: «Sa position est enviable. Sur le marché des crèmes tartinables, Nutella détaille aujourd’hui la part de 90 % en France. Avec des ventes croissantes chaque jour, malgré la récession ou le pouvoir croissant des distributeurs. Quelle est la clef de ce succès? Un plan publicitaire solide et constant (30 millions d’euros en 2008)».

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oPièce 3: un article de stratégies de novembre 2010, qui fait état d’investissements publicitaires réalisés par Nutella dans des campagnes de radio en France en 2010.
oPièce 3: un article de FHM daté de avril 2010, qui indique ce qui suit: «Plus de 88 millions de bocaux sont consommés chaque année en France».
oPièce 3: un article du Monde daté de juin 2010, qui indique ce qui suit: «Tous les jours, 18 à 25 ans décident d’acheter des produits alimentaires et d’hygiène avec les marques des supermarchés ou des magasins de discount dur, afin d’économiser 10-15 % de leur budget pour quelque chose qu’ils ressemblent. Elles font abstraction de toutes les marques de l’industrie alimentaire, à l’exception de Coca-Cola et de Nutella.»
oPièce 3: un article de l’ AFP Economique de juillet 2010, qui indique ce qui suit: «Le prix du leader a décidé de vendre des produits de marque; c’est la première fois pour ce nom de réduction durs, qui est confronté à la concurrence de noms traditionnels qui s’approchent rapidement». «L’offre, initialement disponible dans 160 magasins, sera étendue d’ici la mi-octobre à l’ensemble des 600 magasins. Au total, 250 produits préférés à l’heure seront proposés à la vente, tels que Coca Cola, Nutella, Pampers, Evian, Présdent ou Danone».
oPièce 3: un article du Figaro de juillet 2010, qui indique ce qui suit: «La présence de marques nationales fortes aura un impact positif sur l’ensemble de nos produits — déclare Jean-Michel Duhamel, président de Franprix-Leader Price. La crème tartinable Nutella attirera des clients qui n’étaient pas intéressés avant le petit-déjeuner et qui découvriront ensuite d’autres produits également».
oPièce 3a: un article de La Revue des marques daté de octobre 2011, qui indique ce qui suit: «Avec 85 % du marché du volume et 89 % du marché de la valeur en France, Nutella est le leader non contesté, jamais assimilé sur le marché des crèmes tartinables»; et «le niveau de notoriété est de 95 % spontané et de 98 % avec aide. NUTELLA est achetée au moins une fois par an par 53 % des ménages français».
oPièces 4 et 5: articles de Cuisigie Aquadeco et Bricomag présentant la présentation de l’Institut IPSOS dans son Trend Observer Edition 2010- 2011 des résultats de son sondage «Les marques préférées françaises». Selon ce sondage, Nutella est la deuxième marque la plus connue du français.
oPièces 6 et 7: articles de Capital présentant les résultats de l’enquête en ligne de Leo Burnett Institute sur les marques alimentaires préférées de la France, réalisée du 06/05/2011 au 16/05/2011. Le sondage placé Nutella en 7ème position. Ces pièces comprennent également un article de La Tribune daté de mars 2009 sur un sondage «respect des consommateurs» de Leo Burnett Institute, dans lequel Nutella a été placée en 4ème position.
oPièce 9: un article de l’ Boulevard de l’info daté de mars 2011, qui indique ce qui suit: «Par exemple, la page avec le plus grand nombre de ventilateurs en France est crépes et Nutella (plus de 2 millions de ventilateurs!)».

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oPièce 9: un article de la LSA daté de février 2010, qui présente une liste des marques les plus célèbres en France sur les principaux réseaux sociaux en 2010. NUTELLA compte 3.6 millions de fans Facebook et occupe la 3e position dans ce classement. En outre, elle indique ce qui suit: «Selon Thierry Spencer, vice-président de la marketing et cofondateur du site web TestnTrust, certains noms importants tels que Coca-Cola, Nutella ou Apple sont devenus des véritables étoiles de l’internet. NUTELLA est citée sur Twitter tous les trois minutes».
oPièce 9: un article de L’Express de mars 2011 présentant les résultats d’un classement store d’échantillons de 22 crèmes tartinables, qui ont été testés par un jury composé de 15 journalistes de L’Express.fr et Cotemaison.fr. Selon le classement, «Nutella a conservé sa suprématie incontestable».
oPièce 18: un article de La Croix de novembre 2012, qui indique ce qui suit: «France, champion mondial pour la consommation de Nutella»; «Nous consommons 75 000 tonnes par an, soit 26 % de la production mondiale»; et «Nutella semble difficilement subir commercialement, en particulier en France où la marque est fetish. Ce n’est pas une coïncidence que la propagation était l’un des premiers produits de la marque nationale que la remise dur a décidé d’introduire dans leur ligne de produits».
oPièce 18: un article du Monde datant de mai 2014, qui souligne que Nutella «est entrée dans la catégorie des marques mythiques» et «est devenue une marque culte en France. Une figure l’illustre: 80 % des personnes n’achètent pas de substitut s’ils ne trouvent pas de Nutella».
oPièce 18: un article paru dans Les Echos de mars 2013, qui présente un graphique montrant que Nutella a généré un revenu de 298 millions d’EUR en 2010-2011.
oPièce 18: un article datant de 20 minutes datant de février 2013, qui indique que Nutella n’est plus une marque commerciale, mais fait partie de la culture populaire européenne et, en particulier, de la culture française. En outre, l’article mentionne que Nutella est une marque transgénéraliste consommée indépendamment de l’âge.
oPièce 18: un article du Figaro daté de mai 2014, qui indique ce qui suit: «Ferrero reconnaît la renommée de sa marque qui est particulièrement présente sur les réseaux sociaux et compte plus de 26 millions de fans sur sa page Facebook, dont 3.5 millions en France. Une journée mondiale de Nutella, la journée internationale de Nutella, a même été créée par le blogger américain Sara Rosso et est célébrée le 5 février de chaque année»; et «1 milliards: il s’agit du nombre de bocaux vendus en France depuis la création du produit! Les francophones l’amènent et en font la marque préférée. La France est le plus grand consommateur de Nutella au monde. Leader incontesté, la marque détient 82 % des parts du marché français».
oPièce 18: un article du Monde daté de mai 2014, qui indique ce qui suit: «Bien que la marque soit italienne, le français amateur la propagation. Quelque 75 000 tonnes de Nutella sont consommées chaque année en France»; et «Nutella est plus qu’un comprimé au chocolat de tartine, c’est un mode de

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vie. S’agit-il d’un slogan du groupe Ferrero? Non, il s’agit d’une déclaration des ventilateurs de sonnerie qui ont lancé en 2007 la journée mondiale de Nutella. La date a été fixée au 5 février».
oPièce 18: un article de la LSA daté de septembre 2015, qui présente une liste des marques les plus célèbres en France sur les principaux réseaux sociaux. NUTELLA compte 3 061 285 fans Facebook et occupe la 2e position dans ce classement (Facebook). En outre, une étude présentée dans LSA et réalisée en 2016 par Havas (une société française de publicité et de relations publiques) sur les «10 marques les plus présentes dans la vie des Français tout au long du web» montre Nutella en 4ème position. L’article «Le tartinable on touch jour de l’appétit» (pièce 7.10) indique que Nutella est le leader du marché des pâtes à tartiner, avec une part de marché de 80 %. Enfin, une étude de Nielsen présentée dans LSA montre qu’au premier semestre 2020, Nutella dominait le marché des produits à haute consommation (à l’exclusion des boissons).
oPièce 18: un article du Figaro daté de février 2016, qui indique ce qui suit: «Ils (en français) sont également les principaux consommateurs de ce produit, ce qui englobe 82 % de la part de marché de la propagation en France. Le pays représente 26 % du marché mondial de Nutella, devant l’Allemagne et l’Italie, qui est le pays où Nutella a été créée».
oPièce 18: un article d’ Influencia daté de avril 2015, qui fait état d’une étude réalisée par l’Institut français CSA (un institut d’analyse, sondages et recommandations) mesurant la «Global Media Performance» de marques (ou la perception de l’exposition des consommateurs aux marques) en France en 2014-2015. NUTELLA est classée en 8ème position.
oPièce 18: un article du Parisien daté de mai 2014, qui indique que la France est le principal consommateur mondial de Nutella. Cet article fait référence à certaines habitudes de consommation courantes impliquant la célèbre propagation, comme manger avec du pain ou l’utiliser comme garniture de crêpes.
Pièce 8: les résultats d’une enquête sur les marques dans le secteur menée par TNS Worldpanel en 2006, dans laquelle Nutella était reconnue par 96,1 % des consommateurs français.
Pièce 11: une déclaration sous serment signée le 31/01/2010 par M. Antoine Duhem, directeur général du marketing national de la filiale française de l’opposante, indiquant les quantités de produits Nutella vendus, les recettes nettes provenant des ventes de Nutella et les investissements publicitaires, les opérations et les partenariats réalisés, tous sur le territoire français en 2006-2011.
Pièce 12: décisions de l’office national français (INPI) reconnaissant la renommée de la marque Nutella en France, notamment:
oune décision du 18/10/2005, qui indique: «le risque de confusion entre les signes est plus élevé lorsque la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, en raison de son caractère distinctif intrinsèque ou en raison de son caractère distinctif acquis par l’usage»; et «la marque antérieure Nutella a acquis une grande renommée en France en raison de l’exploitation importante des dernières années»;

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oune décision du 05/03/2004, qui indique: «L’opposante Ferrero S.p.A. est parvenue à démontrer que sa marque antérieure Nutella est une marque notoirement connue en France depuis plusieurs années pour des produits spécifiques tels que la diffusion de crèmes».
Pièce 13: des copies de certaines pages extraites du livre des marques. Ce livre, qui, selon l’opposante, a été rédigé sous l’autorité de TNS Sofres, consacre un chapitre à la marque Nutella, faisant référence à son histoire de 40 ans et à sa notoriété en France. En particulier, elle mentionne que Nutella détient 83,2 % du marché pertinent (selon Nielsen, mai 2005), que Ferrero a vendu plus de 90 millions de bocaux de Nutella au cours de la dernière année et que 95 % de la population française connaît Nutella (selon TNF SECODIP, octobre 2004).
Pièce 14: un article de Zeste daté de juin/août 2011 concernant la publication d’un recueil de livres intitulé Les Touts Petits de Maron. La collection se compose de huit petits livres sur des produits culinaires, dont l’un est Nutella.
Pièce 15: une déclaration signée le 29/01/2013 par M^me Nathalie Guillot, gestionnaire du département d’achat de l’opposante, montrant que la marque «Nutella» a également été utilisée pour des produits allant des plats aux lunettes et des tasses. Ceux-ci portent la marque «Nutella» et ont été conçus pour être donnés aux consommateurs de Nutella spread.
Pièces 17 et 19: documents concernant la promotion des tartinades de Nutella en 2007-2015 par le biais de catalogues, brochures et dépliants des principaux détaillants français, tels que Géant, Carrefour, E.Leclerc, Intermarché et Netto.
Pièce 20: une déclaration sous serment signée le 11/10/2016 par M. Alberto Barsanti, directeur du marketing national (Nutella) de Ferrero France Commerciale. La déclaration sous serment comprend d’autres informations, des coupures de presse et des extraits de publications en ligne affirmant que Nutella conservait sa renommée et sa position de chef de file sur le marché pertinent de tartinades à la date d’enregistrement de la marque contestée.
Pièce 21: une copie de la décision de l’Office dans l’affaire «Nerella» (26/05/2015 no B 2 069 253) confirmant la renommée de Nutella pour tartiner (avant le 04/05/2012) en France et dans l’Union européenne: «Il ressort des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif et est généralement connue sur le marché français, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes».
Une renommée est généralement créée sur une période d’années et ne peut tout simplement être changée et offensante. Les preuves soumises montrent la présence particulièrement longue, continue et forte de la marque sur le marché, les efforts importants de marketing et de publicité déployés en son nom, sa position dans de nombreux classements de marques au fil des années provenant de sources indépendantes, ainsi que de nombreuses références à la notoriété de la marque de l’opposante, confirmées par des décisions des autorités judiciaires ou administratives françaises. Par conséquent, la valeur probante des documents est suffisante pour déterminer la situation à la date pertinente.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent

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diverses sources indépendantes. Les chiffres de vente, les dépenses de marketing et la part de marché ressortant des éléments de preuve et des diverses références dans la presse à leur succès montrent tous sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public français.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée en France pour, à tout le moins,le cacao et les noisettes.
b) Les signes
NUTELLA
Marque antérieure Signe contesté
Étant donné que l’opposante a revendiqué et démontré une renommée en France, la division d’opposition procédera à l’examen de l’opposition par rapport à la France en tant que territoire pertinent.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe antérieur est la marque verbale «NUTELLA», qui est dépourvue de signification et distinctive dans le territoire pertinent.
Le signe contesté est une marque figurative composée du mot «Nutribella» écrit en bleu. Le mot «Nutribella» est dépourvu de signification et possède un caractère distinctif dans le territoire pertinent. Une partie du public pertinent peut percevoir l’élément «nutri» comme une référence à la nutrition. Étant donné qu’il peut être perçu comme indiquant les caractéristiques des produits pertinents, à savoir qu’ils sont nutritionnels, l’élément «nutri» est faible.
La stylisation de l’élément figuratif est de nature décorative et a peu d’impact, voire aucune, sur les consommateurs.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (visuellement accrocheur).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par les lettres «NUT * * * ELLA» et par leurs sons. Ils diffèrent par les lettres «RIB», placées au milieu du signe contesté. Il est important de noter que les signes ont des débuts identiques. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.

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Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la stylisation du signe contesté. Toutefois, cela n’a qu’une incidence limitée sur les consommateurs, le cas échéant.
Par conséquent, les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pertinent pour laquelle aucun des signes n’a de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Pour la partie du public pertinent qui percevra l’élément «nutri» comme une référence à la nutrition, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, les différences conceptuelles ne sont pas significatives, car l’élément «nutri» est faible; par conséquent, sa capacité à indiquer l’origine commerciale des produits en cause est limitée.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;

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Les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée sont, à tout le moins, les suivants:
Classe 30: Pâtes à tartiner au cacao et à la noisette.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 29: Fruits et légumes surgelés, conservés, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes.
Classe 30: Café; thé; cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain; pâtisserie et confiserie, à l’exception des pâtes à tartiner au chocolat; glaces comestibles; sucre; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices.
Comme indiqué ci-dessus, l’opposante a prouvé la renommée de la marque sur le marché pertinent pour les produits en cause au cours de la période pertinente. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. En outre, les deux signes possèdent un caractère distinctif intrinsèque.
Les produits appartiennent au même secteur de marché des produits alimentaires et sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution, à savoir les épiceries, ou peuvent être trouvés dans le même rayon des supermarchés. Ils sont souvent produits par les mêmes entreprises et leurs publics pertinents se chevauchent. Enfin, les produits de l’opposante peuvent être utilisés en combinaison avec les produits contestés.
Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, de la similitude entre les signes, de la nature similaire des produits et du public pertinent, et de la renommée de la marque antérieure, la division d’opposition conclut qu’en présence de la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8,

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paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348,
§ 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
La titulaire de la marque antérieure fait valoir que:
[…] L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure […]
En l’espèce, Nutella détient une part de marché très importante en France dans le domaine pertinent, est largement utilisée depuis longtemps et est largement connue des consommateurs français, également grâce aux importants investissements publicitaires réalisés par l’opposante en France. La marque a acquis un goodwill important et une image très respectée en France, ce qui la rend très attractive pour le grand public, y compris le public auquel les produits de la marque contestée doivent être proposés […]
NUTELLA a donc à la fois une fonction de garantie de la qualité des produits et une fonction publicitaire, étant donné qu’elle est utilisée pour refléter le goodwill et le prestige qu’elle a acquis sur le marché français […]
En l’espèce, il existe plus qu’un simple risque de transfert de l’image particulière de la marque Nutella et des valeurs projetées par celle-ci vers les produits désignés par la marque contestée, créant ainsi les conditions d’une exploitation manifeste dans le sillage de la marque Nutella. Il serait facile pour la titulaire de tirer profit du degré élevé de reconnaissance de la marque antérieure et de la similitude entre les signes en conflit et il est prévisible que la titulaire puisse bénéficier de l’image particulière de la marque de l’opposante, considérée comme synonyme de haute qualité, de confiance et de joie, en ce sens que les produits contestés seraient perçus par le public pertinent comme étant de grande qualité et aussi sérieux.

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Par conséquent, l’usage de la marque contestée pour les produits contestés compris dans les classes 29 et 30 aurait pour effet de détourner le goodwill acquis par l’opposante autour de sa marque pendant de nombreuses années, en tirant profit des énormes efforts de marketing et de publicité de l’opposante, en réalisant des investissements financiers considérables grâce à des investissements dans la promotion et la publicité pour sa propre marque, créant ainsi un enrichissement sans cause.
La titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur les éléments suivants:
En raison de la similitude des signes et du lien que le public établira avec la renommée de «Nutella», son image positive sera transférée aux produits pour lesquels la protection est demandée sous le signe contesté. La titulaire bénéficiera donc de son image positive, de sa force d’attraction, de sa renommée et de son prestige.
La titulaire tirera profit des investissements importants de l’opposante dans la publicité et la publicité sans payer de compensation financière.
Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple lorsqu’il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de la réputation d’une marque célèbre. Toutefois, le fait de tirer indûment profit ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la renommée dont bénéficie la marque d’un tiers. La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008, T 93/06-, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007,-T 215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008,-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).
Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007, 47/06-, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53, confirmé 12/03/2009,-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; 23/10/2003, 408/01-, Adidas EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011,552/09P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53). Le détournement du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure présuppose une association entre les marques en conflit, qui permettrait de transférer l’attractivité et le prestige de la marque antérieure au signe demandé.
Par conséquent, l’évaluation du profit indu doit reposer sur une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Il s’agit, en particulier, du degré de similitude entre les signes, de l’intensité de la renommée de la marque antérieure et de son caractère distinctif intrinsèque, ainsi que du public ciblé et des secteurs du marché concernés. Il s’agit de déterminer si les marques peuvent être associées d’une manière qui pourrait s’avérer préjudiciable à la marque antérieure ou qui pourrait permettre à la marque demandée d’en tirer indûment profit.
Les arguments de l’opposante sont fondés dans la mesure où les signes sont similaires et où il existe un rapport suffisamment pertinent entre les produits; il en résulte un lien clair entre les signes dans la mesure où les consommateurs peuvent penser qu’ils sont liés d’une certaine manière.

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Compte tenu des circonstances de l’espèce, y compris la renommée de la marque antérieure, l’image de cette dernière et les caractéristiques décrites ci-dessus seront inévitablement transférées aux produits de la titulaire s’ils sont commercialisés sous le signe contesté. La marque contestée bénéficierait de l’image positive de la marque antérieure et de sa forte renommée pour ses propres produits. Ceux-ci attireront l’attention des consommateurs grâce à l’association avec la marque de l’opposante, gagnant ainsi un avantage commercial sur les produits de l’opposante. Une telle association ne peut que conférer un avantage commercial à la marque contestée, étant donné que les consommateurs la associeraient à la marque antérieure renommée. Elle pourrait donc bénéficier d’un degré de reconnaissance immédiat en raison d’une association avec la marque antérieure.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice à la renommée et au caractère distinctif de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

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De la division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Anna BAKALARZ Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.