DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 51 989 (INVALIDITY)
Huizhou Anway Electrical Co., Ltd, Yanlu Street, Pingtan Town, Huiyang district, Huizhou, China (partie requérante), représentée par Pelster Behrends Patentanwälte PartG mbB, Haus Sentmaring 17, 48151 Münster, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Xuemei Huang, Room 303, Building A10, No.11 Wenchang First Road, Huicheng District, 516000 Huizhou City, Guangdong Province, Chine (titulaire de la MUE), représentée par qiang Zhou, 1 rue Castillon 2eme étage, 33000 Bordeaux, France (représentant professionnel).
Le 21/12/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 263 360 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 17/11/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 263 360 (marque figurative) (ci-après la «MUE»), déposée le 29/06/2020 et enregistrée le 05/11/2020. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Interrupteurs d’alimentation; contrôleurs de puissance; alimentations de commutation à haute fréquence; régulateurs de tension à induction; tubes redresseurs; appareils de commande de l’éclairage; convertisseurs de courant continu; régulateurs de tension; variateurs [régulateurs] de lumière; ballasts d’éclairage; diodes électroluminescentes [DEL]; démarreurs de batteries; chargeurs de batteries; appareils électriques de contrôle; tableaux de commande [électricité].
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante fait valoir que la marque contestée est une reproduction d’une marque utilisée par la requérante et n’a été déposée que dans le but d’obtenir une compensation financière. La requérante est un producteur établi en Chine et un vendeur de composants

---

Décision sur la demande d’annulation no C 51 989 Page sur 2 7
électriques pour le contrôle des lampes, par exemple des commutateurs et des commandes de courant qui a été créé en 2016 à Huizhou (Chine). Elle vend des pilotes LED sous la marque contestée dans l’Union européenne depuis 2016. La demanderesse est également titulaire de la marque chinoise no 12 646 464 «ANWAY», conformément au certificat de cession de marque notarié délivré par l’administration nationale de la propriété intellectuelle de Chine le 13/06/2019 (annexe 1). Le titulaire de la marque contestée est l’épouse d’un ancien actionnaire de la société Anway Electrical, M. Zhang Qiong, conformément aux documents notarisés joints en tant qu’annexe 3. Par conséquent, il ne fait aucun doute que le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’utilisation d’un signe identique ou similaire par Anway Electrical pour des produits identiques ou similaires.
L’ancien actionnaire susmentionné d’Anway Electrical a vendu la totalité de ses actions (55 %) à M. Shu Weilin le 31/01/2019. Après la vente des actions, l’ancien actionnaire d’Anway Electrical a demandé à son épouse d’enregistrer la marque contestée et demande désormais à Anway Electrical de lui acheter la MUE pour un prix de 10,000,000 RMB, ou de lui verser 2 % de chaque produit vendu dans l’Union européenne. Par conséquent, les facteurs cumulés de l’existence de la mauvaise foi sont observés en l’espèce:
— Identité/similitude prêtant à confusion entre les signes;
— Connaissance de l’usage d’un signe identique ou similaire au point de prêter à confusion; et
— Intention malhonnête de la part de la titulaire de la MUE.
À l’appui de ses observations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Document en chinois et certificat de cession de marque concernant la cession, le 13/06/2019, de la marque no 1 246 464 à la demanderesse, délivré par l’administration nationale de la propriété intellectuelle de Chine, joint en traduction et accompagné d’un certificat notarial.
Annexe 2: Document en chinois et certificat d’enregistrement de la marque no 12 646 464 daté du 21/07/2016 au nom de Huizhou Shushi OptoElectronics Technology Co., Ltd. délivré par l’Office des marques de l’Administration d’État pour l’industrie et le commerce de la République populaire de Chine, accompagné d’une traduction accompagnée d’un certificat notarial.
Annexe 3: Document en chinois et notice d’approbation de l’enregistrement du changement montrant que M. Zhang Qiong (ancien actionnaire de la société Anway Electrical) était un représentant légal et un actionnaire d’Anway Electrical jusqu’au 31/01/2019, une traduction accompagnée d’un certificat notarial.
Annexe 4: Déclaration solennelle signée par M. Shu Weilin au sujet d’une offre orale du titulaire de vendre la marque contestée à la demanderesse pour un prix de 10,000,000 RMB ou un paiement de 2 % de chaque produit vendu dans l’Union européenne.
Annexe 5: Document en chinois avec traduction d’une lettre d’avertissement adressée par la titulaire à la demanderesse le 03/06/2021.
Annexe 6: Chat partiellement en chinois (pas explicite).
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que l’affirmation figurant à l’annexe 4 est dénuée de fondement et trompeuse. En fait, ni M. Zhang ni son épouse M^me Huang n’ont jamais demandé à M. Shu ou la Huizhou Anway Electrical Co. d’acheter la marque européenne contestée ou une compensation financière. Par conséquent, cette demande en nullité ne peut qu’être rejetée par l’EUIPO. En outre, la demanderesse a indiqué que, par lettre du 03/06/2020, M. Zhang a tenté de faire valoir ses droits sur la base de la marque de l’Union européenne en cause contre Huizhou Anway Electrical. En fait, elle était M^me Huang, titulaire de la marque de l’Union européenne «Anway», qui a écrit la lettre datée du 03/06/2020, demandant à Huizhou Anway Electrical Co. de mettre un terme à toutes les violations et de rappeler des produits portant la marque «Anway» sur le marché

---

Décision sur la demande d’annulation no C 51 989 Page sur 3 7
européen. Pour ces motifs, la demanderesse a fourni des éléments de preuve infondés et erronés à l’appui de ses accusations déraisonnables.
La titulaire a également envoyé à l’EUIPO le certificat d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée.

Dans sa duplique, la demanderesse considère que, l’offre financière de vente de la marque contestée ayant été faite lors d’une conversation orale, une déclaration sous serment écrite sur ce fait a été présentée. La requérante reconnaît également son erreur dans l’explication de l’annexe 5 car il s’agissait bien d’une lettre d’avertissement adressée par la titulaire à la requérante sur la base de sa marque Anway.

Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Chronologie des faits pertinents
21/07/2016: Enregistrement par la société Huizhou Shushi OptoElectronics Tecnhology Co., Ltd. d’une marque chinoise «ANWAY» no 12 646 464 pour des semi- conducteurs; écrans fluorescents (cutoff) compris dans la classe 9. 31/01/2019: La titulaire a vendu ses parts dans la société Huizhou Anway Electrical Co., Ltd. 13/06/2019: Cession de la marque chinoise no 12 646 464 «ANWAY» à la demanderesse. 29/06/2020: Demande de marque de l’Union européenne contestée. 03/06/2021: Lettre d’avertissement envoyée par la titulaire de la MUE à la demanderesse pour qu’il soit mis un terme à l’usage de la marque «ANWAY». 17/11/2021: Demande en nullité de la présente demande.

---

Décision sur la demande d’annulation no C 51 989 Page sur 4 7


Évaluation de la mauvaise foi
Il ressort des éléments de preuve montrant l’historique du contact entre les parties que, au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire devait avoir connaissance de l’existence de la marque antérieure ANWAY en Chine.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas contesté le fait qu’elle avait connaissance de l’existence de la marque antérieure ANWAY au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne.
Toutefois, comme indiqué dans la jurisprudence, le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que le demandeur en nullité utilise un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels il peut exister un risque de confusion ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, il convient également de tenir compte des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt.
Il y a mauvaise foi lorsque la titulaire de la MUE entend, par l’enregistrement, mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel elle entretenait des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout type de relation où la bonne foi s’applique et impose à la titulaire de la MUE l’obligation de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).
La question essentielle est donc de savoir si la relation entre les parties a créé un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est équitable d’attendre de la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’elle ne dépose pas indépendamment une demande de marque de l’Union européenne identique sans informer au préalable la demanderesse en nullité et suffisamment de temps pour agir contre la marque de l’Union européenne contestée (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’ S, § 23).
Une telle relation pourrait être suffisamment étroite si les parties ont entamé des négociations contractuelles ou précontractuelles qui concernent notamment le signe en cause. Une telle relation ne doit pas nécessairement être spécifique de manière à traiter exclusivement, par exemple, les droits de franchise pour le territoire concerné (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’ S, § 23).
Deuxièmement, s’il existe une obligation de loyauté, il convient de déterminer si les actes de la titulaire de la marque de l’Union européenne constituent ou non une violation du devoir de loyauté, de sorte qu’ils ont été commis de mauvaise foi.
Toutefois, lorsque de nombreuses années se sont écoulées avant le dépôt de la demande en nullité, dans certaines circonstances où les parties entretiennent ou ont entretenu une relation contractuelle, cela peut plaider en faveur de l’acceptation par la demanderesse en nullité du dépôt de la MUE contestée (21/11/2007, R 268/2006-4, Murina/Murina, § 22).
En l’espèce, force est de constater qu’il existait une relation pendant plusieurs années entre M. Zhang Qiong, le mari de la titulaire et la requérante jusqu’à ce que le mari de la titulaire ait vendu ses parts dans la société de la requérante. En fait, le mari de la titulaire de la marque de l’Union européenne a été actionnaire de la demanderesse en nullité jusqu’au 30/01/2019. Il peut exister unindice de mauvaise foi lorsqu’un actionnaire cherche à utiliser la marque d’une société dans laquelle il détient des actions (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI/SALINI, § 73).

---

Décision sur la demande d’annulation no C 51 989 Page sur 5 7
La démonstration de la mauvaise foi suppose de prouver qu’au moment du dépôt de la MUE contestée (à savoir le 29/06/2020, la titulaire de la MUE savait qu’elle causait un préjudice à la demanderesse en nullité et que ce préjudice était la conséquence d’un comportement reproché d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI/SALINI, § 66).
En l’espèce, les signes comprennent tous le signe figuratif représentant le mot «ANWAY» écrit en lettres noires légèrement stylisées. Le fait que les signes soient presque identiques n’établit pas la mauvaise foi de la titulaire de la MUE, en l’absence d’autres facteurs pertinents (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90).
L’enregistrement d’un signe identique ou similaire ne constitue pas une indication claire d’une intention abusive ou frauduleuse. Il s’agit plutôt d’une indication que la titulaire de la MUE avait l’intention d’utiliser sa marque sur le marché conformément aux fonctions de la marque énoncées dans le RMUE. En outre, pour les conflits avec des signes similaires, le RMUE prévoit une solution différente au titre de l’article 60 du RMUE, à savoir les «causes de nullité relative». Pour cette seule raison, l’affaire ne saurait être rattachée à la notion de «mauvaise foi» (14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK, § 19).
La titulaire de la MUE contestée est l’épouse d’un ancien actionnaire de la demanderesse, ce qui démontre une relation suffisamment étroite avec l’ancien actionnaire de la demanderesse. Lorsque le mari de la titulaire de la MUE a quitté la société de la demanderesse, cela aurait pu s’attendre à ce que l’épouse de l’actionnaire ne dépose pas la marque contestée sans l’en informer.
La proposition de compensation financière est une indication possible de la mauvaise foi. En l’espèce, la seule preuve d’une offre financière est une déclaration sous serment figurant à l’annexe 4, contestée par la titulaire. Par conséquent, étant donné que la déclaration sous serment n’est pas étayée par des éléments de preuve supplémentaires, elle ne sera pas prise en considération par la division d’annulation. Néanmoins, le dossier contient suffisamment d’éléments pour démontrer l’intention malhonnête de la part de la titulaire de la MUE. La titulaire a déposé la marque contestée un an après que Huizhou Shushi OptoElectronics Technology Co., Ltd. a enregistré sa marque chinoise «ANWAY», qui a été transférée à la demanderesse en 2019. Même si les relations entre Huizhou Shushi OptoElectronics Technology Co., Ltd. et Huizhou Anway Electrical Co., Ltd. ne sont pas connues, elles proviennent toutes deux de Huizhou et appartiennent à des industries économiques connexes (électronique et électrique), comme indiqué dans leurs dénominations sociales respectives. En outre, la marque contestée est incluse dans la dénomination sociale de la demanderesse et les éléments de preuve montrent que le mari de la titulaire de la marque de l’Union européenne était actionnaire de la demanderesse. Même si les preuves de l’usage de la marque antérieure dans l’Union européenne ne sont pas datées, elles montrent au moins un conducteur LED portant le logo CE, dans lequel le nom commercial de la demanderesse «Anway electric» est visible:

---

Décision sur la demande d’annulation no C 51 989 Page sur 6 7
Les preuves attendues de la demanderesse ne sont pas équivalentes aux preuves requises pour démontrer l’usage sérieux dans l’Union européenne. Il s’agit d’un facteur parmi d’autres pour permettre à la division d’annulation d’apprécier la crédibilité des allégations des parties. Lademanderesse a mentionné que la marque était utilisée dans l’Union européenne depuis 2016, ce qui n’a pas été contesté par la titulaire de la marque de l’Union européenne. Par conséquent, la division d’annulation lui donne une certaine crédibilité.
En outre, la titulaire a pris des mesures à l’encontre de la demanderesse, comme le montre l’annexe 5.
En l’espèce, les seules allégations contestées par la titulaire de la marque de l’Union européenne concernent les annexes 4 et 5 et la division d’annulation les a dûment prises en considération. Pour le reste, l’annexe 6 n’est pas considérée comme explicite, mais les autres éléments de preuve ainsi que les explications sont suffisants pour démontrer l’intention malhonnête de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est totalement accueillie et que la marque de l’Union européenne devrait être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

---

Décision sur la demande d’annulation no C 51 989 Page sur 7 7
De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ JESSICA N. LEWIS IRENA Lyudmilova Lecheva Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.