EUIPO
19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2022, n° 000019393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000019393 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 19 393 (INVALIDITY)
Abanicos Ltd., BAROw Building, The Valley TV1 11P, Anguilla, British West Indies, Anguilla et Verweij Fashion B.V., Keienbergweg 103, 1101 GG Amsterdam, Pays-Bas ( parties requérantes), représentée par Brinkhof, Grote Bickersstraat 74-78, 1013 KS Amsterdam (Pays-Bas) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Walton International Limited, PO Box 1586 Royal Bank Building, 2nd Floor Cardinal Avenue, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands (titulaire de la MUE), représentée par Lewis Silkin Ireland, 26 Lower Baggot Street, 2 Dublin, Irlande (mandataire agréé).
Le 19/05/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. Lamarque de l’Union européenne no 12 611 075 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 18: Affaires; pièces et parties constitutives des produits précités.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 9: Lunettes, lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, lunettes de louage, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 18: Valises, sacs de voyage et valises, valises, bagages; parapluies, parasols, cannes, cannes, bandoulières, pièces et parties constitutives des produits précités.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 23/01/2018, les requérantes ont déposé une demande en nullité à l’encontre de tous les produits compris dans les classes 9 et 18 de la marque de l’Union européenne no
12 611 075.
La demande est fondée sur les droits antérieurs suivants:
Enregistrement de la marque Benelux no 465 445 «GIORDANO».
Enregistrement international no 566 522 «GIORDANO» désignant l’Autriche, la Suisse, l’Espagne et l’Italie.
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la marque non enregistrée «GIORDANO» utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale au Royaume-Uni, en Irlande et en Allemagne pour des vêtements.
Les demandeurs ont invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, ainsi que l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Les demandeurs ont également invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
AFFAIRE RENVOYÉE PAR LES CHAMBRES DE RECOURS
Le 26/05/2020, la division d’annulation a rendu une décision qui a conduit à l’accueil partiel de la demande en nullité et à la déclaration de nullité de la marque de l’Union européenne no 12 611 075 pour certains des produits contestés compris dans la classe 18. La demande a été rejetée pour les autres produits compris dans les classes 9 et 18.
La décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a statué dans l’affaire R 1355/2020-1 le 22/06/2021. La chambre de recours a considéré que la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où la marque de l’Union européenne contestée a été déclarée nulle pour certains des produits compris dans la classe 18 et a annulé la décision attaquée en ce qui concerne les autres produits pour lesquels la demande en nullité a été rejetée et a renvoyé l’affaire à la division d’annulation pour suite à donner. La chambre de recours a considéré qu’il était nécessaire de procéder à un examen de la demande au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur la base de la marque nationale Benelux antérieure no 465 445 «GIORDANO», désormais étayée, et de la demande au titre de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur la base du droit non enregistré «GIORDANO» utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Irlande et en Allemagne. En outre, la division d’annulation est tenue, le cas échéant, d’examiner la revendication au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur la base des nouveaux éléments de preuve produits par les demandeurs en nullité et par la titulaire de la marque de l’Union européenne devant la chambre de recours.
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En ce qui concerne la portée du recours, la chambre de recours a précisé que, conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir pour autant que la décision n’a pas fait droit à ses prétentions. Les requérants ne sont pas pénalisés dans la mesure où la décision attaquée a accueilli la demande en nullité pour certains des produits contestés, à savoir les sacs, sacs de plage, sacs à main, fourre-tout, sacs à porter, pochettes, porte- documents, portefeuilles, porte-documents, porte-clés, porte-clefs, porte-monnaie, porte- cartes de crédit, étuis et porte-cartes de crédit, sacs à dos, sacs à dos, sacs à dos, sacs à dos, sacs à dos, sacs à dos; havresacs, sacs d’écoliers, cartables, fourre-tout, sacs de sport, sacs d’athlétisme, sacs de livres, sacs de paquetage, sacs d’argent, sacs à bandoulière, étuis pour clés; sacs à costumes; pièces et parties constitutives des produits précités compris dans la classe 18. En l’absence d’un recours séparé ou d’un recours incident formé par la titulaire de la MUE contre la déclaration partielle en nullité, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où la MUE contestée est déclarée nulle pour les produits susmentionnés compris dans la classe 18. Par conséquent, ces produits ne relèvent pas de la portée du présent recours. Par conséquent, la division d’annulation réexaminera l’affaire par rapport aux autres produits contestés, à savoir les «articles pour la vue, lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, lunettes amplifiantes, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités» compris dans la classe 9 et pourles produits contestés «valises, valises et valises, valises, bagages; parapluies, parasols, cannes, bandoulières; pièces et parties constitutives pour les produits précités» compris dans la classe 18, conformément aux instructions des chambres de recours. La chambre de recours observe que les considérations qui précèdent s’appliquent nonobstant l’effet du Brexit.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Les demandeurs ont fait valoir que la marque contestée avait été déposée de mauvaise foi au moment du dépôt. Elles font valoir qu’elles possèdent des droits antérieurs sur un signe presque identique utilisé pour des produits identiques et similaires en Europe de l’Ouest, dont la titulaire avait incontestablement connaissance et que, compte tenu de la relation précontractuelle entre les parties, un lien étroit a été créé pour estimer équitable que la titulaire ne dépose pas la MUE sans en informer au préalable les requérants.
En outre, les demandeurs indiquent qu’il existe un risque de confusion étant donné que les marques comparées sont similaires en raison de leur élément distinctif «Giordiano» et que les produits sont identiques et/ou similaires.
Enfin, selon les requérantes, Verweij Fashion détient des droits de marque non enregistrés. Ces droits, acquis avant la date de dépôt de la demande de marque contestée, ont une portée qui n’est pas seulement locale en Irlande, au Royaume-Uni et en Allemagne et confèrent à Verweij Fashion le droit d’interdire l’usage d’une marque similaire ou identique. À l’appui de cet argument, la High Court of Justice (England & Wales) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles)] a confirmé que Verweij Fashion avait des droits non enregistrés et a acquis un goodwill pour le signe «GIORDANO» au Royaume-Uni en ce qui concerne les vêtements.
La titulaire de la MUE demande la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles la demande est fondée.
Les requérantesn’ont produit la preuve de l’usage de leur marque Benelux antérieure que dans la mesure où elles ne se prévalent plus de l’enregistrement international de la marque no 566 522.
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Le 27/02/2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déclaré une renonciation totale à la marque de l’Union européenne contestée et l’Office a fixé un délai pour que les demandeurs fassent la preuve d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond.
En réponse, les requérants apportent des observations et des preuves à l’appui de leur allégation d’intérêt légitime.
La titulaire fait valoir qu’elle n’a pas agi de mauvaise foi étant donné qu’elle est le premier utilisateur de la marque et n’a jamais cherché à utiliser «GIORDANO» dans le contexte d’une indication d’origine pour ses propres produits/magasins et non uniquement comme un outil empêchant un tiers d’utiliser sa marque. Au contraire, les requérantes tentent d’empêcher le titulaire d’utiliser sa marque sur des marchés qu’elles n’ont pas réellement commercialisés depuis 30 ans.
En ce qui concerne les motifs relatifs, la titulaire nie l’existence d’un risque de confusion étant donné que les consommateurs sont différents et que les produits protégés par les deux signes ont une nature et des canaux de production différents. Le consommateur moyen ne s’attendrait pas à ce qu’un producteur de chemises conçoive et fabrique des lunettes de soleil ou des sacs scolaires pour enfants, par exemple.
En ce qui concerne l’allégation des demandeurs sur l’usurpation d’appellation, la titulaire souligne qu’ elles n’ont acquis un «goodwill» que par rapport aux t-shirts masculins. Aucune preuve du goodwill associé à la marque «GIORDANO» par rapport à d’autres produits n’a été produite. En outre, il n’apparaît pas clairement si les demandeurs possèdent effectivement un goodwill sur la marque invoquée. Elle conteste également l’existence d’une présentation trompeuse et d’un préjudice. À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve qui seront énumérés ultérieurement dans la présente décision.
Les requérants réitèrent leurs arguments précédents. En ce qui concerne l’allégation de mauvaise foi, aucun des éléments de preuve ne démontre l’usage effectif d’une des marques de la titulaire dans l’Union européenne étant donné qu’il opère uniquement en Asie, en Australasie et au Moyen-Orient. Par conséquent, ses arguments sont dénués de pertinence.
Elle insiste sur le fait que les éléments de preuve produits sont suffisants pour conclure qu’il y a eu un usage sérieux de la marque «GIORDANO» au Benelux et que la marque a acquis un goodwill au Royaume-Uni. Elle réitère également l’existence d’un risque de confusion.
Dans ses observations finales, la titulaire réitère ses arguments précédents concernant l’inexistence de sa mauvaise foi au moment du dépôt de la MUE. La demande de marque contestée visait un objectif commercial légitime et constituait une étape naturelle dans sa trajectoire commerciale consistant à faire des efforts de bonne foi pour étendre sa marque Giordano dans l’Union européenne. Il s’agissait d’une progression naturelle de ses plans commerciaux pour déposer l’enregistrement de la marque contestée et, de toute évidence, elle n’utilisait pas le dépôt de ladite marque comme un outil empêchant tout tiers d’enregistrer des marques similaires.
Les parties ont présenté d’autres arguments et éléments de preuve devant les chambres de recours.
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Les demandeurs font valoir que les éléments de preuve supplémentaires produits devant les chambres de recours complètent et complètent les informations antérieures fournies. Elle insiste sur le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée et a fourni des faits et des preuves supplémentaires pour prouver l’existence d’une relation précontractuelle ou d’une relation de nature très similaire. La correspondance et les réunions entre Walton et Verweij Fashion donnent l’impression que les parties souhaitent parvenir à un accord. Bien que la correspondance et les réunions soient postérieures à la date de dépôt de la marque contestée, elles démontrent que, au moment du dépôt de la marque contestée, Verweij Fashion pouvait raisonnablement présumer qu’il existait une relation précontractuelle entre les parties. Selon les requérants, les preuves supplémentaires concernant le non-usage par la titulaire sont pertinentes.
En ce qui concerne l’existence d’un risque de confusion, les demandeurs produisent devant la chambre de recours la preuve du renouvellement de l’enregistrement de la marque Benelux antérieure. Par conséquent, la marque contestée est nulle en vertu de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
En outre, les demandeurs considèrent la marque contestée comme nulle conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, également en Allemagne et en Irlande, où elles possèdent des droits antérieurs (non enregistrés).
Les éléments de preuve supplémentaires produits par les demandeurs en nullité devant la chambre de recours sont les suivants:
A1-1: Les détails de l’enregistrement de la marque Benelux no 465 445, obtenu auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle en ligne, accompagné d’une traduction de la liste des produits couverts par ledit signe; A1-2: Copie de l’article 2.9 (4) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle; A2: Courriel de M. Ishwarenze Chugani daté du 26/03/2014, adressé à l’une des requérantes répondant à son intérêt pour une éventuelle coopération mutuelle. A3: Courrier électronique de M. Ishwarenze Chugani daté du 01/04/2014, adressé à l’un des requérants, dans lequel il exprime son plaisir de rencontrer une éventuelle coopération mutuelle; A4: Courrier électronique de Mme Karel Verweij du 02/04/2014, adressé à M. Ishwareng Chugani, confirmant sa disponibilité à se réunir; A5: Les courriers électroniques de M. Ishwarning Chugani datés de 4 et du 30/06/2014, adressés aux requérantes, se contentant d’affirmer qu’il pourrait y avoir des domaines de coopération possibles entre les deux entreprises et de discuter de manière plus approfondie et de présenter sa boutique à Macau ainsi que de confirmer sa présence à Hong Kong à une certaine date. A6: Courrier électronique de Mme Karel Verweij du 27/05/2015, adressé à M. Ishwareng Chugani, dans lequel il expose les dangers et inconvénients d’une éventuelle coopération. Il suggère la coexistence et la partition des pays dans lesquels les deux parties pourraient opérer et confirme que les demandeurs doivent introduire une procédure d’opposition contre la demande de marque de l’Union européenne qu’elle a déposée;
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A7: Déclaration de M. S.V. Donga, directeur des ventes de Verweij et annexes connexes
(échange de courriers électroniques explorant une solution) datée du 24/09/2020. Il a déclaré qu’en janvier 2014, l’affiliée de la titulaire les contactait en vue d’une coopération. Il explique que les parties ont eu des conflits en Europe fin 2015 et 2016 et que la solution proposée pour les requérants était la coexistence des marques
GIORDANO; A8: Le rapport annuel 2014 de Giordano International Limited;
A9: Le rapport annuel 2015 de Giordano International Limited; A10: Présentation des résultats annuels de Giordano 2014;
A11: Brochure de la société Giordano International intitulée «World Sans strangers»;
A12: Aperçu des procédures dans lesquelles la déchéance de la marque contestée a été prononcée dans plusieurs juridictions européennes; A12-1: Autriche: Décision de l’Office autrichien des brevets dans les affaires Nm 38/2015 et 39/2015 et traduction anglaise; A12-2: France: Arrêt de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire RG 19/19648 et traduction anglaise; A12-3: Irlande: Décision de l’Irish Patent Office IE 223816; A12-4: Italie: Arrêt du Tribunal de Rome dans l’affaire RG 26076/16 et traduction anglaise; A12-5: Italie: Arrêt du tribunal de Milan dans l’affaire RG 5686/16 et traduction anglaise; A12-6: Espagne: Décision du tribunal de Madrid dans l’affaire 9 PO 282/16 et traduction anglaise du 24 septembre 2020, Reference AK/1723997.1; A12-7: Suisse: Arrêt du Zürich Handelsgericht dans l’affaire HG150242-0 et traduction en anglais; A13: Observations sur les preuves de l’usage produites par la titulaire de la MUE; A13-1: Rapport d’enquête sur Bai Lu/GOP en Allemagne, en allemand et en anglais; A13-2: Brochure «The global RLI Awards 2017, Comment enter»; A14: Télécopie de Lewis Silkin, représentant de la titulaire de la marque de l’Union européenne, datée du 20/06/2019;
A15: Notification de désistement devant la High Court of Justice, Business and Property
Courts of England and Wales, Intellectual Property List {CHD}, Tribunal des marques de l’Union européenne, du 06/06/2018, concernant la contrefaçon de certaines marques de l’Union européenne. A16: Des actions en nullité ont été intentées en Allemagne contre l’enregistrement international no 1 258 815 de Verweij et en France contre FR 4 274 696 sur la base de la marque transformée de la titulaire de la MUE pour «GIORDANO Junior» en
Allemagne et en France, en allemand, en anglais et en français.
En réponse, la titulaire part du principe que le Royaume-Uni ne fait pas partie du présent recours car, du fait que le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne, les droits britanniques cesseront d’être des «droits antérieurs» aux fins de la procédure inter partes.
En ce quiconcerne la marque Benelux antérieure, la titulaire de la MUE estime que ladite marque n’a été utilisée au Benelux que pour des chemises pour hommes. Les requérantes ont indiqué que Verweij disposait d’une licence pour utiliser la marque Benelux détenue par Abanicos. Toutefois, aucune licence n’a été fournie. Dans la décision attaquée, il a été présumé que Verweij était le titulaire légitime du goodwill. Toutefois, l’Office ne peut statuer que sur la base des éléments de preuve produits devant lui et les éléments de preuve concernent uniquement un droit d’usage, aucune licence enregistrée et aucune autre licence n’ayant été déposée entre le donneur de licence et le licencié.
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En ce qui concerne l’allégation de mauvaise foi, la titulaire considère que les arguments de la demanderesse en nullité et les éléments de preuve supplémentaires produits à l’appui de son recours ne démontrent pas que les parties étaient impliquées dans une relation commerciale préalable qui imposerait à la titulaire de la MUE l’obligation d’informer préalablement les demandeurs du dépôt de la marque contestée. La titulaires’est appuyée sur les arguments exposés par le tribunal britannique pour défendre son allégation de l’inexistence de la mauvaise foi. Contrairement à la jurisprudence déposée par les demandeurs, les éléments de preuve versés au dossier sont postérieurs à la date de dépôt d’un an et demi.
En ce qui concerne le risque de confusion, la titulaire fait valoir que les demandeurs en nullité tentent d’usurper le système de la marque, en essayant d’empêcher la titulaire de la marque de l’Union européenne d’étendre valablement leur activité là où les demandeurs en nullité savaient que leurs droits étaient susceptibles d’être annulés. Il est clair qu’un fabricant de vêtements pour animaux, sans droit enregistré opposable pour aucun produit en cuir, ne devrait pouvoir faire cesser aucun des produits compris dans la classe 18 désignés par la marque contestée, pour lesquels aucun caractère distinctif accru ni aucun usage crédible n’a été constaté.
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la titulaire affirme que l’acquisition de droits de marque en Allemagne par le simple usage du signe non enregistré des demandeurs en nullité n’a pas été prouvée. Les éléments de preuve produits par les demandeurs en nullité concernant l’usage en Allemagne sont postérieurs au dépôt de la marque et aucun élément de preuve ne contribuerait à une connaissance «publique» de la marque étant donné qu’il s’agissait tous de salons professionnels. Cela ne constitue pas un usage en Allemagne et ne ferait certainement pas «GIORDANO» à la connaissance du public étant donné qu’il s’agit d’un salon commercial. Les sections du droit allemand produites par les demandeurs en nullité ne contiennent aucun commentaire sur la manière dont cette législation doit être interprétée et sur les critères jugés nécessaires pour constituer un droit d’usage dont la portée n’est pas seulement locale. Les éléments de preuve relatifs aux ventes ne sont pas suffisants pour conclure que les demandeurs en nullité possédaient des droits d’usage suffisants.
Les éléments de preuve relatifs à l’usage du droit non enregistré en Irlande doivent être rejetés dans leur intégralité, notamment parce qu’ils ne sont pas cohérents ou qu’ils font référence à des chiffres qui sont calculés au total pour l’Irlande du Nord (qui fait partie du Royaume-Uni) et la République d’Irlande. Étant donné que le seul territoire pouvant être pris en considération est celui de la République d’Irlande, les demandeurs en nullité ont tenté d’induire en erreur la chambre de recours en fournissant des chiffres incluant également l’Irlande du Nord.
Par conséquent, les demandeurs en nullité n’ont pas démontré qu’ils possèdent la renommée et le goodwill requis, que ce soit en République d’Irlande ou en Allemagne. Tout au plus, ils ont utilisé le signe «GIORDANO» pour des «chemises pour hommes». Toutefois, même à cet égard, les éléments de preuve sont soit peu fiables, soit, dans certains cas, délibérément trompeurs. En outre, il ne saurait y avoir de préjudice pour des produits que les demandeurs en nullité n’ont jamais vendus. Même s’ils jouissent d’une renommée pour les chemises pour hommes (ce qui est contesté), les éléments de preuve produits ne démontrent pas une renommée suffisante pour qu’il existe un risque de préjudice.
Les documents supplémentaires produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne devant les chambres de recours sont les suivants:
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R1: Réponse modifiée de la défenderesse à la demande d’informations complémentaires de la requérante du 1 décembre 2016 devant la High Court britannique; Il inclut un accord d’achat et de licence entre les demandeurs en 2007 concernant, entre autres, la marque Benelux no 465 445 de Giordano. R2: Intentionnellement vierge; R3: Annexes 33 à 34 (sic) des observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne datées du 29 avril 2019. Il est mentionné que Giordano France Market opportunité commerciale de distribuer les produits en France par un partenaire local; R4: Éléments de preuve du magasin Paris établi au centre commercial Quartz, extraits datés de 2018 à 2019; R5: Extraits des rapports annuels de Giordano International Limited datés de 2012 à 2015; R6: Tableau de la réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne aux conclusions des demandeurs en nullité concernant la preuve de l’usage dans l’Union européenne; R7: Tableau des observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne sur les éléments de preuve produits par les demandeurs en nullité devant la division d’annulation; R8: BGH GRUR 2010, 1103 mn. 22 — Pralinenform II; R9: BGH GRUR 1974, 220 (222) — Club Pilsen; R10: GRUR 1971, 305 (307) — Konservenzeichen II; R11: OLG Hamburg GRUR-RR 2002, 356 — Marzipanherzen; R12: BGH GRUR 1960, 130, 133 — Sunpearl II; R13: BGH GRUR 1963, 622, 623 — Sunkist; R14: BGH GRUR 1969, 681 (682) — Kochendwassergerät; R15: LG Hamburg GRUR 1972, 185 (187) — Roter Punkt; R16: Piper GRUR 1996 429 (433); R17: Hacker à Ströbele/Hacker/Thiering mn. 48; R18: Noelle-Neumann/Schramm GRUR 1966, 70 (81); R19: Capture d’écran du site web www.britannica.com montrant la taille et la population de l’Allemagne (83 millions); R20: BGH GRUR 2008, 917 mn. 42 — EROS; R21: BeckOK MarkenR/Weiler, 23e édition. 1/10/2020, MarkenG, § 4 mn. 94; R22: Feuille de calcul montrant des inexactitudes dans les listes de valeurs de vente des demandeurs en nullité figurant à l’annexe 23B et à l’annexe 39; R23: Fonderie Corporation contre O’Driscoll [1977] IR 305; R24: Parkes contre Parkes [1980] ILRM 137; R25: Moody v Cox [1917] 2 Ch 71, 87-88; R26: Argyll v Argyll [1967] Ch 302; R27: Recherche électronique de l’EUIPO incluant les détails de la marque de l’Union européenne «World Branding Awards of the year» (World Branding Awards of the year).
REMARQUE LIMINAIRE
Sur l’intérêt légitime invoqué par les requérantes
Le 27/02/2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déclaré une renonciation totale à la marque contestée.
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Dans sa communication du 07/03/2019, l’Office a informé les parties qu’il avait l’intention d’enregistrer la renonciation et de clôturer la présente procédure, à moins que les demandeurs n’aient expressément demandé que la procédure d’annulation se poursuive et qu’ils n’aient justifié d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond. L’Office a également imparti aux demandeurs un délai jusqu’au 12/04/2019 pour présenter leurs observations et preuves concernant la clôture de la procédure.
Le 10/04/2019, les demandeurs ont répondu et présenté des observations et des éléments de preuve à l’appui de leur intérêt légitime.
Le 06/05/2019, l’Office a communiqué aux parties sa conclusion selon laquelle les demandeurs avaient produit des preuves d’un intérêt juridique suffisant pour obtenir une décision déclaratoire. Par conséquent, la procédure d’annulation se poursuivrait. Le même jour, elle a invité la titulaire à présenter ses observations en réponse.
Le 20/06/2019, la titulaire de la MUE a demandé le retrait de la renonciation à la marque contestée, qui a été rejetée par l’Office, étant donné que ladite demande ne peut être présentée que le jour même de la demande de renonciation totale à la marque contestée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, la division d’annulation procédera à l’analyse de l’intérêt légitime des demandeurs à obtenir une décision sur le fond.
Appréciation de l’intérêt légitime
Dans leur réplique du 10/04/2019, les requérantes font valoir qu’elles conservent un intérêt à la poursuite de la procédure de nullité dans la mesure où elles peuvent leur procurer un bénéfice. Elles font valoir que les parties sont confrontées à une soixantaine de litiges en matière de marques en Europe concernant le droit sur la marque Giordiano et l’usage qui en est fait. Elles soulignent le litige relatif à la marque dans le cadre d’une action en contrefaçon au Royaume-Uni, en France, en Espagne, au Portugal et au Danemark et apportent la preuve desdits litiges. Selon les demandeurs, une décision de l’EUIPO, en particulier si elle porte sur la mauvaise foi du titulaire lors du dépôt de ses MUE pour GIORDANO Junior et GIORDANO Ladies, accélérer les différentes procédures nationales et économisera donc beaucoup de temps et d’argent. À l’appui de leur demande, les requérantes présentent les décisions des offices nationaux et des juridictions nationales relatives aux oppositions et aux procédures en contrefaçon dans lesquelles les parties sont impliquées.
Il convient de noter que lorsqu’une marque contestée pendante devant une procédure de nullité fait l’objet d’une renonciation, cette procédure perdrait son objet et devrait, en principe, être clôturée rapidement comme étant devenue sans objet (principe d’efficacité de la procédure). Néanmoins, les requérantes peuvent prouver que ces procédures ne sont pas devenues sans objet compte tenu de tout intérêt légitime résiduel qu’elles peuvent conserver à l’obtention d’une décision sur le fond. En conséquence, l’article 17, paragraphe 5, du RDMUE prévoit que la procédure de nullité (qui n’est pas couverte par la disposition spécifique de l’article 57, paragraphe 2, du RMUE qui concerne exclusivement la procédure de déchéance) doit être clôturée si la marque de l’Union européenne contestée fait l’objet d’une renonciation, sauf si les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond. L’intérêt légitime doit être réel, direct et actuel.
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En l’espèce, les demandeurs souhaitent poursuivre leur demande en nullité, indépendamment de la renonciation de la titulaire de la MUE. Une telle volonté est légitime, étant donné que les effets d’une renonciation et ceux d’une déclaration de nullité ne sont pas les mêmes. Une MUE qui a fait l’objet d’une renonciation ne cesse de produire ses effets qu’à compter de l’enregistrement de cette renonciation, tandis qu’une marque déclarée nulle sera réputée n’avoir eu aucun effet dès l’origine. Par conséquent, dans la mesure où le présent recours pourrait procurer un bénéfice aux requérantes, celles-ci conservent un intérêt à obtenir une décision sur le fond.
En l’espèce, selon la division d’annulation, les arguments et les éléments de preuve présentés par les requérantes démontrent un intérêt légitime suffisant à obtenir une décision sur le fond. Il est clair que les parties ont été saisies de litiges antérieurs et actuels dans plusieurs procédures devant les juridictions nationales en raison des marques Giordano et al. Par exemple, les demandeurs produisent une copie de l’action en contrefaçon devant le tribunal de Madrid Mercantile, affaire no 9 PO 282/16, qui a statué au cours de la procédure devant l’Office.
Les demandeurs établissent bien des allégations de contrefaçon de la marque contestée dirigées contre elles ou leurs membres, ce qui a été confirmé par la titulaire. Les demandeurs apportent la preuve de leur intérêt juridique spécifique et individuel expliquant pourquoi une déclaration de nullité est requise en l’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, et après avoir prouvé l’intérêt légitime des demandeurs, leur demande de poursuite de la procédure doit être confirmée et la division d’annulation rendra une décision sur le fond.
Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires — article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
En l’espèce, la demande est fondée, entre autres, sur la marque non enregistrée «Giordiano» prétendument utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale au Royaume-Uni, en Irlande et en Allemagne.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
a)des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b)ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes:
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le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale;
conformément au droit qui lui est applicable, avant la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée, la demanderesse a acquis des droits sur le signe sur lequel l’annulation est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Dans le cas d’une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, les demandeurs en nullité doivent démontrer l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale à la date de dépôt de la MUE contestée (ou la date de priorité le cas échéant). Dans les procédures de nullité, les demandeurs doivent également prouver que le signe a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale à un autre moment, à savoir au moment du dépôt de la demande en nullité. Cette condition découle du libellé de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, selon lequel une marque de l’Union européenne sera déclarée nulle «lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies»
[décisions du 03/08/2011, R 1822/2010-2, Baby Bambolina (fig.), § 15]. L’exigence de «permanence» dans le contexte de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans les procédures de nullité est désormais explicitement prévue à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE.
Ce qui précède a été confirmé par le Tribunal dans son arrêt du 23/10/2013 dans l’affaire T- 581/11. Le Tribunal a considéré quele droit antérieur invoqué à l’appui d’une opposition devait encore exister au moment du dépôt de l’acte d’opposition. Par analogie, le droit antérieur invoqué à l’appui d’une demande en nullité doit encore exister au moment de l’introduction de cette demande. Cela implique, normalement, que le signe en cause doit encore être utilisé au moment de l’introduction de l’opposition ou de la demande en nullité. En effet, c’est précisément l’utilisation du signe dans la vie des affaires qui fonde l’existence des droits sur ce signe (23/10/2013, 581/11,-Baby Bambolina, EU:T:2013:553, § 26, 27).
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’annulation fondée sur une marque non-enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
DROITS ANTÉRIEURS BRITANNIQUES
La chambre de recours a indiqué que, dans une procédure de recours en cours concernant une action en nullité introduite avant la fin de la période de transition, les droits antérieurs au Royaume-Uni ne peuvent plus constituer une base juridique valable et ne peuvent donc être invoqués avec succès. Enl’espèce, la chambre de recours devait réexaminer la décision attaquée concernant la validité des droits antérieurs et, dans le cadre de ce réexamen, l’issue du recours dépend de la question de savoir si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l’objet du recours peut ou non être légalement adoptée au moment où il est statué sur le recours (23/09/2003, T-308/01, Kleencare, EU:T:2003:241, § 26) et doit procéder à un nouvel examen complet, tant en droit qu’en fait (22/03/2007, T- 215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 96). À la date de cette décision, la marque antérieure britannique ne portait pas sur la marque non enregistrée et les revendications invoquées par les demandeurs n’étaient plus valables et applicables dans l’Union européenne.
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Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, libellé en l’espèce, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que la marque britannique non enregistrée «GIORDANO» ne constitue plus une base valable de la demande en nullité. Parconséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur. L’appréciation se poursuivra en ce qui concerne la marque non enregistrée «GIORDANO» utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Irlande et en Allemagne pour des vêtements.
a) Utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
Remarque liminaire concernant la marque non enregistrée en Allemagne et en Irlande
Dans sa décision, la chambre de recours a indiqué que la division d’annulation n’avait pas procédé à un examen détaillé de la demande en nullité au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sur la base du droit non enregistré invoqué par les demandeurs en nullité dans la vie des affaires en Irlande et en Allemagne. La division d’annulation a généralement mentionné que les éléments de preuve produits démontrent l’usage de la marque non enregistrée en Allemagne et en Irlande uniquement pour des «vêtements pour hommes», sans procéder à une appréciation complète des éléments de preuve produits par les demandeurs en nullité. Par conséquent, la chambre de recours estime qu’il convient que la division d’annulation procède à une appréciation complète du motif invoqué par les demandeurs en nullité au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur la base du droit non enregistré invoqué utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Irlande et en Allemagne, y compris une analyse du droit sur le droit non enregistré sur ces territoires.
Les requérants font valoir que la marque non enregistrée Giordano a acquis un goodwill en Irlande et une reconnaissance publique en Allemagne avant les dates pertinentes.
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Cette exigence de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est soumise aux normes du droit de l’Union et doit être appréciée en conséquence, indépendamment du fait que la législation nationale peut ne pas nécessiter un usage effectif dans le cas de certains droits antérieurs spécifiques.
Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale. La ratio legis de cette disposition est de limiter le nombre de conflits entre des signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif puisse contester l’enregistrement ou la validité d’une marque de l’Union européenne. La question de savoir si la portée de l’usage d’un signe non enregistré n’est pas seulement locale sera tranchée en appliquant une norme européenne uniforme (18/04/2013-, 506/11 indirects-T 507/11, Peek indirects Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47-48).
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Le Tribunal a jugé que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui -ci. Cette considération exige de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est -à -dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi que cela ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Il convient de tenir compte, deuxièmement, de la dimension économique de la portée du signe, qui s’apprécie au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de la mesure dans laquelle il a été utilisé, du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs, ou encore de l’exposition donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur l’internet (24/03/2009-, 318/06-— 321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 19 et 30/09/2010-, EU:T:2010:417, § 36).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 18/02/2014. Dès lors, les requérantes étaient tenues de prouver que le signe sur lequel la demande est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Irlande et en Allemagne avant cette date. En outre, la demande en nullité a été déposée le 23/01/2018. Les éléments de preuve doivent également montrer que le signe des demandeurs était encore utilisé à cette époque.
Les éléments de preuve doivent également montrer que le signe des demandeurs a été utilisé dans la vie des affaires pour des vêtements.
Étant donné que les demandeurs ont demandé que certaines données commerciales contenues dans certaines parties des preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données. Les éléments de preuve pertinents sont les suivants:
Annexe 1: un extrait montrant l’enregistrement de la marque Benelux no 465 445 depuis 1989 pour les classes 18 et 25 ainsi que sa traduction en anglais.
Annexe 2: un extrait montrant l’enregistrement international de la marque no 566 522 pour les classes 18 et 25 ainsi que sa traduction en anglais.
Annexe 3: un témoignage de M. A. H. Verweij, fondateur de Verweij Fashion B.V., en 2016, expliquant l’ histoire de la marque GIORDANO.
Annexe 4: extraits montrant des informations sur MODA (Londres 2014 et Birmingham en 2018) des salons de mode au Royaume-Uni et des preuves de participation en 2014; Un extrait a annoncé une nouvelle personne de vente pour le marché britannique et une photographie du stand de mode MODA en 2015 inclus sur le site web de Verweij.
Annexe 5: extraits d’informations sur la foire Panorama et preuve de présence.
Annexe 6: extraits d’informations sur Modefabriek Fashion fair et preuve de présence.
Annexe 7: confirmation du retrait de l’OPI français de Giordano FR 93462379 le 09/11/1993.
Annexe 8: les demandeurs ont déclaré que cette annexe contenait des preuves de l’usage de GIORDANO par Verweij Fashion, produites le 01/11/2002 dans le cadre d’une opposition contre la marque de l’Union européenne no 966150. Toutefois, elle comporte des extraits du site Internet Vewej Fashion BV des requérantes montrant la marque GIORDANO pour des vêtements menswear et ses emplacements (Pays- Bas, Irlande, Espagne).
Annexe 9: décisions du tribunal néerlandais et traductions anglaises.
Annexe 10: décisions de l’OPI autrichienne et traduction anglaise.
Annexe 11: décisions des tribunaux allemands et traductions anglaises.
Annexe 12: une décision de l’Irish IPO.
Annexe 13: une décision de l’OPI portugais et une traduction en anglais.
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Annexe 14: un courriel de M. Chugani du groupe Giordano daté du 14/01/2014.
Annexe 15: un courriel de M. Chugani du groupe Giordano daté du 24/01/2014.
Annexe 16: un courriel de Verweij Fashion daté du 24/01/2014 en réponse au courriel du groupe Giordano du 14/01/2014.
Annexe 17: un courriel de Verweij Fashion daté du 26/03/2014 en réponse au courriel du groupe Giordano du 24/01/2014.
Annexe 18: un aperçu des procédures lancées par la titulaire dans différents pays.
Annexe 19: un extrait du dictionnaire Merriam Webster, y compris la définition du terme «junior».
Annexe 20: plusieurs captures d’écran des sites Internet de Specsavers et de Sunglasshut, qui contiennent une liste des lunettes de la marque dessinée qu’ils commercialisent, ainsi que des captures d’écran des sites web de H indirects M, Zara et Esprit.
Annexe 21: un extrait montrant l’article 10, paragraphe 4, point a), de la loi irlandaise sur les marques, 1996.
Annexe 22: la décision irlandaise McCambridge Ltd vs Joseph Brennan Bakeries, rendue en 2012.
Annexe 23: extraits de plusieurs sites internet en Irlande montrant les t-shirts Giordano, dont les prix sont soit en euros, soit en livres sterling; Il comprend également une liste des articles de Giordano vendus en Irlande entre 2005 et 2016.
Annexe 24: un extrait montrant l’article 4 (2) et l’article 14 (2) de la loi allemande sur la protection des marques et autres symboles du 25/10/1994, ainsi que sa traduction en anglais.
Annexe 25: un courriel de 2008 montrant que Giordano a une nouvelle personne de vente pour l’Allemagne. Il comprend également une liste des articles de Giordano vendus en Allemagne en 2007, 2010 et 2013.
Annexe 26: un extrait montrant l’article 5 (4) (a) de la Trade Marks Act 1994 (England). L’annexe 27 comprend les éléments suivants:
a) une publication insérée dans le magazine MWB (février 2010), qui est publiée six fois par an, chaque édition étant prétendument distribuée à 5,900 détaillants, agents et marques indépendants au Royaume-Uni et en Irlande pour chaque acheteur de vêtements de mensemencement marqués. Elle indique que les marques Giordano et Baileys de Verweij ont été lancées pour la première fois en 2004 au Royaume-Uni et vendent dans 200 magasins indépendants au Royaume-Uni. b) une déclaration de témoin signée en 2016 par M. Anthony Wade, partenaire de vente britannique de Giordano. Il explique qu’il a commencé à vendre Giordano menswear au Royaume-Uni de 2008 à sa retraite en 2015, ce qui a généré un chiffre d’affaires de plus de 2 millions d’euros. c) un témoignage signé en 2016 par M. Matthew Rawlings, directeur budgétaire de Coe Limited. Il explique que la société exploite des magasins indépendants dans l’verticalement de l’Est. Elle a commencé à vendre Giordano menswear au Royaume-Uni en 2000. d) une déclaration de témoin signée en 2016 par M. Neil raven, directeur général des raven. Il explique que l’entreprise exploite un grand magasin en Southend. Elle a commencé à vendre Giordano menswear au Royaume-Uni en 2005. e) Il inclut un tableau des chiffres d’affaires entre 2010 et 2016 (plus de 4 millions d’euros).
Annexe 28: un courriel de Mme Doris Chan (Walton) à Maxim Covalenco.
La division d’annulation tiendra également compte des éléments de preuve produits par les demandeurs le 10/10/2018 et le 05/09/2019.
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Annexe 29: un arrêt de la High Court of England and Wales du 28/06/2018.
Annexe 30: une ordonnance de la High Court of Justice, les tribunaux des affaires et des biens d’Angleterre et du pays de Galles, du 25/07/2018.
Annexe 31: captures d’écran du site web www.verweij.com, datées de 2010, 2013, 2015, 2016 et 2017, montrant le signe Giordano for menswear.
Annexe 32: captures d’écran du site web www.giordano.nl datées de 2002, 2006, 2013, 2015, 2016, 2017 et 2018 montrant le signe Giordano for menswear.
Annexe 33: deux bons de commande à l’Autriche (2014) et l’un au Royaume-Uni (West Midlands 2017). Il comprend des photos des chemises, la quantité par taille et les prix en livres sterling.
Annexe 34: deux courriers électroniques en 2013 concernant les chiffres de vente en Belgique et en Allemagne par l’intermédiaire d’agents de vente. L’annexe 35 comprend les éléments suivants:
a) extraits de la boutique en ligne Verweij Fashion.
b) les offres de vente de permis entre 2012 et 2014. Ils incluent les t-shirts de Giordano au Royaume-Uni puisqu’ils précisent que les commandes de plus de 200 GBP seront expédiées gratuitement. c) Il montre également l’activité de la boutique en ligne au Royaume-Uni. Il montre les destinataires retenus (125 et 164) et le pourcentage d’ouverture où le Royaume-Uni conduit la liste avec plus de 95 % dans la collection printemps/été 2012 et 82,7 % à l’automne/hiver 2012.
Annexe 36: cinq factures adressées à des détaillants au Royaume-Uni (Yeovil, Perthsire,
Oxford, Londres, Warwickshire) en 2009, ainsi que les images des produits montrant le signe GIORDANO pour des chemises pour hommes. Les factures comprennent les codes des produits qui font référence aux codes figurant sur les images. Trois factures sont adressées à la Suisse entre 2014 et 2016. Annexe 37: une déclaration de témoin signée par M. A. R.W. Wade en 2018, ancien agent commercial des produits Giordano au Royaume-Uni de 2008 à 2015.
Annexe 38: plusieurs bons de commande au Benelux. Annexe 39: grand chiffre d’affaires total réalisé et nombre de pièces vendues de la marque Giordano au Benelux, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Irlande et en Autriche entre 2005 et février 2018. Le chiffre d’affaires total pour le Royaume-Uni représente plus de 7M et le total des articles représente plus de 250.000 au
Royaume-Uni. Annexe 40: images d’une salle d’exposition à Amsterdam. Annexe 41: invitations concernant les Open Days Verweij Fashion.
Annexes 42-48: factures adressées à des détaillants au Benelux en 2009 et de 2013 à
2018;
Annexe 49: des images de la célébrité Martijn Krabbé dans GIORDANO.
Annexe 50: plusieurs captures d’écran de la Wayback Machine de plusieurs sites internet aux Pays-Bas, datées de 2012 à 2018, montrant le signe Giordano pour des chemises.
Annexe 51: des catalogues et captures d’écran de sites Internet de détaillants au Benelux faisant la promotion de la marque GIORDANO.
Annexe 52: une décision du tribunal de Milan (Italie) prononçant la déchéance de la marque GIORDANO de Walton.
Annexe 53: des photos d’une salle d’exposition en Irlande montrant la collection GIORDANO. Selon les requérantes, elles font référence aux années 2008 et 2017.
Annexe 54: un panneau d’affichage (2017), qui, selon les requérants, fait référence à l’Irlande (Cilento) faisant la promotion de produits GIORDANO. Les prix sont en livres sterling.
Annexe 55: un aperçu des décisions rendues dans plusieurs pays prononçant la déchéance des marques de la titulaire.
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Annexe 56: une décision du tribunal régional de Hambourg du 12/05/2017. Annexe 57: un World Fashion Catalogue (décembre 1992), montrant l’usage de GIORDANO en tant que nom commercial aux Pays-Bas. L’adresse est la même que Verweij Textielagenturen B.V. mentionnée ci-dessus GIORDANO.
Annexe 58: plusieurs articles sur le groupe Giordano.
Annexe 59: plusieurs articles sur la police de caractères Benguiat. Annexes 60-61: deux témoignages signés par Mme Karel Verweij, l’un des directeurs de Verweij B.V., datés d’avril et de mai 2018, ont été produits dans le cadre de la procédure britannique ayant conduit à la décision du Royaume-Uni.
Annexe 62: un courriel du 22/11/2013 de D Chan of Giordano Group à Maxim. Annexe 63: une décision de la Cour d’Appel de Paris du 14/06/2019. Annexe 64: décision du tribunal suisse du 04/07/2014.
Annexe 65: plusieurs extraits du site web www.giordano.eu et de la page Facebook de
Verweij Fashion montrant les vêtements Giordano; Annexe 66: Une facture adressée à la Suisse, accompagnée d’une photo d’une veste portant le signe GIORDANO.
La division d’annulation tiendra également compte des éléments de preuve produits par les demandeurs devant les chambres de recours (énumérés ci-dessus).
Appréciation des éléments de preuve
Comme indiqué ci-dessus, la condition exigeant l’utilisation du signe dans la vie des affaires est fondamentale pour bénéficier d’une protection contre l’enregistrement ou la validité d’une marque de l’Union européenne.
La Cour de justice a jugé que l’ «usage du signe dans la vie des affaires» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE fait référence à l’usage du signe «dans le cadre d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé» (12/11/2002, C-206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 40; 25/01/2007, C-48/05, Opel,
EU:C:2007:55, § 18; 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 17).
Le critère de «portée qui n’est pas seulement locale» est plus qu’un simple examen géographique. L’incidence économique de l’utilisation du signe doit également être appréciée. Il convient de tenir compte des éléments suivants, sur lesquels doivent porter les éléments de preuve: l’intensité de l’usage (ventes réalisées sous le signe); la durée de l’usage; la diffusion des produits (localisation des clients) et la publicité sous le signe et les supports utilisés pour cette publicité, y compris la diffusion de la publicité.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Usage de la marque non enregistrée «GIORDANO» dans la vie des affaires en Allemagne
Après avoir examiné en détail les éléments de preuve susmentionnés, la division d’annulation considère que les demandeurs n’ont pas démontré que le signe «GIORDANO» a été utilisé en tant que marque non enregistrée dans la vie des affaires en Allemagne et que cette utilisation a une portée qui n’est pas seulement locale, étant donné que les documents versés au dossier ne suffisent pas, pour l’essentiel, à fournir des indications suffisantes sur l’importance de l’usage du signe «GIORDANO» pour les produits invoqués.
Décision sur la demande d’annulation no C 19 393 Page sur 17 40
Les demandeurs ont produit l’annexe 5, qui comprend plusieurs extraits montrant des informations sur le salon de mode Panorama à Berlin et des preuves de la participation des requérantes de 2014 à 2017.
Les demandeurs font valoir qu’avec quelque 50,000 visiteurs industriels de 96 nations Panorama Berlin, c’est le salon professionnel de la mode qui a été le plus présent en Europe et l’un des principaux salons commerciaux de mode au monde. Ils joignent un lien vers un site web.
Toutefois, aucune référence n’est faite à la présence du signe avant la date de dépôt et aucune mention n’est faite du nombre de personnes ayant assisté aux événements. La fourniture de liens vers des contenus en ligne ou des adresses de sites web n’est pas un moyen de preuve valable dans les procédures inter partes. Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’Office, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées. Il n’appartient pas aux organes de décision de l’Office de rechercher les données pertinentes sur le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne [04/10/2018, T-820/17, Alfrisa (fig.)/Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647, § 61-63].
Il est fait référence à l’annexe 25 dans laquelle un courriel daté de 2008 montre que Giordano a une nouvelle personne de vente pour l’Allemagne. Il comprend également une liste des articles de Giordano vendus en Allemagne en 2007, en 2010 et en 2013. Dans le même sens, l’annexe 34 contient des informations sur des articles vendus portant le signe «GIORDANO» en Allemagne en 2013. Néanmoins, aucun chiffre de vente n’est fourni à la date de dépôt de la demande en nullité (2018) ou à une date relativement proche. Les requérantes ont également présenté le chiffre d’affaires total général réalisé et le nombre de pièces vendues de la marque Giordano en Allemagne, entre autres, de 2005 à février 2018 (annexe 39). Le chiffre d’affaires total pour l’Allemagne s’élève à plus de 586,000 EUR et le total des articles s’élève à plus de 25.000 ans sur un territoire comptant plus de 80 millions d’habitants sur une période de 13 ans. Ces chiffres ne sont pas suffisants pour établir la dimension économique de la signification du signe et, étant donné qu’ils sont fournis par les demandeurs et ne sont pas corroborés par des sources indépendantes, leur valeur probante est plutôt limitée.
La Cour de justice a jugé que l’ «usage du signe dans la vie des affaires» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE fait référence à l’usage du signe «dans le cadre d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé»
(12/11/2002, C-206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 40; 25/01/2007, C-48/05, Opel,
EU:C:2007:55, § 18; 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 17).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut que les demandeurs n’ont pas démontré, au moyen d’éléments de preuve indépendants concrets et objectifs, que la marque antérieure non enregistrée «GIORDANO» avait établi une présence suffisante sur le marché allemand et était utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en rapport avec les produits revendiqués avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée et que ce signe était toujours utilisé sur le territoire pertinent pour ces produits avant le dépôt de la demande en nullité. En l’espèce, les requérantes n’auraient pas fourni de détails appropriés et complets démontrant que l’usage couvrait les moments pertinents requis et aurait ainsi démontré que le signe n’était pas utilisé de manière sporadique et limitée dans le temps. En outre, la dimension géographique de la portée du signe, à savoir le territoire sur lequel il est utilisé pour identifier son activité économique, n’a pas non plus été suffisamment démontrée.
Décision sur la demande d’annulation no C 19 393 Page sur 18 40
Par conséquent, la division d’annulation conclut que le signe des demandeurs n’a pas été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Allemagne pour des vêtements avant la date de dépôt de la marque contestée et au moment du dépôt de la demande en nullité, comme le soutient la titulaire. Étant donné qu’au moins une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, la demande en nullité n’est pas fondée au titre de l’article 60, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, en ce qui concerne la marque non enregistrée utilisée en Allemagne.
Usage de la marque non enregistrée «GIORDANO» dans la vie des affaires en Irlande
Après avoir examiné les éléments de preuve dont elle dispose, la division d’annulation estime que les documents versés au dossier ne suffisent pas, pour l’essentiel, à fournir des indications suffisantes sur l’importance de l’usage (volume commercial, durée et fréquence de l’usage) du signe «GIORDANO» sur le territoire concerné avant la date de dépôt de la marque contestée (soit 18/02/2014) et à la date de dépôt de la demande en nullité
(23/01/2018).
Les demandeurs ont produit l’annexe 8, qui comprend plusieurs extraits du site internet de Verweij Fashion B.V. montrant la marque GIORDANO pour des vêtements menswear et ses emplacements, entre autres, en Irlande. Les demandeurs ont produit l’annexe 65 qui comprend plusieurs extraits du site web www.giordano.eu. La division d’annulation considère qu’en ce qui concerne la valeur probante de ce type d’éléments de preuve, les extraits tirés de l’internet tirés par les demandeurs se voient généralement accorder moins de poids que les preuves indépendantes. Même si ces extraits ne peuvent être ignorés, leur valeur probante est intrinsèquement insuffisante et devrait être étayée par d’autres éléments de preuve objectifs tirés indépendamment de la procédure et corroborant le contenu desdits éléments de preuve.
Les demandeurs ont produit plusieurs extraits de plusieurs sites internet en Irlande montrant les t-shirts Giordano, mais un seul est daté de 2016 (annexe 23). La même annexe inclut également les recettes en Irlande de 2005 à 2016, mais elles ne font référence à aucun poste spécifique. Elle montre également une liste d’articles de Giordano vendus à l’Irlande en 2005 (d’un montant de 60 106,35 EUR) et en 2016 seulement (169,000 EUR). Toutefois, aucune vente n’est détaillée en ce qui concerne une période relativement longue entre 2005 et 2016. Le temps écoulé entre les preuves de 2005 et 2016 est trop important pour permettre à la division d’annulation de conclure que l’usage s’est poursuivi entre ces dates. En outre, l’intensité de l’usage antérieur n’était pas telle que le signe puisse conserver une certaine importance sur le marché même en l’absence de dix ans.
Dans le même sens, le chiffre d’affaires total général réalisé et le nombre de pièces vendues de la marque Giordano en Irlande, entre autres, entre 2005 et février 2018, ont été présentés (annexe 39). Le chiffre d’affaires total pour l’Irlande s’élève à plus de 1.2 millions et le total des articles s’élève à plus de 50.000 ans sur une période de 13 ans. Bien que ces montants ne soient pas négligables, ils ne constituent pas une preuve suffisante que la marque non enregistrée invoquée a été utilisée dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale. Ces chiffres proviennent des personnes impliquées dans la procédure et, sans qu’ils soient corroborés par des éléments de preuve indépendants, ils ont une valeur probante limitée. Il n’existe aucune preuve concluante de la répartition géographique de la présence des produits invoqués sur le territoire pertinent.
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Enoutre, les requérants ont produit plusieurs photographies d’une salle d’exposition montrant la collection GIORDANO (annexe 53) qui ne sont pas datées, bien qu’elles indiquent qu’elles font référence à l’Irlande en 2008 et 2017, la salle d’exposition de l’agent actuel de Verweij Fashion, Peter O’Hara, située à Dublin. L’annexe 54 inclut un panneau d’affichage (2017), bien que, selon les requérants, il soit fait référence à l’Irlande (Cilento) faisant la promotion de produits GIORDANO. À Strabane, en Irlande du Nord, près de la frontière avec la République d’Irlande, le client de Verweij Fashion Cilento Designer Wear est établi.
Un examen attentif montre que les prix sont en livres sterling et que Cilento indique son adresse en Irlande du Nord. Bien que Cilento ait informé l’une des requérantes du coût de la publicité dans plusieurs courriers électroniques, ces documents ne montrent pas les dépenses publicitaires réelles liées à la promotion du signe en cause avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée et, par conséquent, les images ne peuvent, à elles seules et sans autres informations et pièces justificatives, corroborer les allégations des demandeurs selon lesquelles le signe a été promu.
Bien que les demandeurs aient déposé une publication insérée dans le magazine MWB (février 2010) qui, selon elles, est publié six fois par an avec chaque édition distribué à 5,900 détaillants, agents et marques indépendants au Royaume-Uni et en Irlande pour chaque acheteur de vêtements de mensemencement marqués (annexe 27), elle ne fait aucune référence au territoire pertinent.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut que les demandeurs n’ont pas démontré, au moyen d’éléments de preuve indépendants concrets et objectifs, que la marque antérieure non enregistrée «GIORDANO» avait établi une présence suffisante sur le marché irlandais et était utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en rapport avec les produits revendiqués avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée et que ce signe était toujours utilisé sur le territoire pertinent pour ces produits avant le dépôt de la demande en nullité. En l’espèce, les requérantes n’auraient pas fourni de détails appropriés et complets démontrant que l’usage couvrait les moments pertinents requis et aurait ainsi démontré que le signe n’était pas utilisé de manière sporadique et limitée dans le temps. En outre, la dimension géographique de la portée du signe, à savoir le territoire sur lequel il est utilisé pour identifier son activité économique, n’a pas non plus été démontrée.
Par conséquent, la division d’annulation conclut que le signe des demandeurs n’a pas été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Irlande pour des vêtements avant la date de dépôt de la marque contestée et au moment du dépôt de la demande en nullité, comme le soutient la titulaire. Étant donné qu’au moins une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, la demande en nullité n’est pas fondée au titre de l’article 60, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, en ce qui concerne la marque non enregistrée utilisée en Irlande.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime que la demande n’est pas fondée sur la base de la marque antérieure non enregistrée «GIORDANO» utilisée dans la vie des affaires en Irlande et en Allemagne; Par conséquent, la demande n’est pas fondée au titre de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces motifs.
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Par conséquent, l’examen se poursuivra en ce qui concerne les autres motifs invoqués par les demandeurs à l’égard des produits compris dans les classes 9 et 18.
PREUVE DE L’USAGE
Remarque liminaire concernant l’ enregistrement de la marque Benelux no 465 445
Les demandeurs en nullité ont déposé devant la chambre de recours le certificat de renouvellement de la marque nationale Benelux antérieure, qui est admis par la chambre de recours, de sorte que la marque antérieure invoquée par les demandeurs en nullité dans le cadre de la procédure en nullité est valablement étayée [31/03/2020, R 1488/2019-5, Racing Syndicate (fig.)/Syndicate, § 29-37].
Par conséquent, les chambres de recours ont indiqué que la division d’annulation examinera la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à la lumière de la marque nationale Benelux no 465 445, qui est valablement étayée. En particulier, il convient d’examiner si une annulation plus large de la marque contestée serait justifiée sur la base du droit antérieur Benelux, compte tenu également du principe de complémentarité esthétique.
Étant donné que la titulaire a affirmé que les demandeurs prouvent l’usage de leur marque Benelux, la division d’annulation commencera par apprécier la preuve de l’usage de la marque Benelux antérieure.
Conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire de la MUE, la demanderesse apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demanderesse fonde sa demande, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la date de priorité de la MUE contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, le demandeur apporte également la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
La même disposition précise que, à défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée.
La titulaire de la MUE a demandé aux demandeurs de produire la preuve de l’usage de la marque Benelux sur laquelle la demande est fondée.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée le 01/04/1990, soit plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité (23/01/2018).
La demande en nullité a été déposée le 23/01/2018. La date de dépôt de la marque contestée est le 18/02/2014. La demanderesse était, dès lors, tenue de prouver que la marque sur laquelle la demande est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au Benelux du 23/01/2013 au 22/01/2018 inclus. Étant donné que la marque antérieure était enregistrée plus de cinq ans avant la date de dépôt de la marque contestée, l’usage de la marque antérieure devait également être démontré pour la période allant du 18/02/2009 au 17/02/2014 inclus.
Enoutre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels la demande est fondée, à savoir:
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Classe 18: Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes.
Classe 25: Vêtements; chapellerie; chaussures
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande est fondée.
Le 11/06/2018, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné aux demandeurs, à leur demande de prorogation, jusqu’au 16/10/2018 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 10/10/2018, dans le délai imparti, les demandeurs ont produit des preuves de l’usage.
Il est fait référence aux éléments de preuve produits par les demandeurs et énumérés dans la section «marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires — article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, qui s’applique également à l’appréciation de la revendication de preuve de l’usage de la marque antérieure et des éléments de preuve produits devant les chambres de recours.
Sur les éléments de preuve produits tardivement
Le 05/09/2019, après l’expiration du délai imparti, les requérantes ont produit des éléments de preuve supplémentaires.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RDMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, la division d’annulation considère que les demandeurs ont produit des éléments de preuve pertinents dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires.
Les preuves supplémentaires sont susceptibles d’être pertinentes pour l’issue de la procédure et le stade auquel elles ont été présentées n’exclut pas la prise en compte des éléments de preuve.
Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait contesté les éléments de preuve initialement produits par les demandeurs justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection (29/09/2011, T-415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30, 33; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, dans la mesure où elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font qu’augmenter la force probante des preuves soumises dans le délai imparti.
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Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide donc de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires produits le05/09/2019.
Dans ses observations, la titulaire fait valoir que, en ce qui concerne la marque Benelux antérieure, ladite marque n’a été utilisée au Benelux que pour des chemises pour hommes. Les requérantes ont indiqué que Verweij disposait d’une licence pour utiliser la marque Benelux détenue par Abanicos. Toutefois, aucune licence n’a été fournie.
Verwej Fashion B.V. a été désignée par Abanicos Ltd. comme titulaire de licence et était pleinement autorisée à utiliser la marque et elle continue d’être une licenciée pour la marque, ainsi qu’il ressort du certificat d’enregistrement de la marque Benelux et du renouvellement.
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. Bien que cette disposition couvre des marques de l’Union européenne, elle peut s’appliquer par analogie aux marques antérieures enregistrées dans des États membres.
Le fait que la demanderesse ait produit des preuves de l’usage de sa marque par un tiers montre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225).
Appréciation de l’usage sérieux — facteurs
Lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
En ce qui concerne le lieu de l’usage, les marques doivent être utilisées sur le territoire où elles sont protégées. Ilconvient de noter que la marque doit être utilisée sur le marché pertinent, à savoir la zone géographique dans laquelle elle est enregistrée. En l’espèce, les extraits d’informations sur Modefabriek Fashion fair (annexe 6), les extraits du site Internet de la requérante (annexe 8) et les catalogues (annexe 51) indiquent des adresses situées à Amsterdam ou Eindhoven et les factures et les bons de commande sont adressés à différents clients sur le territoire pertinent. En outre, les chiffres d’affaires concernent les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg (annexe 39). Parconséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
En ce qui concerne la durée de l’usage, bien que certains extraits ne soient pas datés (annexe 8) ou ne datent pas des périodes pertinentes (certains extraits — annexe 32), il convient de noter que la majorité des factures, des chiffres d’affaires et du matériel promotionnel se rapportent aux périodes pertinentes et que l’exigence d’usage de la marque antérieure au cours des périodes pertinentes, à savoir du 23/01/2013 au 22/01/2018 inclus et du 18/02/2009 à 17/02/2014 inclus, a été satisfaite.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
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Le Tribunal a ajouté que «pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 41 et 42).
En l’espèce, les catalogues et le matériel promotionnel montrent uniquement que la société vend certains produits. Ces éléments de preuve ne donnent aucune indication concernant les chiffres de vente ou le volume commercial;
Toutefois, il convient de noter que même des preuves circonstancielles mentionnant la marque, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent suffire à elles seules à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale [15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants).
En l’espèce, les bons de commande comprennent le signe Giordano pour des chemises et le prix par article ainsi que les montants totaux en euros. En outre, les factures jointes décrivent le type de produits et les codes, qui peuvent être recoupés avec les photographies de ces produits en rapport avec la marque antérieure, les montants en euros et la quantité de produits aux clients sur l’ensemble du territoire pertinent au cours des périodes pertinentes.
En outre, bien que les montants figurant dans certaines des factures ne soient pas particulièrement élevés, compte tenu du type de produits, le Tribunal a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que la marque […] soit toujours quantitativement importante pour être qualifiée de réelle, car cela dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (-27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27). Il ressort des factures que l’usage était à long terme, fréquent et régulier. En l’espèce, les factures présentées sont émises assez régulièrement en 2009 et les quantités indiquées fournissent suffisamment d’informations sur le volume commercial de l’usage.
Compte tenu du type de produits et du fait que les factures pertinentes sont régulières, fréquentes et à long terme, étayées par les autres documents, la division d’annulation considère que les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, sont donc suffisants pour prouver l’importance de l’usage de la marque enregistrée, et vont au-delà d’un simple usage symbolique, à tout le moins pour certains des produits.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l' usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
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La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque antérieure soit utilisée en tant que marque pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
En l’espèce, la majorité des documents montrent que les signes ,
GIORDANO , sont utilisés publiquement et vers l’extérieur en rapport avec certains produits et sont donc utilisés en tant que marque.
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque.
La plupart des éléments de preuve fournis, à savoir les extraits, les factures et les images
montrent le signe verbal «GIORDANO» ou les signes figuratifs
. Les signes utilisés constituent un usage de la marque antérieure car les éléments figuratifs tels que représentés ci-dessus sont décoratifs et n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque antérieure et l’élément distinctif et dominant «GIORDANO» est clairement représenté.
En revanche, l’insertion dans certains documents de l’expression «W’s all over the shirt», de
taille plus petite au-dessous de l’élément «GIORDANO» , fait référence à un slogan laudatif et est dépourvue de caractère distinctif. Quant à l’insertion de la lettre G, elle fait référence à la lettre initiale de l’élément «GIORDANO». Ces ajouts n’altèrent pas non plus le caractère distinctif de la marque antérieure. Par conséquent, la nature de la condition relative à l’usage a été satisfaite dans la mesure où l’usage du signe a été prouvé conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
En ce qui concerne l’usage pour les produits pertinents, la marque antérieure est enregistrée pour du cuir et des imitations du cuir ainsi que pour les produits en ces matières, pour autant qu’ils ne soient pas compris dans d’autres classes comprises dans la classe 18 et pour des vêtements; chapellerie; chaussures comprises dans la classe 25.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
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[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.
[Par ailleurs,] [le fait de permettre] de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie […] [doit être concilié] avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
(14/07/2005, T 126/03, Aladin, EU:T:2005:288).
Les éléments de preuve, principalement les factures et les catalogues montrent que la marque antérieure a été utilisée pour des chemises et des t-shirts pour hommes. La marque antérieure est enregistrée pour des vêtements. Il est évident que cette catégorie de produits est suffisamment large pour que plusieurs sous-catégories puissent être identifiées en leur sein. Les éléments de preuve démontrent un usage pour des chemises et des t-shirts pour hommes. Compte tenu de la finalité des produits utilisés, la division d’annulation conclut que l’usage pour ces produits relève des vastes catégories de vêtements et constitue un usage pour la sous-catégorie des vêtements pour hommes. Toutefois, aucun usage n’a été prouvé pour les autres produits compris dans les classes 18 et 25.
La division d’annulation effectue son appréciation en tenant compte des éléments de preuve dans leur ensemble et conclut que, sur la base des éléments de preuve produits, appréciés dans leur intégralité, il peut être établi que la titulaire a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent pour certains produits. Il résulte de ce qui précède que les documents produits, pris dans leur ensemble, fournissent des informations suffisantes sur l’usage sérieux de la marque antérieure, à tout le moins pour certains produits.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont les suivants:
Classe 25: Vêtements pour hommes
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Articles de lunetterie, lunettes de soleil, montures de lunettes, lunettes de louage, étuis pour lunettes et lunettes de soleil,de rechange pour tous les produits précités.
Classe 18: Valises, valises, sacs et étuis de voyage, valises, bagages; parapluies, parasols, cannes, bandoulières; pièces et parties constitutives des produits précités.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits antérieurs sont utilisés pour couvrir le corps et le protéger contre les éléments. Il s’agit également d’articles de mode.
En l’espèce, aucun lien n’a pu être établi entre les produits contestés compris dans la classe 9 et les produits de la demanderesse étant donné que leur nature et leur destination principale sont différentes. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni concurrents, ni complémentaires; En outre, bien qu’une certaine unité de style entre les vêtements compris dans la classe 25 et les lunettes comprises dans la classe 9 puisse être recherchée par certains consommateurs plus concernés par la mode, ce n’est pas un comportement du client courant de combiner esthétiquement ces produits lors de leur achat. La simple combinaison entre certains produits qui pourrait constituer un point de réflexion pour certains consommateurs (mais ce n’est pas un comportement commun sur le marché) n’est pas suffisante pour conclure à une «complémentarité esthétique» entre les produits. En outre, même si, de nos jours, les créateurs vendent également des accessoires de mode (tels que des lunettes et des bijoux) sous leurs marques, ce n’est pas la règle et ne s’applique plutôt qu’aux créateurs ayant un succès (économique). Dès lors, les produits sont différents.
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En ce qui concerne les pièces et parties constitutives pour articles de lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, lunettes amplifiantes, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, ces produits sont souvent fabriqués et/ou vendus par la même entreprise qui fabrique le produit final et s’adressent au même public d’achat. Le public peut également s’attendre à ce que le composant soit sous le contrôle du fabricant «original». La division d’annulation considère que ces produits et les produits de la demanderesse n’ont pas la même destination. En outre, ils ne sont pas distribués par l’intermédiaire des mêmes canaux, ils ne s’adressent pas au même public pertinent ou sont fabriqués par les mêmes entreprises. Ils sont donc différents.
Par conséquent, les produits contestés « lunettes, lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, lunettes amplifiantes, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, pièces et pièces depour tous les produits précités ne sont pas similaires aux produits de la demanderessecompris dans la classe 25».
Produits contestés compris dans la classe 18
Les affaires contestées sont un terme général qui englobe des produits tels que les attachés-cases, les brèves affaires et les coffrets de toilette dits «vanity cases». Ils sont similaires aux vêtements pour hommes de la demanderesse dans la mesure où ces produits coïncident habituellement par leurs producteurs et se trouvent communément dans les mêmes points de vente au détail. En outre, ils ciblent le même public pertinent. En ce qui concerne les pièces et parties constitutives pour étuis, ces produits comprennent des produits tels que des poignées et des lanières. Par conséquent, une similitude peut être constatée entre ces produits et les vêtements pour hommes antérieurs dans la mesure où ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises, être vendus dans les mêmes points de vente au détail et s’adresser au même public.
Toutefois, aucun lien n’a pu être établi entre les produits contestés valises, sacs de voyage et valises, valises, bagages; parapluies, parasols, cannes, cannes, ceintures, pièces et parties constitutives pour les produits précités et les produits de la demanderesse compris dans la classe 25, leur nature et leur destination principale étant différentes. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni concurrents, ni complémentaires; Ces produits sont différents.
En ce qui concerne le principe de complémentarité esthétique mentionné dans la décision de la chambre de recours, il ne peut être exclu que, dans certains secteurs, tels que les secteurs de la mode, du corps et du visage, des produits dont la nature, la destination et/ou l’utilisation sont différents, outre qu’ils sont complémentaires sur le plan fonctionnel, puissent être considérés comme «complémentaires esthétiquement» aux yeux du public pertinent (11/07/2007, 150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 35). Le Tribunal définit la «complémentarité esthétique» comme un lien entre les produits qui «doivent comporter un véritable besoin esthétique, en ce sens qu’un produit est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre et que les consommateurs considèrent comme habituel et normal d’utiliser ces produits ensemble» (11/07/2007, 150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 36; 20/10/2011, 214/09, Cor II, EU:T:2011:612, § 32; 25/09/2018, T 435/17, HIPANEMA (fig.)/Ipanema (fig.) et al., EU:T:2018:596, § 53). Par conséquent, les éléments suivants doivent être pris en considération:
• Le lien entre les produits est subjectif. Leur complémentarité esthétique est déterminée par les habitudes ou les préférences des consommateurs, telles qu’elles peuvent résulter des efforts de marketing des producteurs, voire de simples phénomènes de mode (27/09/2012, 357/09, Emidio Tucci, EU:T:2012:499, § 51; 12/02/2015, 505/12, B, EU:T:2015:95, § 59; 25/09/2018, T 435/17, HIPANEMA (fig.)/Ipanema (fig.) et al., EU:T:2018:596, § 53).
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• Une complémentarité esthétique peut s’appliquer lorsque les produits en cause ont une fonction esthétique commune en contribuant conjointement, par exemple, à l’image extérieure du consommateur concerné, et que le public pertinent estime habituel et normal d’utiliser les produits ensemble. Une complémentarité esthétique entre certains produits peut être constatée lorsqu’il s’agit d’un comportement de la clientèle courante consistant à coordonner esthétiquement les produits concernés, même si la manière dont les produits sont combinés est dictée par des préférences (étant donné que les produits peuvent remplir leur destination indépendamment les uns des autres).
Même en étant reconnue, la simple existence d’une «complémentarité esthétique» entre les produits ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux (27/09/2012, 39/10, Pucci, EU:T:2012:502, § 75). Pour conclure à une similitude, les consommateurs doivent considérer comme habituel que les produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (01/03/2005, 169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 63; 11/07/2007, T 150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 20/10/2011, 214/09, Cor II, EU:T:2011:612, § 34).
Toutefois, en l’espèce, la division d’annulation est d’avis que les produits contestés valises, sacs et valises, valises, bagages; parapluies, parasols, cannes, cannes, ceintures, pièces et parties constitutives pour les produits précités et les produits de la demanderesse compris dans la classe 25 ne sont pas similaires et la complémentarité esthétique ne s’applique pas.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’ adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
GIORDANO
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est celui du Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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La marque antérieure est une marque verbale composée du seul mot «GIORDANO», tandis que la marque contestée est une marque figurative composée des éléments «GIORDANO» écrits en lettres légèrement stylisées. En dessous et dans une taille plus petite, le mot «junior» est écrit en lettres minuscules. L’élément «GIORDANO» dans le signe contesté, en raison de sa taille et de sa position, est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement.
L’élément commun «GIORDANO» est un nom courant en Italie et sera perçu comme tel par une partie des consommateurs du territoire pertinent, tandis que pour une autre partie, il est dépourvu de signification. Étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits pertinents, cet élément possède un caractère distinctif moyen.
L’élément «junior» de la marque contestée est un mot anglais de base et fait référence, entre autres, à des plus jeunes années ou liés à la jeunesse ou à l’enfance. Il est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits pertinents compris dans la classe 18 étant donné qu’il fait directement référence au fait que lesdits produits sont destinés aux jeunes, comme l’affirme la demanderesse.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément commun «GIORDANO»; ils diffèrent toutefois par l’élément descriptif et non dominant «junior» de la marque contestée et par la représentation légèrement stylisée des éléments au sein de la marque contestée. Dans le cas de ladite marque, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, puisque le public lit de gauche à droite, la partie gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire l’attention du lecteur en premier. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «GIORDANO»; toutefois, la prononciation diffère par le son des lettres «junior» qui forment l’élément descriptif et non dominant de la marque contestée. Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence au contenu sémantique des mots inclus dans les deux signes. Étant donné que les signes seront associés à la même signification en raison de leur élément distinctif commun «GIORDANO» et diffèrent par des éléments non distinctifs, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel pour une partie du public.
Pour la partie du public pour laquelle «GIORDANO» est dépourvu de signification bien qu’elle attribuera une signification à «junior», étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
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Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a établi le principe essentiel selon lequel l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le principe d’interdépendance est essentiel pour l’analyse du risque de confusion.
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323).
Les produits sont en partie similaires et en partie différents et la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Comptetenu de tout ce qui précède, et en particulier du fait que les signes partagent l’élément distinctif commun «GIORDANO», il est considéré que le terme supplémentaire non distinctif «JUNIOR» inclus dans la marque contestée ne saurait neutraliser les similitudes entre les signes de nature à exclure un risque de confusion. Les consommateurs pertinents peuvent penser que les produits similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Ces consommateurs sont susceptibles de remarquer l’élément distinctif «GIORDANO» dans les deux signes, en mémorisant les marques sur la base de leur souvenir imparfait et pourraient, par conséquent, ne pas remarquer la différence entre elles, ou ils pourraient associer les marques sur la base de l’élément commun «GIORDANO» et présumer donc que la marque contestée est une sous-marque de produits liés à la marque antérieure.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque Benelux des demandeurs.
Au vu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande en nullité fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’examen se poursuivra en ce qui concerne l’allégation de mauvaise foi invoquée par les demandeurs.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
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Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Arguments des requérantes
Les requérantes font valoir que Verweij Fashion est une société de vente en gros qui conçoit et développe des vêtements, des accessoires de mode et des articles connexes et les vend à environ 1,500 détaillants à Western-Europe. Il est détenu et géré par le fils et la fille de M. A. H. Verweij, à savoir MM. Robert et Mme Karel Verweij. Abanicos Ltd. est détenue et gérée par M. A. H. Verweij. Toutefois, il s’agit de sociétés indépendantes et distinctes.
La titulaire de la marque de l’Union européenne est une société appartenant au groupeGiordano (Giordano), établi à Hong Kong, qui fabrique et commercialise des vêtements informels destinés au secteur de la mode, principalement dans des pays d’Asie du sud-est et des pays du Golfe.
La marque GIORDANO est devenue l’une des principales marques de Verweij Fashion pour une collection de recherche pour hommes et est commercialisée dans des pays tels que l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la Grande-Bretagne, l’Irlande, la Suisse et l’Autriche, en plus du Benelux.
Depuis 1989, Verweij Fashion B.V. a participé à des salons de mode internationaux au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas pour promouvoir davantage ses collections GIORDANO auprès de nouveaux détaillants et commerçants dans toute l’Europe et au-delà. Dès lors, elle a un véritable intérêt commercial à la marque GIORDANO en Europe.
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Les demandeurs expliquent que la titulaire de la MUE a eu connaissance de l’usage fait par Verweij Fashion de la marque GIORDANO et de ses droits de priorité en Europe, au moins en 1993, lorsque la titulaire a déposé une demande de marque française pour le signe GIORDANO dans la classe 25, ce qui a été contesté par le demandeur, puis retiré par la titulaire. Selon les requérants et en raison de procédures d’opposition antérieures entre les mêmes parties, la titulaire devait connaître, à tout le moins depuis 01/11/2002, l’usage fait par Verweij Fashion de son enregistrement Benelux de GIORDANO pour des vêtements de mensing au Benelux et au-delà.
Lorsque Verweij Fashion a créé et demandé l’enregistrement de la marque GIORDANO en 1989, celle-ci n’avait aucune connaissance de la marque Giordano de la titulaire en Asie. Verweij Fashion avait connaissance de l’activité du groupe Giordano à Hong Kong à la fin du mois de novembre 1990 en raison de ce qui semble être une question d’exportation de fournisseurs avec les douanes de Hong Kong. Il convient de garder à l’esprit qu’à cette époque, en novembre 1990, Verweij Fashion possédait déjà un enregistrement Benelux de la marque GIORDANO, à savoir l’enregistrement Benelux no 465 445, demandé le 11/08/1989.
En outre, les demandeurs font valoir que le 14/01/2014 (un mois avant le dépôt de la marque contestée), Verweij Fashion a appris que la titulaire souhaitait entamer une relation commerciale sous la marque GIORDANO en Europe et a reçu un courriel de sa part demandant une éventuelle coopération. Toutefois, un mois seulement après le premier courriel adressé par la titulaire de la marque de l’Union européenne à Verweij Fashion, cette dernière a déposé deux demandes de marque de l’Union européenne, à savoir «GIORDANO ladies» pour des produits compris dans les classes 9, 18, 25 et «GIORDANO junior», sur lesquelles les demandeurs se sont opposés, mais a ensuite retiré lesdites oppositions en ce qui concerne les produits compris dans la classe 18. Elle insiste sur le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée et a fourni des faits et des preuves supplémentaires pour prouver l’existence d’une relation précontractuelle ou d’une relation de nature très similaire.
Selon les demandeurs, les trois facteurs cumulés permettant de conclure à l’existence d’une mauvaise foi se présentent en l’espèce: 1.Les signes en conflit sont presque identiques et visent des produits identiques et similaires; 2. La titulaire avait parfaitement connaissance de l’usage de la marque GIORDANO en Europe par Verweij Fashion depuis 1993 au moins; 3. Une intention malhonnête de la part du titulaire existe à partir de la relation précontractuelle entre les parties avant le dépôt de la MUE.
En outre, les demandeurs considèrent qu’en déposant ses MUE, le titulaire — conscient des droits antérieurs de Verweij Fashion — tente donc également de l’empêcher d’utiliser sa marque GIORDANO en Europe de l’Ouest, où Verweij Fashion exerce déjà ses activités sans avoir enregistré de droits de marque pour GIORDANO pour des vêtements, comme au Royaume-Uni et en Espagne. À l’appui de l’argument selon lequel le titulaire avait pleinement connaissance des droits GIORDANO des demandeurs, ils font référence à l’arrêt de la Haute Cour britannique du 28/06/2018.
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Les demandeurs indiquent que les droits antérieurs de Verweij Fashion n’empêchaient pas la titulaire d’acheter, par l’intermédiaire d’une société du groupe dénommée Bluestar Exchange Germany GmbH, des enregistrements de marques portant l’élément GIORDANO pour divers pays européens antérieurs aux enregistrements de Verweij Fashion, tels que l’enregistrement international no 582 434 (acheté en 2004) et l’enregistrement international no 411 414A (achetés en 2008). Selon les demandeurs, le titulaire prétend que les deux sociétés devraient se réserver mutuellement l’utilisation de GIORDANO sur le même marché européen pour des produits identiques. Cela porterait clairement atteinte au goodwill et à la renommée de la marque GIORDANO que Verweij Fashion a construit avec soin au fil des ans et à bloquer leurs possibilités de continuer à commercialiser et à étendre leur marque GIORDANO.
À l’appui de leurs observations, les demandeurs ont produit des documents énumérés ci- dessus. Il est fait référence aux éléments de preuve produits par les demandeurs et énumérés sous la rubrique «marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires — article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, qui s’applique également à l’appréciation de l’allégation de mauvaise foi et aux éléments de preuve produits devant les chambres de recours.
Arguments de la titulaire
La titulaire explique que Walton International est une société qui a été créée en 1988 aux fins de détenir et de gérer les droits de propriété intellectuelle du groupe Giordano. Giordano Limited a été fondée à Hong Kong en 1981 et a commencé à fabriquer et à vendre au détail des vêtements de loisirs portant la marque GIORDANO à Hong Kong. Selon la titulaire, il n’est pas contesté que la marque GIORDANO et la marque Giordano ladies sont notoirement connues sur ses marchés principaux, en particulier à Hong Kong, en Chine et à Taïwan.
En raison du succès rencontré sur ses principaux marchés, le groupe Giordano a commencé à se développer en dehors de l’Asie à la fin de l’année 1990. Depuis 1997, le groupe Giordano a identifié et exploré des opportunités au sein de l’UE en concluant des accords avec des entreprises pour vendre ses produits. Depuis 2005, le groupe Giordano a mis en place une plateforme commerciale en ligne, accessible depuis et proposant la livraison de produits à un certain nombre de pays européens, dont l’Allemagne et la France. Laboutique électronique mondiale est une plateforme commerciale en ligne accessible depuis des pays, y compris ceux de l’UE, pour la vente et la promotion de produits portant la marque GIORDANO avec livraison proposés dans les États membres de l’UE. En 2014, le groupe Giordano a rejoint la plateforme commerciale en ligne d’AliExpress en tant que vendeur.
La titulaire souligne que les demandeurs n’ont fourni aucun chiffre d’affaires pour l’UE et que le seul registre public disponible (source Kompass.com) montre que Verweij a un chiffre d’affaires de 10 à 25 millions d’euros en 2017 dans un secteur générant un chiffre d’affaires de 166 milliards d’euros. Selon la titulaire, le groupe Giordano n’a pas créé la marque GIORDANO, mais l’a certainement adoptée et l’a utilisée en tant que marque sur des articles vestimentaires près de dix ans avant les demandeurs. Au cours de la procédure devant la High Court au Royaume-Uni, il a pu être constaté que les requérants ont eu connaissance de la marque GIORDANO du titulaire en 1990. Il ressort des éléments de preuve produits devant la High Court britannique que les demandeurs ont également rencontré les magasins Giordano Group GIORDANO lorsqu’ils se rendent à Hong Kong, en Inde et à Taïwan au début des années 1990. Par conséquent, la titulaire fait valoir que le dépôt de la marque contestée ne faisait que poursuivre ses efforts pour étendre ses activités en Europe.
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La titulaire insiste sur le fait que l’absence d’usage sérieux de ses marques dans l’Union européenne ne constitue pas une mauvaise foi. En fait, aucune juridiction de l’Union n’a jamais conclu qu’elle avait demandé une marque de mauvaise foi. Le dépôt de la marque contestée n’était qu’une continuation des démarches entreprises par la titulaire dans la poursuite de son objectif commercial légitime, à savoir accroître son commerce dans l’UE. Elle invoque l’affaire de la High Court britannique dans laquelle il était explicitement indiqué que, même à partir de février 2014, il aurait été clair pour les parties que l’autre ferait ce qu’elle pouvait faire pour protéger des droits. Par conséquent, aucune mauvaise foi n’a été constatée de la part du titulaire. Enfin, la titulaire affirme que les marques des demandeurs ne sont pas renommées étant donné que la demanderesse n’a jamais tenté de faire des affaires et de créer une renommée au Benelux, au Royaume-Uni et en Irlande. La titulaire considère que les arguments et les éléments de preuve supplémentaires présentés par les demandeurs en nullité à l’appui de leur recours ne démontrent pas que les parties ont été impliquées dans une relation commerciale préalable qui obligerait la titulaire de la MUE à informer au préalable les demandeurs du dépôt de la marque contestée.
À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce jointe 1: une copie de l’arrêt de la High Court du Royaume-Uni du 28/06/2018. Pièce jointe 2: a BBC Radio 4 Interview en 2009 avec Jimmy Lai, fondateur du titulaire.
Plusieurs images montrant des magasins présentant la collection Junior Giordano. Pièce jointe 3: l’accord de franchise entre Giordano Ltd et Whittard of Chelsea plc. en 1997. Pièce jointe 4: une copie d’une demande de planification 1997. Pièce jointe 5: correspondance entre M. Lau et M. David Gyle-Thompson en 1997 concernant le projet relatant Giordano au Royaume-Uni.
Pièce jointe 6: correspondance entre M. Lau et M. Waddell en 2000 concernant l’expansion européenne des produits Giordano. Pièce jointe 7: la correspondance entre M. Lau et M. Wong en 2002 concernant l’expansion européenne n’est toutefois pas mentionnée. Pièce jointe 8: plusieurs publicités qui, selon la titulaire, font référence au magazine britannique «Wallpaper» en 2002.
Pièce jointe 9: une lettre datée de 2005 du groupe Giordano, qui accepte de fournir des articles à Bogatti. Pièce jointe 10: échantillon de factures émises par Giordano Fashion in Dubai pour des fournitures à Bogatti (Bulgarie) de 2005 à 2009; Pièce jointe 11: l’accord de licence concernant l’utilisation par Bogatti de la marque Giordano en 2008;
Pièce jointe 12: plusieurs images de magasins portant la marque Giordano. Pièce jointe 13: correspondance entre M. Lau et M. Manson en 2005 concernant la stratégie de la marque Giordano.
Pièce jointe 14: discussions internes concernant les magasins actionnés directement. Pièce jointe 15: correspondance entre M. Lau et d’autres sociétés concernant des partenariats potentiels pour les produits Giordano. Pièces 16 à 19: plusieurs captures d’écran de la plateforme commerciale en ligne de Giordano Group (2005, 2014 et 2015);
Pièce jointe 20: un extrait montrant les ventes réalisées au Royaume-Uni par Giordano
Global e-shop AliExpress de 2011 à 2016; Pièce jointe 21: une correspondance en 2010 concernant la réunion de M. Chugani avec le PDG du détaillant allemand «SH Selection» pour des opportunités pour Giordano en Europe.
Pièce jointe 22: une correspondance en 2012 entre M. Ahmed et le détaillant néerlandais «Coltex» concernant les produits Giordano aux Pays-Bas.
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Pièce jointe 23: discussions sur la collaboration avec la Chelsea Colleague of Arts (Londres) en 2017 et l’université des arts à Londres en 2016. Pièce jointe 24: correspondance entre M. Chunagi et Emmtech Ltd en 2013 concernant un éventuel accord de franchise au Royaume-Uni.
Pièce jointe 25: correspondance entre M. Chunagi et la semaine de travail en 2013 en vue d’avoir un éventuel agent britannique.
Pièce jointe 26: correspondance entre M. Chunagi et M. Bamford en 2013 concernant un éventuel accord de franchise au Royaume-Uni.
Pièce jointe 27: correspondance entre M. Lau et M. Yip en 2013.
Pièce jointe 28: une correspondance datée de 2014 concernant l’organisation de réunions entre M. Loynd et des franchises potentielles.
Pièce jointe 29: l’article du CGTN, avril 2017 — «Alibaba’s AliExpress atteint 100 millions d’utilisateurs étrangers».
Pièce jointe 30: l’article du commerce de LSA liquides Consommation daté de novembre 2017.
Pièce jointe 31: l’article publié sur «www.conseilgeant.fr» daté de août 2017.
Pièce jointe 32: extraits montrant des ventes réalisées dans un établissement thermal Bai Lu à Cologne, Allemagne 2015.
Pièce jointe 33: extraits montrant des négociations concernant un partenariat potentiel avec Edouard Noëlle.
Pièce jointe 34: correspondance entre le groupe Giordano et M. Fetni en 2017 concernant l’ouverture d’un magasin à Paris.
Pièce jointe 35: plusieurs supports promotionnels et promotionnels pour le magasin Giordano en France, dont une page Facebook, un compte Instagram et un constat d’huissier certifié.
Pièce jointe 36: une campagne d’affichage extérieure sur des sites situés autour du centre commercial du Qwartz en juin 2018.
Pièce jointe 37: une campagne publicitaire sur les médias sociaux. Pièce jointe 38: le rapport français Bailiff de la visite d’un magasin en France. Pièce jointe 39: plusieurs factures du groupe Giordano à l’entité Fashion Distribution à Paris en 2018.
Pièce jointe 40: correspondance entre M. Chunagi et Triganit Group en 2015 concernant l’expansion potentielle vers l’Europe. Pièce jointe 41: une correspondance entre M. Loynd et Spartoo.com, un détaillant européen en ligne, datée de 2015.
Pièce jointe 42: plusieurs images de magasins portant la marque Giordano au Royaume-
Uni et en Espagne. Pièce jointe 43: un article espagnol daté de 2016 contenant une image de la boutique
Giordano.
Pièce jointe 44: un article et un tweet annonçant une collaboration pour le dessin du maillot de football.
Pièce jointe 45: plusieurs brochures commerciales sur lesquelles figurent GIORDANO
JUNIOR. Pièce jointe 46: 2016 World Branding Awards at Kensington Palace.
Pièce jointe 47: Des documents par télécopie datés de 1990 à 1991.
Pièce jointe 48: le rapport annuel 1991 et les tableaux enregistrant une augmentation du nombre de magasins à Hong Kong, à Taïwan et à Singapour.
Pièce jointe 49: un avis écrit de M. Anthony Tong, solicitor.
Pièce jointe 50: les arrêts français du 03/11/2017 et 07/09/2018 et leur traduction en anglais.
Pièce jointe 51: plusieurs exemples de salons professionnels pour enfants.
Pièce jointe 53: plusieurs exemples de devantures de magasins Giordano Junior.
Pièce jointe 54: la page du site web et d’Instagram de «GIOPTIC».
Pièce jointe 55: statistiques concernant le chiffre d’affaires de la demanderesse.
Pièce jointe 56: décision du 17/01/2019, 15074 C.
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Pièce jointe 57: décision du 07/09/2006, R 914/2005-1, «ELEMENT FOR LIFE/ELEMENTS».
Pièce jointe 58: un catalogue d’entreprises sur le groupe Giordano.
Pièce jointe 59: un document de Harvard Business School 1994 analysant le groupe Giordano Group.
Pièce jointe 60: un certificat d’enregistrement de la marque Giordano en Jordanie en 1982.
Pièce jointe 61: un certificat d’enregistrement de la marque Giordano à Hong Kong.
Pièce jointe 62: un témoignage de M. A. H. Verweij, fondateur de Verweij Fashion B.V., en 2018.
Pièce jointe 63: un certificat d’enregistrement de la marque Giordano Blue à Hong Kong.
Pièce jointe 64: un témoignage de M. A. H. Verweij, fondateur de Verweij Fashion B.V., en 2016, expliquant l’ histoire de la marque Giordano.
Pièce jointe 65: un certificat d’enregistrement de la marque Giordano Blue à Hong Kong.
Pièce jointe 66: un aperçu des procédures entre les parties dans différents pays.
Pièce jointe 67: un extrait montrant les 28 pays de l’UE.
La division d’annulation tiendra également compte des éléments de preuve produits par la titulaire devant les chambres de recours.
Évaluation de la mauvaise foi
Sur la prétendue relation entre les parties et la connaissance par la titulaire des signes antérieurs des demandeurs
Il ressort des arguments et des éléments de preuve produits que la demanderesse, Verweij Fashion B.V., constituait une société et qu’elle était présente aux Pays-Bas et en Belgique dans le secteur de la mode (annexe 3). Elle a commencé à exercer une activité familiale et s’est étendue à d’autres pays, à commercialiser ses produits, à participer à des salons professionnels en Europe (annexes 4 à 6) et à établir des partenaires de vente dans différents pays (annexe 27). En 1989, le signe Giordano a été enregistré au Benelux pour des produits compris dans les classes 18 et 25 par Abanicos Ltd. dont la licence est la société Verweij Fashion B.V. (annexe 1).
Il ressort également clairement des observations et des éléments de preuve que la titulaire appartient à un groupe de sociétés qui commercialisait ses produits de mode et d’accessoires sous la marque Giordano en Asie (Hong Kong, Taïwan) et au Proche-Orient depuis les années 1980 et 90 (pièce jointe 48). La titulaire admet que le groupe Giordano n’a pas créé la marque GIORDANO mais bien l’a adoptée et l’a utilisée en tant que marque sur des articles vestimentaires et elle est très rentable en termes de secteur de marché et de chiffre d’affaires. Les éléments de preuve (pièces 5 à 11 et 32 à 37) montrent également que la titulaire a tenté d’étendre ses activités en dehors de l’Asie et de tenter de commencer à vendre ses produits au Royaume-Uni, entre autres. Par exemple, elle est parvenue à un accord avec une société au Royaume-Uni en 1997 (pièce jointe 3).
Les deux parties se sont mises d’accord et il a été confirmé par les éléments de preuve que la titulaire avait connaissance de la marque des demandeurs au moins depuis 1993, date à laquelle la titulaire a déposé une demande d’enregistrement en France d’un signe Giordano, ce qui a été contesté par les demandeurs. Mais elle avait parfaitement connaissance en 2001 lorsque le demandeur Verweij s’était opposé à une demande de marque de l’Union européenne de la marque Giordano déposée par la titulaire. Il ressort des éléments de preuve que la titulaire savait que la demanderesse commercialisait le signe GIORDANO pour des vêtements masculins dans plusieurs pays du territoire européen.
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La titulaire a également fourni une série de copies de documents par télécopie datant de 1990 à 1991 (pièce jointe 47). Il ressort de ces télécopies que les requérantes ont eu connaissance de la marque GIORDANO de Walton en 1990 à Hong Kong. Les demandeurs ont confirmé qu’ils avaient connaissance des activités du groupe Giordano à Hong Kong à la fin du mois de novembre 1990 en raison de ce qui semble être une question d’exportation de fournisseurs avec les douanes de Hong Kong. Elles indiquent également que, dans la mesure où elles n’avaient aucun intérêt à entrer sur le marché asiatique, elles n’ont pas considéré la marque de la titulaire comme un problème. En outre, les parties se connaissent dans la mesure où elles sont impliquées dans de nombreuses procédures dans de nombreux pays européens devant les offices nationaux et les juridictions dans lesquelles elles cherchent toutes deux à protéger leurs droits.
Les demandeurs font valoir que la connaissance est l’un des facteurs permettant de conclure à la mauvaise foi, mais il convient de noter que, comme indiqué dans la jurisprudence, le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que le demandeur en nullité utilise un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion peut apparaître ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, il convient également de tenir compte des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt.
Devant les chambres de recours, les demandeurs ont insisté sur le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée et ont produit des faits et preuves supplémentaires afin de prouver l’existence d’une relation précontractuelle ou d’une relation de nature très similaire.
En outre, il a été prouvé que la titulaire a contacté les demandeurs en vue d’une coopération potentielle le 14/01/2018 (annexes 14 à 15), à laquelle les demandeurs ont répondu en demandant davantage d’informations. Un mois après, soit le 18/02/2014, la titulaire a déposé la marque contestée. Les requérantes admettent que les parties ne sont parvenues à aucun accord.
Les demandeurs ont produit des preuves de l’échange de courriers électroniques: Lesannexes 14 à 15 comprennent plusieurs courriels envoyés par M. Chugani directeur exécutif de Giordano International en janvier 2014 à l’une des requérantes en vue du lancement d’une éventuelle coopération; L’annexe 16 contient un courriel de Verweij Fashion daté du 24/01/2014 en réponse au courriel du groupe Giordano du 14/01/2014 demandant des informations supplémentaires; Annexe 17: un courriel de Verweij Fashion daté du 26/03/2014 en réponse au courriel du groupe Giordano du 24/01/2014 présentant la société.
Les autres éléments de preuve produits devant les chambres de recours sont également plusieurs courriels qui sont datés après la date de dépôt: A3: Courrier électronique de M. Ishwarenze Chugani daté du 01/04/2014, adressé à l’un des requérants, dans lequel il exprime son plaisir de rencontrer une éventuelle coopération mutuelle; A4: Courrier électronique de Mme Karel Verweij du 02/04/2014, adressé à M. Ishwareng Chugani, confirmant sa disponibilité à se réunir; A5: Courriers électroniques de M. Ishwarning Chugani datés de 4 et du 30/06/2014, adressés aux requérantes indiquant simplement qu’il pourrait y avoir des domaines de coopération possibles entre les deux entreprises et discuter de manière plus approfondie et présenter son magasin à Macau ainsi que confirmer sa présence à Hong Kong à une certaine date; A6: Courrier électronique de Mme Karel Verweij du 27/05/2015, adressé à M. Ishwareng Chugani, dans lequel il expose les dangers et inconvénients d’une éventuelle coopération.
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Selon les requérantes, il existait une relation précontractuelle qui créait un lien étroit entre les parties. Toutefois, la division d’annulation considère que, d’après les éléments de preuve produits, à savoir les échanges de courriers électroniques entre les parties, il n’existe pas de preuve claire qu’une relation commerciale a été établie. Même si ces courriels sont de simples indices de plusieurs contacts au sein des parties en vue d’établir une coopération commerciale, il n’existe aucune preuve concluante que les parties impliquées dans une relation commerciale préalable qui imposent à la titulaire l’obligation d’informer au préalable les demandeurs du dépôt de la marque contestée.
Les requérantes indiquent que la correspondance et les réunions entre Walton et Verweij Fashion donnent l’impression que les parties souhaitent parvenir à un accord. Bien que la correspondance et les réunions soient postérieures à la date de dépôt de la marque contestée, elles démontrent que, au moment du dépôt de la marque contestée, Verweij Fashion pouvait raisonnablement présumer qu’il existait une relation précontractuelle entre les parties.
Premièrement, la division d’annulation observe que, pour qu’une déclaration en nullité soit prononcée sur la base de la mauvaise foi, il ne doit y avoir aucun doute quant aux intentions malhonnêtes de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt. Il incombe aux demandeurs de prouver le bien-fondé des faits sur lesquels ils fondent leur allégation, en particulier en ce qui concerne l’hypothèse selon laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de manière malhonnête lors du dépôt de la MUE. Dès lors, l’existence d’une relation entre les parties doit être réelle et non fondée sur l’impression et les suppositions formulées par les requérantes.
Dans ses observations devant les chambres de recours, les demandeurs renvoient à l’arrêt du 05/05/2017, T-132/16, «VENMO», à l’appui de leur allégation. Dans cet arrêt, il est démontré qu’une lettre et une réunion peuvent suffire à accepter une relation précontractuelle constituant une mauvaise foi, mais aussi parce qu’elles démontrent que, comme en l’espèce, des éléments de preuve postérieurs à la date de dépôt de la marque contestée peuvent servir à démontrer les intentions malveillantes du titulaire de la marque à la date de dépôt de la marque contestée.
Eneffet, des faits et des preuves postérieurs à la date de la demande peuvent être utilisés pour interpréter l’intention du titulaire au moment du dépôt de la MUE. Toutefois, cet arrêt n’est pas comparable au cas d’espèce dans la mesure où, dans cette affaire, les parties se sont rencontrées, avant la date de dépôt, pour étudier la possibilité d’une solution commerciale à l’affaire et peu après la réunion que le titulaire a déposé la marque contestée alors que, en l’espèce, les courriels avant la date de dépôt ont été envoyés pour rencontrer potentiellement et lorsque les parties se sont rencontrées, après la date de dépôt, elles se contentent d’étudier la possibilité de coopérer et seulement 1 ans après la date de dépôt, elles ne sont parvenues à aucun accord. Par conséquent, aucune intention malhonnête de la part de la titulaire n’a été constatée au moment du dépôt de la marque contestée. En outre, en l’espèce, le titulaire avait déjà établi des activités commerciales sous la marque GIORDANO et le dépôt de la marque contestée peut être considéré comme une simple intention d’extension de ses activités, alors que, dans l’autre affaire, le titulaire n’avait jamais utilisé la marque en cause, ni avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée, ni après celle-ci.
Intentions de détourner les droits des demandeurs
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Il y a mauvaise foi lorsque la titulaire de la MUE entend, par l’enregistrement, mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel elle entretenait des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout type de relation où la bonne foi s’applique et impose au titulaire de la MUE l’obligation de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).
La question essentielle est donc de savoir si la relation entre les parties a créé un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est équitable d’attendre de la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’elle ne dépose pas indépendamment une demande de marque de l’Union européenne identique sans donner au demandeur en nullité des informations préalables et un délai suffisant pour agir contre la marque de l’Union européenne contestée (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARON’S, § 23).
En l’espèce, d’après les observations et les éléments de preuve présentés, la relation alléguée n’est pas suffisamment étroite. Il pourrait exister une raison commerciale pour que la titulaire de la marque de l’Union européenne enregistre la marque contestée, ce qui ne saurait mener à la conclusion immédiate que la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée. Étant donné que la relation précontractuelle n’a pas été suffisamment démontrée, il ne saurait être considéré que les demandeurs ont établi que la titulaire de la marque de l’Union européenne s’est écartée des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Parconséquent, le titulaire n’était tenu par aucune obligation légale ou morale.
Les demandeurs considèrent également qu’en déposant ses MUE, le titulaire — conscient des droits antérieurs de Verweij Fashion — tente donc également de les empêcher d’utiliser leur marque GIORDANO en Europe de l’Ouest, où Verweij Fashion exerce déjà ses activités sans avoir enregistré de droits de marque pour GIORDANO pour des vêtements, comme au Royaume-Uni et en Espagne.
Si le demandeur utilise un signe identique, le fait que les signes soient identiques n’établit pas la mauvaise foi du titulaire de la MUE, en l’absence d’autres facteurs pertinents (01/02/2012, 291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90).
À cet égard, les éléments de preuve produits par la titulaire montrent qu’elle avait tenté de créer une part de marché en Europe par le biais de partenariats avec des partenaires locaux ou d’accords de licence sur l’utilisation de ses marques Giordano. Par conséquent, elle utilisait sa marque depuis plus de dix ans et qu’au moment du dépôt de la MUE, elle avait déjà commencé à utiliser sa marque sur un certain nombre d’autres territoires sur le marché de l’Union européenne. Dans cette perspective, il ne saurait être conclu que le seul objectif de la titulaire était d’empêcher les demandeurs d’utiliser leur marque sur le marché.
Ilconvient également de tenir compte du fait que le système de la MUE est un système de «premier fichier», ce qui signifie que la propriété d’une MUE n’est pas acquise par une adoption et un usage préalables, mais par un enregistrement antérieur. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne était libre de demander la marque contestée afin de protéger et de renforcer davantage ses droits de marque au niveau européen. L’intention principale et préalable de la titulaire de la MUE était de protéger ses droits de marque à l’échelle européenne et non d’empêcher les demandeurs en nullité d’utiliser leur signe. Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas seulement exercé ses activités dans un ou deux États membres, mais dans plusieurs pays européens, ce qui est plausible pour la raison pour laquelle elle souhaitait déposer une marque de l’Union européenne.
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Il convient également de noter que l’enregistrement d’un signe prétendument similaire ne constitue pas une indication claire d’une intention abusive ou frauduleuse. Il s’agit plutôt d’une indication que la titulaire de la MUE avait l’intention d’utiliser sa marque sur le marché conformément aux fonctions de la marque énoncées dans le RMUE. En outre, pour les conflits avec des signes similaires, le RMUE prévoit une solution différente au titre de l’article 60 du RMUE, à savoir les «causes de nullité relative». Pour cette seule raison, l’affaire ne saurait être rattachée à la notion de «mauvaise foi»( 14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK, § 19).
Aux fins de l’appréciation globale, la division d’annulation conclut que les éléments de preuve produits n’indiquent pas que la seule intention de la titulaire au moment du dépôt de la MUE était de créer un obstacle pour les demandeurs d’utiliser leur marque, mais plutôt de protéger une marque en soi qui était déjà utilisée sur le marché européen.
Par conséquent, l’allégation de mauvaise foi au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE est rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ Michaela Simandlova ANA Muñiz RODRIGUEZ Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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