DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 153 465
Bimbo Donuts Iberia S.A., Calle Cigoitia no 1, Pol. IND. Las Mercedes, 28022 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, 08021 Barcelona (représentant professionnel)
un g a i ns t
XO Donut Kft., Üllői út 283., 1195 Budapest, Hongrie (partie requérante), représentée par Ildikó Hennelné Komor, Széchenyi István tér 7-8. C1 Tower, 1051 Budapest (Hongrie) (mandataire agréé).
Le 13/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 153 465 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 474 222 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 25/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 474 222 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
espagnole no 3 670 327 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.

---

Décision sur l’opposition no B 3 153 465 Page sur 2 11
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 670 327 de l’opposante;
En outre, l’examen commencera par analyser le degré de caractère distinctif de la marque antérieure et la revendication de renommée de celle-ci, respectivement, dans la mesure où cette question a été soulevée par la demanderesse dans ses observations.
a) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent en Espagne en ce qui concerne certains des produits pour lesquels elle est enregistrée, à savoir la pâtisserie, la boulangerie et la confiserie.
Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante a notamment produit les éléments de preuve suivants:
Un rapport rédigé par le D^r Coloma Lleal Galcerán, professeur de l’histoire de la langue espagnole dans le département de la Philologie Hispanique de l’université de Barcelone (Espagne), daté du 12/06/2002, dans lequel le notifiant analyse les aspects étymologiques, lexicographiques et communicatifs du mot «DONUT» auprès du public espagnol. Le rapport indique, entre autres, que le mot «DONUT» a été introduit pour la première fois sur le marché espagnol en 1962, à savoir comme produit commercial, un «gâteau de pâte sucrée et frite, souvent en forme d’anneau», proposé par une entreprise particulière (l’opposante). Le rapport relève en outre que le mot «DONUT» est aujourd’hui défini comme un nom commercial dans divers dictionnaires espagnols, et non comme un terme d’usage général adopté dans la langue espagnole.
Une copie de l’arrêt du 18/04/2007, 333/04 mentale-T 334/04,-House of Donuts, EU:T:2007:105, qui a confirmé le refus des marques de l’Union européenne no 474 486 et no 938 670 en raison de l’existence d’un risque de confusion [12/05/2004, R 1036/2001-4, HOUSE OF DONUTS OF DONUTS «THE FINEST AMERICAN PASTRIES» (MARQUE FIG.MARK)/DONUT, DONUTS et al.; 12/05/2004, R 1034/2001-4, HOUSE OF DONUTS (MARQUE FIGURATIVE)/DONUT, DONUTS et al.
Rapport publié par l’opposante concernant le réseau de vente de produits sous la marque «DONUTS», contenant des références à la popularisation commerciale et à l’expansion de la marque en Espagne sur le plan territorial, en particulier en ce qui concerne les locaux physiques où les produits sont vendus, et les distributeurs de

---

Décision sur l’opposition no B 3 153 465 Page sur 3 11
produits «DONUTS». Le document indique qu’il y a plus de 2 800 points de vente «DONUTS» en Espagne.
Article intitulé «Símbolos Empresariales que no Tienen precio» («marques commerciales sans prix»), publié dans le magazine Actualidad Económica (juillet 2001). Les commentaires de l’article sur un rapport du groupe Young indirects Rubicam, dans lequel les principales marques espagnoles ont été classées; la marque de l’opposante «DONUTS» a été classée en 55e position.
Extraits du livre intitulé Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas (commentaire de la loi espagnole sur les marques 17/2001), publié en 2002 par M. Manuel Lobato, professeur de droit commercial auprès de l’université autonome de Madrid, dans lequel l’auteur fait référence à la marque «DONUTS» de l’opposante, exploitée sur le marché espagnol, en tant que marque distinctive et ayant acquis un caractère distinctif élevé auprès du public.
Extraits du livre intitulé Las Marcas Renombradas Españolas (Well-Known Spanish Trade Marks), co-publié par McGraw-Hill et l’association espagnole de marques notoirement connue en 2002. Les extraits contiennent des informations sur les «marques dominantes des entreprises appartenant au «forum espagnol des marques renommées» citées par les directeurs des offices économiques et commerciaux espagnols à l’étranger». La marque de l’opposante «DONUT» occupe la 36e position parmi les principales marques espagnoles.
Extraits du livre Qué Hay en una Marca? UN viaje al interior de 60 máquinas de signification, seducir y vender (Qu’est-ce que se trouve dans une marque? Un voyage à l’intérieur de l’année 60 signifiant «arrivée et […] vente de machines») publié en 2002 par M. Miguel Ángel Gómez Jiménez. Le livre contient, entre autres, une section consacrée à la marque de l’opposante, à savoir «DONUTS: solaire una déitateur» (signifiant «DONUTS: une déesse solaire»).
Extraits du livre Topbrands: El libro de las grandes marcas en España, Volumume I (signifiant Topbrands: Le livre des grandes marques en Espagne, Volume I), publié par le conseil de Brand en 2002 et contenant, entre autres, des références à l’image de marque et à la renommée de l’opposante en Espagne. Le livre indique ce qui suit: «On peut dire que DONUTS® est un marché en soi puisque, en raison de ses caractéristiques, il n’a pas de concurrents en Espagne. Les plus de 500 millions de DONUTS® vendus chaque année dans notre pays rendent bien compte de sa notoriété et de son acceptation par les consommateurs». «Aujourd’hui, presque tous les Espagnols (99,7 %) connaissent DONUTS®, neuf sur dix identifient correctement le logo et 72 % d’entre eux perçoivent DONUTS® comme une marque identifiant un produit unique.»
Deux articles publiés dans les journaux espagnols El Mundo — intitulés «Donuts para medio mundo» (signifiant «Donuts pour la moitié du monde»), datés du 23/04/2000
— et El Periódico — intitulé «La fórmula Secreta del donut» (signifiant la formule secrète du «donut»), datés du 24/02/2004 — fournissant des informations sur les ventes de l’opposante sur le marché intérieur (espagnol).
Des rapports contenant des chiffres de dépenses publicitaires et des chiffres de vente vérifiés pour, entre autres, la marque «DONUTS» de l’opposante, publiés par KPMG et concernant les périodes suivantes: 1985-1999, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005.
Un article intitulé «La clave está en sorprder» (signifiant «La clé est que vous êtes surprise»), publié dans le magazine Actualidad Económica, daté du 31/03/2003,

---

Décision sur l’opposition no B 3 153 465 Page sur 4 11
dans lequel est faite la référence suivante à la marque de l’opposante «DONUTS»: «Beaucoup de temps s’est écoulé depuis la diffusion de cette publicité mythique mais l’objet de la marque est resté inchangé: de s’attacher à l’esprit des consommateurs».
Des copies de décisions rendues par l’Office dans le cadre de procédures d’opposition et d’annulation, ainsi que d’arrêts du Tribunal et de la Cour suprême espagnole, datant de 2005 à 2012. Dans l’ensemble, la jurisprudence présentée par l’opposante met l’accent sur plusieurs affaires dans lesquelles les marques «DONUTS» et «DONUT» de l’opposante ont été examinées et leur renommée pour la pâtisserie a été confirmée.
Rapports produits par les agences Focus Media, Mediaedge et Optimum Media directions concernant le total des dépenses publicitaires de la marque «DONUTS» en Espagne, entre autres, au cours de la période 2015-2020 (sur la base de sources telles que Media Monitor, Marktest et GfK), ainsi qu’un document produit par l’opposante et détaillant le montant total des dépenses publicitaires pour la période 01/01/2010-31/12/2014, soit plus de 12 millions d’EUR, pour l’année 2015, soit plus de 3 millions d’EUR; pour 2016 — plus de 3 millions d’EUR pour 2018 et 2019 — plus de 2,2 millions d’EUR pour 2020 — plus de 3,4 millions d’EUR; il s’agissait notamment de dépenses relatives à divers outils de marketing tels que la télévision et les magazines, la couverture de presse, la conception d’emballages, les promotions, les études de marché, etc.
Des certificats émis par Nielsen à la demande de l’opposante et concernant le montant total des ventes (en unités et chiffres d’affaires) sous la marque «DONUTS», comprenant des informations sur la période pertinente, allant de 2011 à 2020. À titre d’exemple, les ventes de produits «DONUTS» de l’opposante en Espagne en 2017 sont réputées s’élèvent à plus de 55 millions d’euros et à plus de 89 millions d’EUR en 2020.
Divers articles, publiés dans les médias espagnols et étrangers, concernant la marque antérieure «DONUTS», datant pour la plupart de la période comprise entre 2000 et 2011.
Des clips de publicités télévisées (datées principalement de 2006 à 2009) et d’autres supports publicitaires issus de campagnes plus récentes (datées de 2016 à 2018),
sur lesquels se concentre principalement la marque de l’opposante .
À titre surabondant, il convient de préciser que tous les éléments de preuve énumérés ci- dessus étaient accompagnés de traductions en anglais.
Conclusions
Les éléments de preuve analysés dans leur ensemble présentent une image objective du produit commercialisé avec succès de l’opposante au cours des dernières décennies. Il peut
en être déduit que la marque a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée, notamment par des investissements dans les médias publicitaires, de marketing et de communication. Il convient de noter que l’opposante a réussi à «implanter commercialement» sa marque sur le territoire de l’Espagne, notamment en utilisant un grand réseau de distribution et en maintenant une présence continue avec des campagnes télévisées, Internet, des communiqués de presse, des manuels d’emballage, des

---

Décision sur l’opposition no B 3 153 465 Page sur 5 11
promotions, des études de marché, etc., depuis les années 1960 jusqu’à aujourd’hui. En effet, les dépenses de marketing mentionnées par l’opposante et les chiffres de vente fournis dans des rapports financiers vérifiés servent à démontrer les efforts financiers de l’opposante au cours des années pour commercialiser son produit sous sa marque
principale. En conséquence, il est aujourd’hui généralement connu sur le marché espagnol, où il jouit d’une position solide en tant que marque connue pour un produit de confiserie/pâtisserie particulier. Cette conclusion a également été étayée par diverses sources indépendantes, en particulier dans divers extraits de presse et références dans des livres et études, où le succès commercial de la marque antérieure a été examiné et analysé. En outre, les parts de marché démontrées par les études de marché et les études de notoriété et de reconnaissance réalisées montrent sans équivoque que la marque
a connu un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent au cours d’une certaine période (avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne) et a acquis un pouvoir de vente acquis au fil des ans. À titre d’exemple, d’après certaines études et références médiatiques présentées, la marque «DONUTS» jouissait d’une reconnaissance supérieure à 90 % sur le marché pertinent 15 ans avant le dépôt de la demande de MUE en question. En outre, la marque occupe la 55e position dans la liste des 100 marques espagnoles les plus appréciées.
La division d’opposition observe que les éléments de preuve de l’opposante sont, dans une large mesure, dépassés, étant donné qu’ils se rapportent principalement à la période des 20 dernières années (en particulier jusqu’au 2004/2005). Par conséquent, les conclusions de la division d’opposition concernant la période plus proche du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ne sauraient être si précises et concluantes en ce qui concerne les chiffres exacts relatifs aux parts de marché et les tendances de suivi dans la perception de la marque par le public pour la période plus récente, à savoir la période plus proche de la date de dépôt de la demande pour laquelle la protection est demandée.
Toutefois, dans ses observations, l’opposante s’appuie également sur des informations actualisées contenant des chiffres de ventes solides pour la période pertinente 2011-2020, ainsi que sur des dépenses publicitaires et des exemples de campagnes promotionnelles récentes (notamment pour 2019 et 2020). Le fait que, dans ses observations, l’opposante examine de nombreux moyens de faire respecter ses marques devant les juridictions nationales ou européennes doit également être dûment approuvé et accordé un certain poids, étant donné qu’il s’agit d’un indicateur incontestable des efforts économiques déployés par l’opposante pour protéger ses activités principales et ses marques.
Il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à la date de dépôt/de priorité de la demande de MUE, alors que toute perte de renommée ultérieure incombe à la demanderesse de revendiquer et de prouver. En pratique, un tel événement serait plutôt exceptionnel, puisqu’il présuppose un changement spectaculaire des conditions du marché sur une période relativement courte. Néanmoins, lorsque la période s’est écoulée entre certains des éléments de preuve de l’usage et le dépôt de la demande de MUE, il peut être nécessaire de tenir compte des changements dans les habitudes et les perceptions des consommateurs. À titre surabondant, il convient de relever, en l’espèce, que la requérante n’a pas contesté la renommée de la marque antérieure.
Par conséquent, la division d’opposition considère que les observations de l’opposante, corroborées par certaines de ses sources diverses, indépendantes et pertinentes, étayent la
conclusion selon laquelle la marque de l’opposante a conservé une certaine position dans le secteur commercial pertinent et est également largement reconnue par le

---

Décision sur l’opposition no B 3 153 465 Page sur 6 11
public espagnol pertinent en ce qui concerne les produits de confiserie, de boulangerie et de pâtisserie, à savoir les noix de douilles comprises dans la classe 30 sur le territoire de l’Espagne à l’heure actuelle.
b) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants et pour lesquels la marque antérieure jouit d’une reconnaissance auprès du public pertinent:
Classe 30: Produits de confiserie, de boulangerie et de pâtisserie, à savoir beignets.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 30: Pâtisseries fraîches; gâteaux; DOUGHNUTS; bonbons; pâtisserie
Classe 43: Services decafés; services de restauration en aliments et en boissons.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il convient de rappeler d’emblée que la classification de Nice sert uniquement à des fins administratives. Par conséquent, les produits/services énumérés dans différentes classes ne sont pas nécessairement considérés comme différents (16/12/2008, T-259/06, Manso de Velasco, EU:T:2008:575, § 30-31).
Produits contestés compris dans la classe 30
Beignets contestés; les pâtisseries sont contenues à l’identique ou incluent les produits de l’opposante; toutefois, une dissection artificielle ne peut être constituée pour décomposer ces catégories de produits. Par conséquent, ils sont identiques.
Bonbons contestés; pâtisseries fraîches; les gâteaux sont au moins très similaires aux produits de l’opposante dans la mesure où ils coïncident au moins par leur nature en tant que produits de boulangerie, par exemple en ce qui concerne la satisfaction des mêmes besoins nutritionnels que les en-cas, les canaux de distribution, le public cible et l’origine.

Services contestés compris dans la classe 43
En principe, le simple fait que des aliments et des boissons soient consommés dans un restaurant ne constitue pas une raison suffisante pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux (09/03/2005, T-33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 45; 20/10/2011, R 1976/2010-4, THAI SPA/SPA et al., § 24-26). Toutefois, dans certaines situations, ces produits et services peuvent être complémentaires (04/06/2015,-562/14, YOO/YO, EU:T:2015:363, § 25, 27; 17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152, § 52; 15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 46). En particulier, les produits et les services complémentaires sont ceux qui sont indispensables ou importants pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.
En l’espèce, la réalité du marché montre que les cafés non seulement peuvent proposer des confiseries et des produits de boulangerie, mais peuvent être spécialisés dans la fourniture

---

Décision sur l’opposition no B 3 153 465 Page sur 7 11
au public de tels produits. Par conséquent, les consommateurs croiront que les produits en cause proviennent de la même entreprise. Ainsi, un faible degré de similitude peut être établi entre les produits de l’opposante et les services de café contestés. Pour les mêmes motifs, il existe un faible degré de similitude avec la restauration pour les aliments et boissons contestés. Ces produits et services sont complémentaires et proposés aux mêmes consommateurs, provenant du même opérateur économique.

c) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public.
Les produits en cause font l’objet d’un comportement d’achat habituel (par exemple, des pâtisseries pour le petit-déjeuner). De telles décisions d’achat concernent, par exemple, des produits peu onéreux achetés quotidiennement (15/06/2010, 547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 43). Dès lors, le niveau d’attention lors de l’achat des produits pertinents peut varier de faible à moyen, en fonction du prix des produits/services et de la fréquence de leur achat.
d) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il est mentionné d’emblée que la marque de l’opposante porte l’élément négligeable «marca reg.» dans son coin supérieur droit. Cet élément serait équivalent aux indications «TM» ou «®» utilisées dans le commerce et ne sert qu’à des fins d’information, c’est-à-dire pour indiquer que le signe est une marque enregistrée. Néanmoins, cet élément n’a pas de fonction de marque et son impact sur l’appréciation ci-dessous n’en est pas.
Prenant acte des observations de la requérante selon lesquelles les marques antérieures sont génériques et qu’il existe de nombreuses autres marques contenant les éléments

---

Décision sur l’opposition no B 3 153 465 Page sur 8 11
«DONUT/S» (auxquelles elle joint une liste de leurs enregistrements), ce qui est le raisonnement de la requérante au point 1.2 de ses observations, la division d’opposition rappelle tout d’abord la «présomption de validité» dont bénéficient les marques nationales. En effet, la Cour a précisé, dans son arrêt du 24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41, que «dans une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la validité des marques nationales ne peut être mise en cause». La Cour a ajouté qu’ «il convient de relever que la qualification d’un signe comme descriptif ou générique équivaut à nier son caractère distinctif». En outre, il convient de noter que l’existence d’autres marques consistant en, ou contenant, les mêmes éléments constitutifs dans le registre n’est pas concluante en soi sur les tendances du marché et ne reflète pas nécessairement la réalité du marché. Ces éléments de preuve ne permettent donc pas de conclure que les marques sont devenues génériques. Enfin, en ce qui concerne les autres motifs absolus examinés par la demanderesse, la division d’opposition observe que ceux-ci ne relèvent pas du champ d’application de la présente procédure, dans le cadre de laquelle l’objet (dans le cadre du présent examen) est de savoir si un risque de confusion peut être établi entre les signes en conflit.
En effet, comme il a été déduit des matériaux analysés dans la section précédente, en ce qui concerne le consommateur espagnol, le mot «donuts» a été introduit sur le marché espagnol par l’opposante dans les années 1960, comme faisant référence à un produit alimentaire innovant précédemment inconnu. Même si l’élément verbal «DONUTS» dérive du terme anglais «doughnuts» (c’est-à-dire un petit gâteau de pâte sucrée généralement en forme d’anneaux), ce fait n’était pas connu des consommateurs espagnols, qui le percevaient comme un mot imaginaire, qui n’existe pas en espagnol, de sorte que son pouvoir distinctif et attractif ne saurait être remis en cause lors de la désignation de ces produits sur le marché. En effet, la prétendue compréhension du mot «donut/s» comme désignant un produit particulier par une partie des consommateurs espagnols résulte principalement de la popularité et de l’importance de la marque sur le marché espagnol.
Des conclusions similaires ont en effet été soutenues par les chambres de recours et par le Tribunal de l’Union européenne dans un certain nombre de décisions, dont certaines ont été mentionnées par la partie elle-même. À titre d’exemple, dans un premier temps, conformément à l’arrêt 18/04/2007 — T 334/04, House of Donuts, EU:T:2007:105, § 48, le mot «donuts» n’est pas considéré comme le nom générique de «doughnuts» en espagnol. En outre, selon le même arrêt (§ 53) et l’arrêt du 10/10/2012, 569/10, Bimbo Doughnuts, EU:T:2012:535, § 63, le degré de familiarité du public espagnol avec la langue anglaise est généralement considéré comme faible. La perception de la marque «DONUTS» a également été examinée et confirmée par les chambres de recours dans la décision plus récente du 15/11/2018, R 658/2018-4, DON/Donut et al., § 60, § 65. À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition reconnaît que, compte tenu de la réalité du marché de nos jours, il ne peut être exclu que le mot «DONUT/S» puisse être utilisé occasionnellement en tant que nom générique pour désigner des produits de même nature que celui produit par l’opposante, de sorte que son degré de caractère distinctif peut effectivement être affecté. Néanmoins, comme l’ont confirmé les chambres de recours dans la décision du 25/10/2016, R 20/2016-4, CROIDONUT/donuts (fig.) et al., si l’on devait indiquer une faiblesse quelconque de la marque antérieure, cela aurait été plus que compensé par le caractère distinctif acquis par l’usage de son signe par l’opposante [R 20/2016-4, CROIDONUT/donuts (fig.) et al., § 31]. Par conséquent, en l’absence d’arguments convaincants susceptibles de modifier la suite de ces conclusions, la division d’opposition ne peut adopter un autre point de vue, mais présumer que le mot «donuts» est distinctif pour l’ensemble des produits en cause pour au moins une partie des consommateurs espagnols.
Lesigne contesté se compose de l’élément verbal «DONUT» et d’un autre élément que la demanderesse prétend être «XO», à savoir une référence couramment utilisée aux «hugs and kisses» dans les médias sociaux (https://en.wikipedia.org/wiki/Hugs_and_kisses).

---

Décision sur l’opposition no B 3 153 465 Page sur 9 11
Toutefois, la division d’opposition est d’avis que cette expression particulière n’est pas aussi courante dans les médias sociaux espagnols et qu’une partie significative du public ne la connaîtra pas. Par conséquent, pour cette partie du public, cet élément ne sera pas facilement lisible en raison de sa forte stylisation et sera très probablement perçu comme un élément figuratif présentant un caractère abstrait et distinctif.
En tout état de cause, les signes composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Par conséquent, l’impact de cet élément est néanmoins considéré comme inférieur à celui de l’élément verbal. En outre, le fond noir sur lequel les éléments sont placés ne présente pas de caractère distinctif étant donné qu’il s’agit simplement d’une forme et d’une couleur banales.
Le mot «DONUT» est un mot dépourvu de signification en soi pour les consommateurs espagnols et distinctif à un degré normal en tant que tel; elle peut tout au plus être associée à la marque «DONUTS», comme indiqué dans le dictionnaire espagnol de la Real Academia Española, disponible à l’adresse https://dle.rae.es/d%C3%B3nut, le 08/12/2022, et faire allusion, dans une certaine mesure, à la nature des produits fabriqués ou des services proposés dans le signe contesté.

Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «DONUT *» et leurs sons. Les signes diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté et son fond, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure, ainsi que par la lettre supplémentaire «S» de la marque antérieure et les sons. Ils diffèrent également par la stylisation des lettres des marques. Par conséquent, dans leur ensemble, les signes sont considérés comme similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.

Sur le plan conceptuel, conformément à l’arrêt du 10/03/2016, T-160/15, EU:T:2016:137, un lien conceptuel entre les signes ne peut être établi que dans la mesure où les consommateurs associent le signe contesté comme étant composé d’un élément figuratif (perçu comme dépourvu de signification) et d’une référence à la marque notoirement connue de l’opposante qui serait la conséquence directe de la renommée de la marque antérieure dans le domaine des produits de confiserie et de boulangerie. Dans le cas contraire, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut

---

Décision sur l’opposition no B 3 153 465 Page sur 10 11
être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Le niveau d’attention varie de faible à moyen, la marque antérieure étant considérée comme jouissant d’une reconnaissance pour les produits de confiserie et de pâtisserie, à savoir les beignets (couverts par les produits compris dans la classe 30 visés par la section Comparaison des produits et services de la présente décision). Il s’agit d’un facteur qui a été dûment pris en compte dans la présente décision.
Les signes en conflit sont considérés comme similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, étant donné que le seul élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté («DONUT *»), bien qu’avec une consonne manquante «S». En outre, cet élément a le rôle d’un élément individuel qui sera saisi par les consommateurs espagnols dans le signe contesté, malgré sa position secondaire. Les éléments supplémentaires des signes ont été considérés comme ayant une incidence secondaire ou seulement banale ou décorative.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Eneffet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En particulier, les consommateurs peuvent facilement penser que la marque nouvellement établie, par exemple pour offrir des cafés ou des services de traiteur, est économiquement liée à l’entreprise de l’opposante et vendra ses produits.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de
l’enregistrement de la marque espagnole no 3 670 327. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que le droit antérieur examiné ci-dessus conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
De même, étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

---

Décision sur l’opposition no B 3 153 465 Page sur 11 11
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina Sofía Manuela RUSEVA SENERIO LLOVET SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.