DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 49 100 (INVALIDITY)
Francesco Laurieri, Via G. Agnelli, Z.I. La Martella, SNC, 75100 Matera, Italie (partie requérante), représentée par Marks émetteurs Us Lawyers, Marcas y Patentes S.L.P, Ibáñez de Bilbao 26, 8° dcha, 48009 Bilbao (Vizcaya), Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Luigi Zaini S.P.A., Via Carlo Imbonati, 59, 20159 Milan, Italie (titulaire de la MUE), représentée par Bianchetti indirects MINOJA Srl, Via Plinio, 63, 20129 Milan (Italie) (représentant professionnel).
Le 30/05/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 11/03/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque
de l’Union européenne no 15 677 181 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 359 968 «SCROCCHI» (marque verbale), à l’égard de laquelle la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE; L’enregistrement de la MUE no 11 860 087 «SCROCCHIETTE» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 860 211 «SCROCCHIARELLE» (marque verbale), à l’égard desquels la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La demanderesse a également invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi).
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES

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Dans ses observations du 12/03/2021, le demandeur a fait valoir qu’il existait un risque de confusion, incluant un risque d’association, étant donné que les produits étaient identiques ou très similaires et que les signes étaient similaires. En particulier, la partie la plus distinctive de la marque de l’Union européenne contestée était le mot «Crockki», étant donné que «Zaini» était la dénomination sociale de la titulaire de la marque de l’Union européenne et que «1913» faisait référence à la date de création de la société. Le mot «Crockki» était clairement séparé des autres éléments du signe et cet élément seul avait été déposé en Italie par la titulaire de la marque de l’Union européenne en 2018. En raison de leurs similitudes visuelles et phonétiques, les consommateurs confondront la marque antérieure «SCROCCHI» et l’élément «Crockki» de la marque de l’Union européenne contestée. Sur le plan conceptuel, les signes n’ont pas de signification. En outre, la marque antérieure jouissait d’une renommée/d’un caractère distinctif accru en raison de son usage intensif au sein de l’Union européenne. La demanderesse a produit des éléments de preuve (pièces 1-12 énumérées et appréciées ci-dessous dans la décision).
La demanderesse a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il a fait valoir i) que la marque antérieure jouissait d’une renommée, ii) qu’il existait un lien entre les signes et iii) qu’il existait un risque d’atteinte dans la mesure où l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Enfin, la demanderesse a fait valoir que le titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. La titulaire de la marque de l’Union européenne a tenté de créer une marque très similaire à la marque antérieure «SCROCCHI» de la demanderesse. Même si la marque de l’Union européenne était «Zaini 1913 Crockki», la titulaire de la marque de l’Union européenne avait pour objet de l’utiliser uniquement comme «Crockki». C’est la raison pour laquelle la titulaire de la MUE a déposé une marque italienne pour le mot stylisé «Crockki» (pièces 13 et 14). La titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de mauvaise foi dans le seul but de tirer profit de la renommée de la marque antérieure.

Le 03/06/2021, le titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé à la demanderesse de produire la preuve de l’usage de ses marques antérieures. Elle a fait valoir que les signes présentent des différences visuelles importantes et que la similitude phonétique qui réside dans le son «CROC», qui est une onomatopée, est descriptive des produits «crunqueux». Elle a cité l’opposition no B 3 098 092 datée du 13/07/2020, dans laquelle la marque antérieure «SCROCCHIARELLA» était considérée comme faisant allusion à la coquille des produits. En outre, la marque de l’Union européenne contestée devait être considérée dans son ensemble et la demande italienne invoquée par la demanderesse n’était pas pertinente aux fins de la présente procédure.
Le 05/07/2021, la demanderesse a produit des preuves de l’usage (énumérées et appréciées ci-dessous) et a répété qu’en raison de la renommée de la marque antérieure pour des produits de boulangerie et de pâtisserie, l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure et a brièvement indiqué qu’elle tirerait profit de la renommée de la marque antérieure.
Dans ses dernières observations, datées du 22/11/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir que les preuves de l’usage produites par la demanderesse ne concernaient que la marque antérieure «SCROCCHI» pour des

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crackers et que, par conséquent, les autres marques antérieures devaient être rejetées. En outre, les éléments de preuve ne démontraient pas l’usage de la marque antérieure «SCROCCHI» par la requérante, M. Francesco Laurieri, et les éléments de preuve étaient insuffisants pour démontrer l’importance de l’usage. En particulier, aucun usage (suffisant) n’a été démontré entre 21/07/2011 et 21/07/2016 et les chiffres d’affaires ne provenaient pas d’une source indépendante. Elle a réitéré qu’il n’existait pas de risque de confusion étant donné que les signes produisaient une impression d’ensemble différente et que «SCROCCHI» et «CROCKKI» avaient un caractère distinctif limité, à tout le moins en Italie, puisqu’ils faisaient allusion à des produits croustillants ou cristallins. Enfin, elle a fait valoir que les produits étaient différents.

REMARQUE LIMINAIRE

Le 22/11/2021, la titulaire de la MUE a demandé une suspension de la procédure sur demande reconventionnelle dans l’action en contrefaçon en Italie devant le Tribunal de Bari (R.G. 12891/2015 — G.I. Dott. V Lenoci) contre la MUE no 359 968 «SCROCCHI» et la MUE no 11 860 087 «SCROCCHIETTE». Aucun élément de preuve n’a été produit à l’appui de la demande. Une notification d’irrégularité a été envoyée par le registre de l’Office le 10/05/2022 (T021740256 et T021739928).
Le 20/12/2021, la division d’annulation a rejeté la demande de suspension au motif que la demande était également fondée sur une autre marque antérieure.
En raison du rejet de la demande en nullité, comme expliqué ci-dessous dans la décision, la division d’annulation estime qu’il n’est pas nécessaire de suspendre la procédure étant donné que la question de la demande reconventionnelle n’aurait aucune incidence sur l’issue de la présente affaire.


PREUVE DE L’USAGE

Conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête du titulaire de la MUE, le demandeur apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demanderesse fonde sa demande, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la date de priorité de la MUE contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, le demandeur apporte également la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
La même disposition précise que, à défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée.
La titulaire de la MUE a demandé à la demanderesse de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles la demande est fondée, à savoir la MUE no 359 968 «SCROCCHI» enregistrée le 08/07/1999, l’enregistrement de la MUE no 11 860 087 «SCROCCHIETTE» enregistrée le 25/09/2013 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 860 211 «SCROCCHIARELLE», enregistrée le 13/03/2014.

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La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité (11/03/2021).
La demande en nullité a été déposée le 11/03/2021. La date de dépôt de la marque contestée est le 21/07/2016. La demanderesse était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles la demande est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 11/03/2016 au 10/03/2021 inclus (première période). En outre, étant donné que la marque de l’Union européenne antérieure no 359 968 a été enregistrée plus de cinq ans avant la date de dépôt de la marque contestée, l’usage de cette marque antérieure devait également être démontré pour la période allant du 21/07/2011 au 20/07/2016 inclus (deuxième période).
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels la demande est fondée, à savoir:
La marque de l’Union européenne no 359 968
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
La marque de l’Union européenne no 11 860 087
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
La marque de l’Union européenne no 11 860 211
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande est fondée.
Le 07/06/2021, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à la demanderesse jusqu’au 12/08/2021 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures.
Le 05/07/2021, dans le délai imparti, la demanderesse a produit des preuves de l’usage. Le demandeur a également produit des preuves de l’usage le 12/03/2021

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lorsqu’il a déposé sa demande en nullité. Les deux séries de preuves doivent être prises en considération.
Éléments de preuve produits le 12/03/2021
Pièce 1: chiffres d’affaires de la marque «SCROCCHI» pour-2015;
Pièce 2-6: des documents de vente pour-l’année 2015 émis par Laurieri Srl à des clients aux Pays-Bas. Ils montrent les ventes de produits «SCROCCHI» aux Pays-Bas. Les quantités vendues et les quantités vendues sont importantes.
Pièces 7-12: captures d’écran montrant différents types de produits «SCROCCHI» (crackers) proposés à la vente en ligne en Belgique et aux Pays-Bas. Les
produits sont représentés, entre autres
, comme .
Éléments de preuve produits le 05/07/2021
Étant donné que la demanderesse a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Pièces 1-4: factures datées de 2017, 2018, 2019 et 2020 adressées à des clients dans l’Union européenne (Belgique, Danemark, Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Roumanie, Finlande, etc.). Ils font référence aux ventes de produits «SCROCCHI». Les quantités vendues et les quantités vendues sont importantes.
Pièce 5: chiffres d’affaires détaillés de la marque «SCROCCHI» pour-2016 dans l’Union européenne.

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Pièce 6: extrait d’un supermarché en ligne en Suède vendant des produits «SCROCCHI» (crackers), imprimé le 30/06/2021. Le signe représenté
.

1. MUE no 11 860 087 «SCROCCHIETTE» et MUE no 11 860 211 «SCROCCHIARELLE»
La demanderesse n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage de ces marques antérieures sur lesquelles la demande en nullité est fondée. Elle n’a pas non plus avancé l’existence de motifs valables de non-usage.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, si le demandeur ne produit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette la demande.
Par conséquent, la demande doit être rejetée conformément à l’article 64, paragraphe 2, du RMUE dans la mesure où elle est fondée sur les marques antérieures susmentionnées.
L’appréciation de la demande et de la preuve de l’usage se poursuit uniquement par rapport à la marque antérieure restante, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 359 968.
2. MUE no 359 968 «SCROCCHI»

Remarques préliminaires en réponse à certains arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne

Sur l’usage par un tiers
La titulaire de la marque de l’Union européenne conteste les preuves de l’usage produites par la demanderesse au motif que ces preuves ne démontrent pas l’usage de la marque antérieure «SCROCCHI» par la demanderesse, M. Francesco Laurieri.
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. Bien que cette disposition couvre des marques de l’Union européenne, elle peut s’appliquer par analogie aux marques antérieures enregistrées dans des États membres.

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Les éléments de preuve (documents de vente et factures) démontreraient que l’usage a été fait par Laurieri Srl. Le fait que le demandeur ait produit des preuves de l’usage de sa marque effectué par cette société démontre implicitement qu’il a consenti à l’usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225).
Par conséquent, étant donné qu’il peut être présumé que les éléments de preuve produits par la demanderesse indiquent implicitement que l’usage a été fait avec son consentement, l’allégation de la titulaire de la marque de l’Union européenne est dénuée de fondement.
Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation considère que l’usage fait par Laurieri Srl a été fait avec le consentement de la demanderesse et équivaut donc à un usage fait par la demanderesse.

Sur la valeur probante des chiffres d’affaires présentés par la requérante
Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception d’une partie prenante au litige pourrait être affectée dans une plus ou moins grande mesure par son propre intérêt dans l’affaire. Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. La valeur probante de ces déclarations dépend de la question de savoir si elles sont corroborées ou non par d’autres types d’éléments de preuve (étiquettes, emballages, etc.) ou d’éléments de preuve provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, les autres éléments de preuve doivent être appréciés afin de déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Durée de l’usage
La grande majorité des preuves de l’usage datent des périodes pertinentes. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, l’usage a été démontré pour les deux périodes et une partie des éléments de preuve concerne la deuxième période pertinente comprise entre le 21/07/2011 et le 20/07/2016 (pièces 2 et 3 de la première série de preuves).
En outre, il n’est pas nécessaire que l’usage ait été fait tout au long de la période de cinq ans, mais plutôt au cours de la période de cinq ans. Les dispositions relatives à l’usage ne requièrent pas un usage continu (16/12/2008,-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52).
Lieu de l’usage
Les documents montrent que le lieu de l’usage est l’Union européenne puisque les factures/documents de vente démontrent que les produits ont été vendus dans de nombreux États membres.
Importance de l’usage

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En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou des services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les chiffres d’affaires ainsi que les documents de vente et les factures fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée de la période et la fréquence de l’usage.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque antérieure soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
Les documents montrent clairement que la marque antérieure a été utilisée en tant que marque pour identifier les produits. La marque a été utilisée sur les factures et sur les produits eux-mêmes pour indiquer leur origine commerciale.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La marque antérieure est la marque verbale «SCROCCHI». Comme indiqué ci-dessus, le signe a été essentiellement utilisé sous la forme sous laquelle il a été enregistré. La police de caractères et les couleurs utilisées sont de simples éléments décoratifs qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée.
Usage en rapport avec les produits enregistrés
La marque antérieure est enregistrée pour les produits et services suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

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Toutefois, les éléments de preuve ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 64, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de la demande en nullité, que pour les produits ou services concernés.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
Si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit toutefois pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous- catégories cohérentes».
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288)
Aucun usage n’a été démontré pour les produits et services compris dans les classes 29 et 35.
Les éléments de preuve ne prouvent l’usage que pour différents types de biscuits. Ces produits peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie objective des préparations faites de céréales, à savoir des en-cas salés.
Les éléments de preuve ne concernent pas les autres produits compris dans la classe 30.

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En conséquence, la division d’annulation considère que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour les produits suivants:
Classe 30: En-cas salés.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée et pour lesquels l’usage a été prouvé sont les suivants:
Classe 30: En-cas salés.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Noisettes et crèmes de cacao; noisettes et crèmes de cacao avec céréales; gaufrettes avec revêtement de crème de cacao; céréales avec revêtement de crème de cacao; céréales et fruits secs enrobés de crème de yaourt.
Les gaufrettes enrobées de crème de cacao contestées; céréales avec revêtement de crème de cacao; les céréales et les fruits séchés enrobés de crème yaourt sont similaires aux en-cas salés de la demanderesse. Ces produits ont la même destination, ils sont concurrents et ils partagent les mêmes canaux de distribution, fabricants et publics.
Les produits contestés noisettes et crèmes à base de cacao; la noisette et la crème de cacao avec céréales ne sont pas similaires aux en-cas salés de la demanderesse. Bien que tous ces produits soient des produits alimentaires et ciblent le même public, ils n’ont pas la même nature, la même destination et les mêmes fabricants. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires en ce sens que l’un est indispensable à l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de

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prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
c) Les signes
SCROCCHI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «SCROCCHI». Pour la grande majorité du public, ce mot est dépourvu de signification et possède donc un degré normal de caractère distinctif. Toutefois, pour le public italien, il serait perçu comme faisant référence à l’onomatopée «scrocchiare», qui fait allusion au bruit produit par la crinaison sur quelque chose de dur, tel que le pain cannelé/grillé. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des en-cas salés, y compris des crackers, et que leur consommation peut produire un son éclatant, cet élément est hautement allusif et possède donc un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
La marque contestée contient l’élément «1913 Zàini» placé en arrière-plan ovale. Le mot «Zàini» est stylisé, notamment la lettre «Z». En dessous, le mot «Crockki» est représenté en lettres très stylisées. En raison de sa taille et de sa position, cet élément est visuellement dominant et sa police de caractères, qui donne l’impression que le mot est décomposé en morceaux, est particulièrement frappante.
Le nombre «1913» est descriptif étant donné qu’il fait référence à la date de création de la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne. «Zàini» est dépourvu de signification pour la grande majorité du public, tandis qu’il peut être perçu par une partie du public comme un nom de famille. En italien, «zaini» désigne également un «sac à dos». Qu’il soit compris ou non, ce mot est dépourvu de signification par rapport aux produits et possède donc un caractère distinctif moyen. «Crockki» n’a pas de signification pour une partie du public. Toutefois, pour une partie du public, il sera perçu comme une onomatopée qui fait allusion au bruit produit par la crinaison sur

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quelque chose de dur comme les biscuits, céréales et fruits secs contestés. Ce mot ressemble par exemple au terme «crocante» en italien, «Croquant» en français, «crocante» en espagnol ou «Crocant» en roumain. Par conséquent, pour une partie du public et pour les produits pertinents, son degré de caractère distinctif est inférieur à la moyenne.
Sur le plan visuel, la marque antérieure «SCROCCHI» et l’élément dominant «Crockki» de la marque contestée coïncident par les lettres «CROC» et «I» placées dans le même ordre. Ils diffèrent toutefois par les lettres «S» et «CH» de la marque antérieure et par l’élément «KK» de la marque contestée. Les consonnes double «CC» et «KK» sont particulièrement frappantes. Les signes diffèrent également par les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires du signe contesté, tels que décrits ci- dessus, et en particulier par l’élément distinctif «Zàini». En raison de son emplacement au début/en haut du signe, il ne saurait être ignoré dans la comparaison, même s’il est plus petit que l’élément «Crockki». Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «CRO» et «I». La prononciation diffère par le son de la lettre initiale «S» de la marque antérieure. En ce qui concerne les lettres «CCH» de la marque antérieure et «CKK» du signe contesté, pour une grande partie des consommateurs, elles se prononcent différemment. Toutefois, pour le public italien et roumain, ils se prononcent de la même manière que/k/. Les signes diffèrent également par la prononciation de l’élément «Zàini» du signe contesté. Il est peu probable que le nombre «1913» soit prononcé en raison de sa taille et de son caractère descriptif. Par conséquent, la similitude phonétique entre les signes varie de faible à inférieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations susmentionnées concernant le contenu sémantique des signes. Pour une partie du public, aucun des éléments des signes n’a de signification, à l’exception du «1913» de la marque contestée. Toutefois, compte tenu de son caractère descriptif, son impact est limité, voire nul. Pour la partie du public qui perçoit uniquement l’élément «Zàini» du signe contesté comme un nom de famille et la marque antérieure comme étant dépourvue de signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. En outre, pour une autre partie du public, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel dans la mesure où «SCROCCHI» et «Crockki» font tous deux référence à la coquille des produits. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, ces éléments possèdent un caractère distinctif inférieur à la moyenne en ce qui concerne les produits pertinents.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon la requérante, la marque antérieure jouit d’une renommée et d’un caractère distinctif élevé en raison de son usage intensif et de longue date dans l’Union européenne. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans

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l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528), les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442).
La demanderesse a produit les éléments de preuve énumérés ci-dessus dans la section relative à la preuve de l’usage.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’annulation conclut que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage.
Malgré la preuve de l’usage de la marque pour une partie des produits, il n’est pas possible de tirer des conclusions sur la reconnaissance de la marque par le public pertinent. L’appréciation du caractère distinctif accru ne saurait reposer sur des probabilités et des présomptions. En l’absence de tout élément de preuve susceptible de démontrer clairement l’étendue de la reconnaissance auprès du public pertinent, comme une enquête sur la connaissance de la marque, des informations relatives à la part de marché des produits de la demanderesse et à la mesure dans laquelle la marque antérieure a été promue, des sondages d’opinion ou d’autres éléments de preuve, la division d’annulation estime que les éléments de preuve ne démontrent pas que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent et jouit d’un caractère distinctif accru. Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne l’a souligné à juste titre, le simple usage de la marque antérieure n’est pas suffisant pour atteindre le seuil de renommée et aucun des documents ne fait référence à la reconnaissance de la marque antérieure par les consommateurs pertinents.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, pour la grande majorité du public, la marque antérieure n’a de signification pour aucun des produits. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Toutefois, compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, pour la partie italienne du public, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour l’ensemble des produits en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie similaires et en partie différents. Le niveau d’attention du public est moyen.
Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, le degré de similitude varie de faible à inférieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, selon la partie pertinente du public, comme expliqué ci-dessus, les signes sont soit faiblement similaires soit non similaires.
Les produits pertinents sont des produits alimentaires ordinaires qui sont principalement achetés à vue dans des magasins en libre-service où ils sont

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généralement présentés sur des rayons de manière à ce que les consommateurs puissent les examiner visuellement lors de leur achat. Par conséquent, l’impression visuelle a plus de poids dans l’appréciation globale et les différences visuelles claires compensent tout au plus le degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne pour une partie du public.
Bien que la marque antérieure «SCROCCHI» et l’élément dominant «Crockki» du signe contesté coïncident par certaines lettres et leurs sons, les différences entre les signes sont suffisantes pour neutraliser les similitudes, compte tenu notamment du fait que la marque contestée doit être appréciée dans son ensemble. Cela vaut également pour le public italien pour lequel il existe davantage de similitudes phonétiques et pour lequel les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. Même pour cette partie du public, les différents éléments sont clairement perceptibles et contribuent à distinguer les signes. En outre, pour cette partie du public, la marque antérieure possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne et les similitudes résident dans des éléments dotés d’un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée.
Renommée — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
La demanderesse a fait valoir que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 359 968 «SCROCCHI» jouit d’une renommée dans l’Union européenne en ce qui concerne les produits de boulangerie et de pâtisserie. La marque antérieure a été considérée comme utilisée pour des en-cas salés.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou (5), du RMUE sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne ou d’un motif tiré de l’usage de la marque antérieure dans le cas d’un usage antérieur de la marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
(a) Les signes doivent être identiques ou similaires.
(b) La marque antérieure doit jouir d’une renommée. La renommée doit être antérieure au dépôt de la marque contestée et doit toujours exister au moment du dépôt de la

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demande en nullité; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels la demande en nullité est fondée.
(c) Empiètement sur la renommée: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de la demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du-RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
Renommée de la marque antérieure
Les éléments de preuve produits par la demanderesse pour prouver la renommée et le caractère distinctif élevé de la marque antérieure ont déjà été examinés ci-dessus au regard des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Les éléments de preuve produits par la demanderesse ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée pour les raisons exposées ci-dessus dans la section d) Caractère distinctif de la marque antérieure.
Conclusion

Comme indiqué ci-dessus, pour que la demande soit accueillie au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la marque antérieure doit jouir d’une renommée. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces motifs.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes

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(conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Évaluation de la mauvaise foi
La demanderesse a fait valoir que la titulaire de la MUE a tenté de créer une marque très similaire à sa marque antérieure «SCROCCHI». Même si la marque de l’Union européenne est «1913 Zaini Crockki», la titulaire de la marque de l’Union européenne a pour objet de l’utiliser uniquement comme «Crockki». C’est la raison pour laquelle la titulaire de la MUE a déposé une marque italienne pour ce mot stylisé. La titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de mauvaise foi dans le seul but de tirer profit de la renommée de la marque antérieure.
La demanderesse a produit en tant que pièces 13 et 14 un extrait officiel de la
demande italienne no 302018000019379 déposée le 04/06/2018 pour des produits compris dans la classe 30 et publié le 11/12/2020, au nom de Luigi Zaini Spa, accompagné de sa traduction en anglais.
Une situation susceptible de donner lieu à une mauvaise foi est celle où une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique en raison de l’utilisation d’un signe sur le marché, qu’un concurrent enregistre ultérieurement dans l’intention de concurrencer déloyalement l’utilisateur initial du signe.
Ce sont précisément les circonstances invoquées par la requérante dans le cadre de la présente procédure.
En pareil cas, la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48, 53) a déclaré que les facteurs suivants, en particulier, devaient être pris en considération:
a) le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne contestée;
b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;
c) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé; et
d) si, en déposant la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait un objectif légitime?

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Les exemples susmentionnés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de déterminer si le demandeur était ou non de mauvaise foi lors du dépôt de la demande; d’autres facteurs peuvent également être pris en considération (14/02/2012-, 33/11, Bigab, EU:T:2012:77, §-20; 21/03/2012, 227/09-, FS, EU:T:2012:138, § 36).
La division d’annulation considère que les faits et éléments de preuve présentés par la demanderesse ne suffisent pas à démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a été déposée de mauvaise foi.
Bien que certains des produits soient similaires et que les signes présentent certaines similitudes, dans leur ensemble, les différences entre les signes sont suffisantes pour l’emporter sur les similitudes et il n’existe pas de risque de confusion. En tout état de cause, le simple fait que les signes soient quasi identiques ou très similaires n’est pas suffisant en soi pour établir automatiquement la mauvaise foi de la titulaire de la MUE, en l’absence d’autres facteurs pertinents (-01/02/2012, 291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90). En effet, l’enregistrement d’un signe identique (ou prétendument similaire) ne constitue pas une indication claire d’une intention abusive ou frauduleuse. Il s’agit plutôt d’une indication que la titulaire de la MUE avait l’intention d’utiliser sa marque sur le marché conformément aux fonctions de la marque énoncées dans le RMUE. En outre, pour les conflits avec des signes similaires/identiques, le RMUE prévoit une solution différente au titre de l’article 60 du RMUE, à savoir les «causes de nullité relative». Pour cette seule raison, l’affaire ne saurait être rattachée à la notion de «mauvaise foi» (14/06/2010, R-1795/2008 4, ZAPPER-CLICK, § 19).
De même, le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que le demandeur en nullité utilise un signe identique/similaire pour des produits et/ou services identiques/similaires pour lesquels il peut exister un risque de confusion ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi (-11/06/2009, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40).
Aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi, l’élément central à prendre en considération est l’intention du titulaire de la MUE au moment du dépôt.
La démonstration de la mauvaise foi suppose de prouver qu’au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne, la titulaire de la marque de l’Union européenne savait qu’elle causait un préjudice à la demanderesse en nullité et que ce préjudice était la conséquence de son comportement reproché d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI/SALINI, § 66).
Les allégations de la demanderesse concernant les intentions malhonnêtes de la titulaire de la MUE, à savoir exploiter de manière parasitaire la renommée de la marque enregistrée de la demanderesse en nullité et tirer profit de cette renommée, restent non étayées.
Comme indiqué ci-dessus, les éléments de preuve ne démontrent pas que la marque antérieure est renommée et que l’intention malveillante de la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas été prouvée. La demanderesse n’a pas avancé suffisamment de faits, d’indications et d’éléments de preuve objectifs qui permettraient de conclure à une mauvaise foi, hormis le recours à des suppositions et à des suppositions.
Conclusion

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À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Par conséquent, la demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.