DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 148 397
Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suisse (opposante), représentée par Hoyng Rokh Monegier España, S.L.U., Calle Príncipe de Vergara 36, 5° Dcha, 28001 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Selex Trading, Str. Principala Nr. 368, 707115 Sat Costuleni, Com. Costuleni, Roumanie (requérante), représentée par Viorel Ros, Mircea Voda 35, 030663 Bucarest, Roumanie (mandataire agréé).
Le 20/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 148 397 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 409 654 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 409 654 (marque de forme). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 13 075 858 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 075 858;

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Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE(16/12/2010,345/08‒ 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 01/03/2021. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir le tabac, brut ou manufacturé; cigarettes comprises dans la classe 34.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 34: Tabac; Produits du tabac destinés à être chauffés; Produits du tabac; Cigarettes; Cigarettes filtrantes; Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son

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usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 29/12/2021, l’opposante a notamment produit les éléments de preuve suivants, après avoir été notifiée par l’Office afin de les transmettre à nouveau:
Pièce 1: un extrait d’un article du «New Yorker Magazine» intitulé «The Marlboro Story», écrit en 1958 par Leo Burnett, présentant un ensemble de cigarettes
contenant la «forme de toit» et l’élément «Marlboro» où il est mentionné que cet emballage est mis sur le marché depuis 1954.
Pièces 2 et 3: extrait de l’enregistrement suédois de la marque «Marlboro» en 1929, ainsi qu’une liste d’enregistrements de marques soit d’une marque verbale soit en
tant qu’ «étiquette», en particulier entre 1929 et 1958 dans plusieurs pays de l’Union européenne.
Pièce 4: Extraits des rapports annuels de l’opposante pour les années comprises entre 2008 et 2020 et concernant spécifiquement l’Union européenne, pour les années comprises entre 2015 et 2020, dans lesquels la marque antérieure (l’élément «rooftop») est visible dans l’ensemble des documents, par exemple sous les formes suivantes:
En outre, des informations sont fournies concernant la part de marché de la marque «Marlboro» au cours des années mentionnées. Par exemple, le rapport annuel 2017 contient, à la page 25, les recettes nettes en millions de dollars pour les années 2016-2017 et, à la page 37, les volumes d’expédition ventilés par marque dans l’Union européenne: 93.08 milliards d’unités de cigarettes de Marlboro ont été expédiées vers l’UE en 2017 et 96.24 milliards d’unités ont été expédiées en 2016. La part de marché de Marlboro dans l’UE s’élevait à 18,8 % en 2017 et à 19 % en 2016. En outre, à la page 44, la part de marché totale pour les années 2019 et 2020 dans l’Union européenne s’élevait à 17,5 % en 2020 et à 18 % en 2019, tandis que le volume des expéditions en millions d’unités était de 163.420 en 2020 et de 174.319 en 2019.
Pièce 5: Une impression du site web datée du 12/01/2014, tirée de «Tobacco- facts.net», qui répertorie la marque de cigarettes la plus vendue dans de nombreux pays. «Marlboro» est classé sous le no 1 en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, en Grèce, en Italie, en Lettonie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne et en Suède.
Pièces 6 et 12: plusieurs extraits internet concernant le caractère notoirement connu de la marque «Marlboro» dans plusieurs pays, en particulier en Hongrie, en

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Croatie, en République tchèque, aux Pays-Bas, au Portugal, en Roumanie et en Slovaquie.
Pièce 13: plusieurs extraits internet concernant l’Espagne, en particulier un article de «Statista», publié dans le 9/12/2020, mentionnant les dix marques les plus vendues en Espagne en 2019», dans lequel la marque «Marlboro» apparaît comme la marque la plus vendue.
Pièce 15: des impressions du rapport «BrandZ top 100 brands 2020 les plus puissants», dans lesquelles il est démontré que «Marlboro» était classé 15 dans les «100 premières marques les plus précieuses». Il est également classé 12 en 2017 et en 2016 et apparaît dans le top 12 pour les années 2012-1016.
Pièce 16: impressions du classement des «Forbes» des marques les plus précieuses au monde en 2019, où «Marlboro» se classe 25e, avec une valeur de 28,8 dollars billons pour l’industrie du tabac. En outre, une impression du rapport «Clarivate» de 2021 sur «les 100 meilleures marques mondiales protégées 2021» est fournie, montrant «Marlboro» dans la liste.
Pièce 18: une impression du «Maxwell Report» indiquant les «marques mondiales de premier plan», non datées, classant «Marlboro» en première position de 1984 à 2005; une impression de «Brand Finance — Brand directory» intitulée «Tabac 50 2016 classement», dans laquelle Marlboro et son «logo» sont classés en première position pour les années 2015 à 2020. Il est indiqué à la page 306 que «Brand Finance est le principal consultant indépendant en matière d’évaluation et de conseils en stratégie et en marques au monde». À la page 308, elle fournit également un classement pour le secteur «Tobacco 10», dans lequel «Marlboro» est classé en première position, et il est indiqué qu’il s’agit de «la marque de tabac la plus importante, dont la valeur de marque est de 13.1 milliards de dollars américains, classés comme la^85e marque mondiale la plus précieuse».
Pièce 19: copie des décisions de la division d’opposition B3013342 et B3077180 et des décisions des chambres de recours R-1322/2018-2; R-1454/2019-5 et R-1585- 2013-1. En particulier, dans la décision des chambres de recours du 15/04/2020, R 1454/2019-5, Hero Squeeze (fig.)/Représentation d’un élément figuratif en bleu avec cinq côtés (marque fig.), § 18, la chambre de recours indique ce qui suit:
«La chambre de recourssouscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la représentation d’un toit Marlboro — faisant partie de la marque Marlboro
— a acquis une renommée considérable dans toute l’ Europe pour le public pertinent en ce qui concerne les «cigarettes» comprises dans la classe 34. Cela vaut également pour la version représentée en bleu, car, comme indiqué dans la décision du 27/02/2015, R 1585/2013-1, SUPER ROLL (fig.)/DEVICE OF A SHAPE (fig.) et al., au paragraphe 28 susmentionné, «les consommateurs se sont habitués à voir le toit comme une forme, indépendamment de toute couleur, comme un identifiant d’entreprise pour Marlboro».
Pièce 20: Extrait d’une enquête concernant le «Marlboro» Gold Roof Line (ci-après l’ «étude quantitative Marlboro») réalisée en Allemagne, en Italie et en Pologne en novembre 2010 par TNS, une société de conseil indépendante. Son objectif était d’identifier le niveau de reconnaissance du «dispositif rouge de toit» Marlboro parmi
les fumeurs adultes . Dans chaque enquête, les personnes interrogées ont

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reçu l’image postérieure et ont ensuite posé les questions suivantes: «T1: Quelle est la marque de cigarettes qui comporte ce symbole sur l’emballage?» «Q2: Quelle variante Marlboro en particulier?» La deuxième question n’a été posée que si la personne entendue mentionnait «Marlboro» dans sa réponse à la première question, sans préciser une variante Marlboro particulière. Il ressort des documents que 99 % des personnes interrogées en Allemagne et 98 % en Italie, tandis que 86 % des personnes interrogées en Pologne ont reconnu le toit rouge et blanc comme appartenant à la marque de cigarettes «Marlboro».
Pièce 21: étude de marché et expertise datée du 26/02/2014, réalisée par «Pflüger
— Rechtsforschung» et commandées par le cabinet Boehmert indirects Boehmert, Brême concernant le territoire de l’Allemagne en janvier 2014, visant à déterminer
la connaissance du dispositif de toit rouge et, en particulier, sa renommée en rapport avec des cigarettes. Les conclusions du rapport d’experts sont que 53,8 % de la population totale (y compris donc les non-fumeurs) de l’image présentée sont généralement connus, dont 37 % associaient spontanément «Marlboro/cigarettes/fumage».
Pièce 25: contient deux certificats du 18/04/2008 et du 25/09/2009 émis par «ANDEMA» (Asociación Nacional para la Defensa de la Marca, organisation espagnole de protection de la marque), indiquant que la marque espagnole «Marlboro» est notoirement connue, tant en ce qui concerne son élément verbal que ses éléments graphiques.
Pièce 26: extrait internet et traduction en anglais du site web http://business.lesechos.fr/, daté du 07/07/2014 par Georges Lewi intitulé «Cigarettes sans logo» concernant le nouvel emballage du tabac, libellé comme suit: «Les marques dépensent fortunes pour créer et développer leur identité sensorielle, en commençant par les signes visuels […] avec le logo Marlboro, ce toit rouge protecteur, sans besoin du nom!».
Pièce 28: contient une impression du site web www.talkingretail.com datée du 29 janvier 2015 contenant un article intitulé «Philip Morris révèle une nouvelle recherche de Marlboro», qui contient une photographie du nouvel emballage du
MARLBORO Brand: avec la mention suivante: «Les nouveaux paquets ont conservé le chevron iconique «Marlboro»
[…]».
Pièce 33: des images publicitaires et des échantillons de matériel promotionnel «Marlboro», non datés pour la Pologne, dans lesquels l’élément «rooftop» est représenté comme suit:

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Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour une partie des produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Les études de marché, les chiffres de ventes et la part de marché démontrés par les éléments de preuve et les diverses références dans la presse à leur succès montrent tous sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent.
Lademanderesse fait valoir que l’opposante fait référence aux marques antérieures comme «Marlboro» et que la renommée des marques figuratives dépourvues de cet élément verbal doit être prouvée indépendamment de cet élément verbal. En outre, elle fait valoir que les éléments de preuve produits dans le rapport annuel de 2018 font référence à la marque de
l’Union européenne no 13075155 et non à la marque de l’Union européenne no
13075858, ainsi qu’aux éléments de preuve produits dans les pièces 5 à 14, qui font soit référence à l’élément verbal «Marlboro» ou à l’élément graphique «rooftop» rouge et, dès lors, ne démontrent pas la renommée de la marque antérieure. À cet égard, la division d’opposition observe que la documentation présentée par l’opposante fait référence indifféremment à l’élément verbal «Marlboro» et à la représentation du «toit» «Marlboro». L’élément «rooftop» est clairement discernable dans les éléments de preuve, tels qu’énumérés et mentionnés ci-dessus, par exemple dans les enquêtes contenues dans les pièces 20 à 21 des observations de l’opposante, qui se concentrent spécifiquement sur cet élément figuratif. En outre, d’après les éléments de preuve dans leur ensemble, l’élément «rooftop» en tant que partie de la marque Marlboro a acquis une renommée considérable dans toute l’Europe auprès du public pertinent. Cela vaut également pour la marque antérieure, qui est représentée en bleu, car, comme souligné dans la décision de la chambre de recours du 15/04/2020, R 1454/2019-5, Hero Squeeze (fig.)/Device d’un élément figuratif en bleu avec cinq côtés (fig.), § 18: «les consommateurs se sont habitués à voir le toit comme une forme, indépendamment de toute couleur, comme identifiant d’entreprise pour Marlboro». Par conséquent, la division d’opposition ne voit aucune raison de s’écarter de ces conclusions en tenant compte du fait que les éléments de preuve produits en l’espèce contiennent principalement les mêmes éléments de preuve. Par conséquent, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour tous les produits pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les éléments de preuve concernent principalement des «cigarettes», tandis que les autres

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produits compris dans la classe 34 sont «tabac, brut ou manufacturé», ou peu de référence. C’est ce qui ressort, par exemple, du rapport sur les parts de marché, les chiffres de vente, les classements et les impressions de pages internet, dans lesquels seuls les premiers sont mentionnés. Par conséquent, la division d’opposition ne poursuivra l’examen que sur la base des cigarettes.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque purement figurative représentant un élément figuratif polygonal représenté en bleu avec cinq côtés, ressemblant à une forme de toit. Cet élément est dépourvu de signification par rapport aux produits pertinents et est donc distinctif.
Le signe contesté est une marque de forme, représentée sous six perspectives. La forme elle- même consiste en la représentation d’un paquet de cigarettes et, en tant que telle, ne diverge pas des normes du secteur concerné. Toutefois, cette forme s’étend à d’autres éléments distinctifs la rendant distinctive. Par conséquent, du point de vue no 1, deux, quatre et six, un élément figuratif en polygone est représenté en bleu avec cinq côtés et sous lequel figure l’élément verbal «Golf» sur un emballage blanc. Dans les perspectives numéro un, deux trois et cinq, la partie supérieure de l’emballage est représentée en bleu et à l’intérieur de celui-ci, l’élément verbal «golf» est représenté en blanc tandis que l’autre emballage est représenté en blanc. L’élément verbal «golf» a non seulement une signification en anglais, mais il sera également compris dans l’ensemble de l’Union européenne comme «un jeu dans lequel des clubs avec des têtes en bois ou en métal sont utilisés pour toucher une petite boule blanche dans un certain nombre de trous, généralement 9 ou 18, consécutifs, situés à différentes distances sur un cours présentant des obstacles naturels ou artificiels, l’objet étant de faire de la boule dans chaque trou dans autant de traits que possible» (informations extraites du dictionnaire anglais Lexico le 14/12/2022 à l’adresse https://www.dictionary.com/browse/golf). Compte tenu des produits pertinents, cet élément est distinctif. L’élément figuratif en polygonale représenté en bleu avec cinq côtés, ressemblant à une forme de toit, est dépourvu de signification par rapport aux produits pertinents et possède un caractère distinctif intrinsèque. L’élément verbal restant «aromafina» est presque illisible en raison de sa taille et de sa position et est dès lors négligeable par nature et ne sera pas pris en considération dans la présente comparaison.

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La requérante fait valoir que l’élément principal et dominant est l’élément verbal «GOLF» et ne peut donc être considéré comme similaire à l’un des composants de la marque complexe que s’il constitue l’élément dominant. À cet égard, il convient de noter que l’élément verbal d’un signe n’a pas automatiquement un impact plus fort (arrêt du 31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 40) et, dans certains cas, l’élément figuratif d’une marque complexe peut, en raison, notamment, de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position au sein du signe, détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 37). En l’espèce, l’élément figuratif polygonale est distinctif dans le signe contesté et ne saurait être ignoré. En outre, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que d’autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par un élément figuratif de couleur polygonale très similaire ressemblant à un élément en forme de toit, qui est le seul élément composant le signe antérieur et un élément distinctif dans le signe contesté. Ils diffèrent par la partie supérieure de cet élément, qui est plus grande dans la marque antérieure que dans le signe contesté. En outre, ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «Golf» du signe contesté et par la forme de l’emballage du signe contesté, qui ne diverge pas des normes du secteur concerné. Ils diffèrent également par les éléments représentés dans les vues numéro un, deux, trois et cinq, la partie supérieure de l’emballage étant représentée en bleu et, à l’intérieur de celui-ci, l’élément verbal «golf» est représenté, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font l’objet d’aucune appréciation phonétique. L’un des signes étant purement figuratif, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008,252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;

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la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel étant donné qu’ils coïncident par un élément polygonal très similaire, identifié comme un élément de toit, qui est représenté dans la couleur bleue dans les deux signes. La marque antérieure jouit d’une renommée importante, ancienne et durable en ce qui concerne les cigarettes. Les produits pour lesquels la renommée a été prouvée sont des cigarettes comprises dans la classe 34. Les produits contestés compris dans la classe 34, à savoir le tabac; Produits du tabac destinés à être chauffés; Produits du tabac; Cigarettes; Cigarettes filtrantes; Les cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi sont soit identiques soit similaires aux produits de l’opposante étant donné qu’il s’agit tous d’articles pour fumeurs et qu’ils sont donc étroitement liés aux cigarettes de l’opposante. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’au vu des facteurs précédents, il existe un lien évident entre les produits.
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents de l’Union européenne seront susceptibles de l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire d’établir un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE(26/09/2012, 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

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Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante fait valoir les arguments suivants:
Les cigarettes sont souvent achetées dans certains États membres dans des machines en libre-service dans des bars et des cafés, où les produits portant différentes marques sont représentés graphiquement dans un format restreint et où les consommateurs se livrent généralement à des conversations ou à des tâches simultanées au moment de l’achat. Dans ce contexte, les consommateurs sont susceptibles de retenir le mauvais produit, induit en erreur par la geterie similaire de la marque contestée. Il est ajouté que, même à supposer qu’une fois que les consommateurs ont acheté le produit après un examen plus approfondi, que ce qu’ils ont acquis n’est pas le produit visé, ils pourraient décider de conserver le produit, soit parce qu’il est moins cher, soit parce qu’ils souhaitent essayer de le faire ou parce qu’ils ne souhaitent simplement pas payer à nouveau. Dans tous ces cas, la demanderesse aura atteint son objectif, à savoir mettre son produit aux mains du consommateur en ayant recours à des pratiques commerciales inacceptables, c’est-à-dire en utilisant une présentation similaire à celle qui caractérise la marque antérieure. Dès lors, l’opposante prétend que le signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
L’opposante fait également référence au préjudice porté au caractère distinctif (brouillage) et fait valoir que si la marque contestée était accordée, il y aurait un préjudice évident de dilution ou de préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, étant donné que l’élément «rooftop» est immédiatement et exclusivement associé par les consommateurs pertinents à la marque «Marlboro», à la première marque de tabac dans le monde entier et dans l’Union européenne. Par conséquent, la présence de la marque contestée différerait cette association et porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure en affaiblissant leur capacité à identifier la marque «Marlboro», étant donné qu’aucune autre marque de cigarettes n’utilise actuellement un dispositif similaire à celui de «toit».
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
La titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur les éléments suivants:
Les produits de la demanderesse compris dans la classe 34 sont certains des produits pour lesquels la marque antérieure jouit d’un caractère notoire incontestable. Les produits restants sont également très similaires. Compte tenu du fait que les marques antérieures sont très connues et que les contextes commerciaux dans lesquels les produits respectifs sont promus coïncident, les consommateurs de «Marlboro» établiront de manière irrémédiable un lien entre les marques.

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Décision sur l’opposition no B 3 148 397 Page sur 11 12
Un nombre important de consommateurs peuvent décider de se tourner vers les produits contestés de la demanderesse en raison de l’association mentale avec la marque renommée de l’opposante, détournant ainsi ses pouvoirs d’attraction et de valeur publicitaire. Cela pourrait stimuler les ventes des produits de la demanderesse dans une mesure qui pourrait être exagérément élevée par rapport à l’importance de son propre investissement promotionnel et serait dès lors autorisée à exploiter de manière parasitaire les investissements réalisés par l’opposante pour promouvoir et créer un goodwill pour sa marque.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Les arguments de l’opposante ont été résumés ci-dessus et la division d’opposition estime que la demande de l’opposante est fondée. Plus le degré de renommée de la marque antérieure est élevé et plus la similitude entre les produits couverts par les marques en conflit est grande, plus il est vraisemblable que l’usage d’une marque similaire tirera profit de la renommée de la marque antérieure (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44; 01/03/2018, T-629/16, Représentation de TWO PARALLEL STRIPES (autre)/DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.) et al., EU:T:2018:108, § 184). À cet égard, comme indiqué précédemment, la marque antérieure jouit d’un degré de renommée important, ancien et durable en ce qui concerne les cigarettes, qui sont identiques ou similaires aux produits désignés par la marque contestée.
Compte tenu des circonstances, il est plausible de croire qu’un concurrent qui entre sur le marché pertinent avec des produits du tabac portant une marque contenant un logo de toit bleu sera en mesure de tirer profit de l’image de l’opposante et d’obtenir un avantage commercial lors de la promotion de ses produits. En outre, les éléments de preuve montrent que l’opposante a utilisé cet élément de toit de manière intensive et dans différentes couleurs sur différentes gammes de cigarettes et que, dès lors, le consommateur peut être amené à croire que les produits portant le signe contesté sont un autre produit de cette gamme ou sont d’une manière ou d’une autre liés à l’opposante. La promotion des produits contestés auprès des consommateurs pertinents sera facilitée puisqu’ils connaissent déjà la marque de l’opposante en ce qui concerne les produits du tabac. Ce profit serait clairement indu car il ne sera pas le résultat des efforts de marketing et de promotion de la demanderesse. La demanderesse serait en mesure de tirer profit du résultat de plusieurs décennies d’efforts et d’efforts de marketing intenses de la part de l’opposante.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans l’Union européenne.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif (brouillage) ou à la renommée de la marque antérieure.

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Décision sur l’opposition no B 3 148 397 Page sur 12 12
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
SAIDA Inês Astrid
CRABBE
RIBEIRO DA CUNHA WÄBER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.