DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 51 514 (INVALIDITY)
Needleart World (Hong Kong) Ltd, Rooms 1001-3, 10F, Wing On Kowloon Centre (ancienne: Manulife Prodent Funds Place), 345 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong (demandeur), représentée par Anna Roussou, Panepistimiou 57, 10564 Athènes (représentant professionnel)
un g a i ns t
ASHLEY Jade (Pty) Ltd, Unit 9, 1 Highdale Road Glen Anil, 4051 Durban, Kwa- Zulu Natal, Afrique du Sud (titulaire de la MUE). Le 09/06/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.

2. La marque de l’Union européenne no 18 328 268 est déclarée nulle dans son intégralité.

3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.

MOTIFS
Le 27/09/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 328 268 «Diamond Dot Painting» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE. La demande est fondée sur
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 136 252. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a déposé une demande en nullité fondée sur des causes de nullité relative, comme indiqué ci-dessus. Elle explique que le lancement officiel de la marque «DIAMOND Dotz» a eu lieu en 2017 et que la demanderesse est le propriétaire le plus reconnu et soutenu de la marque sur le marché de la catégorie des peintures diamantaires et a vendu plus de 30 millions de kits dans le monde entier. Selon la demanderesse, il existe une forte similitude entre les marques, d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel, et les produits et

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services respectifs sont similaires. La demanderesse affirme que la titulaire de la MUE a bien connaissance de l’existence de la marque «DIAMOND Dotz» et de sa renommée, puisqu’elle est un concurrent dans le même domaine et qu’elle aurait déposé la marque contestée en classe 20, bien qu’elle couvre exactement les mêmes produits que la marque de la demanderesse, afin d’éviter que l’EUIPO informe la demanderesse, en tant que titulaire d’un droit antérieur, de la demande de marque et évite ainsi une opposition à son encontre. Il existe un risque de confusion entre les marques et les petites différences entre elles ne suffisent pas à les différencier. En outre, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru et d’une renommée en raison de son usage sur le marché. La demanderesse fournit un index et une explication des éléments de preuve qu’elle a déposés (annexes 1 à 15, et pièces 1 à 3, qui ne seront énumérées et examinées dans la décision que si nécessaire). La demanderesse considère que les éléments de preuve prouvent que sa marque a acquis une renommée et prétend que l’usage de la marque contestée tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur portera préjudice et explique pourquoi ces risques d’atteinte existent. Selon la demanderesse, la marque contestée devrait être déclarée nulle et les frais en sa faveur. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations et/ou n’a pas désigné de représentant en dépit de l’invitation de l’Office.

Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 16: Motifs imprimés. Classe 24: Toile; canevas pour la tapisserie ou la broderie; tissus textiles; produits textiles, y compris tissus adhésifs et matières textiles; tissus en polyester et matières textiles; textiles et produits textiles, y compris tissus adhésifs de polyester à appliquer sur eux de carreaux en résine.

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Classe 26: Kits de croix en3D; perles pour travaux manuels; perles autres que pour la confection de bijoux; perles en céramique autres que pour la confection de bijoux; perles de verre autres que pour la confection de bijoux.

Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 20: Kits d’art et d’artisanat prépréparés pour plaques murales décoratives.

Classe 35: Services de vente au détail en ligne spécifiquement liés à la vente d’arts et d’artisanat.

À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;

Produits contestés compris dans la classe 20
Les produits contestés «arts et kits d’artisanat pour plaques murales décoratives» sont similaires aux kits de couture 3D de la demanderesse. Ces ensembles de produits peuvent avoir une nature identique ou similaire et peuvent coïncider par leur finalité, à savoir des kits d’art et d’artisanat utilisés à des fins décoratives. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes et peuvent être concurrents.

Services contestés compris dans la classe 35
Conformément à la pratique actuelle de l’Office en ce qui concerne les services de vente au détail, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires soit similaires à ces produits spécifiques. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En outre, même un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient communément proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent les mêmes consommateurs.

Par conséquent, pour les raisons susmentionnées, il est considéré que les services de vente au détail en ligne contestés spécifiquement liés à la vente d’arts et d’artisanat sont similaires, au moins à un faible degré, aux kits de couture de croix en 3D de la demanderesse. Les produits en cause sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans

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les mêmes rayons des grands magasins, appartiennent au même secteur de marché et présentent donc un intérêt pour les mêmes consommateurs.

b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires et similaires à un faible degré au moins s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Diamond Dot Painting
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Le terme anglais «diamond painting» désigne une technique/artisanat/art dans laquelle un applicateur est habitué à appliquer de nombreuses petites pierres/perles/perles/perceuses, une par une, sur une peinture adhésive en canevas codée, ce qui entraîne une image vive haute définition. Compte tenu de la nature des produits/services respectifs, ces mots peuvent être descriptifs des caractéristiques des produits/services. Par conséquent, en l’espèce, pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter un examen long avec des conclusions différentes dans différents territoires, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la

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comparaison des signes à la partie non anglophone du public, pour laquelle les signes n’ont pas une telle signification, en particulier la partie non anglophone du public hispanophone, tchèque et bulgare.
La marque antérieure est figurative, de couleur bleu clair, et contient un élément figuratif composé de deux lettres «DD» et des mots «DIAMOND Dotz» figurant en dessous.
Le signe contesté est une marque verbale composée des éléments verbaux «DIAMOND DOT painting». Les marques verbales ne revendiquent aucun élément figuratif ou apparence particulier et, par conséquent, les différences dans l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont, en général, insignifiantes. Dès lors, en l’espèce, il est indifférent que la marque contestée soit représentée en majuscules ou en minuscules.

L’élément verbal «diamond» inclus dans les signes est un terme étranger qui n’existe pas en tant que tel dans les territoires pertinents examinés. Toutefois, ce mot sera compris, au moins par une partie substantielle du public analysé, comme une sorte de pierre précieuse étant donné que les mots équivalents pertinents sont assez proches, en particulier «diamante» en espagnol et «diamant» en tchèque et en bulgare. Le reste du public percevra cet élément comme dépourvu de signification. Dans les deux cas, en l’absence de tout lien directement descriptif et/ou direct par rapport aux produits et services respectifs, le caractère distinctif de ce terme est normal. Les autres mots contenus dans les signes sont également dépourvus de signification pour le public pertinent analysé et, par conséquent, distinctifs.

L’ élément stylisé représentant les lettres «DD» de la marque antérieure n’a aucune signification descriptive, non distinctive ou faible pour les produits pertinents et son caractère distinctif intrinsèque est normal. Toutefois, compte tenu du fait que ce mot représente les premières lettres/initiales des éléments verbaux «DIAMOND Dotz» qui suivent, il sera considéré comme quelque peu subordonné/lié à ceux-ci et ce sont les éléments verbaux «DIAMOND Dotz» qui auraient un impact plus fort sur le consommateur en tant qu’identifiant commercial que l’élément figuratif.
Quant à la légère stylisation des lettres de la marque antérieure et à la couleur, celles-ci ont une nature assez ornementale et n’apportent pas beaucoup de caractère distinctif aux éléments verbaux en tant que tels. Les marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par DIAMOND DOT *, étant distinctifs et représentant presque l’intégralité des éléments verbaux de la marque antérieure et les deux premiers éléments verbaux du signe contesté. Les signes diffèrent par la dernière lettre «Z» de la marque antérieure et par le dernier mot «painting» de la marque contestée, qui n’attirera pas autant l’attention du consommateur, car les consommateurs accordent normalement plus d’attention aupremier élément d’un signe lorsqu’il est confronté à une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite (haut en bas), ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En outre, les signes diffèrent par la légère stylisation, la couleur et l’élément figuratif de la marque antérieure. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, ces éléments seront perçus soit comme un élément

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ornemental, soit comme l’élément figuratif représentant deux lettres «DD», tournés l’une de l’autre, et ont moins d’incidence sur le consommateur en tant qu’identifiant commercial que les éléments verbaux «DIAMOND Dotz». Par conséquent, compte tenu des similitudes et différences mentionnées, des facteurs pertinents et de leur poids respectif dans les signes, il est considéré que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, il est considéré que la grande majorité des consommateurs, sinon tous, ne prononceront pas les lettres «DD» de l’élément figuratif de la marque antérieure et y désigneront uniquement «DIAMOND Dotz». Cela s’explique par la tendance des consommateurs à raccourcir/simplifier la prononciation des marques et compte tenu de la stylisation et du caractère figuratif de l’élément figuratif. En outre, comme indiqué ci-dessus, étant donné que «DD» représente les premières lettres des éléments qui suivent, il sera considéré comme quelque peu subordonné à celui-ci et les éléments verbaux «DIAMOND Dotz» auraient un impact plus fort sur le consommateur. Par conséquent, en ce qui concerne la grande majorité des consommateurs, sinon tous, la prononciation des signes coïncide par le son de DIAMOND DOT *, présent à l’identique dans les deux signes, et diffère par le son de la lettre finale «Z» de la marque antérieure et par le son du dernier mot «painting» de la marque contestée. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour une partie substantielle du public, lessignes b) seront associés au concept commun «diamond». Parconséquent, en ce qui concerne cette partie du public, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel. En ce qui concerne le public restant pour lequel aucun des signes n’a de signification particulière, l’aspect conceptuel ne joue aucun rôle et n’aura pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.

Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon la demanderesse, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par la demanderesse pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciés en l’espèce (voir ci-après «Appréciation globale»).

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés sont similaires et similaires, à tout le moins à un faible degré, aux produits de la demanderesse. Les produits et services respectifs s’adressent au grand public et le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
La marque antérieure et la marque contestée présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel. Les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. Pour une partie substantielle du public, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel. En ce qui concerne la partie restante du public, l’aspect conceptuel ne joue aucun rôle.

En l’espèce, l’identifiant principal de la marque antérieure est presque identique aux deux premiers éléments verbaux de la marque verbale contestée. S’il est vrai que les signes diffèrent par certains aspects (le «Z» final, la police de caractères et la couleur de la marque antérieure et le mot final de la marque contestée), les coïncidences entre les marques prévalent et il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits/services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

Par ailleurs, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de ce qui précède et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, la division d’annulation conclut que les signes sont suffisamment similaires pour induire un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent examiné. La similitude des signes est suffisante pour que les consommateurs considèrent que les produits et services similaires respectifs, même à tout le moins à un faible degré, ont une origine identique ou liée économiquement.

Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non anglophone du public hispanophone, tchèque et bulgare. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.

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Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 136 252 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés.

Étant donné que la demande en nullité est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de son usage intensif et de sa renommée, comme le prétend la demanderesse. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.

Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.

FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.

La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

De la division d’annulation María Belén IBARRA DE DIEGO Liliya Yordanova Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.