DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 173
Laboratorios Effik, S.A., San Rafael 3, 28100 Alcobendas (Madrid), Espagne (opposante), représentée par ZBM Patents, Rambla Catalunya, 123, 08008 Barcelone (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, 60064 North Chicago, États-Unis d’Amérique (partie requérante), représentée par Baker indirects Mckenzie Amsterdam N.V., Claude Debussylaan 54, 1082 MD Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 31/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 173 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 325 971 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/02/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 325 971, «OMDIFY» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M0 497 207, «OMIFIN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.

PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.

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Décision sur l’opposition no B 3 140 173 Page sur 2 8
La date de dépôt de la demande contestée est le 23/10/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 23/10/2015 au 22/10/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et désinfectants.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 04/05/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 07/07/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. À la demande de l’opposante, ce délai a été prorogé jusqu’au 07/09/2021. Les 07/07/2021 et 03/08/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: Captures d’écran de deux pages du site https://cima.aemps.es/cima (le site web du Centre d’information en ligne Medicine de l’Agence espagnole des médicaments). La première capture d’écran contient des informations détaillées sur le produit «OMIFIN», informant que la commercialisation de ce médicament a été autorisée le 01/12/1966. La deuxième capture d’écran montre un extrait de la fiche technique concernant «OMIFIN» et la dernière date de révision du texte: Juin 2016.
Annexe 2: Photo de l’emballage du produit «OMIFIN».
Annexe 3: Des copies de dépliants contenant des informations sur le produit pharmaceutique «OMIFIN»; Les dépliants sont en espagnol et les traductions d’extraits de textes en anglais sont jointes.
Annexe 4: Impressions de sites web contenant des publications relatives à la médecine «OMIFIN», datées du 25/04/2017, du 27/12/2017, du 10/01/2019 et du 10/05/2020; Les publications sont en espagnol et les traductions d’extraits de textes en anglais sont jointes.
Annexe 5: Des copies de nombreuses factures, datées du 08/01/2016 au 30/09/2020, adressées à des clients situés à divers endroits en Espagne et concernant la vente de divers produits, dont «OMIFIN»;
Annexe 6: Une déclaration sous serment du directeur général de LABORATORIOS EFFIK, S.A., datée du 27/07/2021, contenant les chiffres de vente relatifs aux produits commercialisés sous la marque «OMIFIN» en Espagne du 2015 au mois de juillet 2021.

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Décision sur l’opposition no B 3 140 173 Page sur 3 8
Les éléments de preuve montrent que le lieu de l’usage est l’Espagne. Cela peut être déduit de la langue des documents (espagnol), de la devise mentionnée («EUR») et de certaines adresses en Espagne. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
La plupart des éléments de preuve datent de la période pertinente ou contiennent des références à des dates comprises dans la période pertinente.
Les documents produits, et en particulier les copies de factures, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [ancienne règle 22 (3) REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
En l’espèce, les éléments de preuve montrent le signe représenté sur l’emballage du produit et des dépliants avec les lettres «OMIFIN» écrites à proximité de lettres standard rose, les lettres «O» et «N» étant plus grandes que les autres lettres. Le mot «OMIFIN» est souligné par une fine ligne horizontale rose et est représenté à côté d’un élément figuratif sous la forme de formes ressemblant aux formes de triangles disposées dans un demi-cercle autour d’un point circulaire. Cette stylisation des lettres et des éléments figuratifs est de nature plutôt décorative. Par conséquent, ils ne sont pas considérés comme altérant de manière substantielle le caractère distinctif de la marque verbale «OMIFIN» telle qu’elle a été enregistrée. En outre, il convient de noter que «OMIFIN» apparaît également comme un mot, par exemple dans les publications.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits couverts par la marque antérieure.

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Décision sur l’opposition no B 3 140 173 Page sur 4 8
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45-46).
En l’espèce, les éléments de preuve ne prouvent un usage que pour des produits pharmaceutiques améliorant la fertilité, qui peuvent être déduits des dépliants et publications contenant des informations sur les produits. Ces produits peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie objective des produits pharmaceutiques compris dans la classe 5. Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour renforcer la fertilité des produits pharmaceutiques compris dans la classe 5.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.

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Décision sur l’opposition no B 3 140 173 Page sur 5 8
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques destinés à améliorer la fertilité.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Produits et substances pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles oncologiques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produitset substances pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles oncologiques contestés sont considérés comme similaires au moins à un faible degré aux produits pharmaceutiques visant à améliorer la fertilité de l’opposante car ils ont la même nature dans la mesure où ils appartiennent à la même catégorie générale de produits, à savoir les médicaments qui peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente. Les entreprises pharmaceutiques fabriquent une variété de produits pharmaceutiques ayant différentes indications thérapeutiques, ce dont le grand public est conscient. Pour cette raison, le public pertinent pourrait croire que la responsabilité de la fabrication des produits comparés incombe à la même entreprise.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires au moins à un faible degré s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur médical possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes
OMDIFY OMIFIN

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Décision sur l’opposition no B 3 140 173 Page sur 6 8
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Aucun des signes n’a de signification en espagnol. Les consommateurs pertinents les percevront comme des termes fantaisistes qui possèdent un caractère distinctif par rapport aux produits pertinents.
Sur le plan visuel, les signes ont la même structure étant donné qu’il s’agit dans les deux cas d’une marque verbale composée de six lettres. Ils ont en commun quatre lettres («O», «M», «I», «F»), à savoir les deux premières lettres «OM» et les lettres «FI», qui sont la troisième et la quatrième lettre de la marque antérieure et les quatrième et cinquième lettres du signe contesté. Ils diffèrent par la lettre supplémentaire «I» et la lettre «N» de la marque antérieure et par les lettres «D» et «Y» dans le signe contesté. Les similitudes représentent une partie importante des marques en cause. Les différences ne concernent que deux lettres de chaque signe. En outre, ils sont placés au milieu et à la fin des signes. Dès lors, ils attirent moins l’attention des consommateurs qui lisent de gauche à droite. Par conséquent, ces différences n’ont pas d’impact significatif sur l’impression d’ensemble produite par les signes.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Phonétiquement, la lettre «Y» se prononce comme la lettre «I» en espagnol. Par conséquent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «OM * IFI *». La prononciation diffère par le son de la lettre «N» de la marque antérieure et de la lettre «D» du signe contesté. Les sons différents attirent moins l’attention en raison de leur position au milieu et à la fin des signes et parce qu’ils ne représentent qu’un seul son de chaque marque tandis que les similitudes concernent la séquence initiale de lettres «OM» et une autre suite de lettres «IFI»/«IFY». Les signes ont une structure voyelle similaire et la même longueur. Par conséquent, le rythme et l’intonation sont similaires.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure

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Décision sur l’opposition no B 3 140 173 Page sur 7 8
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont similaires au moins à un faible degré. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. La comparaison conceptuelle est neutre.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Le niveau d’attention du public est relativement élevé.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Bien que les produits ne soient similaires qu’à un faible degré et que l’attention des consommateurs soit accrue, compte tenu du principe d’interdépendance et de souvenir imparfait, il est considéré que, compte tenu des similitudes, qui concernent les parties des signes qui déterminent dans une large mesure l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, alors que certaineslettres différentes n’ont pas d’impact significatif, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no M0 497 207 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

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Décision sur l’opposition no B 3 140 173 Page sur 8 8
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Liliya Yordanova Justyna Gbyl Jiří JIRSA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.