DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 46 906 (REVOCATION)
Mera Pharma GmbH, Mülibach 3, 8852 Altendorf, Suisse (partie requérante), représentée par Marc-Timo Loschonsky, Forststrasse 45, 89447 Zöschingen (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Futura Medical Developments Limited, Surrey Technology Centre 40 Occam Rd The Surrey Research Park, GU2 7YG Guildford (titulaire de la MUE), représentée par Briffa, First Floor Classic House 11-13 Washington Street, T12 NHP1 Cork (représentant professionnel).
Le 22/03/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 3 252 657 dans leur intégralité à compter du 22/10/2020.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 22/10/2020, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 3 252 657 EROXON (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 5: Produits pharmaceutiques sous forme de gels et de crèmes destinés aux dysfonctionnements sexuels.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante fait valoir que la marque de la titulaire n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Elle explique que, le 12/05/2020, la demanderesse a informé la titulaire de la marque de l’Union européenne du non-usage de la marque de l’Union européenne contestée comme une réaction à une menace d’opposition de la titulaire de la MUE ainsi que de l’intention de déposer une demande en déchéance étant donné que la marque de l’Union européenne contestée n’est pas utilisée depuis près de 17 ans à compter de la date de dépôt. Selon la demanderesse, le titulaire de la marque avait connaissance de l’intention de déposer une demande en déchéance, mais aucun accord n’a pu être conclu entre les parties depuis lors. La demanderesse affirme également que depuis la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire n’a placé aucun produit compris dans la classe 5 sous la marque enregistrée «EROXON» sur le

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marché de l’Union européenne. Par conséquent, selon la demanderesse, la marque doit être annulée en raison du non-usage.
Dans sa réponse, la titulaire de la MUE explique tout d’abord que le 06/02/2020, la demanderesse a déposé une demande de marque «ENOXON» (pour des produits compris dans la classe 5) contre laquelle la titulaire a formé opposition. Par la suite, les parties ont déposé une demande mutuelle de prorogation du délai de réflexion. Toutefois, le 22/10/2020, la demanderesse a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque contestée. La titulaire explique également qu’elle développe un portefeuille de produits pharmaceutiques innovants et que son produit principal est MED3000, qui est une codename pour un gel topique développé spécifiquement pour le traitement des dysfonctionnements érectiles et que la marque contestée est un nom de marque pour ces produits. La titulaire poursuit que les noms de développement «MED2002», «MED2005» (les formulations prototypes antérieures) et «MED3000» ont été utilisés de manière interchangeable avec la marque contestée pour le produit pharmaceutique en cause. Elle poursuit en expliquant que MED3000 est un dispositif médical de classe IIB composé de substances ou de combinaisons de substances qui sont destinées à être introduites dans le corps humain par un orifice du corps ou appliquées sur la peau et qui sont absorbées par le corps humain ou dispersées localement dans celui-ci» et il est donc obligatoire de procéder à l’évaluation de la conformité d’un dispositif médical aux exigences du règlement sur les dispositifs médicaux avant la mise sur le marché du dispositif médical. La titulaire conclut qu’elle se voit donc actuellement dans l’impossibilité légale de mettre son produit pharmaceutique sur le marché de l’UE et, à ce titre, d’utiliser la marque contestée dans le commerce, car elle attend toujours les résultats de l’évaluation et de l’approbation réglementaire de son produit MED3000. Nonobstant les justes motifs pour le non-usage, la titulaire est d’avis qu’elle a effectivement utilisé la marque contestée dans les limites fixées par la législation pour les médicaments et les dispositifs médicaux.
À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne déposait les éléments de preuve suivants:
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé que certaines données commerciales contenues dans les éléments de preuve soient confidentielles vis-à- vis de tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données. En tout état de cause, la plupart des documents présentés sont massivement occultés et aucune information sensible ne peut être extraite de ceux-ci.
Annexe 1: extrait du site www.bsigroup.com du 23/01/2019 duquel il ressort que le BSI est l’autorité britannique pour accorder des approbations réglementaires aux dispositifs médicaux en vertu du règlement sur les dispositifs médicaux (MDR) et qu’il possède un second organisme notifié de l’UE établi aux Pays-Bas.
Annexe 2: extrait du site web de la Commission européenne listant les organismes notifiés autorisés au titre du MDR. Sous le no 2797, la BSI Group Netherlands B.V. est mentionnée en tant qu’organisme notifié.
Annexe 3: Rapport annuel et comptes 2019 de la titulaire de la marque de l’Union européenne, qui montrent que l’un des produits principaux de la société est du gel topique MED3000 pour les dysfonctionnements érectiles. Selon le rapport, le produit se trouvait dans la phase 3 de l’essai clinique au moment de la délivrance du document. Il est également mentionné qu’en février 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a engagé une procédure formelle visant à obtenir l’approbation de MED3000 en tant que dispositif médical pour le traitement des dysfonctionnements érectiles, qui devraient être soumis aux régulateurs de l’UE d’ici la fin du mois de juillet 2020 et que l’octroi de licences de sortie était en cours.
Annexe 4: la brochure du programme Clinique MED3000 du titulaire, fournissant des informations sur MED3000 dans laquelle il est notamment indiqué qu’en décembre

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2019, le produit pour le traitement des dysfonctionnements érectiles se trouvait dans la phase 3 de l’étude clinique FM57 destinée à étudier l’efficacité et la sécurité du produit d’application topique avec la codename MED2005 par rapport à celle du placebo (avec la codename MED3000). Le document indique également que la titulaire a engagé une procédure formelle d’approbation de MED3000 en tant que dispositif médical de classe IIB en Europe. Annexe 5: Déclaration de témoin du 10/03/2021, signée par le directeur de la société Futura Medical (titulaire), expliquant les activités de l’entreprise et mentionnant notamment le produit MED3000 en tant que produit principal de l’entreprise et la marque contestée EROXON comme une marque désignant le même produit. Dans le témoignage, il est par ailleurs expliqué que MED2002, MED2005 et MED3000 sont les noms de développement de EROXON et que la titulaire a demandé la marque contestée le 03/07/2003 pour obtenir le monopole de la marque choisie en prévision de l’approbation réglementaire du dispositif médical et du placement ultérieur du dispositif médical en question sur le marché de l’Union européenne. Enfin, la déclaration de témoin explique qu’en décembre 2019, l’étude clinique de la phase 3 (réalisée dans environ 60 centres en Europe) de MED3000 a été conclue et qu’en février 2020, la titulaire a ouvert une procédure formelle d’approbation de MED3000 et, le 14/07/2020, elle a soumis un dossier technique à l’organisme notifié de l’UE BSI en vue de l’évaluation de la conformité conformément au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux. Enfin, le 08/10/2020, la titulaire a présenté des documents supplémentaires demandés. À l’appui de cette affirmation, les pièces JB1 et JB2 contenant un courrier électronique entre l’organisme notifié BSI et la titulaire de la marque de l’Union européenne sont jointes à l’annexe. Annexes 6 et 7: Rapports et comptes annuels pour 2016 et 2017 de Futura Medical: le rapport de plusieurs pages fait référence au produit «MED2002: Eroxon (traitement des dysfonctionnements érectiles)». Elle indique notamment que l’étude clinique annoncée en 2016 montre que le produit peut être le traitement le plus rapide des dysfonctionnements érectiles au monde. Il est également expliqué que MED2002
(qui, selon le rapport, utilise la technologie dermaSys de la société sous la forme d’un gel) est un nom de développement du gel topique pour le traitement des hommes présentant des dysfonctionnements érectiles. Selon le rapport, le titulaire est titulaire de brevets mondiaux pour les traitements actuellement disponibles et a enregistré la marque EROXON, bien que les distributeurs potentiels puissent choisir d’utiliser d’autres marques. Le rapport pour l’année 2017 montre en outre que la titulaire a discuté en 2017 avec les régulateurs au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis de la voie d’étude clinique optimale pour obtenir une autorisation de mise sur le marché dans toute l’Europe et aux États-Unis et, à la suite de ces interactions, la titulaire a décidé de lancer un programme de phase III par une étude pharmacocinétique élargie. Annexe 8: Une présentation du 01/04/2020 concernant, entre autres, Futura Medical Corporate Overview et les résultats de l’étude FM57. Le gel topique pour le traitement des dysfonctionnements érectiles MED3000 est mentionné dans la présentation avec la technologie DermaSys («gel breveté et sans odeur, qui est formulé de manière unique pour chaque indication thérapeutique spécifique»). Le document montre également les résultats de l’essai au cours duquel l’entreprise a testé deux versions différentes du produit MED2005 (l’une appelée MED3000) au cours de la période de 12 semaines. En outre, le document énumère des produits de portefeuille parmi lesquels figure du gel topique MED3000 pour le traitement des dysfonctionnements érectiles et contient une proposition d’emballage pour le gel mentionné sous une marque EROXON. Annexe 9: un article du Journal des médicaments exuels (de 2018), financé par la titulaire et intitulé «Efficacité et sécurité du MED2005, une Formulation glycérhydrique Topique, dans le traitement des dysfonctionnements érectiles: Une étude sur la Crossover randomisée. L’article examine les résultats de la phase II de

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quatre semaines d’essai clinique du gel topique MED2005, qui est en cours de développement pour le traitement des dysfonctionnements érectiles et incorpore la technologie dermaSys. La marque contestée figure parmi les «mots clés» au début de l’article.
Annexe 10: un article du journal en ligne www.mirror.co.uk du 10/02/2019 faisant état du produit Eroxon développé par Futura Medical qui pourrait être disponible en Europe d’ici 2021. Annexe 11: un article paru dans le journal en ligne The Observer du 09/06/2019 indiquant que Futura Medical a développé, au cours des dix dernières années, un gel à base de Glyceryl (GTN) appelé «Eroxon», qui semble capable d’induire une érection chez les patients souffrant de dysfonctionnements érectiles léger à modérer en 5 à 10 minutes et, en tant que tel, est susceptible d’être le premier traitement véritablement nouveau pour les dysfonctionnements érectiles. L’article mentionne également qu’en 2018, après que les investisseurs potentiels ont manifesté leur intérêt et soutenu les nouveaux traitements, Futura a terminé un essai clinique de 232 patients et a commencé l’essai final de la phase II de 1000 patients, qui doit être terminé d’ici la fin de 2019. Annexe 12: un article paru dans le journal en ligne The Daily Telegraph du 10/02/2019 faisant le point sur le nouveau produit «Futura Medical» Eroxon, qui serait disponible en Europe d’ici à 2021, initialement sur ordonnance mais plus tard en vente libre.
Dans sa réponse, la demanderesse donne un aperçu de la procédure d’opposition entre les parties et exprime ses doutes sérieux quant à l’usage correct de la marque contestée «EROXON» pour les produits enregistrés. Elle fait valoir que MED2002, MED2005 et
MED3000 sont des marques totalement différentes de la marque contestée et soutient que la titulaire n’a pas été en mesure de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée. Elle fournit une explication détaillée des raisons pour lesquelles, selon elle, la titulaire n’a pas été en mesure de démontrer l’usage de la marque contestée et présente des observations détaillées sur chaque élément de preuve produit par la titulaire. Elle conclut que la titulaire n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle a réalisé des études cliniques pour le produit fini «EROXON» et qu’elle n’a commencé l’approbation CE dans l’Union européenne qu’après avoir appris qu’une demande en déchéance pouvait être déposée. En outre, la demanderesse mentionne que la titulaire a admis que le produit MED3000 est un produit différent de MED2005 étant donné qu’il ne contient plus de médicament actif et qu’il ne peut donc plus, selon la demanderesse, être un produit pharmaceutique compris dans la classe 5. Elle affirme que la titulaire n’a jamais demandé une quelconque autorisation pharmaceutique pour le produit dénommé EROXON et qu’il semble que la titulaire préfère, après 18 ans de stockage d’une marque, commercialiser une huile de serpent dérivée pour le traitement des dysfonctionnements sexuels sous un autre nom (MED3000), plutôt que de prévoir la commercialisation d’un produit pharmaceutique sous un autre nom (MED2005). En ce qui concerne les essais cliniques, elle mentionne que, le 12/01/2007, le premier essai clinique pour un produit MED2005 en Allemagne a été demandé et que cet essai s’est terminé le 12/05/2008. Selon la requérante, huit ans plus tard, le 15/05/2015, un deuxième essai clinique pour le produit MED2005 en Allemagne a été inscrit au registre des essais cliniques de l’Union européenne et s’est terminé le 30/07/2016. Enfin, trois années plus tard, le 18/09/2018, un troisième essai clinique de MED2005 en Lettonie, en Hongrie, en Slovaquie, en République tchèque et en Pologne a été inscrit au registre des essais cliniques de l’UE par la société de la titulaire et s’est terminé le 17/01/2020 (tous ces essais ont été joints aux annexes 16 et 17). La requérante conclut que, si un essai clinique peut constituer un motif légitime pour ne pas utiliser une marque, l’écoulement du temps entre la demande et l’enregistrement et entre le début de l’essai clinique et sa durée relève de la seule responsabilité de la défenderesse et n’est pas un obstacle indépendant de sa volonté. À l’appui de ses arguments,la demanderesse a produit les documents suivants:

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Annexe 13: une lettre de la demanderesse du 12/05/2020 à la titulaire dans laquelle elle affirme qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques ENOXON et la marque de la titulaire EROXON et exprime également ses doutes quant à l’usage de la marque EROXON. Annexe 14: réponse de la titulaire à la lettre de la demanderesse jointe à l’annexe 13 du 15/05/2020 dans laquelle elle indique que sa marque EROXON a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits couverts par la marque et fait référence à la couverture de presse des produits EROXON. Elle indique également qu’elle a une raison valable de ne pas commencer à vendre les produits puisqu’elle attend actuellement une approbation par les pouvoirs publics du produit EROXON et renvoie à la décision de la chambre de recours du 18/04/2007, R 155/2006-1, LEVENIA. Enfin, elle se dit prête à ne pas former d’opposition si le demandeur limite sa demande.
Annexe 15: un document mentionnant la publication de données cliniques positives MED2002 (essai de phase II), annoncé en septembre 2016 et un extrait de l’ARN du 16/11/2016, indiquant que le directeur général de la titulaire discutera de l’analyse de l’étude clinique sur le médicament MED2002 sur les dysfonctionnements érectiles. Annexe 16: Extraits du registre des essais cliniques de l’UE, montrant les résultats de la recherche pour le produit MED2005. Annexe 17: Deux rapports d’études cliniques d’un produit fini dénommé MED2005. Annexe 18: Des captures d’écran du site web de la titulaire tirées de l’archive web Wayback Machine montrant les FAQ MED2005 de 08/05/2020, dans lesquelles la différence entre EROXON, MED2020, MED2005 et MED3000 est expliquée. Selon le document EROXON est enregistré et suggérée pour le gel topique de Futura pour les dysfonctionnements érectiles, même si les utilisateurs potentiels peuvent choisir d’utiliser d’autres marques. Annexe 19: un article du 14/04/2021 intitulé How Futura Medical a transformé MED3000 en une occasion de près de milliards de livres. L’article décrit que la formulation initiale du produit était MED2005, qui était également un gel, mais contenait un médicament actif, ce qui signifie que les patients auraient besoin d’une ordonnance médicale pour ce produit. Étant donné que le gel a produit les mêmes résultats que le placebo (qui ne contenait pas le principe pharmaceutique actif mais utilisait les composants de la technologie derméSys de la titulaire), le produit n’avait pas à se produire en tant que médicament, mais devait au contraire suivre un processus réglementaire différent et pouvait être classé en tant que dispositif médical. En tant que tel, la voie réglementaire aurait été beaucoup plus rapide qu’elle ne l’aurait été avec MED2005. Par conséquent, l’entreprise a concentré ses efforts sur le gel utilisé comme placebo qu’elle a appelé MED3000. L’article précise également que les autorités européennes et américaines étaient très favorables et ont permis à l’entreprise de poursuivre les nouveaux plans. Enfin, l’article indique qu’en février 2020, la titulaire a engagé une procédure formelle visant à mettre MED3000 à disposition en tant que dispositif médical, ce qui donne lieu à une approbation complète en mars 2021. L’article indique également que la marque CE, qui permettra la commercialisation, est attendue avant la fin du mois de mai 2021. Annexe 20: Futura Medical PLC — Résultats provisoires (période close en 2020) indiquant qu’en février 2020, Futura a engagé une procédure formelle visant à obtenir l’approbation de MED3000 en tant que dispositif médical et que le traitement cliniquement prouvé des dysfonctionnements érectiles par un organisme notifié de l’UE, le premier en Europe et aux États-Unis, sans prescription médicale. Le document évoque également la technologie brevetée DermaSys de la titulaire qui a été utilisée dans la MED3000. Annexe 21: Résultats de recherche issus du registre des essais cliniques cliniques de l’Union européenne montrant trois essais cliniques en cours de développement médical Futura et résultats de recherche pour MED2005, montrant les mêmes résultats.

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Annexe 22: Résultats de recherche dans le registre des essais cliniques — FDA/États- Unis.
Dans sa réponse finale, la titulaire fournit des explications sur la manière dont elle a tenté de régler un litige avec la demanderesse, mais sans succès. En ce qui concerne les observations de la requérante concernant le non-usage de la marque contestée, la titulaire affirme qu’elle n’avait pas l’intention d’établir l’usage de la marque contestée, étant donné que cet usage aurait été illégal sans l’approbation réglementaire des produits couverts par la marque contestée. Elle explique que, dans le cas du MED2005, les essais cliniques ont eu lieu en 2007, 2015 et 2018 et que les préparatifs pour la soumission réglementaire de MED3000 ont débuté en février 2020. Ainsi, selon la titulaire, l’usage de la marque contestée n’a ni commencé ni repris dans un délai de trois mois précédant le dépôt de la demande en déchéance comme indiqué par la requérante. Elle explique en outre qu’en 2002, la titulaire a commencé à rechercher et développer un produit pharmaceutique pour le traitement des hommes présentant des dysfonctionnements érectiles et qu’elle avait l’intention d’utiliser la marque contestée pour le consommateur visé par le produit final, une fois que le produit pharmaceutique a passé avec succès toutes les recherches, le développement, les études cliniques et les exigences en matière d’approbation réglementaire établies par la loi. Selon la titulaire, sa société utilise différents codents MED
[NNNN] pour différents prototypes du produit pharmaceutique pour le traitement des dysfonctionnements érectiles qui, selon la titulaire, est une norme (une nouvelle variation de la codename pour chaque formulation créée). Jusqu’en 2019, MED2005 était la formule de chef de file de la titulaire, qui a fait l’objet de plusieurs essais en 2007, 2015 et 2018 dans différents États membres. La titulaire explique en outre que, dans la mesure où les résultats de l’essai de MED2005 ont montré qu’elle produisait les mêmes résultats que le placebo, qui utilisait des éléments clés de DermaSys, la titulaire s’est concentrée sur le gel utilisé comme placebo sous la codename MED3000, qui était classé en tant que dispositif médical de classe III et pouvait ainsi passer par un processus réglementaire plus rapide. Selon la titulaire, un tel changement de direction est normal dans l’industrie pharmaceutique étant donné que le développement des produits pharmaceutiques est un processus long et complexe et que tous les produits pharmaceutiques entrant sur le marché n’entrent pas sur le marché (à cet égard, la titulaire joint l’annexe 3 du deuxième lot). Selon la titulaire, même si la formule et les conoms respectifs du produit pharmaceutique en question ont changé au fil du temps dans le processus de développement, le produit final, qui est le gel topique pour le traitement des dysfonctionnements sexuels, et le nom de marque EROXON sont restés les mêmes. La titulaire affirme également qu’il est normal que le développement du produit pharmaceutique prenne 10 à 15 ans, ce qui est indiqué dans la pièce 9 de la deuxième série d’éléments de preuve, et parfois bien plus longue, et que 15 ans à compter de la date d’enregistrement de la marque contestée en 2005, la formule finale du produit en question (MED3000) devant être soumise à l’approbation réglementaire en juillet 2020, est bien conforme au délai standard. Enfin, la titulaire explique également que le dispositif médical de la classe IIB est un dispositif composé de substances ou de combinaisons de substances destinées à être introduites dans le corps humain par un orifice du corps ou appliquées sur la peau et qui sont absorbées par le corps humain ou dispersées localement dans celui-ci» (règle 21, chapitre III, annexe VIII du RDMUE), ce dispositif médical sous la forme d’un gel utilisé à des fins médicales relève toujours de la classe 5 de la classification de Nice. Par conséquent, selon la titulaire, il existe de justes motifs pour le non-usage de la marque contestée, conformément à l’article 19, paragraphe 1, de l’accord sur les ADPIC et à la jurisprudence constante (y compris la décision du 18/04/2007, R 155/2006-1, LEVENIA).
Les documents suivants sont annexés aux observations dans le délai initial imparti pour apporter la preuve de l’usage:

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Annexe 1: une correspondance entre la titulaire et la demanderesse contenant plusieurs annexes. Annexe 2: Une capture d’écran de la page web du registre des essais cliniques de l’UE listant les essais cliniques MED2005 réalisés en 2007, 2016 et 2018.
Annexe 3: Un article intitulé «Clinical Trial Success Rates By Phase And TherapeuArea» par Alex Berezow, publié le 11 juin 2020. Annexe 4: Unarticle «Repositionnementde latoxicomanie: identification et développement de nouvelles utilisations de médicaments existants» par Ted T. Ashburn et Karl B. Thor, publié le 01er août 2004.
Annexe 5: Un résumé d’un article intitulé «Sildenafil: de angina à des dysfonctionnements érectiles à l’hypertension pulmonaire et au-delà» par Hossein A Ghofrani, Ian H Osterloh, Friedrich Grimminente, publié en août 2006. (Dernière consultation: le 21 septembre 2021).
Annexe 6: Une impression du site internet de la titulaire montrant que MED3000 a été testé lors d’essais cliniques de MED2005.
Annexe 7: Unarticle n «Futur’s' s MED3000 gains CE en Europe» par Deborah Wilkes, publié le 3 mai 2021.
Annexe 8: impression de la page web de la titulaire sur Dermasys.
Annexe 9: un article intitulé «La découvertede médicaments et le développement: Rôle de la recherche biologique de base» par Richard C. Mohs et Nigel H. Greig.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.

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En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 16/02/2005. La demande en déchéance a été déposée le 22/10/2020. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 22/10/2015 au 21/10/2020 inclus, pour les produits contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir qu’elle n’avait pas commencé à utiliser la marque dans l’Union européenne, mais qu’elle disposait de justes motifs l’empêchant de l’utiliser. Les arguments et éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’appui de ces arguments ont été énumérés ci-dessus.
Motifs du non-usage
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire de la MUE peut soit prouver l’usage sérieux de la MUE contestée, soit prouver l’existence de justes motifs pour le non-usage. Ces raisons couvrent des circonstances indépendantes de la volonté de la titulaire de la MUE d’empêcher l’usage de la marque de l’Union européenne contestée.
En tant qu’exception à l’obligation d’usage, la notion de justes motifs pour le non-usage doit être interprétée de façon relativement étroite.
Les «obstacles bureaucratiques» en tant que tels, qui se produisent indépendamment de la volonté du titulaire de la marque, ne sont pas suffisants, à moins qu’ils n’aient un rapport direct avec la marque, de sorte que l’usage de la marque dépend de la réussite de l’action administrative concernée. Toutefois, le critère d’une relation directe n’implique pas nécessairement que l’usage de la marque soit impossible; il pourrait suffire que l’usage soit déraisonnable. Il convient d’apprécier au cas par cas si un changement de la stratégie d’entreprise visant à contourner l’obstacle considéré rendrait déraisonnable l’usage de la marque (14/06/2007,-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 52-54).

Par conséquent, pour que le non-usage d’une marque soit justifié, il faut qu’il existe un obstacle:
(I) est né indépendamment de la volonté du titulaire de la marque; (II) a un rapport direct avec la marque et (III) l’usage de la marque sans surmonter avec succès l’obstacle serait impossible ou déraisonnable.
Les restrictions à l’importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics constituent deux exemples de justes motifs du non-usage, qui sont expressément mentionnés à l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, de l’accord sur les ADPIC. Les autres prescriptions des pouvoirs publics peuvent consister en un monopole de l’État, qui empêche tout type d’usage, ou en l’interdiction par l’État de la vente des produits pour des raisons liées à la santé ou à la défense nationale. Les cas typiques à cet égard sont des procédures réglementaires telles que les essais cliniques et l’autorisation de nouveaux médicaments (18/04/2007, R 155/2006-1, LEVENIA/LEVELINA; 28/07/2010, R 920/2009-1, ZATAMIL).
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, qui résident dans le fait que les produits contestés, par rapport auxquels elle entend utiliser la marque, sont des types spécifiques de produits pharmaceutiques pour le traitement des dysfonctionnements érectiles qui nécessitent une approbation réglementaire avant de pouvoir être mis sur le marché de l’Union européenne. La titulaire fait valoir qu’elle est donc légalement empêchée d’utiliser la marque contestée. En outre, la titulaire indique

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que de telles procédures ont été lancées en février 2020 et en juillet 2020, la titulaire a présenté le dossier technique sur le produit pour le réexamen. La procédure était toujours en cours au 22/10/2020. Nonobstant les justes motifs pour le non-usage, la titulaire affirme qu’elle a effectivement utilisé la marque contestée dans les limites fixées par la législation pour les médicaments et les dispositifs médicaux. Enfin, la titulaire affirme avoir reçu le certificat de gestion de la qualité de l’UE pour la mise sur le marché du produit en avril 2021, permettant la vente du produit en tant que traitement cliniquement prouvé des dysfonctionnements érectiles chez des hommes adultes dans l’ensemble de l’Union et au Royaume-Uni.
Il est vrai que, dans le cas des autorisations de mise sur le marché de produits pharmaceutiques, comme c’est le cas en l’espèce, l’usage de la marque pour le produit dépend de la réussite de la procédure d’autorisation. En général, les autorisations de mise sur le marché de produits pharmaceutiques sont des procédures réglementaires très complexes que les entreprises doivent planifier et préparer avec le plus grand soin. Par conséquent, il serait excessif d’imposer des exigences supplémentaires supplémentaires aux titulaires de marques quant à la date exacte à laquelle ils doivent déposer la demande d’autorisation de mise sur le marché auprès des autorités sanitaires compétentes. Dès lors, les autorisations de mise sur le marché en cours de mise sur le marché de produits pharmaceutiques dans l’Union européenne peuvent constituer un obstacle indépendant de la volonté du titulaire de la marque de l’Union européenne et, partant, un juste motif pour le non-usage d’une marque de l’Union européenne (15/09/2017, T-276/16, Boswelan, EU:T:2017:611, § 36, 62; 03/07/2019, 668/17-P, Boswelan, EU:C:2019:557). Toutefois, il ne suffit pas que la titulaire de la MUE démontre l’existence d’un obstacle qui est directement lié à la marque et qui rendrait impossible ou déraisonnable l’usage de la marque. Elle doit également démontrer que l’obstacle existe indépendamment de la volonté de la titulaire de la marque de l’Union européenne ou que les circonstances sur lesquelles la titulaire de la marque de l’Union européenne se fonde relèvent de son domaine d’influence et de sa responsabilité (03/07/2019, C-668/17 P, Boswelan, ECLI:EU:C:2019:557, § 68).
Les éléments de preuve produits en l’espèce montrent que la titulaire a déposé la marque contestée en 2003 et que la marque a été enregistrée le 16/02/2005 alors que les préparatifs des observations réglementaires ont débuté en février 2020. Bien que la titulaire déclare avoir commencé la recherche et le développement de MED2002 en 2002 (pour lesquels elle prétend être une codename pour l’ancienne formulation du même médicament EROXON), les preuves ne confirment aucunement cette affirmation. Il est également difficile de savoir quand la titulaire a commencé par des essais cliniques. L’annexe 6 mentionne que la deuxième phase de l’essai clinique de MED2002 a débuté en juin 2015 (soit bien après l’enregistrement de la marque contestée) et que des résultats préliminaires ont été annoncés en septembre 2016. En revanche, dans le témoignage, il est indiqué que les essais cliniques de la version MED2005 (qui, selon la titulaire, est le nouveau prototype du même produit mais sous une autre codename) ont eu lieu en 2007, 2015 et 2018. Les documents produits par la demanderesse montrent que le premier essai clinique pour MED2005 a été demandé le 12/01/2007 et s’est terminé le 12/05/2008, le deuxième a débuté le 15/05/2015 et s’est terminé le 30/07/2016 et le troisième a débuté le 18/09/2018 et s’est terminé le 17/01/2020. Ceci a également été confirmé par la titulaire. Enfin, l’annexe 3 montre que la troisième phase d’essai clinique pour la version MED3000 du produit a débuté en octobre 2018 et s’est achevée en décembre 2019. Toutefois, d’après les éléments de preuve, ce produit ne contenait plus de médicament active comme des versions antérieures, mais a été considéré comme un dispositif médical qui devait passer par un processus réglementaire totalement différent de la version précédente du produit, à savoir MED2005. Sans entrer dans la question de savoir si les produits MED2002, MED2005 et MED3000 sont en réalité de simples codenmes et versions différentes (prototypes) d’un même produit pour le traitement des dysfonctionnements érectiles sous la marque EROXON, ce qui a été fortement contesté par la demanderesse, il ressort des éléments de preuve que la titulaire a

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commencé à réaliser des essais cliniques pour le produit pour le traitement des dysfonctionnements érectiles au plus tôt en 2007, soit quatre ans après le dépôt de la marque contestée et deux ans après l’enregistrement de la marque contestée. Elle a ensuite attendu huit ans pour commencer la deuxième phase et ensuite trois ans pour commencer la phase finale. Enfin, elle a déposé la demande d’autorisation de mise sur le marché pour la version MED3000 du produit en juillet 2020 (annexe 5, pièce JB1) lorsqu’elle a envoyé sa documentation technique à l’organisme agréé qui procède à des évaluations de la conformité des dispositifs médicaux. Il n’existe aucune preuve d’observations réglementaires concernant les versions antérieures alléguées MED2002 et MED2005, le seul document qui mentionne quelque chose à cet égard est l’annexe 5, dans laquelle il est indiqué que les résultats cliniques de la deuxième phase ont été examinés avec des régulateurs au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis en 2017 en vue de confirmer la voie d’étude clinique optimale pour obtenir une autorisation de mise sur le marché dans toute l’Europe et aux États-Unis et que, grâce à ces interactions, la titulaire a commencé par la phase trois études en 2017.
La division d’annulation est consciente du fait qu’il faut de nombreuses années pour commercialiser de nouveaux médicaments pharmaceutiques, suppose des essais cliniques longs et que, par ailleurs, la titulaire doit également obtenir l’autorisation de mise sur le marché de l’Agence européenne des médicaments. Toutefois, il ne saurait être considéré comme la norme d’une pratique diligente qu’il faut 15 ans pour terminer les essais cliniques. Il est évident que les démarches entreprises par la titulaire, en particulier les longs délais entre l’enregistrement de la marque et les différents essais, n’étaient pas indépendantes de la volonté de la titulaire, mais étaient le résultat de décisions de la titulaire qui relevaient bien de sa sphère d’influence.
La Cour a convenu et confirmé que les essais cliniques peuvent, dans certains cas, constituer un juste motif pour le non-usage d’une marque, mais dépendra des circonstances particulières de l’espèce (03/07/2019, C-668/17 P, Boswelan, EU:C:2019:557, § 68). La division d’annulation observe que les actes et événements en l’espèce relevaient de la sphère d’influence et de la responsabilité de la titulaire de la marque de l’Union européenne, ce qui signifie qu’ils ne sauraient être considérés comme des obstacles qui se sont produits en dehors de son contrôle.
Premièrement, la titulaire n’a pas été en mesure de fournir des explications ou des preuves quant aux raisons pour lesquelles elle avait attendu le début des essais cliniques et du processus d’autorisation et, deuxièmement, les éléments de preuve ne démontrent pas non plus que la titulaire a fait tout ce qui était possible pour se rendre sur le marché le plus rapidement possible, ni qu’elle a pris tant d’années parce qu’elle avait des difficultés à mener des essais cliniques et que ces difficultés ne relevaient pas de la sphère d’influence de la titulaire de la marque de l’Union européenne. En fait, il ressort assez clairement du dossier que la décision relative au début des essais cliniques et du processus d’autorisation relevait entièrement du domaine d’influence de la titulaire de la marque de l’Union européenne et que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas non plus affirmé ni tenté de démontrer le contraire.
Comme indiqué ci-dessus, la première phase des essais cliniques aurait débuté en 2007. L’annexe 16 fournie par la demanderesse montre (et la titulaire confirme également) que la deuxième phase de l’essai clinique MED2005 a débuté en 2015. Les rapports annuels (annexes 5 et 6) montrent ensuite que la version MED2002 du produit pour le traitement des dysfonctionnements érectiles était au cours de la troisième phase et que des discussions sur l’octroi de licences ont été en cours en 2016 ainsi qu’en 2017. Aucun élément ne permet de comprendre pourquoi le titulaire avait besoin de huit ans pour commencer à la deuxième phase de l’essai clinique. En outre, les documents indiquent que les résultats cliniques de la deuxième phase ont été examinés avec les régulateurs au Royaume-Uni, en Europe et aux

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États-Unis en 2017 et que, à la suite de ces interactions, la titulaire a commencé par l’étude de la Phase 3 en 2017. L’annexe 3 indique toutefois que l’étude de la phase 3 de MED3000 a effectivement débuté au troisième trimestre 4 2018 et a dosé le dernier patient en octobre 2019 et que les résultats de l’étude ont été présentés en décembre 2019. En faisant abstraction de la question du début et de la fin effectif de chaque phase de l’essai clinique, il ressort clairement du dossier que le titulaire a pris environ trois ans entre la deuxième et la troisième phase de l’essai clinique et qu’après qu’il a fallu environ un an pour obtenir les résultats finaux de la dernière phase de l’essai clinique, il a attendu six mois supplémentaires et a ensuite procédé à l’autorisation en juillet 2020, ce qui signifie que depuis l’enregistrement de la marque contestée jusqu’au début du processus réglementaire, 15 ans se sont écoulés. La division d’annulation note également que la demande d’autorisation adressée à l’organisme notifié n’a été déposée que trois mois avant la demande en déchéance et après le litige initial dans le cadre de la procédure d’opposition engagée par la titulaire.
La titulaire n’a fait état d’aucune tentative diligente visant à accélérer un processus réglementaire sur la base duquel la division d’annulation pourrait conclure à l’existence de justes motifs pour le non-usage. La seule explication fournie par la titulaire est qu’il s’agit d’une norme pour le développement des produits pharmaceutiques de 10 à 15 ans, et parfois bien plus longue, à l’égard de laquelle elle a joint un article (annexe 9) et que, dans son cas, il a fallu 15 ans à compter de la date d’enregistrement de la marque contestée EROXON en 2005 pour que la formule finale du produit MED3000 soit soumise à l’approbation de la réglementation en juillet 2020, ce qui est bien dans le délai standard de développement des produits médicaux. Le développement d’un produit pharmaceutique peut prendre de nombreuses années, mais le développement d’un produit en tant que tel n’est pas un juste motif pour le non-usage d’une marque enregistrée.
En l’espèce, la situation semble fortement similaire à celle qui se pose dans le litige relatif à la marque Boswelan, où la Cour a considéré que divers actes relevaient de la responsabilité et du contrôle du titulaire de la marque et ne pouvaient donc pas être considérés comme des obstacles indépendants de la volonté de ce titulaire. Ces actes comprennent le temps écoulé entre la date d’enregistrement de la marque et la date de lancement de l’essai clinique, ainsi que les ressources financières sous-tendant le développement d’un médicament qui auront une incidence sur la durée de l’essai clinique (03/07/2019-, 668/17 P, Boswelan, EU:C:2019:557, § 71).
Comme l’a souligné le tribunal dans la décision citée, en l’espèce également, la titulaire n’était pas obligée de demander la marque contestée EROXON dès 2003, alors qu’il était difficile de savoir si et quand le médicament conçu sous cette marque pouvait effectivement être commercialisé. La demande d’enregistrement de la marque contestée à un stade très précoce était son propre choix et non une obligation juridique. En fait, elle a admis dans ses observations qu’elle avait choisi de déposer la marque contestée en 2003 pour obtenir le monopole du nom de marque choisi en prévision de l’approbation réglementaire du dispositif médical et du placement ultérieur du dispositif médical en question sur le marché de l’Union. La titulaire, comme dans l’affaire Boswelan, n’a commencé que deux ans après l’enregistrement de la marque par des essais cliniques. En outre, les circonstances factuelles des essais cliniques indiquent que le titulaire n’a pas investi substantiellement dans les essais cliniques puisque ceux-ci ont duré 15 ans avec de longues interruptions. L’annexe 3 indique par exemple qu’il s’agissait d’une énorme entreprise logistique et organisationnelle pour l’équipe de la titulaire et des fournisseurs tiers à réaliser au cours de la phase substantielle de la troisième étude, ce qui laisse penser, d’une certaine manière, que le titulaire n’a pas investi de manière substantielle dans les essais cliniques et que les essais cliniques ont été retardés en raison de l’insuffisance des investissements financiers. Tous les actes et événements présentés dans les éléments de preuve et décrits par la titulaire de la marque de l’Union européenne, à savoir le temps écoulé depuis

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l’enregistrement, le temps consacré aux essais cliniques et l’absence de mesures prises par la titulaire pour accélérer le processus d’approbation réglementaire sont de l’avis de la division d’annulation dans son champ d’influence et ne constituent pas des obstacles indépendants de sa volonté et, par conséquent, comme un juste motif pour le non-usage de la marque. Aucun autre juste motif pour le non-usage pendant la période des essais cliniques n’apparaît en l’espèce. À la lumière de ce qui précède, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas réussi à prouver que des circonstances sont nées indépendamment de sa volonté, ce qui constitue un obstacle à l’usage de la marque de l’Union européenne.
La titulaire de la marque de l’Union européenne renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments, à savoir la décision des chambres de recours du 18/04/2007, R 155/2006-1, LEVENIA. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré qu’il est de jurisprudence constante que la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En tout état de cause, ainsi que le souligne à juste titre la requérante, la décision citée est différente dans ses circonstances de l’espèce, car le retard des études cliniques n’a pas été auto-gonflé et le repli de la recherche et du développement n’était pas dû aux raisons financières évidentes, mais exclusivement à la procédure d’approbation des médicaments requise par la législation nationale, en l’occurrence le renouvellement d’un médicament déjà approuvé en Espagne conformément au droit national espagnol.
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si la décision antérieure soumise à la division d’annulation est, dans une certaine mesure, similaire à l’espèce sur le plan factuel, l’issue pourrait ne pas être la même.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n' a prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour aucun des produits pour lesquels elle est enregistrée. Elle n’a pas non plus démontré qu’il existait de justes motifs pour ne pas utiliser la marque. Par conséquent, la demande en déchéance est entièrement accueillie et la marque de l’Union européenne contestée doit être déclarée déchue dans son intégralité.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 22/10/2020.

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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Michaela Simandlova Janja FELC Boyana NAYDENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.