THE BOARDS OF APPEAL

DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 22 juin 2022

Dans l’affaire R 1543/2019-2
Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd. 3/F Baidu Campus, No 10 Shangdi 10th Street
Haidian District
Pékin 100 085
République populaire de Chine Titulaire de l’enregistrement international/requérante représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone (Espagne)
contre
Paddle.com Market Limited 15 Briery Close Great Oakley
Corby Northamptonshire NN18 8JG
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par MARKS aboutissement CLERK LLP, 40 Torphichen Street, Edinburgh EH3 8JB (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 985 656 (enregistrement international no 1 354 906 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/06/2022, R 1543/2019-2, PaddlePaddle (fig.)/Paddle et al.

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Décision
Résumé des faits
1 Le 28 février 2017, Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque

pour la liste de services suivante:
Classe 42 — Fourniture d’informations en matière de technologie et de programmation informatiques via un site web, informatique en nuage, conception de logiciels informatiques, mise à jour de logiciels, services de conseils en matériel informatique, création et maintenance de sites
Web pour des tiers, services de protection (virus informatiques), fourniture de moteurs de recherche pour l’internet, logiciels en tant que service universel, stockage électronique de données.
2 La demande a été republiée le 14 juillet 2017.
3 Le 31 octobre 2017, Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd. (ci-après
l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
– L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 377 264 pour la marque Paddle déposée le 27 novembre 2012 et enregistrée le 25 janvier 2014 pour les services suivants:
Classe 35 — Services d’affaires et de publicité fournis par le biais de l’internet; services d’intermédiaires commerciaux pour la vente et l’achat de produits et de services; vente par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais d’un réseau informatique mondial; promotion des ventes pour des tiers; services d’informations d’affaires; commandeinformatisée en ligne portant sur des marchandises générales et des produits de consommation générale; diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau de communications électroniques en ligne.

– L’enregistrement de la marquebritannique no UK00 002 623 036 paddle,déposée le 31 mai 2012 et enregistrée le 7 septembre 2012 pour les produits et services suivants:

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Classe 9 — Logiciels pour le traitement de paiements électroniques et le transfert de fonds à destination ou en provenance de tiers; logiciels d’authentification téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial et/ou enregistrés sur des supports informatiques; applications mobiles; logiciels; logiciels d’authentification; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; logiciels destinés au développement d’autres logiciels et applications logicielles;

Classe 36 — Services financiers, y compris, permettant le transfert de fonds et l’achat de produits et services offerts par des tiers, tous via des réseaux de communication électroniques; fourniture de services bancaires et financiers via un réseau informatique mondial; compensation et conciliation de transactions financières par le biais de réseaux de communications électroniques; change; Banque directe; transfert électronique de fonds; services bancaires en ligne, télébancaires; assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières;

Classe 42 — Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le traitement de paiements électroniques; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d’authentification non téléchargeables pour contrôler l’accès à des ordinateurs et des réseaux informatiques et les communications avec ceux-ci; conception et développement de logiciels et d’interfaces de programmation d’applications (API); mise à disposition d’informations dans le domaine des logiciels et de la conception et développement de logiciels; services de soutien technique.

– L’enregistrement de la marquebritannique no UK00 002 637 917 Paddle,déposée le 6 octobre 2012 et enregistrée le 14 février 2014 pour les services suivants:
Classe 35 — Services d’affaires et de publicité fournis par le biais de l’in ternet; services d’intermédiaires commerciaux pour la vente et l’achat de produits et de services; promotion des ventes pour des tiers; services d’informations d’affaires; commandeinformatisée en ligne portant sur des marchandises générales et des produits de consommation générale; diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau de communications électroniques en ligne.

6 Par décision du 23 mai 2019 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition
a rejeté la marque demandée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion entre la marque contestée et l’enregistrement britannique antérieur no 2 623 036 Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
– La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marquebritannique no 2 623 036 del’opposante pour la marque verbale «PADDLE», étant donné que cette marque jouit de la protection la plus large en ce qui concerne les services sur lesquels elle est fondée;
– Les servicescontestés compris dans la classe 42 sont au moins similaires aux services de «conception et développement de logiciels et d’interfaces de programmation d’applications (API)» de l’opposante; mise à disposition d’informations dans le domaine des logiciels et de la conception et développement de logiciels; services de soutien technique».
– Enl’espèce, les services jugés au moins similaires s’adressent au grand public et au public de professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques dans le domaine informatique, par exemple. Le niveau d’attention du public peut

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varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
– La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
– Les signes présentent une forte similitude visuelle, phonétique et conceptuelle.
– Il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne.
– Pour déterminer si la MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de la MUE sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse (ou, en l’espèce, à l’enregistrement international désignant l’UE de la titulaire).
– Étant donné que l’enregistrement de la marque britannique antérieure no 2 623 036 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour
l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
7 Le 18 juillet 2019, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 septembre 2019.
8 Le 23 septembre 2019, la titulaire de l’enregistrement international a également demandé une suspension de la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la procédure de déchéance parallèle no C 37 201 contre la MUE antérieure no 11 377 264 de l’opposante et que les deux procédures d’annulation parallèles contre les enregistrements de marque britannique no 2 623 036 et no 2 637 917 aient été rendues. La titulaire de l’enregistrement international a produit une copie des trois procédures en cours.
9 Le 21 novembre 2019, la chambre de recours a invité l’opposante à présenter ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours dans un délai de deux mois
à compter de la réception de la présente notification.
10 Le 21 novembre 2019, la chambre de recours a invité l’opposante à présenter ses observations sur la demande de suspension de la titulaire de l’enregistrement international dans un délai d’un mois à compter de la présente notification.
11 La réponse de l’opposante à la demande de suspension a été reçue le 23 décembre 2019. L’opposante a fait valoir que la demande de suspension devait être rejetée.

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12 L’opposante n’a pas répondu à la lettre de l’Office du 21 novembre 2021 dans laquelle il était demandé de présenter ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours.
13 Le 1 avril 2020, la chambre de recours a suspendu, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, la présente procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire no C 37 201 et dans les affaires formées au Royaume- Uni contre les enregistrements de marques britanniques de l’opposante.
14 Par décision du 30 juillet 2020 (no C 37 201), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la marque de l’Union européenne antérieure no 11 377 264 à compter du 7 août 2019, à savoir pour les produits suivants:
Classe 35 — Services commerciaux fournis par le biais d’Internet, à l’exception des services d’administration commerciale et de soutien fournis par le biais de l’internet; services publicitaires fournis par le biais d’Internet; vente par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais d’un réseau informatique mondial; promotion des ventes pour des tiers; services d’informations d’affaires; commandeinformatisée en ligne proposant des marchandises générales et des produits informatiques généraux; diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau de communications électroniques en ligne.

15 La demande en déchéance a toutefois été rejetée pour les services suivants, pour lesquels l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée a été maintenu:
Classe 35 — Services d’administration commerciale et de soutien fournis par le biais de l’internet; services d’intermédiaires commerciaux pour la vente et l’achat de produits et de services.

16 Le 30 septembre 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation du 30 juillet 2020 (no C 37 201).
17 Le 17 décembre 2020, la titulaire de l’enregistrement international a présenté à l’Office une demande de limitation concernant l’enregistrement international contesté désignant
l’UE (limitation soulignée):
Classe 42 — Fourniture d’informations en matière de technologie et de programmation informatiques via un site web, informatique en nuage, conception de logiciels informatiques, mise à jour de logiciels, services de conseils en matériel informatique, création et maintenance de sites
Web pour des tiers, services de protection (virus informatiques), fourniture de moteurs de recherche pour l’internet, logiciels en tant que service universel, stockage électronique de données; tous les services susmentionnés uniquement en rapport avec l’intelligence artificielle, à l’exclusion explicite de la fourniture d’un usage temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le traitement de paiements électroniques; fourniture d’un usage temporaire de logiciels d’authentification non téléchargeables en ligne pour contrôler l’accès à des ordinateurs et des réseaux informatiques et les communications avec ceux-ci.

18 Le 20 mai 2021, la chambre de recours a rendu une décision par laquelle elle a annulé la décision du 30 juillet 2020 (no C 37 201) rendue par la division d’annulation dans la mesure où la déchéance de la marque de l’Union européenne no 11 377 264 a été déclarée pour les services suivants:
Classe 35 — Services de vente au détail fournis par le biais d’un réseau informatique mondial.

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19 Le recours a été rejeté pour le surplus.
20 Ladécision de la chambre de recours du 20 mai 2021 dans l’affaire R 1916/2020-1, Paddle, n'apas fait l’objet d’un recours.
21 Le 11 octobre 2021, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la procédure de recours reprendrait au motif qu’une décision définitive avait été rendue dans le cadre de la procédure de déchéance concernant la marque de l’Union européenne antérieure no 11 377 264.
22 Le 4 février 2022, le rapporteur a informé la titulaire de l’enregistrement international que la limitation de la liste des services désignés par l’enregistrement international contesté désignant l’Union européenne ne pouvait pas être enregistrée par le greffe des chambres de recours.
23 Le 18 février 2022, la titulaire de l’enregistrement international a informé la chambre de recours qu’elle avait déposé une demande de limitation auprès de l’OMPI et a produit des éléments de preuve à cet égard.
24 Le 7 avril 2022, l’Office a été informé par l’OMPI de l’inscription de la limitation de l’enregistrement international contesté désignant l’UE. La liste des services tels qu’enregistrés est la suivante:
Classe 42 — Fourniture d’informations en matière de technologie et de programmation informatiques via un site web, informatique en nuage, conception de logiciels informatiques, mise à jour de logiciels, services de conseils en matériel informatique, création et main tenance de sites
Web pour des tiers, services de protection (virus informatiques), fourniture de moteurs de recherche pour l’internet, logiciels en tant que service universel, stockage électronique de données; tous les services susmentionnés uniquement en rapport avec l’intelligence artificielle, à l’exclusion explicite de la fourniture d’un usage temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le traitement de paiements électroniques; fourniture d’un usage temporaire de logiciels d’authentification non téléchargeables en ligne pour contrôler l’accès à des ordinateurs et des réseaux informatiques et les communications avec ceux-ci.

Moyens et arguments des parties
25 La titulaire de l’enregistrement international demande à la chambre de recours de suspendre la procédure de recours ou de confirmer le recours, d’annuler la décision attaquée et de condamner l’opposante à supporter les frais et taxes de la présente procédure. Les arguments soulevés dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– En ce qui concerne la demande de suspension, les marques antérieures fondées sur le recours font l’objet d’une procédure d’annulation. D’après la demande de suspension, la requérante souhaite faire valoir que les marques antérieures ne sont pas utilisées au cours des 5 dernières années. Par conséquent, la requérante

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demande à ce que le recours pertinent soit accueilli en raison du non-usage des marques antérieures.
– Contrairement à ce qui est affirmé dans la décision attaquée, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans phonétique et visuel en raison du mot supplémentaire «paddle» dans le signe contesté, qui produit complètement une impression d’ensemble des signes.
– En outre, malgré la similitude des services, en raison du faible degré de similitude des signes, notamment sur le plan phonétique, il n’existe pas de risque de confusion.
Motifs
Recevabilité du recours
26 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Risque de confusion
27 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
28 L’opposante a fondé son opposition sur deux marques britanniques antérieures et une marque de l’Union européenne antérieure (voir § 5).
29 La division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre l’enregistrement international contesté désignant l’Union européenne et l’enregistrement de la marque britannique antérieure no 2 623 036. Elle n’a donc pas examiné plus avant s’il existait un risque de confusion entre la marque contestée et les autres marques antérieures.
30 Il convient de souligner qu’à compter du 1 janvier 2021, les droits antérieurs provenant du Royaume-Uni ne constituent plus une base valable dans les procédures inter partes devant l’ Office. Cela vaut également pour les procédures en cours dans lesquelles de tels droits ont été invoqués, comme il sera expliqué ci-après.
31 Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019/C 384 I/01) conclu entre l’Union européenne et le Royaume-

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Uni (ci-après l’ «accord de retrait»), ce dernier a quitté l’Union européenne le 1 février 2020. Néanmoins, il est précisé dans l’accord de retrait que, pendant une période de transition qui a duré jusqu’au 31 décembre 2020, le droit de l’Union est resté applicable au Royaume-Uni et sur son territoire (articles 126 et 127 de l’accord de retrait). Cela s’étendait aux règlements sur la marque de l’Union européenne et à leurs instruments d’exécution.
32 La poursuite de l’application des règlements sur la marque de l’Union européenne pendant la période de transition s’appliquait, en particulier, à toutes les dispositions matérielles et procédurales dans les procédures devant l’Office, ce qui impliquait que toutes les procédures concernant des droits antérieurs provenant du Royaume-Uni continuaient de courir comme elles l’avaient fait précédemment, jusqu’à la fin de la période de transition.
33 Toutefois, à minuit HEC entre le 31 décembre 2020 et le 1 janvier 2021, le règlement sur la marque de l’Union européenne a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, de sorte que les procédures d’opposition et de nullité fondées uniquement sur des droits antérieurs provenant du Royaume-Uni ne disposent plus d’une base juridique valable.
34 Il est fait référence à la communication no 2/20 du 10 septembre 2020 du directeur exécutif de l’Office sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office («communication ED no 2/20»), qui a été adoptée en vue de traiter les circonstances spécifiques de la fin de la période de transition, c’est-à-dire les modalités et conditions énoncées dans l’accord de retrait.
35 La position exposée dans ladite communication concernant l’incidence juridique du
Brexit sur les procédures d’opposition pendantes contre des MUE est parfaitement alignée sur l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, selon lequel seules les marques antérieures qui sont protégées dans l’Union européenne ou ses États membres peuvent entraîner le refus d’une marque de l’Union européenne.
36 Cette position est également conforme à l’exigence selon laquelle le ou les droits antérieurs sur lesquels une opposition est fondée doivent rester valables au cours de la procédure d’opposition devant l’EUIPO, y compris au cours de la procédure de recours. En effet, les droits antérieurs doivent continuer à produire leurs effets à la date
à laquelle la décision sur l’opposition est rendue par l’Office et, le cas échéant, par la chambre de recours (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 30-34;
14/02/2019, T-162/18, Altus (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 43). Cela ressort clairement de l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, qui fait référence à l’obligation de l’opposant de fournir la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection du droit antérieur pertinent, ainsi qu’à son habilitation à former opposition, y compris à la permanence de la marque nationale concernée conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE (voir, par analogie, 02/12/2020, T-35/20, marque figurative représentant une rayure en forme de griffes, EU:T:2020:579, § 80).

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37 Il découle de ce qui précède que les droits antérieurs britanniques ne peuvent plus constituer une base valable dans la présente procédure d’opposition, étant donné qu’un droit antérieur doit bénéficier d’une protection au sein de l’Union européenne le jour où la décision est rendue (07/03/2022, R 1711/2021-2, GT Collection/TJ
COLLECTION et al., § 16-23).
38 Dès lors, même si l’enregistrement de la marque britannique antérieure no 2 623 036 ainsi que l’enregistrement de la marque britannique antérieure no 2 637 917 constituaient des droits antérieurs valables au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE au moment où la division d’opposition a rendu sa décision, ils ont cessé de le faire à compter du 1 janvier 2021 (voir paragraphe 32 ci-dessus).
39 Par conséquent, la chambre de recours ne peut approuver la décision attaquée selon laquelle l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est applicable dans la mesure où l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque britannique antérieure no 2 623 036.
40 Le seul droit antérieur valable qui demeure dans la présente procédure est
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 11 377 26.
41 Compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, à savoir que la division d’opposition n’a pas apprécié
l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans la mesure où elle était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure et que, entre-temps, la déchéance partielle de la marque de l’Union européenne antérieure a été prononcée
(voir § 14, 15, 18-21 ci-dessus) et que l’OMPI a notifié à l’Office l’inscription d’une limitation de la liste des services de l’EI contesté désignant l’Union européenne, la chambre de recours fait usage du pouvoir discrétionnaire de la division d’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE.
Frais
42 Pour des raisons d’équité, la Chambre décide que chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours, conformément à
l’article 109, paragraphe 3 et (5) du RMUE.
43 La décision finale sur les frais de la procédure d’opposition relève de la compétence de la division d’opposition, après avoir apprécié le fond de l’affaire.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema