LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 12 mai 2022
Dans l’affaire R 1002/2021-1
pay-free GmbH_ payfree GmbH Fürstenwwall 172 40217 Düsseldorf Allemagne
Demanderesse/requérante représentée par B/S/H Rechtsanwälte, Berliner Allee 34-36, 40212 Düsseldorf (Allemagne) contre
FREE_ FREE 8 rue de la Ville l’Evêque 75008 Paris France
Opposante/défenderesse représentée par Coursin Charlier Avocats, 49, rue Galilée, 75116 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 106 263 (demande de marque de l’Union européenne no 18 119 841)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
Langue de procédure: Anglais
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composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 septembre 2019, BMS Berens Mosiek SIEMES Consulting GmbH, prédécesseur en droit de payfree GmbH (ci-après la «demanderesse»), a sollicité l’enregistrement du signe figuratif

en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9, 36 et 42, telle que limitée le 14 janvier 2020 et le 8 octobre 2020.

2 Le 16 décembre 2019, FREE (ci-après l’ «opposante») a formé opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE contre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne demandée pour les produits et services suivants:

Classe 9 — Logiciels d’applications web et de serveurs; logiciels et
applications pour dispositifs mobiles; matériel informatique pour le traitement de paiements électroniques de et vers des tiers; logiciels applicatifs pour dispositifs mobiles; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; logiciels de commerce électronique et de paiement électronique; applications mobiles; programmes informatiques pour systèmes de caisse enregistreuse électronique;

applications mobiles; logiciels d’applications; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; radiobalises; applications mobiles téléchargeables; logiciels applicatifs pour téléphones portables; logiciels de paiement électronique; applications logicielles pour dispositifs mobiles;

applications mobiles téléchargeables pour la gestion de l’information; dispositifs mains libres pour téléphones portables; logiciels pour assurer la sécurité des transactions par carte de crédit; logiciels d’applications mobiles;

applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels de paiement; plateformes logicielles permettant aux utilisateurs de percevoir de l’argent;

applications logicielles pour dispositifs mobiles; applications mobiles téléchargeables pour dispositifs informatiques portables; machines et appareils de balises radio; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles;

Classe 36 — Services de paiement fournis par le biais d’appareils et dispositifs de télécommunications sans fil;

Classe 42 — Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le traitement de paiements électroniques; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles.

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3 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:

a) Marquefrançaise no 3 679 804
déposée le 29 septembre 2009 et enregistrée le 16 mars 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement du son, des images ou des données; appareils et équipements de télécommunication et de communication pour la téléphonie, la radio et la télématique; périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; logiciels; programmes informatiques;
Classe 35 — Publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ou de télécommunication; diffusion d’annonces publicitaires; présentation de produits sur toute communication pour la vente au détail; courtage de contacts commerciaux;
Classe 38 — Télécommunications, services de communication; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; communications par terminaux d’ordinateurs; communications radiophoniques; fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; transmission de messages; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; courrier électronique; informations en matière de télécommunications; technologies de l’information et de la communication pour les services d’hébergement et de stockage de données;

Classe 42 — Conception de logiciels; hébergement de sites Web par réseaux électroniques de communication et de télécommunication; services d’assistance en matière de télécommunications.

Une renommée est revendiquée en France pour tous les produits et services compris dans les classes 9 et 38 énumérés ci-dessus.

b) Marque française no 1 734 391
FREE déposée et enregistrée le 25 octobre 1989 pour des services compris dans la classe 38;
c) Marque française no 99 785 839
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déposée et enregistrée le 8 avril 1999 pour des produits et services en classes 9, 35 et 38.

d) Nom commercial français
FREE utilisé en France dans la vie des affaires.

e) Dénomination sociale française
FREE utilisé en France dans la vie des affaires.

f) Nom de domaine français free.fr utilisé en France dans la vie des affaires.

4 L’opposante a joint à son mémoire exposant les motifs du recours les éléments de preuve décrits aux pages 3 à 8 de la décision attaquée (annexes 1 à 190).

5 Par décision du 6 avril 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque de l’Union européenne demandée pour tous les produits et services contestés (voir paragraphe 2) et a condamné la demanderesse aux dépens.
6 La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition par rapport à la marque française antérieure no 3 679 804 (énumérés au paragraphe 3, point a), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La division d’opposition a estimé qu’à la date de dépôt de la marque contestée, la marque antérieure jouissait d’une forte renommée en France, à tout le moins pour les services «télécommunications, services de communication» compris dans la classe 38. Elle a laissé ouverte la question de savoir si la marque antérieure jouissait également d’une renommée pour les autres produits et services compris dans les classes 9 et 38 tels que revendiqués par l’opposante. Il ressort clairement des preuves que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif en France et est généralement connue sur le marché des télécommunications, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme en témoignent diverses sources indépendantes (plusieurs
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sondages, articles de presse et arrêts des tribunaux français). Les chiffres de vente, les dépenses de marketing très élevées (au total 1 132 194 624 EUR pour les années 1999 à 2017) et les parts de marché (deuxième position sur le marché de la large bande et quatrième position sur le marché des téléphones portables) ainsi que les diverses références dans la presse à son succès démontraient sans équivoque que la marque antérieure jouissait d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent, à tout le moins depuis 1999/2000. Les sondages produits prouvaient que la grande majorité des consommateurs français avait connu la marque antérieure en relation avec des services Internet, terrestres et mobiles à la date pertinente et qu’elle avait figuré parmi les marques françaises les plus appréciées et les plus importantes.
7 Selon la division d’opposition, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure n’est que faible car les consommateurs français moyens comprennent la signification du mot anglais «FREE» et le perçoivent comme une référence à l’accès illimité aux produits et services liés à l’internet. Toutefois, le caractère distinctif acquis était plus élevé. Les produits et services en conflit appartiennent soit aux mêmes secteurs économiques (ou du moins s’y rapportant) et peuvent être proposés par les mêmes fournisseurs, soit, comme dans le cas des services contestés compris dans la classe 36, ils ont besoin des services de l’opposante pour fonctionner correctement. En outre, les consommateurs pertinents se chevauchent. Il était raisonnable de supposer qu’une entreprise telle que l’opposante disposant d’un savoir-faire hautement spécialisé dans le secteur des télécommunications pourrait s’étendre à la fourniture de produits et services supplémentaires et connexes.
8 Tenant compte de tous les facteurs pertinents, la division d’opposition est arrivée à la conclusion que les consommateurs pertinents étaient susceptibles d’établir un lien entre les marques en cause. L’image et le message de la marque antérieure peuvent s’appliquer à tous les produits et services contestés puisqu’ils sont utilisés directement en rapport avec des appareils de télécommunication ou sont à tout le moins utilisés dans des secteurs voisins. Le mot «pay» est tout au plus faible et sera perçu comme une référence aux caractéristiques des produits et services contestés. La marque contestée sera comprise comme indiquant que les produits et services liés aux paiements sont proposés sous la marque «FREE». La marque contestée était également susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque
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antérieure. Le fait que la requérante n’ait pas eu l’intention d’exploiter de manière parasitaire n’était pas pertinent.
9 Enfin, ladivision d’opposition a souligné que, dans la mesure où l’opposition était accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur la base de la marque française antérieure no 3 679 804 (mentionnée au paragraphe 3, point a)), il n’était pas nécessaire d’examiner les autres motifs d’opposition et droits antérieurs invoqués par l’opposante.

Moyens et arguments des parties
10 Le 2 juin 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 22 juillet 2021. La demanderesse demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de rejeter l’opposition dans son intégralité et de condamner l’opposante aux dépens.
11 La demanderesse reconnaît expressément la renommée de l’enregistrement antérieur français no 3 679 804 (listé au paragraphe 3a) sur le marché des télécommunications, à savoir dans le domaine du haut débit (Internet), des services Internet, des services de téléphonie et de téléphonie mobile. Toutefois, selon la demanderesse, la division d’opposition a conclu à tort que les consommateurs pertinents établiraient un lien entre les marques en cause et que la MUE demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure.
12 La demanderesse fait valoir que les signes en conflit sont tout au plus similaires à un très faible degré. Le signe contesté et le signe antérieur ont uniquement en commun le mot «FREE», qui ne possède qu’un faible caractère distinctif. Ils diffèrent par les éléments figuratifs distinctifs et par le mot «pay» du signe contesté. En outre, le public pertinent percevra les éléments «pay» et «free» du signe contesté non pas séparément, comme l’affirme la division d’opposition, mais comme une unité signifiant «payer librement». Les produits et services contestés s’adressent à un public spécialisé provenant du secteur des technologies de l’information et des services financiers. Les produits et services en conflit appartiennent donc à des secteurs économiques différents, à savoir le secteur des télécommunications, d’une part, et le secteur des services financiers, d’autre part. Ils ne sont que vaguement similaires. Il ne saurait être présumé que l’opposante possède les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour entrer dans le domaine des services de paiement, des systèmes de caisse
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enregistreuse, des logiciels permettant de sécuriser les transactions et le matériel par carte de crédit pour traiter les paiements électroniques. Étant donné qu’il n’existe qu’une similitude inférieure à la moyenne entre les marques et que les produits et services contestés s’adressent principalement à un public spécialisé faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’est pas évident que les consommateurs établiront un lien mental entre les marques extrêmement dissemblables. Il n’existe pas non plus de risque que l’usage de la marque de l’Union européenne demandée pour les produits et services contestés entraîne un parasitisme.

13 Dans son mémoire en réponse reçu le 8 novembre 2021, l’opposante demande à la chambre de recours de rejeter le recours et de condamner la demanderesse à supporter les frais de la procédure. Elle approuve la décision de la division d’opposition. L’opposante souligne que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen, qui a même été accru par sa forte renommée. Le mot «FREE» ne décrit aucune caractéristique des produits et services de l’opposante. Les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et phonétique. Les produits et services en conflit sont en partie identiques et en partie similaires. Les consommateurs établiront un lien parce qu’ils perçoivent séparément les éléments «pay» et «free» dans le signe contesté. Toutes les grandes entreprises spécialisées dans le secteur des télécommunications, de l’internet ou des communications mobiles fournissent des applications et des services à payer avec des téléphones portables. Le nom de ces services se compose généralement du mot «pay» et du nom de l’entreprise, par exemple «Apple Pay», «Samsung Pay» et «Google Pay». Les concurrents de l’opposante en France fournissent également des services de paiement sous leurs marques et le mot «pay» («SFT pay»; «Services de paiement orange»). Par conséquent, les consommateurs établiront le lien requis et le profit indu est tiré du caractère distinctif ainsi que de la renommée de la marque antérieure, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition.
14 L’opposante a produit d’autres documents (annexes 1 à 204).
Motifs
15 Le recours n’est pas fondé.
16 La division d’opposition a conclu à juste titre que l’usage de la marque de l’Union européenne demandée est sans juste motif et tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la
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renommée de l’enregistrement de la marque française antérieure no 3 679 804 (voir paragraphe 3, point a)).

I. L’opposition fondée sur la marque française antérieure no 3 679 804 (voir paragraphe 3, point a), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE)
17 La chambre de recours suivra l’approche adoptée par la division d’opposition et examinera d’abord l’opposition au regard de l’enregistrement de la marque française antérieure no 3 679 804 [voir paragraphe 3, point a)] et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une MUE antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union européenne et que, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque est renommée dans l’État membre concerné ou si l’usage de la marque serait antérieur ou porterait préjudice à la marque antérieure.

19 S’il est vrai que la fonction première d’une marque est celle d’une indication d’origine, toute marque possède également une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Par conséquent, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure la protection d’une marque renommée, à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits visés par la marque demandée ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure a étéenregistrée [26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 17; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 35; 08/12/2011, T-586/10, only Givenchy, EU:T:2011:722, § 58).
20 Il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que l’application de cette disposition est soumise à trois conditions: premièrement, l’identité ou la similitude des signes en conflit; deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition; et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition
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[26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 18; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93,
§ 34).
Public pertinent
21 La définition du public pertinent est une condition nécessaire aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné que c’est à l’égard de ce public qu’il convient d’apprécier s’il existe une similitude entre les signes en cause, une éventuelle renommée de la marque antérieure, un lien entre les marques en conflit et, enfin, tout préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure ou tout profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de cette marque (26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 31.

22 Conformément à la jurisprudence, le public à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE varie en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure. Ainsi, le public pertinent au regard duquel l’appréciation du profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure doit s’effectuer est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure sollicite une protection, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46-48). En revanche, le public au regard duquel l’appréciation doit porter sur l’existence d’un préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35).

23 Étant donné que la division d’opposition a fondé sa décision sur la constatation d’un profit indu, le public à prendre en considération est constitué des consommateurs moyens des produits et services contestés. Les produits et services contestés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les produits et services contestés ne sont pas seulement destinés à un public spécialisé provenant du secteur informatique et financier. Les termes contenus dans la liste des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne contestée sont si larges qu’ils comprennent également des produits et services destinés au grand public. Les produits et
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services contestés sont tous des logiciels et des dispositifs qui peuvent être utilisés pour des paiements électroniques ou des services de paiement eux-mêmes. Ils comprennent des services de paiement ainsi que des logiciels et dispositifs utilisés pour les paiements électroniques par téléphone portable. Les téléphones portables et les applications et services de paiement correspondants sont utilisés par de plus en plus de personnes dans leur vie quotidienne.
24 Le territoire pertinent est la France puisque la marque antérieure est enregistrée en France.
Similitude des signes
25 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).

26 Lefait que le signe contesté est composé exclusivement du signe antérieur auquel un autre mot est accolé est une indication de la similitude entre ces deux signes (08/03/2017, T- 504/16, CAMISERÍA LA ESPAÑOLA, EU:T:2017:150, § 48).

27 Le signe antérieur revendique une protection pour le mot «FREE». Le signe contesté se compose des mots «pay» et «free», entourés respectivement d’une couleur bleue (le mot «pay») et d’empreinte verte (le mot «free»). Entre les talons des deux pieds, il y a trois lignes courbes bleues qui seront perçues comme la représentation d’un signal Wi-Fi. Ils n’ajoutent pas beaucoup au caractère distinctif du signe demandé en raison de son caractère hautement allusif, voire descriptif.

28 Le motanglais «free» est un terme anglais de base qui sera compris par les consommateurs moyens français. Il n’est que faiblement distinctif par rapport aux produits et services de la marque antérieure et de la MUE demandée, pour les raisons correctement exposées par la division d’opposition. Le consommateur français moyen comprend «FREE» comme indiquant que les produits et services en cause fournissent ou facilitent un accès libre à l’internet ou à des services de télécommunication ou sont fournis gratuitement. Le mot anglais «pay» sera également compris par les consommateurs moyens français. Il s’agit d’un terme anglais de base qui, par ailleurs, ressemble fortement au payeur français équivalent. Étant donné
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que les produits et services contestés sont tous soit des services liés aux paiements, soit des logiciels et du matériel informatique utilisés dans la fourniture de services de paiement, le mot «pay» de la demande de marque de l’Union européenne est tout au plus faiblement distinctif. Il en va de même pour les trois lignes courbes du signe contesté. Il s’agit d’une représentation courante d’une connexion Wi-Fi-/internet et, par conséquent, sera comprise par les consommateurs pertinents comme indiquant que les produits et services en cause donnent accès à l’internet ou sont fournis en ligne.
29 Les signes en conflit présentent au moins un faible degré de similitude sur le plan visuel. Les signes coïncident par le mot «FREE» et diffèrent par le mot supplémentaire «pay» et par les éléments figuratifs du signe contesté. Le signe antérieur est entièrement compris dans le signe contesté. Le fait que l’élément commun «FREE» ne possède qu’un faible caractère distinctif intrinsèque ne suffit pas à nier toute similitude entre les signes (08/02/2011, T-194/09, Líneas aéreas del Mediterráneo, EU:T:2011:34, § 30). Si la communication publique se chevauche, elle doit être prise en considération lors de la comparaison. Cela est d’autant plus vrai lorsque les éléments différents (le mot «pay» et les éléments figuratifs de la marque contestée) ne sont eux-mêmes, au mieux, que faiblement distinctifs. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’élément «free» est perçu indépendamment du mot «pay» dans le signe contesté. Le mot «free» est visuellement séparé du mot «pay» étant donné que les deux mots sont écrits sur des lignes distinctes, l’un au-dessus de l’autre, et qu’ils sont chacun entourés d’impressions distinctes dans des couleurs différentes (bleu contre vert).
30 Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique en raison de la prononciation identique du mot «FREE».
31 Il existe à tout le moins une faible similitude conceptuelle. Les signes coïncident par la signification du mot «FREE». Le signe contesté n’a pas de signification différente qui le distinguerait clairement du signe antérieur. La demanderesse n’a pas apporté de preuves suffisantes de son allégation selon laquelle les éléments verbaux du signe contesté seraient compris par le public français comme signifiant «payer librement». Même s’ils étaient compris de cette manière, le mot «free» ne perdrait pas son sens original. La signification de la combinaison de mots «pay librement» ne dépasse pas celle de la simple somme de ses éléments.

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Renommée
32 La renommée d’une marque doit être appréciée par rapport à la perception qu’en a le public pertinent qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 34).

33 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne définit pas la notion de «renommée». Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle
[26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 58; 06/02/2007, T-477/04, TDK, EU:T:2007:35,
§ 48; 28/10/2016, T-123/15, UNICORN-čerpací stanice/UNICORN et al., EU:T:2016:642, § 37).
34 Pour les raisons correctement exposées dans la décision attaquée, la marque antérieure jouit d’une renommée importante en France pour au moins les services «télécommunications, services de communication» en classe 38. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a expressément admis cette conclusion de la division d’opposition et, en outre, la chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle l’appréciation de la décision attaquée pourrait être erronée.
Lien 35 Selon la jurisprudence, l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment du degré de similitude entre les signes en conflit; la nature des produits désignés par les marques, y compris le degré de proximité entre ces produits, et le public concerné; l’intensité de la renommée de la marque antérieure; son degré de caractère distinctif et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (28/05/2021, T- 509/19, Flügel/… VERLEIHT Flügel et al., EU:T:2021:225, § 104; 26/09/2018, T-62/16, Puma (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 24; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 4).

36 Lesconsommateurs sont susceptibles d’établir un lien entre les deux marques en cause, ainsi que l’a relevé à juste titre la division d’opposition. Le degré de similitude inférieur à la moyenne des signes est compensé par la renommée importante
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de la marque antérieure (qui n’a pas été contestée par la demanderesse). Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible pour les raisons exposées au paragraphe 28. Toutefois, en raison de sa renommée importante, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, qui est au moins moyen. La demanderesse ignore le caractère distinctif accru lorsqu’elle affirme que le faible caractère distinctif de la marque antérieure exclut l’existence d’un lien.
37 En outre, les produits et services contestés et les services de «télécommunications, services de communication» pour lesquels la marque antérieure est renommée s’adressent à un public qui se chevauche, à savoir le grand public. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les produits et services contestés ne sont pas uniquement destinés à un public spécialisé provenant du secteur informatique et financier (voir paragraphe 23).

38 Les produits et services contestés et les services «télécommunications, services de communication» pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée appartiennent en partie aux mêmes marchés et en partie à des marchés étroitement liés. Les produits et services contestés comprennent tous des services de paiement ainsi que des logiciels et dispositifs utilisés pour des paiements électroniques par téléphone portable. Les exemples donnés par l’opposante aux pages 60 à 62 de sa réponse du 8 novembre 2021 montrent clairement que de nombreuses entreprises spécialisées dans le secteur des télécommunications, de l’internet et des communications mobiles fournissent également des services de paiement électronique ainsi que des logiciels et équipements connexes. Il s’agit d’ailleurs d’un fait notoire. Dès lors, l’allégation de la requérante selon laquelle le secteur des télécommunications et le secteur financier sont des secteurs clairement séparés qui n’ont rien en commun n’est pas vraie. Il existe plutôt un chevauchement.
39 Les exemples de l’opposante prouvent non seulement que certains de ses concurrents directs en France dans le domaine des services de télécommunications et de communication (à savoir SFR et Orange) proposent également des services de paiement et des logiciels et dispositifs connexes, mais qu’ils le font sous leurs marques et l’ajout de «pay» ou de «pay». Par conséquent, il est probable que les consommateurs pertinents penseront à la marque antérieure lorsqu’ils verront la demande de marque de l’Union européenne pour les produits et services contestés. En raison du caractère descriptif de l’élément «pay» de la marque contestée, les consommateurs pertinents sont susceptibles de percevoir la marque contestée comme une
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indication que les produits et services liés aux paiements sont proposés sous la marque antérieure renommée «FREE».
Profit indu
40 Afin de déterminer si, dans un cas d’espèce, l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il convient à nouveau de procéder à une appréciation globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Ces facteurs incluent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, le degré de similitude entre les signes en conflit, ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés (28/05/2021, T-509/19, Flügel/[…] VERLEIHT Flügel et al., EU:T:2021:225, § 131; 01/03/2018, T-85/16, position de deux bandes sur une chaussure (posit.), EU:T:2018:109, § 51-52).
41 Comptetenu de la proximité des produits et services en cause, du chevauchement du public pertinent, de la renommée et du caractère distinctif accru de la marque antérieure, une partie significative des consommateurs peut acheter les produits et services de la demanderesse en présumant qu’ils sont liés à la marque antérieure, de sorte que son pouvoir d’attraction et sa valeur publicitaire sont détournés. Les éléments de preuve montrent que certains concurrents de l’opposante utilisent leur marque conjointement avec l’ajout de «pay» ou «pay» pour fournir des produits et services similaires aux produits et services contestés. Par conséquent, il ne peut être exclu que la demande de marque de l’Union européenne soit perçue comme une variante de la marque antérieure, facilitant ainsi la promotion et la vente des produits et services contestés.
Absence de juste motif
42 Dans l’hypothèse où le titulaire de la marque antérieure aurait démontré l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient alors au titulaire de la marque contestée d’établir, dans un second temps, qu’il existe un juste motif pour l’usage de cette marque. La charge de la preuve correspondante incombe au titulaire de la marque contestée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39). Selon la jurisprudence, la question de savoir s’il existe un juste motif permettant d’utiliser une marque qui porte atteinte à une
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marque renommée est une question qui doit être interprétée de manière restrictive (28/05/2021, T-509/19, Flügel/… VERLEIHT Flügel et al., EU:T:2021:225, § 156-157; 01/03/2018, T-85/16, position de deux bandes sur une chaussure (posit.), EU:T:2018:109, § 56).

43 La demanderesse n’a ni revendiqué ni prouvé un juste motif.
44 En résumé, c’est à bon droit que la division d’opposition a considéré que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE était applicable et a rejeté la marque de l’Union européenne demandée pour l’ensemble des produits et services contestés.

Autres droits antérieurs et motifs de l’opposition
45 Étant donné que le recours doit être rejeté sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et de l’enregistrement de la marque française antérieure no 3 679 804 (voir paragraphe 3, point a)), il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs d’opposition et droits antérieurs invoqués par l’opposante.

II. Résultat
46 Par conséquent, le recours doit être rejeté.

Frais
47 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.

48 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de l’opposante à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition, à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours et à 320 EUR pour la taxe d’opposition, soit un total de 1 170 EUR.

12/05/2022, R 1002/2021-1, pay free (fig.)/FREE et al.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:

1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys C. Bartos A. González Fernández
Greffier:

Signature
H. Dijkema
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