DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 154 197
Free, Société par actions simplifiée, 8, rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Coursin Charlier Avocats, 49 rue Galilée, 75116 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Yu Chen, No. 25, Xiayangchen Road, Jiaojiang District, Taizhou City, 318000 Zhejiang Province, Chine (demanderesse), représentée par Agency Arnopatents, Brivibas street 162/2-17, 1012 Riga, Lettonie (représentant professionnel).
Le 30/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 154 197 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir :
Classe 9: Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; tapis de souris; souris d’ordinateur; claviers; imprimantes d’ordinateurs; appareils téléphoniques; films de protection conçus pour ordiphones [smartphones]; étuis pour téléphones portables; perches pour autophotos [monopodes à main]; systèmes de surveillance à alarme; haut- parleurs [équipement audio]; écouteurs et microphones combinés; bonnettes de casques à écouteurs; instruments pour la production de photographies; instruments d’alarme; chargeurs de piles et batteries; piles solaires; appareils et instruments de télécommunication; etuis pour tablettes électroniques; étuis pour smartphones.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 479 063 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/09/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 479 063 « FreeSea » (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement français n° 3 679 804 « FREE » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), paragraphe 4 et paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition fondée sur la marque antérieure française n° 3 679 804 « FREE » non soumise à l’obligation d’usage et au titre de laquelle l’opposante considère jouir d’une renommée en France.

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Décision sur l’opposition n° B 3 154 197 Page 2 sur 13
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies:
• Les signes doivent être identiques ou similaires;
• La marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée;
• Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T- 357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la demanderesse démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer qu’il n’existe pas de juste motif.
a) Renommée de la marque antérieure
Aux dires de l’opposante, la marque antérieure est renommée en France en relation avec certains produits et services.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Dans le cas présent, la marque contestée a été déposée le 27/05/2021. Par conséquent, l’opposante a été invitée à apporter la preuve que la marque antérieure sur laquelle l’opposition se fonde a acquis une renommée en France avant cette date. Par ailleurs, les preuves doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits et services par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante, à savoir:

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Décision sur l’opposition n° B 3 154 197 Page 3 sur 13
Classe 9: Appareils et équipements de télécommunication et de communication téléphonique, radiophonique, télématique; modems.
Classe 38: Services de télécommunication, communication; communications téléphoniques; fourniture d’accès à des réseaux de communication électronique; radiotéléphonie mobile; diffusion et mise à disposition de programmes de télévision par tout moyen de communication.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 02/02/2022, l’opposante a présenté, notamment, les preuves suivantes:
Extraits Kbis (document identifiant une entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés) relatifs à la société « Free SAS »;
Copie des statuts de la société « Free SAS » datés du 29/06/2019;
Convention d’absorption de « FREE » par « Free Telecom »;
Extraits de wikipedia.org à propos du boîtier « Freebox »;
Communiqué de presse du 14/12/2010 sur le boîtier « freebox » conçu par le designer Philippe Starck. Celui-ci déclare notamment : « J’ai passé ma vie à mener la bataille du design démocratique: augmenter la qualité, baisser le prix, et rendre cela accessible au plus grand nombre, le donner à tout le monde. J’ai été très honoré de travailler pour Free car c’est exactement le même esprit. Elle est révolutionnaire car on peut tout en faire. On s’aperçoit que des boîtes comme la Freebox n’ont de limite que nous-mêmes. Il n’y a que notre imagination qui limite ce que l’on peut en faire. Le pouvoir au peuple est aujourd’hui accessible grâce à Free. Ça tombe bien, ça porte bien son nom »;
Extraits du site « free.fr » au 20/05/2010, 15/05/2013, 16/10/2013 et 02/02/2017: on peut notamment y lire que « FREE » est l’inventeur en 2001 du concept de « box », boîtier multi-services donnant accès à Internet et offrant des services de téléphonie et télévision. On peut voir aussi que la marque « free » figure sur le boîtier;
Procès-verbal de constat d’huissier sur le site « free.fr » du 05/03/2020 ;
Article publié sur le site « universfreebox.com » le 27/03/2013 sur l’évaluation des offres TV des fournisseurs d’accès Internet. Il conclut que « free » offre la plus large gamme de chaînes de télévision et de rediffusions. Il est fait référence à la 9ème édition du guide des chaînes numériques 2011 (février) et à la 11ème édition du guide des chaînes numériques 2013, publiées par « CSA ». Ce guide compare les différentes offres TV des opérateurs ADSL. Selon cette étude, « free » propose 463 chaînes, tandis que « SFR » propose 170 chaînes, « Orange » 160 chaînes et « Bouygues Telecom » 179 chaînes;
Extraits du guide des chaînes numériques d’avril 2018;
Communiqué de presse du 25/10/2016: on peut y lire que « Free enrichit son offre de Replay accessible pour les abonnés Freebox Révolution avec TV by CANAL

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Décision sur l’opposition n° B 3 154 197 Page 4 sur 13
Panorama en ouvrant 29 nouvelles chaînes […]. Le Forfait Freebox Révolution avec TV by CANAL Panorama donne accès à 100 chaînes en Replay au total dont 77 incluses et propose ainsi la plus grande offre en télévision de rattrapage »;
Conditions générales d’abonnement de téléphonie mobile en France le 10/01/2012 sous la marque « FREE »;
Sondage « GFK » publié le 16/01/2012, quelques jours après le lancement des offres, 97% des personnes interviewées avaient entendu parler des offres mobile « FREE ».
Article publié par le quotidien « Le Monde » le 08/02/2013. « Avec ses offres low- cost, « FREE » a fait plus que dynamiser le marché, il l’a dynamité », ou encore « En 2012, l’opérateur a connu une année d’expansion exceptionnelle, avec 4,5 millions de clients supplémentaires. »;
Article publié par le site « lesechos.fr », le 29/04/2014, qui renvoie à une étude réalisée par UFC-Que Choisir, et où on peut lire : « deux ans plus tard après le lancement de l´offre mobile Free, il n´y a pas de doutes sur les conséquences positives de l’arrivée du 4ème operateur »;
Communiqués financiers et communiqués de presse entre 2012 et 2020 relatifs au nombre d’abonnés mobiles (aux alentours de 13 millions en 2020), aux offres de « FREE » à ses abonnés ou indiquant par exemple qu’en 2013 « FREE » était le deuxième opérateur en ce qui concerne la fourniture d’accès à internet et qu’en ce qui concerne le marché mobile, il y a eu une augmentation significative de la part de marché (de 4,6% en mars 2012 à 19% en mars 2018). Au 31/03/2020, plus de 6,5 millions de foyers ont souscrit aux offres internet de « FREE ». Les communiqués font également référence aux boîtiers lancés par Free sur lesquels apparaît la marque « free »;
Mesures d’audience extraites de sites tels que « mediametrie.fr », « journaldunet.com », « 01net.com » ou « generation-nt.com » et extraits de presse Médiamétrie entre 2000 et 2020. Le nombre mensuel de visiteurs (le critère étant les marques les plus visitées en France sur Internet) dépasse les 12 millions depuis l’année 2007 et était de plus de 14 millions en mars 2020;
Relevés de campagnes publicitaires effectuées par l’organisme indépendant « Secodip-Taylor Nelson Sofres Media Intelligence » dont la source est « Kantar Media » de 1999 à 2017 d’une valeur totale de 1 132 194 624 euros. Quelques chiffres de campagnes publicitaires indiquent, par exemple, les totaux de 5 501 624 euros pour 1999, 119 667 000 euros pour 2016 et 113 014 000 euros en 2017. Il y a aussi des photos des campagnes publicitaires qui incluent le boîtier;
L’étude « Brand Finance » de juin 2019 situe la marque « free » à la deuxième place du top 10 des marques les plus fortes en France. L’étude « Brand Finance » de mars 2021 situe la marque « free » à la quatrième place.
Sondage « UFC – Que Choisir », publié le 28/03/2018. Ce sondage est effectué par l’UFC auprès de plus de 19 000 consommateurs. Il y est indiqué que « FREE » est le deuxième acteur du marché s’agissant des fournisseurs d’accès à internet, avec 26%. Par ailleurs, en terme de satisfaction clients, l’opposante arrive en tête, avec 9 clients sur 10 satisfaits;

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Étude comparative du magazine « Capital », datée du 01/11/2017, dans un dossier intitulé « Les Meilleures Enseignes ». Il est indiqué que la box de « FREE » garde l’avantage sur ses concurrents;
Étude comparative du magazine « 60 millions de consommateurs » produit par l’INC, l’Institut nationale de la consommation, datée du 01/11/2016, s’agissant du palmarès des opérateurs de téléphonie mobile et internet. L’opposante arrive en tête du classement. Il est indiqué « La première place de FREE s’explique par un jugement favorable sur ses prestations, mais pas seulement. L’image de l’opérateur qui a révolutionné les offres tout en cassant les prix (dans l’internet fixe comme dans la téléphonie mobile) reste prégnante, même s’il vient d’augmenter le prix de ses box. Une partie des abonnés fait preuve d’un attachement réel, parfois presque sentimental, à l’opérateur ». Le document inclut un tableau comparant le taux de satisfaction des clients entre les quatre grands opérateurs testés :
Classement « IFOP-Terre de Sienne », daté du 15/09/2016. « FREE » est classée en France comme la 19ème entreprise la plus utile et 22ème au classement de l’entreprise étant utile et ayant une bonne image. Selon ce classement, une entreprise est considérée « utile » (avant d’avoir satisfait ses clients) quand elle favorise l’emploi, la recherche et l’innovation, quand elle contribue aux relations sociales et assure la production de produits innovants et sûrs;
Classement « Forbes », publié en 2015. L’étude est en anglais, mais l’opposante a fourni un extrait du site internet www.silicon.fr daté du 06/09/2015 faisant référence à cette étude. Il est notamment indiqué, s’agissant des 100 entreprises les plus innovantes au monde: « La surprise Free. Petite surprise qui nous permet de pousser un (petit) cocorico, Iliad (free) s’inscrit dans la première moitié du classement à la 49ème place. »;
Sondage publié dans le magazine « Challenges » réalisé par Toluna et le Grand Livre des Marques le 29/01/2015, réalisé du juillet à août 2014 sur un panel de 5 500 personnes duquel il ressort que dans le domaine des télécommunications, la marque « FREE » est en première position avec un capital sympathie unique du public;

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Sondage « Taylor Nelson Sofres » de février 2014 (1004 personnes interrogées). Il est indiqué que « FREE » est connu, au moins de nom, par 96% des individus de 15 ans et plus;
Comparatif des fournisseurs d’accès à Internet – « UFC – Que Choisir », 20/11/2014. « FREE » est le mieux noté des fournisseurs d’accès à Internet. Il est notamment écrit qu’ « En inventant le concept de box avec la fameuse Freebox et en lançant la première offre triple-play à moins de 30 € par mois, « FREE » a réussi à s’emparer, en une quinzaine d’années, de 20 % du marché de l’accès à Internet en France » ou que FREE « conserve une place à part dans le paysage français des télécommunications et garde la confiance d’une majorité de client »;
Sondage « Ipsos 2014 » selon lequel « FREE » est classée dans les 10 marques françaises en ce qui concerne les critères suivants : les marques les plus innovantes, celles qui qui créent ou lancent de nouvelles tendances, celles qui sont en avance sur leur temps, celles qui sont un exemple pour les marques concurrentes, celles qui me servent de comparaison pour évaluer la concurrence et encore celles qui ont modifié pour toujours le paysage des consommateurs :
Sondage de «ISP Barometer» — «The ISP supervision» — « UFC/Que Choisir » du 16/07/2013 indiquant que 89,3% des internautes ayant répondu étaient satisfaits des services de leur fournisseur d’accès à internet. « free » est le fournisseur de services qui satisfait le plus ses abonnés. Seuls 11,5% des clients de « free » ont reconnu avoir eu un problème avec leur accès à Internet. « free » a atteint le niveau de satisfaction le plus élevé jamais enregistré, satisfaisant 85% des abonnés;
Sondage « 01.Net » du 10/06/2013, magazine spécialisé dans le domaine des technologies de l’information publié le 13/06/2013 dans lequel il apparaît que

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« FREE » est la seconde marque dans le domaine internet après « Google » et avant « Amazon », « Apple » et « Facebook ».
Sondage « 60 millions de consommateurs » d’octobre 2012 produit par l’INC, l’Institut nationale de la consommation, dans lequel la marque « FREE » remporte un taux de 95% de satisfaction globale des consommateurs par rapport aux services de Free (le pourcentage le plus élevé de l’enquête, devant Orange en deuxième position);
Article extrait du site internet www.channelbiz.fr, daté du 20/09/2012 et intitulé: « Apple et Free, les français leur sont fidèles plus qu’à toutes autres marques. ». Selon cette enquête, « Dans le secteur des opérateurs de télécommunications, tant Internet que mobile, Free s’impose en 2012 comme la marque la plus puissante »;
Sondage « 60 millions de consommateurs » du 27/08/2012 sur l’offre Free Mobile sur le marché du téléphone qui a contribué à redonner en moyenne 7 euros par mois et par ménage amortissant la chute du pouvoir d’achat entre juin 2011 et juin 2012;
Sondage « UFC – Que Choisir » du 07/05/2012, « Free » est celui dont les français sont le plus satisfaits à 92,3%, avec lequel ils ont le moins de conflits 13,8 % et qu’ils recommanderaient à leurs proches à 77,3%;
Sondage « 60 millions de consommateurs » montrant 93% de clients satisfaits. Ce document n’est pas daté bien que l’opposante indique que l’étude est d’octobre 2007;
Étude « Benchmark Groupe » réalisée entre le 13/07/2005 et le 13/09/2005 indiquant que 44% des personnes interrogées répondent que si elles devaient changer d’opérateur, elles choisiraient en priorité « FREE »;
Sondage « Taylor Nelson Sofres » de novembre 2004 qui indique que « FREE » était connue par 66% du grand public, utilisateurs d’internet ou non, et 88% des utilisateurs d’internet;
Rapport de l’OCDE publié le 07/04/2006 distinguant l’offre triple Play de « FREE » comme ayant été la première et la plus complète pour un prix forfaitaire de 29,99 euros. Le document est en anglais, mais l’opposante fournit une traduction dans ses observations;
Nombreux articles de presse générale et spécialisée publiés, par exemple, dans « Aujourd’hui en France », « Le Figaro », « Le Monde », « La Tribune », « Le Point », « Libération », « L’Expansion », « L’Express » « Que Choisir », « Univers Mac », « Le Journal du Net », « Capital », « Sciences & Vie Micro », « 01.Net », « ADSL Magazine », « Le Revenu », « Challenges Presence PC » et « Le Progrès » de 2000 à 2019 sur « FREE » pour des services de téléphonie mobile, fixe, télévision, internet et équipements multimédias de télécommunication. De nombreux articles de presse mettent en avant notamment la qualité, le caractère innovant (récompensé par le « CISCO Innovation Award » en 2005), les prix attractifs, le dynamisme de « FREE » comme fournisseur d’accès à Internet, la renommée de la marque « FREE » et le succès de l’opérateur sur le marché des télécommunications, y compris le téléphone fixe et la téléphonie mobile ainsi que la confiance qu’il inspire aux Français. Un article de « JDN Journal du Net », daté du 04/04/2019, indique que, fin 2018, ORANGE est de loin le premier opérateur sur le marché de l’internet à haut débit et à très haut débit, avec 42,1 % des parts de marché (11.71 milliards d’abonnés). Derrière FREE

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(23,1 %, 6.43 milliards d’abonnés, SFR (21,5 %, 5.99 milliards d’abonnés) et BOUYGUES TELECOM (13,23 %, 3.67 milliards d’abonnés) ;
Extraits de décisions des divisions d’opposition et d’annulation de l’EUIPO entre 2006 et 2021 sur la renommée de la marque « FREE », en particulier quatre décisions concernant les signes « FREE » et « FREE FOOD »;
Décisions des juridictions françaises entre 2002 et 2018 sur la renommée de la marque « FREE » (Tribunaux de grande instance de Paris et de Nanterre ainsi que la Cour d’appel de Paris).
Il ressort clairement des preuves susmentionnées produites par l’opposante que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif sur le marché des télécommunications en France, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché dans le domaine de la fourniture d’accès à Internet comme en attestent diverses sources indépendantes (articles de presse, sondages, décisions des juridictions françaises, rapport OCDE, mesures d’audience, etc.). La connaissance de la marque « FREE » par le public et sa renommée sont notamment prouvées par ses parts de marché, le nombre d’abonnés à son service de fourniture d’accès au réseau Internet, le nombre considérable de personnes qui visitent le site de l’opposante et les dépenses de campagnes publicitaires. Non seulement l’opposante a apporté de nombreuses données chiffrées, mais les diverses références dans la presse au succès de la marque établissent également sans aucune équivoque, que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée pour les services de télécommunication de la classe 38, ainsi que pour des appareils et équipements de télécommunication de la classe 9.

b) Les signes
FREE FreeSea
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
S’agissant du mot « FREE » que les signes confrontés ont en commun, il convient de rappeler que le Tribunal de l’Union européenne a eu l’occasion de préciser qu’une partie du public français comprend la signification de ce terme anglais comme signifiant « libre » ou « gratuit », tandis que pour une autre partie du public, ce mot n’a pas de signification (27/10/2010, T-365/09, Free, EU:T:2010:455, § 41).
En outre, les Chambres de recours ont précisé que la partie du public pour qui ce mot n’a pas de signification est minoritaire (05/07/2017, R 298/2017 2, FREEVOLT / FREE et al.). Par ailleurs, le Tribunal de l’Union européenne a indiqué que le mot « FREE » est largement utilisé, et pas uniquement parmi le public anglophone mais également parmi ceux qui possèdent un niveau d’anglais de base (04/02/2014, T-127/12, Freevolution, EU:T:2014:51). Il est vrai que la deuxième acception de ce terme anglais, à savoir le sens de « gratuit », est moins connue en France. La partie la plus significative du public associera ce terme avec le

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concept de « liberté », une autre, plus marginale, l’associera à la seconde acception de « gratuit » moins connue en France et la partie restante du public ne le comprendra pas.
Pour une partie du public, ce terme peut avoir un caractère distinctif intrinsèque moins élevé que la moyenne, dans la mesure où il transmet l’idée de gratuité ou peut évoquer indirectement que les utilisateurs parviennent à être plus libres en utilisant les produits et services en question et, par conséquent indirectement peut être laudatif. Il conserve malgré tout un caractère distinctif intrinsèque suffisant, essentiellement parce que ce mot n’est pas français, il n’est donc pas aussi commun pour le public pertinent et le concept qui lui est associé reste suffisamment abstrait et ouvert à l’interprétation.
L’élément « Sea » du signe contesté est un mot anglais qui sera compris par une partie du public pertinent comme signifiant « mer » puisqu’il s’agit d’un terme anglais relativement de base bien qu’il ne peut pas non plus être exclu que, pour certains, ce terme soit dépourvu de signification. Quoiqu’il en soit, ce terme n’indique aucune des caractéristiques des produits en cause et est donc distinctif.
Par ailleurs, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément commun « FREE » et sa sonorité, qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et la partie initiale du signe contesté qui est celle qui attire le plus l’attention. Ils diffèrent en raison de la présence de l’élément distinctif « Sea » de la marque contestée et de sa sonorité.
Compte tenu du fait que la marque antérieure est entièrement reprise au début du signe contesté mais aussi du caractère distinctif de l’élément « Sea », les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, s’agissant de la partie du public pour laquelle le mot « FREE », et pour certains aussi le mot « Sea », est/sont associé(s) à une signification, les marques sont conceptuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, dans la mesure où l’élément « Sea » de la marque contestée est distinctif.
Pour la partie du public pour laquelle aucun des deux signes n’a de signification, étant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Compte tenu que les signes ont été reconnus comme similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice aura lieu.

c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée et les signes présentent un certain degré de similitude. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement prévue par l’article 8(5) RMUE mais elle a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est

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vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Parmi les critères pertinents aux fins d’apprécier s’il existe un «lien», peuvent être cités (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances de l’espèce. De plus, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.
L’opposition est dirigée contre les produits suivants :
Classe 9: Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; tapis de souris; souris d’ordinateur; claviers; imprimantes d’ordinateurs; appareils téléphoniques; films de protection conçus pour ordiphones [smartphones]; étuis pour téléphones portables; perches pour autophotos [monopodes à main]; systèmes de surveillance à alarme; haut-parleurs
[équipement audio]; écouteurs et microphones combinés; bonnettes de casques à écouteurs; instruments pour la production de photographies; instruments d’alarme; chargeurs de piles et batteries; piles solaires; appareils et instruments de télécommunication; étuis pour tablettes électroniques; étuis pour smartphones.
La marque antérieure jouit d’une forte renommée dans le domaine des services de télécommunications de la classe 38 et des appareils et équipements de télécommunication de la classe 9 et les signes présentent un certain degré de similitude dans la mesure où la marque contestée incorpore totalement l’élément « free » en position d’attaque. Concrètement, les signes sont similaires à un degré inférieur à la moyenne.
En outre, il a également été démontré que l’image de la marque antérieure et le message qu’elle véhicule renvoient à l’innovation, la performance, la compétitivité et à une offre complète (voir notamment les articles de presse). La marque antérieure jouit donc d’une image positive et d’un fort taux de satisfaction auprès de ses clients.
Pour les motifs exposés ci-après, la division d’opposition considère que les services de télécommunication de la classe 38 et les appareils et équipements de télécommunication de la classe 9 de l’opposante qui sont renommés ont un lien évident avec les produits contestés qui sont également de la classe 9. Les services et équipements de télécommunication sont ceux qui permettent aux gens de communiquer les uns avec les autres grâce à des moyens de communication à distance. Or, la plupart des produits contestés sont des dispositifs de la technologie de l’information ou des produits adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs et d’autres dispositifs intelligents ainsi que des appareils de communication et du secteur audio-visuel. D’autres produits contestés, à savoir les chargeurs de piles et batteries et les

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piles solaires sont des appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité. Ces produits sont liés aux appareils, équipements et services de télécommunication renommés de l’opposante dans la mesure où il n’est pas rare que le prestataire de tels services fabrique et vende également, par exemple, des fournitures électriques telles que des appareils et instruments pour accumuler et stocker destinés aux équipements de télécommunication, et ceux-ci seront proposés par les mêmes canaux de distribution aux mêmes consommateurs. Ce type de fourniture électrique a un rapport direct avec les équipements électroniques. Il existe aussi un lien entre les produits et services renommés de l’opposante et les systèmes de surveillance à alarme ou les instruments d’alarme contestés puisqu’il s’agit de dispositifs le plus souvent électroniques et/ou informatiques qui utilisent les réseaux et/ou des appareils de télécommunication pour leur fonctionnement.
En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, il est conclu que lorsqu’ils rencontreront la marque demandée, les consommateurs concernés l’associeront vraisemblablement au signe antérieur, c’est-à- dire établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l’appréciation du risque que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porte préjudice, l’existence d’un tel lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’un des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure de nullité, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que la titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, elle doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que la demanderesse doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, la demanderesse devrait produire des éléments de preuve – ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait – qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.

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Profit indu (parasitisme)
Dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde son moyen sur les éléments suivants:
Même si les consommateurs français ne confondaient pas les signes en comparaison, ils seraient attirés par le signe dont l’enregistrement est sollicité et achèteraient les produits contestés en raison de la grande similitude entre les marques.
Il n’est pas nécessaire d’établir que l’avantage indu ait été obtenu.
La marque antérieure possède une renommée exceptionnelle.
La similarité entre les marques est importante et il existe un risque d’association.
Les produits contestés sont identiques ou similaires à ceux de l’opposante.
La division d’opposition est d’avis que, dans le cas présent, en raison d’un investissement important dans la promotion et la publicité et tirant parti des valeurs positives de l’entreprise de l’opposante, celle-ci a effectivement créé au fil des années une image de marque innovante à laquelle les consommateurs ont démontré leur attachement (voir les nombreuses enquêtes d’opinion fournies par l’opposante). Le lien existant entre les signes, même si ceux-ci ne sont similaires qu’à un degré inférieur à la moyenne, est suffisant pour que la demanderesse puisse faciliter la mise sur le marché des produits concernés portant le signe contesté, ce qui réduirait la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à la demanderesse de bénéficier des efforts et de la réputation de l’opposante sur le marché.
Eu égard aux observations qui précèdent, il est conclu que l’usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Autres types de risque de préjudice
L’opposante soutient également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué plus haut, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE qui peut revêtir trois types différents. Pour qu’une opposition soit bien fondée, il suffit à cet égard qu’un seul de ces trois types soit présent. Comme mentionné plus haut, en l’espèce, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner si d’autres types s’appliquent également.

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f) Conclusion
Eu égard aux observations qui précèdent, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur base de la marque antérieure française n° 3 679 804. La marque contestée doit dès lors être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels est fondée l’opposition ni, le cas échéant, la preuve d’usage apportée à l’appui de ces droits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Christophe DU JARDIN Benoit VLEMINCQ Cindy BAREL
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.