DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 50 304 C (INVALIDITY)
THOM Browne, Inc., 240 W 35th Street, Suite 1600, 16th Floor, New York, New York 10001, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Van Innis majoritaire Delarue, Wapenstraat 14, 2000 Antwerpen, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Adidas AG, Adi-Dassler-Str. 1, Herzogenaurach 91074, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel).
Le 23/03/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande de la demanderesse de poursuivre la procédure et d’obtenir une décision sur le fond concernant les produits faisant l’objet de la renonciation est rejetée.
2. La procédure se poursuivra pour les produits restants.
MOTIFS
Faits
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 3 517 612 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la MUE, à savoir tous les produits enregistrés compris dans la classe 25. La demanderesse a invoqué l’article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE.
La demande en nullité a été déposée le 30/06/2021. Le 09/07/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande, en lui accordant jusqu’au 14/09/2021 pour présenter des observations en réponse.
Le 15/11/2021, la titulaire de la MUE a présenté une demande de renonciation partielle à la MUE.
Par sa lettre du 25/11/2021, l’Office a communiqué la renonciation partielle à la demanderesse en lui donnant jusqu’au 30/01/2022 pour demander expressément la poursuite de la procédure pour les produits ayant fait l’objet d’une renonciation, en justifiant d’un intérêt légitime.

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Le 31/01/2022, la demanderesse a demandé la poursuite de la procédure en invoquant un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond en ce qui concerne les produits faisant l’objet de la renonciation. Arguments de la requérante
Les arguments de la requérante concernant son intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond peuvent être résumés comme suit.
La marque de l’Union européenne sera réputée n’avoir pas eu d’emblée les effets prévus par le règlement, dans la mesure où la marque a été déclarée nulle. En revanche, la renonciation est effective ex nunc, plutôt qu’ ex tunc.
En outre, la titulaire de la MUE a invoqué plusieurs marques similaires à la marque contestée dans le cadre d’une procédure d’opposition contre une marque déposée par la demanderesse en nullité. Par conséquent, il existe un risque que le titulaire invoque la marque contestée dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Dès lors, la requérante conclut qu’elle a un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond en ce qui concerne les produits faisant l’objet de la renonciation.
Intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond
Lorsqu’il se prononce sur l’intérêt légitime, l’Office doit mettre en balance le principe d’efficacité de la procédure (c’est-à-dire mettre un terme à une procédure qui a perdu son objet, écartant ainsi la nécessité de présenter de nouveaux éléments de preuve et d’échanger des observations et éviter la nécessité de prendre une décision sur le fond) et tout intérêt légitime résiduel que le demandeur en nullité pourrait avoir à obtenir une décision sur le fond. Néanmoins, la décision de clôturer ou de poursuivre la procédure dans cette situation relève entièrement de la discrétion de l’Office. Cela vaut également pour les renonciations partielles de certains des produits et/ou services contre lesquels la demande en nullité est dirigée.
En outre, conformément au point 4.3.1.2 des directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, partie D, Annulation, une revendication d’un intérêt légitime ne sera accueillie que lorsque le demandeur revendique et prouve pourquoi une décision sur le fond de la demande en nullité est requise, et pourquoi la renonciation (partielle) à la marque contestée n’est pas suffisante. En outre, l’intérêt légitime doit être réel, direct et actuel. Les demandes fondées sur d’éventuels conflits futurs seront rejetées. Étant donné que les affaires dans lesquelles un intérêt légitime est revendiqué concernent principalement des procédures juridictionnelles pendantes, la partie invoquant cet intérêt doit présenter les conclusions formulées dans le cadre de la présente procédure judiciaire.
En l’espèce, les arguments de la demanderesse ne sont pas suffisants pour prouver qu’une décision sur le bien-fondé de la déclaration de nullité concernant les produits faisant l’objet de la renonciation est requise.
L’argument selon lequel il existe un intérêt légitime à poursuivre la procédure sur la seule base de la différence de dates effectives entre une renonciation (partielle) et une décision de nullité n’est pas suffisant conformément à la pratique de l’Office (mentionnée ci-dessus), qui exige un intérêt légitime réel, direct et actuel. L’article 17, paragraphe 5, du RDMUE exige, comme condition à la poursuite de la procédure de nullité, que la demanderesse en nullité démontre un intérêt légitime. Cela indique, en soi, que les différents effets juridiques de la nullité et de la renonciation ne sauraient à eux seuls justifier une telle poursuite. Si tel n’était pas le cas, cet argument s’appliquerait à toute

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procédure de nullité dans le cadre de laquelle la marque contestée fait l’objet d’une renonciation.
L’argument fondé sur l’invocation de marques similaires dans le cadre d’une procédure d’opposition ne saurait non plus prospérer. Le simple fait que la demanderesse se réfère à des marques similaires et non à la marque contestée est en soi suffisant pour écarter cet argument. Toutefois, par souci d’exhaustivité, il convient de noter que la déclaration d’une renonciation (partielle) équivaut à la renonciation à tout droit découlant de la marque (ou à tout droit sur les produits pour lesquels une renonciation partielle a été déclarée). Par conséquent, une fois qu’une renonciation partielle est enregistrée, les produits sont retirés du registre et ne produisent aucun effet. Par conséquent, ils ne peuvent être pris en considération dans le cadre d’une procédure d’opposition.
Il en va de même pour la possibilité que le titulaire invoque la marque contestée dans le cadre d’une procédure judiciaire. Comme indiqué ci-dessus, l’intérêt légitime doit être réel, direct et actuel. Les demandes fondées sur d’éventuels conflits futurs seront rejetées. Par conséquent, une éventuelle procédure en justice future ne constitue pas un intérêt légitime.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’en l’absence d’un intérêt légitime, la demande de la demanderesse de poursuivre la procédure et d’obtenir une décision sur le fond concernant les produits faisant l’objet de la renonciation doit être rejetée et la procédure doit donc se poursuivre pour les produits restants.
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA Raphaël MICHE Michaela Simandlova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.