EUIPO
13 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2022, n° 000024890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000024890 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 24 890 (INVALIDITY)
Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co., Ltd., Room 06, Shuangshan Avenue no 3, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par Herrero émetteurs Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Multi Access Limited, Palm Grove House, PO Box 438, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques (titulaire de la MUE), représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 13/12/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 10/07/2018, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 13 496 906 «WANG LAO JI» (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 25/11/2014 et enregistrée le 23/03/2015. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 5: Médecine et herbeschinoises; produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 30: Produits liés au théou aux plantes; café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, sel de poudre pour faire lever, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 32: Boissons; préparations pour faire des boissons; bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits et autres préparations pour faire des boissons.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que la titulaire de la MUE a déposé la demande d’enregistrement de la marque contestée de mauvaise foi, sachant qu’elle n’était pas le véritable titulaire de la marque. La marque contestée se compose du signe «WANG LAO JI», qui est la translittération latine de la prononciation du Mandarin des caractères chinois interviendra.1 Des variantes du signe sont utilisées depuis au moins 1828 en République populaire de Chine (Chine). La demanderesse est titulaire d’enregistrements de marques composées des trois caractères survient depuis 1986, qui sont identiques sur le plan phonétique au signe contesté. La demanderesse affirme avoir obtenu des volumes de vente importants sous le signe engendrés ci-avant entre 2001 et 2017 dans divers territoires, dont l’Union européenne, ainsi qu’un grand nombre de récompenses et de reconnaissances. Le directeur de la titulaire de la marque de l’Union européenne est également un fondateur et directeur d’une société qui (avec ses filiales) a conclu des accords de licence de marque avec la demanderesse et ses affiliés concernant l’utilisation de variantes de la marque survient ci-avant, en relation avec des tisanes. Les éléments de preuve produits décrivent un comportement persistant de malhonnêtes en connaissance de cause de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne et de ses filiales qui, cumulativement, démontrent clairement que la demande de marque contestée était également de mauvaise foi.
À l’appui de son argumentation, la requérante a présenté une déclaration sous serment signée par M. Zhao Xiaobo, gérant du département juridique de Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co., Ltd (WGH), qui est une filiale à 100 % de Guangzhou Baiyunshan
Pharmaceutical Holding Co., Ltd (Guangzhou Baiyunshan), filiale de Guangzhou
Pharmaceutical Holdings Limited (GPC). Il déclare que le CGI participe principalement à la recherche, au développement, à la fabrication et à la distribution de médicaments traditionnels chinois brevetés, aux médicaments à base d’herbes, aux matières premières chimiques et aux préparations pharmaceutiques, aux médicaments biologiques et aux produits de santé, ainsi qu’à la fourniture de services médicaux de santé et à la logistique et à la distribution pharmaceutiques. GPC détient une société publique, à savoir Guangzhou Baiyunshan et environ 30 filiales, dont WGH. WGH a été créée en 2012 et a obtenu l’autorisation de GPC, produisant du thé à base de plantes avec la canette et la bouteille rouge, ainsi que du thé à base de plantes sans sucre, solide et cristallisé, portant la marque «WANG LAO JI» (pièce 1). WGH est l’utilisateur effectif de la marque «WANG LAO JI». En 2014, les recettes tirées des ventes commerciales de GPC s’élevaient à près de 5 milliards de CNYM. En 2015, GPC est classé 201er parmi les 500 premières entreprises chinoises et classé en première position dans la «Liste de China Top 100 Enterprises in Pharmaceutical Industry» pendant quatre années consécutives. En outre, la GPC figure parmi les «10 premières entreprises de la Chine avec les résultats du greatest Achevements» et «Institut national des entreprises pharmaceutiques pour la démonstration de la construction». Son produit
à base de tisanes «WANG LAO JI» a une longue histoire depuis 1828 et jouit, et continue de jouir, d’une grande renommée locale et internationale dans l’industrie alimentaire de la santé, ainsi qu’auprès des consommateurs. M. Wang Zebang a commencé à produire du thé à base de plantes «WANG LAO JI» dans un emballage en papier avant la boutique et dans l’usine située derrière la boutique, qui était la première plante pharmaceutique Wang Lao JI (pièce 2). Cette société, associée à huit anciennes usines pharmaceutiques traditionnelles chinoises à l’époque, a été fusionnée et établie comme WANG LAO JI Joint Plant Plant pharmaceutique «WANG LAO JI» pour produire de manière continue du thé à base de plantes «WANG LAO JI» (pièce 3); Au cours de la révolution culturelle, la société a été rebaptisée Guangzhou Traditional Medicine chinoise no 9 Plant.
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En 1992, Guangzhou Yangcheng Pharmaceutical Limited Company (Yangcheng Pharmaceutical, une filiale de GPC) a commencé à produire et à vendre du thé à base de plantes «WANG LAO JI» emballé dans une canette et sous forme d’emballage en papier. Elle a également étudié et développé des médicaments. La renommée de la marque «WANG LAO JI» s’est considérablement accrue depuis lors.
Le 07/10/1986, GPC a sollicité l’enregistrement de la marque (prononcée «WANG LAO JI» à Mandarin et «Wong LO KAT» en Cantonese) compris dans la classe 5 pour, entre autres, des médicaments traditionnels chinois et des médicaments à base de thé à base de plantes en République populaire de Chine, qui a été enregistrée le 20/07/1987 sous le numéro 293 930. En outre, le 30/11/1987, GPC a demandé
l’enregistrement de la marque, relevant de la classe 30, pour du thé aux herbes en République populaire de Chine, enregistrée le 30/10/1988 sous le numéro 328 241. Les marques ont été renouvelées et sont toujours valables (pièce 4). Par la suite, GPC a sollicité l’enregistrement de plus de 334 marques «WANG LAO JI» dans différentes classes de produits dans le monde entier (pièce 5). La demanderesse inclut une liste de toutes les marques «WANG LAO JI», un tableau reprenant les recettes de GPC provenant de la vente de boissons à base de thé à base de plantes Wang Lao JI dans l’Union européenne, la Chine, Singapour et les États-Unis entre 2001 et 2017, et une liste de prix décernés. M. Zhao Xiaobo déclare également que «WANG LAO JI» a été reconnu en tant que marque notoirement connue en Chine par l’Office des marques de l’administration publique de l’industrie et du commerce le 24/04/2009 et par le Tribunal populaire de Beijing le 14/04/2014 (pièce 6).
M. Zhao Xiaobo déclare également que M. Chan Hung hotel est le directeur de Multi Access Limited (ci-après «MAL») et qu’il est également fondateur et directeur de Hong Kong Hung To Holdings Company Limited («Hung THoldings») et de Hong Kong Jiaduobao Holdings Company Limited (ci-après «JDB Group») (pièce 7). En 1998, Hung To Holdings a investi et établi Guangdong Jiaduobao Beverage Co. Ltd. (ci-après «GD Jiaduobao»). En 2004, Jiaduobao Group Limited a investi et établi Zhejiang Jiaduobao Beverage Co. Ltd. En 2005, Jiaduobao Fujian Limited a investi et établi dans Fujian Jiaduobao Beverage Co. Ltd. En 2006, Jiaduao Hangzhou Limited a investi et établi Hangzhou Jiaduobao Beverage Co. Ltd.
I) Le 28/03/1995, Guangzhou Yangcheng Pharmaceutical Co., Ltd. Food indirects Beverage Branch Company (une des sociétés du groupe de GPC) et Hung To Holding ont conclu un accord de licence de marque. Le 14/09/1995, les parties ont signé un accord de licence de marque supplémentaire I et II, autorisant Hung
THoldings à utiliser la marque (enregistrement de la marque de la République populaire de Chine no 626 155) dans la fabrication et la distribution de tisanes WANG LAO JI en Chine du 28/03/1995 au mois de janvier 2003.
II) Le 02/05/2000, GPC et Hung To Holdings ont conclu un accord de licence de
marque autorisant Hung à Holdings à utiliser la marque (enregistrement de marque de la République populaire de Chine no 626 155) dans
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la fabrication et la distribution de tisanes WANG LAO JI en Chine continentale, à l’exclusion de Hong Kong, de Macau et de Taïwan du 02/05/2002 au 02/05/2010.
III) Le 27/11/2002, GPC et Hung To Holdings ont conclu un accord de licence supplémentaire de marque étendant la période sous licence jusqu’au 02/05/2020, et stipulaient le taux de redevances de 2010 à 2020.
IV) Le 10/06/2003, GPC et Hung To Holdings ont conclu un accord de licence supplémentaire de marque, en vertu duquel GPC était tenue de renouveler la marque sous licence et il a été confirmé que la période sous licence serait la date d’expiration de la marque sous licence. GPC était également tenue de déposer une inscription de la licence auprès de l’Office des marques.
En 2012, la commission d’arbitrage internationale pour l’économie et le commerce de Chine a jugé que le contrat de licence supplémentaire de marque daté du 27/11/2002 et l’accord de licence de marque supplémentaire daté du 10/06/2003 étaient nuls.
Les différents contrats de licence de marque montrent que la relation de licence avec GPC et Hung hotel hotel catches catches catches catches catches catches catches
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catches catches catches catches catches catches catches catches catches catches
catches catches catches catches catches catches catches catches catches catches
catches catches catches catches catches catches catches catches catches catches
catches catches catches catches Toutefois, au cours de la relation de licence ou après avoir été condamnée à cesser d’utiliser les marques «WANG LAO JI», Hung THoldings et ses filiales, par l’intermédiaire de sa société de groupe MAL, ont demandé l’enregistrement de la marque «WANG LAO JI» sous différentes formes dans différentes juridictions, dont l’Union européenne, sans l’autorisation de GPC.
En 2011, GPC a présenté une demande d’arbitrage à la commission d’arbitrage internationale pour l’économie et le commerce de la Chine (CIETAC), demandant qu’il soit ordonné que le contrat de licence supplémentaire de marque daté du 27/11/2002 et le contrat de licence de marque supplémentaire daté du 10/06/2003 soient nuls et que Hung THoldings cesse d’utiliser les marques «WANG LAO JI». En 2012, la CIETAC a jugé que les accords susmentionnés étaient nuls parce qu’ils avaient été conclus à la suite d’un bribe de CNY 3 000 000 à Li Yimin, vice-président et directeur général de GPC, de Chan Hung To (directeur de MAL) à l’époque des faits et b) Hung tHoldings doit cesser d’utiliser les marques «WANG LAO JI» (pièce 9).
Après avoir été condamnée par la CIETAC à cesser d’utiliser les marques «WANG LAO JI», Hung T’s la filiale à 100 %, GD Jiaduobao, a vendu des cannettes rouges de tisanes portant simultanément la marque «WANG LAO JI» et la marque «JIA DUO BAO» ainsi que le thé à base de plantes Jia Duo Bao. GD Jiaduobao a également commencé à utiliser de manière continue des slogans publicitaires inappropriés de mauvaise foi et a intentionnellement utilisé de fausses publicités pour induire les consommateurs en erreur. GPC et WGH ont déposé un litige devant Guangzhou Intermediate Court et Chongqing cinquième tribunal Intermediate respectivement en 2012 et 2013 contre Hung Tgroup pour publicité trompeuse.
Le 31/01/2013, Guangzhou Intermediate Court a rendu une ordonnance de référé à GD Jiaduobao, lui demandant de cesser immédiatement d’utiliser certains de ses slogans. En décembre 2013, Guangdong Intermediate Court a rendu le jugement de première instance et a affirmé que les slogans en cause constituaient une concurrence déloyale pour de fausses publicités. En décembre 2015, la High Court de Guangdong a rejeté le recours de GD Jiaduobao et confirmé le jugement de première instance. En juin 2014,
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WGH a remporté en première instance le litige déposé devant Chongqing cinquième intermediate Court, où les slogans publicitaires utilisés par GD Jiaduobao étaient réputés constituer une concurrence déloyale pour de fausses publicités. En décembre 2015, Chongqing High Court a rejeté le recours de GD Jiaduobao et confirmé le jugement de première instance (pièce 10).
Par la suite, GD Jiaduobao a utilisé le slogan publicitaire «il y a 7 Jia Duo Bao dans chaque 10 boîtes de tisanes vendues en Chine». GPC et WGH ont déposé des procès devant Chongqing cinquième intermediate Court, Guangzhou Intermediate Court et Changsha Intermediate, respectivement entre mars 2013 et avril 2013. Chongqing cinquième Intermediate Court, Guangzhou High Court et Changsha Intermediate ont jugé que le slogan de Jia Duo Bao constituait une concurrence déloyale pour de fausses publicités. Tous les recours ont été rejetés (pièce 11).
En avril 2014, GPC et WGH ont déposé un litige devant Beijing Troisie Intermediate Court contre Jiaduobao Company Limited et GD Jiaduobao pour concurrence déloyale en raison de la publicité trompeuse des six slogans utilisés par ces sociétés. En décembre 2014, la troisième cour Intermediate de Beijing a établi que le slogan de Jia Duo Bao constituait une concurrence déloyale pour de fausses publicités. En juillet 2015, la décision définitive de la High Court de Beijing a rejeté le recours de Jia Duo Bao et confirmé le jugement de première instance (pièce 12).
Ung − Le groupe et ses sociétés affiliées ont formé des oppositions, des annulations et des annulations contre 59 marques enregistrées par GPC en République populaire de Chine depuis mai 2012. Conformément à l’article 3.2 du contrat de licence de marque conclu par Hung To Holdings et GPC en 2000 (pièce 8), Hong T’Group admet que GPC est le seul titulaire légitime et déclarant de la marque de la République populaire de Chine sous licence no 626 155. Il est également interdit à la requérante de contester la validité des marques de GPC. Les actions en annulation et en nullité de Group violaient l’accord mutuel et étaient manifestement de mauvaise foi (pièce 13).
GPC et ses filiales, y compris la demanderesse, WGH, sont les véritables titulaires des marques «WANG LAO JI» et sont dès lors habilitées à demander l’enregistrement des marques «WANG LAO JI» dans l’Union européenne. Bien que MAL ne soit pas le véritable titulaire de ces marques, elle a demandé et enregistré des marques similaires et identiques aux marques «WANG LAO JI» de la demanderesse sans motifs valables et en pleine connaissance des droits de GPC. Il est évident que de tels enregistrements par MAL doivent profiter de la renommée établie des marques «WANG LAO JI» de GPC et, par conséquent, de mauvaise foi.
La déclaration sous serment comprend les pièces suivantes:
Pièce 1:
(I) copie du certificat de lien entre WGH et Guangzhou Baiyunshan; (II) copie du certificat de lien entre Guangzhou Baiyunshan et GPC; (III) copie de l’accord de licence de marque daté du 11/05/2012 signé entre GPC et la requérante, WGH, en ce qui concerne la marque de la République populaire de Chine no 9 095 940.
Ces documents sont rédigés en chinois, accompagnés de leur traduction en anglais.
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Pièce 2:
(I) image d’un document en chinois, comportant des transcriptions partielles, accompagné d’une traduction en anglais, intitulé «licence commerciale délivrée par Guangzhou Health Bureau», datée du 26/07/1955, (II) image d’un document en chinois, comportant des transcriptions partielles, accompagné d’une traduction en anglais, intitulé licence commerciale délivrée par le bureau de santé du gouvernement municipal de Guangzhou, (III) des images non datées de documents en chinois, avec des transcriptions partielles incorporées, accompagnées d’une traduction en anglais, intitulée « licence temporaire pour la fabrication et la vente de médicaments en brevets délivrés par Guangzhou Health Bureau», datée du 30/09/1959; IV) des images de documents en chinois, avec transcriptions partielles, accompagnées d’une traduction anglaise, intitulée «licence commerciale de médicaments spéciaux», datant de 1928 à 1939.
Tous les éléments qui précèdent font référence aux marques «WANG LAO JI».
(V) Deux certificats d’enregistrement de marque traduits en anglais, valables de 1928 à 1959, accompagnés de dessins montrant d’anciens emballages de tisanes WANG LAO JI;
Pièce 3: document en chinois, accompagné d’une traduction en anglais, attestant de la fusion formant WANG LAO JI Joint Plant Plant Pharmaceutical Plant;
Pièces 4 et 5: certificats d’enregistrement et de renouvellement de marque pour les enregistrements chinois no 293 930 et no 328 241, accompagnés d’une traduction en anglais. Copies d’enregistrements, de certificats d’enregistrement et/ou de renouvellement en ligne pour certaines des marques «WANG LAO JI» en République populaire de Chine, dans l’Union européenne et dans d’autres pays tels que Singapour et Zanzibar. Seuls certains des certificats ont été traduits en anglais.
Pièce 6: liste et images de prix décernés à GPC et aux affiliés et concernant des marques «WANG LAO JI»; Documents montrant la notoriété de la marque «WANG LAO JI» par l’Office des marques de l’Administration d’État pour l’industrie et le commerce de Guangdong province en 2009 et le Tribunal populaire de Pékin en 2014.
Pièce 7: des copies des certificats d’immatriculation de MAL, de Hung hotel hotel Holdings et de Jiaduobao Group.
Pièce 8:
(I) copie de l’accord de licence exclusive concernant l’usage de la marque de la Chine no 626 155 pour des boissons à base de thé aux herbes sous emballage en papier rouge en Chine (à l’exception de Hong Kong, Macau et Taiwan), signé le 28/03/1995 entre GPC et Hung To Holdings, (II) des contrats de licence supplémentaires de marque signés les 14/09/1995 et 27/11/2002, en chinois accompagnés de traductions anglaises.
Pièce 9: copie de la décision de la CIETAC.
Pièce 10: copie de la décision et de la décision d’injonction connexe concernant les slogans publicitaires illégaux dans le cas de «WANG LAO JI a changé de nom en Jia Duo Bo».
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Pièce 11: copie de la décision relative à l’étui publicitaire incorrect «il y a 7 Jia Duo Bao dans chaque 10 boîtes de tisanes vendues en Chine».
Pièce 12: copie des décisions relatives aux affaires «Jia Duo Bao, première boisson en conserve en Chine depuis 7 ans» et «Jia Duo Bao est la première boisson en conserve en Chine depuis 7 ans».
Pièce 13: tableau montrant les actions de Hung A Group, prétendument de mauvaise foi, contre les marques de GPC et deux décisions sur les oppositions formées par l’ancienne contre GPC.
En outre, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce 14: copie d’une décision rendue par la CIETAC le 09/06/2012 dans le cadre d’un arbitrage dans l’affaire L20110176.
Pièces 15 et 19: copie des décisions et des recours relatifs aux affaires mentionnées dans la déclaration sous serment.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir qu’elle est la véritable titulaire de la marque susvisée ( prononcée WANG LAO JI à Mandarin et Wong LO KAT in Cantonese). Les descendants de l’inventeur de la célèbre tisane a découpé les entreprises en 1913. Cette séparation a entraîné une séparation mondiale des ventes des entreprises de tisanes. Alors que la demanderesse a repris l’exploitation de la Chine continentale et les marques dans ce pays, la titulaire de la marque de l’Union européenne a repris Hong Kong et les juridictions étrangères, y compris l’Europe. La titulaire de la marque de l’Union européenne a conclu plusieurs contrats de licence dans lesquels Iicensait les marques «Wong LO KAT» à des tiers et la demanderesse l’a toujours connu, étant donné que la demanderesse ou ses prédécesseurs ont également participé à des contrats de licence avec la titulaire de la marque de l’Union européenne et des tiers. Il existe d’autres enregistrements de marques de l’Union européenne plus anciens pour «Wong LO KAT» et la titulaire de la marque de l’Union européenne détient également des enregistrements nationaux plus anciens pour «Wong LO KAT dans différents États membres de l’Union européenne.
Le premier thé aux herbes connu du public sous le nom de Wong LO KAT a été inventé et vendu à Guangzhou par M. Wong Chak Bong qui, en 1853 environ, a ouvert un magasin de tisanes à Guangzhou sous le nom Wong LO KAT. Il est décédé en 1883 et l’activité a été exercée par ses descendants (sons et grandsons) (annexe 1), qui ont commencé à étendre l’activité à d’autres quartiers en Chine et à Hong Kong. L’un des grandsons de M. Wong, M. Wong Heng Yu, a lancé la première activité de tisanes à Hong Kong. Il était celui qui a enregistré pour la première fois un «dessin d’un gourde
de bouteille» en tant que marque à Hong Kong en 1897. M. Wong Heng Yu a également commencé à exporter des produits Wong LO KAT, en particulier le sac à base de plantes, vers d’autres pays tels que d’autres pays asiatiques du Sud, ainsi que la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, dès 1887. Après le décès
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de leur père, M. Wong Heng Yu et ses frères ont eu des litiges concernant l’activité tisanes (de 1912 à 1915), raison pour laquelle ils sont parvenus à un accord selon lequel M. Wong Heng Yu hériterait l’entreprise de Hong Kong et ses frères poursuivraient l’activité à base de tisanes dans différentes parties de la Chine continentale. Cet accord de séparation des activités a pris effet le 01/01/1913 et a également été publié dans un journal chinois Shi Min Daily (en 1914) (annexe 2). Plus tard, en 1939, M. Wong Heng Yu est décédé et sa widow, Mme Wong Lo Shi, a poursuivi le secteur des tisanes Wong LO KAT à Hong Kong et a exporté les produits vers d’autres parties du monde.
Le 02/07/1940, Mme Wong Lo Shi a enregistré la marque no 19 410 124
(Wong LO KAT en caractères chinois) à Hong Kong pour des médicaments et herbes chinois ( pièce jointe 3). Par la suite, en 1948 et 1951, elle a
également enregistré le signe «bottle gourd» et la marque figurative «Wong LO KAT» respectivement à Taïwan et à Singapour (annexes 4 et 5).
En 1961, elle a également enregistré la marque no 29 811 à Singapour (annexe 6). Au début de 1956, soit 6 ans après la création du gouvernement de la République populaire de Chine, le gouvernement de la République populaire de Chine a commencé à mettre en œuvre un système de propriété conjointe de l’État pour transformer progressivement toutes les entreprises privées en entreprises publiques appartenant à tous. Le magasin de thé aux herbes de la Chine continentale est devenu une propriété conjointe de la marque d’État privée et les enregistrements de marque ont été transférés à la propriété conjointe de la marque d’État privée.
Lorsque Mme Wong Lo Shi est décédée en 1956, l’activité Wong LO KAT à Hong Kong a été reprise par son fils, M. Wong Yue Hong et son épouse. Il a enregistré les caractères chinois «Wong LO KAT» à Singapour en 1961 (annexe 6). Les droits sur les marques «Wong LO KAT» à Hong Kong et ailleurs (y compris en Europe) sont restés avec les descendants de M. Wong, entre autres, de M. Wong Heng Yu et de son fils, M. Wong Yue Hong. En 1983, M. Wong Yue Hong Kong, en tant que titulaire légitime des enregistrements à Hong Kong, a conclu un accord de licence avec un tiers (annexe 7). D’autres enfants de M. Wang Yue Hong ont mis en place un partenariat non intégré en 1987 et ont lancé un nouveau produit (annexe 8).
M. Wong Yue Hong died en 1988 et les administrateurs de la succession ont signé une «lettre d’administration» datée du 28/08/1988 indiquant que les neuf enfants du défunt étaient tous les bénéficiaires de la succession, constituée principalement de la marque «Wong LO KAT». Elle a également indiqué que chacun des bénéficiaires avait le droit d’exploiter les marques et le nom commercial Wong LO KAT pour créer des entreprises individuellement sans être responsables devant les autres bénéficiaires (annexe 9).
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Entre 1990 et 1992, trois sociétés ont été créées par les enfants de M. Wang Yue Hong at, à savoir Wong Lo Kat (International) Limited, Wong Lo Kat (Enterprises) Limited et Mega Data International Limited.
À partir du milieu des années 90, Wong Lo Kat (International) Limited et Guangzhou Yangcheng Pharmaceutical Co., Ltd (le prédécesseur de Guangzhou Wanglaoji Pharmaceutical Co. Ltd., qui était une société liée de la requérante) (annexe 10), ont conclu des accords de licence avec Hung To Holdings Company Limited.
En 1996, Wong Lo Kat (International) Limited et Hung To Holdings Company Limited ont conclu un accord de licence exclusive par lequel Hung For Holdings Company Limited a obtenu une licence pour utiliser toutes les marques «Wong LO KAT» dans le monde entier, à l’exception de Hong Kong, de Malaisie et de la Chine (annexe 11).
Entre 1997 et 2005, de nombreuses autres marques enregistrées au nom de Wong Lo Kat (International) Limited ont été déposées dans le monde entier.
En 2004, Wong Lo Kat (International) Limited a cédé à Wong Lo Kat Limited toutes les marques «Wong LO KAT» enregistrées sous son nom et des droits d’utilisation dans des pays tiers à Wong Lo Kat Limited, qui a ensuite cédé tous ses droits sur les marques «Wong LO KAT» à la titulaire actuelle de la MUE le 13/01/2005. À partir de 2005, Multi Access Limited (MAL) a procédé à la demande d’enregistrement des marques «Wong LO KAT» dans plusieurs autres juridictions.
Guangzhou Pharmaceutical Holdings Ltd. détient uniquement des droits sur les marques «Wong LO KAT» en Chine et connaît bien les droits de la titulaire de la MUE sur les marques «Wong LO KAT» en dehors de la République populaire de Chine. Il était communément admis entre les parties que les marchés étaient séparés en Chine et dans le reste du monde. Divers accords de licence entre, entre autres, Guangzhou Yangcheng Pharmaceutical Co. et/ou Hung To Holdings Company Ltd. et Won Lo Kat (International) Ltd. (annexes 12 à 14) montrent que la demanderesse a été et a connaissance des droits sur les marques «Wong LO KAT» à l’étranger.
En 2005, la titulaire de la marque de l’Union européenne a conclu des accords de licence avec Wong Lo Kat Trade Development Company pour l’utilisation des marques «Wong LO KAT» dans le monde entier (à l’exception de la République populaire de Chine) sur divers produits liés aux plantes et aux tisanes, et avec Hung To Holdings Company Limited pour l’utilisation des marques «Wong LO KAT» dans le monde entier (à l’exception de la République populaire de Chine) sur des produits à base de conserves de plantes. En 2007, Mme Wong Kin Yee Agnes a créé une nouvelle société de Hong Kong dénommée Wong Lo Kat (Enterprises) Limited (annexe 15).
L’histoire montre que la séparation des marchés de l’industrie du thé aux plantes a débuté dès 1913 et s’est poursuivie depuis lors entre les parties. En outre, les parties (et leurs prédécesseurs) ont été impliquées dans une relation commerciale à long terme, y compris des contrats de licence des marques «Wong LO KAT» dans les différentes juridictions (annexe 16). La titulaire de la marque de l’Union européenne est la titulaire de la marque «Wong LO KAT» depuis longtemps à Hong Kong, et elle a ensuite déposé des enregistrements dans d’autres juridictions. La titulaire de la marque de l’Union européenne a concédé des licences sur ses droits de marque depuis plus de 20 ans et la demanderesse en avait connaissance, étant donné que parfois les prédécesseurs de la demanderesse ont participé aux accords. La séparation des marchés a permis à la titulaire de la marque de l’Union européenne de déposer de bonne foi la marque contestée.
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Cet accord de licence auquel la demanderesse fait référence, en ce qui concerne la licence de fabrication et de vente des tisanes en boîte rouge et en boîte en chocolat WANG LAO JI en République populaire de Chine, ne concerne que la marque «WANG LAO JI», qui est enregistrée en République populaire de Chine. L’accord exclut explicitement les territoires de Hong Kong, de Macau et de Taïwan. Cela démontre que la requérante, au moment de la signature du contrat, avait connaissance du fait qu’elle ne disposait d’aucun droit sur ces juridictions.
Le demandeur a omis l’histoire en ce qui concerne la séparation des affaires et le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne a légitimement obtenu la propriété des marques «Wong LO KAT» en premier lieu à Hong Kong, puis dans de nombreuses autres juridictions (hors de la Chine). Par conséquent, le dépôt de la marque contestée relève de la pratique commerciale normale d’une entreprise cherchant à protéger ses droits.
La première demande de marque «Wong LO KAT» a été déposée par le prédécesseur de la titulaire de la MUE en 1940. Depuis lors, il y a eu plusieurs dépôts nationaux supplémentaires et des dépôts de l’UE. Compte tenu du temps et de l’usage intensif des marques pour le compte de la titulaire de la marque, la marque contestée jouit d’une renommée renommée. Par conséquent, il n’y a pas de parasitisme de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne ou de ses prédécesseurs (annexe 18).
En 2005, Hung THoldings Company Limited et Wong Lo Kat Trade Development Company ont obtenu des licences pour vendre des produits «Wong LO KAT» dans l’Union européenne et utiliser la marque contestée dans l’Union européenne. En outre, en 2011, Wong Lo Kat (Enterprises) Limited a repris les activités de Wong Lo Kat Trade Development Company, et une licence a été accordée à Wong Lo Kat (Enterprises) Limited pour utiliser la marque contestée dans l’UE (annexe 19).
Étant donné que ni le demandeur ni aucun autre tiers n’ont été titulaires de droits sur la marque contestée en dehors de la République populaire de Chine, la titulaire de la marque de l’Union européenne ne saurait avoir agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque contestée. Compte tenu du succès rencontré par la titulaire de la MUE dans l’établissement des marques «Wong LO KAT» en Europe et de l’usage intensif des marques, la demanderesse tente de contourner les cloisonnements des marchés entre les parties.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a pris des mesures répressives contre les produits de la demanderesse et a tenté de déposer des demandes de MUE sur la base des MUE. La demanderesse tente à présent d’annuler tous les enregistrements de la titulaire de la MUE, y compris la marque contestée.
À l’appui de ses arguments, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: diagramme des descendants de M. Wong Chak Bong.
Annexe 2: une copie de l’article paru dans le journal chinois Shi Min Daily, accompagné d’une traduction partielle en anglais.
Annexe 3: extrait de l’enregistrement de la marque no 19 410 124 , enregistré le 02/07/1940 à Hong Kong.
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Annexes 4 à 6: extraits des enregistrements de marques no 52 378
et no 14 271 (prétendument) à Taïwan et
no 29 811 à Singapour, accompagnés de traductions en anglais;
Annexe 7: accord de licence daté du 06/12/1983 entre M. Wong Yue Hong et M. Ng Kin Hung (tiers), en anglais.
Annexe 8: des copies des formulaires d’enregistrement des entreprises pour constituer le magasin de thé à base de plantes Wong LO KAT à Hong Kong, daté du 15/11/1989.
Annexe 9: copies des lettres officielles d’administration émises par la High Court of Hong Kong de 1988 et de la lettre d’administration signée par les deux administrateurs, datée du 28/08/1988.
Annexe 10: aperçu des prédécesseurs de la demanderesse.
Annexe 11: un accord de licence daté du 30/01/1996, par lequel Hung To Holdings Company Limited a été concédé par Wong Lo Kat (International) Limited, une licence d’utilisation des marques «Wong LO KAT» dans le monde entier, à l’exception de Hong Kong, de Malaisie et de la République populaire de Chine.
Annexe 12: accord de licence entre Guangzhou Yangcheng Pharmaceutical Co., Ltd., Wong Lo Kat (International) Ltd., et Hung To Holdings Company Limited, du 20/02/1995 (accompagné d’une traduction anglaise), concernant la production de thé à base de plantes en papier LO KAT en Chine.
Annexe 13: contrat de licence et termes supplémentaires en chinois (avec traduction anglaise) entre Guangzhou Pharmaceutical Holding Ltd. et Hung To Holdings Company Limited, daté du 08/05/2000. L’accord mentionne que le premier est titulaire de la marque en Chine. Le donneur de licence accepte d’autoriser le licencié à utiliser la marque no 626 155 au sein de la République populaire de Chine, à l’exception de Hong Kong, de Macao et de Taïwan.
Annexe 14: accords de licence datés du 23/11/2002, entre Wong Lo Kat (International), Ltd. et Guangzhou Yangcheng Pharmaceutical Co., Ltd. dans lesquels Wong Lo Kat (International), Ltd. a accordé à Guangzhou Yangcheng Pharmaceutical Co., Ltd. a Iicence la vente de solutions et de bonbons Wong LO KAT (International), entre autres, en France et au Royaume-Uni. Le document est rédigé en chinois, accompagné d’une traduction en anglais.
Annexe 15: une déclaration sous serment de Mme Wong Kin Yee Agnes, directrice Wong Lo Kat (Enterprises) Ltd., ancien directeur de MAL, et du descendant de 5e
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génération de M. Wong Check Bong, attestant de la réalité des événements susmentionnés.
Annexe 16: aperçu des contrats, accords, cessions et mémorandums concernant les marques «Wong LO KAT» en caractères chinois et latins.
Annexe 17: tableau présentant un aperçu de l’historique des marques «Wong LO KAT», y compris le transfert de propriété de M. Wong Heng Yu ayant demandé l’enregistrement de la première marque de conception de gourd en bouteille et de Mme Wong Lo Shi qui a enregistré la première marque «Wong LO KAT» en caractères chinois à Hong Kong, à Singapour et à Taïwan.
Annexe 18: aperçu de certains des accords entre, entre autres, Wong Lo Kat (International) Limited, Hung THoldings Company Limited, Guangzhou Yangcheng Pharmaceutical Co., Ltd. et/ou MAL concernant l’enregistrement «Wong LO KAT».
Annexe 19: accord de licence daté du 24/06/2016, conclu entre la titulaire de la MUE, MAL, et Wong Lo Kat (Enterprises) Limited, pour l’usage des marques «Wong LO KAT» détenues par la première, y compris une liste des marques «Wong LO KAT».
Annexe 20: protocole de l’accord de sous-licence entre Hung THoldings Company Ltd. et Guangdong Jiaduobao Drink indirects Food Co., Ltd., daté du 24/06/2016.
La demanderesse réfute les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne et fait valoir que le signe «octroyant déférées» est à l’origine chinois, notoirement connu dans le monde entier en chinois et, réellement détenu par la demanderesse. Guangzhou Baiyunshan, une filiale de GPC, est le propriétaire actuel en République populaire de la marque «WANG LAO JI», écrite en caractères chinois. L’origine de la marque WANG LAO JI remonte à 1828 à Guangzhou, la Chine continentale, et non à Hong Kong. En 1913, le produit possédait une division «familiale», donnant au «troisième» grandson, M. Wang Heng Yu, l’utilisation du produit à Hong Kong, tandis que les propriétaires initiaux (la branche chinoise de la famille) conserveraient les droits originaux en tant que véritables créateurs de la marque. Étant donné que cet accord est si ancien, aucune copie, aucun élément de preuve ou personne physique n’est encore en vie pour donner foi dans sa mesure. Toutefois, il est vrai que la demanderesse (la société initiale) existait bel et bien depuis lors, et il s’agit des meilleures preuves disponibles pour démontrer l’étendue de l’accord de division. L’enregistrement de la marque «WANG LAO JI» en caractères chinois a été accordé le 20/07/1987. Par conséquent, au cours des années suivantes, la société titulaire de la marque de ce signe a demandé l’enregistrement de plus de 334 marques «WANG LAO JI» dans le monde entier.
La marque contestée «WANG LAO JI» consiste en la translittération latine de Mandarin de la marque antérieure de la demanderesse. La titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de l’existence et de l’usage de la marque antérieure détenue par la demanderesse. Ce fait a été reconnu par la titulaire de la MUE. En outre, les contrats de licence fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne elle- même montrent également que la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé l’enregistrement de la marque en pleine connaissance de la renommée et des droits de la demanderesse sur la marque «WANG LAO JI». Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait demandé l’enregistrement en caractères latins de la prononciation du Mandarin du signe communiquera desintentions malhonnêtes de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
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S’il est vrai qu’il existait un accord de séparation regroupant les zones chinoises (continentale), pour la demanderesse, et la région de Hong Kong, pour la titulaire de la MUE, il y a longtemps, cet accord n’impliquait nullement que la titulaire de la MUE détenait des droits sur la marque ou sur les produits dans le reste du monde ou en Europe.
L’accord a réellement établi qu’à la date du décès de M. Wang Zebang, la partie chinoise de la famille conserverait l’activité originale et que le troisième grandson, M. Wang Heng Yu, ne conserverait que Hong Kong. Par conséquent, selon la demanderesse, elle est la titulaire originale des produits et de la marque et, par conséquent, celle qui possède le droit de propriété sur toutes les juridictions du monde entier. Les autres contrats de licence déposés par la titulaire de la MUE ne démontrent pas que la demanderesse savait que la titulaire de la MUE détenait des marques en dehors de Hong Kong, en particulier au sein de l’Union européenne.
La titulaire de la marque de l’Union européenne, après avoir eu connaissance de la grande renommée de la marque «WANG LAO JI» de la demanderesse tout au long de toutes ces années en Chine, décide de tirer profit de sa renommée et tente de l’enregistrer maintenant dans l’Union européenne. La demanderesse a fourni plusieurs liens et captures d’écran afin de prouver le caractère notoirement connu de la marque chinoise. Les demandes de marques de MAL ont toutes été déposées après que la marque «WANG LAO JI» a été déclarée notoirement connue en Chine.
La demanderesse fait valoir qu’entre 2001 et 2003, M. Chan Hung a proposé des baleines à M. Li Yimin, ancien directeur général de GPC et CAI Zhixiang, ancien président de GPC, afin de réaliser une collusion malveillante pour conclure la licence de marque «WANG LAO JI». Li Yimin a été condamné pour le crime d’acceptation de baleines. M. Chan Hung To a pris la fuite. Selon la requérante, il peut être présumé que, lorsque M. Chan Hung a réalisé que l’octroi de licences d’utilisation par Guang Yao Group n’est pas une solution à long terme, il a contacté Mme Wong Kin Yee Agnes et a établi MAL avec Mme Wong Kin Yee Agnes en 2005. La même année, Mme Wong Kin Yee Agnes a cédé toutes ses marques à MAL. Mme Wong Kin Yee Agnes a travaillé pour le requérant, puis devient le représentant de MAL. Au cours de la relation de licence entre Guang Yao et JAI Duo Bao et après avoir été condamnée à cesser d’utiliser les marques «WANG LAO JI», MAL a demandé l’enregistrement de marques «WANG LAO JI»/«Wong LO KAT» sous différentes formes dans différentes juridictions, dont l’Union européenne, sans l’autorisation de Guang Yao.
En réponse, la titulaire de la marque de l’Union européenne répète que le titulaire initial du signe engendrés ci-avant est un ascendant commun aux deux parties. L’origine et les activités antérieures ayant été réalisées conjointement, les deux parties utilisent toujours les mêmes signes, mais conformément à leurs accords contractuels dans des juridictions clairement distinctes. Le signe figuratif est utilisé par la titulaire de la MUE sur l’avant de la boutique de thé à base de plantes de Hong Kong depuis 1898, ainsi que sur l’emballage des produits, qui ont été exportés vers l’UE et les États-Unis depuis au moins 1940 (annexes 22 et 23).
Les enregistrements chinois initiaux no 328 241, déposés le 30/11/1987, et no 626 155, déposés le 18/01/1992, sont détenus par Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. et non par la requérante (annexe 24). Aucun accord de licence ou document attestant de la relation entre les entités n’a été fourni par le demandeur. La demanderesse n’a pas non plus prouvé sa relation avec le fabricant de boissons en conserve Wong LO KAT/WANG LAO JI. En outre, la demanderesse allègue à tort que la titulaire de la marque de l’Union européenne est une société BVI établie en 2005 et contrôlée par M. Chan Hung To et Mme Wong Kin Yee Agnes. Cette affirmation est
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erronée, étant donné que Mme Wong Kin Yee Agnes n’est plus un directeur de la titulaire de la marque de l’Union européenne (annexe 25).
La titulaire de la MUE et Mme Wong Kin Yee Agnes possèdent toutes deux des enregistrements propres pour les marques «Wong LO KAT» à Hong Kong et Wong Kin Yee Agnes, le représentant légal de Guangzhou Wanglaoji Pharmaceutical Co Ltd, une société Sino-Foreign Joint Venture, dont 48 % de ses actions étaient détenues par Guangzhou Pharmaceutical Co. Ltd., une société chinoise, et 48 % de ses actions étaient détenues par Golden Force Pharmacy Limited, une société de Hong Kong. L’entreprise commune a été constituée avec l’intention des parties d’acquérir finalement tous les enregistrements de marques «Wong LO KAT», y compris Guangzhou Pharmaceutical Co. Ltd. s China, et des enregistrements mondiaux au nom de Multi Access Limited dans l’entreprise commune (à savoir Guangzhou Wanglaoji), de sorte que la propriété de toutes les marques «Wong LO KAT» pouvait être unifiée. En dépit des demandes répétées formulées par Golden Force Pharmacy Limited, Guangzhou Pharmaceutical Co. Ltd. Fai a honoré sa promesse de donner ses enregistrements chinois à l’entreprise commune et la coopération entre les parties a diminué. Les parts de Mme Wong Kin Yee Agnes dans l’entreprise commune ont été obtenues par Guangzhou Pharmaceutical Co. Ltd. à la suite d’une sentence arbitrale. Mme Wong Kin Yee Agnes n’a été impliquée dans aucune des activités des sociétés chinoises.
La titulaire de la MUE convient que la marque WANG LAO JI/Wong LO KAT était originaire de Chine continentale et qu’elle remonte au magasin de tisanes établi par M. Wang Zebang (ou M. Wong Chak Bong) à Guangzhou. La demanderesse admet que la mondialisation et l’exportation ont été réalisées par la famille et les ascendants de la titulaire de la marque de l’Union européenne qui, après la séparation des affaires en 1913, ont poursuivi l’activité de Hong Kong et l’ont étendu à l’étranger.
La demanderesse a délibérément omis les accords de licence favorables à la titulaire de la marque de l’Union européenne précédemment produits (annexes 12 et 14). Les accords de licence prouvent que GBP était titulaire de l’enregistrement en République populaire de Chine, ce que la titulaire de la MUE ne conteste pas. La titulaire et ses prédécesseurs ont distribué les produits Wong LO KAT à Hong Kong, Macau et à Taïwan parce qu’ils sont le titulaire des droits dans ces juridictions. La demanderesse et/ou son groupe n’ont aucun droit sur ces juridictions d’ «autoriser» le propriétaire ou ses prédécesseurs.
Les prédécesseurs des parties opèrent dans le secteur de l’industrie du thé aux plantes, tout d’abord en Chine continentale, puis en parallèle, depuis très longtemps, partageant une longue histoire jusqu’à ce qu’il y ait une séparation des activités de la titulaire de la marque de l’Union européenne et des prédécesseurs de la demanderesse, qui remontent à 1913. Cette séparation a finalement abouti à une séparation mondiale des ventes des entreprises de tisanes. Le prédécesseur de la demanderesse a repris l’exploitation de la Chine continentale, tandis que les prédécesseurs de la titulaire de la marque de l’Union européenne ont repris l’exploitation de Hong Kong et étendu l’activité aux juridictions étrangères, y compris en Europe, par l’exportation des produits «Wong LO KAT». Lorsque les prédécesseurs des parties ont décidé de séparer leurs activités et donc d’utiliser la marque, ils ont également scindé les droits sur la marque «Wong LO KAT» dans les différentes juridictions. En raison de la séparation, l’activité de Hong Kong était indépendante de l’origine chinoise, et les prédécesseurs de la titulaire de la marque de l’Union européenne ont commencé à exporter des produits portant la marque «Wong LO KAT» vers le marché de l’UE. En outre, étant donné que le régime de la marque de l’Union européenne est un système de premier déposant, c’est la titulaire de la MUE qui a obtenu des droits sur «Wong LO KAT» dans l’Union européenne.
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L’accord de séparation indiquait uniquement que les activités du magasin en Chine continentale et de la boutique à Hong Kong seront gérées séparément après la séparation. Ils sont donc indépendants les uns des autres et l’accord n’empêchait pas l’activité de Hong Kong de s’étendre à d’autres parties du monde.
Enfin, la titulaire de la MUE précise que Mme Wong Kin Yee Agnes n’a pas travaillé, et ne travaille pas, pour la demanderesse. Comme expliqué ci-dessus, Mme Wong Kin Yee Agnes disposait d’une entreprise commune avec le groupe de la demanderesse, avec l’espoir d’unifier la propriété des marques «Wong LO KAT». Les parts de Mme Wong Kin Yee Agnes dans l’entreprise commune ont désormais été obtenues par Guangzhou Pharmaceutical Co. Ltd (annexe 22).
À l’appui de ses arguments, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 21: article extrait de Wikipédia sur la langue cantonique.
Annexe 22: déclaration sous serment signée par Mme Wong Kin Yee Agnes le 23/06/2022, dans laquelle elle déclare être le descendent de M. Wong Chak Bong, créateur de la formule secrète du thé à base de plantes «Wong LO KAT». À sa connaissance, les descendants de Me Wong Chak Bong ont conclu, en 1912, un accord visant à séparer les activités de Guangzhou et de Hong Kong. L’accord de séparation a été publié dans un journal chinois en 1914. M. Wong Heng Yu a hérité de l’activité de Hong Kong et a procédé à l’enregistrement des marques à Hong Kong et dans d’autres pays asiatiques, tels que Singapour, Taïwan et le Viêt Nam. L’orthographe cantonique «Wong LO KAT» est utilisée sur la face en magasin du magasin de thé à base de plantes de Hong Kong depuis 1898 et sur l’emballage des produits exportés vers l’UE et les États-Unis depuis au moins 1940. M. Wong Po Tin est un descendant des frères et sœurs de M. Wong Heng Yu, qui a enregistré les caractères chinois en Chine en 1951.
Annexe 23: des images de divers emballages de tisanes «Wong LO KAT», prétendument datées de 1951, et des images du magasin devant le magasin de thé aux herbes de Hong Kong.
Annexe 24: extraits du registre des enregistrements chinois no 328 241 et no 626 155, accompagnés d’une traduction en anglais.
Annexe 25: documents d’entreprise de la titulaire de la marque de l’Union européenne, y compris le certificat de constitution, le certificat de bonne administration et le certificat d’identité.
Le 27/07/2022, après la clôture de la phase contradictoire, la requérante a produit l’arrêt (23/05/2022, C/2020/196), dans lequel l’Office des Philippines a conclu que l’enregistrement de la marque no 4-2021-008116 avait été déposé de mauvaise foi dès lors que le titulaire, MAL, avait demandé l’enregistrement de la marque alors qu’il savait que la marque était déjà concernée par la requérante.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu que la décision présentée par la demanderesse concerne une demande en nullité d’un signe que la titulaire de la MUE a décidé de ne plus défendre. La titulaire n’ayant présenté aucune réponse vérifiée ni observations en réponse dans cette procédure, l’OPI des Philippines a rendu sa décision uniquement sur la base des déclarations présentées par le requérant. Elle
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présente une déclaration sous serment de M. Chan Hung À, directeur de la titulaire de la MUE, confirmant cette information (annexe A).
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Exposé des faits pertinents
Les deux parties affirment être le titulaire légitime des droits sur la marque WANG LAO JI (mentionnée par la demanderesse dans Mandarin) ou Wong LO KAT (comme indiqué par la titulaire de la marque de l’Union européenne à Cantonese). Les parties s’accordent sur le fait que M. Wang Zebang (ou M. Wong Chak Bong, mentionné par la titulaire de la marque de l’Union européenne à Cantonese) a commencé à produire et à vendre du thé WANG LAO JI/Wong LO KAT à Guangzhou en environ 1853. Lorsqu’il est décédé, l’activité a été exercée par ses descendants. En 1913, le produit possédait une division familiale qui attribuait à l’un des grandsons de M. Wang Zebang, M. Wang Heng Yu, l’utilisation du produit à Hong Kong, tandis que les autres descendants conservaient les droits sur la marque en Chine continentale. La demanderesse a souligné que cet accord était si ancien qu’il n’y avait aucune preuve de son existence. La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit un extrait d’un journal chinois traduit en anglais, dans lequel il est indiqué qu’à compter du 01/01/1913, «l’activité de la boutique Guangdong sera gérée par Wong Heng Fai et Wong Heng Tun; l’activité de la boutique de Hong Kong est gérée par Wong Heng Yu. L’activité est gérée séparément». Ces faits
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ne sont pas contestés.
Selon la requérante, cet accord n’impliquait pas que la titulaire de la marque de l’Union européenne disposait de droits sur la marque ou sur les produits dans le reste du monde, y compris en Europe. Toutefois, la titulaire de la marque de l’Union européenne soutient qu’elle a repris Hong Kong et les juridictions étrangères, y compris l’Europe.
La demanderesse explique que GPC, affiliée de la requérante, a demandé l’enregistrement des marques de la République populaire de Chine no 293 930 le
07/10/1986 (accordé le 20/07/1987) pour, entre autres, la médecine chinoise traditionnelle et le médicament à base de thé à base de plantes et no 328 241
le 30/11/1987 pour du thé aux herbes compris dans la classe 30 (accordé le 30/10/1988) (pièce 4). Par la suite, GPC a sollicité l’enregistrement de plus de 334 marques «WANG LAO JI»/«Wong LO KAT» dans différentes classes de produits dans le monde entier (pièce 5). Elle affirme que la marque «WANG LAO JI»/«Wong LO KAT» a été déclarée notoirement connue en République populaire de Chine par l’Office des marques de l’administration publique de l’industrie et du commerce le 24/04/2009 et par le Tribunal populaire supérieur de Beijing le 14/04/2014 (pièce 6).
La demanderesse fait référence à divers accords de licence signés entre les filiales des parties. En particulier, elle fait référence à celles signées respectivement le 28/03/1995 et le 02/05/2000 entre Guangzhou Yangcheng Pharmaceutical Co. Ltd. Food commodBeverage Branch Company (une des sociétés du groupe de GPC) et Hung To Holdings Limited, par laquelle la demanderesse et/ou ses filiales ont autorisé Hung À
Holdings Limited à utiliser la marque de la Chine no 626 155 dans la fabrication et la distribution de tisanes «WANG LAO JI»/«Wong LO KAT» au Royaume- Uni, pièce 8 (à l’exception de Hong Kong). L’existence de ces accords n’est pas contestée par la titulaire de la MUE. Par conséquent, ces contrats de licence démontrent que, avant la demande d’enregistrement de la marque contestée, il existait une relation contractuelle entre GPC et Hung To Holdings Limited. Conformément à l’article 3.2 du contrat de licence de marque conclu par Hung To Holdings Limited et GPC en 2000, Hong T’Group admet que GPC est le seul titulaire légitime et déclarant de la marque de la République populaire de Chine sous licence no 626 155.
La demanderesse fait valoir qu’en 2012, la CIETAC a jugé que les contrats de licence de marque supplémentaire signés entre les filiales des parties et datés du 27/11/2002 et du 10/06/2003 étaient nuls par Hung To Holdings Limited (pièce 9). Toutefois, selon la demanderesse, non seulement pendant la période de licence, mais aussi après avoir été condamnée à cesser d’utiliser les marques «WANG LAO JI», Hung THoldings Limited et ses filiales, par l’intermédiaire de sa société du groupe MAL, a sollicité l’enregistrement de la marque «WANG LAO JI»/«Wong LO KAT» sous différentes formes dans différentes juridictions, y compris dans l’UE, sans l’autorisation de GPC.
En outre, la demanderesse détaille diverses conclusions ayant abouti à l’existence d’une
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fausse publicité et d’une concurrence déloyale à l’encontre de Hung A Holdings1 (pièces 10 à 12), relatives à l’usage du signe de la demanderesse ainsi qu’à un certain nombre d’actions intentées par les filiales de la titulaire de la MUE à l’encontre de la demanderesse et/ou de ses affiliés (pièce 13), qui étaient contraires au contrat de licence de marque conclu en 2000. La demanderesse fait valoir que toutes ces décisions et actions révèlent une tendance continue d’intention malhonnête de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne et de ses filiales, ce qui, cumulativement, démontre clairement que le dépôt de la demande de marque contestée était également de mauvaise foi.
Évaluation de la mauvaise foi
Une situation susceptible de donner lieu à une mauvaise foi est celle où une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique en raison de l’utilisation d’un signe sur le marché, qu’un concurrent enregistre ultérieurement dans l’intention de concurrencer déloyalement l’utilisateur initial du signe.
En pareil cas, la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48, 53) a déclaré que les facteurs suivants, en particulier, devaient être pris en considération:
(a) le fait que la titulaire de la MUE sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne contestée;
(b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;
(c) le degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé; et
(d) la question de savoir si, en déposant la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait un objectif légitime.
Les exemples susmentionnés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de déterminer si le demandeur était ou non de mauvaise foi lors du dépôt de la demande; d’autres facteurs peuvent également être pris en considération (14/02/2012,-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20-21; 21/03/2012, 227/09-, FS, EU:T:2012:138, § 36).
La mauvaise foi peut s’appliquer lorsque les parties en cause ont ou ont eu un quelconque lien, comme des relations contractuelles (pré-/post-), donnant lieu à des obligations mutuelle et un devoir de loyauté par rapport aux intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).
L’appréciation globale de la mauvaise foi doit tenir compte du principe général selon lequel la propriété d’une marque de l’Union européenne est acquise par l’enregistrement et non par une adoption préalable au titre de son usage effectif. En particulier lorsque la demanderesse en nullité revendique des droits sur un signe identique ou similaire à la MUE contestée, il est important de rappeler que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE tempère le principe du «premier déposant», selon lequel un signe ne peut être
1 M. Chan Hung To est le directeur de la titulaire de la marque de l’Union européenne, MAL, ainsi que le fondateur et directeur de Hung hotel Holdings et JDB Group. Prétendument, en 2004, Wong Lo Kat (International) Limited a cédé toutes les marques WANG LAO JI/Wong LO KAT enregistrées en son nom à Wong Lo Kat Limited, qui a ensuite cédé tous ces droits à la titulaire actuelle de la marque, MAL, le 13/01/2005.
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enregistré en tant que MUE que pour autant qu’une marque antérieure ayant effet dans l’Union européenne ou dans un État membre n’y fasse pas obstacle. Sans préjudice d’une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la simple utilisation d’une marque non enregistrée n’empêche pas l’enregistrement d’une marque identique ou similaire en tant que MUE pour des produits ou services identiques ou similaires (-14/02/2012, 33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 16-17; 21/03/2012, 227/09-, FS, EU:T:2012:138, § 31-32).
Comme expliqué en détail ci-dessus, la demanderesse en nullité affirme qu’elle et ses filiales ont utilisé la marque susvisée ( prononcée «WANG LAO JI» en Mandarin) pour des produits identiques en République populaire de Chine sur une longue période, avec un chiffre d’affaires et un volume commercial élevés. Ils ont également obtenu de nombreux prix et la marque a même été déclarée notoirement connue en Chine en 2009. Les éléments de preuve, en particulier les accords de licence signés par les parties (pièce 8), montrent qu’au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire de la MUE avait connaissance de l’existence des marques antérieures (identiques ou similaires) de la demanderesse en nullité, en particulier de la marque de la République populaire de
Chine no 626 155. En effet, la titulaire de la MUE a admis avoir connaissance de l’existence des marques antérieures de la demanderesse en nullité au moment du dépôt de la MUE. Ce fait n’est pas contesté par les parties. Il n’est pas non plus contesté que la marque contestée consiste en la translittération latine du signe engendrés par la prononciation de «Mandarin», «WANG LAO JI». Toutefois, l’enregistrement d’un signe prétendument similaire ne constitue pas une indication claire d’une intention abusive ou frauduleuse. Il s’agit plutôt d’une indication que la titulaire de la MUE avait l’intention d’utiliser sa marque sur le marché conformément aux fonctions de la marque énoncées dans le RMUE. En outre, pour les conflits avec des signes similaires, le RMUE prévoit une solution différente au titre de l’article 60 du RMUE, à savoir les «causes de nullité relative». Pour cette seule raison, l’affaire ne saurait être rattachée à la notion de «mauvaise foi» (14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK, § 19).
En outre, la connaissance préalable d’une marque par un titulaire de la marque de l’Union européenne n’indique pas nécessairement la mauvaise foi. Le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que le demandeur en nullité utilise un signe similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion peut exister ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). De même, le fait que le titulaire sait ou doit savoir que, au moment du dépôt de sa demande, un tiers utilise un signe à l’étranger susceptible d’être confondu avec sa propre marque ne suffit pas pour conclure à la mauvaise foi du titulaire [27/06/2013,-320/12, Plastic Bottle (3D), EU:C:2013:435, § 37].
Aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi, l’élément central à prendre en considération est l’intention du titulaire de la MUE au moment du dépôt. Il s’agit d’un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. Comme l’a indiqué l’avocat général Sharpston:
la mauvaise foi concerne une motivation subjective du demandeur d’une marque — une intention malhonnête ou autre «motif dommageable» — qui sera néanmoins normalement établie par référence à des critères objectifs; elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou
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commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque affaire par rapport à ces normes.
(Conclusions de l’avocat général, 12/03/2009,-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 60).
La démonstration de la mauvaise foi suppose de prouver qu’au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne, la titulaire de la marque de l’Union européenne savait qu’elle causait un préjudice à la demanderesse en nullité et que ce préjudice était la conséquence de son comportement reproché d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SAUNI/SALINI, § 66). Les intentions de la titulaire de la MUE peuvent constituer un indice de mauvaise foi s’il s’avère que la titulaire de la MUE n’a pas déposé la marque de l’Union européenne contestée pour l’utiliser, mais uniquement pour empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44). Il en va de même si la seule intention du titulaire de la MUE est d’empêcher un tiers de continuer à être sur le marché.
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe toujours à la demanderesse en nullité. Ce n’est que lorsque ces derniers démontrent, au moyen de preuves concrètes et convaincantes, que la titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de manière malhonnête lorsqu’elle a demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée que la charge de la preuve est renversée. Toutefois, dans le cadre de l’appréciation globale du cas d’espèce, les allégations de la demanderesse concernant les intentions malhonnêtes de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne sont pas étayées pour les raisons exposées ci-après.
La requérante a expliqué que l’accord de division initial était si ancien qu’il n’y avait pas de copie ou de preuve de cet accord. L’article publié dans le journal Shi Min Daily en 1914 seulement montre que l’un des grandsons de M. Wang Zebang (ou de M. Wong Chak Bong, mentionné par la titulaire de la MUE), M. Wang Heng Yu, a acquis le droit à la direction de l’entreprise en ce qui concerne le magasin de Hong Kong alors que la direction de l’entreprise concernant le magasin Guangdong a été transférée à MM. Wong Heng Fai et Wong Heng Tun. La requérante fait valoir que cet accord n’impliquait pas que la titulaire de la marque de l’Union européenne disposait de droits sur la marque ou sur les produits dans le reste du monde, y compris en Europe. Toutefois, comme expliqué, il n’existe aucun élément de preuve susceptible de montrer le contenu de l’accord. La requérante n’a pas non plus fourni le contenu du droit national qui, à ce moment-là, aurait pu régler ledit accord de division.
Il convient également de tenir compte de la question de savoir si les intentions de dépôt de la titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent poursuivre des objectifs légitimes. Tel pourrait être le cas, par exemple, si, au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait légitimement déjà utilisé la marque de l’Union européenne contestée.
Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, le signefiguratif prescrire ci-avant est utilisé dans le magasin du magasin de thé à base de plantes de Hong Kong depuis environ 1883. M. Wong Heng Yu a également commencé à exporter des produits «WANG LAO JI»/«Wong LO KAT», en particulier le sac à base de plantes, vers d’autres pays tels que d’autres pays d’Asie du Sud-Est ainsi que la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, dès 1887. Toutefois, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas produit d’éléments de preuve susceptibles de corroborer ces affirmations.
Néanmoins, la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que, le 02/07/1940, Mme Wong Lo Shi, le widow de M. Wong Heng Yu, a déposé une demande
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d’enregistrement de la marque no 19 410 124 à Hong Kong pour des médicaments et herbes chinois et produit l’annexe 3 à titre de preuve.
En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne fournit, en annexe 4, le certificat d’enregistrement (et sa traduction) daté de 1948 de la marque no 52 378 pour le «dessin de bouteilles» — qui inclut les caractères asiatiques identiques «WANG LAO JI»/«Wong LO KAT» — prétendument à Taïwan, même si les documents ne contiennent aucune référence à ce pays.
Elle fait également référence aux enregistrements de marques Singapore no 14 271
de 1948 et no 29 811 de 1951. Elle fournit, en tant qu’annexes 5 et 6, le certificat d’enregistrement de ces marques pour les médicaments chinois et les herbes préparées en tant que médicaments. L’un de ces certificats fait référence à Mme Wong Lo Shi comme titulaire de l’enregistrement, tandis que l’autre fait référence à M. Wong Yue Hong, qui serait le fils de Mme Wong Lo Shi.
Latitulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que le secteur des tisanes commercialisés sous le signe figuratifengendrés engendrés par l’extension de la marque et que la marque a été enregistrée dans des pays tels que la France et le Royaume-Uni par Wong Lo Kat (International) Limited, la société créée par les descendants Wong Heng Yu. En 2004, Wong Lo Kat (International) Limited a cédé toutes les marques «Wong LO KAT» enregistrées en son nom à Wong Lo Kat Limited, qui, le 13/01/2005, a ensuite cédé tous ses droits à la titulaire de la MUE.
La titulaire de la MUE fournit une liste des enregistrements de marques dans plusieurs pays de l’UE prétendument enregistrés par la titulaire de la MUE ou ses affiliés. En particulier, elle fait référence à ses enregistrements de marque britannique no 1 495 166 et no 1 495 167, demandés le 24/03/1992, et à l’enregistrement de la marque française no 92 430 466, demandée le 12/08/1992, tous pour la marque figurative.
Les parties ne contestent pas que les caractères asiatiques recherchés soient prononcés «WANG LAO JI» en Mandarin — parlé notamment en Chine continentale et à Taïwan
— et «Wong LO KAT» en Cantonese — parlé à Hong Kong et à Macau. Le fait que le demandeur ait un droit sur le signe réglemente en Chine, où Mandarin est parlé, n’empêche pas la titulaire de la marque de l’Union européenne d’enregistrer la translittération latine du Mandarin de la prononciation du signe sur lequel elle a également des droits. Les enregistrements de marques antérieurs pour les personnages asiatiques identiques déposés par la titulaire de la MUE (et/ou ses affiliés et/ou prédécesseurs) montrent que la titulaire de la MUE a suivi une logique commerciale lorsqu’elle demande le signe contesté. Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation
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souligne que la titulaire de la marque de l’Union européenne a non seulement demandé la translittération de la prononciation du Mandarin pour la prononciation des caractères asiatiques recherchée, mais aussi la translittération de la prononciation en Cantonese de ces personnages asiatiques, comme dans la marque de l’Union européenne no 9 151 408 «Wong LO KAT», demandée le 03/06/2010.
L’extension de la protection d’une marque nationale en l’enregistrant en tant que MUE relève de la stratégie commerciale normale d’une entreprise (14/02/2012-, 33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 23; 01/02/2012, 291/09-, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 58). Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le dépôt de la marque contestée ne démontre pas l’existence d’intentions malhonnêtes de la part de la titulaire de la MUE, mais plutôt une logique commerciale d’expansion de la protection de ses marques existantes.
La demanderesse affirme qu’au cours de la relation de licence, et après avoir été condamnée à cesser d’utiliser les marques «WANG LAO JI»/«Wong LO KAT» par CIETAC, la titulaire de la MUE a demandé l’enregistrement de la marque «WANG LAO JI»/«Wong LO KAT» sous différentes formes dans différentes juridictions, y compris dans l’Union européenne, sans l’autorisation de GPC. Elle fait également référence à un certain nombre d’actions intentées par la titulaire et/ou ses affiliés à l’encontre de la demanderesse et/ou de ses affiliés (pièce 13), qui étaient contraires au contrat de licence de marque conclu en 2000 (annexe 8). Selon l’article 3.2 de cet accord de licence de marque, Hung To Group admet que GPC est le seul titulaire légitime de la marque de la République populaire de Chine sous licence no 626 155 et qu’il est interdit de contester la validité des marques de GPC. Par conséquent, selon la demanderesse, l’affiliée de la titulaire de la marque de l’Union européenne a violé l’accord mutuel de mauvaise foi. La demanderesse fait également référence à diverses constatations concluantes de fausse publicité et de concurrence déloyale à l’encontre de Hung To Holdings Limited (pièces 10 à 12), relatives à l’usage du signe de la demanderesse. La requérante affirme que toutes ces décisions et actions montrent un schéma d’intention malhonnête de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne et de ses filiales, qui démontrent que le dépôt de la demande de marque contestée était également de mauvaise foi.
Tout d’abord, les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national ne lient pas l’Office dans la mesure où le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010-, 292/08, Often, EU:T:2010:399). Même si les décisions nationales antérieures ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent être dûment pris en considération.
Les affaires mentionnées par la demanderesse, bien qu’elles démontrent une violation des usages honnêtes en matière industrielle et commerciale par la titulaire de la marque de l’Union européenne (et/ou ses filiales), ne sont pas pertinentes en l’espèce étant donné qu’elles font toutes référence à des faits, causes et circonstances différents, comme détaillé dans les observations de la demanderesse (baleines, concurrence déloyale et publicité indue). Comme l’a fait valoir la titulaire de la marque de l’Union européenne, ces affaires auraient pu être pertinentes si la demanderesse avait toujours été la seule titulaire légitime des marques en cause dans le monde entier. En l’espèce, l’existence de marques figuratives composées de personnages asiatiques enregistrées par la titulaire de la marque de l’Union européenne (et ses affiliés ou prédécesseurs juridiques) dans d’autres juridictions, même avant la signature de l’accord de licence mentionné par la demanderesse, démontre que la titulaire avait un motif légitime et une intention justifiant l’expansion dans l’Union européenne (y compris en demandant l’enregistrement en tant que marque de la translittération latine du Mandarin de ses
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marques figuratives). La séparation des marchés en 1913 a permis à la titulaire de la marque de l’Union européenne (et à ses filiales et prédécesseurs) de déposer légitimement la marque contestée dans l’Union européenne.
En ce qui concerne la prétendue violation des accords de licence découlant de l’enregistrement dans différents pays de marques identiques ou similaires sans l’autorisation de GPC, et les actions intentées par le titulaire et/ou ses affiliés contre la demanderesse et/ou ses filiales en violation de l’article 3.2 de ce contrat de licence de marque, la demanderesse n’a rendu aucune décision nationale sur ces causes. En tout état de cause, la division d’annulation considère que les circonstances de l’espèce et, en particulier, l’existence de marques figuratives composées de caractères asiatiques enregistrées par la titulaire de la MUE (et ses filiales et/ou ses prédécesseurs juridiques) dans d’autres juridictions avant la signature des contrats de licence mentionnés par la demanderesse, dissipent tout doute quant à l’intention de la titulaire de la MUE lorsqu’elle demande l’enregistrement de la marque contestée.
En outre, le dépôt d’oppositions ou d’actions en nullité contre les enregistrements de marques de la demanderesse déposés par la titulaire de la MUE (et/ou des affiliés) n’est pas en soi un indicateur de l’existence d’une éventuelle mauvaise foi de la part de la titulaire de la MUE. Il peut s’agir simplement d’une expression d’un titulaire diligent de marque qui protège ses droits antérieurs; d’autres faits seraient nécessaires (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17).
La requérante a présenté, après la clôture de la phase contradictoire, la décision (23/05/2022, C/2020/196), dans laquelle l’Office des Philippines a conclu que l’enregistrement de la marque no 4-2021-008116 avait été effectué de mauvaise foi dans la mesure où MAL avait demandé l’enregistrement de la marque alors qu’il savait que la marque était déjà concernée par la requérante. Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation souligne que l’affaire, même si elle était prise en considération, n’aurait pas été pertinente en l’espèce étant donné qu’elle fait référence à des circonstances différentes dans lesquelles l’existence de marques figuratives antérieures composées de personnages asiatiques enregistrées par la titulaire de la MUE (et ses filiales et/ou les prédécesseurs juridiques) n’a pas été prise en compte par l’office national.
Comme démontré ci-dessus, la demanderesse n’a pas présenté suffisamment de faits, d’indications objectives et de preuves démontrant des intentions malhonnêtes de la part de la titulaire à la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. Les arguments et documents présentés sont insuffisants pour permettre de conclure que la titulaire avait effectivement l’intention d’empêcher la demanderesse d’entrer sur le marché de l’UE, de tirer profit de sa «bonne réputation commerciale» ou de démontrer les intentions malhonnêtes de la titulaire au moment du dépôt de la MUE contestée.
Conclusion
Compte tenu des considérations qui précèdent ainsi que des circonstances et faits présentés par la demanderesse, cette dernière n’a pas prouvé son allégation selon laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande doit être rejetée.
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la MUE sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA ANA Muñiz RODRIGUEZ Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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