DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 52 705 (INVALIDITY)
Fitmart GmbH indirects Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn (Allemagne), représentée par Kanzlei Sachs, Bredenbekstr. 55, 22397 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Designer Protein, LLC, 2355 Camino Vida Roble, 92011 Carlsbad, Californie, États-Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par Marks èmes Clerk LLP, 44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg, Luxembourg (mandataire agréé).
Le 18/10/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 13 762 026 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 20/01/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 13 762 026 «DESIGNER PROTEIN» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 11 221 637 «DESIGNER WHEY» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit étant donné que les produits sont identiques ou très similaires et que les signes sont hautement similaires.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité, bien qu’elle ait été dûment invitée à le faire.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence

---

Décision sur la demande d’annulation no C 52 705 Page sur 2 8
d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 5: Compléments nutritionnels contenant des vitamines; préparations à base d’herbes à usage médical; compléments à base d’herbes; extraits de plantes; boissons à base d’herbes; vitamines; vitamines (préparations de -); compléments alimentaires vitaminés; minéraux; préparations minérales; suppléments alimentaires minéraux; préparations et compléments protéinés; préparations et compléments à base de créatine; compléments alimentaires vitaminés; compléments vitaminés et minéraux; compléments alimentaires; compléments alimentaires sous forme de boissons et mélanges de boissons en poudre; additifs et compléments nutritionnels; préparations nutritionnelles; compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques; reconstituants; préparations et substances destinées au traitement de l’obésité; aide à l’amincissement; produits pour promouvoir la perte de poids; produits pour promouvoir le gain de poids; préparations pour promouvoir le gain musculaire; boissons à base de protéines, compositions pour leur préparation; boissons à base de créatine, boissons à base de petit-lait, compositions pour leur préparation; boissons diététiques, compositions pour leur préparation; protéines et compléments protéinés pour l’alimentation humaine; compléments de créatine pour l’alimentation humaine.
Classe 29: Lait et produits laitiers; petit-lait; produits laitiers; boissons à base de protéines de lait, compositions pour leur préparation; aliments enrichis en vitamines, protéines et minéraux, tous compris dans cette classe et non à usage médical.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires diététiques; substituts de repas et mélanges de boissons compléments alimentaires; compléments alimentaires; compléments protéinés; gobelets, barres et en-cas à base de protéines; poudre de protéines; compléments nutritionnels à base d’aliments; préparations et compléments protéinés; compléments alimentaires sous forme de boissons et mélanges de boissons en poudre; additifs et compléments nutritionnels et préparations; compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques; compléments protéinés pour l’alimentation humaine.
Classe 29: Boissons àbase de protéines, barres d’en-cas et en-cas contenant tous des protéines ou étant à base de protéines; denrées alimentaires et aliments contenant des additifs protéinés compris dans cette classe et non à usage médical.
Classe 32: Boissons sans alcool et préparations pour faire des boissons; boissons à base de protéines; boissons énergétiques; préparations diluantes pour boissons; concentrés pour boissons; comprimés, poudres et préparations pour faire des boissons non alcooliques (compris dans cette classe et non à usage médical).

---

Décision sur la demande d’annulation no C 52 705 Page sur 3 8
Produits contestés compris dans la classe 5
Préparations et complémentsprotéinés; compléments alimentaires sous forme de boissons et mélanges de boissons en poudre; compléments alimentaires (énumérés deux fois dans les produits contestés); les compléments alimentaires diététiques (énumérés à deux reprises dans les produits contestés) figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les shakes, barres et en-cas à base de protéines contestés sont inclus dans la vaste catégorie des préparations et compléments protéinés de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les substituts de repas contestés restants et les mélanges pour boissons contenant des compléments alimentaires; compléments protéinés; poudre de protéines; compléments nutritionnels à base d’aliments; additifs et compléments nutritionnels et préparations; les compléments protéinés destinés à l’alimentation humaine sont inclus dans les compléments alimentaires antérieurs ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les en-cas à base de protéines et en-cas à base de protéines contestés contenant tous des protéines ou sont des protéines; les aliments et les aliments contenant des additifs protéinés compris dans cette classe et non à usage médical sont inclus dans la vitamine, les protéines et les aliments enrichis en minéraux et en vitamines antérieurs, tous compris dans cette classe et non à usage médical. Dès lors, ils sont identiques.
Les boissons à base de protéines contestées, toutes contenant des protéines ou consistant en des protéines, se chevauchent avec les boissons antérieures à base de protéines du lait. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les produits contestés boissons sans alcool; boissons à base de protéines; les boissons énergétiques sont similaires aux boissons antérieures à base de protéines de lait comprises dans la classe 29 étant donné qu’elles ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les préparations pour faire des boissons contestées; préparations diluantes pour boissons; concentrés pour boissons; les comprimés, poudres et préparations pour faire des boissons non alcooliques (comprises dans cette classe et non à usage médical) sont similaires aux compositions antérieures pour leur préparation [boissons à base de protéines de lait] comprises dans la classe 29 étant donné qu’ils ont la même finalité. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles

---

Décision sur la demande d’annulation no C 52 705 Page sur 4 8
spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, étant donné que certains des produits (par exemple compris dans la classe 5) peuvent, dans une moindre mesure ou plus, affecter l’état de santé des consommateurs.
c) Les signes
PETIT-LAIT DE STYLISTE PROTÉINE DU CRÉATEUR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Les signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’ anglais est compris. Par conséquent, étant donné que lasimilitude entre les signes est plus grande lorsqu’il existe un lien conceptuel entre eux, la division d’annulation estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.
Les signes consistent en des expressions composées du même adjec tif, «DESIGNER», et d’un substantif, «WHEY» (dans la marque antérieure) et «PROTEIN» (dans le signe contesté). L’élémentcommun signifie «créé pour un effet intentionnel par une modification chimique ou génétique, comme pour un médicament concepteur, ou par croisement, comme pour un chien créateur» (informations extraites de Lexico le 14/10/2022 à l’adresse https://www.dictionary.com/browse/designer). Compte tenu du fait que les produits pertinents peuvent faire l’objet de modifications chimiques ou génétiques, l’élément commun est faible.
Les deux substantifs font référence à une substance diététique, à un type de protéines (laitier) (la marque antérieure) et à une protéine (de quelque type que ce soit) (le signe contesté). Étant donné que la qualité ou d’autres caractéristiques objectives des produits pertinents sont généralement déterminées par leurs ingrédients, les deux éléments «WHEY» et «PROTEIN» sont dépourvus de caractère distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «DESIGNER» et son son, positionnés au début des signes. Les signes diffèrent par leurs deuxièmes éléments, «WHEY» et «PROTEIN», ainsi que par leur sonorité; toutefois, tous deux sont dépourvus de caractère distinctif.

---

Décision sur la demande d’annulation no C 52 705 Page sur 5 8
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, puisque le public lit de gauche à droite, la partie gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire l’attention du lecteur en premier.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire étant donné qu’ils font tous deux référence à une protéine qui fait l’objet d’une modification chimique ou génétique. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.

---

Décision sur la demande d’annulation no C 52 705 Page sur 6 8
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure est faible.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel dans la mesure où ils partagent l’élément commun «DESIGNER», qui, bien que faible, continue de jouer un rôle important dans l’impression d’ensemble produite par les signes. En effet, le mot commun est placé au début des deux signes, qui, comme expliqué ci-dessus, est la partie qui attire en premier l’attention des consommateurs, et parce que les autres éléments des signes sont dépourvus de caractère distinctif et se trouvent à la fin des signes, où l’attention du public n’est normalement pas centrée.
Compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier des similitudes conceptuelles entre les signes et de l’identité ou de la similitude des produits, il existe un risque de confusion sous la forme d’un risque d’association. Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Ce constat n’est pas remis en cause par le faible caractère distinctif de la marque antérieure. En effet, selon une jurisprudence constante, la reconnaissance d’un faible caractère distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément, notamment, intervenant lors de cette appréciation. En l’espèce, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison du degré moyen de similitude entre les signes et de l’identité ou de la similitude des produits.

---

Décision sur la demande d’annulation no C 52 705

Page sur 7 8

---

Décision sur la demande d’annulation no C 52 705 Page sur 8 8
Conclusion
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 221 637 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Lidiya Nikolova Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.