DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 49 069 (INVALIDITY)
U.S. Corrosion Technologies, LLC doing Business as Corrosion Technologies, 2638 National Drive, Garland, Texas, États-Unis d’Amérique (partie requérante), représentée par CBH Rechtsanwälte Cornelius Bartenbach Haesemann indirects Partner, Tesdorpfstrasse 8, 20148 Hamburg (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sven Butzkies-Schiemann, Fritz-Reuter-Str. 15, 24782 Büdelsdorf, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par Hansepatent Patentanwälte Andresen Scholz PartG mbB, Poststraße 33, 20354 Hamburg (représentant professionnel).
Le 19/07/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 14 304 349 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 2: Produits pour la protection des métaux contre la rouille.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 1: Substances séparatrices; produits chimiques destinés au raffinage du pétrole; produits chimiques destinés à l’industrie électrique; produits
chimiques dérivés du pétrole; produits chimiques à usage scientifique; produits chimiques destinés à l’industrie électronique; produits
chimiques destinés à l’industrie des machines de précision; produits
chimiques destinés à l’industrie gazière; produits chimiques destinés à l’agriculture; produits chimiques destinés à la fabrication; produits
chimiques destinés à l’industrie pétrolière; produits chimiques destinés au traitement des métaux; produits chimiques destinés au remplissage des aérosols; produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; agents pour le travail des métaux possédant des propriétés de refroidissement; produits chimiques destinés au traitement des surfaces métalliques; compositions destinées à la finition des métaux; produits chimiques industriels destinés au traitement de l’eau de refroidissement lors de la recirculation des systèmes de refroidissement.
Classe 4: Huiles pour moteurs automobiles.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.

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MOTIFS
Le 26/02/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 14 304 349 «CorrosionX» (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 27/06/2015 et enregistrée le 22/10/2015. La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par la MUE, à savoir:
Classe 2: Produits pour la protection des métaux contre la rouille.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’au moment de la demande de marque contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne savait que la demanderesse utilisait déjà une marque identique pour des produits identiques depuis des décennies, parce qu’elle avait initialement distribué les produits de la demanderesse en Allemagne. L’ancienne société Corrosion Technologies Corporation a été constituée à Dallas Texas en 1988, à l’origine sous le nom de Corrosion Block Inc. pour importer et distribuer un produit anticorrosion utilisé dans l’industrie aéronautique générale. En 1992, la société a changé de nom en Corrosion Technologies. La marque «Corrosion X» était déjà utilisée dans les années 1990 par la demanderesse pour tous ses lubrifiants anticorrosion (pièces 3- 10). En 2002, la demanderesse a enregistré sa marque américaine no 2 639 464 «Corrosion X», qui a été annulée en 2009 (pièce 11). En 2012, la demanderesse a déposé une nouvelle demande d’enregistrement de la marque «CORROSIONX» aux États-Unis, enregistrée en 2013 en tant que marque américaine no 4 267 830 (pièce 12).
Au début des années 2000, Corrosion Technologies Corporation a commencé à fournir ses produits «Corrosion X» à la société allemande SCANDEX AG (pièces 14 à 20), dont l’unique directeur était M. Sven Butzkies-Schiemann (pièces 22 à 32), jusqu’en avril 2019. Le 19/06/2018, la titulaire de la MUE a adressé une lettre à l’EUIPO l’informant que SCANDEX AG utilisait la marque «Corrosion X» pour des produits pharmaceutiques contre la corrosion et les lubrifiants depuis 2001, distribuant trois produits de Corrosion Technologies (pièce 33).
La demanderesse a autorisé la titulaire à utiliser la marque contestée pour les produits de la demanderesse, mais à ne pas demander une marque «Corrosion X». Au moment du dépôt de la marque contestée, la titulaire avait l’intention d’utiliser la marque «CorrosionX» pour des produits de protection contre la rouille et contre la corrosion qui n’avaient pas été fabriqués par la demanderesse, mais commercialisés avec son consentement. Lorsque le titulaire a commencé à commercialiser ses propres produits «CorrosionX», il a utilisé la marque contestée, imitant le signe «CorrosionX» de la demanderesse tel que développé par l’ancienne Corrosion Technologies Corporation dans les années 1990. En outre, en 2018, la titulaire de la marque de l’Union européenne a envoyé une lettre d’avertissement au nouveau distributeur allemand des produits «CorrosionX» de la demanderesse, CC Corrosion Control GmbH (pièce 34). Selon la demanderesse, le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait engagé une procédure d’annulation contre la marque de l’Union européenne no 17 896 901 du demandeur montre que son objectif était d’usurper les droits de la demanderesse en ce qui concerne «CorrosionX».

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À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Pièces 1 et 2: impressions de la base de données eSearch contenant des informations sur les MUE nos 14 304 349 et 17 896 901.
Pièce 3: impression d’un article paru dans B.A.S.S. TIMES, Vol. 24, no 9, daté de septembre 1994 et intitulé «CorrosionX capture the angling crowd». Il montre une image d’un produit «CorrosionX».
Pièce 4: publicité publiée dans GUN LIST, datée du 16/04/1999, avec le slogan «CorrosionX Le seul produit que vous avez jamais besoin d’un soin complet» et une image d’un produit «CorrosionX».
Pièce 5: une impression de GUN WORLD, datée de janvier 1998, avec l’image d’un produit «CorrosionX» mentionnant qu’il s’agit d’un lubrifiant pour les actions de rimfeu semi-auto.
Pièce 6: article paru dans Guns et Gear, daté de octobre 2000, intitulé «High Tech Lubricant is idéal for arms arms».
Pièce 7: article paru dans le portail Oologah Lake Leader le 03/06/1999, intitulé «Some jouets d’extérieur pour Dad».
Pièce 8: publicité pour «CorrosionX» publiée sur shotgun News, datée du 10/10/1997.
Pièce 9: article publié dans Texas Outdoor Journal, daté de novembre 2000, contenant des instructions sur l’utilisation du lubrifiant «CorrosionX».
Pièce 10: publicité pour «CorrosionX» publiée dans The Varmint Hunter Magazine en janvier 1999.
Pièces 11 et 12: extraits de l’USPTO contenant des informations sur les enregistrements de marques américains no 2 639 464 et no 4 267 830;
Pièce 13: Liste de prix des produits «CorrosionX» datée du 01/01/2014.
Pièces 14 et 20: sept factures, émises par la demanderesse et adressées à la société allemande SCANDEX AG au cours de la période 2008-2013, pour la vente de «CorrosionX» et de «CorrosionX Heavy Duty».
Pièce 21: extrait du registre de commerce du tribunal de district de Kiel montrant l’inscription no HRB 2203 RD.
Pièces 22 et 32: des copies de courriers électroniques et des commandes de courriers électroniques envoyés par la titulaire de la marque de l’Union européenne ou par SCANDEX AG à la demanderesse, datées de la période 2012-2015. L’un des courriers électroniques, daté du 08/06/2013, mentionne que «Corrosion Technologies et distributeur en Allemagne SCANDEX AG sont en train de donner 5000 Aerosol Cans de CorrosionX aux propriétaires, souffrant des inondations».
Pièce 33: copie des observations adressées par la titulaire de la MUE à l’EUIPO le 19/06/2018 dans le cadre de la procédure d’annulation no C 23 466. Les observations sont rédigées en allemand et accompagnées d’une traduction partielle en anglais. La lettre mentionne (littéralement) que «SCANDEX utilise la marque CorrosionX depuis 2001 pour des produits antirouille et des huiles, signes 3 produits du CT de la société,

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mais 6 produits ont également été distribués». Elle mentionne également que «nous avons été autorisés à utiliser la marque CorrosionX en 2001 par Jim van Gilder».
Pièce 34: copie de la lettre d’avertissement envoyée le 13/03/2018 par le représentant de la titulaire à CC Corrosion Control GmbH, qui indique que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la titulaire de la marque contestée. La lettre est rédigée en allemand et accompagnée d’une traduction en anglais.
Pièce 35: demande en nullité à l’encontre de la MUE no 17 896 901.
La titulaire de la marque de l’Union européenne soutient que la demande est irrecevable étant donné que la demanderesse a déjà invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dans la procédure d’annulation no C 23 466 entre les parties, qui s’est conclue par la décision (désormais définitive) de la quatrième chambre de recours (24/08/2020-, R 2982/2019 4, CorrosionX/CorrosionX).
Le titulaire rejette les arguments de la demanderesse et soutient qu’il avait déjà déposé l’enregistrement de la marque allemande no 30 433 647 en 2004 pour des produits contre la rouille compris dans la classe 2. Lorsque sa marque nationale allemande devait être renouvelée, le titulaire a décidé d’investir dans une protection plus large de la marque de l’UE et, par conséquent, a déposé la MUE contestée au lieu de payer la taxe de renouvellement pour l’Allemagne. Pour cette raison, la marque de l’Union européenne contestée a été déposée le 27/06/2015, quelques jours après l’annulation de la marque allemande le 18/06/2015 (annexe h1). La MUE contestée est donc une suite logique des droits de marque allemands enregistrés de la titulaire qui existaient depuis 2004.
Le titulaire a développé, produit et vendu ses propres produits dans le domaine de la prévention de la rouille dans l’Union européenne par l’intermédiaire de sa société SCANDEX AG — dont il est propriétaire et gérant général — depuis 2001. Ni SCANDEX AG ni la titulaire n’ont jamais été impliquées dans le réseau de distribution de la demanderesse ou de son ancienne société Corrosion Technologies Corporation. La décision de la quatrième chambre de recours (24/08/2020, R 2982/2019-4, CorrosionX/CorrosionX) a conclu que «rien ne prouve que Butzkies (ou, d’ailleurs, la société PDG dont il est, SCANDEX AG) était effectivement impliquée dans le réseau de distribution de la Corrosion américaine pour des produits sous la marque «CorrosionX» ou d’une quelconque autre manière». Néanmoins, la titulaire admet que SCANDEX AG a complété, de façon très limitée, son portefeuille de produits de temps à autre avec les produits de la demanderesse. Le prix présenté en tant que pièce 13 par la demanderesse est, en fait, une liste de prix de SCANDEX AG. Les prix présentés comme hp5 et hp6, ainsi que le rapport de test de l’Institut des sciences de la défense pour les matériaux, les explosifs et l’exploitation de l’armée allemande, présentés à l’h7, montrent que la titulaire a fait un usage sérieux de la marque contestée non seulement en 2014, mais aussi en 2003 et 2004, et par la suite. Selon la titulaire, l’usage sérieux de la marque exclut à première vue l’intention de mauvaise foi alléguée.
À l’appui de ses arguments, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
HP1: extrait de l’Office allemand des brevets et des marques contenant des informations sur l’enregistrement de la marque no 30 433 647;
HP2: Traduction anglaise de la liste de produits figurant à la page 1.

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HP3: impression du site internet de la demanderesse datée du 01/08/2015, qui montre
l’usage de la marque «CorrosionX» en tant que .
HP3a: une impression du site web de la société de la titulaire, SCANDEX AG, du 14/10/2012.
HP4: impression du site Internet de la requérante du 05/09/2015.
HP5: priceliste de SCANDEX AG en date du 01/07/2004.
HP6: pricéliste, prétendument de SCANDEX AG, pour l’année 2018.
HP7: rapport no 03/35430/00001 intitulé «Testage d’agents de protection contre la corrosion du SCANDEX AG», préparé par l’Institut des sciences de la défense pour les matériaux, les explosifs et l’exploitation de l’armée allemande — rédigé en allemand et daté du 20/02/2003.
HP8: traduction de hp7.
HP9: impressions d’amazon.de avec des images de produits «CorrosionX HD Heavy Duty» proposés à la vente; Ils indiquent que SCANDEX est le fabricant et que les produits ont été disponibles pour la première fois le 30/11/2016.
La demanderesse fait valoir que la marque allemande no 30 433 647
, déposée en 2004, a été annulée avec effet au 01/07/2014. La marque de l’Union européenne contestée a été demandée le 27/06/2015, soit un an après l’annulation de la marque allemande. Par conséquent, la marque de l’Union européenne contestée ne saurait être considérée comme une continuation de l’enregistrement allemand de la marque. En outre, tant la marque allemande que la marque de l’Union européenne contestée ont été déposées sans la connaissance ni le consentement de la demanderesse. Au moment du dépôt de la marque contestée, ainsi qu’au moment de la demande de marque allemande antérieure, la titulaire de la MUE avait connaissance de l’usage du signe «CorrosionX» par la demanderesse. En effet, ce fait n’est pas contesté par la titulaire de la MUE. En outre, le fait que la marque allemande soit visuellement identique au signe que la demanderesse utilisait depuis 1997 prouve que la titulaire avait connaissance de l’usage du signe par la demanderesse. Elle répète que la demanderesse n’a jamais autorisé la titulaire à déposer une marque «CorrosionX» et affirme que SCANDEX AG a commencé à vendre des produits provenant de la demanderesse en 2001.
Les numéros d’articles figurant dans les listes de prix de 2004 correspondent à ceux utilisés dans les listes de prix de la demanderesse de 1999, 2000 et 2002 (pièces 36 à 38). L’image incluse dans la liste de prix déposée par la titulaire de la marque de l’Union européenne coïncide avec une image figurant sur le site internet de la demanderesse depuis 2002 (jointe aux observations).
La demanderesse affirme également que la version originale du rapport d’essai déposé par la titulaire de la marque de l’Union européenne était «Testing of Corrosion Protection Agents from Corrosion Technologies, Texas», et non «Testing of Corrosion Protection Agents from SCANDEX», comme le prétend la titulaire. En outre, elle explique que les produits vendus par SCANDEX AG sous la marque «CorrosionX» portent un numéro

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NSN identique (OTAN Stock Number ou National Stock Number, qui est un code numérique à 13 chiffres identifiant tous les matériaux standardisés de fourniture, reconnu par tous les pays de l’OTAN) comme ses produits. L’utilisation des chiffres «01» dans le deuxième bloc indique que les produits sont fabriqués aux Etats-Unis (et non en Allemagne comme le prétend la titulaire), ce qui indique que la titulaire utilise illégalement des références réservées à la demanderesse. En outre, la titulaire utilise le produit «Mil-Spec» (norme de défense américaine) accordé au produit «CorrosionX aviation» de la demanderesse par le ministère américain de la défense. Compte tenu de tout ce qui précède, la demanderesse considère que toutes les activités du titulaire visaient à contester ses droits sur la marque «CorrosionX» et à lui transférer ces droits.
À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce 36: liste des prix pour 2002.
Pièce 37: liste des prix pour 2000.
Pièce 38: liste des prix pour 1999.
Pièce 39: copie du rapport d’essai no 03/35430/00001, délivré par l’Army allemande et intitulé «Erprobung von Korrosionsschutzmittlen der Fa. Corrosion Technologies, Texas». Elle est rédigée en allemand et datée du 20/02/2003.
Pièce 40: extrait de la base de données eSearch contenant des informations sur la MUE no 18 421 463 «CORROSIONX».
Pièce 41: extrait de l’annuaire en ligne des numéros NSN au nationalbournumber.info.
Pièce 42: lettre du Département américain de la Navy datée du 14/12/2000, ajoutant «Corrosion X aviation» à la liste des produits qualifiés.
Pièce 43: copie de la fiche de sécurité pour les produits «CorrosionX aviation», datée de 2008, téléchargeable à partir du site web de SCANDEX AG.
En réponse, la titulaire de la marque de l’Union européenne réfute les arguments de la demanderesse. Il insiste sur le fait que ni SCANDEX AG ni n’ont participé au réseau de distribution des technologies américaines Corrosion. S’agissant de la version du rapport d’essai déposé par le requérant, il fait valoir que cette version fait également référence à la société SCANDEX et n’étaie donc pas les allégations du requérant. En outre, la titulaire fait valoir que le code NSN n’est pas une référence exclusivement réservée à la demanderesse. Dans le système de codification de l’OTAN, un numéro NSN est utilisé pour tous les articles qui présentent les mêmes caractéristiques en termes de forme, de compétence ou de fonction. Selon la brochure extraite du site https://www.nato.int (hp10 et hp11), le deuxième bloc de chiffres dans le NSN n’est pas, comme l’a fait valoir la demanderesse, réservé aux produits fabriqués aux États-Unis, mais indique simplement à partir de quel pays la demande originale a été présentée pour créer ce numéro NSN particulier (hp12).
La titulaire explique que le droit allemand des marques prévoit un délai de grâce pour le renouvellement des marques. Cen’est qu’après l’expiration de ce délai de grâce que la marque nationale allemande sera considérée comme abandonnée rétroactivement. Par conséquent, il est inexact que le titulaire n’avait pas de protection pour la marque «CorrosionX» pendant plus d’un an, étant donné qu’au cours de la période de grâce, il aurait pu maintenir ses droits de marque nationale à tout moment en payant les taxes pertinentes. Ilaffirme que c’est le droit du titulaire d’obtenir son propre portefeuille de

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marques en procédant au renouvellement du dépôt de sa marque nationale, qui n’a pas du tout été contesté par des tiers — y compris la demanderesse en nullité — depuis plus de 10 ans, sous une forme plus large en tant que marque de l’Union européenne.
À l’appui de ses arguments, il a produit les éléments de preuve suivants:
Hp10 et hp11: des impressions de brochures en ligne extraites du site https://www.nato.int, dans lesquelles le système de codification de l’OTAN et le concept d’utilisation des numéros de stock de l’OTAN sont décrits;
HP12: impression du site web https://governmentcontractingtips.com.
ARTICLE 63, PARAGRAPHE 3, DU RMUE — AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE
Conformément à l’article 63, paragraphe 3, du RMUE, une demande en nullité est irrecevable lorsqu’une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée sur le fond entre les mêmes parties par l’Office et que la décision de l’Office a acquis l’autorité de la chose jugée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir que la demande en nullité est irrecevable dans la mesure où la décision de la quatrième chambre de recours (24/08/2020, R 2982/2019-4, CorrosionX/CorrosionX) est définitive, concerne les mêmes parties et porte sur le même objet et la même cause.
Le 28/10/2019, la division d’annulation a rendu une décision (28/10/2019, C 23 466, CorrosionX/CorrosionX), opposant les mêmes parties, le même objet (mauvaise foi) et la même cause (demande en nullité). La décision de première instance a fait l’objet d’un recours. La quatrième chambre de recours a rendu une décision (24/08/2020, R-2982/2019 4, CorrosionX/CorrosionX), qui est depuis devenue définitive, comme en atteste l’inscription correspondante au registre effectuée le 03/02/2021. Toutefois, la demande antérieure a été jugée irrecevable par la chambre de recours dans la mesure où elle était fondée, entre autres, sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, et, par conséquent, la demande en nullité fondée sur la mauvaise foi n’a pas été jugée sur ses propres mérites.
Par conséquent, cet argument doit être rejeté comme non fondé.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a

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mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Une situation susceptible de donner lieu à une mauvaise foi est celle où une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique en raison de l’utilisation d’un signe sur le marché, qu’un concurrent enregistre ultérieurement dans l’intention de concurrencer déloyalement l’utilisateur initial du signe.
En pareil cas, la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48, 53) a déclaré que les facteurs suivants, en particulier, devaient être pris en considération:
(a) le fait que la titulaire de la MUE sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne contestée;
(b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;
(c) le degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé; et
(d) la question de savoir si, en déposant la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait un objectif légitime.
Les exemples susmentionnés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de déterminer si le demandeur était ou non de mauvaise foi lors du dépôt de la demande; d’autres facteurs peuvent également être pris en considération (14/02/2012,-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20-21; 21/03/2012, 227/09-, FS, EU:T:2012:138, § 36).
La mauvaise foi peut s’appliquer lorsque les parties en cause ont ou ont eu un quelconque lien, comme des relations contractuelles (pré-/post-), donnant lieu à des obligations mutuelle et un devoir de loyauté par rapport aux intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).
Évaluation de la mauvaise foi
La demanderesse en nullité fait valoir qu’elle a utilisé la marque «CorrosionX» pour des lubrifiants anticorrosion depuis les années 1990 et a enregistré la marque américaine no 2 639 464 «Corrosion X» en 2002. Selon la demanderesse, au moment de la demande de marque contestée, la titulaire de la MUE savait que la demanderesse utilisait déjà une marque identique pour des produits identiques depuis longtemps parce qu’au début

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des années 2000, elle avait commencé à fournir ses produits «CorrosionX» à la société allemande SCANDEX AG, dont l’unique directeur (jusqu’en avril 2019) était la demanderesse, M. Sven Butzkies-Schiemann.
La demanderesse a produit des exemples de listes de prix de 1999, 2000 et 2002, ainsi que des publicités et des articles publiés aux États-Unis au cours des années 1994-2000 qui montrent une certaine exposition et utilisation des signes de la demanderesse
«CorrosionX» et en rapport avec des lubrifiants anticorrosion (pièces 3 à 10). En outre, la demanderesse a produit sept factures, émises par la demanderesse, Corrosion Technologies et adressées à la société allemande SCANDEX AG, toutes datées des années 2008 à 2013, pour la vente de produits commercialisés sous les signes «CorrosionX» et «CorrosionX Heavy Duty» (pièces 14 à 20). En outre, la demanderesse a déposé des courriels reçus des adresses électroniques mail@scandex.de ou scandex-ceo@t-online.de et signés par la titulaire de la marque de l’Union européenne, datés de la période 2012-2015. Les emails comprennent des commandes, ou des confirmations de commandes, adressées à la demanderesse pour, entre autres, des produits «CorrosionX» ou «Corrosion HD».
Le titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que ni lui ni la société PDG de (SCANDEX AG) n’ont été impliquées dans le réseau de distribution de la demanderesse ou dans son ancienne société Corrosion Technologies Corporation. Toutefois, dans un courriel daté du 08/06/2013 de SCANDEX AG, prétendument M. Sven Butzkies- Schiemann a écrit, en tant que proposition de marketing, «Corrosion Technologies et le distributeur dans ce pays, SCANDEX AG, sont en train de donner 5000 Aerosol Cans de CorrosionX aux propriétaires de maisons, souffrant des inondations» (soulignement ajouté). En outre, dans ses observations du 19/06/2018, adressées à l’EUIPO dans le cadre d’une procédure d’annulation antérieure (28/10/2019, C 23 466), le titulaire de la marque de l’Union européenne a indiqué que «nous avons été autorisés à utiliser la marque «CorrosionX» en 2001, par Jim van Gilder».
Il est vrai que parmi les éléments de preuve produits, il n’existe aucun contrat de distribution. Toutefois, il peut être déduit des éléments de preuve et observations des parties que la relation entre les parties était celle d’une société et de son distributeur dans un pays de l’Union européenne — ou du moins qu’il existait une relation commerciale entre les parties avant le dépôt de la MUE contestée en 2015, qui concernait des produits «CorrosionX». Par conséquent, la titulaire de la MUE avait connaissance de l’existence et de l’usage de la marque antérieure de la demanderesse en nullité lors du dépôt de la MUE contestée.
À l’appui de ses arguments, le titulaire de la marque de l’Union européenne a renvoyé à la décision finale de la chambre de recours (24/08/2020, R 2982/2019-4, CorrosionX/CorrosionX), dans laquelle la chambre de recours a conclu qu’ «aucun élément de preuve ne démontre que Butzkies (ou, d’ailleurs, la société PDG dont il est, SCANDEX AG) a effectivement participé au réseau de distribution américain Corrosion pour des produits sous la marque «CorrosionX» ou autrement».
L’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré qu’il est de jurisprudence constante que la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004-, 281/02, Mehr für Ihr Geld,

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EU:T:2004:198). Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, la demanderesse a produit différents éléments de preuve et, par conséquent, l’affaire antérieure mentionnée par la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas comparable à la présente procédure. Il n’existe aucun contrat de distribution parmi les éléments de preuve produits et les courriers électroniques produits ne démontrent pas sans ambiguïté que la titulaire ou SCANDEX AG a régulièrement commandé des produits «CorrosionX» à la demanderesse. Néanmoins, et compte tenu des éléments de preuve produits dans leur ensemble, l’existence d’une relation commerciale antérieure entre les parties avant le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée est indéniable, tout comme le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de l’existence et de l’usage de la marque «CorrosionX» par la demanderesse avant la date de dépôt de la marque contestée. Par conséquent, les arguments de la titulaire à cet égard sont rejetés comme non fondés.
La titulaire fait valoir qu’elle avait déjà déposé l’enregistrement de la marque allemande
no 30 433 647 « le 11/06/2004 pour des produits contre la rouille compris dans la classe 2. Dans ses observations, le titulaire a fait valoir que l’enregistrement de la marque contestée suivait une logique commerciale normale puisqu’il avait l’intention d’obtenir une protection plus étendue dans l’Union européenne de sa marque allemande antérieure.
La demanderesse a fait valoir que depuis le début des années 2000 (avant la demande d’enregistrement de la marque allemande), elle avait commencé à fournir ses produits «Corrosion X» à la société allemande SCANDEX AG. En effet, dans la lettre adressée par le titulaire à l’EUIPO en date du 29/06/2018, il a reconnu que SCANDEX AG utilisait la marque «CorrosionX» depuis 2001 pour des produits et huiles antirouille.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit un prix SCANDEX AG, daté du 01/07/2004 (hp5), où les codes des produits sont visibles. Comme l’a fait valoir la demanderesse, les numéros d’articles figurant dans les listes de prix de 2004 correspondent à ceux utilisés dans les listes de prix de la demanderesse pour les années 1999, 2000 et 2002 (pièces 36 à 38). Certains des codes identiques sont présentés dans les extraits suivants:
Liste de prix de 2004 de la titulaire liste de prix de 2002 de la de la marque de l’Union européenne demanderesse

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Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait utilisé des codes identiques dans la liste des prix SCANDEX AG datée du 01/07/2014 pour identifier les articles que la demanderesse utilisait précédemment en 1999, 2000 et 2002 donne lieu à la présomption que la titulaire de la marque de l’Union européenne devait déjà avoir connaissance de l’existence et de l’utilisation des signes antérieurs de la demanderesse, et qu’une relation commerciale entre les parties pouvait déjà exister, comme l’a fait valoir la demanderesse.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation suppose que le titulaire de la marque de l’Union européenne doit avoir eu connaissance des marques de la

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demanderesse avant de demander l’enregistrement de la marque allemande no 30 433 647.
En outre, le fait que la marque allemande no 30 433 647 de la titulaire de la MUE
soit identique aux signes utilisés par la demanderesse aux États- Unis, notamment en utilisant la même typographie et stylisation de la lettre «X» (même si le mot «corrosion» en soi n’est pas particulièrement fantaisiste ou créatif par rapport aux produits), conforte la conclusion selon laquelle la titulaire de la MUE devait avoir connaissance de l’existence du signe antérieur «CorrosionX» de la demanderesse avant la date de dépôt de l’enregistrement de la marque allemande no 30 433 647.
En outre, la demanderesse a mis à disposition une capture d’écran obtenue via la Wayback Machine montrant le site internet de la société de la titulaire le 25/11/2003 et
portant le signe , ce qui corrobore davantage les conclusions ci- dessus.
Compte tenu des éléments de preuve susmentionnés, le rapport no 03/35430/00001, testage d’agents de protection contre la corrosion de SCANDEX AG, préparé par l’Institut des sciences de la défense pour les matériaux, les explosifs et l’exploitation de l’armée allemande, n’est pas particulièrement concluant ou convaincant pour démontrer que le titulaire de la marque de l’Union européenne a développé son propre signe, comme il le prétend. Le rapport montre seulement que la société de la titulaire a demandé que ces produits soient testés afin de voir s’ils pouvaient être utilisés dans l’armée en 2003.
Toutefois, comme indiqué dans la jurisprudence, le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que le demandeur en nullité utilise un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion peut exister ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, il convient également de tenir compte des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt.
Il y a mauvaise foi lorsque la titulaire de la MUE entend, par l’enregistrement, mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel elle entretenait des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout type de relation où la bonne foi s’applique et impose au titulaire de la MUE l’obligation de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).
La question essentielle est donc de savoir si la relation entre les parties a créé un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est équitable d’attendre de la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’elle ne dépose pas indépendamment une demande de marque de l’Union européenne identique sans donner au demandeur en nullité des informations préalables et un délai suffisant pour agir contre la marque de l’Union européenne contestée (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARON’S, § 23).
Deuxièmement, s’il existe une obligation de loyauté, il convient de déterminer si les actes de la titulaire de la marque de l’Union européenne constituent ou non une violation du devoir de loyauté, de sorte qu’ils ont été commis de mauvaise foi.
La démonstration de la mauvaise foi suppose de prouver qu’au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne, la titulaire de la marque de l’Union européenne savait

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qu’elle causait un préjudice à la demanderesse en nullité et que ce préjudice était la conséquence de son comportement reproché d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI/SALINI, § 66).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe toujours à la demanderesse en nullité. Ce n’est que lorsque le demandeur apporte des preuves concrètes et convaincantes que la titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de manière malhonnête lorsqu’elle a demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée que la charge de la preuve est renversée.
La relation commerciale entre les parties était suffisamment étroite pour faire naître un devoir de loyauté, étant donné qu’une société a le droit d’attendre de ses distributeurs ou partenaires commerciaux un certain degré de fidélité. Cela inclut une confiance légitime de ne pas enregistrer les signes de la société en tant que marques au nom du distributeur. Un tel comportement ne relève pas des usages honnêtes en matière commerciale. En demandant l’enregistrement de la marque contestée sans le consentement de la société titulaire de la marque originale aux États-Unis, la titulaire de la marque de l’Union européenne a manqué à l’obligation de loyauté qui existait entre les deux parties du fait de leur relation.
La marque contestée, «CorrosionX», est quasi identique à l’enregistrement de la marque américaine antérieure no 2 639 464 «corrosion X» de la demanderesse (déposée en 2002) et est enregistrée pour des produits identiques. En outre, les éléments de preuve
— en particulier l’image publiée sur amazon.de d’un protecteur anticorrosion de SCANDEX AG arborant le signe «CorrosionX» — montrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne commercialise des produits «CorrosionX» imitant le signe «CorrosionX» de la demanderesse, tel que développé par l’ancienne Corrosion Technologies Corporation dans les années 1990 (pièces 3 à 10). La typographie utilisée et la stylisation de la lettre «X» sont identiques, comme indiqué ci-dessous.
Usage fait par la titulaire de la MUE Usage fait par la demanderesse

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Lorsque l’Office constate que les circonstances objectives du cas d’espèce peuvent conduire au renversement de la présomption de bonne foi, il appartient à la titulaire de la MUE de fournir des explications plausibles sur les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de cette marque (23/05/2019, 3/18 indirects-T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36-37).
Le titulaire a fait valoir qu’en 2004, il avait déjà déposé l’enregistrement de la marque allemande no 30 433 647 pour des produits contre la rouille compris dans la classe 2. Selon lui, la marque de l’Union européenne contestée est le prolongement indirect des droits de marque allemands enregistrés du titulaire. Lorsque sa marque nationale allemande devait être renouvelée, il a décidé d’investir dans une marque de l’UE et, par conséquent, a déposé la MUE contestée plutôt que de payer la taxe de renouvellement pour l’Allemagne. Pour cette raison, la marque de l’Union européenne contestée a été déposée le 27/06/2015, soit quelques jours après l’expiration du délai de grâce pour payer les aliments pertinents, le 18/06/2015.
Certes, l’extension de la protection d’une marque nationale en l’enregistrant en tant que MUE relève de la stratégie commerciale normale d’une entreprise (14/02/2012,-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 23; 01/02/2012, 291/09-, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 58).
Toutefois, comme expliqué ci-dessus, les éléments de preuve produits amènent la division d’annulation à croire que la titulaire avait connaissance du signe de la demanderesse avant le dépôt de la marque allemande. Par conséquent, le titulaire ne peut se prévaloir de sa marque allemande antérieure et soutenir que l’application de la marque de l’Union européenne contestée suit une logique commerciale normale. Par conséquent, les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne sont rejetés.
Conclusion
Le titulaire de la marque de l’Union européenne a manqué à son devoir de loyauté lorsqu’il a demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, qui est quasi identique à un signe utilisé précédemment par le demandeur. En l’absence d’observations supplémentaires de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne, cet acte ne saurait être considéré comme relevant du comportement commercial standard et des usages honnêtes. Par conséquent, il y a lieu de conclure que le titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de mauvaise foi lorsqu’il a demandé l’enregistrement de la marque contestée.
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est totalement accueillie et que la marque de l’Union européenne devrait être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

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Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA ANA Muñiz RODRIGUEZ Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.