DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 48 972 (DÉCHÉANCE)
Jean-Charles de Castelbajac SASU, 2 rue Poncelet, 75017 Paris, France (demanderesse), représentée par Edouard Fortunet, 2, rue Saint Florentin, 75001 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
PMJC SAS, 5 passage Piver, 75011 Paris, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Aurélie Scialom, 138 avenue Victor Hugo, 75016 Paris, France (représentant professionnel).

Le 14/03/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION 1. La demande en déchéance est confirmée.

2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est entièrement déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 14 730 907 à compter du 15/02/2021.

3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.

MOTIFS Le 15/02/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la
marque de l’Union européenne n° 14 730 907 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 9: Lunettes; Lunettes [optique]; Lunettes 3D; Verres de lunettes; Montures de lunettes; Lunettes de soleil; Étuis à lunettes; Lunettes de ski; Chaînes pour lunettes; Lunettes de natation; Lunettes de protection; Disques magnétiques; Disques optiques; Disques vierges; Disques durs; Disques laser; Disques audio; Disques phonographiques; Disques sonores; Disques optiques compacts; Disques compacts vidéo; Disques compacts audio; Disques magnéto-optiques; Disques compacts enregistrés.

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Classe 11: Luminaires; Luminaires décoratifs; Luminaires à LED.

Classe 14: Articles de bijouterie-joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Instruments de mesure du temps; Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Instruments chronométriques; Pierres précieuses en tant que joyaux.

Classe 16: Papeterie et fournitures scolaires; Papier et carton; Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; Porte- billets; Produits de l’imprimerie; Produits en papier jetables; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Colles et autres adhésifs pour la papeterie ou le ménage.

Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Parapluies et parasols; Peaux pour charcuterie et leurs imitations; Sellerie, fouets et équipement pour chevaux; Bandoulières [sangles pour épaules]; Boîtes en cuir; Baudruche; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Cordons en cuir; Cuir d’imitation vendu en vrac; Cuir en polyuréthane; Cuir et imitations cuir; Cuir pour chaussures; Cuir pour meubles; Cuir vendu en vrac; Fausse fourrure; Fourrures vendues en vrac; Fourrure semi-ouvrée; Fils en cuir; Feuilles imitation cuir destinées à la fabrication; Feuilles de cuir pour procédés de fabrication; Cuir brut ou mi-ouvré; Croupons; Crampons en cuir; Courroies en imitation cuir; Chevreau; Carton-cuir.

Classe 20: Meubles et ameublement.

Classe 21: Accessoires de table, accessoires de cuisine et récipients; Brosses et articles de brosserie; Ustensiles cosmétiques et de toilette et articles pour salle de bain; Statues, figurines, plaques et œuvres d’art, faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié; Articles de nettoyage.

Classe 24: Matières filtrantes [matières textiles]; Produits textiles et substituts de produits textiles.

Classe 25: Chapellerie; Chaussures; Vêtements; Chapeaux.

Classe 27: Revêtements de murs et de plafonds; Revêtements de sols d’intérieur et revêtements artificiels de sols d’extérieur.

La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

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La titulaire de la marque de l’Union européenne a obtenu une poursuite de la procédure après avoir raté le délai pour déposer ses observations. Elle affirme que la marque n’a pas été exploitée mais qu’il existe de justes motifs. Elle cite tout d’abord de la jurisprudence française ayant reconnu que des procédures judiciaires à l’encontre d’une marque constitue un juste motif pour son absence d’exploitation (action en revendications, opposition, action en contrefaçon et parasitisme, action en nullité). La titulaire considère ainsi que l’action en nullité contre sa marque formée le 03/10/2018 par la demanderesse constitue un juste motif.
Elle considère que:

(1) Cette action présentait nécessairement une relation directe avec la marque objet de la présente procédure, puisqu’elle visait précisément cette même marque.
(2) Cette action est indépendante de la volonté de la société PMJC.

(3) Cette action rend l’usage de la marque impossible ou déraisonnable.

Elle mentionne avoir alors suspendu les projets d’exploitation de sa marque. De plus, les procédures intentées par la demanderesse contre la marque contestée s’inscrivent dans un contexte général d’acharnement de la part de M. de Castelbajac à l’encontre de son repreneur et ancien partenaire, la société PMJC. Ce ne sont pas moins de 27 procédures en nullité et déchéance, toutes initiées par M. de Castelbajac à l’encontre de marques détenues par PMJC, qui sont actuellement pendantes devant les Offices français et européen. La jurisprudence européenne a reconnu l’existence de justes motifs de non- exploitation pour un titulaire de marque qui subissait des attaques répétées de la part d’un concurrent dont l’objectif manifeste était de nuire à son activité:

A l’appui de ses observations, la titulaire a déposé les éléments suivants:

Pièce n°1: Extrait eSearch de la marque contestée n°14 730 907.

Pièce n°2: Cour d’appel, Versailles, 11/12/2018 – n° 17/06165.

Pièce n°3: Cour d’appel, Aix en Provence, 03/12/2009, N° 08/01778.

Pièce n°4: INPI, OPP 00-1350 /CJR, 10/03/2010.

Pièce n°5: Cour d’appel, Paris, 04/04/2014, RG n°13/18239.

Pièce n°6: Cour d’appel, Colmar, 14/01/ 2015, RG N°12/03971.

Pièce n°7: Cour d’appel, Versailles, 18/09/2004, RG N°03/02789.

Pièce n°8: 03/10/2018, demande en nullité parallèle formée par M. de Castelbajac à l’encontre de la MUE contestée n°14 730 907.
Pièce n°9: 11/12/2019, 28 225 C, décision à l’encontre de la MUE contestée n° 14 730 931 rejetant la nullité.

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Pièce n°10: 17/12/2020, R 0306/2020-5, décision confirmant la décision de rejet de la nullité 28 255 C.
Pièce n°11: Mise en demeure adressée par le Conseil de M. de Castelbajac à la société Création 14 en date du 13/12/2017 dans laquelle il est mentionné: «L’association de cette collection de vêtements au nom patronymique « Jean-Charles de Castelbajac », qui bénéficie d’une réputation au niveau mondial en tant que créateur de mode et artiste et qui véhicule une image éminemment positive dans l’esprit du public est également susceptible de caractériser une violation des droits de sa personnalité (ii) et des actes de parasitisme (iii). […] Monsieur Jean- Charles de Castelbajac serait donc habilité – et bien-fondé – à solliciter l’interdiction d’usage de son nom patronymique « Jean-Charles de Castelbajac », par la société CREATION 14 ou tout tiers qui y ferait référence en lien avec la collection Shopper LQ X Castelbajac. »
Pièce n°12: Mise en demeure adressée par le Conseil de M. de Castelbajac à la société GUANXI en date du 12/12/2017 concernant des articles commercialisés sous la dénomination «DAGOBEAR» reprochant notamment de présenter les produits comme s’ils avaient été conçus par Jean-Charles de CASTELBAJAC et de porter atteinte aux droits patrimoniaux de l’auteur.

Pièce n°13: Mise en demeure adressée par le Conseil de M. de Castelbajac à la société Vide Dressing en date du 24/06/2016 reprochant la reprise de la « signature d’artiste » de M. de Castelbajac.

Pièce n°14: Mise en demeure adressée par le Conseil de M. de Castelbajac à la société PMJC en date du 20/04/2017 au sujet d’une opération promotionnelle avec les hypermarchés Casino.

Pièce n°15: Mise en demeure adressée par le Conseil de M. de Castelbajac au Conseil de la société PMJC en date du 12/01/2018 dans laquelle il est reproché à la société PMJC de vouloir célébrer les 50 ans de la Maison Castelbajac, au prétexte que PMJC (dont la plus ancienne marque daterait de 1987) «ne dispose(rait) d’aucune antériorité ni légitimité lui permettant de remonter à 1968».

Pièce n°16: Courrier adressé par le Conseil de M. de Castelbajac à la société PMJC en date du 11/11/2020 demandant le retrait de sept marques françaises afin d’éviter des frais d’action en déchéance à M. de Castelbajac.

Pièce n°17: 26/07/2019, R 791/2019-5, C=commodore (fig.), dans laquelle la Chambre des recours a reflété les conclusions de l’arrêt T-672/16, 13/12/2018 C=commodore ayant annulé une première décision 13/07/2016, R 2585/2015-4, C=commodore (fig.). Cette dernière avait rejeté le recours de la titulaire de la marque UE en ce qui concerne l’existence de motifs valables de non-usage.

La demanderesse répond que la titulaire n’a produit aucun élément relatif à l’usage de cette marque. Il est donc établi que la marque contestée n’a fait

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l’objet d’aucun acte d’exploitation au cours de la période de référence. La titulaire se contente d’invoquer un prétendu juste motif de non-exploitation de cette marque, qui ferait selon elle obstacle au prononcé de sa déchéance. Or, la société PMJC ne justifie pas de ce « juste motif » de sorte que la déchéance totale de la marque contestée doit être prononcée. La demanderesse considère que pour des raisons commerciales qui lui sont propres, la titulaire a fait le choix de se retirer du territoire de l’UE dès l’année 2016. La société PMJC appartient depuis 2016 au groupe coréen Hyungji et dirige depuis cette date la quasi intégralité de ses activités vers le territoire de la Corée. Ce choix stratégique, ou cette politique commerciale a été opéré dès 2016, c’est-à-dire à une date antérieure aux faits invoqués par la société PMJC au titre du prétendu « juste motif de non usage » de sa marque, à savoir une demande en nullité en date du 03/07/2018 engagée par M. de Castelbajac à l’encontre de la marque contestée. Ce choix est d’autant plus assumé que cette marque couvre des domaines (classes 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 et 27) dont la plupart sont totalement étrangers à l’activité de la société PMJC, à savoir le domaine vestimentaire. C’est pour cette raison que la société PMJC:

a échoué à démontrer l’usage sérieux de la marque semi-figurative
française n° 3 894 043, déposée le 02/02/2012, pour tous les produits visés en classes 16, 18 et 25 (Pièce n°5);

a échoué à démontrer l’usage sérieux de la marque semi-figurative de l’UE
n°4 407 251, de sorte que par décision en date du 11/11/2020, la déchéance de cette marque a été prononcée;

a, de sa propre initiative, procédé au retrait des marques françaises n° 3 178 985 (action en déchéance n°DC20-030), n° 3 894 040 (action en déchéance n°DC20-021), n°4 080 214 (action en déchéance n°DC20-023), n°4 140 120 (action en déchéance n°DC20-024), n° 4 140 136 (action en déchéance n°DC20-025), n°4 163 656 (action en déchéance n°DC20- 0102), n°3 257 251 (action en déchéance n°DC20-027).

Une requête pour justes motifs fondée sur les mêmes arguments que dans la présente affaire a été rejetée par l’INPI le 09/04/2021, dans le dossier n° DC20- 026:

« il ne peut être retenu que la procédure introduite devant l’EUIPO constitue un obstacle qui présente une relation directe avec la marque contestée rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et indépendant de la volonté du titulaire de ladite marque » ; « l’Institut ne peut conclure à un acharnement judiciaire de la part du demandeur à l’encontre du titulaire de la marque contestée, qui constituerait un obstacle présentant une relation directe avec la marque contestée rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et indépendant de

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la volonté du titulaire de ladite marque » ; « Par conséquent, le titulaire de la marque contestée ne justifie par d’un juste motif de non-exploitation » (Pièce n°14).
L’INPI a utilisé le même raisonnement le 28/05/2021, dans le dossier n° DC20-028, pour les mêmes raisons (Pièce n°15).
Enfin, l’action d’annulation contre la marque contestée était une action de défense. Aucun élément ne permet à la titulaire d’affirmer que M. Jean-Charles de Castelbajac aurait essayé d’empêcher l’exploitation, par la société PMJC ou ses partenaires, des marques composées de son patronyme. La titulaire ne rapporte la preuve d’aucune menace ni demande à ce titre qui aurait été formée. La demanderesse remarque d’ailleurs que la société PMJC n’exploitait ce signe ni avant ni après l’action en annulation initiée par M. Jean-Charles de Castelbajac le 03/10/2018. Il résulte de ce qui précède que les juges ont systématiquement rappelé à la société PMJC que, sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité d’artiste de son ancien directeur artistique (M. Jean-Charles de Castelbajac), elle était parfaitement habilitée à exploiter ses marques.

En support de ses observations, la demanderesse dépose les éléments suivants:

• Pièce n°1: 17/07/2018, TGI Paris, ordonnance de référé, M. de Castelbajac contre PMJC e-shop qui porte sur le droit d’adaptation des œuvres acquises par la titulaire.

• Pièce n°2: Comptes annuels 2019 de la société PMJC.

• Pièce n°3: Jugement du Tribunal judiciaire de Paris, 26/06/2020 dans lequel le tribunal rejette l’argument de la titulaire selon laquelle il existait de justes motifs de non-usage en raison notamment des mises en demeure adressées par M. de Castelbajac à des partenaires commerciaux. Le juge constate que dans ces différentes hypothèses, Jean-Charles de CASTELBAJAC entendait mettre fin aux agissements de l’opérateur concerné – et non pas à ceux de la société PMJC – dont il estimait que par sa présentation des articles en cause, celui-ci laissait supposer l’existence d’une direction artistique exercée par le défendeur mais aussi, avait pour conséquence de lui attribuer faussement la paternité de certaines œuvres inspirées de son travail. Dans ces conditions, et alors qu’il ignorait à ce stade le cadre contractuel dans lequel s’inscrivaient ces opérations, les correspondances adressées directement aux partenaires de la société PMJC ne peuvent s’analyser comme fautives et destinées à entraver ses activités ainsi que l’exploitation des marques JC DE CASTELBAJAC et JEAN- CHARLES DE CASTELBAJAC qui s’agissant des agissements reprochés, ne sont pas utilisées comme telles mais comme signature des dessins ornant les articles commercialisés.

• Pièce n°4: Courriel du conseil de M. Jean-Charles de Castelbajac à la société Hyung Ji en date du 17/11/2017 dans lequel il est mentionné: « nous tenons à vous assurer qu’il n’est pas dans les intentions de M. Jean-Charles de Castelbajac de remettre en cause ou s’opposer aux droits acquis par PMJC (et initialement la société «Jean-Charles de Castelbajac») sur les marques composées de la dénomination CASTELBAJAC».

• Pièce n°5: Jugement du Tribunal judiciaire de Paris, 20/12/2019 prononçant la déchéance de la marque semi-figurative française n° 3 894 043, déposée le 02/02/2012, pour tous les produits visés en classes 16, 18 et 25. Les Juges du Tribunal judiciaire de Paris ont ainsi retenu, au regard du domaine d’activité considéré, qu'« en l’occurrence, le LookBook de la collection Printemps-Eté 2013 (pièce PMJC n° 18) et le « Sales Book Summer-Spring 2013

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Accessories » (pièce PMJC n°34), communiqués par la défenderesse, sur lesquels figurent quelques accessoires revêtus du sigle figuratif de la marque sans la mention verbale «Castelbajac Lignée », sont largement insuffisants pour établir un usage pendant une période ininterrompue de cinq ans. La société PMJC, titulaire de cette marque, se trouve donc déchue de ses droits ». Le Tribunal a par ailleurs été appelé à se prononcer sur les griefs d’atteinte aux droits d’auteur, de déceptivité et de dépôt frauduleux (les juges n’ayant accueilli que le dernier de ces griefs). Dans ce dossier, les juges ont interprété les relations contractuelles pour parvenir à la conclusions que la titulaire ne dispose pas du droit d’exploiter le nom patronymique de M. Jean-Charles de Castelbajac en lien avec d’autres produits ou services non couverts par les marques cédées.

• Pièce n°6: 11/12/2019, 28 225 C, rejetant la nullité de la marque contestée dans une affaire parallèle.

• Pièce n°7: Jugement du Tribunal judiciaire de Paris, 06/06/2019 portant sur des chocolats.

• Pièce n°8: Arrêt de la Cour d’appel de Paris, 01/03/2019 portant en particulier sur les droits moraux de la demanderesse sur des vêtements et accessoires «My Radiant Bird» et « Poésie ».

• Pièce n°9: Jugement du Tribunal judiciaire de Paris, 10/01/2020 portant en particulier sur les droits moraux de la demanderesse sur des créations intitulées « Espoir », « Log’eau » et « Wom’Azing » ainsi que « Angle Bubbe-Gum », « Ange Birdy » et « Roi des Etoiles ».

• Pièce n°10: Conclusions n°4 de M. Jean-Charles de Castelbajac dans le dossier ayant donné lieu au Jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 26/06/2020.

• Pièce n°11: Cour d’appel de Paris, 05/04/2013 entre SARL SPACETEL COMMUNICATION et CARTIER INTERNATIONAL AG en ce qui concerne l’appréciation de preuves d’usage.

• Pièce n°12: Cour d’appel de Paris, 21/02/2014 entre SA JEAN CACHAREL et SASU CARVEN en ce qui concerne l’appréciation de preuves d’usage.

• Pièce n°13: TJ Paris, 20/11/2009 entre Société BRANDCONCERN BV et Société FINE WHITE LINE LIMITED en ce qui concerne l’appréciation de preuves d’usage.

• Pièce n°14: INPI, décision DC20-026 du 09/04/2021 déclarant la marque JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC déchue pour la classe 9 et rejetant les arguments relatifs à l’existence de justes motifs. La procédure introduite devant l’EUIPO à l’encontre de la marque « JC de CASTELBAJAC » n°14 698 344 ne présente pas une relation directe avec la marque contestée en France. Par ailleurs, il ne peut être conclu à un acharnement judiciaire à l’encontre de la titulaire car « ainsi que le retient le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 26 juin 2020, (PJ 1 du demandeur, page 15), les mises en demeure adressées par le demandeur visaient à mettre fin aux agissements de l’opérateur concerné et non à ceux du titulaire de la marque contestée, « dont il estimait que par sa présentation des articles en cause, celui-ci laissait supposer l’existence d’une direction artistique exercée par le défendeur mais aussi avait pour conséquence de lui attribuer faussement la paternité de certaines œuvres inspirées de son travail » ; en sorte qu’elles ne peuvent s’analyser comme des fautes destinées à entraver les activités du titulaire de la marque contestée, ainsi que l’exploitation des marques JC DE CASTELBAJAC ».

• Pièce n°15: INPI, décision DC20-028 du 28/05/2021 (mêmes conclusions que dans l’affaire mentionnée en pièce N°14).

La titulaire répète ses arguments précédents et ajoute que contrairement à ce que soutient la demanderesse, les innombrables mises en demeure et

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procédures judiciaires et administratives engagées à l’encontre de la société PMJC ne se limitent pas qu’à des problématiques de droit d’auteur, mais visent bien l’usage par PMJC du nom patronymique de M. de Castelbajac. Ainsi, dans l’affaire citée par la demanderesse dans ses écritures en réponse, jugée par le Tribunal judiciaire de Paris le 26/06/2020, M. de Castelbajac avait précisément sollicité la nullité des marques verbales françaises « JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC » n°1 640 795 et « JC DE CASTELBAJAC » n°3 201 616, soulignant leur prétendue déceptivité. Ces demandes avaient été rejetées par le Tribunal judiciaire. Il est alors inexact de soutenir qu’il «ne résulte d’aucune pièce que M. Jean-Charles de Castelbajac aurait demandé à la société PMJC de cesser l’usage de marques composées du signe «CASTELBAJAC», et qu'«il lui était laissé toute latitude pour développer les marques composées de la dénomination «CASTELBAJAC».
Si, comme le rappelle la demanderesse, les juridictions rappellent systématiquement le droit pour la titulaire d’exploiter le nom patronymique de M. de Castelbajac, ce dernier n’a pour autant toujours pas accepté cette réalité et manœuvre quotidiennement pour limiter, au maximum, toute exploitation par la titulaire de ses marques.

Enfin, la titulaire rappelle que dans le cadre de l’instance devant le Tribunal judiciaire (26/06/2020), M. de Castelbajac sollicitait la nullité pour dégénérescence de plusieurs marques détenues par PMJC, aux moyens que cette dernière adoptait un comportement trompeur auprès du public et appuyant notamment ses propos sur les courriers de mise en demeure considérés. Le Tribunal, rejetant les demandes de M. de Castelbajac, statue:
«Ces droits acquis – et qui participent à tout un équilibre contractuel dont chaque partie a en son temps tiré profit – ne peuvent être remis en cause dans leur globalité par des agissements visant à persuader le consommateur que certains produits qu’il acquiert ont été conçus sous la direction artistique de Jean-Charles de CASTELBAJAC alors que cette conception ne s’inscrit plus dans le contexte de cette collaboration, ce qui relève d’un comportement fautif susceptible d’engager la responsabilité civile de la demanderesse, mais n’affecte pas la marque elle-même. »
Ainsi, le Tribunal explique que les griefs formulés par M. de Castelbajac ne peuvent fonder une action en nullité de marque pour dégénérescence, mais uniquement une action en responsabilité civile. Cela ne signifie en aucun cas que le Tribunal statue sur cette responsabilité.

REMARQUES PRELIMINAIRES
Conflits entre les parties
En 2011/2012, la titulaire, (en cours de création en 2011), a repris les actifs de la société «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC» en redressement judiciaire et des marques comportant entre autre le patronyme de M. de Castelbajac. Le Tribunal de Commerce a précisé que l’offre de reprise de la titulaire était acceptée dès lors que M. de Castelbajac «va demeurer le directeur artistique de la marque, ce qui devrait pérenniser l’image de la marque». Dès juillet 2011, les parties ont signé un Protocole de prestations de services.

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La marque contestée a été déposée le 26/10/2015 et alors que la titulaire et que M. de Castelbajac étaient toujours liées par le Protocole de prestation de services et où ce premier était encore le Directeur artistique de la société titulaire.

La marque figurative contestée comporte, entre autres éléments, le nom patronymique JC de Castelbajac en petits caractères. Des tensions étaient déjà nées dans l’exécution de ce protocole d’accord qui allaient conduire la titulaire à mettre fin à ce contrat le 31/12/2015.
Le 12/07/2016 a lieu le dépôt de la MUE n°15 635 683 «CASTELBAJAC» par l’associé unique du demandeur en nullité en classes 16 et 42. Le 05/09/2016, une opposition est présentée à l’encontre de cette marque par la titulaire de la MUE contestée.

Le 17/11/2017, M. de Castelbajac a mis en garde la titulaire contre tout usage du nom de M. de Castelbajac (en dehors d’une pure exploitation, à titre de marque, d’autres marques rachetées en 2012), à savoir plus de 2 ans après le dépôt de la marque contestée. Le conflit entre les parties s’étend au droit d’auteur et au droit patronymique. Fin 2017, M. de Castelbajac mettait également en demeure plusieurs partenaires de la titulaire de cesser l’usage de marques qui appartienne à la titulaire (pièces 23 à 27 de la titulaire).

Enfin, le 03/10/2018, l’associé unique de la société Jean-Charles de Castelbajac SASU a introduit une demande en nullité devant l’EUIPO à l’encontre de la marque contestée (pièce 8 de la titulaire).

MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir

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ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.

Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 11/02/2016. La demande en déchéance a été déposée le 15/02/2021. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 15/02/2016 au 14/02/2021 inclus, pour les produits contestés indiqués dans la partie 'Motifs'.

Appréciation de l’usage sérieux
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté la preuve de l’usage mais revendique des motifs pour non-usage s’étendant à toute la période et pour tous les produits.

Motifs de non-usage
En vertu de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne peut soit démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée, soit prouver qu’il existe des motifs valables de non-usage. Ces motifs sont notamment des circonstances indépendantes de la volonté de la titulaire de la marque de l’Union européenne et qui empêchent l’usage de la marque de l’Union européenne contestée.

L’existence de justes motifs ne permet pas pour autant de considérer que le non- usage au cours de la période considérée équivaut à un usage effectif. En effet, cette approche aurait pour conséquence d’ouvrir un nouveau délai de grâce dès la cessation des justes motifs. En réalité, le non-usage au cours de cette période a simplement pour effet de suspendre le délai de cinq ans. Il s’ensuit que la période pendant laquelle le non-usage est justifié n’est pas prise en considération pour calculer le délai de grâce de cinq ans.

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En l’espèce, la titulaire n’ayant pas utilisé la marque contestée , ce motif est invoqué pour la période dans son intégralité ainsi que pour tous les produits couverts.

La titulaire rappelle la jurisprudence, selon laquelle seuls des obstacles qui présentent une relation suffisamment directe avec une marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de cette marque peuvent être qualifiés de « justes motifs » pour le non-usage de celle-ci. Il convient d’apprécier au cas par cas si un changement de la stratégie d’entreprise pour contourner l’obstacle considéré rendrait déraisonnable l’usage de ladite marque (13/12/2018, T-672/16, C=commodore (fig.), EU:T:2018:926, § 18). La Cour a par ailleurs rappelé, s’agissant de la notion d’usage déraisonnable que, si un obstacle est de nature à compromettre gravement l’usage approprié de la marque, son titulaire ne peut raisonnablement être tenu de l’utiliser malgré tout. La Cour a également souligné que la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque.

Cependant, dans le présent cas, la titulaire invoque tout d’abord qu’en raison de l’action en nullité intentée par la demanderesse le 03/10/2018 contre la marque attaquée, elle n’était pas sûre que la validité de la marque contestée ne serait pas remise en cause jusqu’à la décision de la chambre des recours du 17/12/2020 ayant confirmé la validité de la marque (pièces 9 et 10).
S’agissant des procédures judiciaires ou des injonctions provisoires, la simple menace d’une action en justice ou un recours en nullité pendant contre la marque antérieure ne devrait pas exempter le titulaire de l’obligation de faire usage de sa marque dans la vie des affaires.
Conformément à l’article 9 du RMUE et à l’article 5 de la directive 2008/95/CE, il ne peut être porté atteinte aux marques de tiers. L’exigence de ne pas porter atteinte aux marques s’applique à toute personne qui utilise un nom dans la vie des affaires, indépendamment du fait qu’elle a elle-même demandé ou reçu la protection de la marque pour ce nom. Une personne qui s’abstient de toute atteinte n’agit pas pour de «justes motifs», mais conformément à la loi. Par conséquent, même le fait de s’abstenir d’un usage qui, sans cela, violerait un droit, ne constitue pas un juste motif (09/03/2010, R 764/2009-4, HUGO BOSS / BOSS, § 22).

Dans le cas présent, l’usage n’était donc pas «déraisonnable». Des personnes qui, en tant que titulaires d’une marque, sont menacées d’une action en justice ou d’une injonction provisoire si elles font usage de la marque concernée, doivent envisager la possibilité que l’action engagée à leur encontre aboutisse et peuvent soit ne pas faire usage de la marque, soit se défendre contre le plaignant. En tout état de cause, elles doivent accepter la décision des juridictions indépendantes, qui peuvent être rendues dans le cadre de procédures accélérées. Dans l’attente d’une décision en dernière instance, elles ne peuvent pas davantage objecter qu’elles doivent être protégées par le fait que, tant que la décision n’est pas finale, l’incertitude doit être reconnue comme un juste motif.

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La jurisprudence considère donc que l’existence d’action ou le risque d’actions en nullité font partie des risques normalement encourus par les titulaires de marques et que ces actions ne sont pas susceptibles de les exempter de l’obligation d’usage. En d’autres termes, ces actions ne rendent pas l’usage de la marque déraisonnable. En effet, les litiges commerciaux et juridiques entre entreprises sont inhérents à l’activité des entreprises et ne sauraient constituer à eux seuls un obstacle de nature à exempter la titulaire d’utiliser sa marque. Ce fait en soit n’est donc pas suffisant à constituer un motif valable de non usage, qui plus est pour toute la période qui s’étend du 15/02/2016 au 14/02/2021 inclus et pour tous les produits.

La titulaire mentionne également qu’elle avait des « projets d’exploitation de sa marque » mais n’en apporte aucun preuve. En d’autres termes, il n’existe aucune preuve ni d’exploitation, ni de préparatifs en début de période ni même avant la période pertinente. La titulaire n’a pas non plus illustré en quoi l’envoi de mises en demeures à ses partenaires commerciaux pour d’autres marques avaient entravé sa stratégie pour la marque contestée et les produits couverts bien qu’il puisse être admis que ces mises en demeures ne créent pas un environnement favorable à la recherche de partenaires commerciaux.
La titulaire considère que toutes les marques comportant le nom patronymique de Monsieur de Castelbajac étaient visées par les nombreuses actions intentées par ce dernier sur base en particulier du droit au nom. Cependant, elle n’explique pas en quoi il aurait rendu déraisonnable l’exploitation de la marque contestée pour les produits couverts. La première mise en demeure à l’encontre d’une marque comportant le nom patronymique date de la mi-décembre 2017 (pièce 11), à savoir 1 an et 10 mois à compter du 15/02/2016 durant lesquels il n’y a eu aucun préparatifs d’usage de la marque. Comme souligné par la titulaire elle-même, la mise en demeure à l’encontre de la société Vide dressing datée de 24/06/2016 ne portait pas sur l’usage du nom patronymique mais sur la « signature d’artiste » de M. de Castelbajac (pièce 13) tandis que la mise en demeure au groupe Casino portait sur l’atteinte à l’image de marque « haut de gamme » de la marque JC de Castelbajac (pièce 14). Seules les mises en demeure datées de fin 2017 peuvent être prises en compte. Or, bien que les motifs pour non-usage puissent n’exister que sur une partie de la période de référence, en l’absence totale, en l’espèce, d’usage de la marque contestée, il est considéré que ces circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier du non- usage pour tous les produits couverts dans 10 classes différentes sur toute la période. La division d’annulation ne peut en effet fonder sa décision sur bases de suppositions. En l’absence d’informations concrètes sur les prétendues difficultés d’exploitation rencontrées, il n’est pas possible d’établir un lien entre les litiges et la marque contestée, en sachant que la titulaire possède de nombreuses marques et qu’on ne peut simplement supposer qu’elle les auraient toutes utilisées et pour tous les produits ou services concernés en l’absence d’un tel conflit.

Elle n’a donc pas démontré en quoi l’existence d’un litige multiforme entre elle et la demanderesse a entravé l’usage de la marque contestée sur toute la période et pour tous les produits concernés. La jurisprudence T-672/16, 13/12/2018 C=commodore a dûment été prise en considération. Bien qu’elle présente des analogies avec la présente affaire, la division d’annulation considère qu’en l’espèce, il n’est pas possible d’établir que les actes de la

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demanderesse constituent systématiquement des manœuvres «frauduleuses» et «d’intimidation» justifiant le non-usage complet de la marque contestée et d’autres de ses marques. Certes, le conflit entre les parties pouvait faire naître dans l’esprit des tiers un doute quant à la propriété légitime des marques de la titulaire au moins sur une partie de la période mais il n’est pas possible d’établir dans la présente affaire, une responsabilité unique, contrairement à la jurisprudence en question.

Par conséquent, force est de constater qu’il n’y a pas de justes motifs.

Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée. En conséquence, il est accédé entièrement à la demande de déchéance et la titulaire de la marque de l’Union européenne contestée doit être déchue intégralement de ses droits.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 15/02/2021.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.

En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Jessica N. LEWIS Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le

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recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.