DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 061 621
Arenile, S.L., Calle Núñez de Balboa, 39, Bajo, 28001 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Jaudenes Abogados, Pollensa 2. Oficina 19, 28290 Las Rozas (Madrid), Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Lester AB, Vallgatan 14, 41116 Gothenburg, Suède (partie requérante), représentée par Mattias Karlsson, Kungsgatan 5, 41119 Gothenburg, Suède (mandataire agréé).
Le 21/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 061 621 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 928 586 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/08/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 928 586 «Lester» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no M2 135 030, «Lester» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE CONCERNANT LA PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposante fonde son opposition, ou l’existence de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, une demande de preuve de l’usage conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RDMUE ou (3) le RMUE n’est recevable que si le titulaire présente une telle demande dans le délai imparti par l’Office pour présenter ses observations en réponse à l’acte d’opposition et à tous les faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition.

---

Décision sur l’opposition no B 3 061 621 Page sur 2 6
Le 13/04/2021, l’Office a invité la demanderesse à présenter ses observations. Le délai a expiré le 22/09/2021.
Le 20/09/2021, la demanderesse a présenté ses observations en réponse à l’opposition, dans lesquelles elle a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques espagnoles suivantes No M2 135 030 et M3 069 717 sur lesquels l’opposition est fondée.
La demande de preuve de l’usage de la demanderesse a été jugée irrecevable car elle n’a pas été présentée au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, comme expliqué dans la notification de l’Office du 30/09/2021.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no M2 135 030 de l’opposante;
a) Les produits et services
Sur les produits sur lesquels l’opposition est fondée et couverts par la marque antérieure No M2 135 030, entre autres, sont les suivants:
Classe 25: Chaussures
Les services contestés, après limitation présentée par la demanderesse le 20/09/2021, est le suivant:
Classe 35: Services de vente au détail concernant les chaussures.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35

---

Décision sur l’opposition no B 3 061 621 Page sur 3 6
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34]. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils s’adressent au même public.
Par conséquent, les services de vente au détail de chaussures contestés sont similaires aux chaussures de l’opposante désignées par la marque antérieure.
Dans ses observations du 20/09/2021, la demanderesse fait référence à l’usage effectif des marques de l’opposante. Par souci d’exhaustivité, il convient de souligner que la comparaison des produits doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits/services (telles que demandées, telles qu’elles ont été enregistrées ou telles qu’elles résultent de la preuve de l’usage produite). Par conséquent, contrairement aux allégations de la demanderesse selon lesquelles l’opposante concentre son activité sur la vente de cravates et compte tenu du fait que la demande de preuve de l’usage concernant les marques antérieures a été jugée irrecevable, tout usage réel ou prévu qui n’est pas mentionné dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison étant donné qu’elle fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; et il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (arrêt du 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
b) Les signes
LESTER LESTER
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et/ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme l’illustre la comparaison des signes, leur identité implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer, même en ce qui concerne des produits et services similaires.

---

Décision sur l’opposition no B 3 061 621 Page sur 4 6
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition estime qu’il est nécessaire de commenter les arguments de la demanderesse contenus dans ses observations du 20/09/2021 concernant la prétendue coexistence durable, concomitante et paisible des marques sur le territoire pertinent et qu’il n’y a jamais eu de confusion effective entre les signes en conflit. À l’appui de cet argument, la demanderesse a affirmé que l’opposante n’a envoyé qu’en 2018 une lettre concernant l’usage de la marque contestée «Lester» et a également fait référence de manière générale à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22/09/2011, C-482/09, BUD (22/09/2011, C-482/09, Budějovický Budvar, národní podnik/Anheuser-Busch Inc., EU:C:2011:605).
Selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). Dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché pourrait amoindrir le risque de confusion constaté par l’Office entre deux marques en conflit (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Toutefois, cette possibilité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que cette coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures qu’il invoque et la marque antérieure de l’intervenante sur laquelle l’opposition est fondée, et à condition que les marques antérieures concernées et les marques en conflit soient identiques (11/05/2005, T 31/03-, Grupo Sada, EU:T:2005:169,
§ 86).
À cet égard, il convient de souligner que la coexistence formelle de certaines marques dans les registres nationaux ou dans ceux de l’Union européenne n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il conviendrait également de démontrer que les marques coexistent sur le marché, ce qui permettrait ainsi d’indiquer que les consommateurs sont habitués à voir les marques sans les confondre. Enfin, il est important de noter que l’Office est en principe tenu de limiter son examen aux marques en conflit.
Ce n’est que dans des circonstances particulières que la division d’opposition peut examiner les preuves de la coexistence d’autres marques sur le marché (et éventuellement dans les registres) au niveau national ou de l’Union, comme indice de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de l’opposante, qui viendrait ainsi à l’encontre d’une supposition de risque de confusion.
Ce point doit être apprécié au cas par cas, et une telle valeur indicative doit être traitée avec prudence, étant donné qu’il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles des signes similaires coexistent, par exemple, des situations juridiques ou factuelles différentes dans le passé ou des accords antérieurs en matière de droits entre les parties concernées.
Tout d’abord, il convient de souligner que la longue coexistence pacifique et durable des marques sur le marché pertinent doit être prouvée. La simple affirmation de la demanderesse selon laquelle elle utilise la marque contestée «Lester» pour marquer des services de vente au détail de chaussures» depuis environ 20 ans ne suffit assurément pas à soulever une allégation valable de coexistence pacifique. En l’espèce, force est de constater qu’elle n’a prouvé ni l’usage de la marque contestée en Espagne ni la durée de cet usage.
Deuxièmement, la requérante n’a produit aucun élément de preuve démontrant que la coexistence de marques était effectivement concomitante, honnête et paisible et que l’opposante n’a pris aucune mesure contre l’usage de la marque contestée ou d’une

---

Décision sur l’opposition no B 3 061 621 Page sur 5 6
quelconque marque identique utilisée par elle en Espagne, tout en en ayant connaissance avant 2018, et qu’il n’y avait effectivement pas de confusion effective entre les signes sur le marché et que les consommateurs ne les confondaient pas.
Troisièmement, pour bénéficier de la limitation des droits du titulaire de la ou des marques antérieures identiques en raison de la forclusion par tolérance à laquelle renvoie l’article 9 de la directive sur les marques et à laquelle correspondent les conclusions de l’arrêt rendu dans l’affaire C-482/09 citée par la demanderesse, la marque postérieure doit être enregistrée sur le territoire pertinent et le titulaire de la marque antérieure doit tolérer l’usage de cette marque enregistrée pendant plus de cinq ans après son enregistrement. En l’espèce, l’opposante a produit des éléments de preuve démontrant qu’elle avait droit à toute marque identique «Lester» enregistrée en Espagne.
Enfin, le fait que l’opposante ait formé une opposition contre la demande de marque de l’Union européenne contestée constitue une indication que la coexistence n’était pas paisible et qu’en réalité, l’opposante a pris l’une des mesures disponibles pour empêcher son usage.
Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves, cet argument de la demanderesse doit être rejeté comme non fondé.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque verbale espagnole no M2 135 030 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que le droit antérieur no M2 135 030 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs, à savoir:
a) L’enregistrement de la marque espagnole M3 069 717, «Lester» (marque verbale),
b) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 471 705 (marque figurative),
invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

---

Décision sur l’opposition no B 3 061 621 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Meglena BENOVA Anna PASIUT Inés GARCÍA Lledó
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.