DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 897
Lex Mundi Ltd, 2100 West Loop South, Suite 1000, TX 77027 Houston, Texas, États- Unis d’Amérique (opposante), représentée par Gide Loyrette Nouel A.R.P.I, 15 rue de Laborde, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Dimitrios Irineos Mitsiadis, Adalbertstr. 73, 60486 Frankfurt (Allemagne).
Le 02/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 897 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 321 592 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 321 592 «LEX PLANET» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 179 582 «LEX MUNDI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, les articles 8 (4) du RMUE et 8 (5) RMUE.
À titre liminaire, le 19/10/2021, 02/11/2021 et 08/01/2022, la demanderesse a fait valoir que l’opposition n’était pas recevable étant donné que l’opposition n’avait pas été formée par un représentant de l’Espace économique européen (EEE). Le 08/12/2021, l’Office a informé la demanderesse de la recevabilité de l’opposition et a joint des informations sur la section pertinente des directives concernant l’objet pertinent. Le 18/01/2022, l’Office a également précisé que toute irrégularité concernant la représentation professionnelle au moment du dépôt d’une opposition constituait une irrégularité relative de la recevabilité. Si l’Office avait estimé qu’une irrégularité devait être soulevée, à l’expiration du délai d’opposition, il aurait invité l’opposante à y remédier dans un délai de deux mois. Par conséquent, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international antérieur désignant l’Union

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européenne no 1 179 582 pour lequel l’opposante a revendiqué une renommée dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment de la question de savoir si les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, si, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne ou, si la marque antérieure est utilisée, si la marque antérieure est renommée dans l’Union européenne ou bien avec une marque nationale contestée.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, l’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement international contesté le 16/10/2020. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que les marques sur lesquelles se fonde l’opposition avaient acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:

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Classe 16: Des bulletins d’information et des annuaires dans le domaine de la pratique locale et mondiale et de l’évolution du droit et de l’échange professionnel d’informations les concernant. Classe 41: L’hébergement de réunions, de conférences et de séminaires éducatifs et sociaux concernant la pratique locale et mondiale et le développement du droit et permettant aux participants de s’engager dans l’échange professionnel d’informations sur ces sujets; fourniture de lettres d’information en ligne dans le domaine de la pratique locale et mondiale et de l’évolution du droit et de l’échange professionnel d’informations les concernant.
Classe 45: Fourniture d’informations sur la pratique locale et mondiale du droit et sur l’évolution du droit.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 22/06/2021, l’opposante a présenté, en particulier, les éléments de preuve suivants:
Pièce 1: article publié dans l’ avocat européen, daté de mai 2002, numéro 18, intitulé «Réseaux et alliances», dans lequel il est mentionné:
les entreprises indépendantes peuvent obtenir un avantage commercial clair dans les réseaux et les alliances. (…) Carl Anduri, président de Lex Mundi, est convaincue qu’un réseau tel que le sien, qui inclut des entreprises indépendantes de premier plan dans des dizaines de juridictions du monde entier, est poisé à l’argent liquide sur les sentiments des clients.
Pièce 2: article paru dans l’ avocat européen, daté de octobre 2003, intitulé «Liens de voyage — les réseaux renforcent leur armée» par Richard Parnham, où Lex Mundi est mentionné comme l’un des sept grands réseaux de cabinets d’avocats. Elle indique que «si les activités de Lex Mundi représentent clairement la «extrémité supérieure» de ce que les réseaux de cabinets d’avocats devraient offrir à leurs membres […]». Sous le titre «big sept réseaux» de cabinets d’avocats, un tableau montre Lex Mundi et ses membres du cabinet d’avocats de l’UE, situés, entre autres, au Danemark, en Allemagne, en Irlande, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg, en Autriche, au Portugal, en Finlande et en Suède. Il indique en outre, entre autres, que Lex Mundi dispose d’une «vaste pratique/comité des groupes industriels»; conseil de la clientèle; vaste gamme de publications et d’enquêtes Lex Mundi; formation en gestion; cours de rédaction juridique et bulletin d’information trimestriels».
Pièce 3: article paru dans l’ avocat européen, daté de mars 2008, numéro 76, sous le titre «Size, compétences et portée», dans lequel il est indiqué que «Lex Mundi est désormais aussi connu qu’un grand nombre de ses concurrents mondiaux des cabinets d’avocats et reflète une stratégie ambitieux visant à fournir un service encore meilleur que l’INTERNATIONALS».

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Pièce 4: article en ligne publié dans le réseau des avocats internationaux, publié le 31/01/2016, concernant les «Prix européens avocats 2016» où Lex Mundi apparaît dans la liste restreinte du «réseau mondial de l’année».
Pièce 5: article en ligne publié dans The Lawyer, le 16/11/2020, intitulé «Prix européens des récompenses européennes 2020» dans lequel «Lex Mundi» apparaît sous le «réseau mondial de l’année».
Pièce 5bis: article en ligne publié sur le site internet de Lex Mundi, non daté, intitulé «Les entreprises membres Lex Mundi reçoivent les meilleurs honneur auprès des avocats européens Awards 2020», dans lequel il est mentionné que «les prix ont illustré les réalisations impressionnantes des entreprises européennes les plus importantes au sein de l’industrie juridique».
Pièce 6: article en ligne publié dans Chambers Europe 2021, intitulé «Les principaux avocats et cabinets d’avocats en Europe», dans lequel, sous la rubrique «Les réseaux de droit européen», Lex Mundi est présentée sous les «principaux réseaux de cabinets d’avocats, l’Elite» en band 1. Elle indique que «Lex Mundi jouit d’une renommée stellaire en tant que réseau de grandes entreprises dans le monde entier. Il se distingue parmi les réseaux juridiques pour sa vaste couverture des secteurs d’activité de base et de niche […]». Il présente un tableau de classement des principaux réseaux de cabinets d’avocats à l’échelle européenne: les classements juridiques (Legal Network)» dans lesquels Lex Mundi est inscrit sous «Band 1».
Pièce 7: article en ligne publié dans Transform Magazine, le 12/01/2021, intitulé «Shortlist annoncé pour 2021 Transform Awards Europe», dans lequel Lex Mundi est présélectionné sous la rubrique «Best development of a new brand in an exist an trade trade» (Produit d’une nouvelle marque au sein d’un portefeuille de marques existant).
Pièce 8: plusieurs publicités pour le réseau mondial de sociétés d’avocats «Lex Mundi», non datées et dans des publications inconnues. Un extrait de l’ avocat européen en mai 2002, numéro 18, montrant une publicité de «Lex Mundi en tant que «association mondiale de cabinets d’avocats indépendants». Un extrait de l’ avocat européen, octobre 2003, présentant une publicité pour «Lex Mundi, la première association au monde de cabinets d’avocats indépendants».
Pièce 9:
o article paru dans l’ International Bar Association Magazine, datant de octobre 2005, intitulé «Les réseaux de cabinets d’avocats accroissent la portée mondiale» de Nicola laver, dans lequel il est mentionné que «Texas based Lex Mundi est l’une des plus grandes associations de cabinets d’avocats, avec plus de 160 cabinets dont les abonnements sont fonction de la taille du cabinet et des avocats. Les entreprises de moins de 20 avocats payent une taxe annuelle inférieure à 4 700 dollars américains, tandis que les cabinets de plus de 600 avocats peuvent payer à la hausse 35 000 dollars américains».
o article en ligne publié dans The Lawyer, intitulé «Les réseaux d’entreprises de droit flex leurs muscles transnationaux» par Natasha Bernal, daté du 13/02/2017, montrant que «Lex Mundi» est présélectionné pour «réseau mondial de l’année 2017».

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o article en ligne publié dans la Global Legal Post, publié le 01/07/2020 intitulé «Lex Mundi lance une plateforme de travail interentreprises sur des projets et des transactions multinationaux».
o article paru dans les chambres Global, intitulé «Visalisations du réseau de droit» le 20/04/2021, montrant des données de recherche pour «illustrer la taille, la force et l’étendue des réseaux de Leading et de l’Elite Law Firm Networks, qui sont inclus dans les chambres de classification mondiale», dans lequel Lex Mundi est représenté sous les «principaux réseaux de cabinets d’avocats: the Elite» et sous «les principaux réseaux de cabinets d’avocats: Elite weight» avec la note relative au point le plus pesé. Il existe un graphisme montrant que la couverture d’adhésion de Lex Mundi inclut tous les pays de l’Union européenne.
Pièce 10: graphique d’une publication inconnue fournie par «Acritas», datée de 2020, montrant la position combinée de Lex Mundi comme plus forte que Baker McKenzie et TERRALEX.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Les articles de magazines spécialisés dans le droit, tels que l’European Lawyer, International Bar Association Magazine ou Chambers, font référence à la marque antérieure comme ayant une «renommée stellaire» et comme «elite» et «notoirement connue». Ils montrent sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent. Cela est également confirmé par les classements produits par la société indépendante «Boissons Global Claskings» de la société indépendante dans laquelle la marque antérieure a été classée, entre autres, en 2003 et en 2021 en tant qu’un des sept grands réseaux de cabinets d’avocats en Europe et a figuré au groupe 1 dans les classements de chambres Elite (Legal Network). En outre, la marque antérieure fait l’objet de plusieurs prix spécialisés dans le secteur juridique, tels que «The Lawyer European Awards Global Network» en tant que réseau de grands cabinets d’avocats dans le monde entier.
Par conséquent, ces différentes références dans des articles de presse, des prix et des classements montrant sa part de marché fournie par des tiers montrent sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent dans l’Union européenne.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour tous les produits et services pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les éléments de preuve concernent principalement les services compris dans la classe 45, qui fournissent des informations sur la pratique locale et mondiale du droit et l’évolution du droit. Toutefois, il n’y a pas ou peu de référence aux produits et services restants. C’est ce qui ressort, par exemple, des rapports sur les parts de marché présentés, des extraits de presse et des publicités dans lesquels seuls ces services sont mentionnés.
La demanderesse fait valoir que les éléments de preuve produits montrent que la marque antérieure est représentée uniquement en deux lettres majuscules («L» et «M») et que les éléments «LEX MUNDI» sont joints et que, dès lors, la renommée n’est pas prouvée pour la marque antérieure telle qu’enregistrée. Toutefois, la marque antérieure est une marque verbale composée des éléments verbaux «LEX MUNDI» et, par conséquent, ce sont les mots en tant que tels qui sont protégés et non leur forme écrite.

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Par conséquent, il est indifférent que le signe soit représenté en lettres majuscules ou minuscules. En outre, étant donné que les éléments verbaux «Lex Mundi» sont utilisés juxtaposés dans une partie des éléments de preuve comme «LexMundi», cette représentation n’est pas inhabituelle et permet d’identifier les deux éléments verbaux de la marque antérieure (15/03/2012,-90/11 indirects C 91/11-, NAI-Der Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 32, 34 et 40). Par conséquent, il n’a pas d’incidence sur le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée et l’argument de la demanderesse doit être rejeté.
b) Les signes
LEX PLANET LEX MUNDI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes coïncident par l’élément verbal «LEX», qui sera perçu comme une indication que les produits et services pertinents sont liés au droit, à savoir le mot latin désignant, entre autres, «un système ou un ensemble de lois» (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary le 22/04/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lex).
La demanderesse fait valoir que l’élément du signe contesté «LEX» peut être perçu comme le mot latin de «law» mais qu’il possède également d’autres significations, telles que l’abréviation du nom Alexander, qui serait compris sur l’ensemble du territoire pertinent. En outre, de nombreuses marques incluent l’élément verbal «LEX» et, par conséquent, il ne peut y avoir d’association entre les signes sur la base de cet élément.
Selon la division d’opposition, étant donné que l’élément «LEX» est couramment utilisé pour des services de nature juridique, par exemple les services de recherche et de recherche juridiques et les bases de données [22/02/2022, R 1353/2021-4, SIB LEX (fig.)/SILEX (fig.) et al., § 37], il sera perçu dans le contexte des services en cause comme faisant allusion à leur nature plutôt qu’à l’abréviation de «Alexander». Dès lors, il possède un caractère distinctif faible dans les deux signes.
La requérante fait valoir que l’élément «MUNDI» de la marque antérieure, qui est un mot latin, ne sera pas compris par le public pertinent. Elle renvoie, par analogie, à la jurisprudence dans laquelle le Tribunal a conclu que le mot latin «ergo» est un mot académique qui n’est pas utilisé quotidiennement (-09/09/2011, 382/09, ERGO, EU:T:2011:454, § 58). Toutefois, on peut supposer avec certitude qu’au moins une partie significative du public pertinent percevra l’élément «MUNDI» comme signifiant «monde» ou «planète» et «faire référence au monde dans lequel nous vivons» (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary le 22/04/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/anno-mundi). Soit parce que ce public connaît le mot latin en tant que tel, soit parce qu’il a des équivalents très proches

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dans plusieurs langues du territoire pertinent, par exemple «monde» en français, «mondo» en italien et «mundo» en portugais et en espagnol (17/03/2004, 183/02-indirects T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 89; 07/11/2017, T-144/16, MULTIPHARMA/MUNDIPHARMA, EU:T:2017:783, § 56). Étant donné que l’élément verbal «MUNDI» fait allusion à une gamme complète de produits et de services associés à un thème spécifique, il possède un caractère distinctif limité.
Pour la partie restante du public, cet élément est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif.
L’élément verbal «PLANET» du signe contesté sera compris comme signifiant «un grand objet rond dans l’espace qui se déplace autour d’une étoile» ou «faire référence au monde dans lequel nous vivons» (informations extraites du dictionnaire Collins English le 22/04/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/planet) par la majeure partie du public de l’Union européenne. Soit parce qu’il existe en tant que tel dans plusieurs langues (par exemple, en danois, en anglais, en allemand et en suédois), soit parce qu’il présente des équivalents très similaires (par exemple, «mort анета» en bulgare, «planeta» en croate, tchèque, polonais et portugais, «PIANETA» en italien, «planētas» en letton, «planeet» en néerlandais et «planéta» en slovaque, «planète» en français). En outre, il est également couramment utilisé dans l’ensemble du territoire pertinent comme un mot simple et usuel présent dans la littérature scientifique, le cinéma ou dans l’astronomie [22/02/2022, R-445/2021 2, beauty blender (fig.)/Beauty planet § 48]. Étant donné qu’il fait allusion à une offre de produits et de services importante ou complète, cet élément présente un caractère distinctif limité.
Compte tenu de ce qui précède, la marque antérieure «LEX MUNDI» et le signe contesté «LEX PLANET» seront tous deux perçus comme faisant allusion à une gamme complète de produits et services liés à des questions juridiques.
Sur le plan conceptuel, les signes sont très similaires ou identiques pour la partie du public qui perçoit les deux signes comme ayant une signification. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le public pertinent peut attribuer une similitude conceptuelle, voire une identité, dans le cas de marques contenant des éléments dans des langues différentes, pour autant que les significations des mots dans ces langues soient connues de ce public (28/11/2013,-410/12, vitaminaqua, EU:T:2013:615, § 57). Pour la partie du public qui ne perçoit pas la signification de «MUNDI», les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel puisqu’ils ont en commun l’élément verbal «LEX».
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes ont une longueur similaire (huit et neuf lettres respectivement dans la marque antérieure et dans le signe contesté) et coïncident par leur premier élément verbal «LEX», et par leur sonorité, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent. Ils diffèrent par leur deuxième élément verbal et leur sonorité («MUNDI» de la marque antérieure et «PLANET» du signe contesté).
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments communs et différents, les signes sont similaires à tout le moins à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.

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Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
S’agissant du degré de similitude entre les marques en cause, plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, §-67; 18/06/2009, 487/07-, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44).
En outre, le degré de similitude des signes requis au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE diffère de celui requis au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La protection conférée par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est subordonnée à la constatation d’un degré de similitude entre les marques en cause qui conduira à un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. Toutefois, l’existence de ce risque de confusion n’est pas nécessaire pour la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Ainsi, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent résulter d’un degré de similitude plus faible entre les marques en cause, pour autant que celui-ci soit suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement

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entre ces marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci (24/03/2011-, 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).
En l’espèce, la marque antérieure jouit d’une renommée pour fournir des informations sur la pratique locale et mondiale du droit et son développement compris dans la classe 45.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Établissement de déclarations fiscales; services de conseils en affaires; audit financier; services de comptabilité agréés pour entreprises; services administratifs en matière de renvoi de clients à des avocats; services de conseil aux entreprises en matière d’insolvabilité; conseils en matière d’imposition [comptabilité].
Classe 36: Gérance de biens immobiliers; services de conseils financiers en matière d’insolvabilité; recouvrement de créances; recouvrement électronique de créances; services de recouvrement de dettes et d’affacturage; fourniture de conseils fiscaux [non comptables].
Classe 41: Services d’interprètes linguistiques.
Classe 45: Services de solicitors; le conseil juridique et la représentation en justice; conseils juridiques dans le domaine de la fiscalité; services juridiques; services juridiques en matière de procès; services juridiques en matière de concession de licences de droits d’auteur; protection du droit d’auteur; services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers; services de recherches juridiques et judiciaires dans le domaine de la propriété intellectuelle; services de conseils en matière de droit d’auteur; services d’avocats; conseils en matière de contentieux.
Les signes présentent des similitudes importantes dans la mesure où ils partagent leur premier élément «LEX» auquel les consommateurs prêtent généralement une plus grande attention, comme expliqué ci-dessus. Bien que le second élément des signes diffère visuellement et phonétiquement, ils évoquent le même concept ou des concepts très proches pour au moins une partie significative du public pertinent.
Étant donné que les services contestés compris dans la classe 45 sont identiques aux services pour lesquels la marque antérieure est renommée, il ne fait aucun doute que la partie pertinente du public établira un lien avec la marque antérieure lorsqu’elle rencontrera le signe contesté. En effet, il inclut le premier élément de la marque antérieure «LEX» et un autre élément, qui, bien que différent, véhicule néanmoins un concept très similaire ou identique à celui du deuxième élément de la marque antérieure («MUNDI»).
En outre, les services contestés compris dans la classe 35, à savoir l’établissement de déclarations fiscales; services de conseils en affaires; audit financier; services de comptabilité agréés pour entreprises; services administratifs en matière de renvoi de clients à des avocats; services de conseil aux entreprises en matière d’insolvabilité; conseils en matière de fiscalité et fourniture d’informations sur la pratique locale et mondiale du droit et son développement pour lesquels la marque antérieure est renommée appartiennent à des secteurs de marché étroitement liés. Il est fréquent que les prestataires d’assistance dans la direction des affaires (sociétés de conseil) ou dans les services financiers travaillent en étroite collaboration avec un cabinet d’avocats. Par conséquent, les activités sont complémentaires et pourraient être fournies par les

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mêmes entreprises ou par des entreprises similaires aux mêmes clients. Compte tenu de la renommée de la marque antérieure dans le domaine juridique, il est probable qu’un lien avec la marque antérieure existe dans l’esprit des consommateurs lorsqu’ils seront confrontés au signe contesté.
De même, les services degestion immobilière contestés compris dans la classe 36 et les services juridiques pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée sont étroitement liés. Ces derniers jouent souvent un rôle important dans l’achat de biens immobiliers ou d’autres transactions immobilières. L’intervention d’un avocat est très souvent nécessaire, par exemple, lors de la location ou de l’achat/vente de biens immobiliers. Un consommateur qui achète ou vend aura des contacts directs avec l’avocat au cours de la dernière étape lorsqu’il conclut l’achat ou la vente et, par conséquent, il est probable que le signe contesté évoquera également la marque antérieure dans ce contexte. Les services de conseils financiers relatifs à l’insolvabilité contestés; recouvrement de créances; recouvrement électronique de créances; services de recouvrement de dettes et d’affacturage; la fourniture de conseils fiscaux [non comptables] compris dans la classe 36 peut être proposée par les mêmes prestataires que les services pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée. Il n’est pas rare que les entreprises fournissant les services contestés susmentionnés proposent ou préparent également des informations et des conseils juridiques dans les domaines financier et/ou fiscal, et inversement. Par conséquent, il pourrait exister un lien avec la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs lorsqu’ils sont confrontés au signe contesté en ce qui concerne ces services.
Les services d’interprètes linguistiques contestés compris dans la classe 41 peuvent être proposés en tant que service supplémentaire à la fourniture d’informations juridiques sur la pratique locale et mondiale du droit et son développement. En effet, ces services peuvent être requis dans le cadre d’activités transnationales ou lors d’une procédure orale nécessitant des traductions. Par conséquent, compte tenu du lien entre ces services, il est probable que le signe contesté évoquera la marque antérieure.
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8,

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paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
La titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur les éléments suivants:
il existe un risque que l’image de la marque antérieure ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux services contestés visés par la demande, de sorte que la commercialisation de ces services contestés soit facilitée par cette association;
comme le montrent les éléments de preuve, la marque antérieure a acquis une renommée dans l’Union européenne pour tous les produits et services qui sont associés à des services juridiques et en particulier dans le domaine du droit des sociétés;
Etant donné que les services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services pour lesquels l’opposante a démontré sa renommée, il est inévitable que l’image de la marque «Lex Mundi» et ses caractéristiques désirables soient transférées aux services de la demanderesse.
la marque contestée sera indûment stimulée en raison de son association avec la marque de l’opposante;
la marque contestée bénéficiera du pouvoir d’attraction, de la renommée et de l’image de la marque antérieure et exploitera les efforts et dépenses considérables de l’opposante en matière de marketing afin de créer et de maintenir sa renommée.

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Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Comme expliqué ci-dessus, la division d’opposition considère que lorsque les consommateurs sont confrontés aux services contestés, qui présentent tous au moins un certain lien pertinent et appartiennent pour la plupart aux mêmes secteurs de marché ou sont identiques aux services pour lesquels la renommée a été prouvée, il existe un risque qu’ils établissent une association mentale avec le signe contesté.
En effet, étant donné que les signes coïncident par leur premier élément et qu’ils sont très similaires ou identiques sur le plan conceptuel pour la partie significative du public qui comprend à la fois «MUNDI» et «PLANET», une association entre les signes est probable. Par conséquent, l’image de «haute qualité», «élite» et/ou «services premium» véhiculée par la marque antérieure pourrait facilement être transférée aux services contestés s’ils étaient commercialisés sous le signe contesté. Étant donné qu’au moins une partie du public pertinent est susceptible d’attribuer au signe contesté les mêmes qualités positives que celles véhiculées par la marque antérieure, le signe contesté bénéficierait, comme l’affirme l’opposante, d’un stimulateur commercial injuste qui faciliterait la commercialisation des services pour lesquels la protection est demandée. La demanderesse serait donc en mesure de se placer dans le sillage de l’opposante en tirant profit des efforts considérables qu’elle a déployés pour créer, conserver et élargir une part de marché pour la marque antérieure et pour construire sa renommée.
Dès lors, il existe une forte probabilité que l’usage de la marque demandée puisse conduire à un parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure et des investissements considérables réalisés par l’opposante pour atteindre cette renommée.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Autres types de préjudice
L’opposante avance également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;

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e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur la base de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 179 582, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marine DARTEYRE Inês RIBEIRO DA CUNHA Cindy BAREL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.