LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 juin 2022
Dans l’affaire R 1986/2021-2
Tessera Therapeutics, Inc. 200 Sidney Street
Cambridge Massachusetts 02139
Titulaire de l’enregistrement ÉTATS-UNIS international/requérante représentée par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP, Amsterdam (Pays- Bas)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 569 347 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/06/2022, R 1986/2021-2, GENE RETING

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Décision
Résumé des faits
1 Le 17 novembre 2020, Tessera Therapeutics, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
REFORMULATION DE GÈNE
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, agents thérapeutiques et produits pharmaceutiques pour la thérapie génique et l’édition d’ADN;
Classe 42 — Développement de nouvelles technologies pour le compte de tiers permettant l’ingénierie et la modification de l’ADN, à savoir le développement de réactifs, de techniques moléculaires et cellulaires, et d’analyses pour la modification de cellules et d’ADN.
2 Le 8 janvier 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
4 Le 30 septembre 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
En l’espèce, le consommateur anglophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: «Édition génétique».
GÈNE: Un gène est la partie d’une cellule vivant qui contrôle ses caractéristiques physiques, sa croissance et son développement.
REFORMULATION: Si quelqu’un réécrit une pièce d’écriture telle qu’un livre, un article ou une loi, il l’écrit d’une autre manière afin de l’améliorer. Synonymes: réviser, corriger, modifier, modifier la version révisée.
Informations extraites du Collins Dictionary le 11/02/2021 à l’adresse www.collinsdictionary.com
Par conséquent, les consommateurs pertinents percevront l’expression «GENEREWRITING» comme décrivant que les produits et services de la titulaire sont destinés à l’ingénieur et à la modification de l’ADN comme expliqué par la titulaire dans la liste des spécifications et ne percevront pas

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cette expression comme l’origine commerciale des produits et services concernés, à savoir en tant que marque.
Pris dans son ensemble, le signe pour lequel la protection est demandée est descriptif et dépourvu de caractère distinctif et n’est pas apteà distinguer lesproduits pour lesquels une objection a été soulevée au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 Le 29 novembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 janvier
2022.
Motifs du recours
6 Lemémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
Le terme «reécriture» est totalement fantaisiste dans le contexte de la modification de l’ADN.
Bien qu’il soit admis que le mot «rewinding» soit considéré comme un synonyme de «edit», cela ne signifie pas que les mots sont interchangeables dans tous les contextes. Par exemple, une photographe peut «modifier» une photographie, mais il est peu probable qu’elle «réécrire» la photographie. Un producteur de films peut «modifier» une vidéo, mais ne «réécrire» pas la vidéo.
De même, l’ADN peut être «modifié» mais il ne peut pas être «réécrit». Il se peut que toutes les pièces qui sont reécrites soient modifiées, mais pas toutes les choses qui sont modifiées sont reécrites.
Les produits et services contestés prennent une série très précise et complexe de réactions chimiques pour altérer la structure moléculaire de l’ADN dans un environnement sûr et stable afin de produire une modification durable. Il n’y a pas d’ «écriture» ou de «réécriture» dans ce processus. Il est certain que les processus biologiques complexes de niveau moléculaire qui réalisent l’ingénierie génome ne peuvent être encapsulés dans le concept d’ «écriture» ou de «réécriture».
Aucun élément de preuve n’a été fourni à l’appui de l’affirmation selon laquelle le terme «réécriture» aurait été étendu à d’autres domaines tels que la modification génétique. Il n’est pas surprenant que le mot «engineering» l’ait fait, étant donné que sa signification («conception et construction») se prête à différents contextes, il n’en va pas de même pour le concept d’ «écriture» qui est défini par le Cambridge Online Dictionary comme «faire des marques représentant des lettres, des mots ou des chiffres sur une surface, tels que du papier ou d’un écran d’ordinateur, au moyen d’un stylo, d’un crayon ou d’un

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clavier, ou d’utiliser cette méthode pour enregistrer des vues, des faits ou des messages».
La position de l’Office concernant le public pertinent manque de clarté et les observations des titulaires de l’EI sur cette question n’ont pas été correctement abordées.
Latitulaire de l’enregistrement international réitère son argument présenté en première instance, à savoir que le public se compose de spécialistes scientifiques et de spécialistes de la santé, qui sont conscients du caractère arbitraire du signe contesté. Compte tenu du défaut de motivation de l’Office, la titulaire de l’enregistrement international n’a aucune raison de répondre, pas plus qu’elle n’a la possibilité de le faire. Par conséquent, l’Office n’a pas respecté l’article 95 du RMUE.
Le signe ne tombe pas sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c)
Les termes GENE réécriture n’apparaissent pas dans un usage normal pour décrire les produits et services demandés, mais constituent plutôt une expression arbitraire et fantaisiste qui, tout au plus, ne peut être considérée que commefaisant allusion à certaines caractéristiques vagues des produits et services en cause.
La marque contestée n’a pas de lien direct ou concret avec les produits et services en cause aujourd’hui, et il n’y a aucune raison de s’attendre à ce qu’elle le soit jamais.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement.
9 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
10 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Ainsi, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31).

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11 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service désigné par la marque, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
12 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
13 Dès lors, la marque ne peut être appréciée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL,
EU:T:2002:41, § 38).
Public pertinent
14 Les produits en cause dans la présente procédure de recours s’adressent à des professionnels hautement qualifiés qui feront preuve, au moment de l’achat, d’un niveau d’attention élevé.
15 La chambre de recourssouligne qu’un niveau d’attention élevé de la part du public pertinent n’implique pas qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En réalité, il peut même s’agir du contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
16 Étant donné que, comme il sera expliqué ci-dessous, l’enregistrement international contesté inclut les mots anglais «Gene» et «re/2010», l’appréciation de son caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (25/02/2021, Ultrasun, EU:T:2021:109, § 26; 15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17), qui comprend à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il convient toutefois de garder à l’esprit que, dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande, une compréhension de base de la langue anglaise dans ces États membres est un fait notoire (26/11/2008,
T_435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (22/05/2012, T-60/11, Suisse
Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, naturally active,
EU:T:2010:509, § 26-27).
Signification de la marque contestée

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17 Le mot «gene» fait référence à une partie d’une cellule vivant qui contrôle ses caractéristiques physiques, sa croissance et son développement. Le mot «rewinting» est un verbe qui renvoie à l’acte de révision, d’édition, de correction, d’édition d’un livre (OED en ligne, consulté le 28 juin 2022).
18 En combinaison, le consommateur pertinent comprendra le signe comme signifiant «montage de gènes».
19 La titulaire de l’enregistrement international soutient qu’ «aucun élément de preuve n’a été produit à l’appui de l’affirmation selon laquelle le terme «réécriture» a été étendu à d’autres domaines tels que la modification génétique».
20 La chambre de recours rappelle qu’elle n’est pas tenue de prouver que le signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé figure dans les dictionnaires (07/10/2015, T-187/14, Flex, EU:T:2015:759, § 27) ou est déjà utilisé. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés (17/01/2019, T-
40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37 et jurisprudence citée).
21 Sans effort mental particulier, les professionnels hautement qualifiés comprendront, dans le contexte des produits, le mot «rewinting» comme synonyme du verbe «edit».
Caractère descriptif du signe contesté
22 Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32; 16/10/2014, T-458/13, GRAPHENE, EU:T:2014:891, § 20 et jurisprudence citée; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97;
12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38).
23 Tous les produits désignés par la marque contestée, à savoir:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, agents thérapeutiques et produits pharmaceutiques pour la thérapie génique et l’édition d’ADN;
Classe 42 — Développement de nouvelles technologies pour le compte de tiers permettant l’ingénierie et la modification d’ADN, à savoir développement de réactifs, techniques moléculaires et cellulaires biologiques, et analyses pour la modification de cellules et d’ADN;
il s’agit de «montage de gènes».
24 La chambre de recours estime que l’enregistrement international désignant l’UE «Gene re/2010» transmet un message informatif clair sur la destination et les caractéristiques désirables des produits en cause, à savoir qu’ils aideront à éditer et à modifier un gène.
25 La chambre de recours considère que la combinaison de mots «Gene rewinting» sera comprise, sans effort, comme un indicateur des qualités et de la destination

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des produits en cause. La signification de l’expression dans son ensemble est en effet directe et immédiatement intelligible pour les locuteurs anglophones. Le message est sans ambiguïté et évident, sans qu’un effort mental particulier soit exigé de la part du public pour saisir sa signification.
26 Dès lors, le public pertinent, composé de professionnels hautement qualifiés, établira immédiatement et sans autre réflexion un lien direct et concret entre le signe «Gene re/2010» et la destination ou les qualités souhaitées des produits en cause.
27 En tant que tel, le signe relève pleinement de l’intérêt général servi par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, selon lequel les indications qui peuvent être utilisées pour décrire la destination ou les caractéristiques des produits en cause doivent rester libres d’être utilisées par tous. C’est donc à juste titre que le signe a été refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
28 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.

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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:

Signature
H. Dijkema
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LA CHAMBRE
Signature Signature
S. Martin H. Salmi