LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 16 août 2023
dans l’affaire R 2246/2022-4
Mendes SA Via Serafino Balestra, 10 6900 Lugano Suisse titulaire de la MUE/requérante
représentée par Cavattoni, Raimondi & Lupi SRL, Viale Parioli, 160, 00197 Roma (Italie)
contre
ACTIAL FARMACEUTICA S.r.l. Viale Shakespeare, 47 00144 Roma Italie demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par SKW Schwarz Rechtsanwälte, Wittelsbacherplatz 1, 80333 München (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 48 327 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 868 981)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (présidente), C. Govers (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
16/08/2023 R 2246/2022-4, BIFIDOBACTERIUM BREVE DSM 24732

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 mai 2014, Mendes SA (la «titulaire de la MUE») a sollic ité l’enregistrement de la marque
BIFIDOBACTERIUM BREVE DSM24732
(la «MUE contestée») pour la liste de produits suivante:
Classe 5: Bactéries lactiques à utiliser comme médicaments et/ou compléments diététiques/alimentaires; compositions à base de bactéries lactiques à utiliser comme médicaments et/ou compléments diététiques/alimentaires.
2 La MUE contestée a été publiée le 16 octobre 2014.
3 Le 24 décembre 2014, ACTIAL FARMACEUTICA S.r.l (la «demanderesse en nullité »), à l’époque en tant que tierce partie, a présenté des observations au titre de l’article 40 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communauta ire, faisant valoir que la MUE contestée n’aurait pas dû être enregistrée car elle enfreignait les dispositions des articles 7, paragraphes 1, points b), c) et g) du règlement (CE) n° 207/2009. Le 13 janvier 2015, l’Office a informé la demanderesse en nullité que les observations de tiers ne soulevaient pas de doutes sérieux quant à l’admissibilité de la marque à l’enregistrement. La marque a été enregistrée le 23 janvier 2015.
4 Le 22 décembre 2020, la demanderesse en nullité a déposé une demande en nullité de la
MUE contestée pour tous les produits susmentionnés.
5 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 Les arguments avancés à l’appui de la demande en nullité peuvent être résumés comme suit:
− Le public pertinent comprendra la MUE contestée comme faisant référence à une certaine souche bactérienne déposée auprès de la Collection allemande de micro – organismes et de cultures cellulaires («Deutsche Sammlung von Mikroorganis me n und Zellkulturen GmbH», ci-après dénommée la «DSMZ»). Étant donné que les produits en cause étaient soit des bactéries lactiques, soit des compositions à base de bactéries lactiques, le signe «BIFIDOBACTERIUM BREVE DSM24732» décrivait leur type et leur nature. La MUE contestée était donc descriptive et dépourvue de caractère distinctif. En outre, la titulaire de la MUE avait déposé la marque contestée de mauvaise foi parce qu’elle avait pour seule intention d’empêcher la demanderesse en nullité de continuer à produire et à distribuer l’un de ses produits principaux.
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− «BIFIDOBACTERIUM BREVE» est le nom d’un organisme à Gram positif en forme de tige, anaérobie, non mobile et qui forme des branches avec ses voisins. Les lettres «DSM» sont le code international d’une souche bactérienne déposée auprès de la DSMZ et le numéro «24732» est le numéro de dépôt attribué par la DSMZ à la titula ire du dépôt.
− L’utilisation de la désignation internationale de dépôt de souches «DSM» est bien décrite dans les «Lignes directrices sur les probiotiques et les prébiotiques» publiées par l’Organisation mondiale de gastro-entérologie. Cela démontrait qu’au moins une partie du public pertinent, en particulier le public professionnel composé de scientifiques, de pharmaciens et de médecins spécialistes, connaissait la significa t io n des codes «DSM» et que ces codes étaient utilisés de manière purement descriptive.
− Dans son arrêt du 27 février 2020 (affaire n° 312 O 296/19), le tribunal régional de Hambourg a conclu que les codes «DSM» n’étaient pas compris par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale, mais uniquement comme une référence aux souches bactériennes déposées auprès de la DSMZ.
− La titulaire de la MUE était le distributeur exclusif du produit Vivomixx® en Europe. Le professeur C.d.S. était, selon sa propre déclaration, l’inventeur unique de la formulation de Vivomixx®. Le professeur C.d.S. était employé en tant que directeur général chez CD Investments S.r.l. («CDI»), le prédécesseur de la demanderesse en nullité. En 2014, le professeur C.d.S. a quitté la société pour lancer, au moyen de la demanderesse en nullité (qu’il avait créée en 2011), une activité concurrente, en fabriquant et en distribuant un produit identique. À la suite du départ du professeur C.d.S. de la société de la demanderesse en nullité, en 2014, cette dernière
a découvert que le professeur C.d.S. avait utilisé son poste de directeur général et s’était transféré à lui-même des droits à grande échelle en préparation de son départ. Étant donné que ce transfert était illégal, comme l’a conclu le tribunal civil de Rome dans son arrêt du 18 juin 2019, la propriété des souches bactériennes déposées auprès de la DSMZ a été transférée dans l’autre sens à la demanderesse en nullité par cette décision du tribunal de Rome. La MUE contestée a été déposée au moment où le professeur C.d.S. a préparé et réalisé son départ de CDI. Par conséquent, la MUE contestée a été déposée dans l’intention d’empêcher CDI (aujourd’hui la demanderesse en nullité) de poursuivre sa production et sa distribution d’un produit principal en utilisant la marque pour empêcher la demanderesse en nullité de faire référence à des études scientifiques sur le bénéfice de son produit ainsi que d’informer les consommateurs sur les ingrédients du produit. Une demande de marque qui visait uniquement à nuire aux activités d’une autre société dérogeait à une conduite éthique et aux pratiques commerciales; elle a donc été déposée de mauvaise foi.
7 La demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de ses arguments:
− annexe A1: images de l’emballage du produit Innovall® CU, indiqua nt «BIFIDOBACTERIUM BREVE DSM24732» comme étant l’un de ses ingrédients;
− annexe A2: brochure d’instructions pour Innovall® CU, indiqua nt «BIFIDOBACTERIUM BREVE DSM24732» comme étant l’un des ingrédients;
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− annexe A3: impression et captures d’écran du site web www.innovall.de, faisant notamment référence à «BIFIDOBACTERIUM BREVE DSM24732» comme étant l’un des ingrédients;
− annexe A4: copie de l’emballage du produit Vivomixx® indiqua nt «BIFIDOBACTERIUM BREVE DSM24732» comme l’un des ingrédients;
− annexe A5: impression de Wikipédia sur le mot-clé «Bakterienkultur»;
− annexe A6: copie du formulaire de dépôt pour le dépôt en toute sécurité de bactéries «Bifidobacterium B. Breve» daté du 23 mars 2011, avec une date de réception le
12 avril 2011 et le dépôt n° 24732 accordé par la DSMZ;
− annexe A7: déclaration sous serment du président du conseil d’administration de la demanderesse en nullité, M. L. G., datée du 30 avril 2020, indiquant que le professeur C.d.S., agissant en tant que directeur général de CDI, a déposé
11 échantillons de souches bactériennes auprès de la DSMZ, portant différe nts numéros DSM;
− annexes A8a et 8b: décision du tribunal civil de Rome du 18 juin 2019 (réf. officielle 15646/2019) en italien, accompagnée d’une traduction dans la langue de procédure;
− annexe A9: article de Wikipédia sur Bifidobacterium breve, consulté le 15 décembre 2020;
− annexe A10: extrait de Wikipédia contenant un article sur la «dénomination commune internationale», imprimé le 9 novembre 2020;
− annexe A11: copie des World Gastroenterology Organisation Global Guidelines – Probiotics and prebiotics, Francisco Guarner et. al., février 2017, p. 1-6;
− annexe A12: impression des résultats obtenus sur Google pour la recherche «Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus DSM», effectuée le 15 juin 2020;
− annexe A13: impression des résultats obtenus sur Google pour la recherche «Lactobacillus acidophilus DSM», effectuée le 15 juin 2020;
− annexe A14: impression des résultats obtenus sur Google pour la recherche «Streptococcus thermophilus DSM», effectuée le 15 juin 2020;
− annexe A15: extrait de l’étude «Homodimeric β-Galactosidase from Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus DSM 20081: Expression in Lactobacillus plantarum and Biochemical Characterization», Tien-Thanh Nguyen et al., Journal of Agricult ura l and Food Chemistry, 2012, 60, 1713-1721;
− annexe A16: extrait de l’étude «Mode of action of acidocin D20079, a bacteriocin produced by the potential probiotic strain, Lactobacillus acidophilus DSM 20079»,
Sahar Deraz et al., 26 janvier 2007;
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− annexe A17: résumé de l’étude intitulée «The Role of Temperate Bacteriophage ϕ20617 on Streptococcus thermophilus DSM 20617 Autolysis and Biology», Stefania Arioli et al., 9 novembre 2018;
− annexe A18: capture d’écran de l’offre pour le produit «SIVOMIXX» sur la boutique en ligne www.napfcheck-shop.de, consultée le 2 juin 2020, montrant une liste d’ingrédients qui mentionne les noms scientifiques des espèces bactériennes respectives, suivis des codes DSM;
− Annexe A19: capture d’écran de l’offre pour le produit «Visbiome» sur Amazon, consultée le 2 juin 2020. Elle présente une liste d’ingrédients dans lesquels le code «DSM» suivi d’un chiffre est utilisé;
− annexe A20: capture d’écran du site web www.lactopia.de, consultée le 2 juin 2020;
− annexe A21: témoignage du professeur C.d.S. dans le cadre du procès devant le tribunal américain du Maryland (partie requérante: Prof. C.d.S., ExeGi Pharma LLC; défenderesse: VSL Pharmaceuticals, Inc., Leadiant Biosciences, Inc., Alfasigma
USA, Inc., daté du 31 octobre 2018, «TM-VSL Pharmaceuticals, Trial Transcript»);
− Annexe A22: déclaration sous serment du professeur C.d.S., datée du 18 février 2020, en allemand et en italien;
− Annexe A23: copie d’un article intitulé «The Unregulated Probiotic Market», professeur C.d.S., Clinical Gastroenterology and Hepatology 2019; 17:809-8, p. 812;
− Annexe A24: arrêt du tribunal régional de Hambourg, dans l’affaire n° 312 O 296/19 du 27 février 2020, en allemand et partiellement traduit dans la langue de procédure;
8 Dans ses observations, présentées le 9 juillet 2021, la titulaire de la MUE a fait valoir que la MUE contestée n’était ni descriptive ni dépourvue de caractère distinctif, et que la MUE contestée n’avait pas été déposée de mauvaise foi.
− Le dépôt de la souche bactérienne «BIFIDOBACTERIUM BIFIDOBACTERIUM BREVE DSM24732» a été soumis à la DSMZ en 2011 en tant que «dépôt sécurisé».
Les échantillons déposés en tant que «dépôt sûr» ne sont ni connus, ni accessibles au public ou à des tiers, étant donné qu’ils ne sont pas inclus dans le catalogue de la DSMZ ou dans une quelconque liste accessible au public. Dès lors, la recherche du terme «DSM24732» sur le catalogue du site web de la DSMZ ne donne aucune entrée ni aucune information sur ce terme. Le terme «DSM24732» est utilisé unique me nt pour décrire la souche contenue dans les produits contenant la «De Simone
Formulation» (un mélange microbiotique contenant des bactéries vivantes) commercialisés sous les marques «Innovall CU» et «Vivomixx» en Europe,
«VISBIOME» aux États-Unis et «DE SIMONE» en République de Corée.
− La MUE contestée n’est pas descriptive et possède un caractère distinctif. Elle a été enregistrée en dépit des observations de tiers déposées par la demanderesse en nullité en 2015.
− Le public perçoit les lettres «DSM» comme un acronyme du nom de famille du célèbre Prof. C.d.S. En outre, si elles sont utilisées pour identifier une souche, les lettres
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«DSM» sont séparées du chiffre par un espace et ne sont pas utilisées ensemble. Les résultats de la recherche sur Google de la MUE contestée font uniquement référence
à la «formulation De Simone» ou aux souches bactériennes qu’elle contient.
− Les documents produits par la demanderesse en nullité ont montré que «DSM24732» a été utilisé exclusivement en rapport avec les produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Étant donné que le chiffre n’a aucune signification pour le public pertinent, le signe n’est pas descriptif.
− Les tiers qui utilisaient la MUE contestée ont agi dans le cadre de divers accords conclus avec le professeur C.d.S. et ont été fabriqués par Danisco selon le savoir-faire du professeur C.d.S.
− Le professeur C.d.S.est l’inventeur et le propriétaire du savoir-faire et des souches bactériennes, ainsi que le fournisseur de la formulation à des entreprises agréées. Étant donné que la demanderesse en nullité devait lancer un produit de qualité inférieure sur le marché afin de réduire les coûts de production et d’augmenter les bénéfices, le professeur C.d.S. a révoqué l’autorisation qu’il avait accordée à la demanderesse en nullité d’utiliser la «formulation De Simone». La demanderesse en nullité a ensuite commencé à vendre une copie du produit original en tirant avantage du fait qu’elle avait le contrôle de la marque «VSL#3» sous laquelle le produit était précédemment commercialisé. Selon le tribunal du Maryland, aux États-Unis d’Amérique, contrairement à la décision rendue en première instance par le tribunal de Rome
(Italie), le professeur C.d.S. détenait le droit exclusif et la propriété du savoir-faire concernant la formulation qu’il a inventée. Il peut être déduit de ces circonstances que la MUE contestée a été déposée de bonne foi.
9 La titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de ses arguments:
− annexe 1: impression du site web www.dsmz.de qui fournit des informations sur les dépôts sûrs de micro-organismes;
− annexe 2: impressions contenant les résultats de la recherche du terme «DSM24732» dans le World Data Centre for Microorganisms («WDCM»), dans le catalogue mondial des micro-organismes et dans la Bacterial Diversity Metadatabase, le tout sans résultats;
− annexe 3: recherche effectuée sur le catalogue du site web de la DSMZ concernant le terme «BIFIDOBACTERIUM BREVE» sans qu’aucun enregistrement n’ait été trouvé;
− annexe 4: impression contenant les résultats d’une recherche de la MUE contestée sur Google;
− annexe 5: arrêt du 17 février 2021 dans l’affaire n° 19-1731 rendu par la Cour d’appel américaine pour le quatrième circuit;
− annexe 6: acte de recours déposé par la titulaire de la MUE contre l’arrêt de la cour d’appel de Rome dans l’affaire n° 15 646/2019 – R.G. 32618/2015;
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− annexe 7: ordonnance rendue par le tribunal civil de Rome le 8 avril 2015 concernant l’annulation d’un accord de transfert de CDI au professeur C.d.S., accompagnée d’une traduction dans la langue de procédure;
− annexe 8: ordonnance notifiée par le tribunal civil de Rome le 7 octobre 2020 concernant la plainte déposée par Mendes SA contre Actial le 10 décembre 2019, accompagnée d’une traduction dans la langue de procédure;
− annexe 9: informations concernant une enquête pénale en cours sur le prétendu vol d’un article saisi, accompagnées d’une traduction dans la langue de procédure;
− annexe 10: lettre envoyée par Actial à une société australienne concernant l’ordonnance rendue par le tribunal de Rome le 18 juin 2019;
− annexe 11: communication publiée par l’EUIPO le 14 janvier 2015 concernant les observations envoyées par la demanderesse en nullité en tant qu’observations de tiers dans le cadre de la procédure d’examen de la marque de l’Union européenne contestée;
− annexe 12: impressions contenant les résultats d’une recherche effectuée sur Google, portant sur «formulation de Simone» et impressions des sites web de Vivomixx, Probiotixx, Visbiome, Twitter et YouTube, contenant des informations sur le professeur C.d.S.;
− annexe 13: une déclaration signée du vice-président pour le marketing de Danisco DuPont Nutrition & Health, M. S.B., indiquant que la société ne vend le mélange probiotique identifié et reconnu comme «VSL#3» qu’aux clients agréés par le professeur C.d.S.;
− annexe 14: lignes directrices du ministère italien de la santé, en italien;
− annexe 15: lettre du 29 mars 2015 adressée par Ferring S.p.A. à CD Investments S.r.l. concernant l’achat par la première de produits «VSL#3», accompagnée d’une traduction dans la langue de procédure;
− annexe 16: ordonnance rendue le 21 novembre 2018 par le tribunal de district du Maryland;
− annexe 17: certificat d’enregistrement de la marque VSL3TOTAL pour des produits compris dans la classe 5 en Chine;
− annexe 18: copie de la décision de l’Office d’État de la propriété intellectuelle de Chine concernant une action en nullité contre l’enregistrement de la marque «VSL#3».
10 Dans son mémoire en réponse, présenté le 15 septembre 2021, la demanderesse en nullité
a fait valoir ce qui suit:
− L’arrêt de la Cour d’appel américaine pour le quatrième circuit, fourni par la titula ire de la MUE en tant qu’annexe 5, ne dispose pas que les souches bactériennes spécifiques stockées auprès de la DSMZ sont la propriété de la titulaire de la MUE ou
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du professeur C.d.S. L’arrêt ne contient aucune référence à la propriété des souches bactériennes en cause en Europe. L’arrêt qui traite spécifiquement de la propriété des souches bactériennes est la décision rendue en première instance par le tribunal civil de Rome le 18 juin 2019 (annexes A8a et A8b), qui se prononçait en faveur de la demanderesse en nullité et a fait l’objet d’un recours de la part de la titulaire de la MUE.
− Les lettres «DSM» ne sont pas utilisées comme acronyme du nom de famille du professeur C.d.S., étant donné que le titulaire et les sociétés associées, ainsi que le professeur C.d.S. lui-même, n’ont utilisé que l’abréviation «DSF», et non «DSM», pour «De Simone Formulation». Indépendamment de la question de savoir si des tiers étaient en mesure d’accéder aux échantillons de «DSM» ou de les tester eux-mêmes en tant que «dépôts sûrs», le public comprenait toujours la désignation «DSM24732» comme une indication que les produits étiquetés contenaient une souche bactérienne ou étaient composés d’une souche bactérienne stockée auprès de la DSMZ sous ce numéro de compte spécifique.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne elle-même a utilisé des codes «DSM» de manière descriptive sur ses emballages. Même si les autorités n’exigeaient pas le dépôt des souches bactériennes dans les collections internationales, il existait au moins une recommandation officielle du ministère italien de la santé selon laquelle les souches bactériennes devraient être déposées auprès de la DSMZ. L’acronyme «DSM», connu du public pertinent comme étant l’abréviation de «Deutsche Sammlung von Mikroorganismen» (collection allemande de micro-organismes), est l’indication qu’il existe un compte ouvert auprès de la DSMZ, où des souches bactériennes sont stockées, et le numéro de compte «24732».
− Les arrêts de la juridiction américaine (annexes 5 et 15) ne confirment pas que le professeur C.d.S. est le propriétaire légitime des souches bactériennes stockées dans la DSMZ. Ces arrêts portent sur le savoir-faire (la propriété intellectuelle, et non les biens physiques). Au contraire, le tribunal civil de Rome a jugé que la demanderesse en nullité est la propriétaire des souches bactériennes stockées dans la DSMZ. La Cour a jugé que tout transfert des souches au professeur C.d.S. était invalide. En lien direct avec cette tentative non valide de transfert de la propriété des souches bactériennes, la titulaire de la MUE et le professeur C.d.S. ont également sollicité l’enregistrement de la MUE contestée. Ces actions de la titulaire de la MUE contestée étaient de mauvaise foi, étant donné qu’elles visaient à empêcher la production de la demanderesse en nullité.
11 La demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants à
l’appui de ses arguments:
− annexe A25: décision du tribunal régional supérieur de Braunschweig, dossier n° 8 W 10/20, du 14 octobre 2020, en allemand;
− annexe A26: capture d’écran d’une publication sur le compte Twitter @probiotixx du professeur C.d.S. datée du 13 septembre 2020, obtenue le 13 septembre 2021;
− annexe A27: article sur le site web https://www.vivomixx.co.uk/news/ publié le 13 avril 2021, consulté le 13 septembre 2021;
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− annexe A28: résumé de l’étude «Effect of Bacillus subtilis DSM 32315 under Different Necrotic Enteritis Models in Broiler Chickens: a Meta-Analysis of Five
Independent Research Trials», A. Menconi et al., publié en PLoS One le 1er avril 2020;
− annexe A29: résumé de l’étude intitulée «Use of probiotics in the treatment of functional abdominal pain in children-systematic review and meta-analysis», Ivana Trivić et al. dans Eur J Pediatr. février 2021;
− annexe A30: résumé de l’étude intitulée «The Efficacy and Safety of the Probiotic Bacterium Lactobacillus reuteri DSM 17938 for Infantile Colic: A Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials», Man Xu et al., dans PLoS One, 28 octobre 2015.
12 Dans sa réponse du 24 novembre 2021, la titulaire de la MUE a réitéré ses arguments précédents et souligné que les allégations de la demanderesse en nullité concernant la propriété des souches bactériennes étaient dénuées de fondement, notamment au regard de l’ordonnance du Tribunal de Rome du 7 octobre 2020. La demanderesse en nullité n’a pas apporté la preuve que les lettres «DSM» n’étaient pas utilisées en tant qu’initiales du
Prof. C.d.S. En outre, le lien entre les lettres «DSM» et une description des ingrédients du produit n’a pas été prouvé par la demanderesse en nullité. Les lettres «DSM» sont utilisé es comme acronymes pour de nombreuses organisations ou de nombreuses fonctions différentes. Le public professionnel n’associerait pas «DSM24732» à une souche déposée auprès de la DSMZ. La plupart des recherches effectuées sur l’internet ont abouti aux produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne, tels que ceux commercialisés sous la marque «Vivomixx».
13 La titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants à l’appui de ses arguments:
− annexe 19: observations de VSL Pharmaceuticals Inc devant le tribunal de district du Maryland (États-Unis) dans le cadre d’une procédure judiciaire contre Mendes SA;
− annexe 20: copie du rapport financier annuel 2020 d’Actial extrapolé à partir de la plateforme Telemaco de la Chambre de commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agriculture de Rome, en italien et partiellement traduite dans la langue de procédure;
− annexe 21: ordonnance du tribunal régional supérieur de Braunschweig du 19 octobre 2020 dans la procédure n° 8 W 10/20 entre la demanderesse en nullité et le professeur C.d.S.;
− annexe 22: publication du 9 septembre 2019 sur le site web commercial «Business Wire», intitulée «Court of Rome declares Actial Pharmaceuticals the legitimate owner of the VSL#3® bacterial strains account» (Le tribunal de Rome déclare Actial
Pharmaceuticals la titulaire légitime du compte des souches bactériennes VSL#3®)»;
− annexe 23: impressions tirées de Wikipédia contenant les résultats de la recherche de «DSM» en allemand;
− annexe 24: impressions tirées de Wikipédia contenant les résultats de la recherche de «DSM» en anglais:
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− annexe 25: résultats d’une recherche effectuée sur Google concernant «what does it mean DSM ?» (Que signifie DSM?);
− annexe 26: résultats d’une recherche sur Google de «Was bedeutet das DSM?» (Que signifie DSM?);
− annexe 27: résultats d’une recherche effectuée sur Yahoo concernant le terme «DSM» en italien;
− annexe 28: résultats d’une recherche effectuée sur Microsoft concernant le terme «DSM» sur Microsoft en anglais;
− annexe 29: des informations sur le terme «DSM» dans les dictionnaires Treccani et Merriam Webster;
− annexe 30: résultats d’une recherche de «DSM24730» sur Google;
− annexe 31: image d’un côté de la boîte du produit «Vivomixx» montrant la marque
«De Simone Formulation» .
14 Dans son mémoire en réponse du 4 avril 2022, la demanderesse en nullité a réfuté les observations de la titulaire de la MUE. La demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants à l’appui de ses arguments:
− annexes A31 et A31a: arrêt de la cour d’appel de Rome, 2e division civile dans les affaires jointes 6255/2019 et 6304/2019 du 11 janvier 2022, en italien, accompagné d’une traduction dans la langue de procédure;
− annexe A32: extraits du site web www.visbiome.com, consulté le 23 février 2022;
− annexes A33a et A33b: résultats d’une recherche sur Google des termes «DSM number» et «DSM nummer», datés du 23 février 2022;
− annexe A34: extraits du site web de la DSMZ, consulté le 23 février 2022;
− annexe A35: présentation d’Anna Bramböck sur «Darmgesundheit 2.0», en anglais «Guthealth 2.0».
15 Dans ses observations du 22 juin 2022, la titulaire de la MUE a contesté les arguments de la demanderesse en nullité. La titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants à l’appui de ses arguments:
− annexe 37: liste des marques alphanumériques enregistrées comprises dans la classe 5;
− annexe 38: liste des marques alphanumériques enregistrées en Italie et/ou dans l’UE;
− annexes 39: liste de marques enregistrées dont la partie serait identique ou similaire à «BIFIDOBACTERIUM BREVE DSM24732»;
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− annexes 40-42: documents relatifs à la procédure d’examen de la marque de l’Union européenne contestée devant l’Office;
− annexe 43: représentations de sachets et de gélules vendus sous le nom de «VSL#3»;
− annexe 44: articles sur les bactéries probiotiques publiés dans le «British Journal of Nutrition», 105, 887-894, en 2011 et dans «Frontiers in Microbiology» le 24 décembre 2021;
− annexe 45: articles publiés sur l’internet concernant l’issue du litige entre le professeur C.d.S. et VSL Pharmaceuticals devant le jury fédéral du Maryland et la Circuit Court of Appeals (cour d’appel de circuit) des États-Unis;
− annexe 46: accord de transfert de matériel de la DSMZ GmbH (conditions générales);
− annexe 47: résultats d’une recherche effectuée sur https://extranet.who.int/soinn/concernant le terme «DSM».
16 Par décision du 30 septembre 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée dans son intégralité sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, et a condamné la titulaire de la MUE aux dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit.
− La MUE contestée a été déposée le 12 mai 2014. Dès lors, cette date constitue la date pertinente au regard de laquelle l’appréciation des caractères descriptif et non distinctif revendiqués du signe doit être effectuée.
− Compte tenu de la nature des produits concernés, le public pertinent est le grand public et le public composé de professionnels dans les domaines diététique et médical.
− La MUE contestée contient des termes latins qui sont utilisés dans l’ensemble de l’Union européenne. Par conséquent, il convient d’apprécier si la MUE contestée a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE en ce qui concerne l’ensemble du public pertinent de l’Union européenne.
− Selon les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité, BIFIDOBACTERIUM BREVE est le nom d’un organisme à Gram positif, anaérobie, en forme de tige, qui n’est pas mobile et forme des branches avec ses voisins. La titulaire de la MUE n’a pas discuté de la signification de cette expression. La divisio n d’annulation souscrit à cette définition et considère qu’elle sera perçue par le public pertinent comme le nom scientifique d’une bactérie spécifique et qu’elle est, en ce sens, descriptive. Il n’y a aucune raison de supposer que les mots BIFIDOBACTERIUM BREVE avaient une signification différente au moment du dépôt de la marque contestée.
− «DSM» est le code international d’une souche bactérienne déposée auprès de la DSMZ, tandis que le numéro «24732» est le numéro de dépôt attribué par la DSMZ à la titulaire du dépôt.
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− L’affirmation de la demanderesse en nullité selon laquelle les codes DSM sont couramment utilisés dans la vie des affaires en tant qu’indication de souches déposées auprès de la DSMZ est dûment motivée. Il ressort des éléments de preuve que les fabricants de compléments alimentaires utilisent les codes DSM d’une manière descriptive pour décrire les ingrédients de leurs produits. En outre, la demanderesse en nullité renvoie à l’arrêt du tribunal régional de Hambourg du 27 février 2020 dans l’affaire n° 312 O 296/19, dans lequel le tribunal a déclaré que les codes DSM n’étaient pas compris par le public pertinent comme une indication commerciale de l’origine, mais uniquement comme une référence aux souches déposées auprès de la DSMZ.
− Les éléments de preuve, en particulier les Lignes directrices sur les probiotiques et les prébiotiques publiées par l’Organisation mondiale de gastro-entérolo gie (annexe A11), expliquent qu'«une souche probiotique est identifiée par le genre, l’espèce, la sous-espèce (le cas échéant) et une désignation alphanumérique qui identifie une souche spécifique. Dans la communauté scientifique, il existe une nomenclature convenue pour les micro-organismes, par exemple Lactobacillus casei DN-114 001 ou Lactobacillus rhamnosus GG. La commercialisation et les dénominations commerciales ne sont pas contrôlées par la communauté scientifiq ue. Selon les directives OMS/FAO (http://www.fao.org/03/a-a0512e.pdf), les fabricants de probiotiques doivent enregistrer leurs souches auprès d’un dépositaire international. Les dépositaires donneront une désignation supplémentaire aux souches».
− Comme ces directives, il est important d’utiliser des désignations de souches pour les probiotiques, étant donné que l’approche la plus solide en matière de preuves probiotiques consiste à associer les bénéfices à des souches spécifiques ou à des combinaisons de souches de probiotiques à la dose efficace. Par la suite, le nom «Bifidobacterium Breve» identifie le genre et l’espèce d’une bactérie, tandis que la désignation alphanumérique «DSM24732» fait référence à une souche.
− Le dépôt de souches bactériennes dans les bases de données centrales est courant dans l’industrie. Les éléments de preuve montrent l’existence de diverses bases de données, telles que: «American Type Culture Collection» (ci-après l'«ATCC»), «National
Collection of Microorganisms Cultures» (ci-après la «CNCM»), «National Collection of Industrial and Marine Bacteria» (ci-après la «NCIMB») ou «Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen» (ci-après la «DSMZ»).
− Une partie des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité (annexes A11 à A17 et A28 à A30) montre l’utilisation du code «DSM» suivi de différents chiffres en tant qu’identification d’une souche bactérienne spécifique dans les publications scientifiques et les sites web. En outre, des images de compléme nts alimentaires – probiotiques – figurant aux annexes A1-A4, A18 et A19 montrent que la marque de l’Union européenne contestée est utilisée pour désigner l’un des ingrédients qu’ils contiennent. L’on peut en déduire qu’au moins une partie du public pertinent, à savoir le public professionnel, percevra la MUE contestée comme faisant référence à un type spécifique de souche bactérienne.
− Par conséquent, la marque de l’Union européenne contestée se compose exclusivement d’une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner une
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caractéristique des produits contestés, en particulier leur nature. Cette même situatio n existait déjà au moment du dépôt de la MUE contestée et, par conséquent, la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− Étant donné que la MUE est déclarée totalement nulle sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’apprécier les autres motifs sur lesquels la demande en nullité est fondée.
17 Le 17 novembre 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 janvier 2023.
18 Dans son mémoire en réponse reçu le 30 mars 2023, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
19 Le 14 avril 2023, la titulaire de la MUE a demandé à ce que le mémoire exposant les motifs du recours soit complété par une réponse pour réfuter les observations de la demanderesse en nullité du 30 mars 2023.
20 Le 19 mai 2023, la demande de la titulaire de la MUE concernant la deuxième série d’observations a été rejetée, étant donné que la chambre de recours était déjà en possession de tous les arguments et faits pertinents pour statuer sur l’affaire.
Moyens et arguments des parties
21 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− En ce qui concerne le public professionnel, la décision attaquée concluait à tort que le public pertinent est composé de spécialistes des domaines diététique et médical. Le public pertinent est également composé de professionnels, dont des pharmaciens et des médecins, tant des médecins généralistes que des spécialistes.
− À la date pertinente, l’Office a accepté la MUE contestée comme surmonta nt l’objection soulevée précédemment au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. De même, l’Office a conclu que les observations de tiers déposées par la demanderesse en nullité ne soulevaient pas de doutes sérieux quant à l’admissibilité de la marque à des fins d’enregistrement.
− Rien ne prouve que la combinaison de lettres «DSM» puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme liée à une souche spécifique stockée dans la collection de la DSMZ. Il n’a pas non plus été démontré que le public pertinent perçoit le terme «DSM» associé à un chiffre comme étant liés à la DSMZ.
− En 2015-2016, la demanderesse en nullité a utilisé la MUE contestée dans le cadre de son produit «VSL#3», y compris «De Simone Formulation». Au cours de cette période, la demanderesse en nullité n’a soulevé aucune objection à l’encontre de la MUE contestée.
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− La marque de l’Union européenne contestée n’est pas descriptive. La première partie «BIFIDOBACTERIUM BREVE» est un nom courant, tandis que la deuxième partie
«DSM24732» constitue un nom fantaisiste.
− À ce jour, il n’existe aucune base juridique ou logique pour conférer à la DSMZ un monopole sur une dénomination composée des lettres «DSM», seules ou combinées à des chiffres.
− Le public pertinent ne peut établir aucun lien entre l’acronyme «DSM» et les souches déposées auprès de la DSMZ. Le dépôt sécurisé est un contrat confidentiel conclu entre les parties, de sorte que le code attribué par la DSMZ au dépôt est confident ie l. Le public ne peut pas être informé de quelque chose qui, de par sa nature, n’est pas public et n’est pas validé.
− La décision attaquée devrait être annulée pour violation de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Depuis 2014, la titulaire de la MUE a investi plusieurs millions d’euros dans le produit contenant la marque contestée, étant confiante quant à sa validité. L’Office aurait dû adopter une solution moins préjudiciable aux droits de propriété de la titulaire de la MUE que l’annulation de la marque contestée, telle que la confirmation de l’enregistrement de la marque contestée sous réserve de certaines restrictions, par exemple en liant son usage à la «Formula t io n
De Simone» ou au produit «Vivomixx» ou aux produits provenant de Danisco Dupont aux États-Unis.
22 La titulaire de la MUE a produit, en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, les éléments de preuve supplémentaires suivants:
− annexe 51: des impressions des sites web www.acronymfinder.com et iwww.abbreviations.com concernant le terme «DSM»;
− annexe 52: entrée de Wikipédia pour «microbiological culture»;
− annexe 53: entrée de Wikipédia pour «coltura di microrganismi», «cultivo (microbiología)» et «culture microbienne»;
− annexe 54: extrait de l’article «Optimization of the hydroxylation of 2-cyclopentylbenzoxazole with Cunninghamella blakesleeana DSMZ 1906» par
Kraemer-Schafhalter et al., Appl. Microbiol Biotechnol 2000 (53), 266-271;
− annexe 55: extrait de l’article intitulé «Cloning and functional expression of the D-ß- hydroxybutyrate dehydrogaenase gene of Rodobacter sp. DSMZ 12077», par Krüger et al., Appl Microbiol Biotechnol 1999 (52), 666-669; article intitulé «Effect of electrokinetcis on biodesulfurization of the model oil by Rodococcus erythropolis
PTCC1767 and Bacillus subtilis DSMZ 3256», par Boshagh et al., Journal of Hazardous Materials 2014 (280), 781-787; article intitulé «Co-culture fermentat io ns suggest cross-feeding among Bacteroides oyatus DSMZ 1896, Lactiplantibaci luus plantarum WCFS1 and Bifidobacterium adolescentis DSMZ 20083 for utilizing dietary galactomannans», par Mary et al., Food Research International 2022 (162),
111942;
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− annexe 56: impression d’Acronym Creator montrant des acronymes pour «de simone»;
− annexe 57: profil sonore de l’expression «De Simone» généré par le site web https://translate.google.it;
− annexe 58: liste de demandes et enregistrements de la marque «DE SIMONE FORMULATION» dans divers pays du monde;
− annexe 59: certificat d’enregistrement de l’enregistrement international n° 1 212 547 «VSL3 by De Simone» désignant, entre autres, l’Union européenne;
− annexe 60: extrait de l’article «Characterization of urease genes cluster of Streptococcus thermophilus» par Mora et al., Journal of Applied Microbiology 2004
(96), 209-219, dans lequel la référence à «S. thermophilus DSM 20167» est suivie d’un «T» en exposant; impression du catalogue de la collection de la DSMZ pour «Paeniglutamicibacter sulfureus DSM 20167»;
− annexe 61: extrait d’une page de ce qui, selon la titulaire de la MUE, est la déclaration solennelle du PDG de la demanderesse en nullité déposée dans le cadre d’une procédure contre la titulaire de la MUE devant les tribunaux de Hong Kong;
− annexe 62: liste des enregistrements de la marque «BIFIDOBACTERIUM BREVE DSM24732» en Argentine, en Australie, au Canada, en Colombie et au Royaume- Uni.
23 Les arguments avancés dans le mémoire en réponse de la demanderesse en nullité peuvent être résumés comme suit:
− Tout professionnel faisant partie du public pertinent, qu’il s’agisse d’un pharmacien ou d’un médecin non spécialisé dans le domaine diététique, connaît les codes DSM et le fait qu’ils sont utilisés pour l’identification de certaines souches bactériennes.
− Le terme «BIFIDOBACTERIUM BREVE» décrit exclusivement la nature des produits concernés, à savoir le type de bactéries lactiques qu’ils contienne nt: Bifidobacterium breve.
− Il n’est pas nécessaire d’expliquer la signification des codes DSM dans le domaine scientifique, celle-ci étant communément connue comme étant une identification des souches bactériennes enregistrées et déposées auprès de la DSMZ, ainsi qu’une référence à celles-ci.
− Le fait que l’acronyme «DSM» puisse avoir des significations différentes n’est pas pertinent, étant donné qu’un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés;
− Les codes DSM sont couramment utilisés en tant que référence pour l’enregistre me nt de souches bactériennes telles que «BIFIDOBACTERIUM BREVE» auprès de la
DSMZ. Le fait que la souche bactérienne «Bifidobacterium breve» figure sous la rubrique «DSM 24732» en tant que «dépôt sécurisé» auprès de la DSMZ n’exclut pas le caractère descriptif de «DSM24732».
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− Le terme «DSM» n’est pas perçu comme une abréviation de «Prof. C.d.S.», ni comme une référence à la «formulation De Simone».
− Le fait que l’Office ait levé son objection fondée sur des motifs absolus de refus et autorisé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée n’a aucune incidence sur la présente procédure.
− La titulaire de la MUE n’a pas utilisé le signe en cause en tant que marque. Au contraire, celui-ci a simplement été utilisé pour préciser la souche bactérienne contenue dans le produit. Au lieu de cela, les marques «Visbiome», «Vivomixx», etc. ont été utilisées pour désigner le produit.
− L’octroi d’une protection de marque pour des termes génériques, tels que «BIFIDOBACTERIUM BREVE» en tant que signe autonome, ainsi qu’en combinaison avec son numéro de référence spécifique «DSM24732», entraverait considérablement la recherche et le développement dans le domaine scientifiq ue.
Précisément en raison de la complexité biologique des espèces microbiennes, il existe à la fois un intérêt scientifique considérable, ainsi qu’un intérêt public important à ne pas faire de l’usage du terme «BIFIDOBACTERIUM BREVE» et de l’acronyme «DSM» un monopole exclusif en lien avec le numéro d’enregistrement spécifique à des fins de marque. Le signe «BIFIDOBACTERIUM BREVE DSM24732» est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
24 La demanderesse en nullité a produit, avec ses observations, les éléments de preuve supplémentaires suivants:
− annexe A36: article de Wikipédia sur «Bifidobacterium breve»;
− annexe A37: article intitulé «Anti-Obesity Effects of Multi-Strain Probiotics in Mice with High-Carbohydrate Diet-Induced Obesity and the Underlying Molecular
Mechanisms», de Hye Rim Kim et al.;
− annexe A38: article intitulé «In vitro gastro-intestinal resistance of Lactobacillus acidophilus in some dairy products», rédigé par Emine Mine Comak Gocer et al.;
− annexe A39: article intitulé «Effects of a probiotic Lactobacillus acidophilus strain on feed tolerance in dogs with nonspecific dietary sensitivity», publié par Martina Pascher et al.;
− annexe A40: article «Purification and characterisation of acidocin D20079, a bacteriocin produced by Lactobacillus acidophilus DSM 20079», de Sahar F Deraz et al.;
− annexe A41: catalogue de micro-organismes de la DSMZ.
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Motifs de la décision
25 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1) (le «RMUE») , codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
Droit applicable
26 Il convient de souligner d’emblée que, même si, dans la décision attaquée, la divisio n d’annulation a appliqué les dispositions du règlement (UE) 2017/1001, ratione temporis et compte tenu de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable aux demandes en nullité (23/04/2020, C-736/18 P, GUGLER, EU:C:2020:308, § 3 et jurisprudence citée), la présente affaire est régie par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire. Dans ces conditions, les références au règlement (UE) 2017/1001 doivent être comprises, en ce qui concerne les règles de fond, comme renvoyant aux dispositions identiques du règlement 207/2009, ce qui n’affecte toutefois pas la légalité de la décision attaquée.
27 Par conséquent, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, les références faites par la division d’annulation, dans la décision attaquée, et celles faites par les parties, dans leurs arguments respectifs, à l’article 59, paragraphe 1, points a) et b), du règlement 2017/1001 doivent être comprises comme renvoyant à l’article 52, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) n° 207/2009. Il en va de même pour la présente décision.
28 En outre, étant donné que, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir 11/12/2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012 :781, § 45 et jurisprude nce citée; 18/01/2023, T-528/21, Morfat, EU:T:2023:4, § 32), l’affaire est régie par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
29 Étant donné que le recours a été formé le 4 mai 2022, conformément à l’article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE, le titre V «Recours» du RDMUE lui est applicable.
Recevabilité du recours
30 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
31 Il n’est toutefois pas fondé.
Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
32 Les deux parties ont présenté des documents pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours.
33 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile. En vertu de l’article 27,
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paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
34 En l’espèce, les éléments de preuve produits par les parties pour la première fois au stade du recours ne font que compléter les éléments de preuve pertinents présentés devant la division d’annulation en temps utile et sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire.
35 Par conséquent, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours considère que les éléments de preuve supplémentaires sont recevables et qu’elle prendra ceux-ci en considération. Toutefois, la chambre de recours observe que, ainsi qu’il ressort du raisonnement ci-dessous, les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité pour la première fois devant la chambre de recours ne sont pas déterminants pour l’issue de l’affaire.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
36 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la MUE est déclarée lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
37 Les procédures de nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE sont des procédures inter partes, ce qui signifie qu’elles ne peuvent être engagées que sur demande au titre de l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE.
38 Par conséquent, conformément à l’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, lors du réexamen des motifs absolus de refus dans le cadre d’une procédure de nullité, l’Office se limite, en substance, à examiner les faits et arguments avancés par les parties . Il appartient donc à la demanderesse en nullité de fournir les faits et arguments nécessaires pour prouver l’existence de motifs absolus de refus (12/06/2012, T-165/11, College, EU:T:2012:284, § 26; 28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 48) et pour démontrer que le public pertinent perçoit la MUE contestée comme descriptive et non distinctive (11/10/2017, T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, § 74).
39 Toutefois, cela n’empêche pas l’Office de prendre également en considération des faits notoires, des faits qui sont susceptibles d’être connus de tous personne ou qui peuvent être connus à partir de sources généralement accessibles (22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29).
40 La date pertinente au regard de laquelle l’appréciation du prétendu caractère descriptif de la MUE contestée doit être effectuée est la date de dépôt de la demande d’enregistre me nt de la MUE contestée (10/02/2021, T-98/20, Medical beauty research, EU:T:2021:69, § 72) qui, en l’espèce, est le 12 mai 2014. Cela n’exclut pas, cependant, que les instances de l’Office puissent prendre en compte, le cas échéant, des éléments de preuve postérieurs à la demande d’enregistrement, pour autant que ceux-ci permettent de tirer des conclusio ns
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sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date (06/03/2014, C-337/12 P – C-340/12 P, Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 60; 13/05/2020, T-86/19,
Bio-insect shocker, EU:T:2020:199, § 59).
41 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
42 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
43 La raison d’être de cette disposition est l’intérêt général sous-jacent, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés, en empêchant que de tels signes ou indicat io ns fassent l’objet de droits exclusifs en tant que marques (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36;
27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27).
44 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (29/04/2004, C-468/01 P – C-472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39; 26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
45 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;
12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 42).
46 À cet égard, il convient de souligner que le choix par le législateur du terme
«caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milie ux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (11/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50 et jurisprudence citée;
27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 14).
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Public et territoire pertinents
47 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [02/03/2022, T-669/20, PLUSCARD (fig.), EU:T:2022:106, § 40].
48 En l’espèce, la MUE contestée «BIFIDOBACTERIUM BREVE DSM24732» est enregistrée pour des bactéries lactiques destinées à être utilisées comme médicaments et/ou compléments diététiques/alimentaires; compositions à base de bactéries lactiques destinées à être utilisées comme médicaments et/ou compléments diététiques/alimentaires, comprises dans la classe 5.
49 La division d’annulation a conclu que ces produits s’adressaient au grand public et au public composé de professionnels dans les domaines diététique et médical. Il a également été jugé que, étant donné que la marque de l’Union européenne contestée contenait des termes latins utilisés dans l’ensemble de l’Union européenne, l’appréciation de la questio n de savoir si la MUE contestée avait été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE devait être effectuée à l’égard de l’intégralité du public pertinent de l’Union européenne dans son ensemble.
50 La titulaire de la MUE fait valoir que la définition du public professionnel était erronée, affirmant qu’il se compose de pharmaciens et de médecins, qu’il s’agisse de médecins généralistes ou de spécialistes.
51 La chambre de recours ne constate aucune erreur dans la définition du public pertinent par la division d’annulation. Compte tenu de la nature et de la destination des produits concernés, à savoir qu’il s’agit de bactéries lactiques et de leurs compositions destinées à être utilisées comme médicaments et compléments alimentaires/dié tétiques qui, au vu des éléments de preuve produits par les deux parties, sont des probiotiques utilisés pour le traitement de diverses affections gastro-intestinales, dont le syndrome de l’intestin irritable et la diarrhée du voyageur, le public pertinent est en effet composé du grand public et du public professionnel dans les domaines diététique et médical. Ces domaines inclue nt également des professionnels tels que les pharmaciens et les médecins, qu’il s’agisse de médecins généralistes ou de spécialistes, comme l’affirme la titulaire de la MUE.
52 Étant donné que les produits concernés peuvent avoir une incidence directe sur la santé humaine, le niveau d’attention du grand public est élevé ou accru, mais dans le cas d’un public de professionnels, le niveau d’attention est élevé (24/01/2017, T-258/08, Diacor,
EU:T:2017:22, § 50); 02/12/2014, T-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, § 50; 21/09/2017,
T-214/15, Zymara, EU:T:2017:637, § 39 et suivants; 20/09/2018, T-266/17, Uroakut,
EU:T:2018:569, 21-30; 24/10/2019, T-41/19, nume, EU:T:2019:764, § 28-29, 32).
53 La chambre de recours note également que les documents produits par la demanderesse en nullité (en particulier les annexes A1, A3, A4, A11, A18, A29) montrent que les produits en cause sont principalement utilisés dans les domaines de la diététique et de la gastro- entérologie, ce qui signifie que les professionnels auxquels ils s’adressent, y compris les médecins généralistes, possèdent au moins quelques connaissances de base dans ces domaines.
54 Il convient également de noter qu’un signe tombe déjà sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’il existe un motif de refus à l’égard d’une
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partie non négligeable du public pertinent (13/05/2020, T-503/19, Xoxo, EU:T:2020:183,
§ 43; 23/11/2022, T-701/21, Cassellapark, EU:T:2022:724, § 70, 71).
Signification du signe
55 La MUE contestée est composée de l’élément verbal «BIFIDOBACTERIUM BREVE» suivi de l’indication alphanumérique «DSM24732».
56 Il est constant que l’élément verbal «BIFIDOBACTERIUM BREVE» est le nom d’un organisme à Gram positif en forme de tige, anaérobie, non mobile et formant des branches avec ses voisins. «BIFIDOBACTERIUM BREVE» est une espèce bactérienne du genre
Bifidobacterium (un type de bactéries lactiques) qui possède des propriétés probiotiques. Elle est un composant du traitement thérapeutique du syndrome de l’intestin irritable, de la colite ulcéreuse, de la constipation ainsi que d’autres affections (annexe A9).
57 Ainsi qu’il ressort des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité (en particulier les annexes A1 à A6, A11 à A17, A19), «DSM» est le code international pour les souches bactériennes déposées à l’Institut Leibniz DSMZ [Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (Collection allemande de micro-organismes et de cultures cellulaires GmbH); ci-après la «DSMZ»], tandis que «24732» est le numéro attribué par la DSMZ à la souche bactérienne déposée «BIFIDOBACTERIUM BREVE».
58 Les documents produits par la demanderesse en nullité, en particulier les «World Gastroenterology Organization Global Guidelines — Probiotics and prebiotics» (annexe A11), démontrent que les probiotiques sont nommés en fonction de leur genre, de leur espèce, de leur sous-espèce et de leur désignation de dépôt internationale. Il ressort également des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité en tant qu’annexes A5, A11, A21, A23 que les fabricants de probiotiques déposent souvent leurs souches bactériennes auprès d’agences internationales de collecte de cultures – telles que la DSMZ –, qui attribuent ensuite à cette souche une certaine désignation de dépôt internationale composée d’une suite de lettres suivie d’un chiffre. Selon l’annexe A11, il est important d’utiliser des désignations de souches pour les probiotiques, car l’approche la plus solide en matière de preuves relatives aux probiotiques consiste à lier les avantages
(tels que des cibles gastro-intestinales spécifiques) à des souches spécifiques ou à des combinaisons de souches de probiotiques. Cela est confirmé par l’annexe A23, dans laquelle il est indiqué qu’en règle générale, les souches devraient être déposées auprès d’une biobanque telle que l’ATCC (American Type Culture Collection) ou la DSMZ, de façon à permettre aux microbiologistes et à l’industrie d’assurer une sauvegarde de leurs propres cultures cellulaires avec leurs caractéristiques physiologiques intrinsèq ues respectives, indépendamment de toute reclassification «modernisée».
59 Il ressort également des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité que la pratique susmentionnée était déjà en place avant la date de dépôt de la MUE contestée. Comme la demanderesse en nullité l’a démontré (annexe A6), et comme la titulaire de la MUE ne l’a pas contesté, la souche bactérienne «BIFIDOBACTERIUM BREVE» a été déposée auprès de la DSMZ par CD Investments Srl, prédécesseur de la demanderesse en nullité, le 12 avril 2011. En outre, les publications produites par la demanderesse en nullité en tant qu’annexe A16 datant de 2007 et annexe A15 datant de 2012 montrent que, avant même le dépôt de la MUE contestée, des indications composées d’un nom de souche
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bactérienne accompagné d’un code de dépôt étaient déjà utilisées pour faire référence à des souches bactériennes spécifiques, y compris pour des produits probiotiques.
60 Les deux parties ont présenté des documents volumineux afin de démontrer leur prétendue
«propriété» de la souche bactérienne «BIFIDOBACTERIUM BREVE DSM24732» déposée auprès de la DSMZ ainsi que les actions en justice intentées à cet effet dans l’Union et dans d’autres territoires. La chambre de recours fait observer que le point de savoir si la titulaire de la MUE ou la demanderesse en nullité est le titulaire légitime de la souche bactérienne déposée auprès de la DSMZ est dénuée de pertinence aux fins d’apprécier la question de savoir si la MUE contestée est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Comme indiqué ci-dessus, le dépôt de souches bactériennes auprès de l’une des agences internationales de collecte de cultures telles que la DSMZ est une pratique courante dans le secteur pertinent, tout comme l’attribution par une agence d’un code international, généralement alphanumérique, tel que «DSM24732» dans le cas de «BIFIDOBACTERIUM BREVE».
61 En effet, ce qui importe aux fins de l’appréciation de la conformité d’un signe avec le motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, c’est la question de savoir si le signe peut servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de leur caractéristiques essentielles, les produits en cause.
62 Il ressort des éléments de preuve produits par les deux parties que les probiotiques contenant des bifidobactéries, par exemple les produits commercialisés sous les marques
«VSL#3» (annexe 43 de la titulaire de la MUE), «Innovall CU» (annexes A1 à A3 de la demanderesse en nullité), «Vivomixx» (annexe A4 de la demanderesse en nullité),
«Visbiome» (annexe A19 de la demanderesse en nullité) contiennent en tant qu’ingrédie nts des descriptions détaillées des espèces spécifiques de bifidobactéries: «Bifidobacte r ium longum DSM 24736» (ou, sous sa forme abrégée, «B longum DSM 24736»),
«Bifidobacterium breve DSM 24732» (ou, sous sa forme abrégée, «B. breve DSM
24732»), «Bifidobacterium infantis DSM 24737» (ou, sous sa forme abrégée, «B. infant is DSM 24737»). Cela démontre qu’il est courant de décrire les ingrédients des probiotiques en se référant à des souches bactériennes accompagnées d’un code international tel que
«DSM24732» dans le cas de «BIFIDOBACTERIUM BREVE».
Caractère descriptif à l’égard des produits concernés
63 Il ressort de l’analyse qui précède qu’à la date de dépôt de la MUE contestée, les professionnels visés par les produits en cause avaient connaissance de l’existence et de la signification des désignations de dépôt émises par la DSMZ. Le public professionne l concerné possède au moins des connaissances de base en matière de diététique et/ou de gastro-entérologie et sait que les bactéries lactiques, en particulier les probiotiques, sont généralement désignées non seulement par leur genre, leur espèce et leur sous-espèce, par le terme «BIFIDOBACTERIUM BREVE», mais aussi par leur désignation de dépôt internationale. En outre, comme l’a souligné à juste titre la demanderesse en nullité, pour que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique, il suffit qu’au moins une partie non négligeable du public pertinent perçoive la signification descriptive du signe. La demanderesse en nullité n’était donc pas tenue de prouver que tous les consommate urs pertinents comprennent «DSM24732» comme étant une désignation de dépôt internationale émise par la DSMZ.
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64 Comme l’a indiqué à juste titre la division d’annulation, l’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel les dépôts bactériens effectués auprès de la DSMZ sont considérés comme des «dépôts sécurisés» et ne sont pas, en ce sens, accessibles au public, est dénué de pertinence. En effet, bien que le public pertinent ne puisse pas accéder aux informations contenues dans le registre de la DSMZ, les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité (annexes A1 à A4, A19) démontrent que la MUE contestée est simplement utilisée comme référence à l’un des ingrédients des probiotiques commercialisés sous différentes marques telles que «VSL#3», «Innovall CU» ou «Vivomixx». Même si toutes ces marques étaient détenues par la titulaire de la MUE, cela ne modifierait pas la conclusion selon laquelle «BIFIDOBACTERIUM BREVE DSM24732» peut être utilisé dans le commerce et compris par une partie non négligeab le du public pertinent comme une indication de l’ingrédient du produit probiotique concerné. En ce sens, une partie du public pertinent, à tout le moins, percevra la MUE contestée comme décrivant le type et l’ingrédient des produits pertinents.
65 Bien que les décisions nationales antérieures et les décisions de l’Office ne soient ni contraignantes ni déterminantes, leur raisonnement et le résultat obtenu doivent être dûment pris en considération lorsqu’il s’agit de statuer sur une question spécifique (29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI, EU:T:2017:458, § 37-39). À cet égard, la chambre de recours note que les conclusions du tribunal régional de Hambourg dans son arrêt du
27 février 2020 dans l’affaire n° 312 O 296/19 concernant la perception des codes «DSM» par le public pertinent en Allemagne (annexe A24 de la demanderesse en nullité) confirment que le nom d’une souche bactérienne associé à un code DSM est compris par le public pertinent comme une référence à l’ingrédient du produit probiotique, mais pas comme une indication d’une origine commerciale particulière.
66 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours estime que c’est à juste titre que la division d’annulation a conclu, sur la base des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité, que la MUE contestée se compose d’une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce et la nature des produits concernés. À la date de dépôt de la MUE contestée, elle n’était pas admissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
67 Aucun des arguments de la titulaire de la MUE ne saurait remettre en cause la conclusio n ci-dessus, et la titulaire de la MUE n’a pas non plus affirmé que la MUE contestée avait acquis un caractère distinctif conformément à l’article 59, paragraphe 2, du RMUE.
Admission de la MUE contestée à l’enregistrement
68 La titulaire de la MUE fait valoir que le caractère enregistrable de la MUE contestée à l’égard des motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE au moment du dépôt de la MUE contestée avait été examiné par l’Office et, bien qu’une objection ait été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, celle-ci a été levée. En outre, l’Office n’a pas conclu que les observations de tiers présentées par la demanderesse en nullité conformément à l’article 40 du règlement (CE) n° 207/2009 (devenu l’article 45, paragraphe 1, du RMUE), fondées sur les mêmes motifs et arguments que la demande en nullité dans la présente procédure, soulevaient de sérieux doutes quant à l’admissibilité de la marque à l’enregistrement. La titulaire de la MUE affirme donc qu’il n’y a aucune raison de remettre en cause le caractère enregistrable de la MUE contestée.
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69 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE, la division d’annulation et la chambre de recours sont en droit d’examiner, dans le cadre du champ défini par les motifs et arguments présentés par la demanderesse en nullité, si la MUE contestée a été enregistrée en violation des dispositions de l’article 7 du RMUE. La chambre de recours fait observer qu’il n’existe pas d’autorité de la chose jugée en ce qui concerne le caractère enregistrab le de la MUE contestée et le réexamen de l’article 7 du RMUE dans le cadre d’une procédure en nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE. Le principe d’autorité de la chose jugée, qui interdit la remise en cause d’une décision judiciaire définitive, n’est pas applicable en ce qui concerne la relation entre une décision définitive dans le cas d’un examen d’office au titre de l’article 42 du RMUE et une demande en nullité, étant donné, notamment, d’une part, que les procédures devant l’Office sont administratives et non judiciaires et, d’autre part, que les dispositions pertinentes du RMUE ne prévoient aucune règle à cet effet (14/10/2009, T-140/08, TimiK inderjoghur, § 34). Dans le cas contraire, l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE n’aurait aucune finalité.
Autres significations de l’élément «DSM»
70 Rien ne prouve que le public pertinent ait perçu la suite de lettres «DSM» comme une abréviation du nom de famille «De Simone» ou du terme «De Simone Formulatio n», comme le prétend la titulaire de la MUE. La norme pertinente aux fins de l’examen de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est la manière dont le signe aurait pu être effectivement perçu par le public pertinent au moment du dépôt de la MUE contestée. En tout état de cause, les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité en tant qu’annexes A6 et A21 suggèrent clairement que la titulaire de la MUE souhaita it également faire référence à la désignation de dépôt international respective lorsqu’elle a choisi d’intégrer la suite de lettres «DSM» suivie du chiffre «24732» dans la MUE contestée.
71 En ce qui concerne d’autres significations possibles de l’acronyme «DSM», y compris celle mentionnée au paragraphe précédent, il suffit de noter que, selon la jurisprudence, un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et ne peut être enregistré si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 19/06/2019, T-479/18, Premiere, EU:T:2019:430, § 30; 09/06/2021, T-130/20, SIENNA SELECTION, EU:T:2021:341, § 35). En outre, les exemples cités par la titulaire de la MUE font référence à la suite de lettres «DSM» en tant que telle, tandis que dans la MUE contestée, la suite de lettres «DSM» est précédée du nom de la souche bactérienne «BIFIDOBACTERIUM BREVE» suivi d’un nombre à cinq chiffres. Dans cette combinaison, la suite de lettres «DSM», pour une partie non négligeable du public pertinent et à l’égard des produits concernés, avait une signification claire et précise, à savoir celle d’une désignation de dépôt international auprès de la DSMZ.
Enregistrements antérieurs
72 S’agissant de l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel l’EUIPO a déjà enregistr é des marques similaires, il y a lieu de rappeler que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration [10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com,
EU:C:2013:875, § 41; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701,
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§ 61]. Ainsi, lors de l’examen du caractère enregistrable d’une MUE, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des marques similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens [10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 12/12/2013, C-70/13 P,
Photos/com, EU:C:2013:875, § 42; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 62].
73 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, le demandeur ou le titulaire d’une MUE ne saurait invoquer à son profit ou au profit d’un autre demandeur ou titulaire une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui, afin d’obtenir une décision identique
[10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76; 12/12/2013, C-70/13 P,
Photos/com, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.),
EU:T:2015:701, § 63]. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande ou enregistreme nt de MUE doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinées à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 77; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 44; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 64].
74 Les considérations qui précèdent sont valables même si le signe, dont l’enregistrement en tant que marque est demandé, est composé de manière identique à une marque dont l’EUIPO a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé [09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 70; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC
PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 49].
75 L’argument selon lequel des signes prétendument similaires ont été enregistrés en tant que marques dans certains États membres de l’Union ne saurait conférer à la titulaire de la MUE une position juridique plus avantageuse. Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national, y compris, en particulier, ceux de pays tiers qui ne sont pas membres de l’Union européenne. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente [06/06/2018, C-32/17 P, PARKWAY (fig.), EU:C:2018:396, § 31; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47]. L’EUIPO n’est pas lié par une décision intervenue dans un État membre, voire dans un pays tiers, admettant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine (30/09/2015, T-610/13, GREASECUTTER,
EU:T:2015:737, § 41; 13/07/2017, T-150/16, ECOLAB, EU:T:2017:490, § 43;
17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47).
76 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte de tous les enregistrements de
MUE antérieurs mentionnés par la titulaire de la MUE. La plupart d’entre eux ne sont pas comparables à la MUE contestée, étant composés d’indications alphanumériques qui sont
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totalement différentes du signe en cause (par exemple, «FIGU10», «HN019», «HP300»,
«Opti300», «R0052») ou qui comprennent des éléments figuratifs, ou qui sont composées d’éléments verbaux très différents de ceux de la MUE contestée (par exemple, «LACTOBACILLUS CASEI DG», «LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS D2/CSL»).
Article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
77 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE, la décision attaquée n’est pas contraire à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. S’il est vrai que cette disposition mentionne explicitement le droit de propriété intellectue l le, elle ne saurait porter atteinte au droit de l’Office d’appliquer les dispositions du RMUE. Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque qui a été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE doit être déclarée nulle. La législation ne prévoit donc pas la possibilité de maintenir la marque dans le registre sous réserve de certaines restrictions d’usage, comme le suggère la titulaire de la MUE. En outre, il ressort de ses propres observations que les marques utilisées pour la commercialisation de ses produits probiotiques sont «Vivomixx» et «Innovall CU» et que la marque contestée n’est utilisée que pour désigner l’un des différents ingrédients de ces produits. Il n’est donc pas du tout évident de savoir quel type d’investissement la titula ire de la MUE aurait pu faire dans la marque contestée.
Conclusion
78 À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation était en droit d’établir que la MUE contestée consiste exclusivement en une indicatio n pouvant servir, dans le commerce, à désigner une caractéristique des produits litigieux. La MUE contestée est perçue par le consommateur pertinent comme une référence directe à l’espèce et à l’ingrédient des produits concernés et doit donc être déclarée nulle conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE.
79 Étant donné que la demande en nullité est déjà accueillie sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs de nullité invoqués par la demanderesse en nullité.
80 Par conséquent, le recours est rejeté.
Frais
81 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
82 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
83 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité,
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fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la MUE pour les procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers L. Marijnissen
Greffier:
Signature
p.o. P. Nafz
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