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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 janv. 2023, n° 000052497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052497 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 52 497 (INVALIDITY)
FryxGames AB, Prästgårdsgatan 6, 23535 Vellinge, Suède (partie requérante), représentée par D. Young indirects Co LLP, Rosental 4, 80331 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Fuzhou Da Guang Trading Co., Ltd, No.55, Xiadangtou, Yujing Village, Mabi Town, Lianjiang County, Fuzhou, Fujian, Chine (titulaire de la MUE), représentée par Stefano Merico, Via Fidia, 24, 00125 Rome, Italie (représentant professionnel).
Le 13/01/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 154 919 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 30/12/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 18 154 919 «TERRAFORMING MARS» (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 20/11/2019 et enregistrée le 24/09/2021. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 28: Mah-jong; Cartes à jouer; Dice; Cartes de bingo; Peluches; Jeux de société; Jeux de dames; Ballons (de jeu); Arbres de Noël en matières synthétiques; Jouets; Dominos; Blocs de construction [jouets]; Jouets intelligents; Jeux d’échecs; Trictracs; Modèles réduits [jouets]; Jeux de table; Attirail de pêche; Appareils pour jeux; Tickets à gratter pour jeux de loterie; Piñatas; jouets fantaisie pour fêtes; Échiquiers; Damiers; gobelets pour jeux de dés; Trictracs.
La demanderesse a invoqué le motif de mauvaise foi au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que la titulaire de la MUE a déposé la MUE de mauvaise foi. La demanderesse propose un jeu de plateau sous le nom «TERRAFORMING MARS». La version anglaise originale du jeu de plateau a été publiée en août 2016. Cette version est vendue et commercialisée dans le monde entier, en particulier dans l’UE et au Royaume- Uni. Par la suite, la requérante a publié, par l’intermédiaire de ses licenciés, les versions linguistiques locales du jeu en Europe comme suit:
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L’Espagne, l’Andorre et le Portugal depuis 2017. La France et le Benelux depuis 2017. Allemagne, Autriche et Suisse depuis 2016. Hongrie et Roumanie depuis 2017. Italie depuis 2017. Suède, Finlande, Norvège et Danemark depuis 2019. Pologne depuis 2016. Bulgarie depuis 2018. République tchèque et Slovaquie depuis 2017.
La demanderesse affirme que le succès et la notoriété mondiale de «TERRAFORMING MARS» semblent également ne pas passer inaperçus aux yeux de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Le 06/03/2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé une demande de marque «TERRAFORMING MARS» au Royaume-Uni sous le no 3 380 775 (ci-après la «marque britannique»). Le 20/11/2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la marque de l’Union européenne contestée. La demanderesse a été informée de ces demandes et a déposé ses propres marques dans l’Union européenne et au Royaume-Uni. Ceux-ci sont actuellement enregistrés et non contestés.
Le 15/02/2020, la titulaire de la MUE a apparemment contacté la demanderesse pour présenter ses excuses pour l’application de la marque «TERRAFORMING MARS» dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, en faisant remarquer que la titulaire de la marque de l’Union européenne sait que «TERRAFORMING MARS» est le nom du produit commercialisé par la demanderesse. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne a proposé la vente de la marque de l’Union européenne et de la marque britannique à la demanderesse.
Le 17/02/2020, la demanderesse s’est enquise du prix de vente suggéré des marques. La titulaire de la MUE a proposé de vendre les marques pour un montant considérable (non divulgué dans la présente décision pour des raisons de confidentialité) le même jour.
La demanderesse n’a pas répondu à cette offre, ce qui a incité la titulaire de la marque de l’Union européenne à envoyer un autre courriel le 18/02/2020 indiquant qu’une autre «société américaine de jeux de table» était intéressée par les marques et qu’elle serait prétendument disposée à payer le prix demandé. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne a explicitement fait remarquer qu’elle préférait vendre la marque à la demanderesse: «car ce jeu est développé par vous.»
Le 19/02/2020, la demanderesse a répondu qu’elle n’était pas intéressée par l’achat des marques et qu’elle engagerait plutôt une action en justice contre la titulaire de la marque de l’Union européenne. En réponse à la même date, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé au demandeur que ce dernier ait besoin d’un avocat plus fort et qu’il soit susceptible de payer davantage en conséquence et lui a recommandé de changer d’avocat professionnel afin de recevoir de meilleurs conseils. Dans un autre courriel du même jour, la titulaire de la marque de l’Union européenne a insisté sur le fait que la demanderesse consultait un avocat plus professionnel menaçant la demanderesse au sujet de procédures en contrefaçon de marque, en particulier au Royaume-Uni, et qui s’étendrait ensuite à l’UE.
Annexe 1. Échange de courriers électroniques entre la requérante et la titulaire de la marque de l’Union européenne. La demanderesse a demandé que cette annexe reste confidentielle. Annexe 2. Extrait du registre britannique concernant la marque britannique no 3 380 775 et copie de la décision rendue dans la procédure d’annulation au Royaume-Uni en
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vertu des dispositions des articles 47 (1) et 47 (2) (b) de la loi de 1994 sur les marques. La marque britannique a été annulée. La décision indique que, puisque la titulaire de la marque britannique n’a pas répondu aux allégations formulées, il en est déduit qu’ «elles sont admises». Annexe 3. Copie de la recherche Google concernant «Fuzhou Da Guang Trading Co., Ltd».
La demanderesse a produit des éléments de preuve à l’appui de ses allégations et a renvoyé aux preuves déjà présentées dans le cadre de l’opposition no B 3 112 394 et de la nullité C 52 450 à l’encontre de la même marque. Elle a ensuite transmis certains des éléments de preuve produits dans les affaires antérieures en l’espèce. Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
Déclaration de témoin d’E.F., PDG de la demanderesse, et pièces FX mentionnées ci-dessous, dont FX 5, 15-17, 19-23, 25, 26, 30-32, 34, 36, 38, 40, 42 ont été marquées par la demanderesse comme étant confidentielles. Étant donné que la demanderesse a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données. Les annexes 17 à 19, qui n’ont pas été présentées à nouveau en l’espèce, ont été invoquées par la demanderesse dans les affaires antérieures. Ils ont été transmis par l’Office à la titulaire de la marque de l’Union européenne à partir des autres affaires en nullité et d’opposition dans lesquelles elles ont été produites. Les annexes sont constituées de législations nationales (par exemple, le droit des marques de la République tchèque, un document en slovaque, sans doute, et un extrait du droit des marques et des noms de Kerly’s Law).
FX 1 L’histoire de FryxGames: FryxGames, trouvée en 2011, est constituée de 5 frères sur une famille de 10 frères, 6 sisters et 2 parents amateurs, mais la plupart de la famille participe à ce projet de développement de jeux. FX 2 Communiqués de presse de FryxGames, y compris des publications dès 2014, qui décrivent le développement initial du jeu «Terraforming Mars» par la requérante. FX 3 Extraits du site web de FryxGames et la page «TERRAFORMING MARS» avec un extrait du site web.archive.org de mai 2015 sur le jeu .
FX 4 Communiqués de presse de FryGames datés de mai 2016 et des articles de tiers concernant le jeu «TERRAFORMING MARS».
FX 5 Tableau contenant des statistiques sur le site web de la demanderesse extraites du site web www.fryxgames.se avec les visites annuelles pour la période 2014-2020 sur le site internet de la demanderesse de 25 pays européens, dont beaucoup d’États membres de l’UE.
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FX 6 Articles/commentaires sur les sacs d’expansion «TERRAFORMING MARS» datés du 30/06/2019 (forbes.com), 2018 (avis ionatedgamers.com), mai 2020 (boardgame- news.com). FX 7 Impression du site internet et des supports numériques de la demanderesse concernant l’expansion numérique «TERRAFORMING MARS»; FX 8 Fond de BoardgameGeek.com info. FX 9 Couverture médiatique de BoardgGeek datée de 2016 concernant
«TERRAFORMING MARS». FX 10 Articles de presse sur «TERRAFORMING MARS» (de Vulture/Paste
Magazine/Spielbox/motley Fool/polygon). Les titres de pâte Magazine «TERRAFORMING MARS» est l’un des meilleurs jeux de 2016». L’édition Spielbox
2016 présente un examen approfondi du jeu
. Titres Polygon.com en 2017
«The best board games of 2016» et classent «TERRAFORMING MARS» comme étant le premier dessin:
FX 11 Tutoriels/revues vidéo de BoardgameGeek clients.
FX 12 Prix:
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FX 13 Informations sur les prix de référence.
FX 14 Autres classements pour le jeu «TERRAFORMING MARS». FX 15 Des factures d’une société suédoise datées de 2016 et adressées, selon la requérante, à ses éditeurs. Les adresses des clients ont été masquées.
FX 16 Cotation en usine et marge de crédit. Les documents consistent en une offre de la même société suédoise de FX 15 à Fryxgame Handelsbolag de février 2015 pour les conditions de livraison et de paiement «TERRAFORMING MARS», ainsi que de deux marques de crédit à la vente (marge Profit pour factures) pour un nombre significatif d’articles pour «TERRAFORMING MARS» pour un montant important. FX 17 Première vue d’ensemble de «TERRAFORMING MARS» (document non daté) contenant des informations sur l’ordre total, les éditions/prix linguistiques, le crédit. FX 18 Impressions de l’anglais «TERRAFORMING MARS» disponibles par les canaux de
distribution .
FX 19 Factures de la demanderesse datées de 2017 à des clients suédois pour
«TERRAFORMING MARS». FX 20 Les factures, selon la demanderesse, proviennent de la boutique en ligne FryxGames (l’entité émettrice n’apparaît toutefois pas), toutes datées de 2019 (avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne) pour «TERRAFORMING MARS».
FX 21 Tableau contenant des informations sur les chiffres de vente de Spilbraet pour les versions anglaises de «TERRAFORMING MARS» vendus au Danemark pour la période 2017-2019.
FX 22 Factures de ventes de 2017 et 2018 de la version anglaise pour «TERRAFORMING MARS» de la demanderesse à une société au Danemark.
FX 23 Factures datées de 2017 émises par la société cliente à FX 22 pour des ventes de la version anglaise de «TERRAFORMING MARS» à des clients au Danemark.
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FX 24 Des sites web danois de détaillants sur lesquels figurent «TERRAFORMING MARS» dès 2017. FX 25 Une déclaration du PDG de la licenciée nordique de la demanderesse concernant la vente des éditions suédoise, danoise, norvégienne et finlandaise du jeu de plateau «TERRAFORMING MARS» et qu’elle a obtenu de la requérante, qui est le créateur, l’éditeur original et le titulaire de la PI du jeu, l’accord visant à traduire le jeu dans ces langues et a acquis les droits exclusifs de le vendre sur n’importe quel territoire. La déclaration fait référence à l’année 2019, avant le dépôt de la MUE contestée, et fournit des informations sur le fabricant du jeu, le nombre de jeux vendus et les recettes. FX 26 LudoFact Credit Margins, version danoise du jeu «TERRAFORMING MARS». FX 27 «TERRAFORMING MARS» à vendre sur le site web Spilbraet.dk. FX 28 Lettres d’information électronique de Spilbraet en danois mentionnant «TERRAFORMING MARS». FX 29 Catalogue Spilbraet (2019). FX 30 Chiffres de vente pour les versions danoises vendues au Danemark en 2019. FX 31 Factures datées de 2019 pour les versions danoise du jeu «TERRAFORMING MARS» vendues au Danemark. FX 32 Déclaration de l’éditeur allemand de la requérante. FX 33 «TERRAFORMING MARS» en Allemagne (sur Amazon.de). FX 34 Déclaration de l’éditeur espagnol de la requérante. FX 35 «TERRAFORMING MARS» en Espagne — El Corte Ingles. FX 36 Déclaration de l’éditeur français et néerlandais de la demanderesse. FX 37 «TERRAFORMING MARS» en France. FX 38 Déclaration de l’éditeur italien de la requérante. FX 39 «TERRAFORMING MARS» en Italie. FX 40 Déclaration de l’éditeur hongrois de la requérante. FX 41 «TERRAFORMING MARS» en Hongrie. FX 42 Déclaration de l’éditeur tchèque de la demanderesse. FX 43 «TERRAFORMING MARS» en République tchèque. FX 44 Déclaration de l’éditeur bulgare de la demanderesse. FX 46 Déclaration de l’éditeur polonais de la requérante. FX 47 «TERRAFORMING MARS» en Pologne.
Les déclarations fournies par les PDG des pièces 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 et 46 contiennent des informations concernant la vente des éditions du jeu de plateau «TERRAFORMING MARS» dans les langues respectives. Il est également mentionné dans chacune d’elles que leurs sociétés ont obtenu de la demanderesse, qui est le créateur, l’éditeur original et le titulaire de la PI du jeu, l’accord de traduire le jeu dans ces langues et qu’elles ont acquis le droit exclusif de le vendre sur n’importe quel territoire.
La pièce FX 45 n’a été ni citée ni produite.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation en réponse, bien que invitée à le faire par l’Office.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
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Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Exposé des faits pertinents
La demanderesse affirme que la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé de mauvaise foi l’enregistrement de la marque de l’Union européenne. Elle affirme que le jeu qu’elle a développé quelques années avant la date de dépôt de la marque de l’Union
européenne a été largement commercialisé et était devenu renommé en Europe et, en particulier, dans de nombreux États membres de l’UE. La titulaire de la marque de l’Union
européenne a eu connaissance du succès rapide du jeu et a d’abord déposé une demande d’enregistrement de marque britannique et a ensuite déposé la marque de l’Union
européenne contestée. Peu de temps après la date de dépôt de la marque de l’Union
européenne et avant son enregistrement, la titulaire de la marque de l’Union européenne a lancé une correspondance avec la demanderesse, dans laquelle elle reconnaissait le fait que cette dernière a développé le jeu et proposé de vendre la marque britannique et la MUE à la demanderesse, qui a refusé de payer le montant important demandé par la titulaire. La titulaire a pris une nouvelle démarche et a commencé à menacer la demanderesse. En réponse, la demanderesse a introduit des actions en nullité contre les deux marques. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a répondu à aucune des actions en nullité. La marque britannique a été déclarée nulle peu après.
Évaluation de Bad Faith — aspects généraux
Une situation susceptible de donner lieu à une mauvaise foi est celle où une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique en raison de l’utilisation d’un signe sur le marché, qu’un concurrent enregistre ultérieurement dans l’intention de concurrencer déloyalement l’utilisateur initial du signe.
En pareil cas, la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48, 53) a déclaré que les facteurs suivants, en particulier, devaient être pris en considération:
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a) le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne contestée;
b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;
c) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé; et
d) si, en déposant la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait un objectif légitime?
Les exemples susmentionnés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de déterminer si le demandeur était ou non de mauvaise foi lors du dépôt de la demande; d’autres facteurs peuvent également être pris en considération (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20-21; 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 36).
Appréciation de la mauvaise foi — en l’espèce
La demanderesse en nullité a démontré qu’elle a développé ses activités en 2014, lancé en 2016 et qu’elle a utilisé très avec succès le signe depuis au moins trois ans avant la date de dépôt de la marque de l’ Union européenne pour une marque identique «TERRAFORMING MARS». La marque en cause a été utilisée pour identifier au moins certains produits identiques (jeux de société) à ceux de la marque contestée (les autres produits contestés étant pour la plupart au moins similaires et certains différents, tous compris dans la classe 28). L’usage a été fait dans de nombreux pays européens (beaucoup d’États membres de l’UE), dont le chiffre d’affaires/le volume commercial est élevé. La couverture médiatique a reconnu que le jeu de cartes «TERRAFORMING MARS» était l’un des meilleurs, voire le meilleur jeu de plateau, chaque année commençant depuis son lancement en 2016 (voir ci- dessus FX 12).
Engénéral, l’intensité de l’ usage (et, en outre, le succès) de l’ usage dans le même secteur économique au moment du dépôt de la MUE contestée permet d’extrapoler que la titulaire de la MUE devait avoir connaissance de l’usage fait par la demanderesse en nullité de sa marque et qu’il pouvait exister un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne contestée. Plus encore, en l’espèce, il ressort clairement de la correspondance engagée par la titulaire de la marque de l’Union européenne près de trois mois après le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée que cette dernière avait connaissance de l’usage de la marque par la demanderesse. En outre, la personne de la titulaire de la MUE qui signe les emails (et a précédemment signé la demande de marque de l’Union européenne contestée) reconnaît que le jeu «TERRAFORMING MARS» a été développé par la demanderesse et que la situation idéale serait que la demanderesse paye la somme substantielle demandée afin de ne pas perdre sa marque.
En principe, comme indiqué dans la jurisprudence, le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que le demandeur en nullité utilise un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels il peut exister un risque de confusion ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, il convient également de tenir compte des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt. De telles intentions sont apparues dans la correspondance produite par la demanderesse en tant qu’annexe 1.
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Les intentions de la titulaire de la MUE peuvent constituer un indice de mauvaise foi s’il s’avère que la titulaire de la MUE n’a pas déposé la marque de l’Union européenne contestée pour l’utiliser, mais uniquement pour empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44).
Il en va de même si la seule intention du titulaire de la MUE est d’empêcher un tiers de continuer à être sur le marché.
Il peut exister une indication de mauvaise foi si le titulaire de la MUE demande une marque identique/similaire à celle d’un tiers pour des produits et services similaires ou identiques prêtant à confusion, et que le droit antérieur est protégé légalement dans une certaine mesure et que le seul but du titulaire de la MUE est de concurrencer déloyalement en tirant profit du signe antérieur (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46-47).
Il convient également de tenir compte de la question de savoir si les intentions de dépôt de la titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent poursuivre des objectifs légitimes.
Tel pourrait être le cas, par exemple, si, au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait légitimement déjà utilisé la marque de l’Union européenne contestée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La titulaire n’a présenté aucun élément de preuve ou argument dans les deux affaires en nullité, ni devant l’Office britannique de la propriété intellectuelle (comme indiqué dans la décision produite par la demanderesse en tant qu’annexe 2) ni en l’espèce qui pourrait prouver que son comportement était justifié ou suivait une logique commerciale légitime afin de réfuter les preuves manifestes de la mauvaise foi produites par la demanderesse. En fait, la titulaire de la marque de l’Union européenne a reconnu que le jeu de plateau a effectivement été développé par la demanderesse dans sa correspondance avec la demanderesse.
Il faut garder à l’esprit que, lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie la demande d’enregistrement de la marque contestée, il appartient au titulaire de celle-ci de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque.
Le titulaire de la marque est le mieux placé pour informer l’EUIPO de ses intentions lors de la demande d’enregistrement de cette marque et pour lui fournir des éléments de preuve susceptibles de le convaincre que, en dépit de l’existence de circonstances objectives suggérant des intentions malhonnêtes, ces intentions étaient légitimes (09/11/2016, Représentation d’un motif de lignes ondulées entrecroisées, T-579/14, EU:T:2016:650, § 136, et 05/05/2017, VENMO, T-132/16, EU:T:2017:316, § 51 à 59).
Dans ces circonstances et au vu des faits et des éléments de preuve présentés par la demanderesse, la charge de la preuve a effectivement été transférée du demandeur au titulaire en ce sens que ce dernier aurait dû être en mesure d’expliquer et de démontrer avec certitude les raisons d’une telle situation.
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige pas, en principe, que la marque de l’Union européenne contestée soit identique ou similaire à un droit antérieur. Toutefois, dans les affaires où le demandeur en nullité prétend que l’intention du titulaire de la MUE était de détourner un ou plusieurs droits antérieurs, comme en l’espèce, le fait que les marques sont identiques et qu’au moins certains des produits sont identiques est un facteur qui jette la balance en faveur de la demanderesse.
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Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait exigé une compensation financière (considérable) tout en reconnaissant qu’elle savait que la demanderesse avait développé et utilisait le signe antérieur constitue un indice supplémentaire de mauvaise foi en l’espèce (19/10/2022, T-466/21, Lío, EU:T:2022:644, § 81-83). Il est évident que la demande de marque a été déposée à titre spéculatif ou uniquement en vue d’extrader de l’argent du demandeur, et non dans l’intention que cette marque remplisse sa fonction essentielle en tant que marque (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 72; 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 145).
La mauvaise foi peut prendre de nombreuses formes. Elle n’implique pas nécessairement un degré de turpitude moral. Un demandeur d’une marque de l’Union européenne peut agir de mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, même s’il estime être habilité moralement et légalement à agir comme il l’a fait (04/06/2009, R 916/2004-1, Gerson, § 53).
En l’espèce, les actions de la titulaire de la marque de l’Union européenne sont claires. Elle aurait eu connaissance du jeu de plateau développé par la demanderesse ainsi que de son usage et de sa renommée en Europe (au moins). Ces connaissances ont été injustement utilisées pour mettre la main sur un droit que la demanderesse avait acquis en premier et pour tirer profit de la publicité déjà créée autour du produit (et de la marque), de son attractivité et de sa connaissance sur le marché pertinent, pour demander une indemnisation substantielle à la demanderesse, afin de recouvrir sa marque ou, à titre subsidiaire, de le faire vendre à d’autres entreprises intéressées, au détriment de la demanderesse. Cela indique l’intention malhonnête du titulaire au moment du dépôt. Dès lors, la titulaire de la marque de l’Union européenne a manifestement agi de mauvaise foi.
Comme indiqué ci-dessus, certains des produits contestés sont identiques aux produits désignés par le droit antérieur. Bien que certains des produits contestés, tels que les arbres de Noël en matières synthétiques compris dans la classe 28, soient différents des produits désignés par le droit antérieur, il convient de noter que la demanderesse a dirigé la demande contre tous les produits contestés. Dans les cas où la mauvaise foi est établie parce que la MUE contestée a été déposée dans le but délibéré de créer une association avec le demandeur en nullité (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 55) et dans le but d’obtenir une compensation financière de la part du demandeur, la MUE sera normalement déclarée nulle dans son intégralité.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est totalement accueillie et que la marque de l’Union européenne est déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’annulation
Nicole CLARKE Ioana Moisescu Lidiya Nikolova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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