DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 135 933
Grupo Godó de Comunicacion, S.A., Pelayo, 28, 08001 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
GF Management, 28 rue Vivienne, 75002 Paris, France (demanderesse), représentée par Circle Law, 39 rue Marbeuf, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 07/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:

1. L’opposition no 3 135 933 est partiellement accueillie, à savoir pour tous les services contestés (compris dans la classe 38).
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 285 080 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut se poursuivre pour les autres produits (compris dans la classe 14).
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (compris dans les classes 14 et 38) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 285 080 (marque verbale: GODOT indirects Fils). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne
No 4 331 393 (marque figurative:). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE

Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.

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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 331 393 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services compris dans les classes 16, 35, 38 et 41 On sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 16: Magazines, périodiques, journaux, livres, encyclopédies, guides, cartes postales, dictionnaires et autres publications imprimées compris dans cette classe; étiquettes, images, cachets, gravures, produits de l’imprimerie, bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques, articles de bureau et papeterie, feuilles d’encrage pour machines de reproduction de documents, représentations graphiques, livres de recettes, stylos, crayons à bille, crayons feutre, lithographies, formulaires, cartes de vœux, pinceaux, tampons encreurs, billets, cartes de vœux musicaux, bandes dessinées, porte-monnaie, livrets, machines à écrire et matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils).

Classe 35: Services depublicité et d’affaires, gestion de fichiers informatiques, compilation et systématisation de données dans une base de données informatique, traitement de texte, promotion des ventes pour des tiers, services de fidélisation tels qu’un programme de points ou des bons d’achat par le biais de réseaux informatiques mondiaux, agences d’import- export, gestion des affaires commerciales, ventes électroniques de produits, conseils techniques en rapport avec l’établissement en ligne de vente au détail, administration commerciale, travaux de bureau, organisation de foires et expositions à buts commerciaux ou publicitaires, location d’espaces publicitaires, conseils en gestion d’affaires, informations, études de marché; publicité par publipostage, publicité radiophonique et télévisée, publicité par publipostage, audit; conseils professionnels et conseils professionnels en matière d’informatique, d’Internet ou d’extranets; recherche de données par réseaux informatiques; promotion de sites web (pour des tiers); services d’annuaires permettant de localiser des personnes, des lieux, des organisations, des numéros de téléphone, des sites web et des adresses électroniques.
Classe 38: Télécommunications et transmission de données, transmission de messages, courrier électronique; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, transmission d’informations via des réseaux privés ou publics de télécommunications, accès à des réseaux informatiques mondiaux, agences de presse, services de fil, communications par réseau de fibres, communications par réseau de fibres, communications par terminaux d’ordinateurs, radiodiffusion, télédiffusion, communications téléphoniques, communications téléphoniques, télédiffusion, télédiffusion, télédiffusion, informations en matière de télécommunications, courrier électronique, radiodiffusion et télédiffusion, communications téléphoniques cellulaires, transmission par satellite, télévision par câble, télécommunications par réseau informatique mondial, location d’appareils de télécommunication, télédiffusion et télédiffusion, fourniture d’accès multiples à un réseau informatique mondial d’information ou à toute autre base de données pour la transmission et la diffusion de tout type d’information, d’images ou de sons; services informatiques, à savoir accès à un répertoire Web mondial qui organise des sites Internet accessibles au public, des groupes d’information et d’autres ressources dans des domaines thématiques permettant aux clients d’accéder à ces domaines; fourniture d’accès multiutilisateurs à des réseaux informatiques pour le transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations; tableaux d’affichage et de messagerie informatiques dans des domaines d’intérêt général; fourniture d’installations en ligne pour l’interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs afin de discuter de questions d’intérêt général et de jouer à des jeux; liens vers des sites web pour le compte de

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tiers.
Classe 41: Services d'éducation, de formation et de divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en ligne en matière de divertissement à partir d’une base de données informatique et via des réseaux informatiques mondiaux, de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), de publication en ligne de livres, de périodiques, de magazines, de journaux et de guides électroniques; éducation, éducation et formation pour le sport, services de clubs, services fournis par un club d’abonnés au magazine, programmes de divertissement radiophonique et télévisé, services liés aux concours télévisés et radiophoniques, production et édition de bandes vidéo, organisation de congrès, conférences, séminaires et symposiums, services universitaires et éducatifs et divertissement par le biais de réseaux informatiques mondiaux, informations sur des activités culturelles et sportives via des réseaux informatiques mondiaux; production audiovisuelle (cinématographique, télévision, enregistrement, musique, scène et théâtre); production de films sur bandes vidéo et DVD; production de films; services de concours musicaux; doublage de films; publication de textes (autres que textes publicitaires), publication de livres; informations en matière de divertissement; organisation de spectacles (agences de réservation théâtrales), présentation de spectacles en direct, studios cinématographiques, productions théâtrales; services de studios d’enregistrement; mise à disposition d’installations pour le cinéma; imagerie numérique; production de programmes télévisés, musicaux et audiovisuels; formation audiovisuelle (films et télévision), conseils dans le domaine audiovisuel.

Les — autres — produits et services contestés en classes 14 et 38 sont les suivants (après le rejet partiel de l’opposition no B 3 135 969 du 18/01/2022 et de l’opposition no B 3 136 085 du 19/10/2022, l’opposition a été maintenue):
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; boîtes en métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques; pièces de monnaie; boîtiers de montres, bracelets de montres, chaînes de montres, ressorts de montres ou verres de montres; porte-clés
[anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; étuis pour montres; médailles; joaillerie; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux.

Classe 38: Services d’agences de presse; communications radiophoniques ou téléphoniques; communications par téléphones portables; services d’affichage électronique
[télécommunications]; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; location d’équipements de télécommunication; services de téléconférences; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; services de télécommunications; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; messagerie électronique; informations en matière de télécommunications; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; radiodiffusion ou télédiffusion.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de l’opposante, montre le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés
Les produits contestés compris dans cette classe sont des bijoux, des métaux précieux et leurs alliages, des pierres précieuses et des articles en métaux précieux, et des instruments de temps, tandis que les produits de l’opposante comprennent principalement des produits en papier ainsi que des articles de bureau.
La classe 35 de l’opposante comprend essentiellement des services en rapport avec la direction des affaires, l’exploitation, l’organisation et l’administration d’une entreprise commerciale ou industrielle, ainsi que des services de publicité, de marketing et de promotion des ventes.
La classe 38 de l’opposante comprend principalement des services permettant à au moins une partie de communiquer avec une autre, ainsi que des services de diffusion et de surveillance de données.
La classe 41 de l’opposante comprend essentiellement des services qui comprennent toutes les formes d’éducation ou de formation, des services essentiellement destinés à servir à des fins de divertissement, de plaisir ou de récréation pour des personnes, ainsi que des présentations publiques d’œuvres d’art ou de littérature à buts culturels ou éducatifs.
Tous les produits contestés et les produits et services de la marque antérieure ont des natures et des destinations différentes. Bien qu’ils puissent cibler le même public, cela ne suffit pas à les rendre similaires. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leurs canaux de distribution, leurs producteurs/fournisseurs et leurs méthodes d’utilisation sont différents. Par conséquent, les consommateurs ne supposeront pas que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, ils sont différents de tous les produits et services de l’opposante.

Services contestés

Tous les services contestés d’agence de presse; communications radiophoniques ou téléphoniques; communications par téléphones portables; services d’affichage électronique
[télécommunications]; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; location d’équipements de télécommunication; services de téléconférences; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; services de télécommunications; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; messagerie électronique; informations en matière de télécommunications; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; la diffusion de programmes de radio ou de télévision est identique aux télécommunications de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de

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varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
GODOT indirects Fils


Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que les documents visant à prouver la renommée sont produits pour l’Espagne (voir ci-dessous), la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public.
La marque antérieure est une marque figurative. Toutefois, les éléments figuratifs se limitent à une orthographe commune des éléments «grupo» et «Godo» en caractères gras avec un point rouge au-dessus de la dernière lettre «o» du mot «Godo». Ces éléments figuratifs étant plutôt basiques, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
Le signe contesté est une marque verbale, qui est protégée dans toutes les polices de caractères et toutes les polices de caractères.
L’élément «Godo» de la marque antérieure et «GODOT» du signe contesté n’ont pas de signification en langue espagnole. Ils sont donc distinctifs.
Après l’élément commercial non distinctif «signalisation», le terme «FILS» du signe contesté est un terme français qui signifie «fils». Il s’agit d’un terme presque identique en catalan «fills» signifiant également «fils». Étant donné qu’il n’a pas de signification pour les services en cause, il est distinctif. Afin d’éviter des différences conceptuelles entre les signes, la

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division d’opposition se fondera sur la partie du public pour laquelle elle n’a pas de signification, ce qui accroît le degré de similitude entre eux.
Lepremier élément de la marque antérieure «grupo» explique la forme sociale, il est dépourvu de caractère distinctif; voir également arrêt du Tribunal du T-0399/15, 19/01/2017, «Morgan ± Morgan/ MMG TRUST MIEMBRO DEL GRUPO MORGAN parue MORGAN», point 48).
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par les éléments figuratifs additionnels de la marque antérieure. Toutefois, étant donné qu’ils sont dépourvus de caractère distinctif, ils n’ont aucune incidence pertinente sur le résultat de la comparaison. Il en va de même pour le premier élément verbal de la marque antérieure «grupo». «Godo» et le premier élément du signe contesté «GODOT» diffèrent uniquement par la lettre supplémentaire «t» à la fin, bien qu’il soit écrit un peu différent dans la marque antérieure. Les éléments supplémentaires «tière FILS» ne font qu’une partie du signe contesté. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. Étant donné que les éléments «grupo» et «supprimant» sont dépourvus de caractère distinctif, «Godo/GODOT» sera prononcé très similaire et que «FILS» du signe contesté diffère, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que seul le premier élément de la marque antérieure «grupo» a une signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, étant donné que la différence conceptuelle entre les signes repose sur un élément non distinctif, cette différence n’a pas d’incidence pertinente sur l’issue du risque de confusion.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la (des) marque (s) antérieure (s)
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, cette marque antérieure et les autres marques espagnoles antérieures (voir ci-dessous) jouissent d’une renommée dans l’Union européenne respectivement en Espagne. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

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La date pertinente pour prouver cette renommée est la date de dépôt du signe contesté: 06/08/2020. Avant cette date, la renommée doit être prouvée. Étant donné que, pour toutes les marques antérieures, les mêmes documents ont été produits, une appréciation uniforme peut être effectuée.
L’opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. L’opposante a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves restent confidentielles vis-à-vis de tiers. Toutefois, l’opposante n’ayant présenté aucun raisonnement à l’appui de cette demande, celle-ci est rejetée comme non fondée.
Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
Annexe 1: Historique de l’arrêt GrupoGodo: Extrait du site web de grupoGodo https://www.grupogodo.com/ sur GrupoGodo Histoire et services;
Annexes 2, 3 et 8: Des articles de presse parus dans des journaux espagnols nationaux concernant «grupoGodo» pour ses services de communication et grupo Godo et GODO; rapports sur certaines récompenses, uniquement en espagnol.
Annexe 4: Plusieurs factures portant le signe «
» avant la date de dépôt pertinente et adressées à différents clients en Espagne, concernant différents services de télécommunications. Les montants indiqués sur les factures se situent de manière constante dans la plage de cinq et à six chiffres.
Annexe 5: Déclaration sous serment de M. Jaume GURT Carrera du 11/06/2021 — aucune information complémentaire concernant sa relation avec l’opposante n’est fournie –, notamment en ce qui concerne les chiffres d’investissement réalisés en Espagne au cours des cinq dernières années pour des services de télécommunications dans différents médias pour l’opposante.

Annexe 6: Décision nationale antérieure du 11/06/2018 de l’Office espagnol des brevets et des marques, une page, avec uniquement l’issue en espagnol concernant une affaire avec, entre autres, «GODO»: Annexe 7: L’opposante sur les réseaux sociaux: plusieurs résultats Google du «GrupoGodo».
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que
la marque antérieure « » a acquis un caractère distinctif élevé par son usage sur le marché.
En ce qui concerne la déclaration sous serment figurant à l’ annexe 5, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, dans un usage analogue, mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles- mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au

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fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce. Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En effet, en général, d’autres éléments de preuve sont nécessaires pour établir l’existence d’une renommée, étant donné que ces déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante inférieure à celle des preuves physiques (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes. Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’examiner les autres preuves pour déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve;
Les nombreux articles et communiqués de presse (annexes 2, 3 et 8) démontrent que la marque a été présente, entre autres, dans le domaine pertinent des services de télécommunications. Les articles provenant de diverses sources tierces montrent que le signe est une marque établie en relation avec ces services. Cela est également démontré, en particulier, par les factures figurant à l’ annexe 4, qui démontrent un usage intensif et durable de la marque pendant plusieurs années. Les autres annexes, telles que les annexes 1, 6 et 7, peuvent tout au plus être utilisées comme informations supplémentaires parce qu’elles ne donnent aucune information quant à l’importance de l’usage de la marque. Néanmoins, ils peuvent être pris en considération dans une certaine mesure.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée, comme l’attestent diverses sources indépendantes.
Toutefois, pour les autres marques antérieures et pour les produits et services restants, rien n’a été présenté.
En résumé, en l’espèce, les preuves ne démontrent la renommée que pour la marque
pour des services de télécommunications.
Par conséquent, pour les autres produits et services, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

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Aux finsde cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, DIESEL/DIESELIT (fig.), EU:T:2004:197, § 38).
Les produits contestés sont différents et les services contestés sont identiques.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée. Par conséquent, il peut également être exclu que l’opposante puisse prouver l’existence d’une famille de marques, étant donné qu’il n’y aurait pas non plus de résultat plus favorable pour eux à cet égard.
Compte tenu du degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne, du degré moyen de similitude phonétique, du degré d’attention supérieur à la moyenne du public, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et des services identiques, il existe — bien que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, ce qui n’a pas d’incidence pertinente, voir ci-dessus — un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Il en va d’autant plus ainsi lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est renommé pour des services de télécommunications.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
La demanderesse n’a pas présenté d’observations.
Dès lors, l’opposition est en partie fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques espagnoles antérieures suivantes: No 2 261 328 (marque verbale: Grupo GODO DE COMUNICACION) pour des services compris dans la classe 38;
No 3 028 010 (marque figurative: ) pour des produits et services compris dans les classes 16 et 41; No 2 608 378 (marque verbale: TROFEO CONDE DE GODO) pour des services compris dans la classe 41; No 2 608 379 (marque verbale: PREMIO GODO) pour des services compris dans la classe 41.
Étant donné que ces marques couvrent une gamme plus restreinte de produits et de services, l’issue ne saurait être meilleure pour l’opposante.

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RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
• Les signes doivent être identiques ou similaires.
• La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
• Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins échouer si la titulaire de la marque @ établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver la renommée et le caractère distinctif élevé de la (des) marque (s) antérieure (s) ont déjà été examinés ci- dessus au regard des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
b) Les signes
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
c) Le «lien» entre les signes

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Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure «
» est renommée et les signes sont similaires. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
• le degré de similitude entre les signes;
• la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
• l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
• le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
• l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Il convient de rappeler que l’opposition est dirigée contre les autres produits précités compris dans la classe 14, métaux précieux et leurs alliages; boîtes en métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques; pièces de monnaie; boîtiers de montres, bracelets de montres, chaînes de montres, ressorts de montres ou verres de montres; porte-clés
[anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; étuis pour montres; médailles; joaillerie; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux.
Comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée pour les services de télécommunications compris dans la classe 38.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Comme déjà mentionné ci-dessus, les produits contestés compris dans cette classe sont des bijoux, des métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses et articles en métaux

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précieux, et instruments de temps, tandis que la classe 38 de l’opposante comprend principalement des services qui permettent à au moins une partie de communiquer avec une autre, ainsi que des services de diffusion et de surveillance de données.
Par conséquent, les produits contestés susmentionnés ne sont pas seulement différents des services renommés de la marque antérieure, mais ils ne présentent pas non plus de points d’intérêt commun par rapport aux services de la marque antérieure. Il ne s’agit pas uniquement d’un cas de produits, d’une part, et de services, d’autre part. Ils proviennent également de domaines de la vie économique très différents, nécessitent des connaissances différentes pour leur application ou leur utilisation et s’adressent à des consommateurs ayant des besoins et des intérêts complètement différents. L’un concerne la bijouterie utilisée pour embellir l’apparence extérieure et les autres sont des services techniques qui permettent ou assurent la communication, qui n’ont aucun point commun absolu. Par conséquent, ils sont très différents les uns des autres;
Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, autrement dit qu’il établisse un «lien» entre eux. Dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée. Étant donné qu’il n’existe aucun lien dans le meilleur cas pour l’opposante, il n’existe pas non plus de lien pour tous les autres scénarios.

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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour les services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.


De la division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada Peter quay Holger KUNZ

Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.