DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 51 475 (INVALIDITY)
Arkholding Partnership, 21 Patrick Street, BT35 8EB Newy, County Down, Royaume-Uni (requérante), représentée par MacLachlan développant Donaldson, Unit 10, 4075 Kingswood Road, Citywest Business Campus, D24 C56E Dublin, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
W Sternoff LLC, 1600 124th Avenue, NE, 98005 Suite G Bellevue, Washington, États-Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par Barker Bretsay Sweden AB, Östermalmsgatan 87, 114 59 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 10/01/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.

MOTIFS
Le 23/09/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 18 288 899 «RUN GLIDE» (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 13/08/2020 et enregistrée le 18/12/2020 avec une date de priorité aux États-Unis d’Amérique du 12/08/2020. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Produits non médicinaux pour le soin de la peau.
Classe 5: Produits médicinaux pour le soin de la peau.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE et, sur la base de
la marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires en Irlande pour du baumon antichafe, elle a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait pleinement connaissance de l’usage qu’elle a fait de la marque «RUNGLIDE» pour des produits identiques avant le dépôt de la demande de marque américaine de priorité et, par conséquent, avant la demande de marque de l’Union européenne contestée. Le balme

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antichafe «RUNGLIDE» de la demanderesse était en vente depuis au moins un an avant la demande de marque contestée (et sa date de priorité). Le 09/08/2020, M. Sternoff a ordonné que le «RUNGLIDE» Unisex Anti Chafe Balm soit livré à la même adresse que celle indiquée comme l’adresse de la titulaire de la marque de l’Union européenne. La personne qui a passé la commande est désignée comme un agent du titulaire de la marque de l’Union européenne conformément au registre des sociétés (pièce CS5). La titulaire de la marque de l’Union européenne a tiré profit du fait que la demanderesse n’avait pas encore déposé de demande d’enregistrement de la marque et a donc déposé la marque contestée de mauvaise foi.
À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit un témoignage de M. C.S., daté du 23/09/2021, accompagné des documents suivants:
Pièce CS1. Extraits du site web d’archives web Wayback Machine montrant l’usage de la marque sur des produits proposés sur le site web www.forrunnersbyrunners.com le 29/03/2019 et le 20/09/2020.
Pièce CS2. Extraits de sites web montrant des produits en vente sur le site web de vente au détail Amazon avant la date de dépôt de la demande de marque américaine no 90 109 422 pour laquelle une priorité est revendiquée, c’est-à-dire avant le 12/08/2021.
Pièce CS3. Une copie de l’enregistrement du nom de domaine www.runglide.com, enregistré le 27/06/2017. Un extrait du site web montrant l’utilisation de ce signe capturé par l’archive internet, Wayback Machine, le 24/09/2020.
Pièce CS4. Une sélection de publications de Twitter, Facebook et Instagram.
Pièce CS5. Une copie des coordonnées de la société William Sternoff LLC montrant M. W. S. en qualité d’agent/gouverneur de la société.
La demanderesse a également déposé un témoignage de M. D. M., comptable de la demanderesse, daté du 16/09/2021, dans lequel il déclare que la demanderesse utilise la marque «RUNGLIDE» depuis décembre 2018 en rapport avec le baumon antichafe. Elle est accompagnée des documents suivants:
Pièce DM1. Une image du logo «RUNGLIDE». Pièce DM2. Copie d’une commande passée par M. W. S. à Amazon sur le Pour Runners By Runner shopfront le 11/08/2020.
La titulaire dela marque de l’Union européenne fait valoir que la demanderesse n’a pas fourni de preuves suffisantes du goodwill et de la renommée pertinents du signe figuratif «RUNGLIDE» dans l’Union européenne. Elle n’a pas non plus apporté la preuve d’un quelconque usage allégué du signe à la demanderesse. Par conséquent, la requérante n’a pas prouvé l’existence d’une marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires dont la portée est plus locale.
Elle affirme en outre qu’elle fabrique et vend du baumon antichafe depuis plus de 25 ans sous la marque «BODY GLIDE», et sous un portefeuille de sous-marques en croissance. À la suite de son succès aux États-Unis, elle a acquis une renommée et un goodwill considérables dans l’UE et au Royaume-Uni. Elle est titulaire d’une famille de marques enregistrées caractérisée par l’usage du mot «GLIDE» précédé d’un autre mot.
La date la plus ancienne à laquelle la demanderesse affirme avoir utilisé le signe figuratif «RUNGLIDE» dans la vie des affaires est le 29/03/2019. La pièce WS05 montre que l’usage de longue date par la titulaire de la marque de l’Union européenne de son concept de marque (comprenant le mot GLIDE et un préfixe) pour des produits antichafes est antérieur à l’usage par la demanderesse du signe figuratif «RUNGLIDE». En outre, la demanderesse (et/ou des entités associées) avait connaissance des produits de la titulaire de la marque de

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l’Union européenne, ainsi que de la renommée et du goodwill de «BODY GLIDE» sur le marché avant qu’elle n’exerce une quelconque activité commerciale relative aux produits «RUNGLIDE». Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, la demanderesse (et/ou des entités associées) a copié tous les aspects de la marque de la titulaire, afin de tirer profit de la renommée et du goodwill que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait acquis depuis 1996.
La titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de l’existence des produits «RUNGLIDE» au moment du dépôt de la marque contestée. Toutefois, étant donné qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence de la demanderesse, ni de l’identité (ou des entités) qui sous-tend les produits «RUNGLIDE», un représentant de la titulaire de la marque de l’Union européenne a passé une commande de produits «RUNGLIDE» avant la date de dépôt de la marque contestée afin de déterminer qui était responsable des produits «RUNGLIDE».
La stratégie de la titulaire de la marque de l’Union européenne a généré un style de marques et une famille de marques se terminant par «GLIDE». Compte tenu de la renommée de la marque «BODY GLIDE» et de la famille de marques «GLIDE» qui lui est associée, et compte tenu du fait que l’activité en cours fait partie intégrante de sa société et de ses produits, la marque «RUN GLIDE» est considérée comme une extension raisonnable de la marque. Le choix de la marque «RUN GLIDE» et de la demande ultérieure de marque contestée témoigne d’une logique et d’une cohérence commerciales de la part de la titulaire de la MUE afin de protéger et d’étendre son monopole existant. Un tel comportement commercial logique et légitime est incompatible avec les conditions requises pour prouver la mauvaise foi.
À l’appui de ses arguments, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé un témoignage de M. W. R. S., fondateur et PDG de W Sternoff LLC, daté du 06/02/2022, expliquant l’histoire, le succès et les efforts déployés pour créer une renommée de la marque. Elle est accompagnée des documents suivants:
Pièce WS1. Copie du certificat de constitution de W Sternoff LLC.

Pièce WS2. Le règlement (CE) no 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques.

Pièce WS3. Copie d’un flyer pour «BODY GLIDE» datée de 1996.
Pièce WS4. Liste des détaillants britanniques.

Pièce WS5. Impressions de Wayback machine montrant le site web www.bodyglide.com à différentes dates entre 2003 et 2021;
Pièce WS6. Document d’origine inconnue où Google Search Statistics présente les totaux annuels du nombre de visites sur le site web www.bodyglide.com et le pourcentage de ces visites provenant de l’UE (à l’exception du Royaume-Uni) et du Royaume-Uni.
Pièce WS7. Des commentaires d’acheteurs de produits «BODY GLIDE» sur Amazon.
Pièce WS8. Un document d’origine inconnue avec les chiffres de vente des produits BODY GLIDE dans différents pays de l’UE et au Royaume-Uni entre 2003 et 2021;

Pièce WS9. Impressions des sites web Runner’ s World et Lets Run avec des références à des produits portant la marque «BODY GLIDE» de 2002 à 2004;

Pièce WS10. Certificat d’attribution pour l’innovation faisant référence à «BODY GLIDE SKIN lubrifiant» daté de 2002.
Pièce WS11. Impression de la page Facebook de Body Glide datée du 31/01/2022.

Pièce WS12. Impression du compte «Body Glide Twitter» datée du 02/02/2022.

Pièce WS13. Impression du compte «Body Glide Instagram» datée du 02/02/2022.

Pièce WS14. Liste des enregistrements de marques de la titulaire de la MUE.
Pièce WS15. Commentaires de clients concernant divers produits «BODY GLIDE»;

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Pièce WS16. Impressions du site web www.runnersworld.co.uk avec des références aux produits Body Glide.

Pièce WS17. Copie d’un article publié sur www.runnersworld.com intitulé 7 Best Anti-Chafing Sticks for Runners. Elle identifie Body Glide comme «probablement le plus grand nom sur la scène antichafe».
Pièce WS18. Copie d’un courrier électronique daté du 04/06/2019, de M^me A. S., directeur du commerce électronique de la titulaire de la marque de l’Union européenne, informant de l’existence des produits RUNGLIDE sur le site web ForRunnersbyRunners.

Pièce WS19. Comparaison côte à côte des documents écrits qui apparaissent sur le site web de la titulaire de la marque de l’Union européenne www.bodyglide.com et qui apparaissent sur les sites web www.forrunnersbyrunners.com et www.runglide.com.
Pièce WS20. Image avec les modifications apportées aux sites web www.forrunnersbyrunners.com et www.runglide.com.

La demanderesse affirme que la marque contestée ne suit pas le modèle des droits antérieurs enregistrés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans l’Union européenne, et que la titulaire n’a pas non plus démontré une logique et une cohérence commerciales lors de la demande de marque contestée. Les marques de la titulaire de la MUE sont composées des mots «BODYGLIDE», «MEDIGLIDE», «FOOTGLIDE», «SKINGLIDE» et «FACE GLIDE». Hormis MEDI, qui est une abréviation du mot médical, les autres marques consistent en des substantifs qui désignent la structure physique d’une personne ou de parties de celle-ci devant le suffixe GLIDE, qui est lui-même simplement descriptif de la finalité du produit, à savoir permettre un mouvement lisse, discret et continu. L’utilisation d’un préfixe indiquant soit le corps soit une partie du corps indique vraisemblablement où le produit doit être appliqué afin d’obtenir un mouvement lisse, quilier et continu. Le mot RUN, en revanche, est un verbe désignant une activité. Dès lors, un tel préfixe n’est pas une progression évidente de la famille de marques de la titulaire de la MUE.
Selon la demanderesse, toutes les demandes et tous les enregistrements du signe «RUN GLIDE» effectués par la titulaire de la MUE en Chine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada et aux États-Unis datent du 20/08/2022 ou après (soit après la demande d’enregistrement de la MUE contestée). Leur existence ne démontre pas que la titulaire de la marque de l’Union européenne détient des droits antérieurs sur la marque «RUN GLIDE». De même, alors que la marque «CYCLE GLIDE» a été enregistrée aux États-Unis le 30/12/2014, des demandes dans les autres territoires susmentionnés ont été déposées après la demande d’enregistrement de la MUE contestée. Par conséquent, ces enregistrements tardifs ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente procédure.
La titulaire de la marque de l’Union européenne réitère ses arguments précédents et insiste sur le fait que le site web de l’Body Glide, qui a fait la publicité et proposé à la vente les produits «CYCLE GLIDE» avant la demande d’enregistrement de la marque contestée (comme le montre la pièce WS05), était accessible aux utilisateurs dans l’Union européenne et au Royaume-Uni avant cette date.
La division d’annulation détaillera et examinera ci-après les arguments spécifiques des parties qui sont pertinents pour l’issue de la présente affaire.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux

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Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Une situation susceptible de donner lieu à une mauvaise foi est celle où une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique en raison de l’utilisation d’un signe sur le marché, qu’un concurrent enregistre ultérieurement dans l’intention de concurrencer déloyalement l’utilisateur initial du signe.
En pareil cas, la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48, 53) a déclaré que les facteurs suivants, en particulier, devaient être pris en considération:
a) le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne contestée;
b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;
c) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé; et
d) si, en déposant la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait un objectif légitime?
Les exemples susmentionnés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de déterminer si le demandeur était ou non de mauvaise foi lors du dépôt de la demande; d’autres facteurs peuvent également être pris en considération (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20-21; 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 36).
La mauvaise foi peut s’appliquer lorsque les parties en cause ont ou ont eu un quelconque lien, comme des relations contractuelles (pré-/post-), donnant lieu à des obligations mutuelle

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et un devoir de loyauté par rapport aux intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).
Évaluation de la mauvaise foi
La demanderesse en nullité affirme qu’elle a utilisé une marque similaire pour des produits identiques aux États-Unis et en Irlande. Selon la demanderesse, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait pleinement connaissance de l’usage par la demanderesse de la marque «RUN GLIDE» avant le dépôt de la demande de marque américaine de priorité et, par conséquent, avant la demande de marque de l’Union européenne contestée. À l’appui de ses arguments, elle a produit, entre autres, une impression d’Amazon montrant ses produits proposés à la vente le 04/05/2019, ainsi qu’une copie d’une commande faite par Amazon par l’un des employés de la titulaire de la marque de l’Union européenne le 11/08/2020, soit avant la demande d’enregistrement de la marque contestée et la date de priorité.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas affirmé ces faits et a effectivement reconnu qu’elle avait commandé l’un des produits de la demanderesse et avait donc déjà connaissance de l’existence de la marque «RUN GLIDE» de la demanderesse avant la demande d’enregistrement de la marque contestée (et la date de priorité), comme elle l’a expliqué dans ses arguments.
Toutefois, comme indiqué dans la jurisprudence, le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que le demandeur en nullité utilise un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels il peut exister un risque de confusion ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). De même, le fait que le titulaire sait ou doit savoir que, au moment du dépôt de sa demande, un tiers utilise un signe à l’étranger susceptible d’être confondu avec sa propre marque ne suffit pas pour conclure à la mauvaise foi du titulaire [décision préjudicielle du 27/06/2013, C-320/12, Plastic Bottle (3D), EU:C:2013:435, § 37].
Afin de déterminer s’il y a eu mauvaise foi, l’élément central à prendre en considération est l’intention de la titulaire de la MUE au moment du dépôt ou à la date de priorité revendiquée. Il s’agit d’un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. Comme l’a indiqué l’avocat général Sharpston:
«[…] la mauvaise foi se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement — une intention malhonnête ou autre 'motif dommageable’ — qui sera néanmoins normalement établie par référence à des critères objectifs; elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque affaire par rapport à ces normes».
(Conclusions de l’avocat général, 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).
La démonstration de la mauvaise foi suppose de prouver qu’au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne, la titulaire de la marque de l’Union européenne savait qu’elle causait un préjudice à la demanderesse en nullité et que ce préjudice était la conséquence de son comportement reproché d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SAUNI/SALINI, § 66).

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La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe toujours à la demanderesse en nullité. Ce n’est que lorsque ces derniers démontrent, au moyen de preuves concrètes et convaincantes, que la titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de manière malhonnête lorsqu’elle a demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée que la charge de la preuve est renversée.
L’un des indices possibles des intentions malhonnêtes du titulaire, telles qu’identifiées dans l’arrêt Lindt, est le fait qu’il s’avère ultérieurement que le seul objectif du titulaire était d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44). Il en va de même si la seule intention du titulaire de la MUE est d’empêcher un tiers de continuer à être sur le marché.
En outre, il peut exister une indication de mauvaise foi si le titulaire de la MUE demande une marque identique/similaire à celle d’un tiers pour des produits et services similaires/identiques prêtant à confusion, et si le droit antérieur est légalement protégé dans une certaine mesure et que le seul but du titulaire de la MUE est de concurrencer déloyalement en tirant profit du signe antérieur (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46-47).
Or, en l’espèce, la demanderesse n’a pas prouvé que la titulaire de la MUE avait des intentions malhonnêtes au moment du dépôt de la marque contestée ou à la date de priorité. Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la seule intention de la titulaire de la MUE était de bloquer le demandeur ou d’empêcher réellement son usage du signe «RUNGLIDE» (14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK, § 21). En outre, la demanderesse n’a pas apporté la preuve que le titulaire n’avait pas l’intention d’utiliser la marque, ni démontré que sa seule intention était d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 57-60). En outre, la demanderesse n’a pas prouvé que l’objectif de la titulaire de la MUE était de concurrencer déloyalement en tirant profit du signe antérieur.
Il convient également de tenir compte de la question de savoir si les intentions de dépôt de la titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent poursuivre des objectifs légitimes. Tel pourrait être le cas, par exemple, si, au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait légitimement déjà utilisé la marque de l’Union européenne contestée.
Selon la titulaire de la MUE, elle fabrique et vend du baumon antichafe sous la marque «BODY GLIDE» depuis plus de 25 ans. À la suite de son succès aux États-Unis, elle a étendu son portefeuille de marques à d’autres juridictions, dont l’UE et le Royaume-Uni. Afin de prouver l’usage et la renommée de la marque antérieure «BODY GLIDE», la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit plusieurs documents, tels qu’un prospectus de «BODY GLIDE» daté de 1996 (pièce WS3), des impressions de la machine Wayback Machine montrant le site web www.bodyglide.com dans différentes dates comprises entre 2003 et 2021 (pièce WS5), des avis d’acheteurs de produits « BODY GLIDE» sur Amazon (pièce WA7), des impressions du site web de la société JA- 2002 (pièce jointe Lunner) et de la société Runders Runner (pièce 2004).
La titulaire de la marque de l’Union européenne prétend disposer d’une stratégie de marque qui a généré une famille de marques se terminant par le mot «GLIDE», accompagné de plusieurs préfixes. La demanderesse fait valoir que tous les préfixes, à l’exception de MEDI, font référence au corps ou aux différentes parties du corps (BODY, FACE, SKIN, foot) où le produit doit être appliqué. Toutefois, d’après la liste fournie par la titulaire de la MUE (pièce WS14), elle a également enregistré, entre autres, les marques «MEDIGLIDE» (MUE no 3 984 564), «SPORTGLIDE» (enregistrement de marque canadien no 1645 684), «BABYGLIDE» (enregistrement de marque canadien no 1 750 545), «chamois GLIDE»

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(enregistrement de marque canadien no 1 453 566) et «CYCLE GLIDE» (enregistrement de la marque américaine no 4 864 477), où aucun nom n’est accompagné du mot GLIDE.
Toutes ces marques avaient été enregistrées avant l’enregistrement de la marque contestée. Tous ces enregistrements de marques sont également antérieurs au 04/06/2019, à savoir la date à laquelle M^me A. S., le directeur du commerce électronique de la titulaire de la marque de l’Union européenne, a fait état de l’existence des produits «RUNGLIDE» de la demanderesse sur le site internet ForRunnersbyRunners (pièce WS18).
La famille de marques de la titulaire de la marque de l’Union européenne se caractérise par l’élément commun GLIDE placé à la fin de la marque. Le fait que certaines des marques appartenant à la famille de marques de la titulaire de la marque de l’Union européenne sont composées d’un mot faisant référence à une partie du corps n’est pas une caractéristique commune de cette famille de marques. Par conséquent, l’enregistrement du mot «RUN GLIDE» pourrait logiquement relever de la stratégie de désignation des marques suivie par la titulaire de la MUE, comme elle l’affirme. En particulier, le fait que la titulaire de la MUE a précédemment enregistré les signes «SPORTGLIDE» et «CYCLE GLIDE» dans différents pays soutient cette logique.
L’enregistrement d’un signe prétendument similaire ne constitue pas une indication claire d’une intention abusive ou frauduleuse. Il s’agit plutôt d’une indication que le titulaire de la MUE avait l’intention d’utiliser sa marque sur le marché conformément aux fonctions de la marque énoncées dans le RMUE. En outre, pour les conflits avec des signes similaires, le RMUE prévoit une solution différente au titre de l’article 60 du RMUE, à savoir les «causes de nullité relative». Pour cette seule raison, l’affaire ne saurait être rattachée à la notion de «mauvaise foi» (14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK, § 19).
Dans cette optique, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le dépôt de la marque contestée ne démontre pas l’existence d’intentions malhonnêtes de la part de la titulaire de la MUE, mais plutôt une logique commerciale d’expansion de la protection de ses marques existantes.
L’appréciation globale de la mauvaise foi doit tenir compte du principe général selon lequel la propriété d’une marque de l’Union européenne est acquise par l’enregistrement et non par une adoption préalable par son usage effectif. En particulier lorsque la demanderesse en nullité revendique des droits sur un signe identique ou similaire à la MUE contestée, il est important de rappeler que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE tempère le principe du «premier déposant», selon lequel un signe ne peut être enregistré en tant que MUE que pour autant qu’une marque antérieure ayant effet dans l’Union européenne ou dans un État membre n’y fasse pas obstacle. Sans préjudice d’une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la simple utilisation d’une marque non enregistrée n’empêche pas l’enregistrement d’une marque identique ou similaire en tant que MUE pour des produits ou services identiques ou similaires (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 16-17; 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 31-32).
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.


Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE

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La demande est fondée sur une marque non enregistrée , prétendument utilisée dans la vie des affaires en Irlande en ce qui concerne le baumon antichafe.

Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux exigences suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale;
selon le droit qui lui est applicable, avant la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée, le demandeur doit avoir acquis des droits sur le signe sur lequel la demande en nullité est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite doivent être remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Dans une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse en nullité doit démontrer l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale à la date de dépôt de la MUE contestée (ou la date de priorité, le cas échéant). Dans le cadre des procédures de nullité, le demandeur doit également démontrer que le signe était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale à un autre moment, à savoir à la date de présentation de la demande en nullité. Cette condition découle du libellé de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, selon lequel une marque de l’Union européenne sera déclarée nulle «lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies» [03/08/2011, R 1822/2010-2, BABY BAMBOLINA (fig.), § 15]. L’exigence de «permanence» dans le contexte de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans les procédures de nullité est désormais explicitement prévue à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE.
Ce qui précède a été confirmé par le Tribunal dans son arrêt dans l’affaire Baby Bambolina (23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553). Le Tribunal a jugé que le droit

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antérieur invoqué à l’appui d’une opposition doit toujours exister au moment où l’opposition est formée. Par analogie, le droit antérieur invoqué à l’appui d’une demande en nullité doit toujours exister au moment du dépôt de la demande. Cela suppose normalement que le signe en cause doit encore être utilisé au moment du dépôt de l’acte d’opposition ou de la demande en nullité. En effet, c’est précisément l’utilisation du signe dans la vie des affaires qui fonde l’existence des droits sur ce signe (23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553, § 26, 27).
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. Dès lors, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’action en nullité fondée sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
Utilisation dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Cette exigence de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est soumise aux normes juridiques de l’UE et doit être appréciée en conséquence, indépendamment du fait que la législation nationale peut ne pas nécessiter un usage effectif dans le cas de certains droits antérieurs spécifiques.
Enoutre, une telle utilisation du signe en cause doit avoir eu une portée qui n’est pas seulement locale. La ratio legis de cette disposition est de limiter le nombre de conflits entre des signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif puisse contester l’enregistrement ou la validité d’une marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale. Cela implique que, lorsque le territoire sur lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, il doit être utilisé sur une partie substantielle de ce territoire. Pour déterminer si tel est effectivement le cas, il convient de tenir compte de la durée et de l’intensité de l’usage du signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. La question de savoir si la portée de l’usage d’un signe non enregistré n’est pas seulement locale sera tranchée en appliquant une norme européenne uniforme (18/04/2013, T-506/11 indirects T-507/11, Peek indirects Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47-48). Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux procédures de nullité.
Le Tribunal a jugé que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui -ci. Cette considération implique de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi qu’il ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Deuxièmement, il convient également de tenir compte de la dimension économique de la portée du signe, qui s’apprécie au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de la mesure dans laquelle il a été utilisé, du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs, ou encore de l’exposition donnée au signe, par exemple, par voie de publicité

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ou sur l’internet (24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 19, 30/09/2010, EU:T:2010:417, § 36).
La marque contestée a été déposée le 13/08/2020. Or, la marque contestée a une date de priorité du 12/08/2020. Dès lors, la demanderesse était tenue de prouver que le signe sur lequel la demande est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Irlande avant cette date. En outre, la demande en nullité a été déposée le 23/09/2021. Les éléments de preuve doivent également montrer que le signe de la demanderesse était encore utilisé à ce moment-là et qu’il a été utilisé dans la vie des affaires pour les produits revendiqués par la demanderesse, à savoir le baumon antichafe.
Le 23/09/2021, la demanderesse a produit les éléments de preuve énumérés ci-dessus dans la section consacrée aux arguments des parties.
Aucun des documents ne fait référence à l’usage de la marque non enregistrée
en Irlande. Les impressions du site web Wayback Machine (pièce CS1) montrent que les produits ont été proposés à la vente depuis le Royaume-Uni, étant donné que les prix étaient indiqués en livres sterling (GBP). En outre, les impressions d’Amazon (pièce CS2) montrent que les produits ont été proposés en ligne depuis les États-Unis. Toutefois, aucun de ces documents ne démontre la vente effective des produits à des clients en Irlande. En outre, les impressions des sites web Twitter, Facebook et Instagram (pièce CS4) ne contiennent aucune référence à l’Irlande.
Il s’ensuit que la demanderesse n’a pas prouvé que le droit antérieur sur lequel la demande est fondée a été utilisé dans la vie des affaires en Irlande avec une portée qui n’est pas seulement locale. Étant donné que l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation examinera d’autres exigences de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Le droit en vertu du droit applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits. Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si la demande est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le demandeur doit fournir, entre autres, la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué conformément à la législation d’un État membre, et une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes.
Par conséquent, il incombe au demandeur de fournir toutes les informations nécessaires à la décision, y compris en identifiant le droit applicable et en fournissant toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient au demandeur «… de fournir à l’ [EUIPO] non seulement les éléments démontrant qu’elle remplit les conditions

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requises du droit national en vertu duquel la protection est demandée, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations sur le droit applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et la portée de cette protection, et permettre au titulaire de la marque contestée d’exercer son droit de défense.
En ce qui concerne les dispositions de la législation applicable, le demandeur doit clairement identifier le contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes [article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE]. Le demandeur doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (numéro d’article et numéro et titre de la loi) et le contenu (texte) de la disposition juridique en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, une encyclopédie juridique ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente fait référence à une autre disposition de droit, cela doit également être fourni pour permettre au titulaire de la marque de l’Union européenne et à l’Office de comprendre pleinement le sens de la disposition invoquée et de déterminer l’éventuelle pertinence de cette disposition supplémentaire. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, le demandeur peut les fournir en faisant référence à cette source [article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE].
En outre, le demandeur doit produire la preuve appropriée du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que la preuve que les conditions de protection à l’égard de la marque contestée sont effectivement remplies. Les éléments de preuve doivent préciser si le titulaire du droit est habilité à interdire l’utilisation d’une marque plus récente ainsi que les conditions dans lesquelles le droit peut prévaloir et être exercé à l’égard d’une marque plus récente.
En l’espèce, la demanderesse n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par la demanderesse. La demanderesse n’a fourni aucune information sur le contenu possible des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu de la législation irlandaise.
Conclusion
Par conséquent, la demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

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De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ ANA Muñiz RODRÍGUEZ Nicole CLARKE Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.