LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 16 février 2023
Dans l’affaire R 0887/2022-1
CheSp. z o.o. AL. Jerozolimskie 475
05-800 Pruszków Titulaire de la MUE/requérante
représentée par Joanna Kluczewska-Strojny, Farysa 29e 01-971 Warszawa (Pologne) contre
Michał Jurewicz 148 India Str, Brooklyn,
11222 New York Demandeur/licencié/défendeur de la cession États-Unis représentée par Marta Malgorzata Krzyśków-Szymkowicz, Wilcza 54/1 00-679 Warszawa (Pologne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 47 666 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 980 211)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et A. González Fernández (membre) Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
16/02/2023, R 0887/2022-1, M MYTEK (fig.)/MYTEK

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 novembre 2018, HEM Sp. z o.o. (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Logiciels; Logiciels résidant dans le système; Logiciels; Micrologiciels; Logiciels de communication; Logiciels de télécommunications; Logiciels d’exploitation intégrés, convertisseurs audio; Convertisseurs numérique-analogique; Convertisseurs de signaux; Transducteurs électroacoustiques; Convertisseurs électriques; Transformateurs de fréquences; Convertisseurs métriques; Convertisseurs à faible bruit; Convertisseurs de niveaux; Convertisseurs d’antennes; Convertisseurs de courant; Convertisseurs à haute fréquence; Convertisseurs de normes de télévision; Convertisseurs d’ultra-hautes fréquences; Convertisseurs d’ultra-hautes fréquences; Convertisseurs électriques; Convertisseurs de courant continu; Convertisseurs de télévision par câble; Convertisseurs d’imprimantes; Convertisseurs Voltage-courant; Convertisseurs CC/AC; Convertisseurs électroniques de fréquence pour moteurs électriques à haute vitesse;
Transducteurs; convertisseur numérique analogique; convertisseurs numériquement;
Convertisseurs de tension, convertisseurs piézoélectriques, convertisseurs électro- optiques; Transducteurs linéaires; Transducteurs électroacoustiques; Convertisseurs électriques; Transformateurs de fréquences; Transducteurs de force; Transducteurs de mesure; Transducteurs de mesure; Transducteurs à ultrasons; Convertisseurs analogiques; Convertisseurs de courant; Transducteurs de pression; Transducteurs de couple; Pick-up pour guitares; Convertisseurs électriques; Transducteurs à haute fréquence; Convertisseurs statiques de puissance; Convertisseurs Voltage-courant;
Convertisseurs pression/courant; Processeurs de signaux pour haut-parleurs audio; Pick-up pour instruments de musique électriques; Convertisseurs AC/DC; Enregistreurs de scores électroniques; Enregistreurs de graphiques; Enregistreurs graphiques; Enregistreurs électriques; Enregistreurs de données; Enregistreurs d’événements; Enregistreurs de pression; Enregistreurs téléphoniques; Enregistreurs de scores électriques; Indicateurs de pression; Boîtes noires [enregistreurs de données]; Compteurs de mille pour véhicules; Enregistreurs électroniques de température autres qu’à usage médical; Enregistreurs électroniques du rythme cardiaque autres qu’à usage médical.
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2 La demande a été publiée le 13 décembre 2018 et la marque a été enregistrée le 22 mars
2019.
3 Le 23 novembre 2020, Michał Jurewicz (ci-après la «demanderesse de cession») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, visant à obtenir la cession de la MUE contestée conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE, ainsi qu’à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir que la titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.
5 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement de la marque américaine no 4 759 943 «MYTEK» (marque verbale).
6 Le demandeur de cession fait valoir qu’il est propriétaire de la société américaine Mytek fondée en 1992, qui exerçait ses activités en tant que société My Tek Digital LLC, et à partir de 2017, comme actuellement My Tek Inc. (pièce 1). La demanderesse de cession est titulaire de la marque américaine no 4 759 943 «MYTEK» enregistrée aux États-Unis avec une priorité de 01/11/2014 (pièce 2). La titulaire de la marque de l’Union européenne est le fabricant contractuel de Mytek depuis 2000 et le représentant de Mytek pour l’Europe depuis 2004. Selon le demandeur de cession, le titulaire de la MUE a bénéficié de la coopération entre les parties et a enregistré la marque du demandeur de cession, sans son autorisation formelle et de mauvaise foi. Plus en détail, le demandeur de la cession a avancé les arguments suivants:
Mytek, My Tek Digital LLC et My Tek Inc. utilisent la marque Mytek pour des équipements audio fabriqués par Mytek depuis 1992.
La coopération entre le demandeur de la cession et M. Marcin Hamerla, PDG de la titulaire de la marque de l’Union européenne (HEM sp.z.o.o, opérant précédemment en tant qu’HEM Electronics) a débuté en 1998, lorsque le demandeur de la cession, M. Michal Jurewicz, a placé une publicité à la recherche d’un contractant d’ingénierie électronique. M. Marcin Hamerla a répondu à l’annonce et a été engagé par Michal Jurewicz en tant que contractant pour aider les microprocesseurs de programmation pour les produits Mytek 8x96ADC et CAD.
La relation entre Hem sp.z.o.o et la demanderesse de cession a été clairement confirmée à maintes reprises par HEM (Marcin Hamerla) en tant que coopération dans laquelle le propriétaire de la société et de la marque est le demandeur de la cession. Par exemple, dans le courriel de Marcin Hamerla adressé à l’un des clients intéressés par l’achat d’équipements électroniques MYTEK du 21/02/2008, Marcin Hamerla indique ce qui suit:
«Veuillez appeler Michal Jurewicz, qui vit à NYC et est la tête de Mytek» (pièce 3); et dans un autre courrier électronique du 03/03/2008 (pièce 4), adressé à un client au
Japon, Marcin Hamerla a indiqué, entre autres, ce qui suit:
«L am responsable de la production et du marché européen. Michal Jurewicz est le président de Mytek et il répondra à vos questions. Pour toute question technique ou d’expédition, vous pouvez envoyer directement par courrier électronique à l’Office européen: Marcin E. Hamerla: europe@mytekdigitat.com»
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La coopération entre les parties a été étendue et Marcin Hamerla a duré de nombreuses fois à des salons et à des réunions commerciales avec Michal Jurewicz.
Par exemple, Marcin Hamerla flew à New York pour voir Michal Jurewicz (pièce 5, montrant un ticket de vol émis le 11/09/2008 pour un vol sur 26/09/2008) pour se familiariser avec de nouveaux produits qu’il était alors amené à produire en Pologne.
La marque figurative «M MYTEK: a été conçu en 2014 par un graphiste de New York (pièce 6), pour et avec la demanderesse de cession, Michal Jurewicz, soit 15 ans après le début de la coopération entre HEM et Michal Jurewicz.
Marcine Hamerla de HEM avait connaissance des efforts exclusifs de Michal Jurewicz en 2014 en vue de la création d’une nouvelle marque du logo Mytek; elle a été consultée et a formulé des commentaires sur ses dessins ou modèles. Marcin
Hamerla a reçu le projet de proposition de marque à réexaminer dans un courriel de
Michal Jurewicz. Dans son courriel du 15/01/2014 (annexe 7), Marcin Hamerla faisait expressément référence au projet de la nouvelle marque, indiquant que:
«À ma connaissance, les graphistes ont leurs motifs préférés. Il y a probablement des bords aigus (…) si nous avions dû la comparer aux œuvres de Michal Nadolski: ses œuvres ne sont probablement pas l’acme de créativité, mais elles sont certainement très claires. Je ne dirais pas non plus que ce travail soit créatif. Mais elle n’est pas lisible.»
Le 20/05/2014, le demandeur de la cession a informé Marcin Hamerla (HEM) du nouveau dessin du logo Mytek à apposer sur la couverture d’un nouveau produit «Mytek Manhattan DAC» en envoyant un courrier électronique avec un fichier de
marque «logo PDF» (pièce 8). Depuis 2014, la marque est utilisée de manière constante par la demanderesse de cession dans le cadre de son activité commerciale, tant sur les produits que dans les brochures (pièce 9), informations destinées aux clients, y compris la correspondance avec Hem Sp. z o.o.
Grâce à de nombreuses années de coopération entre Michal Jurewicz et HEM, Marcin Hamerla connaissait très bien le nouveau logo, notamment depuis 2015 sur la base d’un graphisme envoyé par Michal Jurewicz, il a été placé (en relief et imprimé) sur les produits et sur l’emballage utilisé pour les produits Mytek par
HEM. Dans un courriel daté du 09/05/2014 (pièce 10) adressé à la demanderesse de la cession, Marcin Hamerla a envoyé une explication sur la manière dont la marque MYTEK serait affichée sur l’appareil électronique fabriqué.
Les termes et l’historique de la coopération entre HEM et Michal Jurewicz indiquaient clairement les relations commerciales et les obligations des deux parties, dans lesquelles Mytek et Michal Jurewicz étaient propriétaires de marques et stylistes principaux de Mytek et Mytek identité sociale et HEM Sp zoo était le fabricant contractuel de produits Mytek et le représentant de Mytek en Europe et dans l’Union européenne. Mytek a toujours rempli ses obligations en rendant des commandes importantes pour des produits fabriqués par HEM, tout en fournissant tous les supports de conception, de logistique et de marketing nécessaires, y compris l’envoi de projets techniques et de visuals visuels ainsi que des marquages «M
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MYTEK» destinés à être utilisés sur des produits, ainsi que des exigences fonctionnelles pour les équipements individuels. En outre, HEM a bénéficié d’une telle coopération, notamment, conformément à l’accord avec Michal Jurewicz mis en œuvre depuis 2004, a reçu l’autorisation orale de vendre, en tant que représentant de MYTEK Digital USA/Michal Jurewicz, des produits marqués «MYTEK» en
Europe et en Asie pour le prix de gros total.
Elle, en tant que représentant de Mytek dans l’Union, a également vendu des produits sur le territoire de l’Union. Par exemple, la demanderesse de la cession joint une correspondance avec l’un des plus grands distributeurs d’équipements électroniques et audio-vidéo en Allemagne — Thomann.de (pièce 11). Il ressort clairement de cette correspondance que HEM est distributeur d’équipements électroniques Mytek, qu’elle a passé la commande, qu’elle a expédié les produits vers l’Allemagne et qu’elle a émis une facture. Les informations figurant sur la facture émise le 28/12/2016 par HEM Electronics Marcin Hamerla indiquent clairement que HEM est un «représentant européen de Mytek Digital» (pièce 11).
Les circonstances présentées ci-dessus indiquent que l’activité de HEM satisfait aux conditions d’application de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, à savoir l’enregistrement de la marque utilisée par Michal Jurewicz sans son autorisation formelle pour cette activité.
En outre, malgré les négociations en cours entre les parties sur le transfert des droits de marque à Michal Jurewicz, le 13/10/2020, Hem sp. z o. a présenté un nouvel enregistrement de marque identique à celui de M. Michal Jurewicz, à savoir la demande de MUE no 18 328 393 «MYTEK» (pièce 12) dans la même classe. Une telle action indique clairement la mauvaise foi.
7 À l’appui de ses observations, la demanderesse de cession a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce 1 — Extrait du département d’État, de la division Corporation et des registres d’État de la société N.Y.S., indiquant les coordonnées de l’enregistrement de la société et l’extrait de constitution de la société MY TEK Inc. au nom de la demanderesse de cession, déposé le 12/05/2017;
Pièce 2 — Copie des informations relatives à l’enregistrement de la marque américaine no 4 759 943, «MYTEK», déposée le 01/11/2014, première utilisation dans le commerce 31/12/1992 et enregistrée au nom de la demanderesse de cession pour des produits compris dans la classe 9;
Pièce 3 — courrier électronique daté du 21/02/2008 envoyé de Marcin Hamerla, Mytek Europe, à un client (en version originale polonaise avec traduction en anglais), dans lequel le demandeur de la cession en est exemplaire. On peut constater que Marcin Hamerla indique ce qui suit: «Michal Jurewicz», qui vit à NYC et est le chef de Mytek.
Pièce 4 — correspondance électronique entre Marcin Hamerla datée du 03/03/2008 et un client au Japon, dans laquelle le demandeur de la cession en est exemplaire. On peut constater que Marcin Hamerla a déclaré, entre autres, «l am responsable de la production et du marché européen. Michal Jurewicz est le président du Mytek et il répondra à vos questions».
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Pièce 5 — courrier électronique daté du 21/09/2008 de Marcin Hamerla à Michal Jurewicz, dans lequel il a joint un ticket de vol sur son nom pour un vol le
26/09/2008 de Varsovie à San Francisco;
Pièce 6 — une facture pour $1800 datée du 09/05/2014 émise par une agence de dessin ou modèle à la société «Mytek Digital USA» concernant le projet «MYTEK
Works»;
Pièce 7 — courrier électronique daté du 15/01/2014 envoyé par Marcin E. Hamerla europe@mytekdigital.com à Michal Jurewicz mj@mytekdigital.com en rapport avec un projet d’affiche MYTEK.
Pièce 8 — courrier électronique avec objet «logo PDF» daté du 20/05/2014, envoyé par Michal Jurewicz mj@mytekdigital.com à différents destinataires, entre autres,
Marcin Hamerla europe@mytekdigital.com (en copie) en ce qui concerne le logo
MYTEK présenté en
Pièce 9 — brochure marketing faisant la publicité du nouveau produit «Mytek
Manhattan DAC preamplificateur»; Le logo est visible sur le produit et la brochure contient une photo et quelques informations sur la société MYTEK et son origine, ses produits et son fondateur Michal Jurewicz; la brochure comprend également une offre mentionnant, entre autres, que le produit est disponible «détail
$4995, offre Introductory première 50 unités $3995, expédition du 15e juillet 2014».
Pièce 10 — courrier électronique avec objet «logo sur la matrice dotmatrice — comparaison» du 09/05/2014 envoyé par Marcin E. Hamerla europe@mytekdigital.com, entre autres, à Michal Jurewicz mj@mytekdigital.com en ce qui concerne deux variantes du logo de MYTEK et la manière dont il regarde les produits. Le courriel est signé par «Marcin E. Hamerla, HEM Electronics/Mytek
Europe».
Pièce 11 — correspondance par courrier électronique datée du 29/12/2016 entre un représentant de Mytek Europe et un client allemand, la société Thomann GmbH, concernant la commande de produits «Mytek» et la facture émise le 28/12/2016; La facture indique qu’elle a été vendue BY: «MS Electronics» Marcin Hamerla, représentant européen «Mytek Digital».
Pièce 12 — Extrait de la base de données eSearch de l’EUIPO montrant les détails de l’enregistrement de la demande de MUE no 18 328 393 «MYTEK» (marque verbale) déposée le 30/10/2020 au nom de la titulaire de la MUE.
8 En réponse, la titulaire de la MUE fait valoir que HEM Sp. z o.o. n’a jamais été un agent ou un représentant de la demanderesse de cession et que la marque américaine no
4 759 943, sur laquelle la nullité est fondée, n’a jamais été valide sur le territoire polonais ou sur le territoire de l’Union européenne. Par conséquent, en raison de l’absence de preuve telle que requise par l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, la demande en nullité est dénuée de fondement. La titulaire de la marque de l’Union européenne explique ce qui suit:
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La titulaire de la marque de l’Union européenne est une société polonaise, fondée il y a 21 ans à Varsovie (Pologne), par Marcin Hamerla. Aujourd’hui, HEM conçoit et fabrique le plus petit numérique aux convertisseurs analogiques, ainsi que des technologies connexes telles que la diffusion de musique à haute résolution et les alimentations essentielles. Elle distribue plusieurs marques audio très respectées en
Europe et en Extrême-Orient et est spécialisée dans les ventes en ligne et directes.
En outre, HEM est également chargé de la conception, de la fabrication et de la distribution de la marque acclée Mytek depuis plus de 20 ans. Selon le registre des sociétés (annexe 1), HEM Electronics a été créée le 20/10/2000 en tant que propriété exclusive de la société Marcin Hamerla.
Selon le greffe du tribunal de Domestic (KRS), une société à responsabilité limitée a été créée le 07/03/2019, en particulier HEM Sp. z o.o. (annexe 2), qui est le successeur légal de HEM Electronics.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a jamais été un fabricant contractuel de la demanderesse de cession. Depuis sa création en 2000, HEM
Electronics (ainsi que HEM Sp. z o.o. depuis 2019) a toujours exercé ses activités en tant qu’entité commerciale indépendante et Michal Jurewicz (également opérant par l’intermédiaire de MY TEK INC basée à NY) n’était que l’un de ses partenaires commerciaux. Il n’existait aucun contrat écrit ou écrit entre les parties suggérant que HEM/HEM Electronics est un agent/représentant de Michal Jurewicz ou de son entreprise.
Le demandeur de la cession cite deux petits courriels de 2008. Bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne utilise courtoise le nom de M. Jurewicz, comme «une tête» ou «un président», elle indique également clairement que la titulaire de la marque de l’Union européenne est «responsable de la production et du marché européen». En fait, Michal Jurewicz était un directeur/président des activités de Mytek aux États-Unis, tandis que la titulaire de la marque de l’Union européenne était un chef/président des activités de Mytek en Europe, bien qu’elle n’ait peut-être pas été correctement exprimée dans une brève correspondance par courrier électronique en raison de la nature concise de cette correspondance.
Hormis l’enregistrement de sa société, rien ne prouve que la demanderesse de cession ait exercé une activité officielle entre 1992 (année au cours de laquelle la demanderesse de cession aurait commencé ses premières activités) et 2017. Dès lors, sur la base des éléments de preuve fournis par la demanderesse de cession, la seule société utilisant officiellement la marque M MYTEK d’ici à 2017 était HEM Electronics. Par conséquent, Michal Jurewicz est une personne privée et ne pouvait pas désigner la titulaire de la marque de l’Union européenne en tant que représentant ou agent en Europe.
Les deux parties ont collaboré en tant qu’entités indépendantes depuis 2000 et, au cours du temps, elles ont convenu d’étendre leurs fonctions et leurs domaines ou responsabilités: la titulaire de la marque de l’Union européenne était responsable de la production des produits M MYTEK ainsi que de leur vente et de leur service en
Europe, tandis que le demandeur de la cession était responsable du marché américain. Au milieu de 2008, Michal Jurewicz et Marcin Hamerla ont envisagé un échange d’actions de leurs sociétés après leur transformation en société à responsabilité limitée (annexe 3).
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Les deux parties ont investi massivement dans le développement et la promotion de la marque M MYTEK, la titulaire de la marque de l’Union européenne en Europe et la demanderesse de cession aux États-Unis et, par conséquent, la renommée et la reconnaissance actuelle de la marque M MYTEK sont le résultat d’investissements communs.
La marque de l’Union européenne figurative contestée a été développée conjointement par la titulaire de la MUE et la demanderesse de cession. Même la demanderesse de cession admet dans ses observations que Marcin Hamerla a été consultée et a formulé des observations sur son dessin ou modèle (annexe 5). Depuis la création du logo M MYTEK en 2014, la demanderesse de cession n’a jamais contesté, jusqu’à récemment, les droits de la titulaire de la MUE sur cette marque.
La demanderesse a également soulevé l’argument selon lequel le logo a été conçu par un graphiste de New York, mais la facture jointe ne le soutient pas, car il ne contient aucune représentation visuelle du logo prétendument conçu par le graphiste.
Les arguments de la demanderesse de cession concernant le voyage de la titulaire de la MUE aux États-Unis contiennent de nombreuses inexactitudes qui doivent être clarifiées. Marcin Hamerla n’a pas voté aux États-Unis le 21/09/2018, mais le 02/10/2018 (annexe 6) et dans un but différent, à savoir présenter un nouveau produit Mytek (annexes 7 et 8).
Le programme de produits «Brooklyn Bridge» (annexe 9) a été conçu par un employé de la titulaire de la marque de l’Union européenne, avant que Marcin Hamerla flew vers les États-Unis et que son code source ait toujours été un secret commercial de la titulaire de la MUE.
Le demandeur de cession a invoqué sa marque américaine no 4 759 943 «MYTEK», déposée le 01/11/2014 et enregistrée le 23/06/2015 sur le territoire des États-Unis. Étant donné que le demandeur de la cession n’a demandé la protection de la marque qu’aux États-Unis, il ne peut revendiquer ses droits sur d’autres territoires, en particulier après 7 ans à compter de la demande initiale.
En résumé, HEM Electronics/HEM Sp. z o.o, établie en Pologne, n’a jamais été un agent ou représentant de la demanderesse de cession et la marque américaine no
4 759 943 sur laquelle la nullité est fondée n’a jamais été valable sur le territoire polonais ou de l’UE et, pour cette raison, la demande en nullité doit être rejetée.
9 À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Extrait du «Registre central et informations sur l’activité économique de la République de Pologne» indiquant les coordonnées de l’immatriculation de HEM Electronics Marcin Hamerla, qui a commencé à exercer une activité économique le
20/10/2000.
Annexe 2: Extrait du registre du tribunal polonais du commerce montrant des informations sur la société HEM Sp. z o.o. de la titulaire de la marque de l’Union européenne
Annexe 3: Courriel du demandeur de cession à Marcin Hamerla daté du 01/06/2008, dans lequel le demandeur de la cession l’informe qu’il a créé une société à responsabilité limitée et peut lui donner certaines parts.
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Annexe 4: Deux captures d’écran (non datées) de mytek-europe.com montrant les coordonnées de HEM Sp. z o.o et de plusieurs produits M MYTEK.
Annexe 5: Courriel de Marcin Hamerla à la demanderesse de cession daté du 15/01/2014 concernant un projet d’affiche MYTEK (identique à l’annexe 7 déposée par la demanderesse de cession).
Annexe 6: Billets de vol de Marcin Hamerla.
Annexes 7 et 8: Reçu de commande daté du 10/09/2018 et une facture datée du 26/09/2018 concernant la vente de deux produits (Brooklyn Bridge) par la titulaire de la marque de l’Union européenne à des clients en Pologne. Ces documents ne contiennent aucune référence à «MYTEK».
Annexe 9: BROOKLYN Bridge scheme (aucune référence à MYTEK n’est visible).
Annexe 10: Extrait de TMview montrant la marque américaine no 4 759 943 de la demanderesse de cession «MYTEK».
10 Dans sa duplique, la demanderesse de cession fait valoir que la titulaire de la MUE se concentre sur la dénégation des faits cités par la demanderesse de cession et n’a produit aucun élément de preuve confirmant sa position et ses déclarations, à savoir qu’elle n’était pas un représentant de la demanderesse de cession. La demanderesse de cession présente des faits et des éléments de preuve supplémentaires (pièces 1 à 16, énumérés ci- dessous) et fait valoir que la coopération entre le demandeur de la cession et le titulaire actuel de la marque, puis Marcin Hamerla agissant en personne, a débuté en 1998, lorsque Michal Jurewicz a placé une publicité à la recherche d’un entrepreneur d’ingénierie électronique. Le requérant de la cession présente des courriers électroniques entre Michal Jurewicz et Marcin Hamerla, dans lesquels il est fait référence, notamment, au CV et à l’expérience Marcin Hamerla, à un accord de consultation et de confidentialité entre eux, à la confirmation du début des travaux par Marcin Hamerla et aux rapports quotidiens, à des informations sur les paiements effectués par le requérant à
Marcin Hamerla pour son travail, ses factures et ses virements bancaires. Selon le demandeur de la cession, ces documents démontrent que la coopération entre les parties a débuté en 1998 lorsqu’il recherchait un employé. La requérante souligne que les termes et l’historique de la coopération entre HEM et Michal Jurewicz indiquaient clairement les relations commerciales et les obligations des deux parties, dans lesquelles Mytek et
Michal Jurewicz étaient un propriétaire de marque, un créateur principal de produits Mytek et une identité d’entreprise et HEM Sp z.o.o. était le fabricant contractuel de Mytek et le représentant de Mytek en Europe et dans l’Union européenne. La demanderesse de cession affirme que la titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la MUE contestée et même en supposant que la titulaire de la MUE a demandé la protection de la marque sur le marché de l’UE, elle a agi en qualité de représentant/agent de la société américaine MYTEK Inc.
11 La demanderesse de cession a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce 1 — courrier électronique daté du 31/05/1998 de Marcin Hamerla montrant son curriculum vitæ;
Pièce 2 — Courrier électronique intitulé «Mytek» de Michal Jurewicz (michal@mytekdigital.com) à Marcin Hamerla (mhamerla@friko2.onet.pl), dans lequel Michal Jurewicz indique qu’il joint un contrat pour commencer sa coopération et fait référence aux détails des tâches et de leur organisation, etc.
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Pièce 3 — «accord de consultation et de confidentialité» daté du 11/06/1998 entre Mytek, Inc. et Marcin E. Hamerla d/b/a HEM Electronics (consultant) en rapport avec l’exécution de tâches par le consultant qui lui a été confié par Mytek; Le contrat n’est signé que par MYTEK, Inc. par Michal Jurewicz en sa qualité de «président».
Pièce 4 — Courrier électronique daté du 15/06/1998, sujet «report/15-06», de Marcin Hamerla à Michal Jurewicz, dans lequel Marcin Hamerla rend compte des travaux réalisés, s’enquiert de la langue dans laquelle il est censé rédiger ses rapports de travail et mentionne qu’il a essayé de contacter A.L. au sujet de la signature du contrat mais qu’il n’a pas été en mesure de trouver la personne.
Pièces 5, 6, 7 et 8 — courriers électroniques datés du 18/06/1998, 19/06/1998, 20/06/1998 et 25/06/1998 étant des rapports quotidiens envoyés par Marcin Hamerla au demandeur d’affectation.
Pièces jointes no 9, 10 — courriers électroniques datés du 26/06/1998, sous «rémunération», envoyés par Marcin Hamerla au demandeur de la cession, dans lesquels il fournit ses coordonnées bancaires afin de recevoir ses paiements de
Mytek Inc. USA.
Pièces 11 et 12 — courriers électroniques datés du 27/06/1998 et du 02/07/1998 entre Marcin Hamerla et le demandeur de la cession faisant référence aux factures de paiement respectives.
Pièce 13 — courrier électronique daté du 17/07/1998 envoyé par Marcin Hamerla au demandeur de la cession, dans lequel il discute des détails de son taux horaire et fait référence, entre autres, au taux horaire de 25 PLN. Le demandeur de la cession précise que le taux horaire de 25 PLN correspond et est inclus dans le «contrat de
Consulting and Confidentiality Agreement» entre les parties, ce qui signifie que l’Marcin Hamerla a travaillé pour Mytek Inc. en vertu d’un accord dans lequel elle s’est engagée à loyauté, à agir de bonne foi et à ne pas divulguer le secret commercial de Mytek Inc.
Pièces jointes 14, 15 — Rectés de virements bancaires datés du 17/07/1998, du 11/08/1998, du 18/09/1998, du 13/11/1998, du 24/12/1998, du 00/01/20 et du 00/02/03 montrant des transferts d’argent de Mytek Inc. USA à Marcin Hamerla.
Pièce 16 — courrier électronique daté du 16/07/1998 envoyé par Marcin Hamerla au demandeur de la cession, dans lequel il rend compte de son travail.
12 Dans ses observations finales, la titulaire de la marque de l’Union européenne conteste l’argument de la demanderesse de cession selon lequel elle n’a produit aucun élément de preuve confirmant sa position et ses déclarations et affirme qu’elle l’a fait et qu’elle a produit dix annexes le 12/03/2021. La titulaire de la MUE ajoute également que la charge de la preuve incombe au demandeur de la cession. La titulaire de la marque de l’Union européenne soutient qu’elle n’a jamais été un représentant ou un agent de la demanderesse de cession et que la marque américaine n’est pas valide en Pologne ou dans l’UE. Par conséquent, selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, en raison de l’absence de preuve requise par l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, la demande en nullité est dénuée de fondement.
En ce qui concerne les éléments de preuve supplémentaires produits par la demanderesse de cession, la titulaire de la MUE avance, en substance, les arguments suivants:
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L’ «accord de Consulting et de confidentialité» n’a aucune valeur probante, étant donné qu’il n’a pas été contresigné par la titulaire de la MUE Marcin Hamerla.
En ce qui concerne la correspondance par courrier électronique, elle concerne un état très précoce de connaissances entre Marcin Hamerla (titulaire de la MUE) et Michal
Jurewicz (demanderesse de cession). Tous les courriels présentés par le demandeur de la cession dans sa lettre datent de 1998, lorsque la Marcine Hamerla a été officiellement employée à Wojskowe Zaklady Elektroniczne (œuvres militaires Electronics) et qu’il pouvait offrir ses connaissances et son expertise à de nombreuses entités différentes. D’une manière formelle, HEM Electronics a été créée le 20/10/2000 en tant que propriété exclusive par Marcin Hamerla (annexe 1 des observations précédentes) et, le 07/03/2019, une société par actions a été créée en tant que société HEM Sp. z o.o. La société HEM Electronics, depuis sa création en 2000 (ainsi que HEM Sp. z o.o depuis 2019) a toujours exercé ses activités en tant qu’entité commerciale indépendante et Michal Jurewicz (également par l’intermédiaire de MYTEK Inc. établie à New York) était l’un de ses seuls partenaires commerciaux. Les deux parties ont collaboré en tant qu’entités indépendantes depuis 2000. Au cours du temps, ils ont accepté de préciser leurs tâches et leurs domaines de responsabilité. La titulaire de la marque de l’Union européenne était responsable de la production des produits M MYTEK ainsi que de leur vente et de leur service en Europe, tandis que la demanderesse de la cession était responsable de la vente aux États-Unis. Il n’y a jamais eu de contrat verbal ou écrit entre les parties donnant à penser que HEM/HEM Electronics est un agent/représentant de Michal Jurewicz ou de son entreprise.
En ce qui concerne les virements bancaires et les confirmations de paiement, elles prouvent uniquement l’existence d’une coopération entre la titulaire de la MUE et le demandeur de la cession. La titulaire de la marque de l’Union européenne a émis de nombreuses factures et reçus concernant le transfert de connaissances et, par la suite, également fabriqués des produits, qui ont été achetés et distribués par la demanderesse de cession aux États-Unis. Malheureusement, le demandeur de la cession était très peu enclin à s’acquitter de ses obligations financières et, dès le début, le titulaire de la MUE a dû envoyer au demandeur de la cession un nombre infini de courriels lui rappelant des dettes et des factures impayées.
La titulaire de la marque de l’Union européenne inclut plusieurs documents (preuves 1, 2 et 3; courriels datés du 31/01/2005, 19/02/2018 et 17/09/2018 avec le sujet
«Debt» et «Résumé des montants dus»), adressés au demandeur de la cession, et indique que la crédibilité financière du demandeur de la cession a connu une détérioration drastique en 2018 et, le 25/09/2018, la titulaire de la MUE a émis une demande préalable de paiement sur la base du code civil polonais (preuves 4). Selon la titulaire de la MUE, la procédure de nullité devant l’EUIPO est le résultat des problèmes financiers du demandeur de cession et de sa volonté de reprendre la MUE contestée ainsi qu’une partie du marché de l’UE dont le titulaire de la MUE était précédemment responsable et constitue la chance pour le demandeur de la cession d’améliorer sa situation financière. La titulaire de la MUE souligne que la marque de l’Union européenne contestée a été développée conjointement par elle et par la demanderesse de cession et, en outre, bien que le logo M MYTEK ait été créé en
2014, la demanderesse de cession n’a jamais contesté, jusqu’à récemment, les droits de la titulaire de la MUE sur cette marque bien qu’elle ait fait l’objet d’un usage intensif sur le territoire de l’Union européenne.
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13 Par décision du 23 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a fait droit à la demande au titre de l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE et a ordonné que le signe contesté soit cédé dans son intégralité à la demanderesse de cession.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, visant à obtenir la cession de la marque de l’Union européenne contestée — article 21 du RMUE
La titulaire de la marque de l’Union européenne est un agent ou un représentant du titulaire de la marque antérieure
Le demandeur de cession est titulaire d’une marque antérieure (marque américaine no 4 759 943)
Il ressort des documents versés au dossier que la demanderesse de cession et Marcin Hamerla (d’abord en tant que personne physique, puis, en tant que propriétaire unique de HEM Electronics, succédé par la société de la titulaire de la MUE, HEM
Sp. z o.o.), entretenaient une longue relation commerciale remontant à 1998 lorsque le titulaire de la MUE Marcin Hamerla, puis en personne, était engagé en tant que consultant par la société de la demanderesse de cession Mytek, Inc. par le biais d’un «accord de Consulting and Confidentiality» daté du 11/06/1998.
La titulaire de la marque de l’Union européenne s’identifie régulièrement et apparaît dans les documents comme suit: Représentant européen«Mytek Digital»; «L am responsable de la production et du marché européen. Michal Jurewicz est président de Mytek; «MS Electronics» Mytek Europe; Marcin E. Hamerla, HEM Electronics/Mytek Europe. C’est ce que reflète également la manière dont Marcin Hamerla est identifiée dans les adresses électroniques. Ses courriels en 1998 sont envoyés à partir de «mhamerla@friko2.onet.pl». Plus tard (en 2008, 2014, 2015,
2016, 2017 et 2018, par exemple), les documents envoyés à l’Office par les deux parties montrent que ses courriels proviennent de: «Marcin E. Hamerla europe@mytekdigital.com», MYTEK Europe office assurance-maladie eu.office@mytekdigital.com >, y compris de «hem@hamerla.net» et «meh@hem-
e.com».
Dans l’ensemble, il existait entre eux un accord de coopération tacite qui a entraîné une obligation fiduciaire de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Quant à la forme de l’accord, conformément à une jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire que l’accord entre les parties prenne la forme d’un contrat écrit.
Les signes et les produits sont identiques ou largement équivalents
Compte tenu du fait que la marque de l’Union européenne contestée contient, en tant qu’identifiant commercial principal, la totalité de la marque antérieure, il y a lieu de conclure que les exigences de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE en ce qui concerne les signes sont remplies. En outre, il convient également de noter que la correspondance commerciale entre les parties en 2014 montre clairement que la demanderesse de la cession a envoyé à la titulaire de la marque de l’Union européenne, entre autres, une forme largement identique de la marque de l’Union
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européenne contestée, à savoir (courrier électronique déposé en tant qu’annexe 8 du document 18/12/2020).
Les produits contestés comprennent, entre autres, divers équipements audio vidéo, convertisseurs, traducteurs, transducteurs, transformateurs, haut-parleurs, enregistreurs, logiciels et micrologiciels, etc. Ces produits sont soit identiques, soit étroitement liés, soit étroitement liés, soit commercialement, aux produits de la demanderesse de cession. Par exemple, les produits de la demanderesse de cession comprennent également divers produits d’équipement audio, tels que des convertisseurs, des amplificateurs, des enregistreurs, des haut-parleurs, des serveurs ainsi que des logiciels pour le traitement de fichiers musicaux numériques. Par conséquent, les produits contestés sont soit identiques (inclus à l’identique, soit se chevauchant) soit au moins similaires aux produits de la demanderesse de cession, étant donné qu’ils peuvent avoir la même origine commerciale, être distribués par les mêmes canaux commerciaux et s’adresser aux mêmes consommateurs. Dès lors, les produits présentent un lien étroit sur le plan commercial, de sorte que l’usage de la marque contestée pour ces produits constituerait un obstacle sérieux à l’entrée du titulaire initial sur le marché de l’Union ou à la poursuite de l’exploitation de sa marque sur ce marché. Par conséquent, les exigences de l’article 8, paragraphe 3, du
RMUE en ce qui concerne les produits sont également remplies.
La MUE a été déposée au nom de l’agent/représentant, sans le consentement du titulaire de la marque antérieure et sans justification de la part de la titulaire de la MUE
La marque de l’Union européenne contestée a été demandée au nom de la société Hem Sp. z o.o. Comme expliqué par la titulaire de la marque de l’Union européenne elle-même et comme il ressort des documents joints (annexe 2), HEM Sp. z o. o. est une société anonyme établie en 2019 et 190 parts de celle-ci ont été acquises par
Marcin Hamerla et 10 parts ont été acquises par A.F. En outre, Marcin Hamerla était la seule titulaire de la société HEM Electronics depuis 2000 (annexe 1). La marque de l’Union européenne contestée a été déposée au nom de l’agent ou du représentant.
La titulaire de la MUE n’a produit aucun document démontrant que le dépôt était autorisé par le demandeur de cession ou que le demandeur de cession avait donné son consentement exprès. La correspondance échangée entre les parties autour de la création du logo en 2014 ne mentionne nulle part une possibilité d’enregistrement du signe en tant que marque. La titulaire de la marque de l’Union européenne ne peut se prévaloir du fait que la demanderesse de cession ne s’est pas opposée à l’usage du signe, étant donné que cet usage est logique au cours de la coopération entre le demandeur de la cession et la titulaire de la MUE, compte tenu de son rôle de fabricant contractuel ou de distributeur/représentant de l’UE des produits. Par conséquent, en l’absence de toute preuve (convaincante et sans équivoque) du contraire, il est considéré que le dépôt a été effectué sans le consentement du demandeur de cession.
Conclusion
Les conditions énoncées à l’article 60, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sont remplies et la demande de cession est fondée. Par conséquent, la marque contestée est cédée dans son intégralité à la
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demanderesse de cession conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE.
La MUE contestée étant cédée à la demanderesse de cession, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs invoqués.
14 Le 19 mai 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 juillet 2022.
15 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 septembre 2022, la demanderesse de cession demande le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
16 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’était pas un agent ou un représentant du titulaire de la marque antérieure
En fait, il existait une sorte d’accord de coopération entre les parties. Toutefois, la titulaire de la MUE a agi en toute indépendance, sans avoir noué une quelconque relation de confiance avec le demandeur de cession, et elle ne peut donc pas être considérée comme un agent au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. L’échange de correspondance, les factures, etc. peuvent prouver la coopération entre les parties mais ne suffisent pas à indiquer qui était la partie chef de file et qui était une partie subordonnée (agent ou représentant).
Au moment du dépôt de la MUE, les parties détenaient des droits parallèles et indépendants sur les marques aux États-Unis et en Europe. Pour ces raisons, l’article 8, paragraphe 3, du RMUE n’était pas applicable. La division d’annulation est parvenue à la même conclusion dans sa décision du 16 juin 2011 103 C «D’Angelico».
Le demandeur de cession n’a produit aucun élément de preuve démontrant l’existence d’une relation agent-mandant avec la titulaire de la MUE. Le demandeur de la cession n’a fourni que des courriels, des factures et des bons de commande aléatoires. Les éléments de preuve n’ont pas démontré que la titulaire de la marque de l’Union européenne agissait pour le compte de la demanderesse de cession, mais simplement qu’il existait une relation de vente avec un client qui aurait pu être établie sans accord préalable entre eux [13/04/2011-, 262/09, FIRST DEFENSE
AEROSOL PEPPER PROJECTOR (fig.)/FIRST DEFENSE (fig), EU:T:2011:171].
La MUE a été déposée avec le consentement de la titulaire
Le logo M MYTEK ayant été créé dans environ 2014, la demanderesse de cession n’a jamais contesté, jusqu’à récemment, les droits de la titulaire de la MUE sur cette marque bien qu’elle ait fait l’objet d’un usage intensif sur le territoire de l’Union européenne. Entre la date de dépôt de la MUE contestée (5.11.2018) et la date de dépôt d’une demande en nullité (23.11.2020), il y a un intervalle de 2 ans et entre la création de la marque et la date de dépôt d’une demande en nullité, l’écart est de près de 6 ans.
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La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas contesté les droits de la demanderesse sur l’utilisation du logo créé conjointement aux États-Unis.
Autres circonstances
Il est clair que la procédure en nullité devant l’EUIPO était le résultat des problèmes financiers du demandeur de la cession, preuves qui ont été fournies mais ont été ignorées par la division d’annulation. Une détérioration drastique de la crédibilité financière de la demanderesse a eu lieu en 2018. Ses dettes envers la titulaire de la marque de l’Union européenne dépassaient 100 000 USD.
Étant donné que tous les efforts déployés par la titulaire de la marque de l’Union européenne pour obtenir un remboursement de la part de la demanderesse de la cession étaient inutiles, le 25 septembre 2018, la titulaire a émis une demande de paiement préalable fondée sur le code civil polonais, demandant à la demanderesse de la cession d’effectuer un paiement de 156 941,93 USD et fixé un délai non extensible au 30 septembre 2018 pour le paiement total de la dette. Apparemment, cette pression financière a obligé la demanderesse de cession à saisir les droits exclusifs sur la marque de l’Union européenne contestée.
17 Les arguments soulevés en réponse au recours par la demanderesse de cession peuvent être résumés comme suit:
La titulaire de la marque de l’Union européenne reconnaît elle-même qu’ «une sorte de relation existe entre les parties» depuis plus de 20 ans, ce qui, selon la jurisprudence, crée une relation de confiance (11/11/2020, C 809/18-P, MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902), à savoir le rôle de représentant qui produit des appareils sur l’ordre de la demanderesse de cession pour lequel la titulaire de la MUE a reçu des paiements réguliers.
La motivation du demandeur de cession pour former le recours est dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation du motif en cause.
Il est fait référence aux preuves d’achat auprès de la société de conception graphique du logo de la marque par la demanderesse de cession.
Motifs
18 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
19 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
60 (1) (b) du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, visant à obtenir la cession de la marque de l’Union européenne contestée — article 21 du RMUE
20 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsqu’il existe une marque visée à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE et que les conditions énoncées dans ce dernier article sont remplies. Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle
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est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.
21 Il ressort du libellé de cette disposition que, pour qu’une nullité aboutisse sur ce fondement, les conditions suivantes doivent être remplies. Il convient:
(i) que l’opposant soit le titulaire de la marque antérieure;
(ii) que le demandeur de la marque soit ou ait été l’agent ou le représentant du titulaire de la marque;
(iii) que la demande ait été déposée au nom de l’agent ou du représentant sans le consentement du titulaire et sans qu’il existe de raisons légitimes justifiant l’action de l’agent ou du représentant; et
(iv) que la demande porte essentiellement sur des signes et des produits identiques ou similaires.
22 Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, lorsque l’une des conditions n’est pas remplie, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne saurait prospérer. Il convient donc d’examiner si les conditions requises par l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont remplies en l’espèce (13/04/2011-, 262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 61; 14/02/2019, 796/17-, MOULDPRO, EU:T:2019:88, §
21).
23 C’est au demandeur de la cession qu’il incombe, en principe, de prouver que les conditions de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont remplies, à l’exception de l’existence d’un consentement, qui doit être prouvé par la titulaire de la MUE-(09/07/2014, 184/12, Heatstrip, EU:T:2014:621, § 57; 27/03/2017, R 673/2016-2
GZOX (fig.)/GZOX (fig.), § 21).
24 Le dépôt non autorisé de la marque du titulaire par son agent ou son représentant est contraire à l’obligation générale de confiance qui sous-tend les accords de coopération commerciale de ce type. Un tel détournement de la marque du titulaire est particulièrement préjudiciable pour ses intérêts commerciaux, car le demandeur peut exploiter les connaissances et l’expérience acquises au cours de sa relation commerciale avec le titulaire et, partant, tirer indûment profit des efforts et de l’investissement du titulaire (06/09/2006-, 6/05, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2006:241, §
38).
25 Par conséquent, l’article 8, paragraphe 3, du RMUE a pour objet de protéger les intérêts légitimes des titulaires de marques contre le détournement arbitraire de leurs marques en leur conférant le droit d’interdire des demandes d’enregistrement déposées par des agents ou des représentants sans leur consentement.
26 Conformément à l’article 21 du RMUE, lorsqu’une marque de l’Union européenne est enregistrée au nom de l’agent ou du représentant d’une personne qui est titulaire de cette marque, sans l’autorisation du titulaire, ce dernier est habilité à exiger la cession de la marque de l’Union européenne en sa faveur, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements. Le titulaire peut présenter une demande de cession au lieu d’une demande en nullité, ce qui est le cas en l’espèce.
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(i) Propriété de la marque antérieure
27 En ce qui concerne la première condition, relative à la propriété de la marque antérieure invoquée, la demanderesse a fait référence à la marque américaine no 4 759 943, pour le mot «MYTEK», enregistrée dans la classe 9 pour les produits «Résolutionaux convertisseurs numériques; Amplificateurs audio; Câbles audio; Cartes de circuits audio; Composants électroniques audio, à savoir systèmes audio audio; Casques d’écoute audio; Mélangeurs audio; Enregistreurs audio; Haut-parleurs audio; Logiciels pour le traitement de fichiers musicaux numériques; Lecteurs audionumériques;
Serveurs de médias numériques; Convertisseurs numériquement à analogique (DAC); Interconnexions électroniques pour signaux audio et vidéo; Dispositifs numériques portatifs et de poche pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation et la révision de fichiers de texte, de données, d’images et audio».
28 À l’appui de cette affirmation, le demandeur de la cession a produit un extrait de la base de données de l’USPTO contenant des indications claires de toutes les informations pertinentes afin d’en vérifier le contenu. L’autre partie n’a pas contesté la véracité de ces informations de la base de données de l’USPTO.
29 Par conséquent, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée et non contesté par la titulaire de la MUE, la demande en nullité est suffisamment étayée en ce qui concerne la marque américaine no 4 759 943, et la première condition pour l’application de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE est donc remplie (05/10/2016,-R 2087/2015 1, MINERAL MAGIC/MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER et al. § 19).
30 Ce point n’est pas contesté par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
(ii) Existence d’une relation agent-mandant
31 La chambre de recours rappelle que l’objectif de cette disposition est d’éviter le détournement de la marque antérieure par l’agent ou le représentant du titulaire de cette marque, ces personnes pouvant exploiter les connaissances et l’expérience acquises au cours de leur relation commerciale avec le titulaire et, de ce fait, tirer indûment profit des efforts et des investissements que le titulaire a lui-même fournis. Il s’ensuit que la réalisation de cet objectif requiert une interprétation large des notions d’ «agent» et de «représentant» au sens de cette disposition. Cette conclusion quant à la signification de la condition relative au statut du demandeur d’enregistrement de la marque par rapport au titulaire de la marque antérieure est d’ailleurs corroborée par le fait que, en vertu de cette disposition, ces deux notions sont liées par la conjonction de coordination «ou», ce qui témoigne de l’application de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE dans les différents cas de représentation des intérêts d’une partie par une autre (11/11/2020-, 809/18 P, Mineral Magic, EU:C:2020:902, § 83-84).
32 Dès lors, ces notions doivent être interprétées de manière à couvrir toutes les formes de relations fondées sur un accord contractuel en vertu duquel l’une des parties représente les intérêts de l’autre, de sorte qu’il suffit, aux fins de l’application de cette disposition, qu’il existe entre les parties un accord ou une coopération commerciale de nature à créer une relation de confiance en imposant au demandeur, expressément ou implicitement, une obligation générale de confiance et de loyauté en ce qui concerne les intérêts du titulaire de la marque antérieure (11/11/2020-, 809/18, EU:C:2020:902, § 85).
33 À la lumière de ce qui précède, aux fins de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, il suffit qu’il y ait eu un quelconque accord de coopération commerciale entre les parties,
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susceptible de créer une relation de confiance qui impose au demandeur, expressément ou implicitement, une obligation générale d’agir de bonne foi et, plus particulièrement, au regard des intérêts du titulaire de la marque.
34 Compte tenu de la multiplicité des formes que peut revêtir la relation de collaboration en pratique, il convient de suivre une approche au cas par cas visant à établir si le lien contractuel entre le demandeur de cession et la titulaire de la MUE était limité à un certain nombre de transactions sporadiques ou si, au contraire, il était d’une durée et d’un contenu tels qu’ils justifiaient l’application de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. La question importante devrait être de savoir si c’est la coopération avec le titulaire de la marque antérieure qui a donné à la titulaire de la marque de l’Union européenne la possibilité de connaître et d’apprécier la valeur de la marque et d’inciter la titulaire de la marque de l’Union européenne à essayer ultérieurement d’enregistrer la marque en son propre nom.
35 En l’espèce, la titulaire de la MUE conteste la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les éléments de preuve produits établissent que la titulaire de la MUE doit être considérée comme un «agent» au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE au moment du dépôt de la demande de MUE contestée. À cet égard, d’une part, la titulaire de la marque de l’Union européenne reconnaît qu’ «il existait un quelconque accord de coopération entre les parties» (il est fait référence à la page 3 du mémoire exposant les motifs du recours) et, d’autre part, elle affirme qu’elle a agi en toute indépendance, sans avoir noué aucune relation de confiance avec le demandeur de cession, et qu’elle ne peut dès lors être considérée comme un agent au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. L’échange de correspondance, les factures, etc. peuvent prouver la coopération entre les parties, mais les éléments de preuve ne suffisent pas à indiquer qui était la partie chef de file et qui était une partie subordonnée (agent ou représentant).
36 Tout d’abord, comme l’a reconnu la titulaire de la marque de l’Union européenne elle- même dans son mémoire exposant les motifs du recours, «il existait une sorte d’accord de coopération entre les parties». En effet, à la suite des éléments de preuve versés au dossier, cette coopération date de 1998, date à laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne Marcin Hamerla, puis en personne, a été engagée en qualité de consultant par la société de la demanderesse de cession Mytek, Inc. au moyen d’un «accord de consultation et de confidentialité» daté du 11/06/1998.
37 Rien n’indique que la relation entre les parties a pris fin avant la date de dépôt de la demande de MUE contestée, à savoir le 5 novembre 2018. En fait, les prétendues dettes nées par le demandeur de cession à l’égard de la titulaire de la MUE, qui ont donné lieu à une demande de paiement préliminaire en date du 25 septembre 2018, coïncident avec le dépôt de la MUE contestée (1 mois après la date d’échéance), qui, considérée dans son ensemble, confirme la relation commerciale des parties.
38 Deuxièmement, comme observé à juste titre dans la décision attaquée et malgré le fait de refuser d’être un distributeur/agent ou un représentant de la demanderesse de cession, la titulaire de la marque de l’Union européenne s’identifie régulièrement, comme il apparaît dans les courriels, comme suit: Représentant européen«Mytek Digital»; «L am responsable de la production et du marché européen. Michal Jurewicz est président de
Mytek; «MS Electronics» Mytek Europe; Marcin E. Hamerla, HEM Electronics/Mytek Europe. Dans la décision attaquée, la division d’annulation n’a pas commis d’erreur en concluant que la forme de correspondance commerciale des parties permet
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raisonnablement de conclure que la titulaire de la marque de l’Union européenne a agi au nom de la société de la demanderesse de cession Mytek Digital/Mytek Inc. en Europe.
39 À cet égard, la chambre de recours observe que l’inclusion de certaines coordonnées de la société polonaise de Hamerla (HEM Electronics) dans les documents de vente aux clients montre que la facture adressée à un client allemand datée du 29/12/2016 pour la vente de plusieurs produits «Mytek» indique clairement «vendus BY: «MS Electronics»
Marcin Hamerla, «Mytek Digital» Représentant européen.
40 À la lumière de ce qui précède et compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, la chambre de recours ne laisse aucun doute quant au fait que la «partie principale» (telle que désignée par la titulaire de la marque de l’Union européenne) était la demanderesse de la cession et que la première agissait en qualité de représentant en Europe. Sur cette base, il est conclu qu’à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée, à savoir le 5 novembre 2018, il existait une relation commerciale effective, continue et non transitoire entre les parties, qui a créé une obligation générale de confiance et de loyauté.
41 Par conséquent, considérés dans leur ensemble, les éléments de preuve produits établissent que la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être considérée comme un «agent» au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE au moment du dépôt de la demande de MUE contestée.
42 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, toutes ces circonstances ne peuvent donner lieu qu’à une relation entre les parties qui impose implicitement une obligation générale de confiance et de loyauté envers les intérêts du demandeur de la cession.
(iii) Dépôt de marque au nom de l’agent et sans le consentement de la titulaire de la MUE
43 Le demandeur de cession n’a jamais donné l’autorisation de déposer la MUE au nom de la titulaire de la MUE. La titulaire de la marque de l’Union européenne estime à tort que la charge de la preuve à cet égard incombe au demandeur de la cession. En fait, c’est à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver que le demandeur de la cession a donné un consentement suffisamment clair, précis et inconditionnel au dépôt de la MUE au nom de la titulaire de la MUE (09/07/2014,-184/12, Heatstrip, EU:T:2014:621, § 57; 27/03/2017,
R 673/2016-2 GZOX (fig.)/GZOX (fig.), § 21).
44 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé l’existence d’un consentement répondant à ces conditions. En outre, le dépôt de la marque n’est justifié par aucune autre raison. Les arguments avancés par la titulaire de la marque de l’Union
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européenne à l’appui de son droit à une rémunération financière pour ses efforts et dépenses pour renforcer le goodwill de la marque ne constituent pas des raisons légitimes justifiant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée en son nom.
45 En outre, les allégations de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant la motivation de la demanderesse de cession à engager la procédure en cause (dénommées dans le mémoire exposant les motifs du recours comme «autres raisons») sont dénuées de pertinence aux fins de la présente appréciation. Enoutre, le fait que le demandeur de cession ne s’était jamais opposé, jusqu’à récemment, aux «droits» ou à l’usage de cette marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne saurait être considéré comme conférant un quelconque consentement.
46 En l’espèce, il ressort des faits versés au dossier que le signe contesté a été déposé par la titulaire de la MUE et sans le consentement de la demanderesse de cession.
(iv) Identité ou similitude des signes et produits
47 Si l’article 8, paragraphe 3, du RMUE couvre les cas dans lesquels tant les signes que les produits ou services comparés sont identiques, son champ d’application peut, selon la jurisprudence, également s’étendre aux cas où ils ne sont pas identiques [08/11/2004,-R 493/2002 2, FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR (fig.)/DEFENSE indirects FIRST DEFENSE (fig.); 04/05/2004, R 493/2002-4, FIRST DEFENSE (II);
03/05/2012, R 1642/2011-2, maritime Acopafi (fig.)/maritime Montering as (fig.) et al.; 03/08/2010, R 1367/2009-2, BERIK DESIGN (fig.); 05/10/2016, R 2087/2015-1,
MINERAL MAGIC/MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER et al.; voir également les conclusions de l’avocat général dans l’affaire 30/04/2020,-809/18 P, EUIPO/John Mills, EU:C:2020:329, § 44).
48 La marque contestée est une représentation figurative de l’élément verbal «MYTEK», le terme enregistré au nom du demandeur de cession. La titulaire de la MUE ne conteste pas que le logo a été acheté par la demanderesse de cession. Le 20/05/2014, le demandeur de la cession a informé Marcin Hamerla (HEM) du nouveau dessin du logo Mytek à apposer sur la couverture d’un nouveau produit «Mytek Manhattan DAC» en envoyant un courrier électronique avec un fichier de marque «logo PDF» (pièce 8).
49 En ce qui concerne les produits en cause, la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, qu’ils sont soit identiques (inclus à l’identique, chevauchement), soit similaires, étant donné qu’ils peuvent avoir la même origine commerciale, être distribués par les mêmes canaux commerciaux et destinés aux mêmes consommateurs. Dès lors, selon la décision attaquée, les produits présentent une relation étroite sur le plan commercial, de sorte que l’usage de la marque contestée pour ces produits constituerait un obstacle sérieux pour que le titulaire initial puisse entrer sur le marché de l’Union ou poursuivre l’exploitation de sa marque sur ce marché.
50 Ces deux conclusions, à savoir l’identité ou la similitude des signes et des produits, ne sont pas contestées par les parties.

51 En l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours peut légitimement adopter la motivation de la décision attaquée, qui fait alors partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010-, 292/08, Often,
EU:T:2010:399, §-47). La chambre de recours ne voit aucune raison manifeste d’infirmer les conclusions correctes de la décision attaquée et souscrit ainsi au
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raisonnement et aux conclusions de la décision attaquée concernant les marques et les produits en cause.
52 Par conséquent, la quatrième condition est également remplie.
Conclusions
53 L’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée a été demandé conformément aux conditions de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, au nom de l’agent de la titulaire sans le consentement de la titulaire et sans justification du présent recours.
54 La chambre de recours rappelle que l’objectif de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE est d’empêcher le détournement de la marque par l’agent de la titulaire de la MUE. La protection prévue par cette disposition suit le principe selon lequel les transactions commerciales doivent être menées de bonne foi. Le principe de bonne foi s’applique d’autant plus aux relations entre l’agent et son mandant, qui doivent être régies par la confiance mutuelle, et notamment à ce que l’agent conserve les intérêts légitimes de son mandant et non à leur encontre.
55 En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne ne saurait être autorisée à exploiter les connaissances et l’expérience acquises au cours de la relation commerciale avec le demandeur de la cession et, partant, à tirer indûment profit des efforts et des investissements de ce dernier.
56 La permanence du signe enregistré de la titulaire de la MUE pourrait constituer un obstacle sérieux à l’entrée sur le marché de l’Union européenne ou à l’exploitation continue de la position commerciale du demandeur de cession sur ce marché.
57 Le recours est rejeté. Comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, toutes les conditions cumulatives pour l’application de l’article 60, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont remplies pour tous les produits, la demande de cession au titre de l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE est accueillie.
Frais
58 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité et dans les procédures de recours.
59 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse d’affectation, d’un montant de 550 EUR.
60 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais de représentation de la demanderesse de cession, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
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Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et d’annulation, à savoir 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
16/02/2023, R 0887/2022-1, M MYTEK (fig.)/MYTEK