LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 31 octobre 2023
dans l’affaire R 312/2023-2
KARTROI LLC
954 Three Trees Road 29 412 Charleston
États-Unis d’Amérique titulaire de la MUE/requérante représentée par ELZABURU, S.L.P., Edificio Torre de Cristal, P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid (Espagne)
contre
Luxvide Finanziaria per Iniziative Audiovisive e Telematiche S.p.A. via Luigi Settembrini, 17/A 00195 Roma
Italie demanderesse en nullité/défenderesse représentée par METROCONSULT S.R.L., Via Foro Buonaparte, 51, 20121 Milano (Italie)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° C 50 230 (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 381 703)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
31/10/2023, R 0312/2023-2, SANDOKAN

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 janvier 2021, KARTROI LLC (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
SANDOKAN
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Films cinématographiques téléchargeables; logiciels pour jeux vidéo; housses pour téléphones portables; livres audio; films exposés; logiciels de jeux; films cinématographiques.
Classe 16: Livres de fiction; produits de l’imprimerie; livres; bandes dessinées; cartes à collectionner; autocollants [articles de papeterie]; affiches; albums d’autocollants.
Classe 25: Vêtements de dessus; sous-vêtements; chaussures à l’exclusion des chaussures orthopédiques; chapellerie; tee-shirts.
Classe 28: Jouets, jeux et articles de jeux; casse-tête [jeux]; jeux relatifs à des personnages de fiction; figurines de collection en tant que jouets.
Classe 41: Production audiovisuelle et photographie; production de divertissements sous forme de séries télévisées; services de divertissement comprenant des personnages de fiction; production de films cinématographiques; production de films pour la télévision et le cinéma; publication d’imprimés; mise à disposition de journaux de bandes dessinées en ligne, non téléchargeables; services de jeux vidéo en ligne; services de jeux vidéo à des fins de divertissement; publication de livres audio.
2 La demande a été publiée le 19 mai 2021 et la marque a été enregistrée le 18 mai 2021.
3 Le 21 juin 2021, Luxvide Finanziaria Per Iniziative Audiovisive e Telematiche S.p.A (la
«demanderesse en nullité») a présenté une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. La demanderesse en nullité invoquait également l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et f), du RMUE.
5 À l’appui de ses arguments, la demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants:
− Pièce 1: extrait du site web de la demanderesse en nullité et extrait du registre italien des entreprises concernant la société de la demanderesse en nullité.
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− Pièce 2: communiqué de presse concernant le projet de série télévisée «Sandokan» de la demanderesse en nullité.
− Pièce 3: lettre d’avertissement de la titulaire de la MUE du 28/12/2020.
La pièce 3 était suivie d’un document intitulé «pièce 1» contenant un extrait de base de données pour l’enregistrement international n° 1 109 567.
− Pièce 4: rapport d’activité de la société Kartroi LLC.
− Pièce 5: extrait d’une base de données pour l’enregistrement international n° 1 109 567 «SANDOKAN».
− Pièce 6: réponse de la demanderesse en nullité à la titulaire de la MUE du 18/01/2021.
− Pièce 7: extrait de la loi italienne sur le droit d’auteur.
− Pièces 8 et 8 bis: extraits de Wikipédia concernant Emilio Salgari et Sandokan.
− Pièce 9: extrait du site web www.treccani.it concernant l’entrée «Sandokan».
− Pièce 10: extrait du site web www.raiplay.it intitulé «Sandokan – La serie».
6 Par décision du 8 décembre 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée. Sa décision était notamment motivée comme suit:
− La demande de la MUE contestée a été déposée de mauvaise foi.
− D’une part, l’intention de la titulaire de la MUE l’intention de la titulaire de la MUE était de faire entrave à la demanderesse en nullité et d’obtenir un avantage de celle- ci.
− D’autre part, l’intention de la titulaire de la MUE était de contourner le régime d’enregistrement et d’étendre artificiellement la période de grâce pour défaut d’usage.
− Le dossier contient suffisamment d’arguments et de preuves qui démontrent l’existence d’une mauvaise foi de la part de la titulaire de la MUE. Par conséquent, il est considéré que la demanderesse en nullité a établi la mauvaise foi à suffisance de droit. Le dépôt de la MUE contestée ne suit pas une logique commerciale légitime, comme le prétend la titulaire de la MUE.
− Telles ont aussi été les conclusions du tribunal de Rome dans son arrêt du 02/01/2022 (pièce A). Après avoir examiné en détail la question de la mauvaise foi en ce qui concerne la MUE contestée, le tribunal a considéré que la marque avait effectivement été déposée de mauvaise foi.
− Contrairement à ce que soutient la titulaire de la MUE, cette décision antérieure est considérée comme pertinente pour la présente procédure, car elle concerne les mêmes parties, la même marque (à savoir la MUE n° 18 381 703) et la même
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question, à savoir celle de la mauvaise foi du demandeur de la marque (sans toutefois que la décision soit passée en force de chose jugée au sens de l’article 63, paragraphe 3, du RMUE). En outre, le tribunal de Rome a examiné la question de la mauvaise foi en profondeur (et non de manière marginale) et a fondé ses conclusions sur les mêmes faits et essentiellement les mêmes éléments de preuve que ceux examinés dans la présente procédure. Par conséquent, l’arrêt de la Cour de Rome a son importance dans la présente procédure et constitue, en plus de l’ensemble de la motivation de la présente décision, un autre élément de preuve convaincant indiquant la mauvaise foi.
− Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il convient d’accueillir pleinement la demande en nullité et de déclarer la nullité de la marque de l’Union européenne pour l’ensemble des produits et services contestés.
− La demande en nullité étant pleinement accueillie sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs, à savoir ceux visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) et f), du RMUE, ni la question de savoir si ces motifs ont été valablement invoqués.
7 Le 7 février 2023, la titulaire de la MUE a introduit un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 avril 2023.
8 Dans ses observations en réponse, parvenues à l’Office le 16 juin 2023, la demanderesse en nullité a conclu au rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Dans la décision attaquée, la division d’annulation a conclu à tort que les éléments de preuve présentés par l’autre partie démontraient à suffisance que la titulaire de la MUE avait agi de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée «SANDOKAN» et qu’ils pouvaient valablement et efficacement renverser la présomption de bonne foi. Au contraire, il a été établi sans équivoque que la demande de marque de l’Union européenne n° 18 381 703 a été déposée de manière légitime dans le cadre du plan d’expansion commerciale du signe «SANDOKAN» de la titulaire de la MUE.
− Dans la décision attaquée, la division d’annulation a exclusivement retenu de simples hypothèses et conjectures concernant le supposé avantage recherché par la titulaire de la MUE et a conclu à une mauvaise foi sans aucune preuve à l’appui. Il convient dès lors d’annuler cette décision et de rejeter la demande en nullité dans son intégralité.
− Enfin, dans sa constatation de mauvaise foi, l’Office a également tenu compte de l’arrêt du tribunal de Rome du 2 janvier 2022, puisque l’Office indique que les conclusions de cet arrêt vont dans le même sens que ses propres conclusions. Dans cet arrêt, le tribunal a jugé que la marque contestée SANDOKAN avait été déposée
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de mauvaise foi en ce qui concerne les services compris dans la classe 41. Toutefois, contrairement à ce qu’a estimé la division d’annulation, cet arrêt n’aurait absolument pas dû être pris en considération. La titulaire de la MUE a fait appel de cet arrêt et la partie du dispositif déclarant la mauvaise foi lors du dépôt de la marque
SANDOKAN pour les services énumérés dans la classe 41 a été annulée. Cet arrêt, qui semble également avoir été décisif dans la constatation de la mauvaise foi de la titulaire de la MUE, ne peut être pris en considération, étant donné que, premièrement, il s’agit d’une décision rendue par le tribunal de Rome (dans le cadre d’une procédure de référé) qui n’avait pas compétence pour connaître de la question d’une éventuelle mauvaise foi (comme confirmé par la décision rendue en deuxième instance) et que, deuxièmement, la déclaration de mauvaise foi a été annulée à la suite de l’appel interjeté par la titulaire de la MUE. La titulaire de la MUE demande dès lors que l’examen de la mauvaise foi soit effectué uniquement sur la base des arguments avancés dans le cadre de la présente procédure.
− L’Office devrait ignorer les autres motifs soulevés à l’appui de la demande en nullité [c’est-à-dire ceux visés à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et f), du
RMUE], étant donné que ceux-ci ont été incorrectement invoqués sur un plan formel.
10 Les arguments présentés en réponse par la demanderesse en nullité peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse en nullité souscrit à toutes les conclusions de la décision attaquée, y compris en ce qui concerne l’arrêt du tribunal de Rome. La division d’annulation savait parfaitement que la décision de déchéance n’avait pas un caractère définitif. Dans la procédure de déchéance comme dans la procédure de nullité, la division d’annulation et le tribunal de Rome ont examiné les mêmes documents présentés pour prouver l’usage de la marque SANDOKAN par la titulaire de la MUE et sont arrivés à la même conclusion, à savoir que la marque SANDOKAN n’avait fait l’objet d’aucun usage pendant la période pertinente.
− Dans l’éventualité peu probable où le recours contestant l’enregistrement de mauvaise foi serait accueilli, la demanderesse en nullité demande à la chambre de recours de prendre en considération les autres motifs de nullité, déjà invoqués dans la demande en nullité.
Motifs de la décision
Recevabilité du recours
11 Le recours est conforme aux dispositions de l’article 66, de l’article 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable.
Sur les éléments de preuve supplémentaires présentés dans le cadre de la procédure de recours
12 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en
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temps utile. En règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions dudit règlement, et il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 42; 19/04/2018, C-478/16 P, GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.)/GROUP
Company TOURISM & TRAVEL (fig.), EU:C:2018:268, § 34; 21/03/2019, T-777/17,
TOBBIA (fig.)/Peppa Pig (fig.) et al., EU:T:2019:180, § 21; 27/10/2021, T-356/20, Jiruš/EUIPO – Nile Clothing (Racing Syndicate), EU:T:2021:736, § 23].
13 En précisant que l’EUIPO «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte [13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL,
EU:C:2007:162, § 43; 21/03/2019, T-777/17, TOBBIA (fig.)/Peppa Pig (fig.) et al.,
EU:T:2019:180, § 22; 27/10/2021, T-356/20, Jiruš/EUIPO – Nile Clothing (Racing Syndicate) , EU:T:2021:736, § 24].
14 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE encadre l’exercice du pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE en ce qui concerne les faits invoqués et les preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours [27/10/2021, T- 356/20, Jiruš/EUIPO – Nile Clothing (Racing Syndicate), EU:T:2021:736, § 25]. En vertu de cette disposition, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
15 Ces dispositions sont précisées à l’article 54, paragraphe 1 du règlement de procédure de la chambre de recours, selon lequel elle peut accepter des faits ou preuves présentés pour la première fois devant elle uniquement si a) ces faits ou preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire, et b) s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
16 Outre les éléments de preuve énumérés au paragraphe 5 ci-dessus, la titulaire de la MUE a présenté, en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, d’autres preuves consistant en une copie de l’appel interjeté par KARTROI (avec traduction en anglais des passages les plus pertinents) et une copie de la décision du tribunal civil de
Rome, chambre XVII, statuant sur l’appel (avec traduction en anglais des passages les plus pertinents). Ces éléments de preuve ne font que compléter des faits et éléments de preuve pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile devant la division d’annulation. Ils ont été présentés par la titulaire de la MUE en réaction à la prise en considération par la division d’annulation de l’arrêt du tribunal de Rome du 2 janvier 2022. En outre, ces éléments de preuve semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Par conséquent, ces éléments de preuve supplémentaires sont
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admis par la chambre de recours exerçant son pouvoir discrétionnaire [voir, par analogie,
16/04/2021, R 1883/2020-5, X-Grip/X (fig.) et al., § 26; 11/06/2020, R 146/2020-1,
AGRI PARTS (fig.)/Agroparts, § 17; 26/01/2022, R 515/2021-4, taifu (fig.)/Taifun,
§ 27-29].
17 La demanderesse en nullité a également fourni des éléments de preuve supplémentaires, à savoir, la copie d’une décision du tribunal de première instance de Rome, chambre civile XVII, datée du 2 janvier 2022, et la copie d’une décision rendue sur appel par le tribunal de Rome, chambre XVII, et datée du 23 mars 2022, accompagnées de la traduction en anglais des passages les plus pertinents. Ces éléments de preuve également ne font que compléter des faits et éléments de preuve pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile devant la division d’annulation. En outre, ils ont été présentés par la demanderesse en nullité en réaction aux éléments de preuve supplémentaires produits par la titulaire de la MUE devant la chambre de recours. Ces éléments de preuve semblent également, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Par conséquent, ces éléments de preuve supplémentaires sont également admis par la chambre de recours exerçant son pouvoir discrétionnaire [voir, par analogie, 16/04/2021, R 1883/2020-5, X-
Grip/X (fig.) et al., § 26; 11/06/2020, R 146/2020-1, AGRI PARTS (fig.)/Agroparts,
§ 17; 26/01/2022, R 515/2021-4, taifu (fig.)/Taifun, § 27-29].
18 Cette conclusion est d’autant plus appropriée, considérant l’intérêt public et l’intérêt des deux parties concernées à ce que le litige soit examiné et tranché sur le fond (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 48).
Mauvaise foi – Article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE
19 Le régime d’enregistrement d’une MUE repose sur le principe du «premier déposant», inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE (28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 43). Toutefois, cette règle est nuancée, notamment, par la notion de «mauvaise foi» au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, en vertu duquel la nullité d’une MUE doit être déclarée lorsque le titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 44).
20 Étant donné que la notion de «mauvaise foi» visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas définie par le législateur de l’Union, la détermination de sa signification et de sa portée doit être établie conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel cette notion est utilisée et des objectifs poursuivis par ce règlement [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 43, 44].
21 Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de «mauvaise foi» suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. Le droit des marques vise à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur. Les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses
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produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance [27/06/2013, C-320/12, Plastic bottle (3D), EU:C:2013:435, § 35; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.),
EU:C:2019:724, § 45].
22 Par conséquent, la mauvaise foi s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une MUE a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine rappelée au point précédent dudit arrêt [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46].
23 Selon la Cour de justice, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’UE, et notamment, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé [21/04/2021, T-663/19, Hasbro/EUIPO – Kreativni Događaji (MONOPOLY),
EU:T:2021:211, § 35 et jurisprudence citée].
24 Cela étant, il ressort de la formulation retenue par la Cour dans l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, point 53), que les facteurs qui y sont énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque. En effet, dans cet arrêt, la Cour s’est limitée à répondre aux questions de la juridiction nationale qui portaient, en substance, sur la question de savoir si de tels facteurs étaient pertinents. Ainsi, l’absence de l’un ou de l’autre de ces facteurs ne s’oppose pas nécessairement, selon les circonstances propres de l’espèce, à ce que soit constatée la mauvaise foi du demandeur [21/04/2021, T-663/19, Hasbro/EUIPO – Kreativni Događaji (MONOPOLY), EU:T:2021:211, § 36 et jurisprudence citée].
25 À cet égard, il importe de souligner que, au point 60 de ses conclusions dans l’affaire Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:148), M^me l’avocate générale Sharpston a relevé que la notion de mauvaise foi, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, ne peut pas être cantonnée à une catégorie limitée de faits particuliers. En effet, l’objectif d’intérêt général de cette disposition, qui consiste à faire échec aux enregistrements de marque abusifs ou contraires aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, serait compromis si la mauvaise foi ne pouvait être démontrée que par les circonstances limitativement énumérées dans l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07,
EU:C:2009:361 [21/04/2021, T-663/19, Hasbro/EUIPO – Kreativni Događaji (MONOPOLY), EU:T:2021:211, § 37 et jurisprudence citée].
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26 Ainsi, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [21/04/2021, T-663/19, Hasbro/EUIPO – Kreativni Događaji (MONOPOLY), EU:T:2021:211, § 38 et jurisprudence citée].
27 L’intention du titulaire d’une MUE est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.),
EU:C:2019:724, § 47]. La notion de «mauvaise foi» se rapporte donc à une motivation subjective du titulaire de la MUE, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale [07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 28; 21/04/2021, T-663/19, Hasbro/EUIPO – Kreativni Događaji (MONOPOLY), EU:T:2021:211, § 41].
28 La bonne foi du titulaire de la MUE est présumée jusqu’à preuve du contraire [08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45; 21/04/2021, T-
663/19, Hasbro/EUIPO – Kreativni Događaji (MONOPOLY), EU:T:2021:211, § 42]. Dès lors que cette présomption ne s’applique plus, il appartient au titulaire de la MUE de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la MUE contestée, afin d’établir que ses intentions étaient légitimes [05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 51-59; 21/04/2021, T-
663/19, Hasbro/EUIPO – Kreativni Događaji (MONOPOLY), EU:T:2021:211, § 43, 44].
29 La mauvaise foi peut également être établie en dehors de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51]. En particulier, l’utilisation par un tiers, sur le marché intérieur, d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires ne constitue pas une condition préalable pour conclure à la mauvaise foi [12/09/2019, C-104/18 P,
STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 52]. Il y a lieu de considérer que, en l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 56; 21/04/2021, T-663/19, Hasbro/EUIPO – Kreativni Događaji (MONOPOLY), EU:T:2021:211, § 37].
30 La mauvaise foi alléguée doit être démontrée à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE contestée (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 26), en l’espèce le 23 janvier 2021.
Les faits de l’espèce
31 Comme indiqué dans la décision attaquée, le 28 décembre 2020, la demanderesse en nullité a reçu une lettre d’avertissement de la titulaire de la MUE. Dans cette lettre, il était mentionné ce qui suit: «Notre client a récemment appris que Lux Vides avait
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annoncé une nouvelle production intitulée “Sandokan” et devant débuter en 2021». Il était aussi indiqué, en substance, que les activités envisagées par la demanderesse en nullité porteraient atteinte à l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne de la titulaire de la MUE n° 1 109 567,«Sandokan», et que la titulaire de la MUE proposait de régler l’affaire à l’amiable.
32 Le 18 janvier 2021, la demanderesse en nullité a répondu à la titulaire de la MUE en indiquant, en substance, que les activités envisagées ne porteraient pas atteinte à la marque de la titulaire de la MUE, car ladite marque ne protégeait pas les services de production télévisée compris dans la classe 41. Dans sa réponse, la demanderesse en nullité mentionnait également que l’enregistrement international n° 1 109 567 de la titulaire de la MUE était susceptible de déchéance pour défaut d’usage.
33 Le 23 janvier 2021, la titulaire de la MUE a déposé la MUE contestée pour la marque verbale «SANDOKAN», désignant des produits et services compris dans les classes 9,
16, 25, 28 et 41 tels qu’énumérés au paragraphe 1 de la présente décision. La titulaire de la MUE est également titulaire de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne n° 1 109 567 «SANDOKAN» (marque verbale), enregistré le 4 décembre 2011 pour les produits suivants:
Classe 9: Enregistrements audio et vidéo comportant des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs; livres audio dans le domaine des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure; livres audio sous forme de romans; bandes audionumériques comportant des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs; bandes vidéo pour enfants; disques et cartouches de jeux d’ordinateur; cassettes de jeux d’ordinateur; consoles de jeux informatiques conçues pour être utilisées avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; disques de jeux d’ordinateur; matériel de jeu sur ordinateur, à savoir disques; manettes de jeux pour ordinateurs; programmes de jeu sur ordinateur; programmes de jeu sur ordinateur téléchargeables par le biais d’Internet; cassettes, cartouches et programmes de jeu sur ordinateur; logiciels de jeux d’ordinateur; logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables depuis un réseau informatique mondial; logiciels de jeux d’ordinateur pour ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo domestiques; logiciels de jeux d’ordinateur à utiliser sur des téléphones portables et cellulaires; logiciels de jeux d’ordinateur à utiliser avec des ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo domestiques à utiliser avec des téléviseurs et consoles de jeux vidéo d’arcade; supports numériques, à savoir DVD préenregistrés, enregistrements audio et vidéo téléchargeables et CD comportant et faisant la promotion de personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs; supports numériques, à savoir cassettes vidéo préenregistrées, vidéodisques numériques, disques numériques polyvalents, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD, et disques numériques haute définition comportant des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs; programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables par le biais d’un réseau informatique mondial et de dispositifs sans fil; programmes informatiques téléchargeables comportant des figurines en tant que pièces de jeu déplaçables à utiliser dans le domaine des jeux informatiques; programmes de
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jeux électroniques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables sous forme de livres, nouvelles, journaux de bandes dessinées, romans illustrés, revues, articles de journaux, circulaires et essais dans le domaine des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs; films et émission télévisées téléchargeables comportant des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs fournis par le biais de services de vidéo à la demande; fichiers d’images téléchargeables contenant des films cinématographiques, vidéos et émissions télévisées animés ou avec de véritables acteurs, comportant des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure; films cinématographiques et émissions télévisées téléchargeables ayant pour sujet des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs; enregistrements MP3 et fichiers MP3 téléchargeables comportant des animations, divertissements avec de véritables acteurs, musiques, histoires et jeux; fichiers multimédia téléchargeables comprenant des œuvres d’art, textes, fichiers audio, vidéo, jeux, et liens Internet vers des sites Web en rapport avec des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs; enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries, éléments graphiques et musiques téléchargeables par le biais d’un réseau informatique mondial et de dispositifs sans fil; enregistrements vidéo téléchargeables comportant des animations, divertissements avec de véritables acteurs, musiques, histoires et jeux; programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour dispositifs électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques pour dispositifs sans fil; manuscrit de musique interactive sous forme de jeux vidéo multimédia distribués en tant que médias téléchargeables ou numériques; films cinématographiques ayant pour sujet des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs; films cinématographiques et films pour la télévision proposant des divertissements pour enfants; bandes audio préenregistrées comportant des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs; consoles de jeux vidéo conçues pour être utilisées avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; tapis ou tapis de sol pour la commande interactive de jeux vidéo; télécommandes interactives de poche pour jeux vidéo; unités de télécommande interactives pour jeux vidéo; manettes de commande pour jeux vidéo; machines de jeux vidéo conçues pour être utilisées avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; machines de jeu vidéo destinées à être utilisées avec un téléviseur; logiciels pour jeux vidéo; magazines vidéo enregistrés sur des supports électroniques comportant des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs; machines de jeux avec sortie vidéo conçues pour être utilisées avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; logiciels de jeux de réalité virtuelle; dispositifs de communication sans fil avec fonction de transmission vocale, de données et d’images, y compris messagerie vocale, textuelle et visuelle, avec caméras et appareils photographiques, pouvant également être utilisés pour acheter des musiques, jeux, vidéos et applications logicielles par voie sans fil pour le téléchargement vers le dispositif.
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Classe 16: Livres pour enfants; beaux livres grand format comportant des œuvres comiques, dramatiques, d’action et d’aventure; journaux de bandes dessinées; revues de bandes dessinées; bandes dessinées de journaux; éléments de bande dessinée de bandes dessinées publicitaires; bandes dessinées; romans illustrés; bandes dessinées pour journaux; romans; livres d’images; affiches; posters en papier; produits imprimés, à savoir romans et collections de nouvelles et livres de fiction caractérisés par des décors et personnages inspirés de jeux vidéos; supports visuels imprimés sous forme de matériel promotionnel; romans d’amour; collections de livres de fiction; collections d’œuvres de fiction, à savoir romans et livres.
Classe 25: Chemises à manches longues; chemises; tee-shirts.
Classe 28: Figurines de collection en tant que jouets; jouets d’action électriques; personnages imaginaires en tant que jouets; jouets d’action mécaniques.
34 L’enregistrement international a été publié le 18 octobre 2013, conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE. La période de grâce de cinq ans a donc commencé à courir à cette date.
35 Tous les faits ci-dessus ressortent des arguments et éléments de preuve présentés par les deux parties, ainsi que des registres de l’Office. Ces faits n’ont été contestés par aucune des parties.
36 En outre, la chambre de recours a d’office connaissance de la procédure d’annulation n° C 50 138 et du fait que la déchéance pour défaut d’usage de l’enregistrement international n° 1 109 567 de la titulaire de la MUE a été prononcée en première instance et confirmée par la décision de la présente chambre de recours du 21/09/2023 dans l’affaire R 20/2023-2 (décision qui n’a pas encore acquis un caractère définitif).
Appréciation juridique des faits
37 La chambre de recours considère que les facteurs suivants doivent être pris en compte et que, dans leur ensemble, ils établissent la mauvaise foi de la titulaire de la MUE lors du dépôt de la demande du signe contesté le 31 janvier 2021.
38 La mauvaise foi peut prendre de nombreuses formes. Elle n’implique pas nécessairement un quelconque degré de turpitude morale. Un demandeur de MUE peut agir de mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, même s’il estime avoir moralement et légalement le droit d’agir comme il l’a fait (09/07/2015, R 879/2013-2, HISPANO SUIZA, § 25; 04/06/2009, R 916/2004-1, Gerson, § 53).
39 L’intention du titulaire de la MUE est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à des circonstances objectives (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase,
EU:C:2009:361, § 42). Plusieurs facteurs peuvent être pertinents.
Demande de MUE visant à bloquer des tiers
40 Sur la base de la chronologie des événements pertinents et du contenu des lettres des deux parties, tels que décrits ci-dessus, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’annulation selon laquelle, lors du dépôt de la MUE contestée, l’intention
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première de la titulaire de la MUE n’était pas de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais de porter atteinte aux intérêts de la demanderesse en nullité en faisant entrave aux activités que celle-ci envisageait — dont la titulaire de la MUE avait connaissance — et d’obtenir éventuellement de la demanderesse en nullité un avantage sous une forme ou une autre. Les événements pertinents sont les suivants:
− À un moment antérieur au 28 décembre 2020, la titulaire de la MUE a eu connaissance de l’annonce par la demanderesse en nullité de la production d’une nouvelle série télévisée intitulée «SANDOKAN».
− Le 28 décembre 2020, la titulaire de la MUE a envoyé à la demanderesse en nullité une lettre d’avertissement sur la base de son enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 109 567 «SANDOKAN» (marque verbale), lequel, à cette date, était susceptible de déchéance pour défaut d’usage. Dans cette lettre d’avertissement, la titulaire de la MUE ne demandait pas à la demanderesse en nullité de mettre immédiatement fin à l’atteinte prétendument portée à sa marque, autrement dit de cesser d’utiliser le signe «SANDOKAN» et d’interrompre les travaux préparatoires à la production de la série télévisée «SANDOKAN». Au lieu de cela, la titulaire de la MUE proposait un règlement à l’amiable.
− Le 18 janvier 2021, la demanderesse en nullité a répondu à la titulaire de la MUE en indiquant, en substance, qu’il n’y avait aucune atteinte, puisque l’enregistrement international de la titulaire de la MUE ne protégeait pas les services de production télévisée compris dans la classe 41. La demanderesse mentionnait en outre que ledit enregistrement international était susceptible de déchéance pour défaut d’usage.
− Le 23 janvier 2021, soit seulement cinq jours plus tard, la titulaire de la MUE a déposé la MUE contestée. La marque est la même que l’enregistrement international antérieur, à savoir la marque verbale «SANDOKAN». La MUE couvre des produits compris dans les classes 9, 16, 25 et 28 qui présentent, dans une large mesure, un chevauchement avec les produits protégés par l’enregistrement international antérieur. En outre, la MUE a été déposée pour des services compris dans la classe 41 incluant des activités qui englobent, ou sont largement comparables à, la production de séries télévisées, telles que la production audiovisuelle ou la production de divertissements sous forme de séries télévisées.
41 La titulaire de la MUE fait référence au fait qu’elle dispose d’un portefeuille de marques couvrant les territoires de la Chine, de l’Australie et du Royaume-Uni (pour des produits compris dans les classes 9, 16, 25 et 28) et qu’elle a déposé une demande de marque américaine pour des services compris dans la classe 41. La chambre de recours relève que cette demande a en réalité été déposée le 9 mars 2021, c’est-à-dire après le dépôt de la marque contestée dans l’Union européenne. En ce qui concerne les autres raisons possibles de demander un nouvel enregistrement pour la même marque, la titulaire de la MUE affirme qu’elle a déposé la marque contestée dans le cadre de son plan d’expansion commerciale et en vue de demander une protection pour d’autres nouveaux produits/services compris dans les classes 9, 16, 25 et 28, ainsi que dans la classe 41. Elle fait également référence au fait que son nom de domaine sandokanofficial.com a été enregistré en septembre 2020.
42 La chambre de recours souscrit toutefois à l’avis de la division d’annulation selon lequel il peut être déduit de cette chronologie particulière d’événements que l’intention
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première de la titulaire de la MUE était i) de faire entrave aux activités de la demanderesse en nullité (en déposant la marque pour des services compris dans la classe 41, auxquels la demanderesse en nullité avait explicitement fait référence dans sa réponse du 18 janvier 2021), ii) de renforcer sa position vis-à-vis de la demanderesse en nullité (en déposant la même marque verbale «SANDOKAN», compte tenu de la vulnérabilité potentielle de son enregistrement international antérieur) et ainsi iii) d’être mieux placée pour obtenir un avantage quelconque dans les négociations avec la demanderesse en nullité.
43 Il est vrai, comme l’a souligné à juste titre la titulaire de la MUE, que cette dernière n’a pas demandé de compensation financière à la demanderesse en nullité dans sa lettre du 28 décembre 2020. Toutefois, le fait que la titulaire de la MUE n’a pas demandé à la demanderesse en nullité de mettre fin à l’atteinte alléguée et a plutôt proposé une négociation implique que son objectif premier était d’obtenir un avantage quelconque au cours de ces négociations. Comme indiqué dans la décision attaquée, l’avantage pourrait être non financier et, par exemple, résider dans le fait d’obtenir que la titulaire de la MUE ou son PDG participe à la production ou à l’exploitation des séries télévisées prévues ou dans le fait que la demanderesse en nullité utilise les scénarios écrits précédemment par le PDG de la société de la titulaire de la MUE. Cette démarche transparaît dans le courriel du représentant de la titulaire de la MUE du 30 mars 2021, dans lequel cette dernière demande des informations détaillées sur la série «SANDOKAN» de la demanderesse en nullité, y compris sur le budget de production ou sur les moyens d’exploitation audiovisuelle prévus.
44 La titulaire de la MUE fait valoir qu’elle a commencé à travailler sur le projet «SANDOKAN» depuis 2006, sous la forme de travaux préparatoires pour des films ou des séries télévisées aux États-Unis, et qu’elle a déposé la marque «SANDOKAN» dans l’Union européenne (par le biais d’un enregistrement international) en 2011. Ce projet n’a pas abouti. La chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation selon lequel il n’y a aucune raison commerciale valable — sinon le blocage des activités de la demanderesse en nullité — de demander la marque contestée 15 ans après le début du projet et 10 ans après l’enregistrement initial dans l’UE. Cette considération vaut également pour l’allégation nouvellement avancée devant la chambre de recours par la titulaire de la MUE, selon laquelle elle travaille sans relâche à la production d’une œuvre audiovisuelle pour la télévision sous la marque SANDOKAN depuis 2016 (et non 2006), de sorte que la protection des services compris dans la classe 41 est totalement justifiée. Cette affirmation n’est étayée par aucun élément de preuve et, en tout état de cause, même si elle était vraie, il n’en resterait pas moins qu’au lieu de déposer la demande de marque au démarrage du projet (éventuellement nouveau), elle ne l’a fait que cinq ans plus tard.
45 Par conséquent, eu égard aux faits qui précèdent et à l’ordre des actions entreprises, le dépôt du signe contesté n’obéit pas à une logique commerciale honnête et la présomption de bonne foi a été contestée avec succès. La demande d’enregistrement, déposée par la titulaire de la MUE cinq jours seulement après avoir reçu la réponse de la demanderesse en nullité, s’inscrivait dans une stratégie de dépôt abusive visant à conférer à la titulaire de la MUE une position de blocage, qui pouvait être utilisée pour s’opposer à d’éventuelles demandes d’enregistrement de signes identiques ou similaires déposées par des tiers, et notamment par la demanderesse en nullité, en revendiquant la priorité pour une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne [par analogie,
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07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 145; 07/09/2022, T-627/21,
Segimerus/EUIPO – Karsten Manufacturing (MONSOON), EU:T:2022:530, § 36].
46 Par conséquent, et nonobstant les activités antérieures de la titulaire de la MUE en relation avec «SANDOKAN» — telles que décrites dans les observations de la titulaire de la MUE —, il peut être conclu, pour les raisons susmentionnées, que le dépôt de la MUE a été effectué de mauvaise foi, au moins en ce qui concerne les services compris dans la classe 41.
Dépôt réitéré de la MUE
47 S’il ressort de l’article 9, paragraphe 1, du RMUE que l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif, il découle du considérant 24 du règlement (UE) 2017/1001 qu’il n’est justifié de protéger les marques de l’Union européenne et, contre celles-ci, toute marque enregistrée qui leur est antérieure que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées. En effet, une marque de l’Union européenne qui n’est pas utilisée pourrait faire obstacle à la concurrence en limitant l’éventail des signes qui peuvent être enregistrés par d’autres en tant que marque et en privant les concurrents de la possibilité d’utiliser cette marque ou une marque similaire lors de la mise sur le marché intérieur de produits ou de services identiques ou similaires
à ceux qui sont protégés par la marque en cause. Par conséquent, le non-usage d’une marque de l’Union européenne risque également de restreindre la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services [21/04/2021, T-663/19, Hasbro/EUIPO – Kreativni Događaji (MONOPOLY), EU:T:2021:211, § 50 et jurisprudence citée].
48 La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union réside dans le fait que l’inscription d’une marque de l’Union européenne au registre de l’EUIPO ne saurait être assimilée à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, ledit registre devrait refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique [21/04/2021, T-663/19, Hasbro/EUIPO – Kreativni Događaji (MONOPOLY), EU:T:2021:211, § 54 et jurisprudence citée].
49 Si les dépôts réitérés pour une marque ne sont pas interdits, il n’en demeure pas moins qu’un tel dépôt effectué afin d’éviter les conséquences du défaut d’usage de marques antérieures peut constituer un élément pertinent, susceptible d’établir la mauvaise foi de l’auteur de ce dépôt [21/04/2021, T-663/19, Hasbro/EUIPO – Kreativni Događaji (MONOPOLY), EU:T:2021:211, § 57 et jurisprudence citée]. Dans ce contexte, la mauvaise foi est constatée lorsque le titulaire d’une MUE tente d’étendre artificiellement la période de grâce pour défaut d’usage, par exemple en déposant une demande réitérée portant sur une MUE antérieure, afin d’éviter de perdre un droit pour défaut d’usage (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27). Il convient de distinguer ce cas de la situation dans laquelle le titulaire de la MUE, conformément à la pratique commerciale normale, cherche à protéger des variations de son signe, par exemple lorsqu’un logo a évolué (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 36 et suivant).
50 Le fait de détenir un enregistrement, de ne pas l’utiliser, de l’abandonner après cinq ans et de déposer une nouvelle demande dans le but d’obtenir un nouveau délai de cinq ans,
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prolonge artificiellement le délai de grâce de cinq ans, en fin de compte à l’infini, puisque ce schéma pourrait être répété à volonté [22/07/2019, R 1849/2017-2,
MONOPOLY, § 48 et jurisprudence citée, confirmée par 21/04/2021, T-663/19, Hasbro/EUIPO – Kreativni Događaji (MONOPOLY), EU:T:2021:211].
51 La chambre de recours rappelle également que l’avocat général Ruíz-Jarabo (02/07/2002, C-40/01, Ansul, EU:C:2002:412, § 42) a exhorté les autorités désignées à lutter contre les enregistrements dits «défensifs» ou «stratégiques», dont le seul but est d’empêcher d’autres opérateurs d’enregistrer des signes similaires à l’avenir, mais qui n’ont par ailleurs aucune fonction légitime de marque [22/07/2019, R 1849/2017-2, MONOPOLY,
§ 50 et jurisprudence citée, confirmée par 21/04/2021, T-663/19, Hasbro/EUIPO – Kreativni Događaji (MONOPOLY), EU:T:2021:211].
52 Comme indiqué ci-dessus, la titulaire de la MUE possède l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 109 567 «SANDOKAN» (marque verbale) pour des produits compris dans les classes 9, 16, 25 et 28. Fin 2020/début 2021, ledit enregistrement était susceptible de déchéance pour défaut d’usage.
53 Les produits visés par la MUE contestée sont identiques, dans leur libellé, aux produits déjà couverts par l’enregistrement antérieur en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 16: Livres; bandes dessinées; livres de fiction; affiches.
Classe 25: Tee-shirts.
Classe 28: Figurines de collection en tant que jouets.
54 Des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque ou lorsque les produits visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s
Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29 et jurisprudence citée). Sur cette base, les produits visés par la MUE contestée sont identiques aux produits déjà couverts par l’enregistrement antérieur en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 9: Films cinématographiques téléchargeables; logiciels pour jeux vidéo; livres audio; films exposés; logiciels de jeux; films cinématographiques.
Classe 16: Livres de fiction; produits de l’imprimerie.
Classe 25: Vêtements de dessus.
Classe 28: Jouets, articles de jeux.
55 Les produits suivants visés par la demande de MUE contestée ne sont pas inclus dans l’enregistrement antérieur, mais sont similaires et étroitement liés aux produits déjà couverts par ledit enregistrement antérieur:
Classe 9: Housses pour téléphones portables.
Classe 16: Cartes à collectionner; autocollants [articles de papeterie]; albums d’autocollants.
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Classe 25: Sous-vêtements; chaussures (à l’exclusion des chaussures orthopédiques); chapellerie.
Classe 28: Casse-tête [jeux]; jeux relatifs à des personnages de fiction.
56 Par conséquent, comme correctement indiqué dans la décision attaquée, le
23 janvier 2021, la titulaire de la MUE a déposé une demande de MUE pour la même marque, à savoir la marque verbale «SANDOKAN», et pour des produits compris dans les classes 9, 16, 25 et 28 qui, dans une large mesure, présentent un chevauchement avec les produits protégés par l’enregistrement international antérieur et qui, pour le reste, sont au moins similaires à ces produits. En ce qui concerne les raisons possibles de demander un nouvel enregistrement pour la même marque, la titulaire de la MUE affirme qu’elle a déposé la marque contestée dans le cadre de son plan d’expansion commerciale et en vue de demander une protection pour d’autres nouveaux produits/services compris dans les classes 9, 16, 25 et 28, ainsi que dans la classe 41.
57 Cependant, la MUE n’est pas une variation de la marque précédemment enregistrée, car les deux signes sont totalement identiques: ils protègent tous deux la marque verbale «SANDOKAN». En outre, la majorité des produits visés par la MUE dans les classes 9,
16, 25 et 28 sont identiques (soit littéralement, soit en raison d’un chevauchement) aux produits désignés par l’enregistrement international. En outre, le 18 janvier 2021, la demanderesse en nullité a explicitement signalé à la titulaire de la MUE que son enregistrement international pourrait être susceptible de déchéance pour défaut d’usage. À peine cinq jours plus tard, la titulaire de la MUE a réintroduit une demande de MUE pour la même marque. Compte tenu de ces faits, la chambre de recours considère qu’il est clair que la stratégie de dépôt pratiquée par la titulaire de la MUE vise à contourner la règle relative à la preuve de l’usage. La titulaire de la MUE a délibérément réitéré une demande d’enregistrement de la marque SANDOKAN, afin que celle-ci couvre également des produits déjà couverts ou similaires aux produits couverts par la marque antérieure [par analogie, 21/04/2021, T-663/19, Hasbro/EUIPO – Kreativni Događaji (MONOPOLY), EU:T:2021:211, § 63].
58 Lorsque le titulaire d’une MUE dépose des demandes réitérées pour la même marque afin d’éviter les conséquences d’une déchéance totale ou partielle en raison du défaut d’usage de la MUE antérieure, il agit de mauvaise foi (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27).
59 En ce qui concerne les produits qui ne sont pas identiques mais seulement similaires, la chambre de recours relève que le fait de limiter l’appréciation des produits désignés par les marques en cause aux seules situations où ils sont identiques rendrait totalement inopérante l’idée même de faire constater une mauvaise foi lorsqu’un titulaire de MUE tente d’étendre artificiellement la période de grâce pour défaut d’usage, par exemple en réitérant une demande d’enregistrement portant sur une MUE antérieure afin d’éviter de perdre un droit en raison d’un défaut d’usage. Un demandeur malhonnête pourrait alors très facilement contourner la règle en déposant à nouveau une demande de marque après avoir apporté quelques modifications à la spécification des produits de la marque enregistrée antérieurement.
60 Partant, force est de constater que non seulement la stratégie de dépôt pratiquée par la titulaire de la MUE, visant à contourner la règle relative à la preuve de l’usage, n’est pas conforme aux objectifs poursuivis par le RMUE, mais elle n’est pas sans rappeler la
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figure de l’abus de droit, qui est caractérisée par le fait que, premièrement, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par celle-ci n’est pas atteint et que, deuxièmement, il existe une volonté d’obtenir un avantage résultant de ladite réglementation en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention [par analogie, 21/04/2021, T-663/19, Hasbro/EUIPO – Kreativni Događaji (MONOPOLY), EU:T:2021:211, § 72].
61 Par conséquent, il est considéré qu’en déposant la MUE contestée, la titulaire de la MUE avait l’intention de contourner le régime d’enregistrement, ce qui est contraire à un comportement commercial acceptable. La titulaire de la MUE a dès lors agi de mauvaise foi également en ce qui concerne les produits visés dans les classes 9, 16, 25 et 28.
62 Enfin, la mauvaise foi étant déjà constatée sur la base des faits mentionnés ci-dessus, il n’est pas nécessaire que la chambre de recours évalue le contenu exact des décisions des juridictions italiennes présentées par les parties et décide si elles constituent ou non des éléments de preuve convaincants indiquant une mauvaise foi.
Conclusion concernant la mauvaise foi
63 Les circonstances objectives du cas d’espèce indiquent une mauvaise foi de la titulaire de la MUE lors du dépôt de la MUE, de sorte que celle-ci doit être déclarée nulle dans son intégralité.
64 La décision attaquée est maintenue et le recours est rejeté.
Frais
65 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
66 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
67 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe de demande en nullité de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 630 EUR.
31/10/2023, R 0312/2023-2, SANDOKAN

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19
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la MUE à la demanderesse en nullité au titre des procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
31/10/2023, R 0312/2023-2, SANDOKAN