DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 153 391
Sothys International (Société par actions simplifiée), 128 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France (opposante), représentée par PROMARK, 62 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Roim’s Inc., 501 Pacific Avenue, 94133 San Francisco, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Cabinet Cande-Blanchard-Ducamp, Avenue de Messine 5, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 03/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 153 391 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de soins personnels; shampooings; lotions capillaires; savonnettes; produits de nettoyage; huiles essentielles; laques pour les ongles; parfums; rouges à lèvres; dentifrices; pots- pourris; parfums; parfums d’ambiance; désodorisants personnels; déodorants pour animaux
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 458 787 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 25/08/2021, l’opposante a initialement formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 458 787 «ROTHY’S» (marque verbale), à savoir contre les produits compris dans la classe 3. À la suite de la division de la marque de l’Union européenne contestée, l’opposition est désormais formée à l’encontre de tous les produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 540 342 «Sothys» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE — PREUVE DE L’USAGE
Le 29/03/2022, la demanderesse a déclaré que «[l] a société ROTHY’S Inc demande, par demande séparée, des explications/preuves quant à l’usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels la marque est invoquée». Le 02/09/2022, la requérante a de nouveau indiqué «[e] n tout, il convient de relever que la preuve de l’usage démontrant l’usage sérieux est demandée pour tous les produits compris dans la classe 3 sur lesquels l’opposition est fondée».

---

Décision sur l’opposition no B 3 153 391 Page sur 2 8
Toutefois, la demanderesse n’a pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Essences de parfum; eaux de senteur; eaux deparfum; Eau-de-Cologne; huiles essentielles; huiles essentielles pour le relaxage, la tonification, l’amincissement et la décongestation; huile de massage; préparations et produits bronzants; préparations et préparationscosmétiques pour le bain et les douches; sels pour le bain; préparations à base d’algues marines et d’ingrédients marins pour le bain et la douche; masques de beauté pour le visage et le corps; poudre pour le corps; préparations et crèmes cosmétiques pour le visage et le corps; crayons à usage cosmétique; rouge à lèvres; produits de démaquillage; laits de toilette; produits de toilette contre la transpiration; crèmes nettoyantes pour le visage et le corps; talc pour le corps et le visage; exfoliants pour le visage et le corps; astringents à usage cosmétique; crèmes et gels pour l’amincissement; crèmes adoucissantes et rafraîchissantes pour les jambes; sels de mer exfoliants pour la peau; emballages pour le corps d’algues; bouillons de boue de mer; bouillons pour boues minérales; produits pour le soin du corps et du visage à base de concentrés d’algues marines, boues de mer et boues minérales, sels de mer, eau de mer, eau thermale, eau de source; produits de maquillage; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, gels et sérums pour le visage de nuit et de jour; produits non médicaux pour le soin des cheveux; cire à épiler; crèmes et préparations dépilatoires; pierre ponce; pommades à usage cosmétique, pierres d’alun (antiseptiques); nécessaires de cosmétique; cils postiches; adhésifs pour fixer des cils postiches; motifs décoratifs à usage cosmétique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de soins personnels; shampooings; lotions capillaires; savonnettes; produits de nettoyage; préparations pour polir; crèmes pour chaussures; crèmes pour chaussures et bottes; huiles essentielles; laques pour les ongles; parfums; rouges à lèvres; dentifrices;

---

Décision sur l’opposition no B 3 153 391 Page sur 3 8
pots-pourris; parfums; parfums d’ambiance; désodorisants personnels; déodorants pour animaux.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La demanderesseaffirme que les produits contestés sont distribués exclusivement dans des salons de beauté et des stations thermales, tandis que les produits de l’opposante sont distribués dans des magasins où des chaussures et des sacs en plastique recyclé sont vendus. La requérante fait également valoir que l’emballage des produits respectifs est très différent et qu’il est fait référence aux sites Internet des parties sur celui-ci. Il convient de signaler à cet égard que la comparaison des produits et des services doit être basée sur le libellé mentionné dans les listes respectives de produits et/ou de services. L’usage réel ou prévu des produits et services non mentionnés dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinent aux fins de l’examen (16/06/2010-, 487/08, KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71). Par conséquent, l’argument de la demanderesse à cet égard doit être rejeté.
Les produits cosmétiques et de soins personnels contestés englobent, en tant que catégories plus larges, ou coïncident partiellement avec les produits cosmétiques de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Parfums contestés; pots-pourris; parfums; les préparations parfumantes de l’air comprennent, en tant que catégories plus larges, l’ eau de parfum de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les huiles essentielles contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les huiles essentielles de l’opposante à des fins de relaxage, de tonification, d’amincissement et de décongestrement. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les shampooings contestés; lotions capillaires; savonnettes; laques pour les ongles; rouges à lèvres; désodorisants personnels; les déodorants pour animaux sont inclus dans la catégorie plus large des produits cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits de nettoyage contestés sont similaires aux eaux de parfum de l’opposante. Ces produits peuvent coïncider au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et peuvent être fabriqués par le même type d’entreprises.
Le dentifrice contesté est au moins similaire aux produits cosmétiques de l’opposante. Ces produits peuvent au moins coïncider par leur destination, leurs canaux de

---

Décision sur l’opposition no B 3 153 391 Page sur 4 8
distribution, leur public pertinent et peuvent être fabriqués par le même type d’entreprises.
Préparations pour polir contestées; crèmes pour chaussures; les crèmes pour chaussures et les bottes sont différentes des produits de l’opposante. Les produits contestés sont, de manière générale, des produits de nettoyage et de polissage pour le cuir et les chaussures et des produits de nettoyage non à usage personnel. En revanche, les produits de l’opposante sont, de manière générale, toutes sortes de produits de toilette, ainsi que des produits pour nettoyer le corps et améliorer l’apparence. Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne proviennent pas des mêmes entreprises, sont proposés par l’intermédiaire de canaux de distribution différents et ciblent un public pertinent différent.
La division d’opposition n’est pas d’accord avec l’argument de l’opposante selon lequel les produits contestés sont utilisés pour rendre un produit lisse et brillant par des agents utilisés pour le nettoyage et ont donc la même destination que la pierre ponce de l’opposante. La pierre de pompe de l’opposante est destinée à un usage personnel sur le corps et relève, de manière générale, de la catégorie des cosmétiques, tandis que les produits contestés sont très spécifiques pour nettoyer et polir les chaussures et les bottes ou préparations pour polir non à usage personnel. Par conséquent, l’argument de l’opposante à cet égard doit être rejeté.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
ROTHY’S SOTHYS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Tant «Sothys» que «ROTHY’S» seront perçus comme dépourvus de signification, du moins par la grande majorité du public pertinent. Ils sont donc distinctifs.

---

Décision sur l’opposition no B 3 153 391 Page sur 5 8
Étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent [20/07/2017, 521/15-, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69], la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui perçoit les éléments verbaux des deux signes comme dépourvus de signification.
La demanderesse fait valoir que les signes en conflit sont utilisés différemment sur le marché, y compris certains éléments figuratifs supplémentaires. Toutefois, il convient de rappeler que la comparaison doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38). L’usage réel ou prévu des signes n’est pas pertinent aux fins de l’examen. Par conséquent, l’argument de la demanderesse à cet égard doit être rejeté.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «* OTHYS» et par leur sonorité, étant donné que l’apostrophe du signe contesté ne sera pas prononcée. En outre, les deux signes comportent deux syllabes, «SO-THYS» contre «RO-THYS». Ils diffèrent par leur première lettre, «S» contre «R», et par leur sonorité. Ils diffèrent également sur le plan visuel par l’apostrophe du signe contesté.
Bien que les signes diffèrent par la lettre (et son son) placée au début des marques, où les consommateurs ont normalement tendance à concentrer leur attention, d’autres éléments et lettres sont aussi importants que ceux de la partie initiale (20/04/2005-, 273/02, CALPICO/CALYPSO, EU:T:2005:134, § 39). En outre, s’il est vrai que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur la partie initiale d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, cet argument ne saurait valoir dans tous les cas et ne remet pas en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit prendre en considération l’impression d’ensemble produite par celles-ci.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour au moins la grande majorité du public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a été créée en 1946 et a fait l’objet d’un usage continu depuis lors. En outre, elle jouit d’une forte renommée et d’un caractère distinctif. Cela pourrait être interprété comme une allégation selon laquelle la marque antérieure jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);

---

Décision sur l’opposition no B 3 153 391 Page sur 6 8
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Le point de savoir si le public perçoit un risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe, ainsi qu’entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques, en partie (au moins) similaires et en partie différents. Le public pertinent est le grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les marques présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique et leur comparaison conceptuelle reste neutre.
Les signes coïncident par leur longueur (uniquement en ce qui concerne l’apostrophe supplémentaire du signe contesté), le degré élevé de similitude visuelle et phonétique et la séquence identique de cinq lettres sur six. Tout cela, associé à l’identité et (au moins) à la similitude de certains des produits, est suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
En outre, pour saisir les différences entre les deux signes en cause, le consommateur devrait procéder à un examen très détaillé de ceux-ci, ce qui est improbable étant donné que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:; 323, § 26). Par conséquent, la différence au niveau de la première lettre des signes n’est pas suffisante pour écarter la similitude découlant de l’identité des autres lettres.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui percevra les signes en cause comme dépourvus de signification. Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 540 342 «Sothys» (marque verbale) de l’opposante. Il convient de rappeler que si une partie significative du public pertinent pour les produits et services en cause peut confondre leur origine, cela sera suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion. Il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits et services concernés sont susceptibles d’être confondus.
La demanderesse affirme que «l’EUIPO a déjà confirmé que Sothys ne peut s’opposer à la marque satis car il n’existe pas de risque de confusion entre les deux car bien que

---

Décision sur l’opposition no B 3 153 391 Page sur 7 8
les signes coïncident par les lettres S * T * * S, ils diffèrent par leurs voyelles placées en deuxième position, à savoir «O» contre «A». L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, l’affaire antérieure invoquée par la demanderesse n’est pas pertinente aux fins de la présente procédure, étant donné que les marques étaient différentes. Par exemple, ils présentent également des séquences de voyelles différentes — «O» et «Y» contre «A» et «I» — et «Sothys a une lettre supplémentaire «H» qui n’est pas contenue dans «satis». En l’espèce, les marques ne diffèrent que par leurs premières lettres et par l’apostrophe (d’importance mineure) et sont de longueur égale.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne des produits identiques et (au moins) similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.

---

Décision sur l’opposition no B 3 153 391 Page sur 8 8
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA COLLADO Chantal VAN Riel María del Carmen Cobos
PALOMA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.