EUIPO, 24 juillet 2023, n° 000014281

EUIPO 24 juillet 2023

Arguments

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Rejeté
Usage générique du terme «PLOMBIR»
La division d'annulation a conclu que la demanderesse n'avait pas prouvé que le terme était devenu la désignation usuelle dans le commerce pour les confiseries, et a rejeté la demande de déchéance.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 24 juil. 2023, n° 000014281
Numéro(s) :	000014281
Textes appliqués :	Article 58(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Annulation rejetée
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Texte intégral

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DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 14 281 (REVOCATION)
AKCINdeçà BENDROVĖ «pieno Žvaigždės», Perkūnkiemio g. 3, 12127 Vilnius (Lituanie), représentée par Metida, Business center VERTAS Gyneju str. 16, 01109 Vilnius (Lituanie) (mandataire agréé) un g a i ns t
Dovgan GmbH, Zinkhüttenweg 6, 22113 Hambourg, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg (représentant professionnel).

Le 24/07/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est rejetée dans son intégralité.

2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.

MOTIFS
Le 02/01/2017, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 9 171 695 «PLOMBIR» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre certains des produits désignés par la marque de l’Union européenne qui, en raison de nouveaux refus pour certains produits contestés compris dans les classes 29 et 30 dans des procédures parallèles, sont les suivants:

Classe 30: Confiserie.

La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point b), du RMUE (désignation usuelle).

OBSERVATIONS LIMINAIRES
À la suite de procédures d’annulation parallèles, la marque contestée ne couvre plus certains des produits pour lesquels elle a été initialement enregistrée dans les classes 29 et 30.

Étant donné que les autres produits contestés sont des confiseries, la division d’annulation concentrera son appréciation sur des arguments et des éléments de preuve concernant ces produits spécifiques. En fait, il convient de noter que les arguments et/ou les éléments de preuve concernent principalement des glaces étant donné qu’au moment du dépôt de la demande en déchéance, les arguments des parties se concentraient sur la signification du terme «PLOMBIR» pour des glaces.

Décision sur la demande d’annulation no C 14 281 Page sur
La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait référence à une décision des chambres de recours (22/09/2016, R-1812/2015 4, PLOMBIR). Cette décision n’était pas définitive et a depuis été annulée (13/12/2018,-830/16, PLOMBIR, EU:T:2018:941; 18/06/2020, 142/19-P, PLOMBIR, EU:C:2020:487; 21/12/2020, R 1439/2020-5, PLOMBIR). Par conséquent, la division d’annulation a conclu à juste titre (14/07/2015, C 9 343) que la marque de l’Union européenne no 9 171 695 «PLOMBIR» (également la marque contestée) était descriptive du lait et des produits laitiers compris dans la classe 29 et des glaces comestibles comprises dans la classe 30, et a déclaré la nullité de la marque contestée pour ces produits conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.

Toutefois, la demande en nullité a été rejetée pour les confiseries.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que le terme «PLOMBIR» est devenu un terme générique pour, entre autres, les confiseries. En Russie, le terme «plombir» désigne une crème glacée contenant au moins 12 % de matières grasses butyriques. En outre, en lituanien, le terme plombyras décrit des glaces.

La demanderesse a produit plusieurs annexes à titre de preuve de l’usage du terme «plombyras» pour des glaces uniquement.

Annexes 1 à 25: éléments de preuve — essentiellement en ce qui concerne les mots «plombir» (en Cyrillique recouruомattaquable иpropice) «plombyras» et crèmes glacées.

La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que tous les éléments de preuve présentés par la demanderesse, en particulier les annexes 1 à 21, font référence au mot «plombyras» et non à la désignation «PLOMBIR». Les annexes 23 et 24, faisant référence à «PLOMBIR», montrent que la marque est utilisée en tant que nom de produit au sens d’une marque.

La titulaire de la marque de l’Union européenne mentionne les efforts considérables qu’elle déploie pour défendre ses droits. Elle a, par exemple, engagé des actions en justice à l’encontre de sociétés tierces qui portent atteinte aux droits du titulaire de la marque. Le 27/01/2016, elle a obtenu, par exemple, une décision favorable du tribunal d’arrondissement de Cologne (réf.: 84 o 228/15), conformément à l’annexe 7 (en allemand). Par conséquent, il peut être conclu que la demanderesse n’a produit aucune preuve concernant la perception générique du terme «plombir» par les milieux commerciaux généraux, des personnes indépendantes ou des institutions.

Dans sa réplique, la requérante considère que «plombyras» est l’équivalent de «plombir» et apporte des preuves supplémentaires à l’appui de son argument selon lequel le terme «PLOMBIR» est descriptif des glaces. Elle conclut que la marque contestée est devenue la désignation usuelle dans le commerce des produits compris dans la classe 30, y compris les confiseries, pour le public lituanien. À l’annexe 41, la demanderesse joint

Décision sur la demande d’annulation no C 14 281 Page sur
une décision de l’Office allemand des brevets et des marques. Elle mentionne également que la décision figurant à l’annexe 7 de la titulaire n’est pas traduite. Elle fait également valoir que, même si elle avait été traduite, une décision ne suffit pas à prouver l’activité de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Elle cite la jurisprudence à l’appui de cet argument (27/04/2006-, 145/05, Levi Strauss, EU:C:2006:264, § 34). Le terme «PLOMBIR» devrait être révoqué au motif qu’il est descriptif des glaces. Étant donné que les crèmes glacées sont comprises dans les confiseries comprises dans la classe 30 et peuvent être utilisées comme ingrédients, il convient de considérer que le «PLOMBIR» est également devenu une désignation usuelle de ces produits.

Annexes 26 à 40: éléments de preuve supplémentaires principalement en ce qui concerne le mot «plombir» en cyrillique «lauréVan омabstentions иrente» et «PLOMBYRAS» pour des crèmes glacées.

Annexe 41: une décision de l’Office allemand des brevets et des marques du 06/04/2016 (en allemand et en anglais) rejetant le terme «PLOMBIR» comme étant descriptif, entre autres, de desserts à base de yaourt, de curd ou de crème, ou de chocolat et de produits en chocolat;

Dans ses observations finales, la titulaire de la marque de l’Union européenne commente en détail les éléments de preuve supplémentaires produits et a déposé d’autres éléments de preuve supplémentaires (annexes 15 et 16) tous concernant des glaces. Elle conclut que rien ne prouve que «PLOMBIR» était ou est devenu une expression largement utilisée pour des glaces avant ou après la date de dépôt et d’enregistrement de la MUE. En revanche, la plupart des nouveaux éléments de preuve confirment le point de vue selon lequel «PLOMBIR» était, et est toujours, une marque non descriptive fantaisiste et non dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE. La décision figurant à l’annexe 41 a été annulée le 06/07/2017 par le Tribunal fédéral allemand, comme indiqué à l’annexe 16 (en allemand). De toute évidence, la marque n’est pas trompeuse en ce qui concerne les produits restants, autres que les produits laitiers.

ÉLÉMENTS DE PREUVE SUPPLÉMENTAIRES
Le 17/07/2018, par ses deuxièmes observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve supplémentaires.

Décision sur la demande d’annulation no C 14 281 Page sur
Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, le titulaire de la MUE doit produire la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des preuves pertinentes ont été produites dans le délai imparti et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.

Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont déposées qui complètent des indications ou des preuves pertinentes antérieures produites dans le délai imparti, l’Office peut tenir compte des preuves produites tardivement à la suite de l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.

À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve pertinents dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires.

Les preuves supplémentaires sont susceptibles d’être pertinentes pour l’issue de la procédure et le stade auquel elles ont été présentées n’exclut pas la prise en compte des éléments de preuve.

Le fait que la demanderesse ait contesté les éléments de preuve initialement produits par la titulaire de la MUE justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection
[29/09/2011-, 415/09, Fishbone/FISHBONE BEACHWEAR (fig.), EU:T:2011:550, § 30 et 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, 621/11-P, Fishbone/FISHBONE BEACHWEAR (fig.), EU:C:2013:484, § 36].

Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, dans la mesure où elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font qu’augmenter la force probante des preuves soumises dans le délai imparti.

Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide donc de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires produits le 30/01/2018. Néanmoins, les éléments de preuve n’ont aucune incidence.

MOTIFS DE LA DECISION: Appréciation de l’article 58, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b), du RMUE, la déchéance d’une marque de l’Union européenne est prononcée si, par suite de l’action

Décision sur la demande d’annulation no C 14 281 Page sur
ou de l’abstention du titulaire, elle est devenue la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle a été enregistrée.

La marque de l’Union européenne a été enregistrée le 04/10/2011. La demande en déchéance a été déposée le 02/01/2017. Par conséquent, des preuves doivent être fournies pour la période comprise entre le 04/10/2011 et le 02/01/2017. Les produits contestés sont des confiseries comprises dans la classe 30. Le public pertinent est le grand public lituanien, tel que défini par la demanderesse.

Il incombe au demandeur en déchéance de prouver que le terme est devenu la désignation usuelle dans le commerce à la suite soit d’une action, soit d’une abstention de la part du titulaire.

L’Office examinera les faits conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE dans le cadre des observations factuelles présentées par la demanderesse en déchéance (-13/09/2013, 320/10, Castel, EU:T:2013:424,
§ 28). Ce faisant, il peut tenir compte de faits évidents et notoirement connus. Toutefois, elle ne va pas au-delà des arguments juridiques présentés par la demanderesse en déchéance. Si une demande en déchéance est uniquement fondée sur l’article 58, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque ne pourra être déclarée déchue au motif, par exemple, qu’elle est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Le demandeur en déchéance doit prouver que la marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service en cause après la date d’enregistrement de la MUE, bien que des faits ou des circonstances qui se sont produits entre la demande et l’enregistrement puissent être pris en compte. Le fait que le signe était, à la date de la demande, la désignation usuelle utilisée dans le commerce des produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, ne serait pertinent que dans le contexte d’une action en nullité.

La déchéance d’une marque de l’Union européenne est susceptible d’être prononcée conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b), du RMUE si elle est devenue la désignation usuelle du produit ou du service non pas seulement parmi une partie du public pertinent, mais parmi la grande majorité du public pertinent, y compris les acteurs du commerce du produit ou du service en-cause (29/04/2004, 371/02, Bostongurka, EU:C:2004:275, § 23, 26).

Un signe est considéré comme la «désignation usuelle dans le commerce» s’il est de pratique établie dans le commerce d’utiliser le terme en cause pour désigner les produits ou services pour lesquels il est enregistré (Directives de l’Office, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 5, Signes ou indications clients (article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE). Il n’est pas nécessaire de prouver que le terme décrit directement une qualité ou une caractéristique des produits ou services, mais simplement qu’il est effectivement utilisé dans le commerce pour faire référence à ces produits ou services. La force distinctive d’une marque est toujours plus susceptible de s’affaiblir lorsqu’un signe est suggestif ou approprié d’une certaine manière, en particulier s’il contient des connotations positives qui conduisent des tiers à saisir sa pertinence pour désigner, non pas uniquement le produit ou service d’un producteur

Décision sur la demande d’annulation no C 14 281 Page sur
particulier, mais un type particulier de produit ou de service (30/01/2007, 1 020 C, Stimulation, § 22, 32 et suiv.).

Le fait qu’une marque soit utilisée comme désignation usuelle pour désigner un produit ou service spécifique indique qu’elle a perdu sa capacité à différencier les produits ou services en cause de ceux d’autres entreprises. Le fait qu’une marque soit communément utilisée à l’oral pour faire référence à un type ou une caractéristique particulière des produits ou des services montre qu’elle est devenue une désignation générique. Toutefois, cela n’est pas décisif en soi: il convient de déterminer si la marque est toujours apte à distinguer les produits ou services en cause de ceux d’autres entreprises.

L’absence de tout terme alternatif ou l’existence d’un seul terme long et compliqué peut également indiquer que la marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou service spécifique.

La marque de l’Union européenne contestée a été déclarée nulle pour les glaces comestibles, le lait et les produits laitiers le 14/07/2015, sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Conformément à l’article 62, paragraphe 2, du RMUE, en cas de nullité, la MUE est réputée n’avoir pas eu, dès l’origine, les effets prévus dans le RMUE. Néanmoins, le caractère distinctif de la marque contestée a été confirmé pour les confiseries. Comme indiqué précédemment, les seuls arguments de la demanderesse concernant ces produits reposent sur le fait que, si la marque contestée était descriptive/dépourvue de caractère distinctif pour des glaces, elle était également descriptive/dépourvue de caractère distinctif pour les confiseries. Néanmoins, cette affirmation n’est étayée par aucun élément de preuve.

Les confiseries ne couvrent pas les produits frais, tels que les produits laitiers, et encore moins les glaces comestibles, et ne peuvent être considérées comme les principaux ingrédients des glaces alimentaires (ou inversement). Il ne s’agit pas de produits identiques et la marque contestée peut servir d’indicateur de l’origine étant donné qu’il n’existe aucune preuve d’un lien entre le terme «PLOMBIR» et les confiseries.

La demanderesse mentionne à l’annexe 41 qu’une Cour fédérale allemande des brevets a considéré qu’une marque nationale comprenant l’élément «PLOMBIR» était descriptive pour plusieurs produits, notamment des desserts à base de yaourt, de curne ou de crème, de chocolat et de chocolat. Toutefois, les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national ne lient pas l’Office dans la mesure où le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (-13/09/2010, 292/08, OFTEN/OLTEN et al., EU:T:2010:399).

Même si les décisions nationales antérieures ne sont pas contraignantes, leur motivation et leur conclusion devraient être dûment prises en considération, notamment lorsque la décision a été prise dans l’État membre concerné par la procédure.

En l’espèce, l’affaire antérieure invoquée par la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas pertinente étant donné qu’il n’y a pas

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suffisamment d’informations sur le contexte factuel et juridique. Les produits contestés en l’espèce sont des confiseries tandis que la marque allemande couvre plus spécifiquement des desserts à base de yaourt, de caillé ou de crème, de chocolat et de produits à base de chocolat. La demanderesse n’a pas avancé d’arguments spécifiques expliquant pourquoi la marque contestée devrait être refusée pour des confiseries. En outre, la titulaire de la MUE a mentionné que la décision n’était pas définitive et avait été annulée par le tribunal fédéral conformément à son annexe 13. Même si l’annexe est rédigée en allemand, il est possible de voir qu’il s’agit de la même marque avec une date ultérieure. Par conséquent, la décision non définitive de l’Office allemand ne saurait servir de fondement à l’argument de la demanderesse.

Par conséquent, la demande doit être rejetée comme non fondée pour les produits contestés étant donné que la demanderesse n’a pas démontré que la marque était devenue la désignation usuelle dans le commerce de produits de confiserie dans l’Union européenne.

Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la demanderesse n’a pas prouvé que la marque de l’Union européenne contestée était devenue générique en raison d’un usage inapproprié pour l’ensemble des produits contestés. Par conséquent, la demande en déchéance doit être rejetée comme non fondée.

FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

Décision sur la demande d’annulation no C 14 281 Page sur
De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ JESSICA N. LEWIS Christophe DU JARDIN Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.