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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2023, n° R0300/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0300/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 6 mars 2023
Dans l’affaire R 300/2022-4
WePay, Inc. 350 convention Way, Suite 200
Redwood City Californie 94063
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par OSBORNE CLARKE LLP, One London Wall, EC2Y 5EB London (Royaume-Uni)
contre
EPAY AD 16, Ivan Vazov Str.
1000 Sofia
Bulgarie Opposante/défenderesse représentée par Pavlov Pavlov, Aleksandar Stamboliyski Blvd., No.55, fl.3, bureau 5, 1000 Sofia (Bulgarie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 104 815 (demande de marque de l’Union européenne no 18 099 845)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 juillet 2019, WePay, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 5 novembre 2019:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs; Logiciels pour le traitement de paiements électroniques, les dons financiers, le financement participatif et le transfert de fonds à destination ou en provenance de tiers; Logiciels d’authentification pour le contrôle de l’accès à des ordinateurs et réseaux informatiques et de la communication avec ceux-ci; Logiciels pour l’exécution et le traitement de transactions de paiement avec cartes de crédit, cartes de débit, Centre d’échange automatisé (ACH), cartes prépayées, cartes de paiement et autres formulaires de paiement; Logiciels permettant de réaliser et de traiter des dons financiers et des financements participatifs avec des cartes de crédit, des cartes de débit, du centre d’échange automatisé (ACH), des cartes prépayées, des cartes de paiement et d’autres formulaires de paiement; Logiciels financiers pour l’acceptation, la mise en œuvre, la mise en place, la facilitation, le traitement, l’exploitation et la gestion de transactions de paiement, des dons financiers et du financement participatif sur des appareils mobiles, des ordinateurs portables, des tablettes et d’autres systèmes de points de vente; Outils analytiques, à savoir logiciels de traitement, de suivi et de facturation de paiements; Logiciels pour entreprises et organisations, à savoir logiciels destinés à permettre, à exploiter et à gérer les relations avec la clientèle; Logiciels pour téléphones portables, lecteurs multimédias portables, ordinateurs portables, tablettes, à savoir logiciels pour le traitement de paiements électroniques, dons financiers, financement participatif et transfert de fonds à destination ou en provenance de tiers.
Classe 35: Facturation; Publicité; Promotion des produits et services de tiers par l’hébergement de microsites Web pour les entreprises; Gestion d’informations commerciales, à savoir rapports électroniques d’analyses commerciales concernant le traitement, le suivi et la facturation de paiements; Gestion commerciale en matière d’optimisation commerciale; Services de gestion des ressources humaines et de
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recrutement; Services de recrutement; Recrutement de personnel; Publicité pour recrutement; Recrutement de personnel informatique; Services d’informations concernant le recrutement; Assistance en matière de recrutement et de placement de personnel; Conseils en gestion en matière de recrutement de personnel; Mise à disposition d’informations en matière de recrutement par le biais d’un réseau informatique mondial; Services de consultation et de conseil en matière de recrutement de personnel: aucun des services précités n’a trait à l’administration des salaires et des feuilles de paye.
Classe 36: Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières;
Services financiers; Services financiers, à savoir transfert électronique de fonds par le biais de réseaux de communication électroniques; Services de compensation financière;
Compensation et conciliation de transactions financières par le biais de réseaux de communications électroniques; Traitement de paiements; Fourniture de services de paiement et services financiers, à savoir traitement et transmission de factures et de paiements, ainsi que traitement et transmission de dons financiers et de financements participatifs, tous effectués par l’intermédiaire d’un réseau mondial de communications; Traitement de transactions de paiements par le biais d’Internet; Services financiers, à savoir cartes de crédit, carte de débit, Centre d’échange automatisé (ACH), cartes prépayées et traitement de transactions par carte de paiement; Accepter, traiter et concilier une carte de crédit, une carte de débit, un centre d’échange automatisé (ACH), des cartes prépayées, des cartes de paiement et d’autres formes de transactions de paiement; Services de remboursement de fraudes dans le domaine des achats de cartes de crédit et de cartes de débit; Gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; Gestion des risques financiers; Fourniture de services de gestion des risques financiers pour le transfert électronique de fonds, la carte de crédit, de débit, le Centre d’échange automatisé (ACH), les cartes prépayées, les cartes de paiement et d’autres formes de paiement via un réseau informatique mondial; Gestion et suivi de cartes de crédit, carte de débit, Centre d’échange automatisé (ACH), cartes prépayées, cartes de paiement et autres formes de transactions de paiement via des réseaux de communications électroniques à des fins commerciales.
Classe 38: Télécommunications; Services de transmission électronique; Transmission électronique de données; Communications électroniques de données; Fourniture de transmission électronique de transactions de paiement et d’informations connexes et de communications commerciales avec client; Fourniture de transmission électronique d’informations financières et commerciales entre et entre clients et entreprises.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Mise à disposition temporaire de programmes informatiques non téléchargeables; Mise à disposition temporaire de logiciels commerciaux non téléchargeables; Mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d’un site web; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’importation et la gestion de données; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le traitement, le traçage et la facturation de paiements; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d’authentification non téléchargeables pour contrôler l’accès à des ordinateurs et des réseaux informatiques et les communications avec ceux-ci; Services d’hébergement de sites web; Mise à disposition d’un site web en
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4 ligne pour la création et l’hébergement de microsites Web pour les entreprises; Services informatiques; Services informatiques, à savoir fourniture d’interfaces de programmation d’applications (API) permettant aux utilisateurs de consolider et de gérer le traitement des paiements, le suivi et la facturation pour leurs propres clients, ainsi que pour les utilisateurs eux-mêmes; Programmation pour ordinateurs; Fourniture de services de programmation informatique aux clients pour la création d’options de paiement et de don sur le site web du client; Fourniture de services de programmation informatique aux clients afin de faciliter les ventes par l’intermédiaire de sites web clients, à savoir en fournissant des factures en ligne, des boutons de contrôle sur site, un terminal virtuel et des interfaces de programmation d’applications (API); Services des technologies de l’information; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Développement de matériel informatique; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; conception et développement de logiciels; conception et développement de produits; conception et développement de sites web; Conception et développement d’architecture logicielle; Conception et développement d’architecture de matériel informatique; Développement et maintenance de logiciels de bases de données informatiques; Conception et développement de logiciels pour l’importation et la gestion de données; Conception et développement de logiciels d’exploitation de réseaux d’informatique en nuage; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Services de conseils dans le domaine du développement de produits et de l’amélioration de la qualité de logiciels; Mise à disposition d’informations en matière de conception et de développement de matériel informatique et de logiciels;
Conception et développement de logiciels et de matériel informatique dans le domaine des transactions financières; Conception et développement de logiciels et de matériel informatique dans le domaine des services de paiement.
2 La demande a été publiée le 3 septembre 2019.
3 Le 2 décembre 2019, EPAY AD (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement bulgare no 67 787 de la marque verbale
ePay.bg
déposée le 26 octobre 2006 et enregistrée le 21 novembre 2008 pour les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour
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l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, extincteurs.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 36: Services d’assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières.
Classe 38: Télécommunications.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, services d’analyses et de recherches industrielles, conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, services juridiques.
b) L’enregistrement bulgare no 70 143 de la marque figurative
déposée le 29 novembre 2004 et enregistrée le 9 juin 2009 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 36: Services d’assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières.
Classe 38: Télécommunications.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, services d’analyses et de recherches industrielles, conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, services juridiques.
6 L’opposante a revendiqué la renommée des marques antérieures en Bulgarie pour les affaires financières, les affaires monétaires et les services de paiement électronique et
a produit, entre autres, les éléments de preuve suivants:
Annexe 3 — extrait du site web www.borica.bg (systèmed’entretien des paiements par carte bancaire en Bulgarie) daté du 6 mars 2013, expliquant que le système de paiement électronique ePay.bg est connecté au système de Borica et que, via le
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système ePay, les titulaires de cartes de débit émises par 26 banques peuvent payer pour des produits et services sur l’internet. Un deuxième extrait du site montre la chronologie du développement du système de cartes Borica, indiquant que, depuis le
18 octobre 1999, le système électronique de paiement des produits et services sous la marque «ePay.bg» avec des cartes de débit sur Internet est connecté à Borica.
Annexe 4 — accord entre D. JSC et EPAY JSC daté du 11 janvier 2006 pour l’exploitation et la maintenance en commun d’un système électronique de paiement en ligne sous la marque «ePay».
Annexe 5 — lettre adressée le 21 mai 2007 par le directeur exécutif de Borica (pièce jointe 1), fournissant des informations sur le nombre croissant total de banques dont les cartes bancaires ont été acceptées comme méthodes de paiement par le système en ligne depuis 2000, pour atteindre un total de 23 banques en 2006. La marque antérieure «ePay.bg» est mentionnée dans le document et fait référence à des services de paiement électronique. Cette annexe contient également un bulletin intitulé «Banques commerciales en Bulgarie», datant d’octobre et décembre 2006, publié par la Banque nationale bulgare (pièce 2), qui mentionne 32 banques commerciales en
Bulgarie.
Annexe 6 — annexes traduites dans la langue de procédure:
○ Déclaration sous serment émise par le PDG d’Epay JSC le 20 février 2020, indiquant le nombre d’utilisateurs enregistrés du système de paiement électronique «ePay.bg» entre 2006 et 2019;
○ Lettre du 21 mai 2007 du directeur exécutif de Borica, indiquant le nombre total croissant de transactions via le système de paiement électronique «ePay.bg» de
2001 à 2006;
○ Lettre émise le 14 décembre 2012 par un représentant de Borica, indiquant le nombre total de transactions via le système ePay de janvier 2008 à octobre 2012;
○ Une déclaration signée le 17 mai 2016 par le PDG d’Epay JSC de l’opposante, indiquant le nombre total de transactions utilisant un système de paiement électronique sous la marque antérieure «ePay.bg» au cours de la période 2013-
2015;
○ Une déclaration signée le 16 avril 2020 de Borica concernant le nombre de transactions effectuées par le système «ePay.bg», entre 2016 et 2019;
○ Déclaration du PDG de l’opposante du 20 février 2020 indiquant le nombre total d’utilisateurs enregistrés dans le système de paiement électronique «ePay.bg»-pour 2013 et 2015-2019.
Annexe 7 — lettres de représentants de différentes entreprises tierces en Bulgarie de 2004, 2007 et 2010, ainsi que de trois entreprises de distribution d’eau et d’égouts, VIK Varna Ltd, VIK Sliven Ltd et VIK Gantenvo Ltd, datant de décembre 2011. Ces lettres indiquent quand ces sociétés ont commencé à collaborer avec le titulaire des marques antérieures et que leur collaboration vise à offrir aux utilisateurs de leurs services la possibilité de payer leurs factures ou taxes par le biais du système de
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paiement électronique «ePay.bg». Certaines des lettres indiquent le nombre total de transactions effectuées via le système électronique. L’annexe comprend également des extraits des sites internet de cette société indiquant que des factures ou des frais peuvent être payés à l’aide du système de paiement électronique «ePay.bg».
Annexe 8 — annexes:
○ Des publications de divers journaux bulgares et magazines en ligne de 2005 à 2009 et de 2014 à 2015. Dix-sept articles de divers journaux et magazines bulgares, indiquant, entre autres, les factures des prestataires de services qui peuvent être payées par le système électronique ePay.bg et les modalités de ces paiements, ainsi que l’utilisation croissante des paiements sur l’internet par l’intermédiaire d’ePay.bg par rapport aux années précédentes. Seize publications provenant de différents sites web (2010-2015) mentionnant la marque antérieure «ePay.bg» pour un système de paiement électronique qui facilite le simple paiement de factures et enregistre des frais de transaction.
○ Une déclaration du PDG de l’opposante indiquant qu’au cours de la période 2010-2015, l’opposante a utilisé des publicités sur les réseaux sociaux pour promouvoir les services «ePay.bg». Les publications et, en particulier, celles faisant référence au 15e anniversaire de l’existence de la plateforme de paiement en ligne de l’opposante sous la marque antérieure «ePay.bg» illustrent une augmentation des paiements en ligne.
○ Accord commercial entre Sluchka OOD et Remark Consulting OOD de octobre 2015 concernant la publicité du système ePay dans les stations souterraines de Sofia, accompagné d’une facture de paiement au titre du contrat et de la vision de la publicité.
○ Déclarations de tiers et impressions relatives à une conférence organisée les 18 et 19 novembre 2015 à Sofia «thrust, respect de la vie privée et sécurité des données à caractère personnel dans le monde numérique» parrainée par
«ePay.bg».
○ Des copies de brochures accompagnées de déclarations indiquant que les premières ont été distribuées lors d’événements promotionnels et dans des entités financières. Les brochures expliquent comment effectuer les paiements par l’intermédiaire du système de paiement électronique ePay.bg.
○ Preuves des dépenses de publicité: Contrat conclu entre D.AD et Kota 97 Ltd, daté du 10 janvier 2005, pour la fourniture de services spécialisés de relations publiques, d’activités publiques, de brochures d’information et de dépliants publicitaires, de marketing direct et d’élaboration d’un plan média pour la publicité. Tous les documents font référence à des transactions en ligne sous la marque antérieure «ePay.bg».
○ Rapport sur l’événement MTV Exit Bulgaria, rédigé par United Partners Ltd pour ePay.bg le 29 août 2006.
7 La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée. L’opposante a déjà produit des
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éléments de preuve pour prouver la renommée des marques antérieures énumérées au paragraphe précédent, avec une numérotation différente des annexes.
8 Par décision du 16 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour une partie des produits et services contestés, à savoir les produits et services suivants:
Classe 9: Supports d’enregistrement magnétiques; Logiciels pour le traitement de paiements électroniques, les dons financiers, le financement participatif et le transfert de fonds à destination ou en provenance de tiers; Logiciels pour l’exécution et le traitement de transactions de paiement avec cartes de crédit, cartes de débit, Centre d’échange automatisé (ACH), cartes prépayées, cartes de paiement et autres formulaires de paiement; Logiciels permettant de réaliser et de traiter des dons financiers et des financements participatifs avec des cartes de crédit, des cartes de débit, du centre d’échange automatisé (ACH), des cartes prépayées, des cartes de paiement et d’autres formulaires de paiement; Logiciels financiers pour l’acceptation, la mise en œuvre, la mise en place, la facilitation, le traitement, l’exploitation et la gestion de transactions de paiement, des dons financiers et du financement participatif sur des appareils mobiles, des ordinateurs portables, des tablettes et d’autres systèmes de points de vente; Outils analytiques, à savoir logiciels de traitement, de suivi et de facturation de paiements;
Logiciels pour entreprises et organisations, à savoir logiciels destinés à permettre, à exploiter et à gérer les relations avec la clientèle; Logiciels pour téléphones portables, lecteurs multimédias portables, ordinateurs portables, tablettes, à savoir logiciels pour le traitement de paiements électroniques, dons financiers, financement participatif et transfert de fonds à destination ou en provenance de tiers; Les logiciels.
Classe 36: Tous les services de cette classe.
Classe 38: Tous les services de cette classe.
Classe 42: Tous les services de cette classe.
9 La division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais et a notamment motivé sa décision comme suit:
Appréciation des preuves de l’usage des marques antérieures
– L’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux en Bulgarie du 26 juillet 2014 au 25 juillet 2019 inclus.
– Les éléments de preuve montrent que la Bulgarie est le lieu de l’usage des marques antérieures. La langue des documents est le bulgare, les noms des villes et des adresses indiquées sont en Bulgarie et la monnaie est en lev.
– Une quantité importante de documents produits par l’opposante fait référence à l’usage qui a été fait au cours de la période pertinente. Les coupures de presse et les lettres de tiers datant d’avant la période pertinente étayent les éléments de preuve, en particulier les publications dans divers journaux bulgares et magazines en ligne couvrant la période 2014-2015.
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– En ce qui concerne l’importance de l’usage, les éléments de preuve montrent que l’opposante a investi de manière continue dans le domaine des paiements en ligne en Bulgarie. En outre, les chiffres mentionnés dans la déclaration sous serment font référence au contenu des publications et montrent une tendance à la hausse au cours de la période pertinente et un grand nombre d’utilisateurs enregistrés d’un système de paiement électronique sous les marques antérieures en 2015, compte tenu de la population totale de la Bulgarie. Les publications faisant référence au 15e anniversaire de l’existence de la plateforme de paiement en ligne de l’opposante sous les marques antérieures, ainsi que les conférences et autres événements parrainés par l’opposante sous les marques antérieures confirment l’importance de leur rôle et leur lien avec les services en cause.
– En ce qui concerne la nature de l’usage, les marques antérieures ont été utilisées sous la forme dans laquelle elles ont été enregistrées ou sous une forme n’altérant pas le caractère distinctif des marques antérieures.
– Dans l’ensemble, les documents produits démontrent que l’opposante opère avec succès dans le secteur des paiements en ligne en Bulgarie sous les marques antérieures. Les documents montrent que les marques sont des actifs économiques qui revêtent une importance croissante en raison des investissements considérables réalisés par l’opposante dans la publicité et le parrainage.
– Les éléments de preuve dans leur ensemble permettent de conclure que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente en Bulgarie pour certains des services qu’elles désignent, à savoir pour les services de paiement électronique, qui constituent une sous-catégorie autonome de services relevant des catégories générales des affaires financières de l’opposante, affaires monétaires enregistrées dans la classe 36.
– L’examen de l’opposition se poursuit sur la base de l’enregistrement bulgare
antérieur no 70 143 de la marque figurative.
Comparaison des produits et services
– Les produits contestés supports d’enregistrement magnétiques; Logiciels pour le traitement de paiements électroniques, les dons financiers, le financement participatif et le transfert de fonds à destination ou en provenance de tiers; Logiciels pour l’exécution et le traitement de transactions de paiement avec cartes de crédit, cartes de débit, Centre d’échange automatisé (ACH), cartes prépayées, cartes de paiement et autres formulaires de paiement; Logiciels permettant de réaliser et de traiter des dons financiers et des financements participatifs avec des cartes de crédit, des cartes de débit, du centre d’échange automatisé (ACH), des cartes prépayées, des cartes de paiement et d’autres formulaires de paiement; Logiciels financiers pour l’acceptation, la mise en œuvre, la mise en place, la facilitation, le traitement, l’exploitation et la gestion de transactions de paiement, des dons financiers et du financement participatif sur des appareils mobiles, des ordinateurs portables, des tablettes et d’autres systèmes de points de vente; Outils analytiques, à savoir logiciels de traitement, de suivi et de facturation de paiements; Logiciels pour entreprises et organisations, à savoir logiciels destinés à permettre, à exploiter et à gérer les relations avec la clientèle; Logiciels pour téléphones portables, lecteurs
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multimédias portables, ordinateurs portables, tablettes, à savoir logiciels pour le traitement de paiements électroniques, dons financiers, financement participatif et transfert de fonds à destination ou en provenance de tiers; Les «logiciels» compris dans la classe 9 sont au moins faiblement similaires aux services de l’opposante.
– Les autres produits compris dans la classe 9 sont différents des services de paiement électronique de l’opposante compris dans la classe 36.
– Tous les services contestés compris dans la classe 35 sont différents des services de paiement électronique de l’opposante compris dans la classe 36.
– Tous les services contestés compris dans la classe 36 sont similaires ou à tout le moins similaires aux services de l’opposante, à l’exception des services contestés « affaires immobilières», qui sont jugés différents.
– Tous les services contestés compris dans les classes 38 et 42 sont différents des services de paiement électronique de l’opposante compris dans la classe 36.
– Les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et au public de professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Comparaison des signes
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «Pay», qui constitue la majeure partie des deux signes. Ils diffèrent par la lettre «w» du signe contesté et par les éléments verbaux «a chase company» jouant un rôle secondaire dans le signe contesté. L’élément verbal «company» est dépourvu de caractère distinctif.
– Les signes diffèrent également sur le plan visuel par leurs éléments figuratifs, qui sont simplement décoratifs.
– Les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
– Sur le plan conceptuel, «pay» est un terme anglais de base signifiant «accorder de l’argent ou une autre compensation en échange de produits ou services». La lettre «e» est un préfixe couramment utilisé indiquant que l’action peut se faire par voie électronique, sur l’internet ou sur le Web. Les marques présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
– Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible, étant donné que le public pertinent comprendra l’expression «ePay» comme faisant référence aux paiements électroniques.
– Toutefois, l’opposante a prouvé que sa marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue date et est généralement connue sur le marché pertinent en Bulgarie, où elle jouit d’une position consolidée en ce qui concerne les services de paiement électronique.
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– Par conséquent, étant donné que les éléments de preuve démontrent que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru en raison de son usage intensif, le faible caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est considéré comme élevé à tout le moins moyen.
Appréciation globale
– Dans l’ensemble, les lettres différentes placées au début des signes n’excluent pas un risque de confusion.
– En outre, les consommateurs pertinents pourraient croire que le signe contesté est une nouvelle ligne de marque de la marque antérieure, étant donné qu’il est de pratique courante sur le marché que les marques utilisent de nouvelles versions de marques, comme en l’espèce, avec une lettre différente au début des signes en combinaison avec la marque principale («house»).
– Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services contestés jugés similaires à différents degrés aux services de l’opposante, y compris ceux qui ne présentent qu’un faible degré de similitude.
– L’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est appréciée par rapport aux produits et services contestés jugés différents.
Renommée des marques antérieures
– L’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée en Bulgarie avant la date de dépôt de la demande contestée (26 juillet 2019).
– Sur la base des éléments de preuve produits, il est clair que la marque antérieure «ePay» a fait l’objet d’un usage intensif et de longue date et est généralement connue sur le marché pertinent en Bulgarie, où elle jouit d’une position consolidée, comme l’attestent diverses sources indépendantes telles que des lettres de tiers et diverses publications. De nombreuses campagnes publicitaires, coupures de presse, nombre total d’utilisateurs enregistrés et de transactions figurant dans les éléments de preuve et le partenariat de longue date avec des prestataires de services ménagers bulgares et avec la plupart des banques nationales pour le paiement électronique de factures et de taxes montrent tous que la marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public bulgare en ce qui concerne les services de paiement électronique compris dans la classe 36.
– Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
– Lorsqu’ils rencontreront les services de la marque contestée compris dans les classes 36, 38 et 42, les consommateurs pertinents établiront probablement un «lien» mental entre les signes. Tel n’est pas le cas des autres produits contestés compris dans la classe 9 et des services contestés compris dans la classe 35.
– En ce qui concerne les services contestés compris dans les classes 36, 38 et 42, l’usage de la marque demandée de la demanderesse pourrait inciter le public à
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acheter les services contestés en raison de l’association qu’ils seraient susceptibles d’établir avec la marque antérieure et de la valeur commerciale attachée à sa renommée. Par conséquent, la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
10 Le 15 février 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour une partie des produits de la marque de l’Union européenne compris dans la classe 9 et de tous ses services compris dans les classes 36, 38 et 42. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 avril 2022.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 20 juin 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
12 Le 5 juillet 2022, la demanderesse a présenté une demande en réponse à la réponse de l’opposante, qui a été acceptée.
13 Le 5 août 2022, la demanderesse a présenté sa réponse aux observations de l’opposante.
14 Le 26 août 2022, l’opposante a présenté une duplique.
Moyens et arguments des parties
15 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La division d’opposition a conclu à tort que les marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage sérieux. Elle a également commis une erreur dans son appréciation globale et en ce que la marque «ePay» jouissait d’une renommée.
– En ce qui concerne la preuve de l’usage, l’opposante montre que la marque «ePay.bg» a été utilisée plusieurs années avant la période pertinente, mais pas pour la marque «ePay». La grande majorité des éléments de preuve ne relèvent pas de la période pertinente et, en outre, montrent uniquement l’usage de «ePay.bg», mais pas de «ePay». En tout état de cause, il ne suffit pas de démontrer l’usage sérieux.
– Alors que la période pertinente s’étend de juillet 2014 à juillet 2019, la majorité des éléments de preuve fournis datent de-2007. La division d’opposition s’est appuyée trop largement sur les éléments de preuve produits en dehors de la période pertinente. Les éléments de preuve n’établissent pas l’usage nécessaire des marques «ePay» ou «ePay.bg» en tant que marques sur le marché. Les déclarations du PDG ont une valeur limitée étant donné qu’elles émanent de l’opposante elle-même et qu’elles n’ont pas été complétées par des éléments de preuve indépendants et corroborés.
– La division d’opposition n’a fait aucune distinction entre les marques antérieures «ePay.bg» et «ePay». Les éléments de preuve produits, tels que, par exemple, les contrats avec l’opposante, les articles et les publicités, montrent uniquement l’usage des premiers.
– Les déclarations du PDG et la lettre de BORICA (annexes 4 et 6) établissent uniquement que ce dernier a utilisé un système de traitement des paiements dénommé
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«système ePay.bg». Ils ne prouvent pas l’usage de la marque et ne sont qu’une description du système de traitement des paiements. Les publications couvrant la période 2014-2015 font référence à certains articles relatifs au lancement proposé d’
«ePay.bg One touch». Toutefois, rien ne prouve que les services ont été fournis, et encore moins le volume commercial de ces services. Par conséquent, ces éléments de preuve ne devraient se voir accorder qu’un poids minime. Enfin, les preuves produites pour prouver la publicité et les événements sont très limitées et donc également insuffisantes.
– Pris dans leur ensemble, les éléments de preuve sont très limités et peu utiles pour démontrer que l’opposante a fait un usage sérieux des marques antérieures au cours de la période pertinente.
– En outre, la division d’opposition a considéré à tort que la marque «ePay» possédait un caractère distinctif élevé. Étant donné que l’opposante n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque, les éléments de preuve produits ne sauraient étayer la conclusion selon laquelle la marque possédait un caractère distinctif accru en 2019 et 2021. Les références invoquées concernaient la marque «ePay.bg» et non «ePay».
Dès lors, une appréciation équitable des éléments de preuve ne saurait conclure que «ePay» possède un caractère distinctif accru.
– L’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve pour démontrer l’usage de ses marques conformément à leur fonction essentielle. Ni les articles de presse, ni les campagnes publicitaires, ni les statistiques des utilisateurs enregistrés du système de l’opposante ne montrent que le public pertinent reconnaît à la marque une capacité accrue ou une grande capacité à identifier l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.
– Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, l’accent a été mis à tort sur la coïncidence de l’élément commun «pay». Cet élément est dépourvu de caractère distinctif, de sorte qu’il aurait dû accorder peu ou pas de poids.
– Les différences entre les marques sont évidentes: les éléments initiaux différents «we» et «e», les mots supplémentaires «a chase company» de la marque contestée, ainsi que les éléments figuratifs et les couleurs. N’ayant en commun que l’élément non distinctif «pay», ces différences entraînent une absence de risque de confusion, même pour des produits et services identiques.
– Les marques ne présentent qu’un degré moyen de similitude et les similitudes résident dans l’élément «pay», qui est dépourvu de caractère distinctif pour les services de paiement.
– Compte tenu du niveau d’attention du public pertinent, il ne saurait exister un risque de confusion en ce qui concerne les produits et services jugés similaires à un faible degré seulement.
– La division d’opposition a considéré à tort que la marque «ePay» jouissait d’une renommée. Elle a également supposé à tort que le public pertinent établirait un lien entre la marque antérieure et la marque contestée. Enfin, elle n’a pas procédé à une appréciation globale de tous les facteurs pertinents pour apprécier si la marque de
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l’Union européenne tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque «ePay».
16 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
– La preuve de l’usage sérieux des marques antérieures a été établie. Les éléments de preuve fournis en dehors de la période pertinente doivent également être pris en considération.
– Les signes antérieurs jouissent d’une renommée sur le territoire de la Bulgarie, ce qui indique clairement qu’ils sont capables de maintenir une part de marché. Les consommateurs identifient facilement ces signes.
– Les éléments de preuve indiquent également que les services fournis par l’opposante, à savoir un système de paiement électronique, fonctionnent depuis longtemps.
– En outre, les documents et pièces fournis montrent la «construction» de la renommée des marques grâce à leur usage intensif et continu qui a commencé il y a longtemps et se poursuit aujourd’hui. Les éléments de preuve montrent les efforts considérables déployés par l’opposante pour développer le système et le nombre croissant d’entreprises et d’utilisateurs participants tout au long des années.
– Des éléments de preuve datant de la période pertinente ont également été produits. Les impressions de la page web du système montrent plus de 1 000 commerçants participant au système. On y trouve également des informations sur le nombre d’utilisateurs et de transactions jusqu’à la fin de 2019, ce qui montre des chiffres extrêmement élevés. Ces chiffres n’ont pas pu être atteints au lendemain, mais seulement sur une période significative. Les éléments de preuve doivent être examinés dans leur ensemble.
– BORICA est un opérateur national de cartes bancaires qui n’a aucun lien avec l’opposante. Il s’agit d’une source indépendante d’informations pertinentes sur les transactions que les titulaires de cartes ont effectuées au moyen du système.
– Le signe coïncide avec l’adresse du site internet du système («epay.bg»), de sorte qu’il est utilisé par les consommateurs sur l’internet. L’opposante n’émet pas de cartes de paiement.
– L’Office s’est déjà prononcé à plusieurs reprises sur la renommée des marques antérieures, qui est très bien établie et ne peut avoir été acquise sans usage important
[par exemple, décisions de la division d’opposition no B 2 405 952 et no B 2 405 986 du 2 octobre 2015 contre les marques de l’Union européenne «mePay» (marque figurative); No B 2 731 225 du 19 mars 2018 contre la marque de l’Union européenne «Lepay» et no B 3 083 813 du 14 juin 2021 contre la marque de l’Union européenne «IPAY»). La décision d’opposition no B 2 775 040 du 7 août 2018 contre la MUE «wepay» a été confirmée dans la décision no R 1962/2018 2-— Wepay/epay et al. du 3 mai 2019, dans laquelle il a été conclu que l’usage avait été prouvé pour la marque verbale «epay.bg» du 24 août 2010 au 23 août 2015.
– Le système de paiement électronique ePay.bg est un leader sur le marché national bulgare. Les partenaires informatiques rejoignent presque toutes les banques qui
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opèrent en Bulgarie, qui touchent pratiquement toute la population, qui est connectée à au moins certains de ces fournisseurs et qui a eu la possibilité d’utiliser le système de paiement de la communauté. ePay a commencé à devenir le premier système de paiement électronique bulgare et a gagné en popularité au fil des ans, attirant de plus en plus de consommateurs et de fournisseurs à la fois. Il a fait l’objet d’une large publicité et d’une large promotion sur le web, où il fonctionne.
– Bien qu’enregistrée en tant que signe figuratif, la marque antérieure «ePay» est essentiellement un signe verbal, étant donné que la représentation est représentée dans une police de caractères noire simple, sans aucun autre élément. L’élément «.bg» serait compris par le public pertinent comme le nom de domaine de premier niveau de la Bulgarie et ne serait donc pas perçu comme une indication de l’origine commerciale. Dès lors, les deux marques antérieures sont perçues comme le même signe «ePay». L’omission de l’élément «.bg» n’altère pas le caractère distinctif des marques.
– Des éléments de preuve supplémentaires visant à compléter les éléments de preuve déjà produits sont présentés, notamment des activités et événements publicitaires et promotionnels récents qui montrent à nouveau l’usage constant et toujours en cours des signes antérieurs après 2016.
– En ce qui concerne le caractère distinctif accru des marques antérieures, les éléments de preuve montrent clairement que le système de paiement électronique ePay.bg est un leader sur le marché national. Il est établi avec presque toutes les banques opérant en Bulgarie, dont les cartes sont acceptées par le système. Le nombre total de transactions par carte au moyen du système n’a cessé de croître, pour atteindre plus de 20 millions de transactions pour la période 2016-2019. Dans l’ensemble, les éléments de preuve produits s’étendent sur une période considérablement longue, démontrant un usage intensif des marques qui fonde leur renommée et, de toute évidence, leur caractère distinctif accru.
– Le mot «pay» n’a pas de signification pour la majorité du public bulgare étant donné qu’il ne parle pas anglais. Par conséquent, dans les deux marques antérieures, «ePay» est l’élément dominant et distinctif étant donné que l’élément «.bg» sera facilement perçu comme le nom de domaine de premier niveau pour la Bulgarie et, par conséquent, est dépourvu de caractère distinctif.
– Le signe antérieur «ePay» est entièrement inclus dans la marque contestée et est clairement visible et identifiable par les consommateurs pertinents. Il existe donc un risque de confusion.
– En ce qui concerne l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il existe un «lien» entre les signes, étant donné que les consommateurs se souviendront du signe antérieur lorsqu’ils seront confrontés au signe plus récent.
– En outre, il est clair que la marque contestée pourrait tirer indûment profit de la renommée des marques antérieures. Les consommateurs pourraient peut-être croire que les produits et services en conflit sont concurrents ou que l’un pourrait constituer une alternative pour l’autre.
– Liste des éléments de preuve:
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Une sélection de 39 captures d’écran, obtenues par le biais du service en ligne Wayback Machine (web.archive.org), du site web de l’epay.bg;
Des publications d’articles divers sur les sites internet 2015-bg -2018, dans lesquels apparaissent «epay»;
Publication dans la career.tu-sofia.bg concernant les journées Career Days 2017, tenue par l’université technique à Sofia, avec la participation d’ePay avec un stand, et une déclaration confirmant cette participation;
Des informations sur divers événements organisés en 2018 et portant la mention «ePay» en tant que sponsor;
Rapports des conférences financières 2018 et 2019, avec une section dédiée à ePay et à l’ordre du jour avec le logo d’ePay;
Des publications de Portail Career Days en 2018 avec la participation d’ «ePay»;
Publication dans le magazine career.tu-sofia.bg concernant l’événement Career Days 2018, organisé par l’université technique de Sofia, à laquelle ePay a participé avec un stand, avec une carte montrant l’emplacement du stand.
17 Dans sa réplique, la demanderesse a fait valoir les arguments suivants:
– Les nouveaux éléments de preuve produits au cours de la procédure de recours doivent être écartés étant donné qu’ils ne sont pas pertinents pour l’issue du recours. Il est également en bulgare, sans traduction.
– La simple inclusion de pages web supplémentaires ou d’articles d’actualités incluant une référence à la marque «ePay.bg» ne saurait démontrer un usage sérieux pour les services en cause. En outre, l’opposante a déjà eu deux fois l’occasion de produire des preuves et rien ne justifie de présenter de nouvelles preuves. Les critères requis par l’article 54, paragraphe 1, du RMUE ne sont pas remplis.
– En tout état de cause, les éléments de preuve ne concernent que la marque «ePay.bg». Une grande partie de ces produits se situe en dehors de la période pertinente, en fait, plus de 10 ans avant la période pertinente.
– Le mot commun «pay» pourrait être compris dans l’ensemble de l’Union européenne, y compris les États membres non anglophones, et ne possède donc pas de caractère distinctif. Ce terme ne permet pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion, en particulier en ce qui concerne les produits jugés similaires à un faible degré.
– La renommée des marques antérieures «ePay» n’a pas été établie et c’est à tort que la division d’opposition a conclu que la marque contestée tirerait indûment profit de la marque antérieure.
18 Dans sa duplique, l’opposante a répondu aux arguments de l’opposante comme suit:
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– La production des traductions des preuves n’est pas obligatoire, sauf si la chambre de recours l’exige conformément à l’article 52, paragraphe 2, du règlement de procédure.
– Les éléments de preuve présentés sont clairement pertinents pour l’issue de l’affaire. Les objections de la requérante à l’encontre de sa recevabilité ne sont pas fondées.
– Il est clair que les éléments de preuve démontrent l’usage des deux signes antérieurs, sous la forme dans laquelle ils ont été enregistrés, ou sous un signe qui n’altère pas leur caractère distinctif. On peut constater qu’il y a eu un usage ininterrompu avant et pensé à la période pertinente.
– La demanderesse n’a avancé aucun argument nouveau et s’est contentée de réitérer des affirmations antérieures.
Motifs
19 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
20 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
21 La demanderesse a formé un recours contre une partie de la décision de la division d’opposition, à savoir dans la mesure où l’opposition a été accueillie et la demande de marque de l’Union européenne rejetée pour les produits et services suivants (ci-après les «produits et services contestés»):
Classe 9: Supports d’enregistrement magnétiques; Logiciels pour le traitement de paiements électroniques, les dons financiers, le financement participatif et le transfert de fonds à destination ou en provenance de tiers; Logiciels pour l’exécution et le traitement de transactions de paiement avec cartes de crédit, cartes de débit, Centre d’échange automatisé (ACH), cartes prépayées, cartes de paiement et autres formulaires de paiement; Logiciels permettant de réaliser et de traiter des dons financiers et des financements participatifs avec des cartes de crédit, des cartes de débit, du centre d’échange automatisé (ACH), des cartes prépayées, des cartes de paiement et d’autres formulaires de paiement; Logiciels financiers pour l’acceptation, la mise en œuvre, la mise en place, la facilitation, le traitement, l’exploitation et la gestion de transactions de paiement, des dons financiers et du financement participatif sur des appareils mobiles, des ordinateurs portables, des tablettes et d’autres systèmes de points de vente; Outils analytiques, à savoir logiciels de traitement, de suivi et de facturation de paiements;
Logiciels pour entreprises et organisations, à savoir logiciels destinés à permettre, à exploiter et à gérer les relations avec la clientèle; Logiciels pour téléphones portables, lecteurs multimédias portables, ordinateurs portables, tablettes, à savoir logiciels pour le traitement de paiements électroniques, dons financiers, financement participatif et transfert de fonds à destination ou en provenance de tiers; Les logiciels.
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Classe 36: Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières;
Services financiers; Services financiers, à savoir transfert électronique de fonds par le biais de réseaux de communication électroniques; Services de compensation financière;
Compensation et conciliation de transactions financières par le biais de réseaux de communications électroniques; Traitement de paiements; Fourniture de services de paiement et services financiers, à savoir traitement et transmission de factures et de paiements, ainsi que traitement et transmission de dons financiers et de financements participatifs, tous effectués par l’intermédiaire d’un réseau mondial de communications; Traitement de transactions de paiements par le biais d’Internet; Services financiers, à savoir cartes de crédit, carte de débit, Centre d’échange automatisé (ACH), cartes prépayées et traitement de transactions par carte de paiement; Accepter, traiter et concilier une carte de crédit, une carte de débit, un centre d’échange automatisé (ACH), des cartes prépayées, des cartes de paiement et d’autres formes de transactions de paiement; Services de remboursement de fraudes dans le domaine des achats de cartes de crédit et de cartes de débit; Gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; Gestion des risques financiers; Fourniture de services de gestion des risques financiers pour le transfert électronique de fonds, la carte de crédit, de débit, le Centre d’échange automatisé (ACH), les cartes prépayées, les cartes de paiement et d’autres formes de paiement via un réseau informatique mondial; Gestion et suivi de cartes de crédit, carte de débit, Centre d’échange automatisé (ACH), cartes prépayées, cartes de paiement et autres formes de transactions de paiement via des réseaux de communications électroniques à des fins commerciales.
Classe 38: Télécommunications; Services de transmission électronique; Transmission électronique de données; Communications électroniques de données; Fourniture de transmission électronique de transactions de paiement et d’informations connexes et de communications commerciales avec client; Fourniture de transmission électronique d’informations financières et commerciales entre et entre clients et entreprises.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Mise à disposition temporaire de programmes informatiques non téléchargeables; Mise à disposition temporaire de logiciels commerciaux non téléchargeables; Mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d’un site web; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’importation et la gestion de données; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le traitement, le traçage et la facturation de paiements; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d’authentification non téléchargeables pour contrôler l’accès à des ordinateurs et des réseaux informatiques et les communications avec ceux-ci; Services d’hébergement de sites web; Mise à disposition d’un site web en ligne pour la création et l’hébergement de microsites Web pour les entreprises; Services informatiques; Services informatiques, à savoir fourniture d’interfaces de programmation d’applications (API) permettant aux utilisateurs de consolider et de gérer le traitement des paiements, le suivi et la facturation pour leurs propres clients, ainsi que pour les utilisateurs eux-mêmes; Programmation pour ordinateurs; Fourniture de services de programmation informatique aux clients pour la création d’options de paiement et de don sur le site web du client; Fourniture de services de programmation informatique aux clients afin de faciliter les ventes par l’intermédiaire de sites web clients, à savoir en fournissant des factures en ligne, des boutons de contrôle sur site, un
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19 terminal virtuel et des interfaces de programmation d’applications (API); Services des technologies de l’information; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Développement de matériel informatique; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; conception et développement de logiciels; conception et développement de produits; conception et développement de sites web; Conception et développement d’architecture logicielle; Conception et développement d’architecture de matériel informatique; Développement et maintenance de logiciels de bases de données informatiques; Conception et développement de logiciels pour l’importation et la gestion de données; Conception et développement de logiciels d’exploitation de réseaux d’informatique en nuage; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Services de conseils dans le domaine du développement de produits et de l’amélioration de la qualité de logiciels; Mise à disposition d’informations en matière de conception et de développement de matériel informatique et de logiciels;
Conception et développement de logiciels et de matériel informatique dans le domaine des transactions financières; Conception et développement de logiciels et de matériel informatique dans le domaine des services de paiement.
22 L’opposante n’ayant pas formé de recours contre la partie de la décision de la division d’opposition rejetant l’opposition, ladite partie est devenue définitive.
23 La chambre de recours appréciera donc si c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition en ce qui concerne les produits et services contestés énumérés ci- dessus au paragraphe 21, y compris la question de la preuve de l’usage, contestée par la demanderesse.
Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
24 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et lorsqu’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans ladécision attaquée.
25 Il s’ensuit qu’aucune des parties à la procédure ne dispose d’un droit inconditionnel à ce que des faits et preuves présentés tardivement soient pris en considération par l’Office, faute de quoi les dispositions relatives aux délais seraient redondantes. En précisant que l’Office «peut» en pareil cas décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE lui investit un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux- ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43, 45, 60-64).
26 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent pas
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20 non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été prise, ou s’ils sont justifiés par tout autre motif valable.
27 En l’espèce, l’opposante a produit, en même temps que ses observations en réponse au recours, d’autres éléments de preuve concernant l’usage et la renommée des marques antérieures, dans le but de répondre aux arguments de la demanderesse et de compléter les éléments de preuve produits devant la division d’opposition. La demanderesse a eu la possibilité de formuler des observations sur ces documents dans sa réponse ultérieure, comme résumé ci-dessus.
28 La chambre de recours observe que les éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire, étant donné qu’ils permettront de déterminer si les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente et si elles étaient renommées ou si elles possédaient un caractère distinctif accru sur le territoire pertinent. Ces éléments de preuve sont considérés comme complémentaires aux informations et arguments présentés précédemment et développent les conclusions de la division d’opposition dans la décision attaquée.
29 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours décide d’admettre les éléments de preuve supplémentaires et en tiendra compte dans l’appréciation de l’affaire.
Confidentialité
30 L’opposante a demandé que certaines informations contenues dans les éléments de preuve soumis restent confidentielles.
31 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
32 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
33 Une demande de confidentialité nécessite une justification, à savoir une explication du raisonnement qui la sous-tend (24/04/2018, T-831/16, ZOOM, EU:T:2018:218, § 21-24).
34 En l’espèce, l’opposante a simplement marqué ses observations dans la procédure d’opposition comme étant confidentielles, mais n’a donné aucune raison expliquant pourquoi l’article 114, paragraphe 4, du RMUE était applicable. Néanmoins, étant donné que les éléments de preuve peuvent contenir des informations sensibles, la chambre de recours s’y référera d’une manière générale dans la mesure du possible aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux et du caractère distinctif accru des marques antérieures.
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Preuve de l’usage
35 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, le demandeur d’une demande de marque de l’Union européenne peut requérir la preuve que la marque antérieure sur laquelle une opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt de la demande, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
36 À défaut de preuve de l’usage, l’opposition est rejetée, conformément à l’article 47, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
37 La jurisprudence de la Cour de justice établit qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, à savoir garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services (11/03/2003, C-
40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 52).
38 L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir l’existence d’une réelle exploitation commerciale de celle-ci, en particulier l’usage de celle-ci dans le secteur économique concerné dans le but de maintenir ou de créer des parts de marché au profit des produits ou des services concernés, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 27; 19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 29).
39 S’agissant de l’exigence de prouver l’usage dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’Office, il importe de rappeler que l’article 47, paragraphe 2, du RMUE ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton,
EU:T:2004:223, § 32; 08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT, EU:T:2004:225, § 38). En effet, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
40 Enfin, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,
T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL, EU:T:2019:415, § 56).
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41 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, et (4) du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Toutefois, cet article n’indique pas que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux. Ainsi, pris ensemble, des éléments de preuve peuvent établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (07/11/2019, T-380/18, Intas, EU:T:2019:782, § 62).
i. Durée de l’usage
42 L’opposante devait prouver l’usage sérieux de ses marques antérieures au cours de la période de cinq ans précédant la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne contestée, à savoir du 26 juillet 2014 au 25 juillet 2019.
43 Devant la division d’opposition, l’opposante a produit des éléments de preuve de l’usage des marques antérieures qui datent de la période pertinente, notamment les éléments suivants:
Déclaration du PDG de l’opposante du 20 février 2020 indiquant le nombre total d’utilisateurs enregistrés dans le système de paiement électronique «ePay.bg» entre 2006 et 2019, qui se situe entre 2014 et 2019 dans la gamme de six chiffres et montre une croissance constante, de sorte que le chiffre 2019 reprend presque celui de 2014 (voir annexe 6).
Déclaration du 16 avril 2020 de Borica, une société de services de paiement par carte bancaire en Bulgarie, qui a été prouvée, est indépendante de l’opposante. La déclaration confirme que le nombre de transactions effectuées par le système «ePay.bg» entre 2016-2019 était dans la plage de sept chiffres et triplé entre 2016 et
2019 (voir annexe 6).
Une déclaration du PDG de l’opposante indiquant qu’au cours de la période 2010- 2015, l’opposante a utilisé des services de Google et de Facebook pour promouvoir les services de paiement électronique sous la marque antérieure «ePay.bg», confirmée par un extrait de «Google AdWords» jusqu’au 31 décembre 2015 et de «Facebook Ads» jusqu’au 1 juin 2016 (voir annexe 8).
Des publications d’environ 14 sites web différents de novembre 2014 à octobre 2015 mentionnant le système de paiement «ePay.bg», dont un article daté du 26 novembre 2014 faisant référence au 15e anniversaire du système de paiement «ePay.bg» (voir annexe 8).
Campagne publicitaire du système de paiement «ePay.bg» dans le sous-sol de la ville de Sofia (Bulgarie) d’octobre/novembre 2015.
Parrainage d’une conférence à Sofia (Bulgarie) en novembre 2015 montrant la marque «ePay.bg» sur la brochure;
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44 Ces éléments de preuve ont été complétés devant la chambre de recours par des impressions de 2016 à 2019 du site web de l’epay.bg sur le site web web.archive.org, des publications d’articles sur des sites web various.bg de 2015 à 2018, où «epay» est mentionnée, ainsi que des informations relatives à des événements ayant eu lieu au cours de la période 2017-2019 auxquels l’opposante a participé, montrant visiblement la marque «ePay.bg» en tant que sponsor dans les brochures et sur des stands promotionnels
à des foires (voir point 16 ci-dessus).
45 S’il est vrai que, comme indiqué par la demanderesse, bon nombre des documents produits ne sont pas datés au cours de la période pertinente, la plupart des éléments de preuve pertinents sont, comme démontré ci-dessus. Comme l’a indiqué le Tribunal, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de la période pertinente (16/12/2008, T-6/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 74).
46 Compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve susmentionnés, la chambre de recours conclut que la condition relative à la durée de l’usage est satisfaite.
ii. Lieu de l’usage
47 Les éléments de preuve démontrent l’usage des marques antérieures en Bulgarie. Ce point n’a pas été contesté par la demanderesse.
iii. Importance de l’usage
48 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). L’appréciation de l’usage maintenant le droit implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42; 16/05/2013, T-353/12, ALARIS,
EU:T:2013:257, § 35).
49 Cela est confirmé par une jurisprudence constante, selon laquelle il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 51). Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72). Il convient également de noter que l’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que l’opposante doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou du chiffre d’affaires (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37).
50 Compte tenu des éléments de preuve produits devant la division d’opposition, qui ont été complétés par d’autres éléments de preuve devant la chambre de recours (voir ci-dessus), l’opposante a démontré qu’elle fournit des services de paiement électronique sous les
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marques antérieures depuis de nombreuses années avant la période pertinente en quantités qui sont non seulement cohérentes, mais qui ont connu une croissance constante tout au long des années comprises dans la période pertinente. Comme indiqué ci-dessus, le volume des transactions par le système «ePay.bg» entre 2016 et 2019 était dans la plage de sept chiffres et le nombre d’utilisateurs du système était également important compte tenu de la taille de la population en Bulgarie (6.9 millions en 2021). L’opposante a également démontré qu’un nombre considérable d’entités, dont les grandes sociétés de distribution nationales et les opérateurs de télécommunications, permettent à leurs clients de payer les factures et factures via «ePay», la plateforme de paiement électronique de l’opposante (annexe 7).
51 En ce qui concerne l’objection de la demanderesse selon laquelle les éléments de preuve proviennent uniquement de l’opposante elle-même, il convient de noter, premièrement, que les déclarations écrites figurent également parmi les moyens de preuve spécifiques pour prouver l’usage sérieux en vertu de l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE et constituent des preuves généralement recevables, comme le prévoit l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE. La valeur probante de son contenu doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents. En l’espèce, il n’y a aucune raison de douter de la crédibilité des déclarations du PDG et des tiers de l’opposante, qui semblent toutes sensées et fiables (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42).
En outre, la demanderesse n’a pas présenté d’observations en sens contraire.
52 En principe, le contenu d’une déclaration sous serment doit être corroboré par d’autres éléments de preuve (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 43-45; 23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 57; 14/04/2016, T-20/15, PICCOLOMINI/PICCOLO, EU:T:2016:218, § 37). En l’espèce, les déclarations de l’opposante sont corroborées par d’autres déclarations de tiers, des apparences des marques antérieures dans différentes publications sur des sites web, des dépenses publicitaires et des campagnes, ainsi que la présence des marques antérieures parrainant des conférences de parrainage (voir, en particulier, les annexes 6 et 8 telles qu’énumérées ci-dessus).
53 Compte tenu de toutes les informations fournies tant devant la division d’opposition que devant la chambre de recours, et compte tenu de la jurisprudence citée aux paragraphes précédents, les éléments de preuve sont jugés suffisants pour établir que la marque de l’opposante a été présente sur le marché bulgare d’une manière effective, constante dans le temps et stable, de sorte qu’elle peut être perçue par les consommateurs comme une indication de l’origine des services en cause (23/02/2006, 194/03-, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 31-37).
54 La chambre de recours considère donc que les éléments de preuve remplissent la condition relative à l’importance de l’usage.
iv. Nature de l’usage
55 L’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
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56 En ce qui concerne la première condition, il convient de rappeler que, en tant que marque, notamment, la fonction de lien entre les produits et services et la personne ou l’entreprise responsable de leur commercialisation doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents.
57 En l’espèce, l’usage du signe en tant que marque apparaît, par exemple, dans les campagnes publicitaires des services de l’opposante et des images figurant dans des articles de presse relatifs aux services, comme par exemple:
58 Par conséquent, il peut être conclu que les éléments de preuve montrent que les marques antérieures ont été utilisées en tant que marques dans la vie des affaires. Ce point n’a pas été contesté par la demanderesse dans le cadre du recours.
59 En ce qui concerne la deuxième condition, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage sérieux d’une marque comprend également l’usage de la
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26 marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.
60 L’objet de cette disposition est de permettre au titulaire d’apporter au signe les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés
[11/10/2017, C-501/15 P, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ (fig.)/CACTUS, EU:C:2017:750, § 66; 03/07/2019, C-668/17 P, Boswelan, EU:C:2019:557, § 56).
61 Le Tribunal a également précisé que la conformité stricte entre le signe utilisé et le signe enregistré n’est pas nécessaire. Cependant, la différence doit résider dans des éléments négligeables et les signes tels qu’ils sont utilisés et ont été enregistrés doivent être globalement équivalents (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
62 En l’espèce, la première marque antérieure «ePay.bg» est une simple marque verbale et
la seconde marque antérieure a été enregistrée en tant que marque figurative de manière légèrement stylisée. Comme indiqué ci-dessus, les signes sont utilisés en lettres latines standard, principalement avec l’indication du niveau supérieur domain.bg, qui sera immédiatement reconnu par le public bulgare pertinent, étant donné que la marque fait référence à des services utilisés sur l’internet. L’élément.bg est donc dépourvu de caractère distinctif et ne joue qu’un rôle secondaire (28/06/2016, T-134/15, SOCIAL.COM, EU:T:2016:366, § 23; 21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM,
EU:T:2012:614, § 22; 12/12/2007, T-117/06, suchen.de, EU:T:2007:385, § 29).
63 Il peut donc être conclu que, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le fait que les signes soient utilisés avec et sans le niveau supérieur domain.bg n’influence pas leur caractère distinctif dans la forme sous laquelle ils ont été enregistrés (30/11/2009, T- 353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 29-33 et suivants; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 36 et suivants). C’est d’autant plus vrai en ce qui concerne les marques désignant des services de paiement électronique que celles en cause, étant donné qu’elles sont menées en ligne et que, par conséquent, la référence à une adresse de domaine a encore moins d’impact.
64 Enfin, en troisième lieu, conformément à l’article 18 du RMUE, la marque doit être utilisée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée pour être opposable.
65 En l’espèce, les marques antérieures de l’opposante sont enregistrées pour des produits compris dans la classe 9 ainsi que pour des services compris dans les classes 35, 36, 38 et 42, sur lesquels l’opposition est fondée. Les éléments de preuve montrent uniquement un usage pour des services de paiement électronique, comme expliqué dans les déclarations et les articles de presse produits par l’opposante devant la division d’opposition. Ces services constituent une sous-catégorie autonome des services pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées dans la classe 36, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée. Ce point n’a pas été contesté par la requérante. En ce qui concerne les autres produits et services pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées, l’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage sérieux.
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v. Conclusion sur la preuve de l’usage
66 Eu égard aux éléments de preuve produits tant devant la division d’opposition que devant la chambre de recours, il est conclu que, pris dans leur ensemble, ils sont suffisants pour satisfaire aux conditions relatives à la durée, au lieu, à l’importance et à la nature de l’usage pour déterminer si l’usage sérieux des marques antérieures a été prouvé pour une partie des services qu’elles couvrent, à savoir:
Classe 36: Services de paiement électronique.
67 C’est donc sur la base de ces services que la Chambre procédera à l’appréciation de l’opposition.
Principe de continuité fonctionnelle
68 Le contrôle exercé par les chambres de recours ne se limite pas à la légalité de la décision attaquée, mais, en raison de l’effet déterminant de la procédure de recours, il implique une nouvelle appréciation du litige dans son ensemble, les chambres de recours devant intégralement réexaminer la demande initiale et tenir compte des preuves produites en temps utile (06/11/2007, T-407/05, Revian’s, EU:T:2007:329, § 49-51 et jurisprudence citée).
69 Conformément à l’article 71 du RMUE, qui consacre le principe de continuité fonctionnelle, les chambres de recours ne sont pas limitées par les arguments spécifiques du recours exposés dans le mémoire exposant les motifs du recours, mais ont le pouvoir de procéder à un nouvel examen de tous les éléments de fait et de droit pertinents au moment où une décision est prise sur le recours [-17/02/2017, 811/14, Fair Moyens
Lovely (fig.)/NEW YORK FAIR indirects LOVELY et al., EU:T:2017:98, § 35; 08/07/2020, T-659/19, kix (fig.)/kik, EU:T:2020:328, § 34).
70 En l’espèce, la chambre de recours décide d’examiner l’opposition par rapport à l’ensemble des produits et services contestés énumérés au paragraphe 21 ci-dessus sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur lequel l’opposition est fondée. Les deux parties ayant eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard, le droit d’être entendu a été respecté [08/07/2020, T-659/19, kix (fig.)/kik, EU:T:2020:328, § 35].
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
71 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, si la marque est renommée dans l’État membre concerné ou si l’usage de la marque est antérieur ou porterait préjudice à la marque antérieure.
72 Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et de la jurisprudence que la protection élargie accordée à la marque antérieure par cette disposition présuppose donc la réunion de plusieurs conditions.
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73 Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [13/12/2018,-T 274/17 MONSTER DIP
(fig.)/MONSTER ENERGY (fig.) et al., EU:T:2018:928, § 55].
74 Pour satisfaire à la condition relative à la similitude des marques posée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il existe, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion entre la marque antérieure renommée et la marque contestée. Il suffit que le degré de similitude entre la marque antérieure renommée et la marque contestée ait pour effet que le public pertinent établisse un lien entre elles, alors même qu’il ne les confond pas (27/10/2016,-625/15, SPA VILLAGE/SPA et al., EU:T:2016:631, § 34).
75 Selon la jurisprudence, le fait que, pour le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la marque postérieure évoque la marque antérieure équivaut à l’existence d’un tel lien (voir, par analogie, 27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 60).
76 L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment du degré de similitude entre les signes en conflit; la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent; l’intensité de la renommée de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42; 29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 47;
05/05/2015-, 131/12, SPARITUAL/SPA et al., EU:T:2015:257, § 48). Toutefois, cette énumération ne constitue pas une liste exhaustive dont l’application intégrale s’impose dans chaque cas d’espèce. Au contraire, il se peut qu’un lien entre les marques en conflit s’établisse sur la base de certains de ces critères ou que l’existence d’un tel lien résulte d’autres facteurs. La question de savoir si le public pertinent fera un rapprochement entre les marques en cause est une question de fait qui doit être tranchée à la lumière des faits et des circonstances de chaque cas d’espèce (22/05/2012, T-570/10, Tête de loup, EU:T:2012:250, § 42) et une question de perception du public (11/12/2014, T-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 41 et jurisprudence citée).
77 S’agissant du degré de similitude entre les marques en conflit, plus celles-ci sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée. Par ailleurs, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent établira un lien avec cette marque antérieure
(27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44 et 54).
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78 En outre, il est également de jurisprudence constante que, plus la renommée de la marque antérieure est forte, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 69).
79 En outre, il convient de souligner que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées. En pareil cas, il n’est pas exclu que le public pertinent par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit, même si ce public est totalement distinct du public pertinent par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée (27/11/2008,-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 51 et 52).
80 En ce qui concerne la quatrième condition mentionnée ci-dessus, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE fait référence à trois types de risques distincts et alternatifs, à savoir que l’usage sans juste motif de la marque demandée i) porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, ii) porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure ou iii) tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
81 Le premier type de risque visé par cette disposition est caractérisé lorsque la marque antérieure n’est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée. Il vise la dilution de la marque antérieure
à travers la dispersion de son identité et de son emprise sur l’esprit du public. Le deuxième type de risque visé est constitué lorsque les produits ou les services visés par la marque demandée peuvent être perçus par le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque antérieure s’en trouve diminuée. Le troisième type de risque visé est celui que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation puisse être facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il convient toutefois de souligner que, dans aucun de ces cas, l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit n’est requise; le public pertinent doit seulement être en mesure d’établir un lien entre eux et ne doit pas nécessairement les confondre [13/12/2018, 274/17-, MONSTER DIP (fig.)/MONSTER ENERGY (fig.) et al., EU:T:2018:928, § 56].
82 L’existence des atteintes constituées par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
83 C’est à la lumière de ces principes que la chambre de recours appréciera l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et si, en l’espèce, les conditions mentionnées au paragraphe 73 ci-dessus sont remplies.
84 Concrètement, la chambre de recours commencera par apprécier la renommée de la marque antérieure; deuxièmement, la similitude entre le signe contesté et la marque pour laquelle la renommée est finalement prouvée; troisièmement, l’existence éventuelle d’un
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lien entre les signes; quatrièmement, le risque de préjudice et, cinquièmement, la question de savoir si l’usage est sans juste motif.
Renommée
85 La preuve de la renommée consiste en les documents présentés par l’opposante à l’appui de son opposition tels qu’énumérés au paragraphe 6 ci-dessus. Elles ont été complétées par d’autres éléments de preuve énumérés au point 16 ci-dessus.
86 La Cour a défini la nature de la renommée en se référant à la finalité des dispositions juridiques pertinentes et a établi que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE implique un certain degré de connaissance de la marque antérieure parmi le public. Le Tribunal a également expliqué que «ce n’est que lorsqu’il existe un degré suffisant de connaissance de cette marque que le public, mis en présence de la marque postérieure, peut éventuellement établir un lien entre les deux marques et que, par conséquent, il peut être porté atteinte à la marque antérieure» (14/09/1999-, 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, §
23).
87 Comme indiqué dans la décision attaquée, les éléments de preuve indiquent que «ePay» distingue un système de paiement électronique de premier plan en Bulgarie et que, ayant fait l’objet d’un usage intensif et d’une promotion, il est généralement connu sur le marché bulgare pertinent, où il jouit d’une position consolidée. Comme indiqué ci-dessus, l’opposante a démontré un partenariat de longue date avec des prestataires de services nationaux bulgares (y compris les réseaux d’électricité et d’eau et les opérateurs mobiles) et avec la plupart des banques nationales pour le paiement électronique de factures et de frais (annexes 5 et 7). Il ressort des éléments de preuve que les nombreuses entités qui permettent le paiement des factures et des factures via le système «ePay» transmettent cette option de paiement à leurs clients et on peut donc raisonnablement supposer que la portée effective et la connaissance de la marque en Bulgarie sont importantes. On peut raisonnablement supposer que la renommée de la marque antérieure s’est encore renforcée après 2015 lorsque l’opposante a étendu les possibilités de système de paiement électronique «ePay» pour faciliter le paiement des impôts municipaux dans de nombreuses villes bulgares.
88 En outre, ces éléments de preuve ont été complétés devant la chambre de recours, comme expliqué ci-dessus, par exemple par diverses publications provenant de différentes sources en ligne, dans lesquelles le système ePay est mentionné en tant que marque pour distinguer un mode de paiement pour divers services de la période 2015-
2018. En outre, les éléments de preuve montrent la promotion active des activités de l’opposante sous la marque «ePay» auprès du public bulgare, par le biais de sa participation et de son parrainage de plusieurs événements au cours des années 2017-
2019, par exemple avec un stand lors d’expositions, comme le montre une déclaration qui l’accompagne, ainsi que des publicités dans des publications et des transports publics (terrestres de Sofia).
89 Tous les éléments de preuve, pris dans leur ensemble, montrent que la marque antérieure jouit d’une grande reconnaissance parmi le public pertinent en Bulgarie, qui sera en mesure d’identifier les services de l’opposante avec celle-ci. Il peut en être conclu que, compte tenu de sa présence de longue date et de son usage répandu sur l’ensemble du territoire national, la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée en Bulgarie en ce qui concerne lesservices de paiement électronique.
06/03/2023, R 300/2022-4, wepay a Chase Company (fig.)/ePay (fig.) et al.
31
Comparaison des signes
90 Il convient de rappeler que la similitude des signes dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être appréciée selon les mêmes critères que ceux qui s’appliquent dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et donc en tenant compte des éléments de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle
(24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52, 54).
91 Toutefois, ces deux dispositions diffèrent quant au degré de similitude requis. Alors que la protection conférée par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dépend de l’établissement d’un degré de similitude tel entre les marques en cause qu’il existe un risque de confusion entre celles-ci dans le chef du public concerné, l’existence d’un tel risque n’est pas nécessaire pour l’obtention de la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En conséquence, les types d’atteintes cités à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent découler d’un moindre degré de similitude entre les marques concernées, à condition qu’il soit suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci. S’il existe une certaine similitude, même faible, entre les marques, il convient de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude, d’autres facteurs pertinents servent à établir un lien entre les marques (24/03/2011, C- 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53, 66; 20/11/2014, 581/13-P — C-
582/13 P, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72, 73).
92 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
93 La marque antérieure a été enregistrée en Bulgarie en tant que marque figurative. Sa légère stylisation due à la deuxième lettre majuscule «P» et aux trois autres lettres en minuscules n’a pas pour effet que le signe soit dominé par sa police de caractères ou sa présentation graphique. Par conséquent, en présence de la marque antérieure, le public pertinent retiendra le mot «epay».
94 Le signe contesté se compose d’un terme plus large «wepay», dans lequel les deux premières lettres «we» sont représentées en bleu clair et les trois dernières «pay» en vert clair. Selon elle, les termes «a Chase company» avec un élément figuratif entre le deuxième et le troisième mot ont un impact moindre dans l’impression d’ensemble produite par le signe en raison de leur taille réduite. Les éléments figuratifs ne produiront qu’une faible impression sur le public, étant donné qu’ils se limitent à un lettrage légèrement stylisé, à une combinaison de couleurs et à un élément géométrique de petite taille. Les éléments verbaux restent des éléments les plus distinctifs dans le signe contesté, étant donné que le consommateur moyen fera plus facilement référence aux
06/03/2023, R 300/2022-4, wepay a Chase Company (fig.)/ePay (fig.) et al.
32 produits et services qu’il désigne en citant le nom de la marque qu’en décrivant son élément figuratif (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 39; 18/09/2012, T-460/11, BÜRGER, EU:T:2012:432, § 35; 25/05/2016, T-6/15, Ocean IBIZA
(fig.)/ocean club Ibiza (fig.) et al., EU:T:2016:310, § 45; 28/03/2017, T-538/15,
REGENT UNIVERSITY, EU:T:2017:226, § 51).
95 L’élément «wepay» constitue l’élément dominant, compte tenu de sa position et de sa taille dans la configuration de cette marque complexe. Indépendamment de la question de savoir si le public comprendra et/ou décomposera son élément principal en les termes anglais «we» et «pay», par rapport à la marque antérieure «ePay», il est clair que ce dernier y figure entièrement. La différence entre l’élément dominant «wepay» du signe contesté et la marque antérieure «ePay» dans son intégralité repose uniquement sur la lettre initiale «w» de l’ancienne, qui est suivie de quatre lettres qui reproduisent à l’identique l’intégralité de la marque antérieure. Il en résultera inévitablement un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
96 Sur le plan conceptuel, il convient de noter que, si la compréhension des langues étrangères ne peut être présumée (26/05/2016-, 254/15, Casale Fresco/FREZCO,
EU:T:2016:319, § 28 et jurisprudence citée), le mot «pay» est un terme anglais courant qui sera compris par une partie substantielle du public pertinent. Il s’agit d’un terme habituel utilisé dans le secteur financier, comme une référence au processus de réalisation des transactions, à savoir les paiements, en particulier pour le public qui est habitué à effectuer des transactions dans le cadre de son activité commerciale ou sur l’internet, où l’anglais peut être plus courant. Par conséquent, on peut supposer qu’une partie non négligeable du public pertinent distinguera le terme «pay» tant dans la marque antérieure que dans le signe contesté et l’associera à la signification susmentionnée.
97 Nonobstant ce qui précède, pour une partie non négligeable du public bulgare pertinent, à savoir les consommateurs n’ayant pas de connaissances de base en anglais, le mot anglais courant «pay» compris dans les signes ne véhicule aucune signification
[03/09/2015, R 2278/2014-1, iPay.eu Services (fig.), § 37; 30/09/2015, R 1046/2014-1,
IPAY CASH/ePay.bg et al., § 28; 25/02/2016, R 700/2015-1, iPAY TAG/ePay et al., §
30; 17/03/2016, R 858/2015-1, iPAY TRAVEL/ePay et al., § 32; 03/05/2019, R
1962/2018-2, Wepay/epay et al., § 35).
98 En ce qui concerne le préfixe «e» de la marque antérieure, il convient de noter qu’une construction linguistique dans laquelle le préfixe «E», «E-», «e» ou «e- est utilisé avant un nom le qualifie d’ «électronique» et fait l’objet d’un usage répandu [voir, entre autres,
29/11/2016, T-617/15, eSMOKINGWORLD (fig.), EU:T:2016:679; § 20 et 38;
29/09/2009, T-81/08, E-Ship, EU:T:2009:128, § 34). Il existe de multiples expressions contenant le préfixe «e-» actuellement utilisées sur le marché pour indiquer le caractère «électronique» de quelque chose. Les expressions communes incluent «e-mail», «e- commerce», «e-business», «e-book», «e-learning» ou «e-filing». Un tel préfixe est couramment utilisé avec et sans trait d’union et les consommateurs pertinents sont habitués à voir le préfixe de deux manières. En tant que tel, il est susceptible d’être compris par la majorité du public pertinent comme une abréviation de «électronique» dans la marque antérieure.
99 Compte tenu de ce qui précède, les marques sont jugées similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où elles seront comprises par une partie non négligeable du public bulgare ayant des connaissances de base en anglais comme faisant référence aux paiements (voir,
06/03/2023, R 300/2022-4, wepay a Chase Company (fig.)/ePay (fig.) et al.
33
par analogie, 17/09/2015-, 323/14, Bankia/BANKY, EU:T:2015:642, § 70). Ils diffèrent pour les consommateurs qui voient dans la lettre «e» de la marque antérieure une référence à «électronique».
100 Par conséquent, pour cette partie du public, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
101 Pour les consommateurs bulgares qui ne parlent pas anglais et qui, par conséquent, ne comprennent pas les termes, les signes n’ont pas de concept commun [03/09/2015, R 2278/2014-1, iPay.eu Services (fig.), § 30; 30/09/2015, R 1046/2014-1, IPAY
CASH/ePay.bg et al., § 21; 25/02/2016, R 700/2015-1, iPAY TAG/ePay et al., § 23;
17/03/2016, R 858/2015-1, iPAY TRAVEL/ePay et al., § 25; 03/05/2019, R 1962/2018-
2, Wepay/epay et al., § 42).
102 Compte tenu de toutes les conclusions qui précèdent, la chambre de recours conclut, compte tenu en particulier des similitudes visuelles et phonétiques découlant de l’inclusion complète, dans le signe contesté, de la marque antérieure renommée, que les signes produisent une impression d’ensemble similaire.
Le lien entre les signes
103 Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas,
EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
104 Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-,
252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
- le degré de similitude entre les signes;
- la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
- l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
- le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
- l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
105 Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
06/03/2023, R 300/2022-4, wepay a Chase Company (fig.)/ePay (fig.) et al.
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a) Lien entre les produits et services
106 En ce qui concerne le facteur relatif aux produits et services, le libellé clair de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’impose pas la condition d’une similitude entre les produits ou services. Dès lors, si la nature des produits ou services concernés compte parmi les facteurs devant être pris en compte dans l’appréciation de l’existence d’un lien dans l’esprit du public concerné, l’absence de similitude entre ces produits ou services ne saurait être interprétée comme impliquant l’absence d’un tel lien (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42, 61; 29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK
(fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:851, § 110).
107 Il convient également de prendre en considération le fait que l’appréciation par le public pertinent du lien entre les signes en cause est susceptible de varier en fonction de l’intensité de la renommée [04/10/2017, T-411/15, GAPPOL (fig.)/GAP et al., EU:T:2017:689, § 197]. Certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public pertinent par rapport aux produits ou aux services pour lesquels ces marques ont été enregistrées (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 51; 29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.)/LV (fig.),
EU:T:2018:851, § 111).
108 La renommée de la marque antérieure a été constatée pour les services de paiement électronique compris dans la classe 36.
109 Il convient tout d’abord de noter que les produits contestés compris dans la classe 9, à savoir les supports d’enregistrement magnétiques; Logiciels pour le traitement de paiements électroniques, les dons financiers, le financement participatif et le transfert de fonds à destination ou en provenance de tiers; Logiciels pour l’exécution et le traitement de transactions de paiement avec cartes de crédit, cartes de débit, Centre d’échange automatisé (ACH), cartes prépayées, cartes de paiement et autres formulaires de paiement; Logiciels permettant de réaliser et de traiter des dons financiers et des financements participatifs avec des cartes de crédit, des cartes de débit, du centre d’échange automatisé (ACH), des cartes prépayées, des cartes de paiement et d’autres formulaires de paiement; Logiciels financiers pour l’acceptation, la mise en œuvre, la mise en place, la facilitation, le traitement, l’exploitation et la gestion de transactions de paiement, des dons financiers et du financement participatif sur des appareils mobiles, des ordinateurs portables, des tablettes et d’autres systèmes de points de vente; Outils analytiques, à savoir logiciels de traitement, de suivi et de facturation de paiements;
Logiciels pour entreprises et organisations, à savoir logiciels destinés à permettre, à exploiter et à gérer les relations avec la clientèle; Logiciels pour téléphones portables, lecteurs multimédias portables, ordinateurs portables, tablettes, à savoir logiciels pour le traitement de paiements électroniques, dons financiers, financement participatif et transfert de fonds à destination ou en provenance de tiers; Les logiciels présentent un certain lien avec les services de paiement électronique de la marque antérieure compris dans la classe 36. En effet, les premiers sont utilisés soit pour permettre l’utilisation des services de l’opposante, soit pour les utiliser ensemble, de sorte que les consommateurs peuvent raisonnablement penser que les produits contestés et les services de l’opposante ont la même origine commerciale. Les produits et services comparés sont donc complémentaires et peuvent coïncider par leur finalité, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
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110 Les services contestés compris dans la classe 36, à savoir assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Services financiers; Services financiers, à savoir transfert électronique de fonds par le biais de réseaux de communication électroniques; Services de compensation financière; Compensation et conciliation de transactions financières par le biais de réseaux de communications électroniques; Traitement de paiements; Fourniture de services de paiement et services financiers, à savoir traitement et transmission de factures et de paiements, ainsi que traitement et transmission de dons financiers et de financements participatifs, tous effectués par l’intermédiaire d’un réseau mondial de communications; Traitement de transactions de paiements par le biais d’Internet; Services financiers, à savoir cartes de crédit, carte de débit, Centre d’échange automatisé (ACH), cartes prépayées et traitement de transactions par carte de paiement; Accepter, traiter et concilier une carte de crédit, une carte de débit, un centre d’échange automatisé (ACH), des cartes prépayées, des cartes de paiement et d’autres formes de transactions de paiement; Services de remboursement de fraudes dans le domaine des achats de cartes de crédit et de cartes de débit; Gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers;
Gestion des risques financiers; Fourniture de services de gestion des risques financiers pour le transfert électronique de fonds, la carte de crédit, de débit, le Centre d’échange automatisé (ACH), les cartes prépayées, les cartes de paiement et d’autres formes de paiement via un réseau informatique mondial; La gestion et le suivi de cartes de crédit, de cartes de débit, de centres automatisés (ACH), de cartes prépayées, de cartes de paiement et d’autres formes de transactions de paiement via des réseaux de communications électroniques à des fins professionnelles concernent tous, à des degrés plus ou moins importants, des transactions financières, tout comme les services de la marque antérieure. Ils partagent donc la même nature. Les services pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée peuvent faire partie de ces services contestés ou constituer une alternative à ceux-ci, mais en tout état de cause, ils appartiennent tous au même secteur financier et sont souvent proposés par les mêmes entreprises. Le public pertinent sera donc facilement amené à penser que ces services ont une origine commune.
111 Enoutre, les services contestés compris dans la classe 38, à savoir les télécommunications; Services de transmission électronique; Transmission électronique de données; Communications électroniques de données; Fourniture de transmission électronique de transactions de paiement et d’informations connexes et de communications commerciales avec client; La fourniture électronique d’informations financières et commerciales entre clients et entreprises et entre eux concerne tous la fourniture d’informations qui peuvent avoir lieu par voie électronique, comme indiqué par le demandeur dans la liste des services. Ils peuvent également porter sur des informations financières, comme précisé plus en détail. Étant donné que les services pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée sont également offerts en utilisant des télécommunications électroniques, les consommateurs établiront aisément un lien entre eux, étant donné qu’ils partagent les mêmes moyens techniques. En effet, les services de télécommunications tels que ceux proposés sous le signe contesté sont souvent achetés par des prestataires de services financiers afin de permettre leurs services de paiement électronique.
112 Enfin, les services contestés compris dans la classe 42 concernent des services généraux scientifiques et technologiques ainsi que des services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles ainsi que services liés au matériel informatique et aux logiciels. Ils peuvent être utilisés pour le traitement de
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paiements, le traçage et la facturation ou d’autres fonctions qui, d’une manière plus spécifique ou plus large, peuvent être utilisées pour les services de paiement électronique de la marque antérieure. Ces derniers requièrent l’exécution de programmes informatiques et de logiciels. Étant donné que les services contestés sont nécessaires à la fourniture de ceux pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée, les consommateurs établiront aisément un lien entre eux.
113 Il s’ensuit que l’objet ou la destination des produits et services contestés se chevauchent ou est au moins étroitement associé au domaine d’application des services antérieurs. Il est prévisible qu’un fournisseur des produits et services contestés propose également le développement ou les logiciels deservices de paiement électronique. Le public coïncide également lorsque, par exemple, les entreprises qui souhaitent utiliser les services de la marque antérieure doivent acheter les solutions logicielles sous-jacentes, ou lorsque des entreprises proposant certains services financiers incluent la possibilité deservices de paiement électronique, comme expliqué ci-dessus.
114 Il peut donc être conclu à l’existence d’une proximité évidente entre les secteurs concernés, susceptible d’induire le lien entre les signes en conflit dans l’esprit du public pertinent. Ce dernier est composé du grand public bulgare, ainsi que du public professionnel bulgare des secteurs concernés, qui font tous preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé, en fonction des produits et services spécifiques auxquels ils sont confrontés.
b) Caractère distinctif et nature de la renommée de la marque antérieure
115 Il ressort de l’appréciation susmentionnée que la renommée que l’opposante a créée sous le nom «ePay» en Bulgarie est substantielle.
116 La demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible parce qu’elle se compose des termes anglais courants «e» et «Pay», qui sont aisément compréhensibles par les consommateurs pertinents.
117 À cet égard, il convient de noter que, comme établi ci-dessus, pour une partie non négligeable du public, le terme «pay» sera compris et considéré comme un élément faible.
La partie non anglophone du public ne la comprendra toutefois pas et la percevra comme distinctive, comme confirmé dans plusieurs affaires de la chambre de recours citées ci- dessus. Enfin, le préfixe «e» contenu dans la marque antérieure est également un élément faible dans sa signification de «électronique», en ce qui concerne les services de paiement électronique.
118 Nonobstant l’analyse des différents éléments constitutifs de la marque antérieure, il a néanmoins été établi que la marque antérieure, considérée dans son ensemble, a acquis un caractère distinctif en raison d’un usage intensif et d’une renommée, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, en ce qui concerne lesservices de paiement électronique, le public pertinent en Bulgarie perçoit la marque antérieure comme un signe distinctif, capable d’identifier ces services ayant une origine spécifique. Il possède donc un caractère distinctif sur le territoire pertinent de la Bulgarie et pour le public bulgare.
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c) Conclusion sur l’existence d’un lien entre les signes
119 Compte tenu de la similitude entre les signes en conflit découlant de l’inclusion de la marque antérieure dans son intégralité dans le signe contesté, du degré élevé de reconnaissance de la marque antérieure parmi le public bulgare pertinent, qui la considère comme une marque distinctive et renommée pour lesservices de paiement électronique, ainsi que du lien entre ces services et les produits et services contestés, la chambre de recours estime qu’il est probable que le public pertinent, même ceux faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé, établisse un lien mental entre ces signes pour ces produits et services aux fins de l’article 8, paragraphe 5, duRMUE.
Profit indu
120 En ce qui concerne la condition relative au profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, il convient de rappeler que le titulaire d’une marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage que le titulaire de la marque demandée peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38; 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla
Modern Classic, EU:T:2010:500, § 33; 29/03/2012, T-369/10, BEATLE,
EU:T:2012:177, § 61).
121 Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce-(47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 54 et-jurisprudence citée).
122 Quant à la notion de «profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque», également désignée sous les termes de «parasitisme» et de «free-riding», cette notion s’attache non pas au préjudice subi par la marque, mais à l’avantage tiré par le tiers de l’usage du signe identique ou similaire. Elle couvre notamment les cas où, grâce à un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il y a exploitation ou exploitation manifeste de la marque renommée. Il s’ensuit que le profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut se révéler indu, même si l’usage du signe identique ou similaire ne porte préjudice ni au caractère distinctif ni à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal,
EU:C:2009:378, § 41, 43).
123 Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés.
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124 S’agissant de l’intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque, la Cour a déjà jugé que plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise. Il ressort de la jurisprudence que plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice (27/11/2008,
C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69 et 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44).
125 Lorsqu’un tiers tente, par l’usage d’un signe similaire à une marque renommée, de se placer dans le sillage de cette marque pour bénéficier de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige, et d’exploiter, sans aucune compensation financière et sans être obligé de faire des efforts propres à cet égard, l’effort commercial déployé par le titulaire de cette marque pour créer et entretenir l’image de cette marque, il y a lieu de considérer l’avantage résultant d’un tel usage comme un profit indûment tiré de cette marque, EU:C:2009:378, § 49.
126 Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure «ePay» jouit d’une renommée auprès du public pertinent sur le territoire bulgare. Le signe contesté contient, en tant qu’élément le plus dominant, le terme «wepay», qui inclut la marque antérieure dans son intégralité, ce qui entraîne une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit. Les éléments figuratifs, l’utilisation de couleurs et les éléments verbaux supplémentaires «a chase company» de la marque antérieure ne sont pas suffisants pour éviter, comme expliqué en détail ci-dessus, leur similitude globale. Lorsqu’il est utilisé dans le même secteur de marché ou dans un secteur de marché adjacent ou lié, entre autres, aux opérations financières, au développement de logiciels spécifiques susceptibles d’être utilisés pour ces opérations financières, la chambre de recours considère qu’il est probable qu’une association sera créée entre les marques. L’usage et l’enregistrement de la marque de la demanderesse tireraient donc, sans juste motif, un profit indu des investissements réalisés par l’opposante en se plaçant dans le «sillage» de la renommée dont elle jouit au fil des ans dans sa marque antérieure. Cela signifie que le signe contesté peut effectivement tirer profit de l’attractivité et de la valeur de la marque antérieure,ce qui a été réalisé par l’opposante grâce à des efforts de marketing conscients, continus et coûteux et à une présence à long terme sur le marché bulgare. Ce transfert d’image et de puissance d’attraction peut avoir pour effet de stimuler indûment les ventes de la demanderesse, exploitant ainsi les investissements réalisés par l’opposante sans compensation. Les consommateurs bulgares pourraient par exemple être incités, comme indiqué par la division d’opposition, à acheter des produits et services faisant l’objet de publicités avec la marque de l’Union européenne étant donné qu’ils la associeront à la marque antérieure renommée «ePay», qu’ils reconnaissent et qu’ils ont confiance en tant que fournisseur de services de longue date dans leur pays.
127 Comme indiqué ci-dessus, à cette fin, le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque. Lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage qui pourrait être fait de la demande de MUE, le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir interdire l’enregistrement de la demande de MUE (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38; 07/12/2010, T-59/08, NIMEI La Perla Modern
Classic, EU:T:2010:500, § 33; 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare,
EU:T:2012:348, § 53; 25/01/2012, T-332/10, Viaguara, EU:T:2012:26, § 25).
06/03/2023, R 300/2022-4, wepay a Chase Company (fig.)/ePay (fig.) et al.
39
128 Dans le contexte de ces conclusions, il n’est pas nécessaire que la chambre de recours examine les autres chefs de préjudice énumérés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné qu’il suffit de constater qu’il est prévisible qu’un type de préjudice se produise.
Juste motif
129 Enfin, en ce qui concerne la dernière condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir que l’usage du signe demandé soit sans juste motif, la charge de la preuve incombe à la demanderesse (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39;
06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67), qui n’a présenté aucune allégation ni argument en ce sens. Dès lors, aucun juste motif n’a été établi.
Conclusion
130 La chambre de recours conclut que l’opposition est accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les produits et services contestés. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’apprécier l’opposition sur la base des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, également invoqués par l’opposante. Étant donné que l’enregistrement bulgare antérieur no 70 143 invoqué sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE entraîne une confirmation de la partie de la décision attaquée accueillant l’opposition et rejetant le signe contesté pour l’ensemble des produits et services contestés, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre marque bulgare antérieure invoquée par l’opposante (-16/09/2004, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
131 Le recours est rejeté.
Frais
132 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de 550 EUR.
133 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
06/03/2023, R 300/2022-4, wepay a Chase Company (fig.)/ePay (fig.) et al.
40
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
06/03/2023, R 300/2022-4, wepay a Chase Company (fig.)/ePay (fig.) et al.
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