DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 55 376 (INVALIDITY)
Nuby UK LLP, Burford Way, Boldon Business Park, NE35 9PZ Boldon Colliery, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par Barker BrettSweden AB, Östermalmsgatan 87, 114 59 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
UK R2R Ltd, 13 Burford Way, Boldon Business Park, NE35 9PZ Boldon Colliery, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Lerroux, Proción 7, (Edif. America II) bloque 2-2°D, 28023 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 06/03/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.

La marque de l’Union européenne no 18 358 261 est déclarée nulle dans son 2. intégralité.

La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 3. 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 12/07/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 358 261 (marque figurative) (ci-après la «MUE»), déposée le 18/12/2020 et enregistrée le 29/04/2021. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 21: Refroidisseurs de bouteilles; rafraîchisseurs de bouteilles [récipients]; articles de réfrigération d’aliments contenant des fluides d’échange de chaleur, à usage domestique; articles ménagers de réfrigération d’aliments contenant des fluides d’échange de chaleur; glacières portatives; glacières portatives pour boissons.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE pour le droit d’auteur créé au Royaume-Uni et qui, selon la demanderesse, est également protégé dans l’Union européenne (Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède), comme indiqué dans le formulaire de demande en nullité et dans les observations qui l’accompagnent.

---

Décision sur la demande d’annulation no C 55 376 Page sur 2 7
ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse explique que M^me Maria Burnell, directeur général de la titulaire de la marque de l’Union européenne, était le directeur général faisant fonction de la requérante pour la période allant de 2009 à 29/07/2021. La marque contestée a été déposée le 18/12/2020 par UK R2R Ltd, une société britannique qui a été constituée par M^me Burnell le 30/01/2019, alors qu’elle agissait également en qualité de directeur général de la demanderesse. Le signe figuratif «RAPIDCOOL» a été conçu par la demanderesse en mai 2020 pour différents flacons et autres dispositifs de refroidissement. Le signe figuratif est actuellement utilisé par la demanderesse. Les pièces justificatives confirment que M^me Burnell était le directeur général faisant fonction de la société de la requérante au moment où elle a créé la société de la titulaire. Le signe figuratif a été créé en mai 2020-7 mois avant le dépôt de la MUE contestée par la titulaire
— aux frais de la demanderesse et sous l’instruction de M. Anthony TEMPEST, un autre employé de la demanderesse (voir pièce F). La pièce G de l’élément de preuve joint en annexe est une déclaration de témoin de M^me Jayne Elsom, employée de la requérante, qui confirme qu’elle a créé le logo dans le cadre de son emploi par la requérante. En tant que tel, le droit d’auteur sur le signe figuratif appartient à la demanderesse en vertu de la législation britannique sur le droit d’auteur. La marque de l’Union européenne contestée est identique au logo créé pour la demanderesse, qui n’a pas donné son consentement à la titulaire pour copier ou enregistrer le signe en tant que MUE. La demanderesse demande donc également que la marque contestée soit déclarée nulle sur la base du droit d’auteur «RAPIDCOOL» dans les 27 États membres en vertu de l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE.
À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit les documents suivants:
Une déclaration de témoin du directeur général de la requérante depuis juillet 2021 accompagnée des pièces suivantes:
oPièce A: extraits du profil LinkedIn de M^me Burnell confirmant qu’elle agissait en qualité de directeur général de la demanderesse et qu’elle a créé la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne le 30/01/2019
. Il comprend également un courriel signé par elle en qualité de directeur général de la requérante, daté du 30/01/2019.

---

Décision sur la demande d’annulation no C 55 376 Page sur 3 7
oPièce B: un extrait du site internet britannique de la Companies House montrant la liste de M^me Burnell en tant que directeur de la société de la titulaire:
.
oPièce C: extraits non datés du site web de la demanderesse www.nuby-uk.com montrant l’usage du signe antérieur au Royaume-Uni (les prix sont en livres sterling). Certaines impressions mentionnent les 2022 prix MUMS comme suit:
oPièce D: sections de la convention de Berne.
oPièces E et H: sections de la loi britannique sur le droit d’auteur.
oPièce F: copies d’emails datés de septembre 2019 concernant l’instruction, la création et l’approbation des éléments figuratifs inclus dans la marque contestée.
oPièce G: une déclaration de témoin du créateur du logo inclus dans la marque contestée, datée du 05/07/2022.

---

Décision sur la demande d’annulation no C 55 376 Page sur 4 7
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Exposé des faits pertinents
La mauvaise foi peut s’appliquer lorsque les parties en cause ont ou ont eu un quelconque lien, comme des relations contractuelles (pré-/post-), donnant lieu à des obligations mutuelle et un devoir de loyauté par rapport aux intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).
La titulaire de la marque de l’Union européenne a été constituée le 30/01/2019 par M^me Maria Burnell, alors qu’elle était également directrice générale de la société de la demanderesse. Il est prouvé que les éléments figuratifs inclus dans la marque contestée ont été créés, pour le compte de la demanderesse, 7 mois avant le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, le 18/12/2020, bien qu’il n’existe aucune preuve d’un usage antérieur du signe figuratif antérieur en tant que tel.

---

Décision sur la demande d’annulation no C 55 376 Page sur 5 7
Évaluation de la mauvaise foi
Propriété du signe antérieur

La demanderesse en nullité a démontré que la représentation figurative de la marque a été créée 7 mois avant le dépôt de la MUE contestée. Le signe figuratif est actuellement utilisé par la demanderesse, comme le montrent les 2022 prix MUMS affichés sur ses refroidisseurs de bouteille.
Identité/similitude des signes
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige pas, en principe, que la marque de l’Union européenne contestée soit identique ou similaire à un droit antérieur. Toutefois, dans les cas où le demandeur en nullité prétend que l’intention du titulaire de la MUE était de détourner un ou plusieurs droits antérieurs, comme en l’espèce, il est difficile d’imaginer comment une allégation de mauvaise foi pourrait aboutir si les signes en cause ne sont pas à tout le moins similaires.
En l’espèce, les signes figuratifs sont presque identiques, mais cela n’établit pas la mauvaise foi de la titulaire de la MUE, en l’absence d’autres facteurs pertinents (-01/02/2012, 291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90).
Même l’enregistrement d’un signe identique ne constitue pas une indication claire d’une intention abusive ou frauduleuse. Il s’agit plutôt d’une indication que la titulaire de la MUE avait l’intention d’utiliser sa marque sur le marché conformément aux fonctions de la marque énoncées dans le RMUE. En outre, pour les conflits avec des signes similaires, le RMUE prévoit une solution différente au titre de l’article 60 du RMUE, à savoir les «causes de nullité relative». Pour cette seule raison, l’affaire ne saurait être rattachée à la notion de «mauvaise foi» (14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK, § 19).
Connaissance du signe antérieur
Il ressort des éléments de preuve que le fondateur de la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne était également directeur général de la demanderesse au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. En outre, les signes sont presque identiques. Par conséquent, il existe une présomption solide selon laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de l’existence du signe antérieur de la demanderesse en nullité.
Toutefois, comme indiqué dans la jurisprudence, le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que le demandeur en nullité utilise un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion peut exister ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, il convient également de tenir compte des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt.
Violation des usages honnêtes en matière industrielle.
Il y a mauvaise foi lorsque la titulaire de la MUE entend, par l’enregistrement, mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel elle entretenait des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout type de relation où la bonne foi s’applique et impose au titulaire

---

Décision sur la demande d’annulation no C 55 376 Page sur 6 7
de la MUE l’obligation de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).
La question essentielle est donc de savoir si la relation entre les parties a créé un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est équitable d’attendre de la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’elle ne dépose pas indépendamment une demande de marque de l’Union européenne identique sans donner au demandeur en nullité des informations préalables et un délai suffisant pour agir contre la marque de l’Union européenne contestée (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARON’S, § 23).
Deuxièmement, s’il existe une obligation de loyauté, il convient de déterminer si les actes de la titulaire de la marque de l’Union européenne constituent ou non une violation du devoir de loyauté, de sorte qu’ils ont été commis de mauvaise foi.
Comme indiqué précédemment, le fondateur de la titulaire de la marque de l’Union européenne était le directeur général de la demanderesse au moment du dépôt de la marque contestée. Par conséquent, elle avait un devoir de loyauté envers la demanderesse et cette obligation a été violée en déposant la marque de l’Union européenne contestée.
Objectifs légitimes
Il convient également de tenir compte de la question de savoir si les intentions de dépôt de la titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent poursuivre des objectifs légitimes. En l’espèce, la titulaire n’a présenté aucun argument pour expliquer ses motivations lors du dépôt de la marque contestée. En outre, la demanderesse a produit des éléments de preuve attestant que les éléments figuratifs inclus dans la marque de l’Union européenne contestée avaient été créés en son nom [23/05/2007, R 1338/2005-1, TRAXDATA (fig.)].
Par conséquent, en l’absence d’objectifs légitimes, la division d’annulation conclut qu’il existe des preuves suffisantes de la mauvaise foi de la titulaire.
Étendue de la nullité

L’étendue d’une demande en nullité fondée sur une constatation de mauvaise foi sera déterminée sur la base des éléments de preuve et des arguments fournis par la demanderesse en nullité et dépendra de la nature du comportement spécifique constituant la mauvaise foi. En l’espèce, la mauvaise foi est établie parce que la marque de l’Union européenne contestée a été déposée en violation du devoir de loyauté et que, conformément à l’allégation de la demanderesse, la marque de l’Union européenne sera déclarée nulle dans son intégralité.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est totalement accueillie et que la marque de l’Union européenne devrait être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE.

---

Décision sur la demande d’annulation no C 55 376 Page sur 7 7
Nonobstant, la division d’annulation note que, conformément à l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur en vertu de la législation de l’UE ou du droit national qui en régit la protection, et notamment du droit d’auteur. En l’espèce, la loi britannique sur le droit d’auteur ne saurait servir de base à l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE, étant donné que le Royaume-Uni avait quitté l’UE du tout avant le dépôt de la présente demande en nullité (12/07/2022). Par conséquent, le motif est irrecevable dans la mesure où il est lié à un droit d’auteur au Royaume-Uni. En ce qui concerne les 27 États membres de l’Union européenne, les dispositions de la convention de Berne ne sont pas suffisantes en termes de justification. La demanderesse en nullité doit fournir la législation nationale nécessaire en vigueur et avancer une argumentation convaincante quant aux raisons pour lesquelles elle obtiendrait gain de cause en vertu du droit national spécifique pour empêcher l’usage de la marque contestée. Une simple référence au droit national ne sera pas considérée comme suffisante. Il n’appartient pas à l’Office de faire valoir cet argument pour le compte de la demanderesse (05/07/2011-, 263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ JESSICA N. LEWIS Catherine MEDINA Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.