DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 163 218
Elah Dufour S.p.A., Via Piandilucco, 7A/3, 16155 Genova, Italie (opposante), représentée par GIAMBROCONO indirects C. S.p.A., Via Rosolino Pilo, 19/b, 20129 Milano (Italie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Barry Callebaut AG, Hardturmstrasse 181, 8005 Zürich, Suisse (titulaire), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Hollerallee 73, 28209 Bremen, Allemagne (mandataire agréé).
Le 14/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 163 218 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 620 140 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 30 et 32. L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
1) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 431 023 ( marque figurative);
2) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 241 311 «Elah» (marque verbale);
3) L’enregistrement de la marque italienne no 302 015 000 058 139 (marque figurative);
4) L’enregistrement de la marque italienne no 362 018 000 038 046 (marque figurative);
5) Enregistrement de la marque italienne no 1 569 912 «Elah» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour toutes les marques antérieures.

---

Décision sur l’opposition no B 3 163 218 Page sur 2 21
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse/titulaire, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de toutes les marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté, à savoir la date de priorité de celui-ci, est le 17/12/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne et/ou en Italie (respectivement) du 17/12/2015 au 16/12/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 431 023 ( marque antérieure no 1)
Classe 29: Fruits conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers.
Classe 30: Pâtisserie, confiserie, bonbons, biscuits, sucre, miel, cacao, chocolat, thé, café, succédanés du café, épices.
Classe 32: Boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 241 311 «Elah» (marque antérieure no 2)

---

Décision sur l’opposition no B 3 163 218 Page sur 3 21
Classe 29: Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; glace à rafraîchir.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Enregistrement de la marque italienne no 302 015 000 058 139 ( marque antérieure no 3)
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, focaccia, pâtisserie et confiserie, crèmes glacées comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour levage, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace à rafraîchir.
Enregistrement de la marque italienne no 362 018 000 038 046 ( marque antérieure no 4)
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles, conserves, aliments marinés.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, focaccia, pâtisserie et confiserie, crèmes glacées comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour levage, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace à rafraîchir.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Enregistrement de la marque italienne no 1 569 912 «Elah» (marque antérieure no 5)
Classe 30: Confiseries.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 04/05/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 22/07/2022 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. À la demande de l’opposante, ce délai a été prorogé jusqu’au 22/09/2022, puis, en raison de la limitation de la liste des produits désignés par le signe contesté, jusqu’au 25/11/2022. Le 22/11/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
La division d’opposition tiendra également compte des éléments de preuve produits par l’opposante le 21/11/2022 afin de prouver la renommée des marques antérieures.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:

---

Décision sur l’opposition no B 3 163 218 Page sur 4 21
Les éléments de preuve produits le 21/11/2022
Annexe B.1: livrets non datés «The Group» contenant, entre autres, des informations indiquant que «1909 Elah est établi à Genova par Francesco Ferdinando Moliè» et une page contenant des images de produits «Elah», à savoir, des crèmes pour crème anglaise et des puddings et des caramels mous préparés.
Annexes B.2 et B.3: livrets d’information (contenant uniquement leur date de droit d’auteur de 2022) fournissant des informations sur l’entreprise et les marques de l’opposante.
Annexe C: une déclaration sous serment signée par le directeur général de l’opposante (Elah Dufour S.p.A.) indiquant que la marque «Elah» est présente dans le secteur alimentaire depuis 100 ans, qu’elle est présente sur les marchés italien et de l’Union européenne depuis 1922 et qu’elle sert à identifier des produits dans le domaine de la confiserie, à savoir des bonbons, des bonbons, du chocolat, des pralines, des gâteaux et des bonbons à la gelée de fruits. La déclaration sous serment comprend également un tableau contenant des revenus annuels pour 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 en Italie et dans l’Union européenne en ce qui concerne les produits portant une marque «Elah». D’après la déclaration sous serment, l’opposante a investi des ressources considérables dans le marketing et la publicité, et la déclaration sous serment fournit également un tableau indiquant les investissements réalisés dans des publicités télévisées dans l’Union européenne en 2015, 2021 et 2022.
Annexe D.1: livrets d’information (contenant uniquement sa date de droit d’auteur 2022) fournissant des informations sur, entre autres, des dessert crémeux «Elah», des préparations instantanées de desserts et de gâteaux.
Annexe D.2: catalogue non daté d’ Elah Dufour, contenant, entre autres, le caramel «Elah».
Annexe D.3: catalogue non daté Elah Dufour NOVI, contenant, entre autres, des bonbons «Elah», des mélanges pour gâteaux et des mélanges pour dessert (puddings, desserts crémeux, etc.).
Annexe E: collecte de 20 publicités pour des produits «Elah», à savoir des bonbons et des mélanges pour gâteaux et dessert (pour la plupart non datés, seuls trois semblent être datés de 1983 et de 2000).
Annexe F.1: brochure d’information (contenant uniquement sa date de droit d’auteur 2022) intitulée «Sport et culture», portant sur les partenariats de parrainage de l’opposante dans

---

Décision sur l’opposition no B 3 163 218 Page sur 5 21
le basketball, le cyclisme, le ski et la culture. Toutefois, la marque «Elah» de l’opposante n’est pas mentionnée en lien avec ces activités.
Annexe F.2: brochure d’information (contenant uniquement sa date de droit d’auteur 2022) intitulée «Notre effort», contenant des informations sur les solutions de protection de l’environnement, la société, les employés et les consommateurs de l’opposante.
Annexe G: un extrait du profil Facebook Elah Dufour, montrant 3,127 abonnés et trois publications datées de 2016.
Annexe H.1: une impression non datée d’un article intitulé «Préparations pour dessert» en italique, contenant des informations sur les puddings «Elah».
Annexe H.2: une impression non datée d’un entretien intitulé «ItalfoodOst vs Novi Elah Dufour» en italique, contenant des informations sur les marques et produits «Elah», «Dufour», «NOVI» et «BRATTI délibéré MILANO»;
Annexe H.3: deux impressions non datées (contenant uniquement une date de droit d’auteur de 2019) issues du site web de MYBUSINESSCIBUS, contenant des produits de l’opposante, y compris des produits de l’opposante, y compris des pudding, de la crème et du caramel, proposés sous la marque «Elah».
Les éléments de preuve produits le 22/11/2022
Annexe 1: une déclaration sous serment signée par le directeur général de l’opposante (Elah Dufour S.p.A.) indiquant que la marque «Elah» est présente dans le secteur alimentaire depuis 100 ans, qu’elle est présente sur les marchés italien et de l’Union européenne depuis 1922 et qu’elle sert à identifier des produits dans le domaine de la confiserie, à savoir des bonbons, des bonbons, du chocolat, des pralines, des gâteaux et des bonbons à la gelée de fruits. La déclaration sous serment comprend également un tableau contenant des revenus annuels pour 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 en Italie et dans l’Union européenne pour des produits portant une marque «Elah». D’après la déclaration sous serment, l’opposante a investi des ressources considérables dans le marketing et la publicité, et la déclaration sous serment fournit également un tableau indiquant les investissements réalisés dans des publicités télévisées dans l’Union européenne en 2015, 2021 et 2022.
Annexes 2-9: catalogues non datés contenant, entre autres, des produits portant la marque figurative «Elah» en rapport avec des desserts crémeux et des mélanges de puddings, caramels, sorbets et mélanges de gâteaux (en italien et/ou en anglais). Selon l’opposante, ces catalogues ont été imprimés et distribués en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Toutefois, ces dates ne peuvent être établies sur la base des éléments de preuve, à l’exception de deux listes de prix datées du 01/06/2018 et du 16/05/2022.
Annexe 10: extraits non datés du site internet de l’opposante contenant des photos de produits portant la marque «Elah»:

---

Décision sur l’opposition no B 3 163 218 Page sur 6 21
Annexe 11: des impressions non datées de la boutique en ligne de l’opposante, démontrant que des produits, tels que des dessert crémeux et des mélanges pour pudding, des mélanges de caramels et de gâteaux, ont été proposés à la vente.
Annexes 12-20: sélection de factures datées de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, démontrant que l’opposante vendait ses produits à des consommateurs en Italie et certaines factures ont été émises à des consommateurs en Autriche et à Malte. Bien que les factures ne mentionnent pas spécifiquement les produits «Elah» et incluent des produits des autres marques de l’opposante, les produits «Elah» peuvent être identifiés par les codes de produits correspondant aux mêmes produits, qui figurent dans les catalogues produits par l’opposante. Par conséquent, il peut être établi que les factures contiennent des références à certains des produits pertinents, à savoir des desserts crémeux et des mélanges de puddings, des caramels, des sorbets et des gâteaux portant la marque «Elah», et qu’ils ont été vendus aux consommateurs.
Annexe 21: des impressions non datées des sites web d’amazon.it, ebay, TIGROS, Caramellina.it, CARAMELLE ONLINE, DOLCIARIASHOP et chocolat at shop, ainsi que des impressions des sites web Carrefour, Despar et Bennet, portant uniquement leur date d’impression 13/11/2022, contenant les produits «Elah» proposés à la vente de l’opposante, par exemple:

---

Décision sur l’opposition no B 3 163 218 Page sur 7 21
.
Annexe 22: collecte de brochures publicitaires pour les produits de l’opposante (en italien) portant, entre autres, la marque «Elah». La majorité d’entre elles ne sont pas datées et deux sont datées de 2019 et 2023.
Annexe 23: un extrait du profil Facebook Elah Dufour, montrant 3,127 abonnés et trois publications datées de 2016.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve du lieu, de la durée, de l’importance et de la nature de l’usage doit être apprécié par rapport à l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, 324/09-, Friboi, EU:T:2011:47,
§ 31).
Appréciation de la preuve de l’usage
En ce qui concerne la déclaration sous serment, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce. Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’examiner les autres preuves pour déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve;
Les éléments de preuve, tels que la déclaration sous serment étayée par des factures, des catalogues, des brochures, des publicités, des impressions du site internet et de la boutique en ligne de l’opposante, et des impressions d’autres sites internet de détaillants en ligne,

---

Décision sur l’opposition no B 3 163 218 Page sur 8 21
démontrent que le lieu de l’usage est l’Italie. Cela peut être déduit de la langue des documents (italien), de la devise mentionnée (EUR) et des adresses en Italie. Par conséquent, les éléments de preuve concernent les territoires pertinents (l’Italie et l’Union européenne).
En ce qui concerne la durée de l’usage, la plupart des factures et d’autres éléments de preuve (tels qu’un extrait du profil Facebook de l’opposante, certaines impressions et brochures publicitaires) datent de la période pertinente. Les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente peuvent être pris en considération s’ils contiennent des preuves indirectes concluantes que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. Les livrets d’information (portant uniquement une date de droit d’auteur de 2022), certaines des factures et publicités sont datées avant ou après la période pertinente. Les catalogues (qui, selon l’opposante, ont été imprimés et distribués en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022), les impressions de la boutique en ligne de l’opposante et de divers sites web de détaillants en ligne, les publicités et les extraits du site internet de l’opposante ne sont pas datés. Toutefois, étant donné que ces documents font référence à la même marque et aux mêmes produits, comme indiqué dans les éléments de preuve datant de la période pertinente, et que les produits figurant dans les catalogues peuvent être reliés à des factures au moyen de leurs codes de produits, ils confirment simplement l’usage de la marque de l’opposante «Elah» au cours de la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve concernent, ou peuvent être liés, à la période pertinente.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il convient d’apprécier si, compte tenu de la situation du marché dans le secteur ou le commerce concerné, les éléments produits permettent de conclure que le titulaire a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent. Tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Les factures, les impressions et la déclaration sous serment, examinées conjointement avec les autres éléments de preuve, démontrent que l’opposante a proposé et vendu des mélanges pour gâteaux et dessert sous la marque «Elah» en Italie au cours de la période pertinente. Les informations concernant le volume commercial de ces produits, telles qu’elles figurent dans la déclaration sous serment, sont étayées (dans une certaine mesure) par les factures et d’autres éléments de preuve qui peuvent leur être liés, qui démontrent que les produits de l’opposante sous la marque «Elah» ont été proposés et vendus tout au long de la période pertinente entre 2015 et 2020. Par conséquent, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve produits permettent d’exclure tout usage symbolique dans le seul but de préserver les droits conférés par la marque en cause et démontrent que l’usage par l’opposante de la marque «Elah» pour des produits de pâtisserie et de confiserie était de nature à conserver un débouché pour les produits et que l’opposante a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent en utilisant sa marque «Elah» au cours de la période pertinente.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque «Elah» en Italie (marques antérieures 3, 4 et 5). En ce qui concerne les marques antérieures 1 et 2, étant donné que l’Italie compte parmi les plus grands pays de l’Union européenne par région et/ou population, l’opposante a fourni des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque «Elah» dans l’Union européenne. Toutefois, en ce qui concerne les marques antérieures 1, 2, 3 et 4, ces conclusions ne s’appliquent qu’à une partie des produits enregistrés, comme expliqué ci-après.

---

Décision sur l’opposition no B 3 163 218 Page sur 9 21
En ce qui concerne la nature de l’usage, dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
Les éléments de preuve produits démontrent l’usage des marques «Elah» et conformément à leur fonction, à savoir celle d’indiquer l’origine commerciale des produits. Ainsi qu’il ressort des éléments de preuve, les marques ont été utilisées soit comme «Elah»,
soit sous la forme figurative . Toutefois, la stylisation et les couleurs des signes, telles que perçues dans les éléments de preuve, sont purement décoratives et n’auront pas d’incidence significative sur le caractère distinctif des marques, que ces aspects apparaissent en rapport avec la marque verbale ou figurative en cause. Dès lors, ils n’altèrent pas le caractère distinctif des marques dans la forme sous laquelle elles ont été enregistrées. Il en va de même pour le symbole de la marque enregistrée ®, qui apparaît dans les éléments de preuve et constitue une indication informative que le signe est prétendument enregistré et ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage des marques antérieures telles qu’enregistrées au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, bien que les éléments de preuve produits par l’opposante ne soient pas particulièrement exhaustifs, ils atteignent le niveau minimal nécessaire pour établir l’usage sérieux des marques antérieures au cours de la période pertinente sur les territoires pertinents.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas l’usage sérieux des marques antérieures 1, 2, 3 ou 4 pour l’ensemble des produits invoqués au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.

---

Décision sur l’opposition no B 3 163 218 Page sur 10 21
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous- catégories cohérentes.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288, § 45-46).
En l’espèce, les éléments de preuve ne prouvent l’usage que pour certains types de bonbons/confiseries et divers mélanges pour gâteaux et dessert, appartenant aux catégories suivantes de la spécification: pâtisserie et confiserie des marques antérieures 1, 2, 3 et 4. Étant donné que l’opposante n’est pas tenue de prouver toutes les variantes imaginables de la catégorie de produits pour laquelle les marques antérieures susmentionnées sont enregistrées et que les produits pour lesquels l’usage a été prouvé ne constituent pas une sous-catégorie cohérente au sein des vastes catégories de la spécification à laquelle ils appartiennent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux des marques 1, 2, 3 et 4 pour les pâtisseries et les confiseries comprises dans la classe 30.

En ce qui concerne la marque antérieure no 5, l’usage est considéré comme démontré pour tous les produits pour lesquels la marque est enregistrée, à savoir les confiseries comprises dans la classe 30.
Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le

---

Décision sur l’opposition no B 3 163 218 Page sur 11 21
cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont les suivants:
Marques de l’Union européenne no 431 023 (marque antérieure no 1) et no 5 241 311 (marque antérieure no 2), et enregistrements de marques italiennes no 302 015 000 058 139 (marque antérieure no 3) et no 362 018 000 038 046 (marque antérieure no 4)
Classe 30: Pâtisserie et confiserie.
Enregistrement de la marque italienne no 1 569 912 (marque antérieure no 5)
Classe 30: Confiseries.
Après limitation, les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Cacao, cacao en poudre, produits à base de cacao, boissons sans alcool et additifs alimentaires à base de cacao ou principalement à base de cacao; chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat pré-mélangées; fondants; pâte de chocolat; revêtements et nappages au chocolat; sauce dessert; massepain; décorations à base de chocolat pour aliments; décorations alimentaires à base de sucre; glaces comestibles; fourrages à base de chocolat; couvertures; pâtes sucrières.
Classe 32: Eaux gazeuses aromatisées et autres boissons non alcooliques à base de fruits de cacao; boissons à base de fruits et jus de fruits à base de cacao; sirops et autres préparations à base de fruits de cacao pour faire des boissons.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 30
Les produits contestés compris dans cette classe sont soit identiques soit similaires aux produits de l’opposante. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les eaux gazeuses aromatisées et autres boissons non alcooliques à base de fruits de cacao contestées; boissons à base de fruits et jus de fruits à base de cacao; les sirops et autres préparations à base de fruits de cacao pour faire des boissons sont diverses boissons

---

Décision sur l’opposition no B 3 163 218 Page sur 12 21
destinées à boire ou à préparer des boissons. Ils ont une nature et une destination différentes de celles des pâtisseries et des confiseries de l’opposante comprises dans la classe 30, qui sont des aliments pour l’alimentation humaine. Les produitscontestés et les produits de l’opposante ont des canaux de distribution différents, leur utilisation est différente et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Ces produits ont une origine différente en ce sens qu’ils proviennent généralement d’entreprises différentes. Même s’ils se trouvent tous dans les supermarchés, ils sont normalement placés dans des rayons différents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marques antérieures 1, 3 et 4:
Marques antérieures 2 et 5:
ÉLAH
Marque antérieure Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’Italie et l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.

---

Décision sur l’opposition no B 3 163 218 Page sur 13 21
Les marques antérieures et l’élément verbal «ELIX» du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent en Italie. Il en va de même pour une partie importante du public pertinent de l’Union européenne, bien que la partie anglophone du public puisse percevoir les marques antérieures «Elah» comme une variante du prénom féminin «Ellah». Aux fins de la présente comparaison, et compte tenu du fait que les similitudes globales entre les signes sont plus importantes lorsqu’il n’existe pas de différence conceptuelle entre eux, la division d’opposition appréciera les signes du point de vue de la partie du public qui percevra l’élément verbal «Elah» des marques antérieures et l’élément verbal «ELIX» du signe contesté comme dépourvu de signification, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante. En l’absence de toute signification, ces éléments verbaux possèdent un caractère distinctif moyen.
Les éléments verbaux du signe contesté «100 % CACAOFRUIT» seront associés à «100 % CACAO» par la partie italophone et non anglophone du public de l’UE, que la signification du composant «FRUIT» soit comprise ou non. En ce qui concerne les produits pertinents, qui sont principalement des produits de cacao, l’expression «100 % CACAOFRUIT» sera considérée comme faisant référence à la nature des produits en cause et est, dès lors, très faible, voire dépourvue de caractère distinctif. Les autres éléments verbaux «FOR circulatory HEALTH» sont susceptibles d’être perçus comme dépourvus de signification et dotés d’un caractère distinctif moyen. Toutefois, le public pertinent n’accordera pas beaucoup d’attention aux éléments verbaux du signe contesté, en raison de leur petite taille et de leur position clairement subordonnée par rapport à l’élément verbal dominant «ELIX».
L’élément figuratif du signe contesté est susceptible d’être perçu comme une représentation fantaisiste d’un poulet et de feuilles de cacao/de semis, illustrant les éléments verbaux «100 % CACAOFRUIT». En ce qui concerne les produits pertinents, elle fait fortement allusion à leur nature, mais pas d’une manière qui réduit le caractère distinctif de cet élément figuratif (compte tenu de sa représentation fantaisiste). Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Ce principe est applicable en l’espèce car les représentations de fèves de cacao, qu’elles soient naturalistes ou fantaisistes, sur des produits liés à la cacao ne sont pas rares sur le marché pertinent. En outre, le concept de «fèves de cacao» véhiculé par cet élément figuratif est faible, étant donné que les produits en cause sont principalement des produits cacao.
Le cadre hexagonal du signe contesté, la stylisation des marques antérieures 1, 3 et 4 et les éléments verbaux du signe contesté ont simplement une finalité décorative et ne retiendront pas beaucoup d’attention de la part des consommateurs pertinents.
Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où les marques antérieures et l’élément verbal dominant «ELIX» du signe contesté se composent de quatre lettres, dont les deux premières, à savoir «EL», coïncident. Toutefois, les signes diffèrent par les autres lettres de ces éléments verbaux, à savoir «AH» dans les marques antérieures et «IX» dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par les éléments verbaux supplémentaires «100 % CACAOFRUIT» et «FOR circulatory HEALTH» du signe contesté, par ses éléments figuratifs, ainsi que par la stylisation du signe contesté et des marques antérieures 1, 3 et 4.
L’opposante fait valoir que, étant donné que les marques antérieures et l’élément verbal dominant «ELIX» du signe contesté sont composés de quatre lettres, dont les deux premières coïncident, et que les autres éléments verbaux et figuratifs du signe contesté sont secondaires ou non distinctifs, les signes sont hautement similaires. Toutefois, le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification

---

Décision sur l’opposition no B 3 163 218 Page sur 14 21
particulière pour le public pertinent. L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots aient le même nombre de lettres et en partagent même certaines, mais ils ne sauraient, de ce seul fait, être considérés comme similaires sur le plan visuel (25/03/2009-, 402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81 confirmé par 04/03/2010, 193/09-P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121). En outre, si, généralement, le début des mots a un impact plus important sur le consommateur, les circonstances spécifiques de l’espèce peuvent permettre de tirer une conclusion différente (07/05/2009, 185/07, CK Creaciones Kennya, EU:T:2009:147, § 45). Dès lors, cet argument ne saurait valoir dans tous les cas et, en tout état de cause, ne remet pas en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci (08/09/2010, 369/09, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 29; 14/10/2003, 292/01, Bass, EU:T:2003:264, § 50; 06/07/2004, 117/02, Chufafit, EU:T:2004:208, § 48).
L’opposante fait également valoir que les lettres initiales communes des marques antérieures «Elah» et l’élément verbal dominant «ELIX» du signe contesté constituent la première partie des marques et que les deux dernières lettres différentes revêtent une importance mineure dans la perception du public pertinent. Toutefois, le Tribunal a établi le principe selon lequel, dans le cas de marques verbales relativement courtes, même si deux marques ne diffèrent que par une seule consonne, il ne saurait être conclu à un degré élevé de similitude visuelle entre celles-ci (16/01/2008, 112/06-, idea, EU:T:2008:10, § 54).
En l’espèce, les marques antérieures, «Elah», et l’élément verbal dominant «ELIX» du signe contesté sont composés de quatre lettres, dont deux sont complètement différentes. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ces lettres différentes n’ont pas une importance mineure, compte tenu du fait que les éléments verbaux en cause sont relativement courts et que les consommateurs pertinents les percevront comme un tout. En effet, plus un signe est court, plus le public est à même de percevoir tous ses éléments individuels. Par conséquent, le fait que des éléments verbaux relativement courts présentent des différences visuelles au niveau de deux lettres sur les quatre sera certainement remarqué par les consommateurs pertinents, en particulier compte tenu de l’impact assez frappant de la lettre «X» dans le signe contesté. En outre, les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, bien que secondaires et/ou faibles (voire non distinctifs), ses éléments figuratifs, la composition globale du signe contesté et la stylisation des marques antérieures 1, 3 et 4, quoiqu’ils aient une finalité plutôt décorative, créent néanmoins des différences visuelles supplémentaires entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles clairement perceptibles et présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation, la prononciation des signes coïncide par le son des deux premières lettres «EL» des marques antérieures et par l’élément verbal dominant «ELIX» du signe contesté. La prononciation diffère par le son des autres lettres de ces éléments verbaux, à savoir le son «AH» de la marque antérieure (qui ne peut être prononcé que «A» par une partie du public, comme la partie italophone et hispanophone du public, pour laquelle la lettre «H» à la fin sera muette) et le «IX» du signe contesté. La prononciation peut également différer par le son des autres éléments verbaux du signe contesté, même s’il est peu probable que ces éléments clairement secondaires, voire non distinctifs, soient prononcés oralement par les consommateurs pertinents.
L’opposante fait valoir que la prononciation des signes est substantiellement identique en raison de leurs deux premières lettres identiques, qui, selon elle, sont les parties prédominantes des signes et auront un impact phonétique plus fort que leurs deux dernières

---

Décision sur l’opposition no B 3 163 218 Page sur 15 21
lettres. Toutefois, les marques antérieures, «Elah», et l’élément verbal dominant du signe contesté, «ELIX», sont relativement courts et seront perçus par les consommateurs pertinents dans leur ensemble, à savoir comme un seul mot. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ces éléments verbaux ne comportent pas de parties prédominantes et ne seront pas artificiellement décomposés par les consommateurs pertinents. En outre, malgré la coïncidence de leurs premières lettres, la prononciation respective des autres lettres des signes, à savoir les marques antérieures «-ah» (ou «A» pour, à tout le moins, le public italien et espagnol) et le «-ix» du signe contesté, sont très différentes. Compte tenu du fait que les éléments verbaux sont relativement courts, ces différences phonétiques ne passeront pas inaperçues aux yeux des consommateurs pertinents, en particulier compte tenu de la présence du son frappant «X» dans le signe contesté. Par conséquent, lorsqu’ils sont perçus dans leur ensemble, les signes présentent des différences phonétiques clairement perceptibles et sont considérés comme phonétiquement similaires à un degré tout au plus inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, les marques antérieures «Elah» et l’élément verbal dominant «ELIX» du signe contesté ne véhiculent aucune signification à la partie pertinente du public et n’ont donc aucune incidence sur la comparaison conceptuelle des signes. Il en va de même pour les éléments verbaux du signe contesté «FOR circulatory HEALTH». Les signes diffèrent par les concepts véhiculés par les éléments verbaux du signe contesté «100 % CACAOFRUIT» et par l’élément figuratif. Toutefois, étant donné que les concepts véhiculés par ces éléments sont liés et faibles (comme expliqué ci-dessus), leur différence n’aura pas beaucoup d’impact sur les consommateurs pertinents.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif accru et d’une renommée pour tous les produits pour lesquels elles sont enregistrées. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Le caractère distinctif accru des marques antérieures devrait exister au moment où l’UE a été désignée dans l’enregistrement international contesté (ou toute date de priorité). En principe, il suffit que l’opposante démontre que ses marques avaient acquis un caractère distinctif accru à cette date. Le caractère distinctif accru devrait également exister au moment où la décision d’opposition est rendue. Toutefois, en principe, cela sera présumé à moins que le demandeur/titulaire ne revendique et prouve toute perte ultérieure de caractère distinctif accru.
En l’espèce, l’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement international contesté le 09/06/2021. Or, la marque contestée a une date de priorité du 17/12/2020. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis un caractère distinctif accru et/ou une renommée avant cette date.

---

Décision sur l’opposition no B 3 163 218 Page sur 16 21
Les éléments de preuve doivent également montrer que le caractère distinctif accru et/ou la renommée ont été acquis pour les produits visés par la revendication de l’opposante et pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé, et qui ont été considérés comme identiques aux produits contestés compris dans la classe 30, à savoir:
Marques de l’Union européenne no 431 023 (marque antérieure no 1) et no 5 241 311 (marque antérieure no 2), et enregistrements de marques italiennes no 302 015 000 058 139 (marque antérieure no 3) et no 362 018 000 038 046 (marque antérieure no 4)
Classe 30: Pâtisserie et confiserie.
Enregistrement de la marque italienne no 1 569 912 (marque antérieure no 5)
Classe 30: Confiseries.
Le 21/11/2022, l’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de sa revendication de renommée et de caractère distinctif accru. Étant donné que la demande de preuve de l’usage a été déposée par la titulaire au cours du délai imparti à l’opposante pour fournir des faits, preuves ou observations supplémentaires à l’appui de son opposition, et dans les deux délais (pour étayer l’opposition et présenter la preuve de l’usage), ainsi que leurs nouvelles prorogations en l’espèce, les preuves de l’usage produites par l’opposante le 22/11/2022 sont également considérées comme déposées dans le délai imparti pour étayer l’opposition.
Toutes les observations de l’opposante du 21/11/2022 et du 22/11/2022 ont été transmises à la titulaire le 16/03/2023 et la titulaire a eu la possibilité de les commenter. Par conséquent, la division d’opposition ne procédera pas à la réouverture de la phase contradictoire de la procédure pour inviter la titulaire à présenter des observations sur les éléments de preuve produits dans l’affaire 22/11/2022 du point de vue de la renommée/du caractère distinctif accru, étant donné que, compte tenu de la nature et du contenu des éléments de preuve, il est peu probable, à première vue, qu’ils soient pertinents pour l’issue de l’affaire. Cela permet à la division d’opposition de fonder l’appréciation du caractère distinctif accru et de la renommée sur l’ensemble des éléments de preuve produits par l’opposante. C’est la meilleure lumière dans laquelle le cas de l’opposante peut être examiné, sans porter préjudice à la titulaire.
Tous les éléments de preuve produits par l’opposante les 21/11/2022 et 22/11/2022 sont énumérés ci-dessus dans la section «PROOF OF USE».
À titre liminaire, il convient de noter que certaines des preuves ont été produites en italien sans traduction en anglais, qui est la langue de procédure. Toutefois, l’opposant n’est pas tenu de traduire les éléments de preuve produits en vue de démontrer le caractère distinctif accru et la renommée de la marque antérieure, sauf si l’Office le demande expressément (article 7, paragraphe 4, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 24 du REMUE). En outre, il appartient à l’opposante de décider si une traduction complète de toutes les preuves est nécessaire. Étant donné que certains éléments de preuve sont explicites et que l’objet et le contenu des autres éléments de preuve non traduits ont été brièvement expliqués dans les observations de l’opposante, la division d’opposition ne juge pas efficace de retarder inutilement la procédure afin de demander une traduction de ces preuves, étant donné qu’elles n’auraient pas d’incidence sur le résultat de l’appréciation, même s’il était traduit. Par conséquent, l’appréciation des éléments de preuve relatifs au caractère distinctif accru et à la renommée se poursuivra sans demander de traduction. Toutefois, la division d’opposition tiendra compte des éléments de preuve dans leur intégralité.
Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné pour les produits ou services couverts par elle

---

Décision sur l’opposition no B 3 163 218 Page sur 17 21
(14/09/1999, 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22 23; 25/05/2005, 67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).
Le Tribunal a également considéré que tous les éléments pertinents doivent être pris en considération pour apprécier la renommée de la marque antérieure, «notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir» (14/09/1999, 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 25, 27).
Après examen des éléments de preuve produits par l’opposante, la division d’opposition estime qu’ils ne suffisent pas à démontrer que les marques antérieures ont acquis une renommée ou un caractère distinctif accru dans l’Union européenne et/ou en Italie du fait de leur usage.
Les éléments de preuve indiquent que les marques antérieures sont utilisées en Italie depuis de nombreuses années pour des produits de confiserie. Toutefois, les éléments de preuve ne fournissent pas d’indications suffisantes sur le degré de reconnaissance des marques de l’opposante par le public pertinent dans l’Union européenne et/ou en Italie. Les livrets, catalogues, publicités, factures, impressions du site internet de l’opposante, le profil Facebook et la boutique en ligne, les impressions de magasins en ligne de tiers et quelques articles contenant des informations sur l’opposante et ses produits attestent simplement de la présence de l’opposante sur le marché et sur l’internet, mais ne fournissent aucune information sur la reconnaissance des marques parmi le public pertinent dans les territoires pertinents. Le fait que des sources internet soient disponibles sur l’ensemble du territoire de l’Italie et dans différents pays de l’UE de nos jours est typique pour toutes sortes d’activités et ne contribue pas beaucoup à établir le caractère distinctif accru ou la renommée des marques. En outre, la majorité des éléments de preuve produits par l’opposante ne sont pas datés et, par conséquent, ne reflètent pas la situation sur le marché pertinent à la date pertinente. En outre, elle ne permet pas à la division d’opposition de vérifier les dates indiquées par l’opposante à l’égard de ces éléments de preuve. En outre, dans la mesure où la majorité de ces éléments de preuve proviennent de l’opposante et sont principalement destinés à promouvoir ses produits, ils n’ont pas beaucoup de valeur probante.
Les chiffres d’affaires indiqués dans la déclaration sous serment ne sont ni précisés ni replacés dans le contexte du marché et des concurrents, et les éléments de preuve ne fournissent aucune information sur la part de marché des marques. Les deux articles présentés par l’opposante sont trop généraux et ne décrivent que brièvement l’opposante, ses marques et/ou des produits particuliers. Certes, les articles montrent que l’opposante a fait preuve d’un certain degré d’attention médiatique. Toutefois, il n’est pas clair quand, puisque les articles ne sont pas datés. En outre, sans étayer d’autres éléments de preuve relatifs aux marques de l’opposante pour les produits pour lesquels une renommée est revendiquée (et pour lesquels un usage sérieux a été prouvé), tels que des études de marché ou des informations relatives à la part de marché des marques dans le secteur commercial concerné par rapport à d’autres entreprises fournissant le même type de produits, ou tout autre document similaire, ils ne contribuent pas beaucoup à conclure que les marques antérieures ont acquis une renommée ou un caractère distinctif accru dans les territoires pertinents.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve supplémentaire, comme des déclarations de tiers indépendants attestant de l’usage intensif ou de la reconnaissance de ses marques antérieures, des données vérifiables montrant la part de marché détenue par l’opposante, des sondages d’opinion ou des études de marché, qui sont les moyens de preuve les plus appropriés pour fournir des informations sur le degré de connaissance des marques, la part de marché qu’elles possèdent ou la position qu’ils occupent sur le marché pour les produits des concurrents, ni d’autres documents émis par des tiers qui confirmeraient les allégations de l’opposante concernant le caractère distinctif accru et la renommée des marques

---

Décision sur l’opposition no B 3 163 218 Page sur 18 21
antérieures. En outre, un grand nombre d’éléments de preuve ne sont pas datés ou sont datés après la date pertinente et, dès lors, ils n’ont pas beaucoup de valeur probante pour démontrer la connaissance des marques antérieures à la date pertinente. Par conséquent, bien que les preuves susmentionnées indiquent que les marques antérieures ont été utilisées, elles ne fournissent pas d’indications suffisantes sur le degré de reconnaissance des marques de l’opposante par le public pertinent dans l’Union européenne et/ou en Italie.
En résumé, les informations et les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à démontrer que les marques antérieures sont connues d’une partie significative du public pertinent de l’Union européenne et/ou de l’Italie. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé à suffisance de droit que ses marques ont acquis un caractère distinctif accru ou une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public des territoires pertinents. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme indiqué ci-dessus, les produits contestés compris dans la classe 30 ont été jugés identiques aux produits de l’opposante et s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Les produits contestés compris dans la classe 32 sont différents des produits de l’opposante. Le degré de caractère distinctif des marques antérieures est moyen.
Les signes sont similaires dans la mesure où ils ont en commun les deux premières lettres des marques antérieures et l’élément verbal dominant du signe contesté. Toutefois, comme expliqué en détail à la section c), ce point commun n’est de nature qu’à conclure à un faible degré de similitude visuelle et, tout au plus, à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique entre les signes. Ils présentent des différences visuelles et phonétiques importantes et clairement perceptibles, en raison des autres lettres restantes de ces éléments verbaux relativement courts, des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires du signe contesté, de sa composition globale et de la stylisation des marques antérieures 1, 3 et 4. En outre, à tout le moins, les signes n’ont pas de lien conceptuel qui amènerait le public à les associer, sinon à considérer que les éléments faibles, voire non distinctifs, du signe contesté véhiculent une signification différente.
L’opposante a souligné que la marque antérieure et l’élément verbal dominant du signe contesté partagent les mêmes deux premières lettres. Toutefois, ils ne sauraient, pour cette seule raison, être considérés comme similaires au point de prêter à confusion, le risque de confusion devant toujours être apprécié en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par les marques. En l’espèce, pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences visuelles et phonétiques clairement perceptibles, suffisamment frappantes pour contrebalancer les points communs susmentionnés. Par conséquent, compte tenu du fait que ces éléments verbaux partiellement communs sont relativement courts, qu’il n’existe pas de lien conceptuel entre les signes et toutes les autres circonstances de l’espèce, il est peu

---

Décision sur l’opposition no B 3 163 218 Page sur 19 21
probable que le public pertinent confonde ou associe de quelque manière que ce soit les marques antérieures et le signe contesté.
La division d’opposition a tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Toutefois, les similitudes entre les signes sont insuffisantes pour permettre de présumer que les consommateurs pertinents, en voyant le signe contesté en l’absence des marques antérieures, compte tenu de leur seul souvenir général des marques, seraient confondus et penseraient que le signe contesté était identique ou lié aux marques antérieures.
Par conséquent, un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit du public pertinent peut être exclu, même en tenant compte du principe d’interdépendance susmentionné et même en ce qui concerne les produits jugés identiques.
En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition souligne qu’il n’est pas nécessaire de comparer les marques antérieures 1 et 2 du point de vue de la partie anglophone du public qui pourrait percevoir l’élément verbal «Elah» comme une variante du prénom féminin «Ellah». S’il n’existe pas de risque de confusion pour les consommateurs de l’Union européenne qui percevront les marques antérieures 1 et 2 comme dépourvus de signification, il n’existe a fortiori aucun risque de confusion pour les consommateurs qui les percevront comme véhiculant une signification différente du signe contesté. Étant donné que cette différence conceptuelle rendrait la confusion encore plus improbable, l’issue de la présente décision ne serait pas différente.
Étant donné que l’opposition n’est pas accueillie sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’examen de l’opposition se poursuivra par rapport à l’autre motif invoqué, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;

---

Décision sur l’opposition no B 3 163 218 Page sur 20 21
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la titulaire établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, la titulaire n’a pas revendiqué l’existence d’un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver la renommée et le caractère distinctif élevé des marques antérieures ont déjà été examinés ci-dessus au regard des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus, dans la section «d) Caractère distinctif de la marque antérieure» de la présente décision, la division d’opposition estime que les preuves soumises par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cynthia DEN Dekker Rasa BARAKAUSKIENĖ Sarah DE Fazio MADDOCKS

---

Décision sur l’opposition no B 3 163 218 Page sur 21 21
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.