DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 214 593
Dolce & Gabbana Trademarks S.r.l., Via Goldoni n. 10, 20129 Milano, Italie (partie opposante), représentée par Barzano’ & Zanardo S.p.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Dominik Gegic, An Der Raa 7, 25421 Pinneberg, Allemagne ; Florije Gegic, An Der Raa 7, 25421 Pinneberg, Allemagne ; Laura Gegic, An Der Raa 7, 25421 Pinneberg, Allemagne ; Victor Gegic, An Der Raa 7, 25421 Pinneberg, Allemagne ; et Zina Gegic, 850 Hylan Blvd, 10305 Staten Island, États-Unis d’Amérique (parties demanderesses), représentées par RGTH Patentanwälte PartgmbB, Neuer Wall 10, 20354 Hamburg, Allemagne (mandataire professionnel).

Le 24/09/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION SUIVANTE :
1. L’opposition n° B 3 214 593 est accueillie pour tous les produits et services contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 955 603 est rejetée dans son intégralité.

3. Les parties demanderesses supportent les dépens, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 02/04/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 955 603 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque italienne n° 362 015 000 016 700 « DG » (marque verbale), pour lequel la partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, et sur l’enregistrement de marque italienne
(Italie) n° 1 471 466 (marque figurative), pour lequel la partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque italienne n° 362 015 000 016 700 de la partie opposante.

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PREUVE D’USAGE
Les requérants ont demandé à l’opposant de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque italienne n° 362 015 000 016 700 « DG ».

La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.

La date de dépôt de la demande contestée est le 24/11/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en Italie du 24/11/2018 au 23/11/2023 inclus.

En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants:

Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes et enfants en général, y compris, vêtements en cuir; chemises; chemisettes; tailleurs-jupes; vestes (habillement); pantalons; shorts; maillots [vêtements]; maillots de corps; pyjamas, bas; débardeurs; corsets [sous-vêtements]; bretelles; caleçons; slips [sous-vêtements]; chapeaux; ceintures; cravates, imperméables, pardessus; manteaux, maillots de bain, survêtements; cagoules, pantalons de ski, ceintures, pelisses, foulards
[cache-cols], gants; robes de chambre; chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes.

Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.

Le 29/08/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 03/11/2024 pour produire des preuves de l’usage de la marque antérieure et pour fournir tout fait, preuve ou argument supplémentaire à l’appui de l’opposition. Le 30/10/2025, dans le délai imparti, l’opposant a produit des preuves d’usage.

Les preuves à prendre en considération sont les suivantes:

Annexes 1 à 4: Plusieurs décisions de juridictions nationales italiennes:

o Cour d’appel de Naples, dans sa décision du 23 avril 2013 concernant l’affaire civile n° 4192/2012 R.G., énonçant ce qui suit.

Le point central est que DG – le signe antérieur de l’intimée – outre qu’il est certainement fort, également en raison de sa diffusion et de son usage (mais la question n’a pas été soulevée à nouveau dans le présent appel) est certainement renommé, conformément à l’article 20.1, lettre c), du Code de la propriété industrielle. Il s’agit – en raison de sa très large diffusion, y compris publicitaire – d’un signe, comme mentionné un acronyme,

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Gabbana, l’une des « icônes » de la mode italienne dans le monde : il s’agit d’un fait notoire, largement attesté par la jurisprudence et amplement documenté par les sociétés auxquelles le signe appartient. La protection des marques notoires est indépendante du fait que les produits ou services pour lesquels
{la marque postérieure est déposée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée (mais en l’espèce, la question ne se pose même pas, comme mentionné) et, surtout, elle est particulièrement étendue, quantitativement et qualitativement.

o Décision du Tribunal de Milan du 18 décembre 2014, relative à l’affaire civile n° 74432/2011 R.G., déclarant que : « En outre, il est notoire que la demanderesse est titulaire des marques « DG » – déposées aux niveaux national, européen et international. En effet, la réputation et la célébrité ainsi que la vocation ultra-marchande des marques en question et en particulier de la marque « DG », reconnue depuis longtemps comme un signe individualisant les produits de l’appelante, sont incontestées ».

o Le Tribunal de Rome a reconnu la réputation de la marque « DG » de l’opposante en déclarant que « les marques de la société demanderesse, toutes caractérisées par le symbole DG, sont, comme documenté, antérieures à celle enregistrée, et sont en outre des marques notoires » (Décision du 11 avril 2014 concernant l’affaire civile n° 27/2011 – Annexe 3) et que « passant à la comparaison des marques en question, il convient de noter tout d’abord que le signe antérieur « DG » de Dolce & Gabbana, en plus d’être certainement fort, également en raison de sa diffusion et de son utilisation au niveau international (mais la question est incontestée entre les parties), est également notoire et bénéficie donc de la protection étendue reconnue aux marques renommées par l’art. 20.1 lettre c) du Code de la propriété industrielle » (Décision du 12 janvier 2015 concernant l’affaire civile n° 55745 R.G.A.C.C. – Annexe 4).

Annexe 5 : Une sélection de publicités publiées dans divers magazines et journaux (notamment GQ, Corriere della Sera, La Repubblica, Style Piccoli, Vogue Enfant, Vogue Paris Enfants et Suddeutsche Zeitung) de différents pays de l’UE, y compris l’Italie. Cette sélection est datée entre 2017 et 2021. Ces documents démontrent l’utilisation de la marque antérieure en relation avec des vêtements, des couvre-chefs et divers accessoires de mode tels que des sacs ou des chaussures. Tous sont destinés aux femmes, aux hommes et aux enfants.

Annexe 6 : Déclaration sous serment signée par le président de Dolce & Gabbana Trademarks S.r.l., datée du 24/10/2023. Le document retrace l’histoire de la société et le développement de la marque « DG » depuis 1982, année où les designers Dolce et Gabbana ont ouvert leur premier studio. Il indique que la marque « DG » a été utilisée pour la première fois en 1995 et a depuis été employée mondialement, avec une protection dans 50 pays, y compris l’Italie. La déclaration sous serment détaille également les dépenses importantes en publicité et promotion pour la marque « DG » en relation avec les vêtements au cours de 2022-

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2023, ainsi que des revenus substantiels générés, notamment, sur le marché de l’UE.

Annexes 7 à 12: Une série de publicités parues dans des magazines italiens de premier plan (Amica International, Elle Italia, GQ Italia, Grazia, Style Magazine, Style Piccoli) entre 2018 et 2023. Ces publicités illustrent l’utilisation de la marque antérieure sur divers articles d’habillement et accessoires, y compris des sacs et des chaussures pour hommes,
femmes et enfants, tels que .

Annexes 13 à 22: Un ensemble de factures datées entre 2019 et 2023, adressées à divers clients en Italie. Les factures décrivent une gamme de produits, y compris des vêtements et des chaussures, et sont accompagnées d’images montrant le placement et l’apparence de la
marque antérieure sur les articles, tels que .

Annexes 23 à 25: Publicités parues dans des magazines et journaux italiens de 2021 à 2023. Elles montrent la collaboration de l’opposant avec la cave Donna Fugata pour des bouteilles de
vins .

Annexes 26 et 27: Ces annexes contiennent des publicités publiées dans des magazines et journaux italiens en 2021 et 2022, montrant la collaboration de l’opposant avec la célèbre marque de pâtisserie Fiasconaro pour la colomba pasquale, un gâteau de Pâques italien traditionnel
.

Annexes 28 à 33: Ces documents présentent des publicités issues de magazines et journaux italiens datées entre 2018 et 2022, montrant la collaboration de l’opposant avec la célèbre marque de pâtisserie Fiasconaro pour le panettone et les torroncini, des confiseries de Noël italiennes traditionnelles.

Annexes 34 à 37: Ces annexes comprennent des publicités publiées entre 2018 et 2023 dans des magazines et journaux italiens, montrant la collaboration de l’opposant avec Pastificio Di Martino pour des pâtes.

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Annexes 38 à 40: Ces documents montrent des publicités issues de magazines et de journaux italiens datées entre 2021 et 2023, montrant la collaboration de l’opposante avec Perugina pour des chocolats et des œufs de Pâques.

Annexe 41: Articles de presse publiés en 2022 concernant le restylage du bar-bistro DG Martini.

Appréciation de l’usage sérieux
Lieu d’usage
Les preuves, en particulier les factures et les supports publicitaires, montrent que le lieu d’usage est, entre autres, l’Italie. Cela peut être déduit de la langue des documents (italien), de la monnaie mentionnée (euro) et des adresses en Italie. Par conséquent, les preuves se rapportent au territoire pertinent.

Période d’usage
La plupart des preuves sont datées au cours de la période pertinente.

Étendue de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

Lors de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et circonstances propres à établir si l’exploitation commerciale de la marque est réelle, notamment si un tel usage est considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer une part de marché pour les produits ou services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 38). Par conséquent, il convient d’apprécier si l’usage de la marque visait ou non à créer ou à maintenir un débouché pour les produits pertinents dans l’Union européenne.

L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, l’étendue territoriale de l’usage n’est qu’un des plusieurs facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une étendue territoriale d’usage limitée peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.

Les documents déposés fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.

Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni des indications suffisantes concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage de la marque antérieure en relation avec les produits de la classe 25.

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Nature de l’usage
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du RMUE, constitue également un usage au sens du paragraphe 1 l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque sous la forme utilisée soit ou non également enregistrée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour évaluer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.

En l’espèce, la marque antérieure est utilisée telle qu’enregistrée dans certaines preuves,
alors qu’elle est stylisée dans d’autres éléments de preuve, tels que . Cependant, l’utilisation de l’élément verbal dans une police de caractères légèrement stylisée et en couleur est un moyen graphique ordinaire d’attirer l’attention du public sur ledit élément et n’affecte pas matériellement le caractère distinctif de la marque verbale antérieure. Les signes tels qu’utilisés et tels qu’enregistrés peuvent être considérés comme largement équivalents.

Les requérants ont déclaré que la marque antérieure est utilisée comme suit : . Cependant, même si dans certaines pièces de preuve la marque antérieure peut apparaître ainsi, dans la plupart des preuves, elle apparaît telle qu’enregistrée ou légèrement stylisée sans altérer son caractère distinctif. En outre, la disposition légèrement différente des lettres dans la marque telle qu’utilisée n’introduit pas de modification de nature à altérer le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée.

Compte tenu de ce qui précède, contrairement aux observations des requérants, la division d’opposition considère que les preuves démontrent bien l’usage du signe tel qu’enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du RMUE.

Les preuves montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’enregistrée pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.

Appréciation globale
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).

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Compte tenu de l’ensemble des preuves, les preuves soumises par l’opposant sont suffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent pour tous les produits de la classe 25. Lorsqu’une marque est enregistrée pour tout ou partie des indications générales figurant dans l’intitulé de classe d’une classe particulière et qu’elle a été utilisée pour plusieurs produits qui sont correctement classés dans la même classe sous l’une de ces indications générales, la marque sera considérée comme ayant été utilisée pour cette indication générale spécifique.

RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si les demandeurs établissent un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, les demandeurs n’ont pas allégué avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.

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a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 24/11/2023. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe aux demandeurs de l’alléguer et de la prouver.

Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué la renommée et dont l’usage a été prouvé, à savoir
Classe 25 : Vêtements pour hommes, femmes et enfants en général, y compris, vêtements en cuir ; chemises ; chemisettes ; tailleurs-jupes ; vestes (vêtements) ; pantalons ; shorts ; maillots [vêtements] ; sous-pulls ; pyjamas, bas ; débardeurs ; corsets [sous-vêtements] ; bretelles ; caleçons ; slips [sous-vêtements] ; chapeaux ; écharpes ; cravates, imperméables, pardessus ; manteaux, maillots de bain, survêtements ; cagoules, pantalons de ski, ceintures, pelisses, foulards
[cache-cols], gants ; robes de chambre ; chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes.

L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants :

Classe 25 : Vêtements ; chapellerie ; chaussures ; T-shirts ; sweat-shirts ; pulls à capuche ; foulards ; chaussettes ; casquettes de baseball ; casquettes [chapellerie] ; vestes [vêtements] ; pulls ; pantalons ; jupes ; robes ; maillots de bain pour hommes et femmes ; vêtements de pluie.

Classe 30 : Épices pour la pâtisserie ; assaisonnement au chili ; pâte de chili à utiliser comme assaisonnement ; poudres de chili ; thé glacé ; vinaigre ; coulis de fruits [sauces] ; ail haché [condiment] ; gingembre [épice] ; café moulu ; maïs, moulu ; grains de café torréfiés ; boissons à base de thé ; épices ; condiments ; mélanges d’assaisonnement pour ragoûts ; clous de girofle [épice] ; glucose à usage culinaire ; additifs de gluten à usage culinaire ; harissa
[condiment] ; extraits de levure à usage alimentaire ; café ; succédanés du café ; préparations végétales à utiliser comme succédanés du café ; arômes de café ; boissons à base de café ; cacao ; succédanés du cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de camomille ; sel de cuisine ; herbes de jardin, conservées [assaisonnements] ; jus de citron cristallisé [assaisonnement] ; édulcorants artificiels à usage culinaire ; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles ; graines de lin à usage culinaire [assaisonnement] ; chocolats à la liqueur ; massepain ; mayonnaise ; mélasse pour l’alimentation ; sirop doré ; boissons au café avec du lait ; boissons au cacao avec du lait ; boissons au chocolat avec du lait ; noix de muscade [épice] ; infusions, non médicinales ;

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poivre; sauce aux canneberges [condiment]; café non torréfié; safran
[assaisonnement]; sauces pour salades; sel; chocolat; boissons à base de chocolat; quatre-épices; moutarde; sauces [condiments]; thé; succédanés de thé; sauce tomate; assaisonnements; cannelle [épice].

Classe 32: Boissons non alcoolisées; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées à base de miel; cidre sans alcool; bière; cocktails à base de bière; vin d’orge [bière]; moût de bière; jus de canneberge; boissons aux fruits glacées; boissons énergétiques; boissons aux fruits; jus; jus de légumes
[boissons]; boissons isotoniques; eaux gazeuses; limonades; eaux minérales [boissons]; jus d’orange; panachés; eaux de Seltz; sirops pour boissons; smoothies; boissons non alcoolisées; boissons pour sportifs; eaux de table; jus de tomate [boisson]; eaux [boissons].

Classe 33: Boissons alcoolisées pré-mélangées, autres que celles à base de bière; essences alcooliques; extraits alcooliques; boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons alcoolisées (à l’exception des bières); boissons alcoolisées à base de canne à sucre; anis [liqueur]; apéritifs à base de liqueurs; cidre; arak
[arak]; boissons alcoolisées distillées à base de céréales; spiritueux
[boissons]; cocktails alcoolisés préparés; cocktails à base de vin préparés; boissons à base de vin; kirsch; liqueurs; liqueurs à base de café; amers; liqueurs de menthe poivrée; alcool de riz; rhum; liqueurs à la crème; saké; spiritueux [boissons]; vin de raisin; digestifs [liqueurs et spiritueux]; gin; brandy; vin; whisky; vodka.

Classe 43: Fourniture de produits alimentaires et de boissons; hébergement temporaire; services de fourniture de produits alimentaires et de boissons; fourniture de repas pour consommation immédiate; services de traiteur pour la fourniture de produits alimentaires et de boissons; services de restauration mobile.

Les preuves soumises par l’opposant pour établir la renommée et le caractère hautement distinctif de la marque antérieure ont déjà été énumérées ci-dessus sous le paragraphe « PREUVE D’USAGE ». En effet, le délai de production de la preuve d’usage était également le délai imparti aux demandeurs pour fournir tout fait, preuve ou argument supplémentaire nécessaire pour étayer leur opposition.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir.

Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée significative en Italie pour au moins les vêtements pour hommes, femmes et enfants en général de la classe 25. Il ressort clairement des preuves que la marque antérieure « DG » a fait l’objet d’un usage ancien, intensif et étendu. Elle est généralement connue sur le marché pertinent et occupe une position consolidée parmi les marques de premier plan, comme le confirment diverses sources indépendantes, y compris des décisions de tribunaux nationaux et une couverture médiatique étendue.

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Les juridictions italiennes ont constamment reconnu la renommée de la marque antérieure « DG ». Par exemple, la cour d’appel de Naples a décrit la marque comme « certainement renommée » et « un acronyme immédiatement attribuable à la célèbre maison Dolce & Gabbana », affirmant son statut iconique dans l’industrie de la mode et la protection étendue dont elle bénéficie en vertu du droit national. Des conclusions similaires ont été formulées par les tribunaux de Milan et de Rome, qui ont reconnu la force, la reconnaissance et la renommée de la marque « DG » non seulement en Italie, mais aussi dans le monde entier.

Les preuves comprennent également de nombreuses publicités publiées dans les magazines et journaux les plus importants d’Italie (tels que Corriere della Sera, La Repubblica, Vogue Paris, Elle et Vanity Fair Italia), qui présentent systématiquement la marque « DG », souvent de manière proéminente et en lien avec des événements de mode accessibles au grand public. Cela démontre la présence significative de la marque sur les principaux canaux de communication du secteur de la mode italien et sa visibilité soutenue auprès du public pertinent.

La position consolidée de la marque antérieure sur le territoire pertinent est également démontrée par le volume élevé des chiffres de vente et des dépenses de marketing figurant dans la déclaration sous serment et corroborés par les factures. Ils contribuent à montrer que la marque jouit d’un degré de reconnaissance significatif auprès du public pertinent.

Dans ces circonstances, contrairement aux observations des requérants, la division d’opposition constate que, prises dans leur ensemble, les preuves indiquent que la marque antérieure jouit d’un degré de reconnaissance significatif auprès du public pertinent, ce qui conduit à la conclusion que la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée. La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et services en cause, les consommateurs pertinents, etc.

b) Les signes
DG
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

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Les lettres verbales communes « DG » des signes sont dépourvues de signification et sont donc distinctives dans une mesure normale.

Le signe contesté contient, en arrière-plan, la représentation de la façade avant d’un bâtiment. Il présente un fronton triangulaire en partie supérieure avec un petit élément circulaire au centre et, sous le fronton, une frise horizontale ornée d’un motif géométrique. Il est distinctif dans une mesure normale. En outre, sur les côtés des lettres « DG » figurent deux bouteilles. Ces éléments figuratifs sont tout au plus faiblement distinctifs pour une partie des produits des classes 32 et 33, qui sont différents types de boissons, et les services de la classe 43, qui sont la fourniture de produits alimentaires et de boissons ou qui y sont liés. Pour les produits restants, ils sont distinctifs dans une mesure normale.

Lorsque des signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).

La stylisation des lettres « DG » du signe contesté est assez basique et donc non distinctive.

Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « DG », qui sont contenues à l’identique dans les deux signes. Cependant, ils diffèrent par les éléments figuratifs et la stylisation du signe contesté.

Par conséquent, compte tenu de l’impact moindre de l’élément figuratif des signes, comme indiqué ci-dessus, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
« DG », présentes à l’identique dans les deux signes.

Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra un concept de temple et les bouteilles dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires.

c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, points 29, 31;

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27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais elle reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est de nature à entraîner un préjudice ou un avantage indu, après que tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un «lien» comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

le degré de similitude entre les signes;

la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent;

la renommée de la marque antérieure;

le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.

La marque antérieure possède également un degré significatif de caractère distinctif en raison de sa renommée en Italie pour au moins les vêtements pour hommes, femmes et enfants de la classe 25.

Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement identiques. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires.

Les produits renommés de la classe 25 sont différents types de vêtements pour hommes, femmes et enfants en général. Il existe un lien avec les produits contestés de la classe 25, qui sont identiques ou similaires aux produits de l’opposant, car ils appartiennent au même secteur d’activité. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.

Les produits et services contestés restants sont des produits alimentaires de la classe 30, et comprennent des sauces salées, des chutneys et des pâtes, du café, du thé et du cacao et leurs succédanés, des céréales, du massepain, des sirops et de la mélasse, du chocolat; des boissons non alcoolisées de la classe 32; des boissons alcoolisées de la classe 33 et des services de restauration et d’hébergement temporaire de la classe 43.

Bien que les produits et services contestés et les produits renommés soient de nature différente et ne soient pas similaires dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un certain lien entre eux conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En effet, le fait que les produits et services désignés par les marques en cause appartiennent à des secteurs commerciaux éloignés n’est pas, en soi, suffisant pour exclure la possibilité de l’existence d’un lien. Un lien direct et immédiat entre les produits et services n’est pas nécessaire («GOOGLE CAR» et «GOOGLE», 01/02/2023, T-569/21, Google car / Google et al., EU:T:2023:38,
§ 35; voir également 01/02/2023, T-568/21, GC GOOGLE CAR (fig.) / Google et al.,

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EU:T:2023:37, point 22). La renommée spécifique de la marque antérieure (y compris des aspects qualitatifs, tels qu’une image, un style ou des circonstances de commercialisation particuliers qui sont devenus associés à la renommée de la marque) et le degré de similitude entre les marques pourraient permettre que l’image de la marque renommée soit transférée à la marque contestée nonobstant la distance entre les secteurs de marché pertinents.

En l’espèce, la marque antérieure « DG » est renommée pour son style unique dans l’industrie de la mode. En effet, elle est devenue un symbole reconnaissable de l’excellence et de la créativité italiennes pour les vêtements et les accessoires de mode.

Les éléments de preuve soumis par l’opposant démontrent que la marque « DG » possède une forte capacité à véhiculer une image de marque cohérente et à favoriser la reconnaissance des consommateurs dans des secteurs divers et non liés. Il convient de noter que de nombreuses collaborations ont été établies entre l’opposant et des entreprises opérant dans l’industrie alimentaire et des boissons, comme en témoignent les annexes 23 à 41. Par exemple, en 2018, l’opposant a collaboré avec la célèbre pâtisserie palermitaine Fiasconaro pour lancer une ligne exclusive de panettone. En outre, il est de plus en plus courant pour les grandes marques de mode, y compris l’opposant, de s’étendre au secteur de l’hôtellerie en ouvrant des restaurants, des bars et des hôtels de luxe. Cette tendance est également illustrée à l’annexe 41, qui présente une couverture de presse du bar-bistro DG Martini. Ces exemples, contrairement aux observations de la requérante, soulignent clairement l’intersection entre les industries de la mode d’une part, et de l’alimentation et des boissons d’autre part.

Dès lors, eu égard aux similitudes globales des signes, au degré significatif de renommée de la marque antérieure et au fait qu’il existe un certain lien entre les produits renommés et les produits et services contestés (malgré le secteur de marché différent de certains d’entre eux) et en pondérant tous les facteurs pertinents de la présente affaire, il doit être conclu que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents en Italie seront susceptibles de l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire d’établir un « lien » mental entre les signes. Toutefois, bien qu’un « lien » entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu sont probables, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du EUTMR (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE / CITICORP e.a., EU:T:2012:473, point 96).

d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du EUTMR lorsque l’une des situations suivantes se présentera :

il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

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Bien que le préjudice ou l’avantage indu puisse n’être que potentiel dans le cadre d’une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMC soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou de lui porter préjudice » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, point 53).

Il s’ensuit que l’opposant doit établir que le préjudice ou l’avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait produire des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou l’avantage indu et comment il se produirait, qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.

Avantage indu (parasitisme)
L’avantage indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMC, couvre les cas où il y a une exploitation claire et un « parasitisme » d’une marque renommée ou une tentative de tirer parti de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, avec pour conséquence que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, point 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, point 40).

Le titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur les éléments suivants :

La marque antérieure « DG » jouit d’une renommée pour des produits appartenant au secteur de la mode et du luxe, y compris les vêtements, les accessoires et les produits de style de vie connexes, tous destinés au grand public.

Les produits contestés de la classe 25 (vêtements) et les produits et services des classes 30, 32, 33 et 43 (aliments, boissons et services d’hôtellerie-restauration) visent également le grand public, ce qui entraîne un chevauchement de la base de consommateurs pertinente. Compte tenu de ce chevauchement, et eu égard à la forte renommée de la marque antérieure, il est probable que les consommateurs établiront un lien entre le signe contesté et la marque antérieure « DG ».

Cette probabilité est encore renforcée par la tendance du marché aux collaborations entre les marques de mode et les entreprises du secteur de l’alimentation et des boissons, ce qui est devenu une stratégie courante pour accroître la visibilité de la marque et l’engagement des consommateurs.

Dolce & Gabbana a activement poursuivi de telles collaborations, notamment : une initiative de co-branding avec Pastificio di Martino, présentant des emballages de pâtes en édition limitée conçus par la maison de couture, et la création d’une ligne exclusive de panettone en partenariat avec la pâtisserie historique Fiasconaro, basée à Palerme, lancée en 2018.

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Ces partenariats démontrent l’expansion de l’identité de marque « DG » dans des secteurs non liés à la mode, tout en maintenant son caractère distinctif et en renforçant l’association des consommateurs à travers les catégories de produits.

En conséquence, l’usage d’un signe similaire pour les produits et services contestés est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure « DG » au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMC.

Selon la Cour de justice de l’Union européenne
… en ce qui concerne le préjudice consistant à tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est interdit est le fait de tirer un avantage de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence d’un tel préjudice doit être appréciée par référence aux consommateurs moyens des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 36.)
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’un degré de renommée significatif au moins pour les vêtements pour hommes, femmes et enfants de la classe 25. En outre, il existe un lien entre les signes, puisqu’ils sont visuellement similaires dans une mesure normale et phonétiquement identiques. Il existe également un lien commercial entre les produits et services contestés et les produits renommés de l’opposant, non seulement parce que les produits de la classe 25 sont identiques ou similaires, mais aussi parce que la renommée de la marque antérieure s’étend au-delà des vêtements, comme le montrent les preuves et les paragraphes précédents. En effet, comme le démontrent également les preuves soumises par l’opposant, les consommateurs sont aujourd’hui conscients que les collaborations entre les marques de mode et d’autres secteurs (en particulier l’alimentation et les boissons) sont devenues une pratique courante et stratégique ces dernières années.

Compte tenu de ce qui précède, il est très probable que l’usage du signe contesté pour l’ensemble des produits et services contestés tirerait indûment profit du degré de renommée significatif de la marque antérieure et des investissements réalisés par l’opposant pour acquérir cette renommée. Par exemple, l’usage du signe contesté en relation avec les produits et services susmentionnés pourrait être plus attrayant pour les consommateurs en raison de la renommée de la marque antérieure et, par conséquent, pourrait faciliter la commercialisation des produits contestés susmentionnés, ou les demandeurs pourraient bénéficier indûment de la renommée de la marque antérieure. Il semble inévitable que l’image de la marque antérieure et sa renommée, telles que démontrées par les preuves soumises, soient transférées aux produits contestés susmentionnés. De cette manière, le signe contesté recevrait un « coup de pouce » indu du fait d’être lié à la marque de l’opposant dans l’esprit des consommateurs.

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent en Italie.

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e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.

Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Les requérants étant la partie qui succombe, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’opposition
Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ Chiara BORACE María Clara IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue peut former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.