DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 697
Sole M-SAS, ZA du Guimand, Malissard, 26120 Chabeuil, France (opposante), représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 12, rue Boileau, 69006 Lyon, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Pizza O-Sole-Mio GmbH, Gewerbepark 1, 9061 Maria Rain, Autriche (demanderesse), représentée par Huainigg Dellacher turcs Partner Rechtsanwälte OG, D^r Franz Palla Gasse 21, 9020 Klagenfurt (Autriche) (mandataire agréé).
Le 26/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 697 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:

Classe 29: Légumes séchés; Fruits séchés; Fruits conservés; Légumes conservés.
Classe 30: Pizzas; Farines; Préparations faites de céréales; Pain; Pâtisseries; Desserts préparés [pâtisseries]; Desserts préparés [confiserie]; Pâtes alimentaires.
Classe 43: Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; Services d’accueil [nourriture et boissons]; Pizza (pizza); Services de restauration en aliments et en boissons.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 562 587 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS
Le 07/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des produits et services
visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 562 587 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque française no 98 764 154 «SOLE MIO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
OBSERVATIONS LIMINAIRES

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Décision sur l’opposition no B 3 161 697 Page sur 2 9
La division d’opposition note que dans l’affaire 01/06/2022, l’opposante a indiqué qu’elle «était disposée à limiter ladite opposition» à certains produits compris dans la classe 30 et à tous les services compris dans la classe 43. Toutefois, cette limitation est conditionnelle, ni explicite, ni simple. Cette affirmation n’est donc pas acceptée en tant que limitation.
Toutefois, à la même date, l’opposante a déclaré «vouloir maintenir son opposition pour les motifs suivants:
L’enregistrement de la marque française «SOLE MIO» no 98764154 du 9 décembre 1998 pour: Classe 30: Pizzas; Pizzas surgelées; Préparations faites de céréales; Pâtisserie
L’enregistrement international «SOLE MIO» no 000712853 du 1999 mai 03, revendiquant Benelux, Espagne, Allemagne pour: Classe 30: Pizzas; pizzas surgelées; préparations faites de céréales; pâtisseries.»
Cette déclaration est inconditionnelle et simple et est donc acceptée.
La demande de la demanderesse du 09/09/2022 visant à limiter la demande de MUE, revendiquant uniquement l’Autriche, la Suisse, la Slovénie, la Croatie et l’Italie pour les classes 29, 30 et 43, est rejetée. La division d’opposition relève qu’une marque de l’Union européenne a un caractère unitaire. Il produit les mêmes effets dans toute l’Union, comme indiqué à l’article 1, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2017/1001. Par conséquent, la demanderesse ne peut limiter la demande de marque de l’Union européenne uniquement à certains États membres. En outre, la division d’opposition note que la Suisse ne fait pas partie de l’Union européenne et qu’une telle limitation ne serait, en tout état de cause, pas non plus possible.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque française no 98 764 154 de l’opposante;
a) Les produits et services
Après limitation, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 30: Pizzas; pizzas surgelées; préparations faites de céréales; pâtisserie
Les produits et services contestés sont les suivants:

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Classe 29: Viande; Poissons non vivants; Volaille fraîche; Chasse [gibier]; Extraits de viande; Fruits conservés; Légumes conservés; Légumes surgelés; Fruits congelés; Légumes séchés; Fruits séchés; Fruits cuits à l’étuvée; Légumes cuits; Gelées comestibles; Confitures; Compotes; Oeufs; Lait; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Pizzas; Café; Thé; Cacao; Farines; Préparations faites de céréales; Pain;
Pâtisseries; Desserts préparés [pâtisseries]; Desserts préparés [confiserie];
Glaces comestibles; Pâtes alimentaires.
Classe 43: Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; Services d’accueil [nourriture et boissons]; Pizza (pizza); Services de restauration en aliments et en boissons.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les légumes séchés contestés; Fruits séchés; Fruits conservés; Les légumes conservés sont similaires aux préparations faites de céréales comprises dans la classe 30 étant donné qu’ils ont la même destination et peuvent tous être utilisés comme en-cas. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
La viande contestée; Poissons non vivants; Volaille fraîche; Chasse [gibier]; Extraits de viande; Légumes surgelés; Fruits congelés; Fruits cuits à l’étuvée; Légumes cuits; Gelées comestibles; Confitures; Compotes; Oeufs; Lait; Lait et produits laitiers; Les huiles et graisses comestibles ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles de tous les produits de l’opposante. Ils ont des producteurs et des canaux de distribution différents. Les produits sont différents.

Produits contestés compris dans la classe 30
Les desserts préparés contestés [pâtisseries] se chevauchent avec les préparations de l’opposante faites de céréales dans la mesure où les deux incluent des produits de boulangerie tels que des gâteaux, des pâtisseries et des biscuits. Dès lors, ils sont identiques.
Pizzas; pâtisseries; les préparations faites de céréales figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Le pain contesté est inclus dans les préparations faites de céréales de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La farine contestée est à tout le moins similaire aux préparations faites de céréales de l’opposante étant donné qu’elles coïncident par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les pâtes alimentaires contestées présentent un degré élevé de similitude avec les pizzas de l’opposante étant donné que leurs canaux de distribution sont identiques, qu’ils coïncident par leur utilisateur final, leur fabricant, la même finalité, qu’ils sont concurrents et ont la même utilisation.

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Les desserts préparés contestés [confiserie] sont similaires aux préparations faites de céréales de l' opposante car ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Café contesté; Thé; Cacao; Les glaces comestibles diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation par rapport à tous les produits de l’opposante. Ils ont des producteurs et des canaux de distribution différents. Les produits sont différents.

Services contestés compris dans la classe 43
Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate contestés; services d’accueil [nourriture et boissons]; pizza (pizza); les services de restauration en aliments et en boissons présentent un faible degré de similitude avec les pizzas de l’opposante car ils coïncident généralement par leur fabricant et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires (12/04/2014 dans l’affaire R 886/2013-2 «Cremeria Toscana», § 32).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen, voire inférieur à la moyenne, étant donné que certains des produits sont des produits alimentaires courants, d’usage quotidien.
c) Les signes
MIROIRS À SEMELLE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en

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tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le public percevra les éléments «SOLE MIO» et «O SOLE MIO» dans les deux marques comme une expression italienne, qui n’aurait aucune signification pour le public français pertinent et sont dès lors considérés comme distinctifs. Il ne saurait être exclu qu’une partie du public comprenne les termes comme «MY SUN»/«OH MY SUN», en l’espèce également, les termes sont distinctifs à un degré normal.
L’élément «PIZZA» du signe contesté sera compris comme faisant référence à un aliment cuit spécifique et étant donné que certains des produits sont des pizzas et des services de restauration, ce mot doit être considéré comme non distinctif pour ceux-ci, tout en restant trompeur et moins distinctif pour la partie restante des produits.
L’élément «Est.1993» est perçu comme faisant référence à la date de création de l’entreprise, ce qui est une telle note très courante dans de nombreux signes commerciaux. Le consommateur étant habitué à les percevoir comme une simple indication informative, ils ne seront pas considérés comme ayant une valeur distinctive, en raison également de sa position secondaire dans la marque.
L’image d’un cuisinier avec sa toit et une grande mouche noire représentant un personnage typiquement italien, placée sur un fond ovale avec des couleurs de drapeau italien, est notée. Cette image ainsi que les mots italiens «O Sole mio» inclinent le consommateur à considérer l’image comme indiquant l’origine italienne des produits tels que la pizza ou les aliments de style italien proposés dans les restaurants. Compte tenu de ce qui précède, l’image et ses éléments présentent un faible degré de caractère distinctif. La stylisation globale de la marque et ses caractéristiques individuelles sont considérées comme une simple décoration.
L’élément «O sole mio» associé à l’élément figuratif du signe contesté est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].

Sur le plan visuel, les signes coïncident par les mots «SOLE MIO». Toutefois, ils diffèrent par la lettre «O» de la marque contestée, ainsi que par le mot «Pizza» et «EST. 1993», ainsi que par les éléments figuratifs et la stylisation du signe contesté. Il convient de noter que dans le cas de marques verbales, telles que la marque antérieure, c’est le mot qui est protégé, et non sa forme écrite.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments décrits ci-dessus, les signes présentent au moins un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des mots SOLE MIO. Toutefois, ils diffèrent par le son de la lettre O de la marque contestée, ainsi que par le mot PIZZA et la prononciation de l’élément «est. 1993».
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments décrits ci-dessus, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique.

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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «PIZZA» et le concept d’ «Italie» et d’un cuisinier et d’une heure d’établissement dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’éléments dotés d’un caractère distinctif réduit. Pour le public qui comprendrait les termes «SOLE MIO/O SOLE MIO» comme signifiant «MY SUN, OH MY SUN», dans cette mesure, les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits et services contestés ont été jugés en partie identiques ou similaires à différents degrés aux produits de l’opposante et en partie différents. Ils s’adressent au grand public. Les marques sont similaires à un degré à tout le moins faible sur le plan visuel, similaires à tout le

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moins à un degré moyen sur le plan phonétique et les aspects conceptuels ont été examinés ci-dessus. Lecaractère distinctif des marques antérieures est réputé normal.
Les marques coïncident par leurs mots «SOLE MIO» et diffèrent par les autres mots du signe contesté et par les éléments figuratifs des signes contestés, qui présentent toutefois un caractère distinctif réduit. Il est considéré que les similitudes entre les signes constatées ci- dessus sont suffisantes pour amener le public soumis à l’appréciation à croire que les produits et services en conflit, qui sont identiques ou similaires à différents degrés, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, il est également tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Dans ce contexte, la division d’opposition considère qu’un risque de confusion entre les marques en présence ne peut être exclu avec certitude.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que les marques coexistent depuis 24 ans sur le marché.
Selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent
[03/09/2009, C-498/07 P, LA ESPAÑOLA (fig.)/ACEITE DE OLIVA CARBONELL (fig.), EU:C:2009:503, § 82]. Dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché pourrait éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par l’Office entre deux marques en conflit [11/05/2005, T-31/03, GRUPO SADA (fig.)/Sadia (fig.), EU:T:2005:169, § 86]. Toutefois, cette possibilité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que cette coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures qu’il invoque et la marque antérieure de l’intervenante sur laquelle l’opposition est fondée, et à condition que les marques antérieures concernées et les marques en conflit soient identiques [11/05/2005, T-31/03, GRUPO SADA (fig.)/Sadia (fig.), EU:T:2005:169].
À cet égard, il convient de souligner que la coexistence formelle de certaines marques dans les registres nationaux ou de l’Union européenne n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il conviendrait également de démontrer que les marques coexistent sur le marché, ce qui permettrait ainsi d’indiquer que les consommateurs sont habitués à voir les marques sans les confondre. Enfin, il est important de noter que l’Office est en principe tenu de limiter son examen aux marques en conflit.
Ce n’est que dans des circonstances particulières que la division d’opposition peut considérer la preuve de la coexistence d’autres marques sur le marché (et éventuellement dans le registre) au niveau national/de l’Union européenne comme une indication de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de l’opposante qui pourrait être contraire à une hypothèse de risque de confusion.
Ces preuves doivent être appréciées au cas par cas; une telle valeur indicative doit être traitée avec prudence étant donné que des signes similaires peuvent coexister pour différentes raisons, par exemple, des situations de droit ou de fait différentes dans le passé, ou des accords antérieurs en matière de droits entre les parties concernées.
Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves, cet argument de la demanderesse doit être rejeté comme non fondé.

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Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française de l’opposante.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international antérieur no 712 853 «SOLE MIO» (marque verbale) suivant désignant le Benelux, l’Espagne et l’Allemagne pour les produits suivants compris dans la classe 30: Pizzas; pizzas surgelées; préparations faites de céréales; pâtisserie
Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre la même gamme de produits, voire une gamme plus restreinte, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Teodor VALCHANOV Erkki Münter EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à

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compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.