EUIPO, 31 mai 2023, R 0888/2020‑5, Talis / TALIS et al.

EUIPO 31 mai 2023

Arguments

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Accepté
Mauvaise foi lors du dépôt de la marque
La cour a conclu que la demanderesse a prouvé que la défenderesse avait connaissance des droits antérieurs et que l'enregistrement de la marque contestée était incompatible avec les usages honnêtes.
Accepté
Droit au remboursement des frais en tant que partie gagnante
La cour a jugé que la défenderesse, en tant que partie perdante, devait supporter les frais exposés par la demanderesse.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 31 mai 2023, n° R0888/2020-5
Numéro(s) :	R0888/2020-5
Textes appliqués :	Article 52(1)(b) CTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision annulée
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Texte intégral

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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 31 mai 2023
Dans l’affaire R 888/2020-5
Edvin Pejovič Izvidniška cesta 27 SI-6276 Pobegi Slovénie Demanderesse en nullité/requérante représentée par Odvetniška Družba Čeferin O.P., D.O.O., Taborska cesta 13, SI-1290 Grosuplje (Slovénie) contre
ETA živilska industrija, d.o.o. Pot de Kajuhova 4 Si-1241 Kamnik Slovénie Titulaire de la MUE/défenderesse eprésenté par la loi Firm Sibinčič Križanec L.F. LTD., Dalmatinova ulica 2, SI-1000 Ljubljana (Slovénie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 26909C (enregistrement de marque l’Union européenne no 15 632 871)
LA CINQUIÈME CHAMBRE de recours
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/05/2023, R 888/2020-5, Talis/TALIS et al.

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 juillet 2016, KPMS računovodske in finance čne storitve, d.o.o., prédécesseur en droit de Šampionka d.o.o., suivie par ETA živilska industrija, d.o.o. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque
TALIS
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:

Classe 30: Vinaigre.

2 La demande a été publiée le 19 juillet 2016 et la marque a été enregistrée le 26 octobre 2016.

3 Le 3 janvier 2017, la marque a été transférée de KPMS računovodske à finance čne storitve, d.o.o. à Šampionka d.o.o.

4 Le 3 avril 2018, la marque a été transférée de Šampionka d.o.o. à l’ETA živilska industrija d.o.o.

5 Le 21 août 2018, Edvin Pejovič (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité (ou «demande en nullité») de la marque enregistrée (ci-après la «MUE contestée»). Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.

6 La demande en nullité était fondée sur les quatre droits antérieurs suivants:

a) Marque slovène no 9 971 228 (marque antérieure a)

déposée le 22 septembre 1999, enregistrée le 18 avril 2000 et dûment renouvelée pour les produits suivants:

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Classe 30: Vinaigre.

b) Marque slovène no 9 370 337 [marque antérieure b)]
TALIS
déposée le 22 avril 1993, enregistrée le 24 février 1994 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 30: Vinaigre.

c) Marque slovène no 9 671 094 [marque antérieure c)]
TALIS
déposée le 19 août 1996, enregistrée le 24 février 1999 et dûment renouvelée pour les produits suivants:

Classe 32: eauxminérales, gazeuses et autres boissons non alcooliques et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons.

d) Enregistrement international no 1 123 418 désignant l’Union européenne (marque antérieure d)
déposé et enregistré le 27 avril 2012 et dûment renouvelé pour les produits suivants:

Classe 30: Vinaigre.

7 Les arguments de la demanderesse en nullité soulevés lors du dépôt de la demande en nullité peuvent être résumés comme suit:

La demanderesse en nullité a un droit, à la suite d’une procédure d’exécution à l’encontre de son débiteur Beohemija d.o.o., devenue Stečajna MASA Beohemija d.o.o. — v stečaju (actifs de la société en faillite Beohemija d.o.o., en liquidation) sur les quatre droits antérieurs invoqués. Par conséquent, la demanderesse en nullité a qualité pour agir en ce qui concerne le motif invoqué à l’appui de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.

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Le 12 juin 2008, la demanderesse en nullité a conclu un accord sur le transfert de 100 % de parts commerciales de la société PEJO Šampionka d.o.o. (Reg. no 1 883 801 000) avec la titulaire des droits antérieurs invoqués, Beohemija d.o.o. Le contrat a été conclu sous la forme d’un acte notarial directement exécutoire no 806/2008.
Beohemija d.o.o. n’a pas payé la deuxième installation du prix d’achat de 2 millions d’EUR. Par conséquent, la demanderesse en nullité avait engagé la procédure d’exécution no I 222/2011 devant le tribunal de district de Koper (Slovénie) contre Beohemija d.o.o.

La marque antérieure était auparavant détenue par PEJO Šampionka d.o.o. En 2008, elle a vendu les marques à Beohemija d.o.o.
PEJO Šampionka d.o.o. a introduit une procédure de faillite qui est menée devant le tribunal de district de Nova Gorcia, Slovénie, no St 335/2009. À la suite de l’ouverture de cette procédure, Pejo Šampionka d.o.o. a transféré ses activités commerciales à Prologistic d.o.o. (devenue Milanče d.o.o.). Le tribunal de district de Nova Gorcia a annulé ce transfert en mai 2011.

Milanče d.o.o. a fait faillite le 5 novembre 2012 devant le tribunal de district de Koper, Slovénie, St 1232/2012. Après l’ouverture de cette procédure, toutes les activités commerciales de Milanče d.o.o. ont été transférées à Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000).

Immédiatement après que PEJO Šampionka d.o.o. (Reg. no 1 883 801 000) avait été vendu à Beohemija d.o.o., PEJO
Šampionka d.o.o. a acheté des parts commerciales dans la société
Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000). Par conséquent,
Šampionka d.o.o. est une société de dilution de PEJO
Šampionka d.o.o., qui, à son tour, est détenue par Beohemija d.o.o.
Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000) fait de facto partie de la propriété pyramidale de Beohemija d.o.o.
Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000) et Beohemija d.o.o. ont conclu un contrat qui a permis à Šampionka d.o.o. de fabriquer et de vendre des produits sous ses marques. Ainsi, Šampionka d.o.o. savait que Beohemija d.o.o. était la titulaire des marques antérieures invoquées.

KPMS, qui détient des actions Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000), a transféré la MUE contestée à Šampionka d.o.o.
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KPMS savait au moment du dépôt de l’existence de marques antérieures en conflit avec la marque de l’Union européenne contestée et savait que ces marques antérieures faisaient l’objet d’un lien de la part de la demanderesse en nullité, à la suite de la décision no I 222/2011 du 9 mai 2013 concernant les marques slovène (marque antérieure à c) et de la décision no I 222/2011 du 13 avril 2016 concernant l’enregistrement international no 1 123 418 (marque antérieure d) àla suite d’une décision du 29 septembre 2011 dans la procédure no I 222/2011 du tribunal de comté de Koper (Slovénie).

La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée dans le but de contrebalancer l’effet de la saisie des marques antérieures dans le cadre de la procédure d’exécution no I 222/2011.

Le fait que la marque de l’Union européenne contestée existe réduit la valeur des marques garanties. Elle influence également la volonté et la capacité des acheteurs potentiels des marques garanties, étant donné que les acheteurs sauront qu’il existe un autre titulaire d’une marque identique.

8 À l’appui de son allégation concernant le motif visé à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la demanderesse en nullité a également produit les éléments de preuve suivants (des traductions certifiées des documents dans la langue de procédure ont été présentées le 17 septembre 2018):

Pièce 1 : Note du tribunal administratif de Ljubljana (Slovénie), no I U 2336/2017 du 8 juin 2018, indiquant que le litige administratif entre la demanderesse en nullité et la République de Slovénie sera traité en priorité. Ainsi qu’il ressort de la pièce jointe, le litige porte sur le transfert des marques slovène no 2014 70 865 et no 2014 70 919 de Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000) à ETA živilska industrija, d.o.o.
Pièce 2 – 4 : Observations du tribunal de comté Koper, Slovénie, no I 222/2011 du 29 septembre 2011, du 9 mai 2013 et du 13 avril 2016.

• Le 9 mai 2013, la Cour a jugé ce qui suit : «I. L’ exécution accordée par la décision du Tribunal du 29 septembre 2011 s’effectue également par d’autres moyens d’exécution: Par l’apposition de la décision formant titre exécutoire, la saisie et la vente de la marque: (…)
Numéro d’enregistrement de SALATINA no 9 182 008
Numéro d’enregistrement de SALATINA no 9 182 009
Numéro d’enregistrement de SALATINA no 9 182 011
Numéro d’enregistrement de SALATINA no 9 182 012
Numéro d’enregistrement Talis 9 370 337 (…)
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Numéro d’enregistrement Talis 9 671 094 Numéro d’enregistrement HRAM RENŠKI no 97 717 113 Numéro d’enregistrement Talis 9 971 228 Enregistrée auprès du registre de l’Office slovène de la propriété intellectuelle et remboursement du créancier à partir du montant obtenu par la vente […], le créancier acquiert un engagement sur les marques avec effet également à l’encontre de quiconque obtient cette part par la suite.»
• Selon la décision du 13 avril 2016, il en va de même pour les enregistrements internationaux. SALATINA no 1 117 310 VARIKINA no 1 114 660 RENŠKI HRAM no 1 030 962 et Talis no 1 123 418.

Pièce 5 : Certificat de la marque slovène no 9 771 713 RENŠKI HRAM (marque antérieure a)). Il ressort du certificat que le changement de titulaire de la marque de PEJO Šampionka d.o.o. (Reg. no 1 883 801 000) à Beohemija d.o.o. a été enregistré le 25 janvier 2010. Il montre également que la marque est promise au bénéfice de la demanderesse en nullité conformément à la décision du tribunal local de Koper (Slovénie) dans la procédure no I 222/2011 du 9 mai 2013, qui est devenue définitive le 18 mars 2014.
Pièce 6 : Acte notarial no SV 806/08 du 12 juin 2008 entre la demanderesse en nullité, le cédant des parts commerciales de PEJO Šampionka d.o.o. (Reg. no 1 883 801 000), Beohemija d.o.o., cessionnaire desdites parts commerciales, et Željko Žunić, en qualité de co-garant et payeur. L’acte notarié a été signé par le notaire, la demanderesse en nullité, et à deux reprises par Željko Žunić, d’une part, en qualité de garante et de payeur et, d’autre part, au nom de Beohemija d.o.o. en qualité de gérant de la société.

Points 7 et 8 : Extrait d’un courrier électronique de Jure Marn, expert en justice du tribunal de comté de Koper, du 4 novembre 2014, intitulé «Matter devant le tribunal local de Koper Enforcement Department I 222/2011» envoyé à Anamarija Stančič Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000).
• Le courriel est libellé comme suit: «Je vous saurais gré de bien vouloir apporter votre aide dans l’affaire ci- dessous. Dans l’affaire visant à faire respecter la loi devant la Cour de district de Koper, je suis tenu d’évaluer la valeur des marques suivantes: 6 680 200 VARIKINA, Beohemija d.o.o. RS (Serbie) 9 182 008 Salatina, Beohemija d.o.o. RS (Serbie) 9 182 009 Salatina, Beohemija d.o.o. RS (Serbie) 9 182 011 Salatina, Beohemija d.o.o. RS (Serbie) 9 182 012 Salatina, Beohemija d.o.o. RS (Serbie) 9 370 337 Talis, Beohemija d.o.o. RS (Serbie) 9 670 900 STELEX, Beohemija d.o.o. RS (Serbie) 9 671 094 Talis, Beohemija d.o.o. RS (Serbie)
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9 771 713 RENŠKI HRAM, Beohemija d.o.o. RS (Serbie) 9 971 228 Talis solatni KIS, Beohemija d.o.o. RS (Serbie) J’ai pu constater que vous commercialisez toutes les marques citées sur la page web http://www.sampionka.si/ (….) si vous commercialisez les marques depuis moins de sept ans, j’aurais besoin des données pour la période au cours de laquelle vous avez commercialisé la marque. Je aurais également besoin d’informations sur le montant des redevances (si elles existent), qui a été versé à la société Beohemija.»
• L’impression montre une mention manuscrite «čim nižjo vrednost» («à la valeur la plus basse possible»). Selon une déclaration signée d’un détective privé, l’impression a été trouvée le 22 novembre 2014 dans une poubelle de la société de service public de Koper.

Pièce 9 : Aperçu de la valeur estimée des marques détenues par Beohemija d.o.o., réalisée par Jure Marn, expert en justice du tribunal de comté de Koper.

Pièce 10 : Contrat de cession de droits de propriété intellectuelle à compter du 22 octobre 2008 signé par le directeur général de PEJO Šampionka d.o.o. (Reg. no 1 883 801 000) et Željko Žunić, en qualité de directeur général de Beohemija d.o.o.

Pièce 11 : Contrat de fabrication de produits des «marques RENŠKI HRAM, SALATINA, TALIS, VARIKINA et STELEX» du 15 février 2009. Le contrat a été conclu entre PEJO Šampionka d.o.o. (Reg. no 1 883 801 000), le contractant, Beohemija d.o.o., le client, et Prologistic d.o.o. (devenue Milanče d.o.o.), le distributeur. Selon le contrat, PEJO Šampionka d.o.o. fabrique les «produits de la marque» de Beohemija d.o.o., ces produits seraient ensuite distribués par Prologistic d.o.o. (devenue Milanče d.o.o.). PEJO Šampionka d.o.o. était représentée par son directeur général Sebastjan Vežnaver.
Pièce 12 : L’accord cadre sur la coopération commerciale entre PEJO Šampionka d.o.o. (Reg. no 1 883 801 000) et Prologistic d.o.o. (désormais Milanče d.o.o.) du 5 février 2009. Conformément à l’article 1, paragraphe 5, du contrat, les«parties contractantes établissent que le propriétaire actuel de la société Pejo Šampionkad.o.o., la société Beohemija d.o.o.f rom Belgrade, a formé un recours contre le précédent propriétaire de la société en vue de l’annulation du contrat de vente/d’achat relatif à l’achat de lasociété».

Pièce 13 : Jugement par défaut no PG 78/2011 du 6 mai 2011 rendu par le tribunal de district de Nova Gorica (Slovénie), par lequel il a annulé l’effet des compensations intervenues entre Milanče d.o.o. (alors Prologistic d.o.o.) et PEJO Šampionka d.o.o. (Reg. no 1 883 801 000). Elle a également annulé l’effet du transfert des activités commerciales de PEJO Šampionka d.o.o. à Milanče d.o.o.. Par ailleurs, la District Court a décidé que
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Milanče d.o.o. devait transférer toutes les activités commerciales à PEJO Šampionka d.o.o.
Pièce 14 : Acte du 13 août 2009 d’ouverture de la procédure de faillite St 335/2009 devant le tribunal de district de Nova Gorica, Slovénie, à l’encontre de PEJO Šampionka d.o.o. (Reg. no 1 883 801 000).

Pièce 15 : Acte du 5 novembre 2012 relatif à l’ouverture de la procédure de faillite St 1232/2012 à l’encontre de Milanče d.o.o.
Pièce 16 : Décision du Tribunal de commerce de Belgrade (Serbie) no 32 P. 23 80/2017, qui est devenue définitive le 6 juin 2017 avec déclaration de force probante et constatant la force exécutoire. Il est indiqué que Beohemija d.o.o, en tant qu’acheteur des parts de PEJO Šampionka d.o.o. (Reg. no 1 883 801 000), n’a pas payé les 2 millions d’euros restants à la demanderesse en nullité,«estimant qu’elle n’était pas obligée de la payer parce que l’accord était contestable, puisque BEOHEMIJA en tant qu’acheteur a été trompée lors de la conclusion du contrat et demande le remboursement de la partie du prix d’achat payée en échange de sademande reconventionnelle» (page 6/10), où elle a demandé «le 12 juin 2008» (…).
Pièce 17 : Acte du 1 juillet 2016 dans la procédure R-St 314/2015 du tribunal d’arrondissement de Ljubljana (Slovénie), reconnaissant l’ouverture de la procédure de faillite no 7 ST- 62/2016 du 25 mai 2016 contre Beohemija d.o.o. par le tribunal de commerce de Belgrade (Serbie);

Pièce 18 – 22 : Évaluations des marques slovène du 31 octobre 2015:

• No 9 670 900 «STELEX», Beohemija d.o.o. RS (pièce 18);

• No 9 182 008, 9 182 009, 9 182 011, 9 182 012 «SALATINA», Beohemija d.o.o. RS (Serbie) (pièce 19);

• No 6 680 220 «VARIKINA», Beohemija d.o.o. RS (pièce 20);

• No 9 370 337 «TALIS», Beohemija d.o.o. RS (marque antérieure b) et no 9 971 228 «Talis solatnis KIS», Beohemija d.o.o. RS (marque antérieure a) (pièce 21);

• No 9 771 713 «RENŠKIHRAM», Beohemija d.o.o. RS (pièce 22);

• Les rapports indiquent: «Matter: no I 222/2011 Tribunal local de Koper» et ont été réalisés par Jure Marn, expert en justice du tribunal de comté de Koper;
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• Tous les rapports contiennent des informations sur le chiffre d’affaires réalisées sous lesdites marques, respectivement, les quantités vendues sous les marques au cours des années 2012, 2013 et le premier dix mois de l’année 2014;
• Chacun des rapports visés au point 18 – 22 contient les informations suivantes:

«En ce qui concerne la marque, je me réfère au courrier électronique de M^me Anamarija Stančič en tant que représentant légal de la société Šampionka, dans laquelle elle m’a notifié les quantités vendues suivantes […]».

Pièce 23 : Décision de la Cour suprême de la République de Slovénie no III Ips 14/2017 du 23 janvier 2018 en raison de la suppression d’une marque sur le recours en «points de droit» de la demanderesse en nullité contre l’arrêt de la Cour supérieure de Ljubljana V Cpg 1213/2016 du 23 novembre 2016 concernant le jugement du tribunal d’arrondissement de Ljubljanan, IV Pg 745/2016 du 12 juillet 2016. La Cour suprême a notamment déclaré que la demanderesse disposaitd’une «promesse sur deux marques qui ont été enregistrées avant l’enregistrement de la marque Talis»
[no 2014 70 920, demande du 18 juillet 2014, par Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000)]. La marque slovène no 2014 70 920 «Taliss» a été supprimée en raison de cet arrêt.

Pièce 23 : Jugement du tribunal administratif de la République de Slovénie dans l’affaire I U 2335/2017-23 du 8 juin 2018.

Pièce 24 : Déclaration avec des informations sur la marque no 2014 70 920 «Taliss».
Pièce 25 : Extrait du registre du commerce slovène du 13 mars 2019 concernant la société Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000). La société a été enregistrée le 17 décembre 2007. Par l’inscription du 21 avril 2016, 56,85 % des parts de cette société sont détenues par le partenaire en actions KPMS računovodske dans finance čne storitve, d.o.o.

Pièce 26 : Décision du Tribunal de commerce de Belgrade (Serbie) no 6 ST 62/2016 du 11 mai 2017 (incluant une traduction certifiée dans la langue de procédure)
Pièce 27 : Décision de l’agence des registres du commerce de la République de Serbie du 24 juillet 2017 (comprenant une traduction certifiée dans la langue de procédure).

Pièce 28 : Décision de l’agence des registres commerciaux no 125/2017 du 24 juillet 2017.

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Pièce 29 : Décision de la renonciation à la procédure de faillite et à la poursuite de la procédure de faillite sur la faillite Estate Beohemija Ltd (y compris une traduction certifiée dans la langue de procédure), qui est devenue définitive le 11 mai 2017.

9 Le 20 décembre 2018, la demanderesse en nullité a également fait valoir que les enregistrements internationaux no 1 117 310 «SALATINA», no 1 114 660 «VARIKINA», no 1 030 962 «RENŠKI HRAM» et no 1 123 418 «TALIS» (marque antérieure d) quiavaient été garantis par la demanderesse en nullité et dont la titulaire était la banque Estate Beohemija Ltd. Belgrade avaient été illégalement transférés à Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000). Elle a précisé à cet égard:

Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000) a tiré profit du fait que le changement de propriété de ces marques en faveur de la Bankrupting Estate Beohemija Ltd. Belgrade n' avait pas encore été abordé dans le registre de l’OMPI et a tenté, en mai 2018, de s’enregistrer (avec l’aide de Beohemija d.o.o.) entant que nouveau titulaire de ces enregistrements internationaux. L’OMPI a ensuite rendu une décision selon laquelle tout transfert de propriété de ces enregistrements internationaux devait être considéré comme nul et non avenu.
Tout ce qui précède confirme la collaboration entre Beohemija d.o.o., en tant que débiteur, et Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000), en tant que société de dilution de Beohemija d.o.o.
Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000) a d’abord enregistré les marques de l’Union européenne no 15 297 302 «RENŠKI HRAM», no 15 940 141 «SALATINA» et no 15 632 871 «TALIS», qui font toutes l’objet d’une procédure d’annulation, puis a tenté d’obtenir la propriété des enregistrements internationaux qui faisaient également l’objet d’un lien, ayant tous le même objectif, à savoir empêcher le remboursement de la dette de la demanderesse en nullité.

10 La demanderesse en nullité a produit à cet égard les éléments de preuve suivants:

Pièce 25 – 29 : Notifications de l’OMPI concernant les enregistrements internationaux no 1 123 418 «TALIS» (marque antérieure d), no 1 117 310 «SALATINA», no 1 030 962 «RENŠKI HRAM», no 1 114 660 «VARIKINA» du 9 août 2018 et no 1 040 552 «STELEX» du 20 septembre 2018.
Pièce 30 : E-notification de l’OMPI, datée du 30 novembre 2018.
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Pièce 31 : Extraits du registre international des marques internationales no 1 123 418 «TALIS» (marque antérieure d),no 1 117 310 «SALATINA», no 1 030 962 «RENŠKI HRAM», no 1 114 660 «VARIKINA» et no 1 040 552 «STELEX» de décembre 2018.

11 Le 28 janvier 2019, Dragan Perković, Bankrupcy trustee de la société Bankrupcy Estate Beohemija Ltd, a fait valoir qu’en sa qualité de seule personne autorisée à représenter le titulaire des marques antérieures invoquées, elle est pleinement d’accord avec tout ce qui a été produit par la demanderesse en nullité. Il a également demandé la jonction de la procédure en tant que partie intervenante de la part de la demanderesse en nullité. Le mandataire déclaratif de la faillite a produit les éléments de preuve suivants:

Élément de preuve 1 : Décision du Tribunal de commerce de Belgrade (Serbie) no 6 ST 62/2016 du 11 mai 2017 (incluant une traduction certifiée dans la langue de procédure)
Élément de preuve 2 : Décision de l’agence des registres du commerce de la République de Serbie du 24 juillet 2017 (comprenant une traduction certifiée dans la langue de procédure).

Élément de preuve 3 : Décision de l’agence des registres commerciaux no 125/2017 du 24 juillet 2017.

Élément de preuve 4 : Décision de la renonciation à la procédure de faillite et à la poursuite de la procédure de faillite sur la faillite Estate Beohemija Ltd (y compris une traduction certifiée dans la langue de procédure), qui est devenue définitive le 11 mai 2017.

12 Le 30 avril 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu, en substance, comme suit:

La demanderesse en nullité n’a pas qualité pour déposer la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), et l', du RMUE.

Sur la base d’un accord de transfert commercial du 14 février 2018 conclu entre la titulaire de la MUE et la société Šampionka d.o.o. (no 2 364 336 000), la titulaire de la MUE est titulaire de la MUE contestée et des droits antérieurs invoqués.
Ce changement de propriété n’a pas encore été reflété dans tous les registres respectifs. Toutefois, Šampionka d.o.o. (no 2 364 336 000) peut confirmer que l’accord a été conclu et que toutes les marques ont été transférées à la titulaire de la MUE.

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12
La marque de l’Union européenne contestée ne saurait entraîner une détérioration de la situation économique de la demanderesse en nullité, étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne continue de commercialiser des produits sous la marque de l’Union européenne contestée. En tout état de cause, l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE ne prévoit pas qu’une marque de l’Union européenne soit déclarée nulle en raison de la détérioration des marques antérieures.

La demanderesse en nullité ne peut avancer aucun argument concernant la connaissance, l’intention ou la protection juridique dont jouissait au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée.

Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000) et KPMS sont des entreprises totalement séparées et non liées par rapport à la titulaire de la marque de l’Union européenne.

Les arguments et éléments de preuve présentés par la demanderesse en nullité ne démontrent pas la mauvaise foi, étant donné que les actes et omissions allégués de Šampionka d.o.o. (no 2 364 336 000) concernent uniquement l’exécution de contrats et le recouvrement de créances.
En ce qui concerne le droit à un procès équitable, Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000) et KPMS devraient se joindre à la procédure en tant que parties intervenantes.

La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a participé à aucune action susceptible de porter atteinte aux droits de la demanderesse en nullité et cette dernière n’a présenté aucun motif ni élément de preuve en ce sens.

La bonne foi est notamment démontrée par l’accord sur le transfert de la marque contestée.

13 À l’appui de ses arguments, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:

Annexe 1 : Extrait du registre du commerce slovène du 25 avril 2019 concernant la société Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000). La société a été enregistrée le 17 décembre 2007. Par l’inscription du 21 avril 2016, 56,85 % des parts de cette société sont détenues par le partenaire en actions KPMS računovodske dans finance čne storitve, d.o.o.

Annexe 2 : Extrait du registre du commerce slovène du 25 avril 2019 concernant la société KPMS računovodske in finance čne storitve, d.o.o. L’extrait montre que l’ancien directeur général de Pejo Šampionka d.o.o., Sebastjan Vežnaver, a été nommé directeur de KPMS le 12 décembre 2018.
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13
Annexe 3 : Décision no 031/0452/2019 de la commission administrative du gouvernement de la République de Slovénie du 31 janvier 2019 rejetant le recours de la Bankrupcy Estate Beohemija Ltd. Belgrade concernant le transfert des marques serbes no 60 353, no 64 064 et no 64 065 de Beohemija d.o.o à Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000) (comprenant une traduction certifiée dans la langue de procédure). Dans la décision, elle indique que le transfert de droits entre Beohemija d.o.o à Šampionka d.o.o. a été établi sur la base de l’accord sur le transfert de propriété intellectuelle entre les mêmes parties signé le 14 mai 2012.

Annexe 7 : Accord sur le transfert de propriété intellectuelle entre Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000) et Beohemija d.o.o., daté du 14 mai 2012, comportant une annexe à cet accord. Anamarija Stančič représentait Šampionka d.o.o. Selon l’accord, Beohemija d.o.o. transférera tous les droits de propriété intellectuelle cessibles découlant des marques («Salatina», «Talis», «Renški hram», «Varikina» et «Stelex») dans tous les pays dans lesquels ces marques sont enregistrées. En outre, sur la base de cet accord, Beohemija d.o.o. consent et permet à la société Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000) d’enregistrer et de protéger lesdites marques dans d’autres pays, à sa propre initiative.

14 Dans ses observations du 11 juillet 2019, la demanderesse en nullité a fait valoir ce qui suit:

La titulaire de la marque de l’Union européenne a connaissance de tous les faits présentés.

Le titulaire de la MUE n’a pas présenté l’accord de transfert commercial daté du 14 février 2018 qu’il a conclu avec Šampionka d.o.o. (no 2 364 336 000). La titulaire de la marque de l’Union européenne a de bonnes raisons de ne pas présenter l’accord, étant donné qu’il contient des dispositions qui confirment que les deux parties savaient que la demanderesse en nullité possédait des droits légaux sur les droits antérieurs invoqués qui sont identiques ou similaires à la marque de l’Union européenne contestée.

La titulaire de la marque de l’Union européenne et la société Šampionka d.o.o. (no 2 364 336 000) participent à de nombreuses procédures judiciaires en République de Slovénie et n’ont toujours pas présenté l’accord, bien que cela ait pu confirmer que la transaction a été effectuée conformément au droit et en bonne foi.

La demanderesse en nullité a demandé à plusieurs reprises à la titulaire de la marque de l’Union européenne et à Šampionka
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14
d.o.o. (no 2 364 336 000) de présenter l’accord dans deux affaires, à savoir les pièces 25 et 26.
15 La demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants:

Pièce 32 : Décision no I U 2336/2017-37 du tribunal administratif de la République de Slovénie du 23 avril 2019 concernant le recours contre la décision de l’Office slovène de la propriété intellectuelle no 31 207-919/2014 16-du 27 septembre 2017. La demanderesse en nullité est la demanderesse en nullité. Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000), ayant déposé la marque nationale contestée, et ETA Kamnik d.o.o. sont toutes deux des «parties intéressées» (voir points 5 et 7).

• Le tribunal administratif a considéré, au point 1, qu’il «ressort des motifs du recours que l’Office a reçu la demande de marque Salatina no Z- 201 470 919 le 18 juillet 2014 et le 29 janvier 2015 la requérante a formé une objection à l’encontre de l’enregistrement de la marque».
• En outre, le point 2 est libellé comme suit: «La requérante […] en tant que créancier gagiste sur la marque Salatina […] no Z- 9 182 008, Z-9 182 009, Z-9 182 011 et Z-9 182 012 (…)».
Pièce 33 : Décision no I U 2335/2017-37 du Tribunal administratif de la République de Slovénie du 23 avril 2019 (incluant une traduction certifiée du document dans la langue de procédure). Cette décision relative à l’enregistrement de la marque slovène no 2014 70 865 est parallèle à la décision de la pièce 32.
Pièce 34 : Par la décision no 31-208 2008/1991-48 du 4 avril 2019, l’Office slovène de la propriété intellectuelle (une traduction certifiée du document dans la langue de procédure jointe) a rejeté la demande du 5 juillet 2018 d’inscription de la modification du registre national des marques pour les marques no 9 182 008, no 9 182 009, no 9 182 011, no 9 182 012, no 9 370 337, no 9 671 094, no 9 771 713, no et no 9 971 228.
• Selon la décision, la requérante, Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000), avait joint à la demande une déclaration cessible entre la requérante et Beohemija d.o.o. du 19 avril 2013. Dans la décision, elle indique que le registre des marques slovène a été inscrit
• «l’interdiction de cession et l’interdiction d’inscription des modifications au registre […], conformément à la décision du tribunal d’arrondissement de Nova Gorica, no I Pg 62/2010 du 17 octobre 2013, disquettes et interdiction de céder la marque et la promesse au profit du créancier gagiste Pjeovič
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15 conformément à la décision du tribunal d’arrondissement de Koper no I 222/2011 du 29 septembre 2011.

• La requérante explique (…) que la requérante aurait été la titulaire des marques en cause déjà au cours de la procédure d’exécution susmentionnée.

• Le contrat(…) de cession de droits de propriété industrielle entre la société Beohemija d.o.o. a, Beograde et la société Šampionka d.o.o. (…) du 14 mai 2012 (…) en vertu duquel la déclaration cessible du 19 avril 2013 a été préparée (…) n’est pas valide. (…). L’inscription de la modification au registre ne concerne pas uniquement la procédure d’exécution no I 222/2011 (…), mais surtout la procédure de faillite du titulaire des marques susmentionnées.»
Pièce 35 : La décision de l’Office slovène de la propriété intellectuelle no-31 208 200/1966-79 du 2 avril 2019 (comprenant une traduction certifiée du document dans la langue de procédure) fait référence aux marques slovène no 6 680 200 et no 9 670 900 et est parallèle à la décision de la pièce 34.
16 Par décision du 17 mars 2020, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et a condamné la demanderesse en nullité aux dépens. La division d’annulation n’a pas invité les sociétés KPMS et Šampionka d.o.o. (no 2 364 336 000) à la procédure et n’a pas demandé à la titulaire de la MUE de soumettre son accord avec Šampionka d.o.o. en tant que preuves. Tous deux n’ont pas été jugés nécessaires pour prendre une décision.

17 Le 12 mai 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours (R-888/2020 4) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 mai 2020.

18 Dans son mémoire en réponse reçu le 22 juillet 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le rejet du recours.

19 Le 23 mars 2021, la quatrième chambre de recours a rendu une décision (ci-après la «décision de la quatrième chambre de recours») par laquelle elle a rejeté le recours et condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:

Le 12 juin 2008, le demandeur en nullité a vendu 100 % de ses parts de PEJO Šampionka d.o.o. (no 1 883 801 000) à Beohemija d.o.o.

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16
En 2008, PEJO Šampionka, qui était la titulaire de la MUE des marques slovène antérieures, a transféré toutes ces marques à Beohemija d.o.o.
Le 15 février 2009, Beohemija d.o.o. et Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000) ont conclu un contrat en vertu duquel Beohemija d.o.o. autorisait Šampionka d.o.o. à fabriquer et à vendre des produits sous ses marques, y compris les marques slovène invoquées.

Dans le cadre d’une procédure d’exécution contre Beohemija d.o.o. pour le recouvrement de la somme de 2 millions d’EUR de créances, la demanderesse en nullité s’est vu accorder un lien sur lamarque slovène invoquée (marque antérieure a-c) et l’enregistrement international (marque antérieure d), qui ont été promis respectivement le 9 mai 2013 et le 13 avril 2016.

En ce qui concerne la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), et l', du RMUE, la demanderesse en nullité n’avait pas qualité pour déposer cette demande.

La demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE est rejetée comme non fondée, étant donné que la demanderesse en nullité n’a pas prouvé que la relation de créancier gagiste entre elle-même et le titulaire de la marque de l’Union européenne, à savoir les marques antérieures, a établi l’allégation de mauvaise foi à l’encontre de la titulaire de la MUE contestée et de ses prédécesseurs en droit.
Il n’a pas été prouvé que la marque de l’Union européenne contestée avait été déposée non pas dans le but de se livrer à une concurrence loyale, mais dans l’intention de porter atteinte, d’une manière incompatible avec les usages honnêtes, aux intérêts de tiers ou avec l’intention d’obtenir, sans même cibler un tiers spécifique, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque.

20 Le 21 mai 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours auprès du Tribunal contre la décision attaquée de la quatrième chambre de recours (-283/21).
21 Le 13 juillet 2022, le Tribunal a annulé la décision de la quatrième chambre de recours (R 1050/2020-4). L’arrêt (13/07/2022,-T 283/21, Talis/TALIS et al., EU:T:2022:438) reposait notamment sur les conclusions suivantes:
Les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 (§ 20).

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Le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement (CE) no 2017/1001 (§ 22).

Il convient d’examiner la question de l’incidence potentielle de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée sur la valeur des marques antérieures et sur le recouvrement de la dette de la demanderesse à l’encontre de Beohemija (§ 42).

À cet égard, premièrement, il convient de relever que les marques antérieures ont été promues dans le cadre des actifsde faillite de Beohemija. En revanche, la marque de l’Union européenne contestée ne fait pas partie de ce groupe de marques garanties. Il s’ensuit que, si les marques antérieures venaient à être vendues, afin de s’assurer que la demanderesse en nullité obtiendrait le remboursement de la dettede Beohemija, la marque de l’Union européenne contestée ne ferait pas partie de cette vente (§ 43).

Dès lors, un acheteur potentiel des marques garanties se trouverait confronté à une situation où, après son éventuel achat de ces marques, une autre marque continuerait à exister, laquelle serait similaire à ces marques, et où cet acheteur potentiel n’aurait aucun droit. Les parties ne contestent pas que les marques en cause sont au moins similaires (§ 44).

Il ressort de la jurisprudence que l’un des critères susceptibles d’avoir pour effet de réduire la valeur d’une marque est le fait qu’une autre marque cherche à tirer profit du caractère distinctif et de la renommée acquis par cette marque (§ 46).

L’argument en question de la demanderesse en nullité est recevable car, premièrement, il a été présenté conjointement avec d’autres arguments visant à démontrer l’existence de la mauvaise foi, ce qui permet d’identifier, d’une manière suffisante, les éléments de preuve sur lesquels elle s’appuie. Deuxièmement, le demandeur en nullité a motivé son allégation selon lui, à savoir, en substance, le fait que les marques et les produits en cause étaient identiques ou similaires (§ 49).

Il y a lieu de considérer que, du point de vue d’un acheteur potentiel des marques répressives antérieures, la marque de l’Union européenne contestée, qui est similaire aux marques antérieures, pourrait être perçue comme étant susceptible d’exploiter leur caractère distinctif ou leur renommée (§ 50).

Un acheteur potentiel des marques préformées serait confronté à une situation dans laquelle, après l’éventuelle acquisition de ces marques, des produits d’une origine différente sont désignés par une autre marque, à savoir la marque de l’Union européenne contestée, qui est similaire à ses marques. Il s’ensuit que, aux yeux d’un acheteur potentiel, l’existence de la marque de l’Union
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18 européenne contestée risque de compromettre la fonction essentielle des marques antérieures, ce qui peut avoir une incidence sur leur valeur ainsi que sur l’intention et la capacité d’un acheteur potentiel à les acheter (§-55).

Le fait que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée puisse avoir une incidence négative sur la valeur des marques antérieures permet de conclure que cet enregistrement pourrait également avoir un effet négatif sur le recouvrement de la dette de la demanderesse en nullité par Beohemija, notamment parce que cette exécution aurait pu être empêchée ou entravée (§ 65).

Si Šampionka avait ou aurait dû avoir connaissance de la promesse des marques antérieures lors du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, elle aurait su ou aurait dû savoir que ce dépôt pourrait avoir pour la demanderesse en nullité les conséquences négatives visées au paragraphe 65 ci-dessus, c’est- à-dire qu’il pourrait empêcher le recouvrement de la dette due à la demanderesse en nullité. La décision d’enregistrer la marque de l’Union européenne contestée implique, dans ces circonstances, que l’intention de la demanderesse en nullité à l’égard de cet enregistrement, à savoir la société Šampionka, était de poursuivre cet enregistrement malgré tous les effets négatifs prévisibles de cet enregistrement sur la demanderesse en nullité. Un tel comportement de la part de Šampionka ne saurait être perçu comme étant dénué de pertinence aux fins de l’appréciation de l’existence de sa mauvaise foi (point 68).

Il ne saurait être exclu que l’analyse systématique des liens entre la demanderesse en nullité, Šampionka et Beohemija, telle qu’elle ressort, notamment, de leur relation contractuelle, puisse permettre de mieux apprécier le contexte dans lequel Šampionka a déposé la marque de l’Union européenne contestée et, en particulier, pourrait être utilisée pour apprécier la connaissance qu’avait cette société de l’engagement des marques antérieures (§ 69).
La perspective de pouvoir introduire une action en nullité contre la marque de l’Union européenne contestée n’est pas de nature à éliminer tous les effets négatifs de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée sur la valeur des marques antérieures, mais, au contraire, à décourager les acquéreurs potentiels de ces marques et, partant, à réduire leur valeur (§ 72).

Que la marque de l’Union européenne contestée aurait pu être enregistrée dans l’intention d’être utilisée conformément à ses fonctions essentielles et que cet enregistrement était conforme à la logique commerciale normale, étant donné la relation contractuelle entre Beohemija et Šampionka pourrait être
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19 susceptible d’indiquer, dans des circonstances normales, un comportement honnête. Toutefois, ces faits doivent être appréciés à la lumière des circonstances exceptionnelles de l’espèce, en particulier celles liées à l’engagement des marques antérieures (§ 74-75).

La conclusion de la chambre de recours concernant la pratique commerciale normale ne suffit pas à exclure l’existence de la mauvaise foi sans apprécier tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, en particulier les circonstances exceptionnelles liées à l’engagement des marques antérieures (§ 76).

Ainsi qu’il ressort de la décision attaquée et du dossier de la procédure devant l’EUIPO, la demanderesse en nullité a fait valoir qu’il existait un lien entre Šampionka et Beohemija, en se fondant sur le fait qu’ils appartenaient au même groupe de sociétés. La chambre de recours était tenue de procéder à un examen concret de la relation entre toutes les parties susmentionnées et de l’incidence éventuelle de ces relations sur l’existence ou non de la mauvaise foi (§ 77-78).

22 Par communication du 13 janvier 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties de la réattribution du recours à la cinquième chambre de recours.

Motifs
23 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.

24 Il convient de noter que, compte tenu de la date de dépôt de la MUE contestée, à savoir le 4 avril 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 (13/07/2022-, T 283/21, Talis/TALIS et al., EU:T:2022:438 § 20; 08/05/2014, 591/12-P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 12; 18/06/2020, 702/18-P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 2).
25 Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date de leur entrée en vigueur, de sorte que le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement (13/07/2022-, 2017/1001, Talis/TALIS et al., EU:T:2022:438
§ 22; 11/12/2012, 610/10-, Commission/Espagne, EU:C:2012:781, § 45).

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Observations liminaires sur la question soumise à l’examen de la chambre de recours
26 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal 13/07/2022, 283/21-, Talis/TALIS et al., EU:T:2022:438, qui a annulé la décision de la quatrième chambre de recours (23/03/2021,-R 888 4, Talis/TALIS et al.).

27 Conformément à l’article 35 du RDMUE, lorsqu’une décision d’une chambre de recours sur une affaire a été annulée ou modifiée par un arrêt définitif du Tribunal ou, le cas échéant, de la Cour de justice, le président des chambres de recours, en vue de se conformer à cet arrêt conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, réattribue l’affaire à une chambre de recours.

28 Un arrêt d’annulation opère ex tunc et a donc pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique. L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision judiciaire en cause. Ainsi, pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (04/03/2010,-193/09 P, Arcol II, EU:C:2010:121, § 55 et suivants; 01/09/2021, T-96/20, Limbic ® Types, EU:T:2021:527, § 28, 43-44; 13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 41-; 4225/03/2009,-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 21-23).

Article 52, paragraphe 1, point b), du RMC — mauvaise foi
29 La notion de mauvaise foi visée à l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMC n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation de-l’Union (13/07/2022, 283/21, Talis/TALIS et al., EU:T:2022:438, § 29; 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 45).

30 Selon la jurisprudence, la notion de mauvaise foi se rapporte à une motivation subjective du demandeur d’une marque, à savoir une intention malhonnête ou autre «motif dommageable». Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (-13/07/2022, 283/21, Talis/TALIS et al., EU:T:2022:438, § 30; 07/07/2016, T-82/14, Luceo, EU:T:2016:396, § 28).

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31 Cette notion n’est donc pas applicable lorsque la demande d’enregistrement peut être considérée comme poursuivant un objectif légitime et que l’intention du demandeur n’est pas contraire à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine des produits ou des services concernés, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces produits ou services de ceux de tiers (13/07/2022, T 283/21-, Talis/TALIS et al., EU:T:2022:438, § 31; 23/05/2019, T-3/18 mentale T-4/18, Ann Taylor, EU:T:2019:357, § 32).

32 Par conséquent, l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMC répond à l’objectif d’intérêt général d’empêcher les enregistrements de marques qui sont abusifs ou contraires aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. De tels enregistrements sont contraires au principe selon lequel l’application du droit de l’Union ne peut être étendue jusqu’à couvrir les pratiques abusives d’un opérateur économique qui ne permettent pas d’atteindre l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (13/07/2022-, 283/21, Talis/TALIS et al., EU:T:2022:438, § 32; 23/05/2019, T-3/18 mentale T-4/18, Ann Taylor, EU:T:2019:357, § 33).

33 Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne doivent être pris en considération (13/07/2022-, 283/21, Talis/TALIS et al., EU:T:2022:438, § 33; 11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53).

34 Parmi les faits pris en compte dans la jurisprudence dans le cadre de l’analyse globale effectuée au titre de l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMC figurent, notamment, le fait que la requérante sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire, qui est susceptible d’être confondu avec le signe dont l’enregistrement est demandé, l’intention de la requérante d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, le degré de protection juridique dont jouissent les signes en cause, depuis l’intention de la requérante de commercialiser le signe contesté, et son intention de l’empêcher de continuer à utiliser-un tel signe. 11/06/2009, c-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 38, 44; 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 46, 48).

35 Cela étant, les facteurs mentionnés au point précédent ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte aux fins d’apprécier l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque (13/07/2022, T-283/21, Talis/TALIS et al., EU:T:2022:438, § 35; 14/02/2019, 796/17-, Mouldpro, EU:T:2019:88, § 83).

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36 En outre, il convient de noter qu’il appartient au demandeur en nullité qui entend se fonder sur le motif prévu à l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMC d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque et que la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire (13/07/2022-, T 283/21, Talis/TALIS et al., EU:T:2022:438, § 36; 08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45).

37 En outre, à cet égard, le Tribunal a précisé que, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, il y a lieu de prendre en considération, notamment, l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. Ce facteur subjectif doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce(13/07/2022,-283/21, Talis/TALIS et al., EU:T:2022:438, § 37; 11/06/2009, c-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 41, 42).

38 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’apprécier l’existence de la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir KPMS računovodske in finančne storitve, d.o.o., au moment du dépôt de ladite demande d’enregistrement.

39 Afin de déterminer si, en l’espèce, l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMC a été violé, il convient, en substance, d’apprécier si l’enregistrement de la MUE contestée, dans le contexte de l’existence des marques antérieures, doit être considéré comme abusif ou contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale (13/07/2022-, T 283/21, Talis/TALIS et al., EU:T:2022:438, § 39).

Évaluation de la mauvaise foi
40 La date pertinente pour apprécier l’existence de la mauvaise foi de KPMS računovodske dans finance čne storitve, d.o.o. ayant déposé la MUE contestée, est la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir le 11 juillet 2016.

41 Les parties ont notamment invoqué les faits pertinents suivants:

Le 12 juin 2008, le demandeur en nullité a vendu 100 % de ses parts de PEJO Šampionka d.o.o. (no 1 883 801 000) à Beohemija d.o.o. pour un montant total de 6 millions d’EUR, dont 2 millions d’EUR n’ont pas été payés par Beohemija d.o.o; par conséquent, la demanderesse en nullité est condamnée à 2 millions d’EUR par Beohemija d.o.o.;
En 2008, PEJO Šampionka (Reg. no 1 883 801 000), qui était titulaire de la marque slovène antérieure (marque antérieure a), l’a transférée à Beohemija d.o.o.;
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Le 15 février 2009, Beohemija d.o.o. et PEJO Šampionka ( Reg. no 1 883 801 000) ont conclu un contrat en vertu duquel Beohemija d.o.o. autorisait PEJO Šampionka (Reg. no 1 883 801 000) à fabriquer et à vendre des produits sous ses marques, y compris la marque slovène antérieure (marque antérieure a);

En 2011, la demanderesse en nullité a engagé une procédure d’exécution à l’encontre de Beohemija d.o.o. pour le recouvrement des 2 millions d’EUR de sa dette mentionnée ci- dessus;

En vertu du contrat du 14 mai 2012, Beohemijad d.o.o. a vendu à Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000) les EI mentionnés au point 8 ci-dessus (y compris la marque antérieure d), a transféré les droits de propriété intellectuelle respectifs à Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000) et l’a autorisée à enregistrer et à protéger ces marques dans d’autres pays de son choix; Or, dans les registres de l’Office slovène de la propriété intellectuelle et de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), ces transferts n’étaient pas enregistrés;

Dans le cadre de la procédure d’exécution susmentionnée, la demanderesse en nullité s’est vu accorder un lien avec les marques slovène antérieures (marque antérieure à c) et l’enregistrement international antérieur (marque antérieure d), qui ont été promis respectivement le 9 mai 2013 et le 13 avril 2016;

Le 14 février 2018, un accord de transfert d’activités a été conclu entre Šampionka d.o.o. (no 2 364 336 000) et ETA živilska industrija, en vertu duquel elle est devenue la titulaire, entre autres, de la marque de l’Union européenne contestée.

(13/07/2022, 283/21-, Talis/TALIS et al., EU:T:2022:438, § 13).

42 Il s’ensuit qu’il est un fait que la demanderesse en nullité a un lien avec les deux droits antérieurs sur lesquels la demande en nullité est fondée, à la suite d’une procédure d’exécution à l’encontre de son débiteur Beohemija d.o.o., devenue Stečajna MASA Beohemija d.o.o.

— v stečaju (actifs de la société en faillite Beohemija d.o.o., en liquidation) (13/07/2022-, T 283/21, Talis/TALIS et al., EU:T:2022:438,
§ 8).

43 À titre liminaire, il convient de noter que la marque de l’Union européenne contestée et les marques antérieures garanties sont similaires (13/07/2022-, T 283/21, Talis/TALIS et al., EU:T:2022:438, § 50, 53).

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44 La demanderesse en nullité a fourni des preuves suffisantes de l’effet potentiel que pourrait avoir l’enregistrement de la MUE contestée sur la valeur des marques antérieures et sur leur attrait pour les acheteurs potentiels, ce qui affecte intrinsèquement cette valeur (13/07/2022-, 283/21, Talis/TALIS et al., EU:T:2022:438, § 63). Par conséquent, la marque de l’Union européenne contestée pourrait également avoir un effet négatif sur le recouvrement de la dette de la demanderesse en nullité par Beohemija, notamment parce que cette exécution aurait pu être empêchée ou entravée(-13/07/2022, 283/21, Talis/TALIS et al., EU:T:2022:438, § 65).

Lien entre les parties et connaissance de l’engagement
45 La demanderesse en nullité a affirmé que, immédiatement après que PEJO Šampionka d.o.o. (Reg. no 1 883 801 000) avait été vendu à Beohemija d.o.o., PEJO Šampionka d.o.o. (Reg. no 1 883 801 000) a acheté des parts commerciales dans la société Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000).
46 Par conséquent, Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000) n’est qu’une société de dilution du PEJO Šampionka d.o.o. (Reg. no 1 883 801 000), qui est à son tour détenue par Beohemija d.o.o. Il s’ensuit que Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000) fait de facto partie de la propriété pyramidale de Beohemija d.o.o.
47 Les éléments de preuve versés au dossier, y compris les extraits du registre du commerce slovène du 25 avril 2019 (annexes 1 et 2), ne contiennent pas les informations nécessaires, à savoir l’historique des actionnaires, qui permettraient de vérifier l’achat d’actions de Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000) par PEJO Šampionka d.o.o. (Reg. no 1 883 801 000).

48 À la suite de la conclusion d’un contrat-cadre sur la coopération commerciale ( pièce 12) entre PEJO Šampionka d.o.o. (Reg. no 1 883 801 000) et Prologistic d.o.o. (devenue Milanče d.o.o.), du 5 février 2009, dans lequel il est indiqué à l’article 1.5 que les «parties contractantes établissent que le propriétaire actuel de la société Pejo Šampionka d.o.o., la société Beohemija d.o.o., a formé un recours contre le précédent propriétaire de la société.

49 Avec l’arrêt no PG 78/2011 du 6 mai 2011 rendu par le tribunal de district de Nova Gorica, Slovénie (pièce 13), l’effet des compensations intervenues entre Milanče d.o.o. (alors Prologistic d.o.o.) et PEJO Šampionka d.o.o. (Reg. no 1 883 801 000), détenues par Beohemija d.o.o., a été annulé. Elle a également annulé l’effet du transfert des activités commerciales de PEJO Šampionka d.o.o. à Milanče d.o.o. Ce transfert a été ouvert après l’ouverture de la procédure de faillite contre PEJO Šampionka d.o.o. (pièce 14). La District Court a ordonné le transfert de toutes les activités commerciales à PEJO Šampionka d.o.o. Thus, Beohemija d.o.o. en tant que propriétaire
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25 de PEJO Šampionka d.o.o., a agi en violation des règles régissant la procédure de faillite qui avait été engagée à l’ encontre de sa société PEJO Šampionka d.o.o (voir pièce 14).

50 Par ailleurs, l’allégation de la demanderesse en nullité selon laquelle Milanče d.o.o. — après avoir fait l’objet d’une procédure de faillite engagée à son encontre en 2012 (pièce 15) — a transféré toutes ses activités commerciales à Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000) ne peut être vérifiée à partir des éléments de preuve versés au dossier.

51 Parconséquent, de l’avis de la chambre de recours, les éléments de preuve versés au dossier ne sont pas suffisamment probants pour prouver l’allégation de la demanderesse en nullité selon laquelle la société Šampionka d.o.o. (no 2 364 336 000) ne serait qu’une société de dilution de PEJO Šampionka d.o.o. (Reg. no 1 883 801 000), qui, à son tour, est détenue par Beohemija d.o.o. et que la société Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000) ferait de facto partie de la propriété pyramidal de d.ohemija d.o.o.
52 Toutefois, il ressort clairement des éléments de preuve versés au dossier que Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000) et Beohemija d.o.o. ont noué des relations contractuelles. Cela est essentiellement prouvé par l’accord sur le transfert de propriété intellectuelle entre Šampionka d.o.o. et Beohemija d.o.o., daté du 14 mai 2012 (annexe 7), signé par Anamarija Stančič en qualité de représentant de Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000).

53 Il s’agissait là encore d’Anamarija Stančič en tant que représentant de Šampionka d.o.o. (no 2 364 336 000), à laquelle Jure Marn, expert en justice du tribunal de comté de Koper, a envoyé un e-mial le 4 novembre 2014 sous la rubrique «Matter devant le tribunal local de Koper Enforcement Department I 222/2011» (pièce 7). Le courriel informait Anamarija Stančič et, partant, Šampionka d.o.o. (no 2 364 336 000) de l’affaire ayant donné lieu à l’application de la loi devant le tribunal de district de Koper. Šampionka d.o.o. a été invitée à fournir des données commerciales sensibles, à savoir des données pour la période au cours de laquelle Šampionka d.o.o. avait commercialisé, entre autres, les marques slovène no 9 370 337 TALIS (marque antérieure b) et 9 971 228 Talis Solatnis KIS (marque antérieure a). Le même courriel indiquait également clairement Beohemija d.o.o. comme titulaire de cette marque. Šampionka d.o.o. a également été invitée à fournir des informations sur le montant des redevances, si elles existaient, qui a été versé à Beohemija d.o.o.
54 Comme le montrent les rapports d’évaluation «Matter: ref.no I 222/2011 Tribunal local de Koper mené par Jure Marn (pièce 18 – 22 ) que Anamarija Stančič en tant que représentant légal de la société Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000) lui avait notifié, entre autres, les quantités vendues pour les marques slovène
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26 antérieures no 9 370 337 TALIS (marque antérieure b) et 9 971 228 Talis Solatnis KIS (marque antérieure a) (pièce 22).

55 Par conséquent, la société Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000) a non seulement été informée de l’application des droits à l’ encontre de Beohemija d.o.o., mais aussi, après avoir été invitée à le faire, par la fourniture de données commercialement sensibles. La société Šampionka d.o.o. commercialisant des produits sous les marques faisant l’objet de la procédure d’exécution forcée, le résultat de cette procédure pourrait manifestement avoir une incidence considérable sur son fonctionnement commercial.

56 Il convient de noter que Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000) est une filiale de KPMS – qui est l’actionnaire majoritaire de 56.85 % de Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000) (13/07/2022,-283/21, Talis/TALIS et al., EU:T:2022:438, § 6). En outre, lors du dépôt de la marque contestée, KPMS a agi dans l’intérêt de Šampionka d.o.o. (no 2 364 336 000) et dans le but d’enregistrer la marque contestée pour son usage. Cela est confirmé non seulement par le fait que KPMS a transféré la marque contestée à Šampionka d.o.o. (no 2 364 336 000) peu après son enregistrement, mais aussi par le fait que ces deux sociétés sont liées économiquement.

57 Étant donné que KPMS est non seulement l’actionnaire majoritaire Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000), mais aussi que KPMS a agi dans l’intérêt de sa filiale, les entités sont liées dans une telle mesure, qu’il peut être conclu avec certitude que, pour KPMS au moins, des circonstances de nature extraordinaire et potentiellement importantes sur le fonctionnement commercial de Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000) étaient connues ou, à tout le moins, auraient dû être connues.

58 Dans ce contexte, il peut être conclu avec certitude, à partir des éléments de preuve versés au dossier, que Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000) et KPMS avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de l’engagement des marques antérieures au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.
59 Par conséquent, lorsque KPMS a déposé la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, elle savait ou aurait dû savoir que ce dépôt pouvait avoir des conséquences négatives pour la demanderesse en nullité, c’est-à-dire qu’il pouvait empêcher le recouvrement de la dette due à la demanderesse en nullité (13/07/2022-, 283/21, Talis/TALIS et al., EU:T:2022:438, § 68).
60 La décision d’enregistrer la marque de l’Union européenne contestée implique, dans ces circonstances, que l' intention de KPMS était de poursuivre cet enregistrement malgré tous les effets négatifs prévisibles de cet enregistrement pour la demanderesse. Un tel
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27 comportement de KPMS est pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de sa mauvaise foi (13/07/2022, T-283/21, Talis/TALIS et al., EU:T:2022:438, § 68).

61 En outre, il ressort des circonstances de l’espèce que, pour Šampionka d.o.o., qui est la filiale de KPMS, la promesse des marques antérieures et leur éventuelle vente à une autre partie présentaient ou, à tout le moins, auraient dû présenter un risque sérieux pour des modifications cruciales pour sa future activité commerciale ou, à tout le moins, représenter un facteur d’incertitude pour l’avenir de son activité commerciale, dès lors qu’elle commercialisait ses produits sous les marques qui avaient fait l’objet d’une promesse.

62 En outre, au moment du dépôt de la MUE contestée, KPMS et Šampionka d.o.o. savaient ou, à tout le moins, auraient dû savoir que tous les accords entre Šampionka d.o.o. et Beohemija d.o.o., par exemple l’accord du 14 mai 2012, sont postérieurs à l’engagement de la procédure d’exécution no I 222/2011 du 29 septembre 2011 (pièces 2 – , 7 et 8 ) et, par conséquent, leur validité pouvait être contestée.

63 Par conséquent, il peut être conclu avec certitude sur la base des éléments de preuve dans leur intégralité que KPMS računovodske in finance čne storitve — lors du dépôt de la MUE contestée — avait l’intention de contourner au profit de sa filiale Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000), à son profit et au détriment de la demanderesse en nullité, les effets de l’engagement sur les marques sous lesquelles Šampionka d.o.o. commercialisait ses produits.
64 Il convient en outre de noter que trois marques de l’Union européenne supplémentaires ont été déposées, par lesquelles toutes sont similaires aux marques garanties, à savoir:

EUTM no 15 297 336 » [13/07/2022,-284/21, RENČKI HRAM/RENŠKI HRAM (fig.) et al., EU:T:2022:439, § 50, 53];

EUTM no 15 297 302 «RENŠKI HRAM» [13/07/2022, T-286/21, Renški hram/RENŠKI HRAM (fig.) et al., EU:T:2022:440, § 50, 53]; et
EUTM no 15 940 141 «SALATINA» [13/07/2022,-287/21, Salatina/Salatina (fig.) et al., EU:T:2022:439, § 50, 53].
65 Alors que la MUE no 15 297 302 «RENŠKI HRAM» a été déposée par Šampionka d.o.o. (marque no 2 364 336 000), la MUE no
15 297 336 et la MUE no 15 940 141
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«SALATINA» ont également été déposées par KPMS. En ce qui concerne ces deux marques, KPMS a également agi dans l’intérêt de Šampionka d.o.o. (no 2 364 336 000) et dans le but d’enregistrer la marque contestée pour son usage. Cela est confirmé non seulement par le fait que KPMS a transféré les marques contestées à Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000) peu après son enregistrement, mais aussi par le fait que ces deux sociétés sontliées économiquement [-13/07/2022, 284/21, RENČKI HRAM/RENŠKI HRAM (fig.) et al., EU:T:2022:439, § 56; 13/07/2022, T-286/21, RENČKI HRAM/RENŠKI HRAM (fig.) et al., EU:T:2022:440, § 56; 13/07/2022, T-287/21, Salatina/Salatina (fig.) et al., EU:T:2022:439, § 56).

Conclusion
66 Compte tenu de ce qui précède, tous les éléments objectifs versés au dossier permettent d’établir que KPMS računovodske in finance čne storitve, d.o.o., qui a transféré la marque contestée à Šampionka d.o.o. (Reg. no 2 364 336 000), prédécesseur en droit d’ETA živilska industrija d.o.o., la titulaire actuelle de la MUE, a agi d’une manière incompatible avec les usages honnêtes et avec les intérêts de la demanderesse en nullité. Par conséquent, lors du dépôt de la marque contestée KPMS računovodske dans finance čne storitve, d.o.o. a agi de mauvaise foi au sens de l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMC.

Frais 67 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.

68 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 550 EUR.

69 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit rembourser la taxe d’annulation de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité s’élevant à 450 EUR. Le montant total s’élève à 2 350 EUR.

31/05/2023, R 0888/2020-5, Talis/TALIS et al.

29
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:

1. Annule la décision attaquée;
2. Déclare la nullité de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 632 871 dans son intégralité;
3. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et d’annulation, à savoir 2 350 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet Ph. von Kapff
Greffier:

Signature
P.O. M. Chaleva
31/05/2023, R 0888/2020-5, Talis/TALIS et al.