LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 7 juin 2023
Dans l’affaire R 905/2022-1
PARROT DRONES
174-178 quai de Jemmapes
75010 Paris
France Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par Valérie Perrichon, Avocat 3 rue Saint-Philippe du Roule, 75008 Paris, France
contre
FREE
8, rue de la Ville l’Evêque
75008 Paris
France Opposant / Défenderesse au recours représentée par COURSIN CHARLIER AVOCATS, 49 rue Galilée, 75116 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 120 154 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 217 348)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président), C. Bartos (Rapporteur) et A. González Fernández
(Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 27 mars 2020, PARROT DRONES (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque
FREEFLIGHT
pour les produits suivants :
Classe 9: Appareils photographiques; caméras vidéos; applications logicielles de pilotage
d’aéronefs sans pilote; applications logicielles de pilotage en immersion; applications logicielles de prise de vue photographiques et vidéos; applications logicielles de capture
d’images aériennes; applications logicielles de retouche de photographies et de vidéos; applications logicielles de personnalisation de photographies et de vidéos; applications logicielles d’analyse thermiques; lunettes et casques de pilotage en immersion; appareils et instruments de géolocalisation; appareils et instruments de navigation GPS; Appareils
d’aide à la navigation et au pilotage d’aéronefs sans pilote; Appareils et logiciels pour le contrôle à distance d’aéronefs sans pilote; Capteurs; Capteurs avec dispositifs d’imagerie électronique intégrés; Capteurs thermiques; Logiciels informatiques de navigation autonome et de positionnement cartographique d’aéronefs sans pilote; Logiciels informatiques pour l’amélioration de l’autonomie, de la navigation et de la géolocalisation
d’aéronefs sans pilote; Logiciels et applications informatiques pour le réglage des paramètres de vol et la régulation des prises de vue de la caméra (pour aéronefs sans pilote); Capteurs et balises pour la navigation autonome d’aéronefs sans pilote; Systèmes de navigation autonomes pour aéronefs sans pilote; Systèmes de navigation par reconnaissance visuelle pour aéronefs sans pilote, tous ces produits en liaison avec les aéronefs sans pilote.
Classe 12: Drones; aéronefs autonomes; aéronefs télécommandés; aéronefs radiocommandés; aéronefs sans pilotes, leurs parties et accessoires inclus dans cette classe.
2 La demande a été publiée le 17 avril 2020.
3 Le 13 mai 2020, FREE (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus, fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), de l’article 8, paragraphe 4 et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
a) Marque française n 3 679 804
déposée le 29 septembre 2009 et enregistrée le 16 mars 2018 pour les produits et services suivants :
Classe 9 : appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données ; appareils et
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équipements de télécommunication et de communication téléphonique, radiophonique, télématique ; périphériques d’ordinateurs ; logiciels.
Classe 38 : services de télécommunication, communication ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; transmission de messages et d’images assistées par ordinateurs.
Classe 42 : protection des biens.
Une renommée est revendiquée en France pour les produits et services compris dans les classes 9 et 38 énumérés ci-dessus.
b) Marque française n 1 734 391
FREE
c) Marque française n° 99 785 839

d) Nom commercial français
FREE
e) Raison sociale française
FREE
f) Nom de domaine français free.fr
5 La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage, notamment, de la marque française n° 3 679 804 « FREE » sur laquelle l’opposition est fondée.
6 Par décision rendue le 24 mars 2022 (« la décision attaquée »), la Division d’opposition a rejeté la demande de marque, pour tous les produits contestés en application de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
Tout d’abord, au regard de la demande de preuve de l’usage de la marque française n° 3 679 804 « FREE », la Division d’opposition a précisé qu’étant enregistrée le
16 mars 2018 et au vu de la date de dépôt de la marque contestée le 27 mars 2020, cette marque antérieure n’est pas soumise à l’obligation d’usage. Dès lors, la demande de preuve de l’usage à l’égard de cette marque n’est pas recevable.
Pour des raisons d’économie de procédure, la Division d’opposition a d’abord examiné l’opposition fondée sur la marque antérieure française n° 3 679 804
« FREE » non soumise à l’obligation d’usage et au titre de laquelle l’opposante prétend jouir d’une renommée en France et sur la base de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.
Au regard de la renommée de la marque antérieure, la Division d’opposition a estimé qu’avant la date de dépôt de la marque contestée, la marque antérieure jouissait d’une forte renommée en France, à tout le moins pour les services «télécommunications » compris dans la classe 38, tels que des services internet, des services de téléphonie fixe et mobile ainsi que des services de télévision des classes 38 et 41. L’opposante prouve également la renommée de sa marque pour son boîtier multi-services considéré
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comme faisant partie de la catégorie des appareils et équipements pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données.
L’opposante a joint à son mémoire exposant les motifs du recours, les éléments de preuve décrits aux pages 3 à 7 de la décision attaquée (annexes 1 à 195). Après analyse, la Division d’opposition a considéré que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif sur le marché des télécommunications en France, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché dans le domaine de la fourniture d’accès à Internet comme en attestent diverses sources indépendantes (articles de presse, sondages, décisions des juridictions françaises, rapport OCDE, mesures d’audience, etc.). Depuis 2003, l’opposante offre des services de télévision. Elle avait en 2020 plus de 13 millions d’abonnés à l’offre mobile et plus de 6,5 millions d’abonnés pour ses services internet, de téléphonie fixe et de télévision. La connaissance de la marque « FREE » par le public et sa renommée sont également démontrées par ses parts de marché, le nombre considérable de personnes qui visitent le site de l’opposante et les dépenses en campagnes publicitaires. La preuve permet de constater que la marque est apposée sur les boîtiers multiservices donnant accès à
Internet et offrant des services de téléphonie et télévision mais aussi sur les adapteurs
Wifi et sur les cartes SIM de téléphonie mobile.
La Division d’opposition a considéré que l’opposante a apporté de nombreuses données chiffrées et les diverses références dans la presse au succès de la marque établissent également sans aucune équivoque, que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée pour les services de télécommunication de la classe 38, tels que des services internet, des services de téléphonie fixe et mobile ainsi que des services de télévision des classes 38 et 41. L’opposante prouve également la renommée de sa marque pour des appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données pour laquelle l’opposante revendique la renommée en France.
Les preuves tendent à montrer que l’image de la marque antérieure et le message qu’elle véhicule renvoient à l’innovation, la performance, la compétitivité et à une offre complète (voir notamment les articles et les sondages).
S’agissant du mot « FREE » que les signes confrontés ont en commun, le Tribunal de l’Union européenne a eu l’occasion de préciser qu’une partie du public français comprend la signification de ce terme anglais comme signifiant « libre » ou « gratuit », tandis que pour une autre partie du public, ce mot n’a pas de signification
(27/10/2010, T-365/09, Free, EU:T:2010:455, § 41). Par ailleurs, le Tribunal de l’Union européenne a indiqué que le mot « FREE » est largement utilisé, et pas uniquement parmi le public anglophone mais également parmi ceux qui possèdent un niveau d’anglais basique (04/02/2014, T-127/12, Freevolution, EU:T:2014:51).
Une partie du public distinguera dans le signe contesté, les deux composants « FREE » et « FLIGHT ». Il y a lieu de signaler que, même lorsqu’un signe est composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, en le percevant, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
L’élément « FLIGHT » du signe contesté est dépourvu de signification pour une partie du public français mais une autre partie significative comprendra ce mot anglais et
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l’associera aux produits contestés dans la mesure où ceux-ci sont essentiellement des appareils, des instruments, des équipements et des logiciels de la classe 9, tous en liaison avec les aéronefs sans pilote et, en classe 12, des drones et aéronefs sans pilotes ainsi que leurs parties et accessoires. L’opposante apporte à cet égard une décision de l’Office français (INPI) du 27 octobre 2018 qui considère que le terme anglais « FLIGHT » sera aisément compris par le public français comme signifiant « vol ».
La Division d’opposition partage ce point de vue dans la mesure où ce mot est internationalement utilisé dans les aéroports et une partie du public destinataire des produits contestés pourrait être constituée de professionnels davantage familiarisés avec l’anglais. Cet élément est distinctif pour ceux qui ne le comprendront pas mais est très peu distinctif pour ceux qui le comprendront parce qu’il indique une caractéristique des produits, à savoir leur destination qui est de voler ou de faciliter et/ou accompagner le vol de drones ou d’aéronefs.
Par ailleurs, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau des lettres « FREE » et de leurs sons qui constituent l’intégralité de la marque antérieure et la partie initiale de la marque contestée qui est celle qui attire en premier lieu l’attention. Ils diffèrent en raison de la séquence de lettres « FLIGHT » de la marque contestée et de leurs sons.
Compte tenu du fait que la marque antérieure est entièrement reprise au début du signe contesté et que le second élément « FLIGHT » de ce dernier est faiblement distinctif,
à tout le moins, pour une partie du public pertinent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. S’agissant de la partie du public pour laquelle le mot « FREE » est associé à une signification, les marques sont conceptuellement similaires à un degré moyen. Pour la partie restante du public, aucun des deux signes n’a de signification.
Au regard du lien entre les signes, les produits à prendre en considération sont ceux indiqués précédemment au paragraphe 1.
La marque antérieure jouit d’une forte renommée dans le domaine des services de télécommunications de la classe 38 et des appareils et équipements de télécommunication de la classe 9 et les signes présentent au moins un degré moyen de similitude visuelle et phonétique ainsi que conceptuelle pour une partie du public, dans la mesure où la marque contestée incorpore totalement l’élément « FREE » qui forme la totalité de la marque antérieure.
La Division d’opposition considère que les services de télécommunication de la classe 38 et les appareils et équipements de télécommunication de la classe 9 de l’opposante qui sont renommés ont un lien étroit avec les produits contestés.
Les produits contestés sont essentiellement des dispositifs de la classe 9 liés aux secteurs des technologies de la photographie et de l’audiovisuel, des applications logicielles, des appareils et instruments de géolocalisation, des capteurs et balises, des systèmes de navigation, tous en liaison avec les aéronefs sans pilote ainsi que des drones, des aéronefs sans pilote et leurs pièces et accessoires de la classe 12. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, ces produits sont souvent utilisés en
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relation avec des équipements et des services de télécommunication. La demanderesse argumente également que le secteur d’activités de l’opposante n’aurait aucune connexion avec les produits, non seulement en raison de leur nature mais aussi parce que ceux-ci seraient depuis plusieurs années stratégiquement destinés au marché militaire. Toutefois, les stratégies de commercialisation spécifiques ne sont pas pertinentes. L’Office doit prendre comme référence les modalités habituelles de commercialisation des produits en question, autrement dit, les modalités attendues pour la catégorie de produits et services couverts par les marques.
Tous les produits contestés peuvent être utilisés en relation, entre autres, avec des équipements et des services de télécommunication. Les fournisseurs de télécommunications intégrées et des produits contestés seront, dans de nombreux cas, en mesure de fournir à leurs clients un ensemble complet de solutions intégrées, comprenant toute une série de produits auxiliaires. Ceux-ci sont conçus pour permettre
à l’utilisateur d’accéder au réseau de télécommunication et de bénéficier des possibilités offertes par un environnement interactif. Il est raisonnable de supposer qu’une société disposant d’un savoir-faire hautement spécialisé dans le domaine des télécommunications, telle que l’opposante, peut se développer dans la fourniture de produits supplémentaires et connexes, tels que ceux des classes 9 et 12, ou que le public pertinent pourrait utiliser ces produits et services ensemble. Par conséquent, le public établira le lien entre les marques concernées grâce à la relation fonctionnelle qui pourrait exister entre ces produits et services.
En conséquence lorsqu’ils rencontreront la marque demandée, les consommateurs concernés l’associeront vraisemblablement à la marque antérieure, c’est-à-dire établiront un « lien » mental entre les signes.
L’opposante considère que l’utilisation du signe dont l’enregistrement est sollicité tirerait un profit indu de la réputation et du caractère distinctif de la marque antérieure et serait aussi préjudiciable à sa renommée et à son caractère distinctif.
L’opposante considère que la renommée et l’image projetée par la marque antérieure en relation avec ses équipements et services de télécommunications vont être transférées par le public aux produits des classes 9 et 12 désignés par la marque contestée, facilitant ainsi leur commercialisation. Selon l’opposante, le public français attribuerait aux équipements et services de télécommunication désignés par la marque antérieure notamment une image de qualité supérieure, d’innovation et de prix abordable. Cette image favorable et les caractéristiques positives projetées par la marque antérieure seraient transposées aux produits de la demanderesse. Il existerait un risque de transfert parasitaire des nombreux efforts (publicitaires, commerciaux, techniques, etc.) consentis par l’opposante vers la marque contestée.
En d’autres termes, l’opposante allègue que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
La Division d’opposition considère qu’en raison d’investissements importants dans la promotion et la publicité et tirant parti des valeurs positives de l’entreprise, l’opposante a effectivement créé au fil des années une image de marque innovante à laquelle les consommateurs ont démontré leur attachement (voir les articles de presse et les nombreuses enquêtes et études fournies par l’opposante). Le lien existant entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des produits concernés portant le signe contesté, ce qui réduirait la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à
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7 la demanderesse de bénéficier des efforts et de la réputation de l’opposante sur le marché.
La demanderesse a produit des articles de presse qui feraient état, selon elle, « […] des difficultés de la société FREE en raison de défaillances notamment dans la qualité des prestations proposées […] ». Les articles fournis, datés entre 2017 et 2019, concernent essentiellement : une plainte déposée en 2005 par trois clients du fournisseur d’accès, les mauvais résultats de l’opposante en 2018 et lors du premier semestre 2019, la complication stratégique que peut représenter le passage d’un « acteur low-cost à une entreprise premium », les litiges entre les clients et FREE, notamment sa capacité de résolution de problèmes techniques qui serait moindre que celle de ses concurrents et enfin les mauvaises conditions de travail des travailleurs des centres d’appels en France et au Maroc. Toutefois, même si les documents fournis par la demanderesse ne sont pas dépourvus de toute pertinence, ces informations proviennent de sources dont la fiabilité est difficilement vérifiable. Elles ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l’image dans la durée de la marque antérieure puisque les problèmes soulevés par ces articles ne concernent qu’une partie de la clientèle et rien ne permet d’exclure l’idée qu’ils étaient limités dans le temps. L’opposante a par contre apporté de nombreux sondages, études et enquêtes qui indiqueraient que la marque antérieure jouit globalement d’une image positive.
L’usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
L’opposante soutient également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure. En tout état de cause, il n’y a pas lieu d’examiner si d’autres types de préjudice s’appliquent également.
En conclusion, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur base de la marque antérieure française n° 3 679 804. La marque contestée doit dès lors être rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Dans la mesure où l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels est fondée l’opposition.
7 Le 23 mai 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci dans la mesure où la demande de marque a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 juillet 2022.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 1er septembre 2022, l’opposante demande à la
Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés dans le mémoire de la demanderesse peuvent être résumés comme suit :
La demanderesse conteste les preuves de l’usage et de la renommée de la marque antérieure au regard des produits de la classe 9 : les quelques éléments versés au débat par la société FREE font état d’une commercialisation de boîtiers multifonctions sous la marque « FREEBOX », et non pas sous la marque « FREE », laquelle tout au plus, apparaît en caractères de petite taille, au dos du produit. Le signe « FREE » dans ce contexte, ne devrait donc pas être considéré comme constituant un indicateur d’origine, mais comme renvoyant à la dénomination sociale ou au nom commercial
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8 de la société FREE, ce d’autant que la jurisprudence actuelle tend à exiger que le signe en question puisse être vu du consommateur au moment de l’acte d’achat. Au mieux, la renommée de la marque « FREE » devrait être retenue tout au plus, pour des boîtiers multifonctions, et non pour des équipements de télécommunication au sens large.
Les boîtiers multifonctions sont suffisamment éloignés des drones, applications logicielles et autres produits et accessoires en classes 9 et 12, puisqu’ils relèvent en pratique d’intervenants distincts et s’adressent à un public différent.
Les produits contestés en classe 9 sont tous limités puisqu’ils sont tous en liaison avec des aéronefs sans pilote.
Les produits revendiqués par la demanderesse en classe 9 ne sont dès lors pas susceptibles d’être confondus avec les produits commercialisés par l’opposante, compte tenu de leur nature, fonction et destination totalement distinctes.
En se référant à une décision datant de plus de dix ans (27/10/2010, T-365/09, Free, EU:T:2010:455, § 41), l’Office ne tient pas compte de l’évolution des connaissances du consommateur en langue anglaise, et de l’utilisation très fréquente tous secteurs confondus, y compris en France, du vocable FREE pour désigner une chose libre ou gratuite, utilisation dont l’exposition via internet notamment, est considérable.
Si le critère de l’origine anglo-saxonne a été invoqué au regard du signe « FREE » par l’Office aux fins de justifier de son prétendu caractère distinctif, pourtant très largement répandu, cette même origine anglo-saxonne n’a curieusement pas été retenue s’agissant du terme « FLIGHT », pourtant moins fréquemment employé.
La demanderesse soutient une absence de lien suffisamment étroit entre les produits et services en présence. L’Office considère étonnement les produits et services en présence comme étant tous liés les uns aux autres, y compris ceux de la classe 12 constitués par les drones, aéronefs autonomes, aéronefs télécommandés, aéronefs radiocommandés, aéronefs sans pilotes, leurs parties et accessoires inclus dans cette classe de produits, au motif qu’ils relèveraient du même secteur des télécommunications et seraient ainsi susceptibles d’être intégrés et/ou associés les uns aux autres. Or, la renommée de la marque « FREE » pour les équipements de télécommunication au sens large n’est pas démontrée.
La demanderesse soutient aussi une absence de tout profit indu et de tout préjudice actuel ou potentiel, qui en tout état de cause, n’est pas démontré. L’opposante fait uniquement mention du risque de dilution de sa marque, qui encore une fois, bénéficiait déjà d’un pouvoir distinctif très peu élevé voire inexistant dès l’origine.
L’Office n’a pas tenu compte des éléments soumis par la demanderesse sur la notoriété des sociétés PARROT et PARROT DRONES ainsi que sur l’usage intensif de la marque « FREEFLIGHT » ces dix dernières années (six versions ont été éditées depuis 2010), et sur la coexistence des deux marques en présence, sans aucune confusion dans l’esprit du consommateur. La demanderesse complète ses preuves par de nouveaux documents faisant état de l’usage effectif de la marque contestée
« FREEFLIGHT » depuis plus de dix ans et de sa notoriété sur le marché français.
La renommée de la marque « FREE » devrait tout au plus, compte tenu de son caractère distinctif très limité, permettre à son titulaire de bénéficier d’une protection exclusivement pour des produits et services identiques ou à tout le moins fortement similaires aux services de fourniture d’accès à internet, téléphonie, télévision pour lesquels un usage a été démontré, et aux boîtiers multifonctions pour la fourniture
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d’accès internet, mobile et télévision, ces produits étant en réalité commercialisés sous la marque « FREEBOX ».
La marque « AR. FREEFLIGHT » (la séquence AR. en attaque, étant l’acronyme de l’expression descriptive « augmented reality » ou « réalité augmentée ») est enregistrée et exploitée de manière intensive sous les deux formes « AR.
FREEFLIGHT » et « FREEFLIGHT » indifféremment, depuis plus de dix ans, sans qu’aucune confusion ne se soit manifestée dans l’esprit du public.
La jurisprudence de la CJUE rappelle que le concept d’extension de la marque ne peut justifier un monopole. L’argument unique de la requérante était tiré du concept d’extension de la marque, qui ne pouvait pas être appliqué comme un critère automatique à n’importe quel produit et service et parvenir, à un monopole commercial vaste mais illégitime. Rien ne suggérait le transfert d’image vers une marque désignant des produits et des services de nature différente (Annexe 55 :
Décision de la CJCE du 5 juin 2018 Prada / The Rich Prada, pages 404 à 416).
10 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours par l’opposante peuvent être résumés comme suit :
La marque antérieure bénéficie d’une très grande renommée dans le domaine des services de communication et télécommunication, l’internet, la télévision, le téléphone et la téléphonie mobile, mais aussi pour les appareils et équipements dans le domaine des communications et télécommunications, en particulier pour ses boîtiers multifonctions de communication (les « BOX »). Lorsque le boîtier s’allume, la marque « FREE ».
« FREE » est entièrement reproduit au sein de la marque contestée, en première position, c’est-à-dire là où l’attention du consommateur se focalise.
Au sein du signe contesté, le public va percevoir les deux mots anglais « FREE » et « FLIGHT ». Le mot « FLIGHT » est descriptif des produits contestés qui sont tous liés aux drones et aéronefs. La Division d’opposition a déjà considéré que les signes « FREE FLIGHT » et « Freefly VR » étaient similaires à la marque renommée
« FREE » en 2010 et 2016 respectivement.
L’opposante considère que les conditions d’application de l’article 8 paragraphe 5 du RMUE sont réunies dans la mesure où le public va établir un lien entre les signes, que les marques dégagent une image de qualité, d’innovation et de prix abordable auprès du public français, que les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et souhaite confirmer la conclusion de la Division d’opposition. Selon l’opposante, « FREE » est un mot anglais doté de plusieurs significations, ouvert à interprétation et donc d’un caractère distinctif normal per se, mais dans le cas présent, renforcé par l’usage et la forte renommée des marques « FREE ».
Les produits contestés sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque FREE, incluant les logiciels.
Il existe un lien entre les signes. Les produits et services sont en effet complémentaires puisque les drones de l’opposante peuvent être pilotés à partir de smartphones et tablettes, et puisque ces drones sont également utilisés dans le domaine des télécommunications comme l’atteste la demanderesse elle-même.
L’opposante confirme qu’elle n’est pas tenue d’apporter les preuves d’usage de la marque « FREE » n° 3 679 804 et développe son argumentation relative aux preuves
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d’usage autour de ses autres marques citées comme support à son opposition, à savoir les marques n° 1 734 391 et n° 99 785 839.
L’opposante précise que le nombre d’abonnés va crescendo comme l’en atteste les communiqués financiers entre 2015 et 2022 ( près de 13.7 millions d’abonnés aux offres de téléphonie mobile en 2022), qu’il existe un nombre considérable de visiteurs du site internet free.fr (plus de 14 millions de visiteurs, comme l’en atteste les mesure d’audience), et que la renommée est aussi démontrée par les campagnes publicitaires, les sondages, illustrant notamment la satisfaction de la clientèle, et une reconnaissance régulière de la grande notoriété du signe « FREE » pour les produits et services en classes 9 et 38 par l’EUIPO, l’INPI et les juridictions françaises au regard du public français.
L’opposante souligne l’existence d’un lien entre les marques et d’une atteinte à la réputation en raison d’un profit indu de la réputation et du caractère distinctif des marques antérieures, puisque le public pourrait être amené à effectuer un rapprochement entre les signes et attribuer les images des marques antérieures (innovation, qualité et prix abordable) aux produits et services de la marque contestée. L’utilisation de la marque contestée serait préjudiciable à la renommée ou au caractère distinctif des marques antérieures.
Elle précise aussi que la demanderesse a essentiellement mis en avant la marque « PARROT » dans les pièces versées au dossier et s’interroge sur la requête de la demanderesse de prendre en considération la notoriété des sociétés Parrot et Parrot
Drones.
Enfin, l’opposante rappelle que les conditions de l’article 8 paragraphe 1 sous b) du RMUE sont aussi remplies et que « FREE » possède des droits sur des signes antérieurs utilisés dans le cadre de son activité commerciale pouvant s’opposer à l’enregistrement de la marque contestée en application de l’article 8, paragraphe 4 du RMUE, étant reconnu que l’usage dans la vie des affaires d’une dénomination sociale, d’un nom commercial et d’un nom de domaine, explicitement mentionnés par la loi française dans son article L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, peuvent servir de fondement à l’application de l’article 8, paragraphe 4 RMUE.
11 Les arguments développés dans le mémoire en réplique de la demanderesse peuvent être résumés comme suit :
La requérante réitère les arguments précédemment exposés au soutien du présent recours et souligne en particulier les éléments suivants :
Elle insiste sur le caractère inopérant des pièces de la société FREE en raison du signe en question qui n’est pas le signe « FREE ». Les pièces de l’opposante supposées démontrer la renommée de la marque « FREE » pour des produits de la classe 9 et en particulier pour des boîtiers multiservices renvoient exclusivement à la marque « FREEBOX » et doivent dès lors être écartées.
La déposante conteste la renommée de la marque antérieure en relation avec des équipement de télécommunication.
Le signe FREE est utilisé à titre de dénomination sociale ou de nom commercial dans le cadre de la très grande majorité des pièces versées au débat par la société FREE et ce d’autant que les produits et services de la société opposante sont très souvent identifiés sous des marques autres que « FREE », telles que notamment
« FREEBOX » etc.
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Les pièces communiquées par la société FREE consistant en des extraits voire en l’intégralité de son site internet, renvoient non seulement à ses propres services mais également et principalement au contenu des chaînes et des sites internet de tiers dont elle permet seulement l’accès et doivent par conséquent être écartées.
Le terme « FREE » jouit d’un pouvoir distinctif per se très peu élevé voire inexistant et ce dès l’origine, indépendamment de l’usage qui en est fait par la société « FREE » depuis plusieurs années et qui se rapporte tout au plus, aux services de fourniture d’accès à l’internet, la téléphonie, la télévision et de manière beaucoup plus discutable aux boîtiers multiservices commercialisés sous la marque « FREEBOX ».
Le caractère suffisamment intelligible et descriptif du vocable « FREE » pour le consommateur français, est indiscutable. La Division d’opposition ne tient pas compte de l’évolution des connaissances du consommateur en langue anglaise, et de l’utilisation très fréquente tous secteurs confondus, y compris en France, du vocable « FREE » pour désigner une chose libre ou gratuite.
Si ce critère de l’origine anglo-saxonne s’agissant du signe « FREE », a été invoqué par l’EUIPO aux fins de justifier le prétendu caractère distinctif du terme « FREE », pourtant très largement répandu tous secteurs d’activités confondus, cette même origine anglosaxonne n’a pas été retenue s’agissant du terme « FLIGHT », pourtant moins fréquemment employé.
La large connaissance voire notoriété de la marque « FREEFLIGHT » auprès du public est démontrée contrairement à ce que soutient en vain la société FREE.
L’atteinte à la marque de renommée n’est pas démontrée car d’une part la renommée de la marque « FREE » est limitée aux services de télécommunication à savoir fourniture d’accès à internet, de téléphonie fixe et mobile et à la télévision en classe 38 et d’autre part les produits désignés sous la demande d’enregistrement « FREEFLIGHT » ne sont ni identiques ni similaires aux services de fourniture d’accès à internet ou à la téléphonie mobile.
Les produits et services de l’opposante ne sont ni identiques ni similaires et ne présentent pas de lien suffisamment étroit avec ceux revendiqués par le dépôt contesté, lesquels sont expressément limités aux drones et logiciels y afférents en classes 9 et
12.
Le champ d’application des produits désignés par la demande contestée, est réduit aux drones en raison de la limitation en classe 9 « … tous ces produits en liaison avec les aéronefs sans pilote » et de leur désignation spécifique en classe 12.
Le fait que les drones puissent être pilotés via un smartphone n’est pas pertinent. En décider autrement, reviendrait à considérer tous les produits et services accessibles via un smartphone et a fortiori, tous les produits et services quels qu’ils soient, comme étant complémentaires et similaires.
Ni le profit indu au bénéfice de la demanderesse ni le risque de dilution de la marque « FREE » en raison de l’existence de la marque « FREEFLIGHT » ne sont démontrés ou établis.
Comme cela a été rappelé par la CJUE qui est très attachée au principe de spécialité, le caractère notoire de la marque ne permet pas à son titulaire de bénéficier d’un monopole absolu.
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Il n’existe aucun risque de confusion, aucun profit indu, ni aucun risque de dilution de la marque « FREE » les produits désignés sous la marque « FREEFLIGHT » tous liés aux aéronefs sans pilote, aux drones étant très éloignés en raison de leur nature, de leur destination des services de fourniture d’accès proposés sous la marque « FREE » et pour lesquels la société FREE peut invoquer une renommée.
12 Les arguments développés dans les observations en duplique peuvent être résumés comme suit :
Les preuves d’usage soumises auprès de l’Office ont uniquement pour objectif de démontrer la renommée de la marque antérieure « FREE », y compris en classe 9.
Les arguments développés au regard des autres fondements invoqués au soutien de son opposition ne sont pas hors sujet contrairement à ce que prétend la demanderesse.
La marque « PARROT » de la demanderesse semble être celle dotée d’une renommée.
La marque « FREE » est apposée sur des millions de boîtiers multifonctions, de manière répétée et visible, dans ses nombreuses versions et notamment dans ses versions les plus récentes et sur des millions de cartes SIM.
Contrairement aux arguments développés par la demanderesse, la distinctivité de « FREE » ne se limite pas à son origine anglo-saxonne.
Il existe des liens évidents entre les drones et les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement des images et des données, les appareils de télécommunications et la téléphonie mobile dans la mesure notamment où la plupart des drones sont équipés d’une caméra. La prise de photos et de films et leur retransmission constituent la fonction intrinsèque de la majorité des drones, comme l’illustre le site internet de la demanderesse qui en a fourni des extraits. En outre, les drones se pilotent à partir d’un smartphone, comme l’en atteste aussi les pièces de la demanderesse.
La demanderesse a développé un partenariat avec l’un des concurrents de l’opposante pour connecter ses drones à un réseau 4G. Les drones sont aussi utilisés dans le cadre d’installation et d’inspection d’infrastructures de réseau de télécommunications (antennes, spectre radio etc).
L’opposante soumet de nouvelles pièces aux fins d’illustrations de ses derniers arguments.
Motifs de la décision
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé.
I. L’opposition fondée sur la marque française antérieure n 3 679 804 (voir paragraphe 4, point a), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE)
14 La Chambre de recours suivra l’approche adoptée par la Division d’opposition et examinera d’abord l’opposition au regard de l’enregistrement de la marque française antérieure No 3 679 804 (voir paragraphe 4, point a)) et de l’article 8, paragraphe 5, du
RMUE.
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et est enregistrée pour des produits ou des
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services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une MUE antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union européenne et que, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque est renommée dans l’État membre concerné ou si l’usage de la marque serait antérieur ou porterait préjudice à la marque antérieure.
16 S’il est vrai que la fonction première d’une marque est celle d’une indication d’origine, toute marque possède également une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Par conséquent, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, assure la protection d’une marque renommée, à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits visés par la marque demandée ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée (26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 17; 22/03/2007, T-215/03,
VIPS, EU:T:2007:93, § 35; 08/12/2011, T-586/10, only Givenchy, EU:T:2011:722, § 58).
17 Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, et de la jurisprudence que la protection élargie accordée à la marque antérieure par cette disposition présuppose la réunion de plusieurs conditions.
18 Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (13/12/2018, T-274/17, MONSTER DIP (fig.)/MONSTER ENERGY (fig.) et al., EU:T:2018:928, § 55; 26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA
(fig.) et al., EU:T:2018:604, § 18; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 34).
19 Pour satisfaire à la condition relative à la similitude des marques posée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il existe, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion entre la marque antérieure renommée et le signe contesté. Il suffit que le degré de similitude entre la marque antérieure renommée et le signe contesté ait pour effet que le public pertinent établisse un lien entre eux, alors même qu’il ne les confond pas (27/10/2016, T-625/15, SPA VILLAGE/SPA et al., EU:T:2016:631, § 34).
20 En outre, il est également de jurisprudence constante que, plus la renommée de la marque antérieure est forte, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 69).
Public pertinent
21 La définition du public pertinent est une condition nécessaire aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné que c’est à l’égard de ce public qu’il convient d’apprécier s’il existe une similitude entre les signes en cause, une éventuelle renommée de la marque antérieure, un lien entre les marques en conflit et, enfin, tout préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure ou tout profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de cette marque (26/09/2018,
T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 31).
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22 Conformément à la jurisprudence, le public à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, varie en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure. Ainsi, le public pertinent au regard duquel l’appréciation du profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure doit s’effectuer est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure sollicite une protection, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 32; 12/03/2009, C-320/07 P,
Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46-48). En revanche, le public au regard duquel l’appréciation doit porter sur l’existence d’un préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35).
23 Les produits contestés sont essentiellement des dispositifs de la classe 9 liés aux secteurs des technologies de la photographie et de l’audiovisuel, des applications logicielles, des appareils et instruments de géolocalisation, des capteurs et balises, des systèmes de navigation, tous en liaison avec les aéronefs sans pilote ainsi que des drones, des aéronefs sans pilote et leurs pièces et accessoires de la classe 12. Comme l’indique la demanderesse, les produits contestés en classe 9 sont tous limités puisqu’ils sont tous en liaison avec des aéronefs sans pilote.
24 Étant donné que la Division d’opposition a fondé sa décision sur la constatation d’un profit indu, le public à prendre en considération est constitué des consommateurs moyens des produits contestés. Les produits contestés s’adressent au grand public avec un niveau
d’attention moyen et aux clients professionnels avec un niveau d’attention plus élevé.
25 Le territoire pertinent est la France puisque la marque antérieure est enregistrée en France.
Similitude des signes
26 La similitude des signes dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, doit être appréciée selon les mêmes critères que ceux qui s’appliquent dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et, par conséquent, en tenant compte des éléments de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle (24/03/2011, C-552/09 P,
TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52, 54 ; 13/12/2018, T-274/17, MONSTER DIP
(fig.)/MONSTER ENERGY (fig.) et al., EU:T:2018:928, § 63 ; 28/02/2019, C-505/17 P, SO’ BiO etic (FIG. MARK) / SO…? et al., EU:C:2019:157, § 76).
27 Toutefois, ces deux dispositions diffèrent quant au degré de similitude requis. Alors que la protection conférée par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, dépend de l’établissement d’un degré de similitude tel entre les marques en cause qu’il existe un risque de confusion entre celles-ci au sein du public concerné, l’existence d’un tel risque n’est pas nécessaire pour l’obtention de la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En conséquence, les types d’atteintes cités à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, peuvent découler d’un moindre degré de similitude entre les marques concernées, à condition qu’il soit suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci. S’il existe une certaine similitude, même faible, entre les marques, il convient de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude, d’autres facteurs pertinents servent à établir un lien entre les marques (24/03/2011, C-552/09 P,
TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53, 66; 20/11/2014, C-581/13 P indirects, Golden
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balls, EU:C:2014:2387, § 72, 73 ; 13/12/2018, T-274/17, MONSTER DIP (fig.)/
MONSTER ENERGY (fig.) et al., EU:T:2018:928, § 64).
28 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
29 S’agissant du degré de similitude entre les marques en conflit, plus celles-ci sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée. Par ailleurs, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent établira un lien avec cette marque antérieure (27/11/2008,
C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44, 54).
30 Le fait que le signe contesté est composé exclusivement du signe antérieur auquel un autre terme est accolé est une indication de la similitude entre ces deux signes (23/03/2022, T- 146/21, Deltatic / Delta, EU:T:2022:159, § 105; 08/03/2017, T-504/16, CAMISERÍA LA ESPAÑOLA, EU:T:2017:150, § 48).
31 Le signe antérieur revendique une protection pour le mot « FREE ». Le signe contesté se compose des mots « FREE » et « FLIGHT ». Le mot anglais « FREE » est un terme appartenant au vocabulaire anglais basique qui sera compris par les consommateurs moyens français. Il n’est que faiblement distinctif par rapport aux produits et services de la marque antérieure et aux produits de la MUE demandée, pour les raisons correctement exposées par la Division d’opposition. Il convient de rappeler que le Tribunal de l’Union européenne a eu l’occasion de préciser qu’une partie du public français comprend la signification de ce terme anglais comme signifiant « libre » ou « gratuit », tandis que pour une autre partie du public, ce mot n’a pas de signification (27/10/2010, T-365/09, Free, EU:T:2010:455, § 41). Le Tribunal de l’Union européenne a indiqué que le mot « FREE » est largement utilisé, et pas uniquement parmi le public anglophone mais également parmi ceux qui possèdent un niveau d’anglais basique et faisant partie du public pertinent, constitué en l’espèce des consommateurs moyens français. (04/02/2014, T-127/12, Freevolution, EU:T:2014:51 § 41). En effet, le consommateur français moyen comprend
« Free » comme indiquant que les produits en cause fournissent ou facilitent un accès libre à l’internet ou à des services de télécommunication ou bien qu’ils sont fournis gratuitement.
32 En outre, comme l’a justement indiqué la Division d’opposition, le mot anglais « FLIGHT » sera également compris par les consommateurs moyens français. Le public français comprendra le mot « FLIGHT » du signe contesté dans la mesure où il s’agit d’un terme anglais basique lui aussi, et internationalement connu. Ce terme sera perçu comme signifiant « vol » à savoir comme le résultat de l’action de voler. Sachant que tous les produits contestés sont destinés à des appareils volant ou constituent des appareils de type drones ou aéronefs ou peuvent être mis en relation directe avec ceux-ci, ce terme est considéré non distinctif ou, au mieux, faiblement distinctif.
33 La Chambre de recours partage et soutient l’analyse de la Division d’opposition au regard de la comparaison visuel et phonétique des signes. En effet, les signes coïncident par
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l’élément « FREE » et sa sonorité, qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et la partie initiale de l’expression verbale bisyllabique de la marque contestée.
34 En outre, il ressort de la jurisprudence que le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’un signe ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci (23/03/2022, T-146/21, Deltatic / Delta, EU:T:2022:159,
§ 105). Les signes diffèrent en raison de la présence de l’élément à tout le moins faiblement distinctif « FLIGHT » du signe contesté.
35 Il doit être tenu compte du fait que la marque antérieure est entièrement reprise au début du signe contesté et que le second élément verbal « FLIGHT » de ce dernier est au mieux faiblement distinctif. Le signe demandé reprend le signe antérieur dans son intégralité, mais s’en distingue par l’élément additionnel. Visuellement et phonétiquement, les signes sont donc similaires à un degré moyen.
36 Ainsi, s’agissant de la partie du public pour laquelle le mot « FREE » est associé à une signification, les signes sont conceptuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
37 En tout état de cause, s’il est vrai que, en règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, il n’en demeure pas moins que le faible caractère distinctif d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement, compte tenu notamment de sa dimension ou de sa position dans le signe, que ledit élément soit négligeable dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (08/02/2011, T-194/09, Líneas aéreas del Mediterráneo, EU:T:2011:34, § 30 ; 06/07/2022, T- 288/21, ALOve (fig.) / LOVE (fig.), EU:T:2022:420 § 45). Ainsi, le fait que l’élément commun « FREE » ne possède qu’un faible caractère distinctif intrinsèque ne suffit pas à nier toute similitude entre les signes. à l’égard de cette marque.
Renommée
38 La renommée d’une marque doit être appréciée par rapport à la perception qu’en a le public pertinent qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 34).
39 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ne définit pas la notion de « renommée ». Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (06/02/2007, T-477/04, TDK,
EU:T:2007:35, § 48; 06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 24 ; 28/10/2016,
T-123/15, UNICORN-čerpací stanice/UNICORN et al., EU:T:2016:642, § 37 ;
26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 58).
40 Dans l’examen de la renommée, tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considération, notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (13/12/2004, T-8/03, Emilio Pucci, EU:T:2004:358,
§ 67 ; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34-36).
41 Pour les raisons correctement exposées dans la décision attaquée, la marque antérieure jouit d’une renommée importante en France à tout le moins pour les services de télécommunication de la classe 38 (incluant les services internet), les services de
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téléphonie fixe et mobile ainsi que les services de télévision des classes 38 et 41, mais aussi pour les appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données en classe 9.
42 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a contesté cette conclusion de la Division d’opposition principalement au regard de la classe 9, admettant la possible existence d’une renommée à tout le moins en relation avec les services de télécommunication, services de fourniture d’accès à internet, téléphonie, télévision. En effet, la demanderesse soutient que les preuves de l’opposante supposées démontrer l’existence de la renommée de la marque « FREE » pour des produits de la classe 9 renvoient exclusivement à la marque « FREEBOX ».
43 Or comme l’a indiqué l’opposante, la marque « FREE » est utilisée et apposée directement sur les boîtiers multifonctions (à titre d’exemple, Pièces 65 et 76 ; Pièces 78 à 82).
44 La Chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle l’appréciation de la décision attaquée pourrait être erronée. La Division d’opposition a procédé à une analyse méthodique et scrupuleuse des pièces versées par l’opposante. En outre, l’opposante a augmenté les dites pièces devant la Chambre de recours notamment aux fins de souligner des chiffres plus récents (par exemple, Pièce 105, communiqué financier du 20 mai 2022, Pièce 137 indiquant des relevés de campagnes publicitaires de 1999 à 2021, Pièce 138 présentant une étude Brand finance de mars 2021 etc.), de nouveaux extraits de presse
(Pièce 162 présentant un extrait du journal le Figaro du 21 avril 2022) ou de nouvelles mesures d’audience de mai 2020 (Pièce 33). L’indexation jointe par l’opposante a permis notamment à la Chambre de recours de faciliter l’analyse des pièces versées et de confirmer la renommée de la marque antérieure dans les mêmes termes que ceux déjà exposés par la Division d’opposition.
45 Plus particulièrement, la Chambre de recours considère que l’examen des éléments de preuve présentés par l’opposante devant la Division d’opposition ne laisse aucun doute sur le fait que la marque en cause détient une position consolidée parmi les marques leaders, comme attesté par diverses sources indépendantes (par exemple Pièces 67 à 72 , Pièce 74 indiquant la position de la société FREE et de sa marque « FREE », de l’audience internet des groupes et des marques les plus visités en France ; Pièce 68 présentant un sondage de mars 2018).
46 Utilisée par l’opposante depuis des décennies à tout le moins en France, la marque
« FREE » figure de manière proéminente concernant les services en relation avec lesquels la renommée est revendiquée (pour les services de télécommunication de la classe 38, tels que des services internet, des services de téléphonie fixe et mobile ainsi que des services de télévision des classes 38 et 41) mais aussi pour son boîtier multi-services, comme indiqué précédemment, notamment par la Division d’opposition. Les chiffres de vente, les dépenses de marketing et les classements nationaux qui placent la marque parmi les marques françaises les plus connues, les sondages attestant de l’attachement des consommateurs à la marque, ou à tout le moins de la connaissance du nom, la capacité d’innovation de la marque considérée comme marque « influente » et « innovante » (Pièces 244 et 245 devant la Division d’opposition), le nombre impressionnant et en constante augmentation de clients, les diverses références dans la presse à son succès et à la satisfaction de ses clients, prouvent sans équivoque que la marque antérieure jouit d’une renommée importante auprès du public pertinent pour les produits et services précités en
France.
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47 En outre, il est rappelé que dans l’hypothèse d’une opposition fondée sur le motif prévu à l’article 8, paragraphe 5 du RMUE, l’opposant est, en principe, libre de choisir la forme de preuve de la renommée de la marque antérieure qu’il estime utile de présenter à l’EUIPO. Dès lors, l’opposante est libre de s’appuyer, en tant que preuve de la renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition, sur une ou plusieurs décisions antérieures de l’EUIPO constatant la renommée de cette marque et l’EUIPO est, dans ces conditions, tenu de prendre en compte ces décisions. Aussi, lorsque des décisions antérieures de l’EUIPO, selon lesquelles un opposant se prévaut en tant qu’éléments de preuve, dans la mesure où elles ont constaté que la renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de son opposition était renommée, sont détaillées en ce qui concerne la base probatoire et les faits sur lesquels repose cette constatation, ces décisions constituent un indice fort de ce que ladite marque pouvait également être considérée comme renommée au sens de cette disposition dans le cadre de la procédure d’opposition en cours (22/05/2019, T-161/16, CMS Italy (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2019:350, § 30-31). En l’espèce, l’opposante a soumis un grand nombre de décisions antérieures de l’opposition ayant déjà statué sur la renommée de sa marque antérieure.
48 Enfin, l’argument de la demanderesse visant l’usage intensif voire la notoriété de la marque
FREEFLIGHT ces dix dernières années et la notoriété des sociétés PARROT et PARROT
DRONES ne peut raisonnablement aboutir. L’opposante a eu raison de souligner que les pièces versées par la demanderesse semble indiquer un usage intensif de sa marque
« PARROT », non de « FREEFLIGHT » (Annexe 9.1 : […] L’armée française fera voler des drones Parrot ; Annexe 9.3 : montrant l’image d’un drone sur lequel la marque Parrot est apposée ; Annexe 16 : […] les drones PARROT). En tout état de cause, la supposée renommée de la marque contestée n’est pas un critère déterminant dans le cadre d’une opposition à son enregistrement sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.
Il doit être tenu compte de la marque contestée telle que demandée, au vu de la désignation des produits contestés.
Lien
49 Selon la jurisprudence, l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment du degré de similitude entre les signes en conflit; la nature des produits désignés par les marques, y compris le degré de proximité entre ces produits, et le public concerné; l’intensité de la renommée de la marque antérieure; son degré de caractère distinctif et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42 ; 26/09/2018, T-62/16, Puma (fig.)/
PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 24 ; 08/05/2021, T-509/19, Flügel/… VERLEIHT
Flügel et al., EU:T:2021:225, § 104).
50 Les consommateurs sont susceptibles d’établir un lien entre les deux marques en cause, ainsi que l’a relevé à juste titre la Division d’opposition. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique, et les signes sont conceptuellement similaires
à un degré inférieur à la moyenne. Malgré un caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure faible, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, qui est au moins moyen en raison de sa renommée importante.
51 Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence, même à supposer que les publics visés par les marques en conflit ne se chevauchent pas complètement, un rapprochement entre les marques est susceptible d’être établi (26/09/2012, T- 301/09, CITIGATE / CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 108).
07/06/2023, R 905/2022-1, FREEFLIGHT / FREE et al.

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52 Les produits contestés et les produits appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données ou les services télécommunications, services de communication mais aussi les services de télécommunications pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée appartiennent à des marchés étroitement liés.
53 En outre, la demanderesse a soumis de nombreuses Annexes visant à montrer l’usage de la marque contestée « FREEFLIGHT » en relation avec une application destinée au contrôle de ses drones PARROT ou ANAFI (annexe 13, toutefois publié en septembre 2020 soit postérieurement à la demande contestée). Dans les annexes 13 à 16 soumises devant la Chambre de recours pour la première fois, les manuels d’utilisateur de la demanderesse mettent en évidence l’utilisation des réseaux de télécommunication, du
GPS, et des applications mobiles destinées au contrôle et à l’usage des fonctionnalités qu’offrent les drones ou « caméras volantes », comme l’indique la documentation de la demanderesse. Les modes photos ou vidéos peuvent être choisis à partir de l’application mobile « FREEFLIGHT » ainsi que les réglages d’images avancés ou les réglages de pilotage par le réseau Wi-Fi directement intégré dans le drone. Les annexes 17 à 19 datant de 2018 et 2017 confirment que FREEFLIGHT et ses dérivés (Parrot Freeflight Mini, Freeflight Thermal) est une application à télécharger.
54 Les produits contestés comprennent principalement des applications logicielles pour guider des drones et aéronefs et contrôler les systèmes de réglages et fonctionnalités en particulier via un réseau wifi ou réseau 4G. Dès lors, l’allégation de la demanderesse selon laquelle le secteur des services de télécommunications et des appareils de télécommunications (appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données) d’une part et le secteur des appareils et dispositifs de la classe 9 liés aux secteurs des technologies de la photographie et de l’audiovisuel, des applications logicielles, des appareils et instruments de géolocalisation, des capteurs et balises, des systèmes de navigation, tous en liaison avec les aéronefs sans pilote ainsi que des drones, des aéronefs sans pilote et leurs pièces et accessoires d’autre part, sont des secteurs clairement séparés est incorrecte.
55 En tout état de cause, au regard de la spécificité des produits et services en cause et de leurs différences, il y a lieu de relever que la similitude des produits et services n’est qu’un facteur parmi d’autres aux fins de l’établissement d’un lien, mais pas une condition pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, RMUE. En outre, la lettre même dudit article indique explicitement qu’elle s’applique aux conflits entre des marques visant des produits et des services différents (26/04/2023, T- 681/21, mccosmetics NY (fig.)/MAC MAKE- UP ART COSMETICS (fig.) et al., EU:T:2023:215 § 66).
56 L’existence de la proximité des produits et services du cas d’espèce est donc suffisante pour créer un lien entre les marques.
57 Par conséquent, il est probable que les consommateurs pertinents penseront à la marque antérieure lorsqu’ils seront confrontés à la demande de marque de l’Union européenne pour les produits contestés. En raison du caractère descriptif ou à tout le moins peu distinctif de l’élément « FLIGHT » de la marque contestée, les consommateurs pertinents sont susceptibles de percevoir la marque contestée comme une indication que les produits contestés liés aux drones et aéronefs sans pilote sont proposés sous la marque antérieure renommée « FREE ».
07/06/2023, R 905/2022-1, FREEFLIGHT / FREE et al.

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Profit indu
58 Le risque du profit indu vise la situation dans laquelle l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (01/02/2023, T- 568/21, GC GOOGLE CAR (fig.) / Google et al., EU:T:2023:37, § 39).
59 Afin de déterminer si, dans un cas d’espèce, l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il convient à nouveau de procéder à une appréciation globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Ces facteurs incluent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, le degré de similitude entre les signes en conflit, ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés (01/03/2018, T-85/16, position de deux bandes sur une chaussure
(posit.), EU:T:2018:109, § 51, 52 ; 28/05/2021, T-509/19, Flügel/[…] VERLEIHT Flügel et al., EU:T:2021:225, § 131).
60 Compte tenu de la proximité des produits et services en cause, du chevauchement du public pertinent, de la renommée et du caractère distinctif accru de la marque antérieure, une partie significative des consommateurs peut acheter les produits de la demanderesse en présumant qu’ils sont liés à la marque antérieure, de sorte que son pouvoir d’attraction et sa valeur publicitaire sont détournés. Par conséquent, il ne peut être exclu que la demande de marque de l’Union européenne soit perçue comme une variante de la marque antérieure, facilitant ainsi la promotion et la vente des produits contestés.
61 Il convient de souligner en outre que le risque de parasitisme est flagrant, étant donné que l’un des deux éléments composant la marque demandée est identique à la marque antérieure, laquelle jouit d’une renommée très élevée, et que l’autre élément est descriptif des produits visés par la marque demandée (par analogie 01/02/2023, T- 568/21, GC GOOGLE CAR (fig.) / Google et al., EU:T:2023:37, § 42).
62 Enfin, il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve d’une atteinte effective et actuelle à la marque antérieure. Il ressort de la jurisprudence que, pour bénéficier de la protection instaurée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer que le type de préjudice porté à sa marque visé par cette disposition est réel et actuel. En l’espèce, comme expliqué en détail ci-dessus, il a été suffisamment démontré que ce risque existe.
Absence de juste motif
63 Dans l’hypothèse où l’opposante aurait démontré l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient alors à la demanderesse d’établir, dans un second temps, qu’il existe un juste motif pour l’usage de cette marque. La charge de la preuve correspondante incombe à la demanderesse
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39 ; 06/07/2012, T-60/10, Royal
Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67). Selon la jurisprudence, la question de savoir s’il existe un juste motif permettant d’utiliser une marque qui porte atteinte à une marque renommée est une question qui doit être interprétée de manière restrictive (01/03/2018,
T-85/16, position de deux bandes sur une chaussure (posit.), EU:T:2018:109, § 56 ;
28/05/2021, T-509/19, Flügel/… VERLEIHT Flügel et al., EU:T:2021:225, § 156, 157).
07/06/2023, R 905/2022-1, FREEFLIGHT / FREE et al.

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64 La demanderesse n’a ni revendiqué ni prouvé un juste motif. Les arguments de la demanderesse ne sont donc pas de nature à démontrer qu’il n’existe pas de risque que la renommée de la marque antérieure soit transférée aux produits couverts par le signe contesté, en particulier en France, où la marque antérieure jouit d’une renommée élevée.
65 En résumé, c’est à bon droit que la Division d’opposition a considéré que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, était applicable et a rejeté la marque de l’Union européenne demandée pour l’ensemble des produits et services contestés.
Autres droits antérieurs et motifs de l’opposition
66 Comme l’a correctement établie la Division d’opposition, étant donné que le recours doit être rejeté sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, et de l’enregistrement de la marque française antérieure n° 4 037 814 (voir paragraphe 4, point a)), il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs d’opposition et droits antérieurs invoqués par l’opposante.
Résultat
67 La Chambre de recours conclut que les conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sont remplies en l’espèce et que c’est à bon droit que la Division d’opposition a accueilli l’opposition en ce qui concerne le signe contesté pour tous les produits et services contestés.
68 Par conséquent, le recours doit être rejeté.
Frais
69 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
70 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de l’opposante à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition, à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours et à 320 EUR pour la taxe d’opposition, soit un total de 1 170 EUR.
07/06/2023, R 905/2022-1, FREEFLIGHT / FREE et al.

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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté ;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
07/06/2023, R 905/2022-1, FREEFLIGHT / FREE et al.