DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 089 675
Outbank GmbH, Passauer Str. 16, 94474 Vilshofen, Allemagne (opposante)
un g a i ns t
Kidbrooke Advisory Ab, Generalsvägen 72b, 18451 Österskär (Suède), représentée par SIPARA Sweden AB, Nannavägen 22, 187 73 Täby, Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 26/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 089 675 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’applications (API); applications logicielles informatiques téléchargeables; tous les produits précités sont fournis à des entreprises.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 053 364 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 23/07/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 053 364 «outrank» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans les classes 35, 36 et 45. La titulaire a présenté une limitation des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne le 03/12/2020 et l’opposante a indiqué, le 21/12/2020, qu’elle maintenait l’opposition contre tous les produits et services restants. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 447 371, «OutBank» (marque verbale) (la marque allemande antérieure) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 159 556 «OutBank» (marque verbale) (la marque de l’Union européenne antérieure). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Le 17/06/2021, la division d’opposition a rendu une décision qui a conduit au rejet de l’opposition en vertu de l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, au motif que les éléments de preuve produits par l’opposante étaient insuffisants pour prouver que les marques antérieures faisaient l’objet d’un usage sérieux.
La décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a décidé, dans sa décision 13/01/2023, R 1395/2021-4, d’annuler partiellement la décision attaquée et de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner. La chambre de recours a considéré que l’opposante avait produit des preuves suffisantes de l’usage (y compris d’autres

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éléments de preuve produits au cours du recours) afin de prouver l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 159 556 uniquement pour les produits suivants:
Classe 9: Applications logicielles téléchargeables pour téléphones portables utilisées pour des opérations bancaires personnelles.
Toutefois, la chambre de recours a souscrit à l’avis de la division d’opposition selon lequel la preuve de l’usage n’était pas suffisante pour prouver l’un quelconque des services désignés par l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 30 447 371 et l’opposition a été rejetée à juste titre en ce qui concerne cette marque.
Par conséquent, la chambre de recours a annulé l’opposition et a renvoyé l’opposition devant la division d’opposition afin qu’elle rende une nouvelle décision concernant la marque de l’Union européenne antérieure sur la base des produits susmentionnés pour lesquels l’usage a été démontré.
Étant donné que la chambre de recours a déjà examiné la preuve de l’usage, la division d’opposition ne procédera pas à un réexamen de ces éléments de preuve mais n’examinera la demande que par rapport aux produits pour lesquels la marque de l’Union européenne a prouvé l’usage sérieux. Étant donné que la marque allemande antérieure n’a pas prouvé l’usage sérieux, elle ne saurait être prise en considération et l’opposition est rejetée en ce qui concerne cette marque antérieure. Par conséquent, l’examen de l’opposition se poursuivra uniquement par rapport à la marque de l’Union européenne antérieure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont les suivants:
Classe 9: Applications logicielles téléchargeables pour téléphones portables utilisées pour des opérations bancaires personnelles.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’applications (API); applications logicielles informatiques téléchargeables; tous les produits précités sont fournis à des entreprises.
Classe 35: Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services de veille commerciale.
Classe 36: Préparer les rapports financiers; Services d’évaluation des risques financiers; Services de conseils en gestion de risques financiers; Analyses financières; Analyse

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financière, toutes en relation avec l’évaluation des investissements; Prévisions financières; Prévisions financières, toutes liées à l’analyse financière et/ou à l’évaluation des investissements; Évaluation financière; Évaluation financière, toutes en relation avec l’analyse financière et/ou l’évaluation de l’investissement; Analyse d’assurances; tous les services précités étant fournis aux entreprises.
Classe 45: Services de conseils en matière de réglementation; Examiner les normes et les pratiques afin de garantir la conformité avec les lois et les règlements.

À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés logiciels utilisés comme une interface de programmation d’applications (API); applications logicielles informatiques téléchargeables; tous les produits susmentionnés fournis à des entreprises se chevauchent avec les applications logicielles téléchargeables pour téléphones portables téléchargeables utilisées pour la banque personnelle étant donné qu’il s’agit de tous types de logiciels, qu’il s’agisse d’ordinateurs, de téléphones portables ou d’applications logicielles téléchargeables. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans les classes 35, 36 et 45

Les services contestés compris dans ces classes sont soit des types de services d’approvisionnement, soit des services de veille commerciale, des services financiers et d’assurance proposés aux entreprises ou des services de conseil en matière d’affaires, normes et pratiques réglementaires. Ces services sont proposés par des sociétés spécialisées différentes de celles des produits désignés par la marque antérieure. Même si les produits antérieurs concernent des logiciels utilisés pour la banque personnelle, les produits antérieurs et les services contestés sont proposés par des entreprises différentes, même si les services financiers sont proposés en ligne ou par le biais d’applications logicielles ou utilisés par ces entreprises pour analyser des données, comme l’affirme l’opposante. Bien que de nombreux services financiers soient fournis avec l’utilisation de logiciels, par exemple des plateformes bancaires en ligne, ces logiciels font partie intégrante des services financiers eux-mêmes et ne sont pas vendus indépendamment de ceux-ci. Les entreprises ou institutions financières ne sont généralement pas actives dans le développement de logiciels hautement spécialisés. Ils externaliseraient plutôt le développement de ces logiciels à des entreprises informatiques. Ces produits et services sont clairement fournis par des entreprises différentes disposant d’une expertise dans des domaines complètement différents, tout en ciblant des utilisateurs différents, ce qui exclut toute relation complémentaire. En outre, compte tenu du fait que, par nature, les produits sont différents des services, ils ne partagent ni leur destination, ni leur utilisation, ni leurs canaux de distribution. En outre, le consommateur ne s’attendrait pas à un conseiller sur les questions de réglementation ou les normes et pratiques pour se conformer aux lois et aux

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règlements, aux entreprises d’approvisionnement ou aux sociétés de renseignement commercial, à produire et à vendre des logiciels séparément à des clients. Il en va de même pour les autres services contestés. Leur nature et leur destination sont différentes. Ils sont proposés par l’intermédiaire de canaux de distribution différents et ne sont pas concurrents. En tant que tels, ces produits et services sont différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits de la marque antérieures’adressent au grand public et au public professionnel et les produits contestés s’adressent exclusivement à un public professionnel. Dès lors, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion sera uniquement le public professionnel (14/07/2005, T-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288, § 81). Le public professionnel possède des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et son niveau d’attention sera supérieur à la moyenne.
c) Les signes
OutBank OUTRANK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le consommateur anglophone comprendra la signification de «outrank» dans le signe contesté comme désignant une personne dont le rang ou la position est plus élevé qu’une autre. Les mêmes consommateurs comprendront «Out» comme signifiant, entre autres, être absent du lieu où vous résidez ou travaille, tandis que «Bank» ferait référence à un établissement financier. Par conséquent, le consommateur anglophone comprendrait le signe comme faisant, à tout le moins, allusion à une banque que l’on peut utiliser sur l’allure en dehors du domicile ou du lieu de travail (bien qu’il ne s’agisse pas d’une unité conceptuelle normale, cette signification pourrait être comprise). Ces différences conceptuelles pour le consommateur anglophone distingueraient conceptuellement les signes. Toutefois, pour une partie importante du public non anglophone, bien qu’il puisse

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éventuellement comprendre la signification de «OUT», «Bank» ou «RANK» à lui seul, il est très probable qu’il ne comprenne aucune signification globale aux signes, mais simplement une combinaison de mots. Dans un tel cas, «OUT», commun aux deux signes, serait, contrairement aux arguments de la demanderesse, plus distinctif que les autres éléments étant donné que sa signification exacte par rapport aux produits jugés identiques pourrait ne pas être claire pour ce public. Les mots «Bank» ou «RANK», s’ils sont compris, pourraient indiquer que les logiciels sont destinés à la banque ou au classement/sont de haute qualité ou de rang supérieur et seraient donc descriptifs ou tout au plus faibles. En effet, certains pourraient même ne pas comprendre la signification des différents mots et, dans l’ensemble, les signes posséderaient un caractère distinctif normal. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie non anglophone du public pertinent de l’Union européenne étant donné qu’il s’agit de la partie du public pour laquelle un risque de confusion est plus probable;
Sur le plan conceptuel, pour le public faisant l’objet de l’examen qui ne comprend aucun des éléments, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Toutefois, pour les consommateurs qui comprennent une certaine signification pour ces mots, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par la signification de «OUT», même s’ils peuvent différer par les autres concepts, qui, s’ils sont compris, sont toutefois dépourvus de caractère distinctif ou, tout au plus, faibles, comme expliqué ci-dessus.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «OUT * ank» dans le même ordre. Ils diffèrent par la quatrième lettre de chaque signe, respectivement «B» et «R», et par l’utilisation de la capitalisation irrégulière dans la marque antérieure. Toutefois, ces différences, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, sont plutôt mineures. Le début et la fin des deux signes sont identiques. La seule différence se trouve au milieu et peut passer inaperçue par le consommateur faisant l’objet de l’examen, d’autant plus que les lettres «B» et «R» ne sont pas si différentes sur le plan visuel en raison du fait qu’elles ont la même ligne droite gauche et un cercle supérieur et même les bas des lettres se chevauchent (l’une dans une mode arquée et l’autre droite, mais, dans l’ensemble, elles sont quelque peu similaires). En outre, pour la partie du public examinée pour laquelle «OUT» est l’élément le plus distinctif, celui-ci est contenu à l’identique au début des deux signes. Pour les autres consommateurs, tous les éléments sont tout aussi distinctifs, mais les signes coïncident toujours par leurs trois premières lettres, à savoir «OUT». Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, puisque le public lit de gauche à droite, la partie gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire l’attention du lecteur en premier. Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «OUT/* ank». Les signes coïncident par la prononciation de six des sept lettres des deux signes. En outre, les deux signes comportent deux syllabes et donc le même rythme et la même intonation. La seule différence résidant dans la quatrième lettre au milieu du signe et contrairement à ce que soutient la demanderesse, cette petite différence ne permet pas de différencier les signes de manière significative. Par conséquent, dans l’ensemble, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.

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L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification globale pour aucun des produits en cause du point de vue du public examiné sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif ou tout au plus faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les signes en conflit ont été jugés très similaires sur les plans visuel et phonétique et similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où ils coïncident par le mot «OUT» ou sont neutres sur le plan conceptuel pour le public faisant l’objet de l’examen. Les produits et services en conflit ont été jugés en partie identiques et en partie différents. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Le public pertinent est le public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de l’identité des produits en conflit compris dans la classe 9 et des similitudes frappantes entre les signes, en particulier sur le plan phonétique, un risque de confusion ne saurait être exclu. Les signes coïncident par six lettres sur sept dans le même ordre, les deux signes ayant la même longueur, les mêmes syllabes, le même rythme et la même intonation et partageant au moins le concept de «OUT», qui est la partie la plus distinctive de la partie la plus distinctive de la marque pour ces consommateurs. En tout état de cause, la différence d’une lettre au milieu du signe ou la capitalisation irrégulière n’est pas suffisante pour distinguer les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
La demanderesse cite des décisions antérieures de la division d’opposition et de la chambre de recours pour étayer ses arguments pour soutenir qu’il n’existe pas de risque de confusion, à savoir:
25/09/2019, b 3 068 427, Newmine contre

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16/09/2015, b 2 432 766, Nyoderm/NEODERM 31/08/2015, R 2438/2014-5, filibox/FILMBOX 06/08/2015, b 2 066 853, YSCREEN V iScreen 27/06/2014, b 1 904 930, Activet contre activen
L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré qu’il est de jurisprudence constante que la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
Les affaires susmentionnées peuvent être distinguées de l’espèce étant donné que, dans ces affaires, les éléments correspondants étaient soit dépourvus de caractère distinctif, soit d’autres éléments figuratifs ou lettres altérant de manière significative l’impression d’ensemble ou la signification du signe. En l’espèce, même si une certaine signification de «OUT» est comprise, celui-ci n’a pas de signification particulière par rapport aux produits pertinents et est donc plus distinctif que les autres éléments ou tout aussi distinctif et il n’y a pas d’élément figuratif. Par conséquent, après avoir examiné ces affaires, la division d’opposition estime qu’elles ne sont pas comparables à l’espèce et que les arguments de la demanderesse à cet égard sont rejetés.
«Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits estimés être identiques à ceux de la marque antérieure».
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition

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Zuzanna STOJKOWICZ Nicole CLARKE Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.