DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 743
PRADA S.A., 23, rue Aldringen, 1118 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Sylvain Rousseau, Corso Regina Margherita 87, 10124 Torino, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Andreea-Rada Tudor, Str. AUREL Suciu Nr. 10, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Roumanie (partie requérante), représentée par Radu Borlan, Strada Tepes Voda Nr. 130, Etaj 1, Ap. C1, Sector 2, Bucuresti, Secteur 2, Roumanie (mandataire agréé).
Le 27/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 743 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 485 784 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 485 784 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 11 918 331 et no 12 443 362, tous deux pour la marque figurative.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs no 11 918 331 et no 12 443 362; Afin de simplifier l’appréciation, les marques antérieures seront désignées ci-après au singulier comme étant la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de

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la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 06/07/2021. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
La marque de l’Union européenne no 11 918 331
Classe 3: Parfumerie, cosmétiques; eaux de toilette; fards; crèmes cosmétiques; parfums.

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La marque de l’Union européenne no 12 443 362
Classe 18: Sacs à main.
Classe 25: Vêtements pour hommes et femmes; chaussures; chapeaux et casquettes.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 3: Cheveuxpostiches (adhésifs pour fixer —); adhésifs pour fixer des cils postiches; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; parfums; huile d’amandes; savon d’amandes; huiles d’amandes à usage cosmétique; préparations d’aloe vera à usage cosmétique; pierres à barbe [astringents]; ambre (parfumerie); savons contre la transpiration; produits de toilette contre la transpiration; aromates (huiles essentielles); produits astringents à usage cosmétique; essence de badiane; baumes autres qu’à usage médical; bases pour parfums de fleurs; sels pour le bain non à usage médical; préparations pour le bain non à usage médical; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; agents de blanchiment (décolorants) à usage cosmétique; aérosols pour rafraîchir l’haleine; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; basma (agent cosmétique); patchs de gel pour les yeux, tous à usage cosmétique; paillettes pour ongles; gâteaux de savon/savon; laits démaquillants; préparations de collagène à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques pour les cils; nécessaires de cosmétique; crayons à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; cosmétiques pour la peau; teintures cosmétiques; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouate de coton à usage cosmétique; motifs décoratifs à usage cosmétique; savons désodorisants pour savons; déodorants à usage humain; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l’hygiène; shampooings secs; eaux de toilette; huiles essentielles en bois de cèdre; huiles essentielles de cédrats; huile essentielle citron, essences éthériques; huiles essentielles, huiles essentielles; extraits de fleurs (parfums); préparations non médicinales pour lavages oculaires; sourcils (cosmétiques pour les -); sourcils (crayons pour les -); cils postiches; ongles postiches; produits pour fumigations [parfums]; peinture pour le corps à usage cosmétique; peinture liquide latex pour le corps à usage cosmétique; boules d’ouate imprégnées de produits démaquillantes; lingettes anti-décoloration pour le linge; graisses à usage cosmétique; lotions capillaires; tondeuses pour cheveux/colorants pour cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux ou produits pour l’ondulation des cheveux; pulvérisateurs pour cheveux; lotions pour les cheveux; préparations pour lisser les cheveux; héliotropine; henné [activateur cosmétique]; extraits de plantes à usage cosmétique; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; Ionone [parfumerie]; Ionone (parfumerie); diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; eau de lavande; laques (produits pour enlever les -); brillant à lèvres; étuis pour rouges à lèvres; rouge à lèvres; lotions à usage cosmétique; préparations de maquillage; produits de démaquillage; fards; poudre pour le maquillage; mascara; gels de massage non à usage médical; bougies de massage à usage cosmétique; essence de menthe; menthe pour la parfumerie; cire à moustache; produits de rinçage dentaire à usage non médical; musc [parfumerie]; vernis à ongles/peintures à ongles; ongles (produits pour le soin des -); décalcomanies à ongles; dissolvants/solutions polonais pour éliminer les vernis à ongles; neutralisation de solutions pour permanentes; huiles de toilette; huile pour parfums et anodorants; parfumerie; parfums; gelée de pétrole à usage cosmétique; préparations phytocosmétiques; pommades à usage cosmétique; pots- pourris odorants; huile de canne; bois odorants; eaux de senteur; shampooings; crèmes pour blanchir la peau/crèmes pour blanchir la peau; savons; préparations bronzantes artificielles (cosmétiques); préparations pour la protection solaire; terpènes [huiles essentielles]; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; eaux de toilette parfumées.

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Classe 35: Publicité; gestion; organisation et gestion commerciales; travaux de bureau; distribution de prospectus, directs ou par voie postale, ou distribution d’échantillons; administration de programmes de fidélisation de consommateurs; l’aide à la direction des affaires; mise à disposition d’informations commerciales par le biais de sites web; services de courtage en affaires; démonstration de produits; agences d’import-export; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; mise à disposition d’espaces commerciaux en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services d’approvisionnement de tiers; promotion de produits et services par le parrainage d’événements; services de vente au détail dans le domaine des cosmétiques; promotion des ventes pour des tiers, location de stands de vente; décoration de vitrines; services de télémarketing; location pour les produits suivants: des distributeurs automatiques; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits cosmétiques, afin de permettre aux clients de comparer et d’acheter facilement des produits; les services précités étant fournis par l’intermédiaire de points de vente au détail, de points de vente en gros ou par voie électronique, y compris sur des sites web.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
L’opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve consistent, en particulier, en les documents suivants:
Annexe 1: extrait du site web du Conseil de Fashion Designers d’Amérique (https://cfda.com/cfda-fashion-awards) décrivant la carrière et la philosophie commerciale de Miuccia Bianchi Prada, ainsi que des prix et des distinctions qu’elle a reçus. Selon ce document, daté de 2020, elle était l’un des candidats avec quatre autres stylistes pour le «Designeinternational de la femme de l’année» et elle a remporté de nombreux prix pour sa vision originale, son innovation et sa contribution à la mode internationale. À titre d’exemple, il est mentionné qu’ «[e] n 2004, le Conseil de Fashion Designers d’Amérique (CFDA) a présenté à Miuccia Prada une récompense internationale appréciée.» En 2005, Time Magazine a choisi comme l’une des 100 personnes les plus influentes au monde, pour avoir «inspiré et influencé des collègues pendant des années avec sa sceptionarité et très personnelle». En 2006, Miuccia Prada était dénommée «Officier à l’Ordre des arts et des Lettres» par le ministère français de la culture. […] En décembre de la même année [2007], elle a remporté le prix «Footwear News Designer» du prix de l’année. En 2008, le New York Times Magazine a consacré la couverture de son numéro de mars 23 et un article de six pages à Miuccia Prada. C’est la première fois au cours des deux dernières décennies que la couverture du New York Times Magazine a été consacrée à un italien, et c’est la première fois qu’elle a jamais été consacrée à un styliste de mode. […] La même année [2013], Miuccia Prada est honorée par le British Fashion Council avec le Désignataire international du prix de l’année. En novembre 2015, Miuccia Prada s’est vu attribuer le «Wbijoux. Le magazine Fashion Innovator de l’année» en reconnaissance des contributions de Prada au monde de la mode au-delà de la mode. En décembre 2015, le créateur s’est vu accorder le titre de Knight of the Grand Cross, la plus haute ordonnance de Merit de la République

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italienne, en reconnaissance de son succès international et de sa contribution au nom de l’Italie aux domaines de la créativité, de la mode et du style — domaines dans lesquels elle est devenue une référence internationale — ainsi qu’à la reconnaissance des valeurs culturelles de Prada, que sa fondation promeut. Le 14 novembre 2016 à Los Angeles, Miuccia Prada a été honore lors des 2016 Women de l’année pour ses contributions à la mode, à l’art et à la culture. Le 2018 décembre 10, lors de la prestigieuse Royal Albert Hall à Londres, Miuccia Prada a reçu le prix Outstanding Achievement, présenté par le British Fashion Council, pour sa contribution remarquable à l’industrie mondiale de la mode. En 2019, l’évaluateur l’a placée à la 11e place dans le classement Power 100 pour «son désir de contester le pouvoir institutionnel, la haute qualité musée de la Fondazione Prada et le crossover continu entre l’art, la célébrité et la marque». En 2012, le Costume Institute of the Metropolitan Museum of Art, à New York, dédié à Miuccia Prada — conjointement avec Elsa Schiaparelli — à son exposition annuelle intitulée «Elsa Schiaparelli et Prada: Les conversations impossibles».
Annexe 1.A: Communiqués de presse financière du PRADA concernant environ les 10 dernières années jusqu’en 2022. Ces documents montrent des montants impressionnants des recettes nettes totales, y compris une référence à la part des recettes générée sur le marché européen. Par exemple, dans la version financière de 2022, elle indique qu’il y a eu de forts résultats en Europe, avec une forte croissance de 89 % dans toute la région, en raison des ventes intérieures et d’un uptick dans le tourisme au T2-22. Le rapport financier de la Prada pour l’année 2020 indique l’identité du groupe Prada «Pioneer d’un dialogue avec la société contemporaine dans différentes sphères culturelles et un leader historique de la mode de luxe», Prada Group fonde son identité sur des valeurs essentielles telles que l’indépendance créative, la transformation et le développement durable, en offrant à ses marques une vision commune d’interpréter et d’exprimer leur esprit. Legroupe possède certaines des marques de luxe les plus prestigieuses au monde, Prada et MIU MIU, ainsi que Church’s, Car Shoe et le passé Pasticceria Marchesi, et travaille constamment à accroître leur valeur en accroissant leur visibilité et leur attrait. Le groupe conçoit, fabrique et distribue des collections de prêt-à-porter, des produits en cuir et des chaussures dans plus de 70 pays par le biais d’un réseau de 633 magasins ainsi que de canaux de commerce électronique, de certains sites web et grands magasins dans le monde entier. Le groupe, qui opère également dans le secteur des articles de lunetterie et des parfums par le biais de contrats de licence, compte 23 usines et environ treize mille employés.
Annexe 2: des milliers de pages avec des articles ou des images d’un grand nombre de journaux et de magazines de mode différents, tels que Cosmopolitan, Elle, GQ, Marie Claire, Vogue et Vanity Fair, datées des années 2018, 2019, 2020 et 2021 en Belgique, aux Pays- Bas, en France, en Italie, en Allemagne et en Espagne, où sont mentionnés ou représentés des vêtements et chaussures «PRADA», ainsi que des sacs à main.
Annexe 2.A à 2.B: grand matériel publicitaire et promotionnel dans plusieurs États membres de l’UE (à savoir la France, la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie, l’Allemagne), provenant notamment de magazines de mode grand public (par exemple, Vogue, Elle, Sabato, De Standard, Style Trends, Marie Claire, journalisa’s-Textile, Vanity Fair, The Good Life, Le Figaro, Jalouse, Gala, Grazia, Brigitte, Faces, GQ, Health, Men’ s Health, last last last last last last, Gérone, Graya),
Annexes 3 à 4: une copie de la décision rendue le 28/09/2006 dans l’opposition no B 686 941 PRADA/PRADA A TOPE, ainsi qu’une copie des éléments de preuve produits dans le cadre de cette procédure. Comme résumé dans cette décision, les éléments de preuve se composent des documents suivants:

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(1) Histoire de PRADA S.A. — un document en italien et en anglais expliquant l’histoire (qui remonte à 1913) et les activités de l’opposante. Différentes impressions de l’internet (par exemple www.designerhistory.com/historyoffashion) se rapportent au même sujet.
(2) Des documents concernant les données financières et les activités de PRADA S.A. (documents concernant les chiffres d’affaires dans différents pays de l’UE, différentes impressions de l’internet);
(a) Impression de la page internet www.cameramoda.it contenant des informations sur le développement financier du groupe PRADA entre 1999 et 2000, indiquant que l’analyse des ventes par marque, PRADA représente 90,7 % du chiffre d’affaires.
b) des informations sur les fusions et acquisitions du groupe PRADA dans le secteur de la mode;
(c) des informations sur l’augmentation des ventes du groupe PRADA;
(d) Impression de l’internet du journal italien www.repubblica.it d’unarticle daté du 29/10/2001 indiquant que PRADA compte parmi 10 entreprises italiennes qui contrôlent près de 20 % du marché mondial du luxe. Elle ajoute que le marché italien du luxe est guidé par Gucci, Prada et Armani et que Gucci et Prada appartiennent aux entreprises les plus actives dans le domaine des acquisitions;
(e) impression du magazine www.forbes.comcontenant un résumé de tous les investissements et acquisitions du groupe PRADA sur le marché du luxe et de la mode, ce qui a entraîné la croissance de 167 % des ventes de produits en cuir de mode en 2003;
(f) impression du site http://boutques.online.fr indiquant qu’au premier trimestre 2004, les ventes de Prada ont augmenté de 7 %.
(3) Choix aléatoire d’extraits de presse produits par l’opposante afin de prouver la puissance économique de Prada, son développement continu et l’acquisition de la notoriété des marques Prada. Coupures de presse de journaux italiens et français, comme il Sole 24 Ore, Le Figaro, La Repubblica et Corriere della Sera.
(4) Sélection d’extraits de presse tirés de l’internet concernant des défilés de mode PRADA à Milan et à Paris, où la marque de l’opposante est également mentionnée comme l’un des noms de créateurs de mode les plus importants.
(5) La presse extrait de 41 journaux et magazines différents, dont la plupart sont italiens et français, où les marques Prada sont utilisées tant dans des articles publicitaires que dans des articles de mode.
(6) Des copies de catalogues et collections Prada, ont fait la publicité et distribué dans le monde entier, comme le prétend l’opposante, sur le marché mondial des produits de luxe.
(7) Les plans publicitaires de PRADA S.A. en Espagne, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et en France au cours des années 1997, 1998 et 1999. Ces documents montrent, entre autres, qu’en ce qui concerne l’Italie, en 1997, les dépenses publicitaires étaient relativement pertinentes et en 1998 en tant que dépenses publicitaires de vêtements de sport. En ce qui concerne la France, les documents montrent que les dépenses publicitaires de Prada sportswear sont également importantes en 1997 et 1998. L’opposante a également fourni la liste complète des magazines dans lesquels les

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marques Prada ont fait l’objet de publicités en 1997, 1998 et 1999, ainsi que les images publiées directement dans ces magazines.
(8) Extraits de presse et pages Internet contenant l’équipe de la Coupe de Prada pour le concours d’Amérique, les nouvelles et les informations.
(9) Trois décisions datées de 2002 et 2004 rendues par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle concernant le transfert de noms de domaine contenant les noms «prada» à l’opposante après leur enregistrement illégitime par des tiers de mauvaise foi. Dans ces décisions, dans la section «arrière-plan factuel», il est indiqué que les produits de la marque PRADA sont vendus dans le monde entier par l’intermédiaire des boutiques PRADA elles-mêmes, des boutiques en magasin ou des points de vente bien connus et via des réseaux de distribution sélective. Le plaignant possède un nombre considérable de magasins détenus à 100 % dans diverses villes au niveau international, dont Milan, Londres, Paris et New York. La marque PRADA de la requérante est extrêmement connue au niveau international. Le nom et la marque Prada sont célèbres au niveau international et les vêtements et accessoires de la requérante sont vendus au niveau international sous la célèbre marque Prada.
(10) des informations de presse selon lesquelles Miuccia Prada, directeur créatif de la société Prada, a été désigné parmi les 100 premières personnes les plus influentes du 20e^siècle par le Magazine de Time et l’une des 30 femmes les plus puissantes en Europe par le Wall Street Journal.
Annexe 5 à 5.B: plusieurs copies des décisions de l’EUIPO: 1) décision rendue le 27/02/2007 dans l’opposition no B 731 234 PRADA/PILAR PRADAS, dans laquelle PRADA a été considérée comme ayant un caractère distinctif accru par l’usage pour, notamment, des produits compris dans les classes 18 et 25; 2) décision rendue le 04/08/2021 dans l’opposition no B3 118 266 PRADA/Rada, dans laquelle il a été conclu que PRADA jouissait d’un certain degré de renommée en ce qui concerne les sacs à main compris dans la classe 18 et les vêtements pour hommes et femmes; chaussures comprises dans la classe 25. La décision confirmative de la deuxième chambre de recours du 14/04/2022 dans l’affaire R 1610/2021-2 est jointe; 3) décision rendue le 13/09/2022 dans le cadre de l’opposition no B3 148 562 PRADA s NPRADLA, dans laquelle il a été conclu que PRADA jouissait d’un degré élevé de renommée en ce qui concerne les sacs à main compris dans la classe 18 et les vêtements pour hommes et femmes; chaussures comprises dans la classe 25.
Annexe 6: décisions datées de 2002 à 2015 rendues par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI concernant des litiges concernant des noms de domaine. Dans ces décisions, différents noms de domaine contenant le mot «prada» ont été jugés enregistrés de mauvaise foi par des tiers et les registrars [de ces noms de domaine] sont donc tenus de les transférer à l’opposante. Dans la section «contexte factuel» de ces décisions, diverses déclarations sont faites par les spécialistes de l’OMPI concernant l’activité, la notoriété et la renommée de l’opposante et de la marque PRADA. Par exemple, dans une décision de 2002, il est indiqué, entre autres, que «[l]' activité internationale de la mode de la requérante a été fondée en 1913 à Milan, en Italie et fabrique des vêtements et accessoires pour femmes et hommes de luxe, tels que sacs à main, bagages, chaussures, écharpes et articles en cuir», «les produits de la marque PRADA sont vendus dans le monde entier par le biais des boutiques PRADA elles- mêmes, boutiques en magasin de magasins de vente au détail renommés et par le biais de réseaux de distribution sélective» et que «Prada» a des millions de dollars. Dans une

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décision de 2011, il est indiqué, entre autres, que «Prada, S.A., société leader dans le domaine de l’habillement de luxe, des accessoires en cuir, des chaussures, des bagages et des chapeaux ('Prada')» et «jusqu’au fil des années, Prada a consacré des ressources et des efforts considérables pour renforcer le goodwill des marques PRADA, qui sont utilisées dans le cadre de la vente de produits de luxe de Prada dans le monde entier. La marque PRADA est distinctive et célèbre». En outre, dans une décision de 2015, il était indiqué qu’ «[a] u vu des investissements importants de la requérante en matière de publicité, de marketing et de ventes dans le monde entier, et de son utilisation constante de la marque PRADA depuis des décennies pour certains produits de consommation haut de gamme, PRADA est une marque notoirement connue en Italie et dans le monde entier pour des produits de luxe haut de gamme».
Annexe 7 à 7.B: une vaste sélection de factures datées de 2017 à 2021 de PRADA Spa à des clients situés dans l’UE (par exemple, Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, France, Allemagne, Grèce, Lituanie, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Espagne) concernant, principalement, des sacs à main, des vêtements et des chaussures. La catégorie des produits vendus est indiquée dans une grande partie de ces factures avec la marque antérieure PRADA telle qu’enregistrée. En outre, les factures démontrent que les prix des articles vendus sous la marque antérieure sont sensiblement supérieurs à la moyenne des prix du marché. Un tableau Excel intitulé «Analisi Royalties Profumi», daté du 15/16/2022, pour la période comprise entre 2014 et 2021, selon l’opposante en ce qui concerne les redevances pour la vente de parfums Prada. En outre, dans les observations de l’opposante, un tableau des ventes nettes de parfums de Prada de sous-licenciés pour la période comprise entre 2019 et 2020 est inclus. Toutefois, ce dernier tableau ne contient aucune donnée quant au territoire pertinent des ventes concernées.
Annexe 8: un extrait Wikipédia de Prada Marfa, une installation d’art sculpturale permanente des artistes Elmgreen et Dragset, située à Route 90 à Jeff Davis County, Texas, États-Unis. L’installation, sous la forme d’un bâtiment freinant, a été inaugurée le 01/10/2005.
Une partie importante des éléments de preuve produits datent d’avant 2006 (en particulier parce qu’une grande partie de ces preuves est une copie des preuves produites dans le cadre de la procédure d’opposition no B 686 941 avec une date de décision du 28/09/2006). Il ressort clairement de ces éléments de preuve, comme l’a constaté la division d’opposition dans cette procédure, que la marque PRADA jouissait d’un degré élevé de renommée pour tous les produits compris dans les classes 18 et 25 à l’époque. Toutefois, à cet égard, il convient également de noter que, même si la marque antérieure dans cette procédure était légèrement différente (contenant un cadre ovale avec un petit blason ainsi que le mot supplémentaire «MILANO» beaucoup plus petit placé sous l’élément verbal PRADA), l’élément le plus distinctif de cette marque est effectivement PRADA, représenté dans la même police que celle représentée dans la marque antérieure actuellement examinée. En outre, la plupart des éléments de preuve montrent uniquement l’usage du PRADA dans cette police de caractères ou simplement comme PRADA (en tant que marque verbale). Par conséquent, les conclusions tirées dans cette décision s’appliquent également à la marque antérieure en cause.
L’opposante a également fourni des données financières du groupe Prada pour les dix dernières années jusqu’en 2022. Les documents démontrent que Prada Group a réalisé des recettes nettes assez pertinentes dans le monde entier et indiquent qu’une part importante de ces recettes nettes totales a été générée sur le marché européen. Cet ensemble de preuves mentionne également que Prada Group possède certaines des marques de luxe les plus prestigieuses au monde, notamment la marque Prada et fabrique et distribue des collections de prêt-à-porter, des articles de maroquinerie et des chaussures dans plus de 70

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pays par le biais d’un réseau de 633 magasins, ainsi que de canaux de commerce électronique, de sites web sélectionnés et de grands magasins dans le monde entier. En outre, Prada Group exerce également ses activités dans le secteur des articles de lunetterie par le biais d’accords de licence (pièce 1.A). L’opposante a également produit une vaste sélection de factures concernant les ventes de produits Prada principalement sur le territoire pertinent (pièces 7 à 7.A) et un matériel publicitaire et promotionnel assez abondant pour des parfums Prada dans des revues de mode courantes de plusieurs États membres de l’UE, à savoir la France, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Italie entre 2018 et 2020.
Si l’on considère les éléments de preuve dans leur ensemble, il est également clair que la renommée de la marque antérieure subsiste pour ces produits. En effet, les décisions rendues par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI depuis des années plus récentes, jusqu’en 2015 au moins, attestent de la grande renommée de la marque antérieure pour les produits concernés et des éléments de preuve très importants présentés en pièce 2, avec un grand nombre d’exemples des années 2018-2021 (y compris de tous les 12 mois de, par exemple, 2021) dans différents pays, tels que la Belgique, les Pays-Bas, la France, l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne, qui montrent que la marque antérieure est très fréquemment présente dans la presse et la presse. Par conséquent, il n’y a aucune raison de croire que la marque antérieure aurait souffert d’une perte de renommée au cours des années plus récentes, comme l’a confirmé la division d’opposition dans la précédente procédure d’opposition mentionnée à l’annexe 5.B.
Par conséquent, sur la base de ce qui précède et de l’ensemble des éléments de preuve produits, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée dans l’Union européenne pour, à tout le moins, les sacs à main compris dans la classe 18 et les vêtements pour hommes et femmes; chaussures comprises dans la classe 25.

Néanmoins, la question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et de services en cause, les consommateurs pertinents, etc.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne

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(18/09/2008, 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion ou, le cas échéant, un risque de préjudice pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La marque figurative antérieure est composée de l’élément verbal «PRADA», écrit en lettres majuscules légèrement stylisées. Le mot «PRADA» n’a pas de signification en tant que tel sur le territoire pertinent, mais il s’agit d’un nom de famille peu courant d’origine italienne et espagnole. Dès lors, il peut être perçu comme un nom de famille au moins par une partie du public pertinent, comme en Italie et en Espagne. Toutefois, pour une autre partie du public, comme en France, l’élément verbal «PRADA» ne sera associé à aucune signification. Dans les deux cas, étant donné qu’elle ne sera pas perçue comme ayant une signification particulière par rapport aux produits concernés, elle possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Le signe contesté est composé de l’élément verbal «ARADA», écrit en lettres majuscules légèrement stylisées, de taille beaucoup plus grande que l’élément verbal situé en dessous de «PERFUMES», écrit en majuscule entre deux traits décoratifs ou traits décoratifs. L’élément «ARADA» est dépourvu de signification pour, à tout le moins, le public français et, par conséquent, il possède un caractère distinctif normal.
Étant donné qu’il n’existe pas de différences conceptuelles entre les éléments distinctifs «PRADA» et «ARADA» pour le public français et qu’une partie substantielle des éléments de preuve de la renommée de la marque antérieure concernent également ce territoire, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public du territoire pertinent.
Quant à l’élément verbal «PERFUMES» du signe contesté, il est susceptible d’être compris comme «parfums» par le public évalué en raison de leur orthographe étroite et parce qu’il est également largement utilisé dans le secteur de la parfumerie. Cet élément a non seulement un caractère subsidiaire au sein du signe, mais il possède également un caractère distinctif très limité, le cas échéant, étant donné qu’il indique la nature et/ou les caractéristiques des produits ou de l’objet des services concernés. L’élément «ARADA» du signe contesté est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement.
Les polices de caractères des signes ne sont pas particulièrement élaborées ou sophistiquées et ne détourneront pas l’attention du consommateur des éléments qu’ils embellistent.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «* Rada» (et leurs sons), à savoir quatre des cinq lettres de l’élément distinctif et dominant du signe contesté et de la marque antérieure. En outre, l’élément partiellement commun a la même longueur, à savoir cinq lettres. Les signes diffèrent par les premières lettres «P» et «A» (et leurs sons) de la marque antérieure et l’élément le plus distinctif et dominant du signe contesté, respectivement. Ils diffèrent également par la stylisation des signes et par l’élément verbal «PERFUMES» du signe contesté entre des traits ou des traits. Toutefois, l’élément «PERFUMES» ne sera très probablement pas prononcé par les consommateurs pertinents en raison de son caractère distinctif très limité, voire inexistant, et de son caractère subsidiaire.
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique à un degré à tout le moins moyen.

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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «PERFUMES» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle a une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification de caractère distinctif très limité, voire inexistant.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public; Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Bien que les produits désignés par les marques en cause ne soient pas similaires, il existe un certain lien entre la plupart des produits contestés compris dans la classe 3, qui couvrent principalement des produits de parfumerie, des cosmétiques, des produits de soins de beauté et d’hygiène personnelle et les services contestés suivants compris dans la classe 35 au détail dans le domaine des cosmétiques; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits cosmétiques, afin de permettre aux clients de comparer et d’acheter facilement des produits; les services précités étant fournis par l’intermédiaire de points de vente au détail, de points de vente en gros ou par voie électronique, également via des sites web et des produits renommés de l’opposante compris dans les classes 18 et 25.

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Étant donné qu’il est courant que des marques de mode populaires soient davantage exploitées dans le secteur des produits de soins de beauté et de parfumerie par, par exemple, des contrats de licence, comme l’a établi l’opposante, qui accorde une licence à la marque antérieure pour des parfums. En outre, certains de ces produits sont même commercialisés par les mêmes canaux.
En ce qui concerne les draps anti-lessive contestés dans le but de fournir une protection des couleurs lors du lavage d’une charge mixte de vêtements, bien qu’elle soit distanciée des produits renommés de l’opposante, on peut raisonnablement supposer que les consommateurs pertinents pourraient croire qu’un fabricant de vêtements pourrait fournir aussi bien certains produits pour le soin de leurs vêtements.
Compte tenu de la grande renommée de la marque antérieure et des similitudes pertinentes entre les signes, qui diffèrent principalement par leurs premières lettres, les consommateurs français établiront certainement un lien mental avec la marque antérieure lorsqu’ils seront confrontés auxdits produits et services contestés.
En outre, le fait que les produits et les services désignés par les marques en conflit appartiennent à des secteurs commerciaux éloignés ne suffit pas, à lui seul, à exclure la possibilité de l’existence d’un lien. La renommée spécifique de la marque antérieure (y compris des aspects qualitatifs, tels qu’une image, un style de vie particulier ou des circonstances particulières de commercialisation qui sont devenues associées à la renommée de la marque) et le degré de similitude entre les marques pourraient permettre de transférer l’image de la marque renommée à la marque contestée nonobstant la distance entre les secteurs de marché concernés.
Les autres services contestés compris dans la classe 35, énumérés ci-dessus, pour lesquels la demanderesse sollicite une protection, s’adressent principalement à des professionnels dans les domaines de la publicité, des affaires commerciales et des services liés aux entreprises, et le grand public comprend des professionnels. Les produits de la marque antérieure pour lesquels une renommée a été établie s’adressent au grand public. Dès lors, bien que cela ne soit pas immédiatement évident, il existe un certain chevauchement entre les publics concernés par les marques en conflit. En outre, la renommée de la marque antérieure a été jugée élevée. En effet, c’est l’une de ces marques qui a acquis une telle renommée qu’elle va au-delà du public pertinent en ce qui concerne les produits pour lesquels elle a été enregistrée, auquel cas le public fera un rapprochement entre les marques en conflit, même si ce public était totalement distinct. Par conséquent, bien que les autres services contestés compris dans la classe 35 soient différents des produits de l’opposante et qu’aucun lien direct ne puisse être établi entre eux, une association avec la marque antérieure reste possible, compte tenu du degré de similitude entre les signes et de la grande renommée acquise par la marque antérieure (25/01/2012, T-332/10, Viaguara, EU:T:2012:26, § 52; 08/05/2018, T-721/16, BeyBeni (fig.)/Ray-Ban (fig.) et al., EU:T:2018:264, § 87).
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle

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d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante fait valoir, entre autres, ce qui suit:
Les éléments de preuve produits étayent le point de vue selon lequel la marque antérieure PRADA a acquis un goodwill très important ainsi qu’une image de luxe très respectée et une marque couronnée de succès, ce qui la rend attrayante pour le grand public, y compris le public des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne contestée.
Le lien entre les marques respectives PRADA et ARADA résulte également du fait que Prada est notoirement connue pour commercialiser des produits de grande qualité et souhaitables.
Cette image positive est le résultat direct de la qualité associée aux produits de Prada, en tant qu’icône dans le monde de la mode, mais aussi de différents parrainages de manifestations sportives fructueuses (telles que la Coupe d’Amérique) et les expositions artistiques dans le monde entier, y compris l’icconique PRADA Marfa mock up (https://en.wikipedia.org/wiki/Prada_Marfa – pièce no 8).
Cette image positive trouve également son origine dans les investissements continus réalisés par l’opposante pour maintenir des normes de qualité élevées pour tous les produits qu’elle vend sous sa marque PRADA, des sacs en cuir à des vêtements, des parfums aux lunettes de soleil.

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Les produits de la demanderesse sont également fournis par l’opposante, de nombreux exemples de parfums de Prada ont été fournis.
Par conséquent, il existe un risque sérieux que si les produits de la demanderesse ne sont pas conformes aux mêmes normes de qualité que ceux de l’opposante, les personnes qui confondent les marques ARADA et PRADA associent la mauvaise qualité des produits ARADA à une baisse de la qualité des produits PRADA.
De même, si la demanderesse vend des produits de qualité relativement acceptables, les consommateurs qui confondent les marques seront attirés par les produits ARADA pensés à tort qu’ils achètent des produits PRADA originaux. Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE englobe les cas où il y a exploitation et tentative manifestes de parasitisme du statut de la marque célèbre ou de tentative de tirer profit de sa réputation.
En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image d’une marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services visés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
L’opposante fait valoir que la demande de marque de l’Union européenne contestée pourrait bénéficier de l’image positive de la marque PRADA, qui est une icône de luxe et hautement souhaitable.
Si la demanderesse avait la possibilité d’offrir ses produits caractérisés par la marque similaire ARADA prêtant à confusion, la marque PRADA ne serait plus en mesure d’évoquer dans l’esprit du public européen une association exclusive et immédiate avec les produits pour lesquels elle est utilisée et enregistrée exclusivement au profit de l’opposante.
Cela conduirait à une érosion du caractère distinctif de la marque antérieure provoquée par la multiplication de marques parasites qui priverait la marque PRADA de son caractère distinctif et, partant, de son attrait.
En d’autres termes, l’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et pourrait porter préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).

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Décision sur l’opposition no B 3 162 743 Page sur 15 17
La titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur les éléments suivants:
L’actif protégé par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE consiste en l’image véhiculée par la marque antérieure PRADA, à savoir des valeurs très positives, une icône dans le domaine de la mode et du luxe, un statut le plus souhaitable à atteindre, qui, ensemble, représente un goodwill important pour l’opposante.
Le goodwill et la renommée attachés à la marque PRADA sont quelque chose de intangible, mais il reste digne de protection selon la Cour de justice et, en particulier, ses décisions dans l’affaire Dior no C-337/95.
L’image contenue dans la marque PRADA consiste en des produits de haute qualité, qui attirent fortement l’attention des consommateurs. L’objectif de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est précisément de protéger cet actif en empêchant les tiers de le faire addressee er, d’obtenir un enrichissement sans cause, ou encore moins, de porter préjudice à son image et à sa valeur.
Le scénario de l’enrichissement sans cause ou de profit indu se produit lorsqu’un tiers exploite la renommée de la marque antérieure au profit de ses propres efforts de marketing.
En pratique, le tiers s’entoure dans la marque renommée et l’utilise comme véhicule pour inciter le consommateur à ses propres produits (identiques ou différents). L’avantage d’un tiers est considérable en matière d’investissements, de promotion et de publicité pour sa propre marque, étant donné qu’il en bénéficie, ce qui a rendu la marque antérieure très célèbre, ce qui est indu parce que cela se fait de manière parasitaire.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Plus l’évocation de la marque antérieure par le signe postérieur est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69; 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 43).
Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53; 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; 23/10/2003, C- 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 57, 58, 66; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).

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Décision sur l’opposition no B 3 162 743 Page sur 16 17
L’intention du demandeur ne constitue pas un facteur matériel. Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple lorsqu’il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de la réputation d’une marque célèbre. Toutefois, le fait de tirer indûment profit ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la renommée dont bénéficie la marque d’un tiers.
La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008, T- 128/06, CAMELO, EU:T:2008:22, § 46).
Comme indiqué ci-dessus, il existe un lien entre les signes en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 3 et les services compris dans la classe 35 qui peuvent avoir un lien avec les produits pour lesquels la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée. En outre, comme le montrent les éléments de preuve produits, la marque antérieure est reconnue par les consommateurs comme une marque pour des produits de luxe haut de gamme.
Compte tenu de la renommée de la marque antérieure et du degré de similitude entre les signes, il est fort probable que le consommateur français établisse un lien entre les marques, et ce malgré le lien minime avec certains des services plus spécialisés compris dans la classe 35. Cette association mentale du signe contesté avec la marque renommée pourrait influencer positivement, sans aucun effort de marketing ni aucun investissement de la part de la demanderesse seule, le choix de ces consommateurs en ce qui concerne les produits et services contestés concernés proposés sous le signe contesté par rapport à ceux proposés par d’autres producteurs. En d’autres termes, ce lien mental entre les signes procurera un avantage commercial à la demanderesse en détournant le pouvoir d’attraction et d’image des produits à la mode, de luxe et de haute qualité de la marque antérieure renommée. En utilisant la marque demandée, la demanderesse réservera un «débouché libre» sur les investissements de l’opposante, ce qui stimulera probablement les ventes des produits et services de la demanderesse dans une mesure disproportionnellement élevée par rapport à l’importance de ses investissements promotionnels. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, il existe un risque que le signe contesté se placera dans le sillage de la marque antérieure renommée.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Comme indiqué ci-dessus à la section b) de la présente décision, un risque de préjudice pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus,

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Décision sur l’opposition no B 3 162 743 Page sur 17 17
la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types de préjudice s’appliquent également.
e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée ni d’apprécier la revendication de renommée de l’opposante par rapport aux autres produits antérieurs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marzena María del Carmen Chantal MACIAK COBOS PALOMO VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.