EUIPO, 13 décembre 2023, R 1918/2022‑2, Glubschi

EUIPO 13 décembre 2023

Arguments

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Rejeté
Mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque
La cour a estimé que la demanderesse n'a pas démontré que la titulaire de la marque avait l'intention de nuire à ses intérêts au moment de la demande d'enregistrement.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 13 déc. 2023, n° R1918/2022-2
Numéro(s) :	R1918/2022-2
Textes appliqués :	Article 59(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision confirmée
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Texte intégral

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TRADUCTION NON REVISÉE
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 décembre 2023
dans l’affaire R 1918/2022-2
TY Inc. 280 Chestnut 60559 Westmont, États-Unis demanderesse en nullité/requérante représentée par Erlburg Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Friedrichstraße 88, 10117 Berlin, Allemagne contre
Carletto Management & Logistik AG Fürtistrasse 15 8832 Wollerau Suisse titulaire de la marque/défenderesse représentée par Orth Kluth Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Kaistrasse 6, 40221 Düsseldorf, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 46 212 C (marque de l’Union européenne n° 11 756 161)
.

LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: allemand
13/12/2023, R 1918/2022-2, Glubschi

2 rend la présente Décision
Faits et procédure
1 Par une demande déposée le 21 avril 2013, un prédécesseur en droit de Carletto Management & Logistik AG (ci-après la «titulaire de la marque de l’UE»), Carletto AG, a sollicité l’enregistrement du signe verbal
Glubschi
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants:

Classe 9: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, jeux informatiques; logiciels de jeux; logiciels de jeux informatiques mis à disposition sur Internet ou enregistrés sur disques, cassettes, bandes, CD-ROM; logiciels interactifs.

Classe 25: vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 28: jeux, jouets; appareils de jeux informatiques; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; peluches
[jouets].

2 La demande a été publiée le 23 décembre 2013 et la marque enregistrée le 3 septembre 2013. Par déclaration du 11 août 2020, la titulaire a renoncé aux produits compris dans les classes 9 et 25. La durée de protection de la marque a été prolongée au cours de la procédure de recours.

3 Le 31 août 2020, TY Inc. («la demanderesse en nullité») a formé une demande en nullité de la marque contestée. Elle a fondé sa demande sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, en invoquant la mauvaise foi lors du dépôt de la demande.

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4 En 2010, la demanderesse en nullité, un fabricant de peluches actif dans le monde entier, avait chargé Carletto Deutschland GmbH de distribuer en exclusivité une ligne de peluches de la demanderesse en nullité dans l’espace germanophone, à savoir des peluches dotées de grands yeux frappants, appelées à l’origine «Beanie Boos». Selon elle, Carletto Deutschland GmbH aurait utilisé, dans le cadre de cette activité de distribution, la dénomination de produit «Glubschi». Ces dénominations se seraient instituées auprès des acheteurs comme une indication de l’origine des produits de la demanderesse en nullité, et ce, indépendamment des mesures de distribution du groupe Carletto. Bien que la demanderesse en nullité n’ait jamais autorisé Carletto Deutschland GmbH ou d’autres sociétés du groupe Carletto à demander des marques en nom propre, le groupe aurait obtenu plusieurs enregistrements de marques pour divers signes «Glubschi», finalement attribués à la demanderesse en nullité, entre autres la marque litigieuse, que le groupe utiliserait désormais lui-même, après la fin de la relation de distribution entre lui et la demanderesse en nullité, dans le cadre d’une coopération avec un autre fabricant de peluches, et qu’il utiliserait contre la demanderesse en nullité. Il s’agirait là d’une demande effectuée de mauvaise foi. Au soutien de ses allégations, la demanderesse en nullité a produit les documents suivants:

AST 1 : illustrations tirées du catalogue de produits
AST 2: images de quelques peluches de la demanderesse en nullité
AST 2a: déclaration sous serment de Scott Rogers
AST 3: extraits du livre «Selling the 90s»
AST 4: extraits du livre «1. Guide allemand des prix BEANIE 2000/2001»
AST 5: extraits de «Beanie Boos Ultimate Collector’s Guide»
AST 6: extraits de produits d’accompagnement («Meet the Beanie Boos» avec des autocollants, «Beanie Boos Colouring Book», etc ;)
AST 7: extrait du registre de la marque «Beanie Boos» (fig.) (EU 86 221 93)
AST 8: article «Geliebtes Glotzauge», Süddeutsche Zeitung, 20 octobre 2018
AST 9: capture d’écran YouTube Video de février 2010
AST 10: recherche Google/résultats de l’année 2010
AST 11: cabinet Froriep/annexes 16
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AST 12: extraits du catalogue en ligne Brandora
AST 13: flyers «GLUBSCHIS Let’s Party» ainsi que «GLUBSCHIS Showtime»
AST 14: horaire «GLUBSCHIS»
AST 15: opération promotionnelle Ty/McDonalds
AST 15a: rapports sur les produits Ty/Gluschi
AST 16-18: photos de présentoirs et de magasins
AST 19: offres récentes de produits Ty sur l’internet
AST 20: Flyer de TY UK Ltd., 2019
AST 21: extraits du fan-club GLUBSCHI, de sites web et de vidéos YouTube
AST 22: contrat de distribution anglais/allemand 2017
AST 23: lettre de vente Carletto et interview «Toys»
AST 23a: lignes de jouets en peluche Nici GmbH
AST 23b: liste de marques
AST 24: lettre de mise en demeure et ordonnance du Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf)
AST 25: lettre de mise en demeure adressée à Ty Inc
AST 26: lettre de réponse de Ty Inc.

AST 27: décision eV du LG Hamburg
AST 28: liste des produits
AST 29: liste d’autres produits Ty
AST 30: gamme de produits groupe Carletto/BRANDORA
AST 30a: photos Galeria Kaufhof
AST 31: décision du tribunal cantonal d’Argovie
AST 32: extraits du registre du commerce
AST 33: article de «das spielzeug [le jouet]»
AST 34: extrait du site web de la Foire internationale du jouet de Nuremberg
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AST 35: matériel publicitaire «GLUBSCHIS», Carletto-Gruppe/Nici GmbH
AST 36: offres de détaillants
AST 37: résultats de recherche sur Google
AST 38: déclaration sous serment Scott E. Rogers
AST 39: documents relatifs à d’autres procédures d’annulation
AST 40: extrait du site web du tribunal cantonal d’Argovie/INGRES
AST 41: reportage de la revue sic!
AST 42: décision du Tribunal cantonal d’Argovie du 20 janvier 2020
AST 43: copies de documents relatifs à la marque DE 30 2011 052 397
AST 44: déclaration sous serment Ty Warner
AST 45: annexe KP 63 tirée d’une procédure parallèle
5 La titulaire de la marque a répliqué que, selon elle, la demanderesse en nullité aurait effectué un exposé dénaturé des faits. Le groupe Carletto, auquel appartient la demanderesse de la marque, et en particulier Carletto Deutschland GmbH, qui aurait été une partenaire commerciale indépendante de la demanderesse en nullité et qui aurait vendu sous sa propre responsabilité et à ses propres risques les produits achetés par la demanderesse en nullité, se serait toujours comporté correctement et, en particulier, sincèrement vis-à-vis de la demanderesse en nullité. La demanderesse en nullité aurait consenti à la commercialisation de la série «Beanie Boos» sous le signe «Glubschi» ou, en tout état de cause, l’aurait tolérée jusqu’à ce qu’elle exige, fin 2017, que le nom «Glubschi» ne soit plus utilisé. À la suite de la résiliation surprenante du contrat de distribution par la demanderesse en nullité en février 2019, la titulaire de la marque aurait décidé de continuer à utiliser, en coopération avec le fabricant allemand NICI GmbH, pour la commercialisation de peluches aux grands yeux, la marque «Glubschi», développée depuis de nombreuses années par le groupe au moyen d’importants investissements, et qui, à la demande de la demanderesse en nullité, n’aurait plus été utilisée depuis la fin de l’année 2017. Plusieurs juridictions allemandes auraient jugé que la titulaire de la marque disposerait des droits de marque sur la dénomination «Glubschi». Seule une juridiction suisse aurait accordé à la demanderesse en nullité une mesure provisoire.

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La défenderesse a joint les documents suivants à ses prétentions:

KP 1: extrait du registre de la marque de l’Union européenne n° 11756161, Glubschi
KP 2a: extrait du registre (DE) n° 30 2015 102 193, Glubschis
KP 2b: extrait du registre (DE) n° 30 2015 102 192, GLUBSCHIS (fig.)
KP 3a: extrait du registre de l’enregistrement international n° 1 285 710, GLUBSCHIS
KP 3b: extrait du registre de l’enregistrement international n° 1 285 540, GLUBSCHIS (fig.)
KP 3c: extrait du registre de la marque allemande n° 30 2019 112289, Glubschi
KP 4: lettre d’un avocat de la demanderesse en nullité du 14 février 2019
KP 5: extraits du registre des demandes de marque «Glubschis» de la demanderesse en nullité
KP 6: ordonnance du Landgericht de Hambourg du 4 décembre 2019
KP 7: ordonnance du Tribunal régional supérieur hanséatique
[Hanseatisches Oberlandesgericht] du 8 janvier 2020
KP 8: arrêt du Landesgericht Hambourg du 5 février 2020
KP 9: ordonnance du LG de Düsseldorf [tribunal régional de Düsseldorf] du 20 décembre 2019
KP 10: comparaison de produits consistant en différentes peluches
KP 10a: preuves d’utilisation de la marque «Glubschi»; déclaration sous serment de Monsieur Marcus Weinert
KP 11: extraits du jugement AuroraWorld, Inc ./. TY Inc.

KP 12: déclaration sous serment de Monsieur Marcus Weinert
KP 13: déclaration sous serment de Peter Gygax
KP 14: extraits du catalogue ty/Carletto de l’été 2013, du printemps 2014 et de 2015
KP 15: déclaration sous serment d’Anke Bienhaus
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KP 16: matériel commercial ty/Carletto, non daté
KP 17: déclaration sous serment de J.F. Plys
KP 18: courriel de Ty Warner du 26 octobre 2017
KP 19: extraits du catalogue de la ty/Carletto GmbH de l’année 2018
KP (F) 20: mise en demeure de la demanderesse en nullité du 1er novembre 2019
KP (F) 21: extrait de l’affaire US n° CV09-08463 District Court, C.D. California
KP (F) 22 : déclaration sous serment de J.F. Plys du 11 mai 2021
KP (F) 23 : vue d’ensemble de l’entreprise Creata, qui a pris en charge la commercialisation de la campagne HappyMeal.

KP (F) 24 : emballage des jouets
KP (F) 25 : déclaration sous serment de Stefan Dobler
KP (OK) 26: décision de l’EUIPO portant sur la marque de l’UE n° 128 710
KP (OK) 27: procès-verbal de l’audience devant le Hanseatische OLG dans l’affaire 5 U 106/20
KP (OK) 28: retrait de l’appel devant le Hanseatische OLG par la présente demanderesse en nullité (référence: 5 U 106/20).

6 Par décision du 19 août 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

À cet égard, elle s’est notamment fondée sur les motifs suivants:

En se fondant notamment sur les critères énoncés dans l’arrêt C- 529/07, Lindt Goldhase, 11/06/2009, EU:C:2009:361, § 48 et suivants, la demanderesse en nullité n’a pas démontré que le prédécesseur en droit de la titulaire de la marque aurait demandé de mauvaise foi la marque de l’Union européenne contestée.

La demanderesse en nullité, sur qui reposait la charge de la preuve, n’a pas démontré qu’elle aurait elle-même utilisé la dénomination «Glubschi» ou qu’elle en aurait demandé la protection en droit des marques.

Le signe litigieux se distingue nettement de la dénomination «Beanie Boos» utilisée par la demanderesse en nullité.

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Les documents contractuels qui ont été produits ne contiennent aucune disposition faisant référence à une mauvaise foi au moment de la demande de la marque de l’Union européenne contestée.

Dans le cadre de la question d’une demande déposée de mauvaise foi, il convient également d’examiner si le demandeur poursuit par là des objectifs légitimes. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que la titulaire de la marque ou son prédécesseur en droit avait déjà utilisé le signe contesté avant la demande en nullité.

Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, rien n’indique non plus que la marque ait été demandée uniquement dans le but d’empêcher des tiers de commercialiser un produit.

7 Le 29 septembre 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours et sollicité l’annulation de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le 23 décembre 2022.

8 Par mémoire du 22 février 2023, la titulaire de la marque a formulé des observations et demandé le rejet du recours.

Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:

La décision attaquée n’est pas assez étayée, tant en droit qu’en fait, et ne répond pas suffisamment aux arguments de la demanderesse en nullité. La demande de la marque de l’Union européenne contestée apparaît à plusieurs égards comme étant de mauvaise foi.

Par sa demande d’enregistrement, le prédécesseur en droit de la titulaire de la marque a d’abord perturbé un droit acquis digne de protection de la demanderesse en nullité sur le signe «Glubschi», né d’un usage de longue date. Le groupe Carletto n’a pas commercialisé les peluches aux grands yeux dans son propre intérêt, mais uniquement pour le compte de la demanderesse en nullité. Il n’existait aucune raison objective justifiant une demande d’enregistrement non coordonnée, surtout pour un grand nombre de marques rattachées aux produits de la demanderesse en nullité.

Certaines activités publicitaires concernant les peluches de la demanderesse en nullité nécessitaient l’autorisation de la demanderesse en nullité. Cependant, la demanderesse en nullité n’a pas consenti à la demande de marques. Elle n’en a eu connaissance qu’à la fin de la relation contractuelle en 2019.

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En outre, la demande de marque couvrait d’autres secteurs de produits pour lesquels un usage de la marque n’était pas prévu dans le cadre de la relation contractuelle avec la demanderesse en nullité.

Après la fin de la relation de commercialisation, la titulaire de la marque a profité de la bonne réputation des produits, qui plus est en violation de son obligation contractuelle de loyauté, en utilisant le nom pour ses propres produits, lesquels reproduisaient ceux de la demanderesse en nullité.

De plus, après la fin de la relation contractuelle, elle a utilisé la marque à des fins étrangères à son objet, pour vendre ses propres produits et pour se défendre contre les produits de la demanderesse en nullité, en tirant profit de la réputation acquise sur le marché par la demanderesse en nullité. Le seul motif de la demande d’enregistrement était d’utiliser la marque à cette date ou ultérieurement pour perturber le droit acquis de la demanderesse en nullité.

Outre une ingérence illégale dans le droit acquis de la demanderesse en nullité, la demande de la marque contestée visait à entraver indûment la demanderesse en nullité au moyen de la concurrence faite par la marque, notamment sous la forme de mises en demeure et de décisions de justice à l’encontre de la demanderesse en nullité et de ses nouveaux partenaires commerciaux.

Il ressort du contrat de distribution conclu que, après la fin de la période contractuelle, le prédécesseur en droit de la titulaire de la marque aurait dû s’abstenir de toute utilisation liée aux produits TY. Le contrat crée également des obligations de loyauté et prévoit par ailleurs que les activités publicitaires, y compris les demandes de marques, sont soumises à l’autorisation écrite de la demanderesse en nullité.

Selon la pratique de l’EUIPO, il est également important qu’il ait incombé à Carletto Deutschland GmbH et par conséquent aussi au groupe Carletto, en tant que partenaire commercial exclusif de la demanderesse en nullité, un devoir de diligence de promouvoir l’activité de cette dernière et de ne pas la perturber par des connaissances acquises dans le cadre de l’activité commerciale.

10 L’exposé effectué par la titulaire de la marque dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours peut se résumer comme suit:

La demanderesse en nullité continue de présenter les faits de manière inexacte.

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La demande d’enregistrement de la marque contestée n’a été effectuée ni dans le dos ni sans le consentement de la demanderesse en nullité. C’est plutôt de manière au moins implicite que la demanderesse en nullité a consenti à la demande d’enregistrement.

Au regard de la situation, il y a lieu de réfuter l’existence d’une intention d’obstruction.

La demanderesse en nullité n’a pas acquis de droit sur le signe qui soit digne de protection.

Il ressort des pièces produites au cours de la procédure, en particulier des déclarations sous serment de J.F. Plys, que la demanderesse en nullité a été informée des demandes et qu’elle a consenti, au moins implicitement, à la démarche. Rien d’autre ne ressort des déclarations du titulaire de la demanderesse en nullité.

En outre, la demanderesse en nullité continue d’apprécier de manière inexacte sa relation contractuelle avec le prédécesseur en droit de la titulaire de la marque. Le contrat de distribution laissait les mains libres au prédécesseur en droit en ce qui concerne la demande de marques.

Les affaires auxquelles se réfère la demanderesse en nullité concernent des situations de fait différentes. L’hypothèse de la demanderesse en nullité selon laquelle les mesures de commercialisation entièrement financées par Carletto Deutschland GmbH ou le groupe Carletto lui auraient conféré un droit acquis sur le signe «Glubschis» est notamment incompréhensible. Le succès des produits dans l’espace germanophone repose avant tout sur les mesures de marketing conçues et financées par Carletto Deutschland GmbH elle-même.

Motifs de la décision
11 Le recours de la demanderesse en nullité est recevable, mais il n’y a pas lieu de l’accueillir.

12 Dans la décision attaquée, c’est – finalement – à juste titre que la division d’annulation a réfuté l’existence de la cause de nullité de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (de même que de l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMC, applicable au moment de la demande) que la demanderesse en nullité faisait valoir.

Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 La demanderesse en nullité a demandé que la nullité de la marque de l’Union européenne contestée soit déclarée, parce qu’au moment du
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11 dépôt de sa demande, la demanderesse de la marque aurait été de mauvaise foi, voir l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. 14 Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de «mauvaise foi» suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le contexte de la vie des affaires. Le système de la marque de l’Union européenne vise, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance [voir 12/09/2019, C-104/18 P, Stylo & Koton, EU:C:2019:724, § 45; 29/01/2020, C-371/18, Skykick, EU:C:2020:45, § 74].

15 Pour déterminer si un demandeur était de mauvaise foi au moment de sa demande, il convient de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce qui existaient au moment de la demande de protection en tant que marque. Selon la jurisprudence, les faits ne peuvent pas être cantonnés à des groupes de cas limités. En effet, l’objectif d’intérêt général de cette disposition, qui est de faire échec aux enregistrements de marque abusifs ou contraires aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, serait compromis si la mauvaise foi ne pouvait être démontrée que par les circonstances limitativement énumérées (voir 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 37).

16 Néanmoins, il ne faut pas ignorer le fait que la jurisprudence a identifié différents cas de figure typiques susceptibles d’étayer la constatation d’une demande de mauvaise foi. Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique notamment lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine rappelée au paragraphe précédent (voir arrêt précité, C-104/18 P, Stylo & Koton, § 46).

17 L’intention du demandeur d’une marque – au moment pertinent de la demande [11/06/2009, C 529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, EU:C:2009:361, § 41 f., 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538, 355, § 55] – est un élément subjectif et doit être déterminée de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement et en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce (voir arrêt précité, C-104/18 P, Stylo & Koton, § 47).

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18 Il convient de se fonder sur l’intention de la demanderesse du signe. La titulaire de la marque doit accepter de subir les conséquences s’y rapportant, en ce qui concerne le droit sur la marque qui a été cédé.

19 En l’espèce, la demanderesse en nullité expose notamment que le prédécesseur en droit de la titulaire de la marque a demandé l’enregistrement de la marque contestée dans l’intention de porter atteinte aux intérêts de la demanderesse en nullité, d’une manière non conforme aux usages commerciaux honnêtes.

20 La demanderesse en nullité affirme qu’à ce moment-là, elle disposait en Allemagne d’un droit digne de protection sur le signe litigieux «Glubschis». Selon elle, un tel droit acquis serait issu d’un usage intensif de ce signe pour désigner des peluches aux grands yeux en Allemagne. Le signe aurait été utilisé indépendamment de et avant la conclusion de l’accord de commercialisation avec Carletto Deutschland GmbH en juin 2010. En tout état de cause, l’usage du signe par sa partenaire commerciale de l’époque, Carletto Deutschland GmbH, lui serait imputable, et un droit acquis résultant de l’utilisation du signe dans le cadre de l’accord de commercialisation pourrait lui être attribué.

21 La titulaire de la marque s’est opposée à cela. Selon elle, le signe aurait été utilisé exclusivement par son prédécesseur en droit. Carletto Deutschland GmbH, société du groupe Carletto, aurait occupé une position indépendante dans la relation contractuelle avec la demanderesse en nullité, et agi à ses propres risques et en son propre nom. La demanderesse en nullité ne disposerait pas d’un droit acquis résultant de cet usage du signe.

22 22Il n’existe aucune preuve d’un usage pertinent du signe «Glubschi», qui aurait été enregistré en faveur de la demanderesse en nullité avant et/ou indépendamment de la relation commerciale avec Carletto Deutschland GmbH (sur la première coopération de ces parties contractantes à partir de l’automne 2009, voir annexe KP 17). La demanderesse en nullité a certes produit en l’espèce certains documents. Cependant, les détails concernant la date, les personnes impliquées et l’étendue de l’usage ne sont pas suffisamment expliqués, et encore moins étayés.

23 Toutefois, au vu des circonstances de l’espèce, il ne semble pas exclu que la commercialisation incontestablement importante de peluches sous la marque «Glubschis», entreprise par Carletto Deutschland GmbH pour le compte de la demanderesse en nullité sur la base du contrat de commercialisation conclu en juin 2010, ait conduit en Allemagne à un droit acquis au titre du droit des signes en faveur de la demanderesse en nullité (voir arrêt du BGH du 26 juin 2008, I ZR 190/05, EROS, § 39 et suivants; Ströbele/Hacker/Thiering, Kommentar zum MarkenG, 13ème édition, § 4, point 61; appréciation contraire des juridictions allemandes dans les procédures de référé, notamment annexe KP 6, ordonnance du Landgericht de Hambourg du 4 décembre 2019). 24 Même au cas où la demanderesse en nullité aurait eu un tel droit sur le signe «Glubschi» au moment de la demande de marque contestée
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13 en avril 2013, ce qui peut être supposé en l’espèce, il n’a toutefois pas été suffisamment exposé et prouvé par la demanderesse en nullité que le prédécesseur en droit de la titulaire de la marque ait voulu, par la demande de marque contestée, porter atteinte aux intérêts de la demanderesse en nullité et notamment à son droit acquis (supposé) sur les signes «Glubschi», d’une manière non conforme aux usages commerciaux honnêtes.

25 La titulaire de la marque a dissipé les circonstances factuelles exposées par la demanderesse en nullité, dont résulteraient une demande de mauvaise foi selon la demanderesse en nullité. Sur cette base, il incombait à la demanderesse en nullité de réfuter les arguments de la titulaire de la marque ou d’invoquer d’autres faits au soutien de ses prétentions.

26 Si l’on examine dans leur ensemble les explications des parties et les documents produits, la demande de marque contestée déposée par Carletto AG en avril 2013 dans l’UE correspondait également à une logique économique compréhensible en ce qui concerne les produits jouets, peluches. Même si le comportement de Carletto Deutschland GmbH, avec laquelle la demanderesse en nullité avait conclu le contrat de commercialisation, devait lui être imputé, la demande d’enregistrement devait, au regard des faits, servir à protéger contre les tiers, au titre du droit des marques, les activités de commercialisation entreprises sur la base de ce contrat. Elle correspondait donc à l’objectif initial d’un enregistrement de marque. À la date pertinente de la demande d’enregistrement, il n’apparaît pas d’intention, que ce soit à titre principal ou accessoire, de porter préjudice à la demanderesse en nullité.

27 Indépendamment de savoir qui a développé le nom «Glubschi», Carletto Deutschland GmbH a utilisé cette dénomination avec un grand succès, en tout cas depuis 2011, pour promouvoir la série de peluches aux grands yeux de la demanderesse en nullité (voir en annexe KP 17 la déclaration de J.F. Plys, qui n’est pas non plus contestée sur le fond à cet égard). Ce faisant, elle s’est acquittée, selon les circonstances de l’espèce, de l’obligation qui lui incombait à l’égard de la demanderesse en nullité de se consacrer de son mieux à la promotion des ventes du produit (voir article 3 a du contrat de commercialisation, AST 22). En tout état de cause, compte tenu du succès de la commercialisation sous la dénomination «Glubschi» et du risque d’imitations indésirables qui en résulte, il était également conforme à l’objectif commun du contrat d’assurer, par la protection des marques, la protection des dénominations utilisées dans le commerce (voir 14/07/2021, T-75/20, Nova, EU:T:2021:431, § 61).

28 Le fait que la demande de la marque contestée ait été effectuée par la demanderesse en son propre nom – et non au nom de la demanderesse en nullité – ne permet pas, dans les circonstances de l’espèce, de conclure à une intention de causer préjudice. À ce moment-là, le prédécesseur en droit de la titulaire de la marque a présumé à juste titre qu’une protection appropriée de la marque était dans l’intérêt des objectifs contractuels communs de la demanderesse
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14 en nullité et de Carletto Deutschland GmbH, afin de poursuivre sans perturbation la stratégie couronnée de succès en matière de marque et, partant, un développement commercial positif. Il n’est pas contesté que la coopération entre les parties au contrat de commercialisation en avril 2013 ait été fondamentalement harmonieuse et fructueuse. À ce stade, rien n’indiquait une cessation imminente de la coopération.

29 En ce qui concerne l’usage du signe «Glubschi» pour la commercialisation de la série de peluches de la demanderesse en nullité, c’est à juste titre que la demanderesse de marque a supposé que la demanderesse en nullité avait laissé les mains libres au groupe Carletto à cet égard, et qu’elle l’avait finalement accepté, notamment au vu du succès commercial croissant, même s’il était clair que la demanderesse en nullité elle-même aurait préféré une autre stratégie en matière de signes. C’est ce qui ressort des descriptions détaillées du directeur des ventes de la demanderesse en nullité, J.F. Plys, bien familiarisé avec l’opération (voir en particulier KP 17). Les déclarations de Ty Warner n’indiquent rien d’autre, sa deuxième déclaration confirmant même son accord avec l’usage de ces signes (AST 44, au point 2 : «je n’étais d’accord que…»).

30 Certes, la demanderesse en nullité souligne qu’elle n’a pas donné son consentement à la demande de la marque «Glubschi» au nom de Carletto Deutschland GmbH ou d’une entreprise liée. Toutefois, Carletto Deutschland GmbH ou la demanderesse de la marque pouvaient également partir du principe qu’elles avaient les mains libres dans leurs relations avec la demanderesse en nullité. Une demande de marque n’est que la conséquence évidente d’un usage du signe «Glubschi» approuvé par la demanderesse en nullité. Un usage durable d’un signe qui a du succès est garanti de manière appropriée par une protection formelle de la marque. Dans ce contexte, la demanderesse de la marque pouvait en outre supposer que la demanderesse en nullité connaissait les demandes de marques (DE 30 2011 052 397) déjà exploitées par le groupe Carletto depuis septembre 2011 et qu’elle les avait également tolérées (voir à ce sujet les explications de J.F. Plys, KP 17). Dans ces circonstances, il était peu probable que la demanderesse en nullité ait des objections à l’encontre de la nouvelle demande d’enregistrement de la marque litigieuse en 2013. 31 À cet égard, il n’est pas nécessaire d’examiner si les demandes de marques constituent une «activité promotionnelle» pour laquelle Carletto Deutschland GmbH aurait dû, en vertu du contrat de commercialisation, obtenir l’accord écrit préalable de la demanderesse en nullité (articles 3, AST 22). Il s’agit là d’une question de comportement conforme au contrat. Mais tout écart par rapport aux dispositions contractuelles ne permet pas de conclure à une intention de causer préjudice. Cette disposition contractuelle peut avoir été négligée, méconnue ou considérée comme dépassée par les accords oraux. Dans la pratique, indépendamment de la situation contractuelle formelle, il était clair que la demanderesse en
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15 nullité avait finalement laissé les mains libres à Carletto Deutschland GmbH, ou aux sociétés qui lui étaient liées, en ce qui concerne l’usage du signe «Glubschi», et ce dès un stade antérieur de la relation contractuelle – nonobstant une préférence personnelle pour l’usage des signes «TY» – et avait également toléré des demandes d’enregistrement de marques en nom propre à partir de l’année 2011.

32 Dans les circonstances de l’espèce, il est plausible que la marque de l’Union européenne contestée ait eu pour but de servir à imposer la stratégie de commercialisation également soutenue – nolens volens – par la demanderesse en nullité, et précisément pas à porter préjudice à la demanderesse en nullité. Compte tenu de l’accord concret des parties contractantes à la stratégie de commercialisation, aucune autre considération ne saurait non plus être déduite d’éventuelles obligations contractuelles de fidélité.

33 À l’époque, du point de vue de la demanderesse de marque, il aurait même été difficile de percevoir la demande de protection de la marque comme un préjudice pour la demanderesse en nullité. En effet, ainsi qu’il a été expliqué, la demanderesse en nullité ne voyait pas du tout la nécessité d’utiliser la dénomination «Glubschi», même après l’apparition d’une évolution commerciale très positive, et aurait préféré utiliser les signes utilisés dans la distribution mondiale (voir par exemple l’annexe KP 17). À la fin de l’année 2017, elle a même décidé de retirer du marché les signes «Glubschi/GLUBSCHIS».

34 L’absence d’une intention de causer préjudice ou l’attitude fondamentalement fidèle au contrat de la part de Carletto Deutschland GmbH ou de la demanderesse de marque au moment de la demande d’extension de la protection contestée est également démontrée par le fait que Carletto a cessé de faire usage des signes «Glubschi»/«GLUBSCHIS» à la demande de la demanderesse en nullité à la fin de 2017 (cf. KP 13, déclaration P. Gygax, au bas de la page 1).

35 Cette appréciation n’est pas remise en cause par le fait que la titulaire de la marque ou d’autres membres du groupe d’entreprises puissent avoir utilisé la marque contestée, en 2019, à l’encontre de la demanderesse en nullité. En effet, c’est l’existence de la mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, c’est-à-dire, en l’espèce, en novembre 2015, qui est déterminante. Certes, des circonstances objectives ultérieures peuvent également donner des indications sur l’intention subjective du demandeur au moment du dépôt de sa demande de marque. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce. La fin du contrat, déclarée par la demanderesse en nullité en 2019, a créé une situation totalement nouvelle qui ne permet pas de tirer de conclusions solides sur l’attitude du prédécesseur en droit de la titulaire de la marque en novembre 2013. 36 De ce point de vue, une demande effectuée de mauvaise foi n’est donc pas démontrée en ce qui concerne les jouets et les peluches et, a fortiori, pour les autres produits à l’égard desquels la demanderesse en nullité n’a fait valoir aucun droit acquis.

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37 La demanderesse en nullité n’a pas non plus démontré l’existence d’une autre forme de préjudice aux intérêts de tiers. En particulier, rien n’indique qu’au moment de déposer sa demande de marque, la demanderesse ait cherché à faire un usage incorrect de la marque demandée. Au regard des faits, le signe devait servir à mettre en œuvre les mesures de commercialisation approuvées par la demanderesse en nullité — nolens volens. Une résiliation du contrat n’était pas en discussion à ce moment-là.

38 Il n’y a donc pas lieu de constater que la demande de marque ait été effectuée de mauvaise foi, du point de vue d’un préjudice indu aux intérêts de tiers. La question de savoir à qui revient la marque en vertu de la relation contractuelle entre les parties reste inchangée.

39 Aucun autre motif de mauvaise foi n’a été invoqué.

40 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours de la demanderesse en nullité.

Frais
41 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante dans la procédure de recours, doit supporter les frais de la titulaire de la marque dans la procédure de recours.

42 Ils se composent des frais de la titulaire de la marque pour un représentant professionnel, à concurrence de 550 EUR.

43 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a ordonné que la demanderesse en nullité supporte les frais de représentation de la titulaire de la marque, qui étaient fixés à la somme de 450 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 000 EUR.

Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. ordonne que la demanderesse en nullité supporte les frais de représentation de la titulaire de la marque dans la procédure de recours, à concurrence de 550 EUR. Le montant total que la demanderesse en nullité doit payer dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 000 EUR.
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