LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 5 juillet 2023
Dans l’affaire R 1318/2022-5
EML 1 rue de Rome
Titulaire de l’enregistrement international 93110 Rosny Sous Bois France
/ Demanderesse au recours
représentée par Cabinet Erick Landon, 85, Boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France
contre
Gap (ITM) Inc. 2 Folsom Street
94105 San Francisco, CA
États-Unis Opposante /Défendeur au recours
représentée par Simmons et Simmons LLP, 5, boulevard de la Madeleine, 75001 Paris, France et par Murgitroyd et Company, Unit 1, Block 8, Blanchardstown, Corporate Park, Cruiserath Road 15, Dublin, Irlande
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 136 163 (demande de marque concernant l’enregistrement international désignant l’UE n°1 544 196)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), Ph. von Kapff (Membre) et S. Rizzo (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 22 juin 2020, EML (« la titulaire ») a désigné l’UE pour son enregistrement international de la marque figurative

pour les produits suivants qui font objet du présent recours :
Classe 14: Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles;
Classe 18: Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie;
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures
(habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements.
2 La demande a été publiée le 7 août 2020.
3 Le 7 décembre 2020, Gap (ITM) Inc. (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour une partie des produits mentionnés ci-dessus, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 14, 18 et 25.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l´articles 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE n°27 292
GAP
déposée le 1 April 1996, enregistrée le 27 mai 2002 et dûment renouvelée pour des produits et services dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 et 35. L´opposition est basée sur une partie des produits et services, à savoir:
Classe 18: Sacs à main, sacs à dos.
Classe 25: Vêtements.
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6 Le 17 juin 2021, l´opposante a présenté des preuves. Comme l’opposante a sollicité de garder confidentielles vis-à-vis des tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la Division d’Opposition ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
Historique de l’opposante, contexte et jalons: la société Gap est spécialisée dans la vente au détail principalement de produits d’habillement, vendus sous plusieurs marques dans le monde entier, parmi lesquelles GAP est la marque la plus ancienne et la plus connue. La société Gap a été créée en 1969 et a ouvert son premier magasin
THE GAP en août de cette même année, à San Francisco, aux États-Unis. La marque s’est ensuite progressivement étendue à l’international, avec l´ouverture en 1987 du premier magasin hors des États-Unis à Londres, au Royaume-Uni, poursuivie par l´ouverture de magasins notamment au Canada en 1989, en France en 1993, en
Allemagne en 1995, au Japon en 1995, en Italie en 2010, en Chine en 2010 (Pièce n°23 et ses Annexe B Un bref historique de The Gap Inc. et D Points clés des 30 premières années de Gap).
Rapport annuel 2020, qui indique qu’au 1er février 2020 (date proche de la date de dépôt de la demande contestée), il y avait 1 170 boutiques GAP dont la société Gap était propriétaire au niveau mondial (hors magasins sous franchise), dont 137 étaient situés en Europe (Pièce n°23 et son Annexe X (page 30)). Les informations disponibles sur le site internet de la société Gap établissent également qu’entre 2004 et 2020, le nombre de boutiques GAP en Europe a toujours été aux alentours de 150
(Pièce n°23 et son Annexe Zl Historique du nombre de boutiques années fiscales
2004-2020). À ces chiffres, viennent s’ajouter les magasins franchisés de la marque GAP, qui s’élèvent aujourd’hui à 500 au niveau mondial (Pièce n°23 et son Annexe V Empreinte mondiale Q4-2020), dont 158 sont situés sur le territoire européen. Le 250ème magasin franchisé de la marque GAP a ouvert en 2012 (Pièce n°24 Franchise
Gap Inc. – Hello, 250).
Sites d’achat en ligne de l’opposante: La société Gap a également une présence en ligne avec des sites accessibles depuis le monde entier notamment à partir des liens suivants: www.gap.com, www.gap.eu et www.gapinc.com (Pièce n° 28 extraits de sites Internet exploites par la société Gap). Ainsi, les vêtements portant la marque GAP sont disponibles à la vente sur les sites web de vente au détail de la société Gap et notamment sur le site www.gap.eu crée en 2010, qui s’adresse au public de l´Union européenne et propose des livraisons en Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Croatie, au Danemark, en Espagne, Estonie, Finlande, France, Hongrie, République d’lrlande, Italie, Lettonie, Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en
Pologne, au Portugal, en République tchèque, Slovaquie, Slovénie et Suède
(Pièce n°23 et son Annexe Z). La liste des pays dans lesquels les livraisons étaient possibles en 2012 figure en pièce n° 25 (Pièce n°25 – territoires d’expédition du site www.gap.eu en 2012). En effet, les rapports annuels de l’opposante indiquent que les ventes sous la marque GAP étaient de plusieurs millions de dollars en 2020 au niveau mondial, et en particulier de plusieurs millions de dollars en 2020 sur le territoire européen (Pièce n° 23 et ses Annexe X (page 78), ZJ rapports annuels 2013-2019
(extraits) et ZK chiffres de vente de gap.eu [et gap.co.uk]).
Investissements publicitaires (Pièce n°23 et ses Annexe X (page 57), ZJ et ZC Dépenses en media en Europe). À ce titre, les dépenses en termes de publicité de la
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société Gap se sont élevées pour la seule année 2020 à plusieurs millions de dollars
(Pièce n°23 et ses Annexe Y (page 57) et ZJ). Rien que pour l´Europe, Gap réalisait des investissements importants en dépenses médiatiques: pour les années 2014 à 2018 les investissements en cause étaient d’au moins un million de dollars (par an), et par exemple pour le seul territoire de la France, de milliers de dollars (par an) en 2016,
2017 et 2018. Des campagnes publicitaires (Pièce n°23 et ses Annexe L et ZG) ont été notamment faites à travers les supports suivants: publicités papier et publicités dans l´espace public. À ce titre, de nombreuses célébrités ont figuré dans les publicités pour
GAP, parmi lesquelles Steven Spielberg, Sarah Jessica Parker, Scarlett Johansson,
Madonna, Missy Elliott, Julianne Moore, Lenny Kravitz, Reese Witherspoon, Whoopi
Goldberg, Naomi Campbell, Natalie Imbruglia, Kirsten Dunst, Miles Davis et Seal
(Pièce n°23 et son Annexe T). Par exemple, dans Vogue France, un article du 29 juin 2020 affirmait que l’opposante avait lancé une ligne de vêtements pour femmes, hommes et enfants (un contrat de 10 ans) avec Kanye West appelée « Yeezy
Gap » (Exhibit U Kanye West x Gap lance une ligne de vêtement pour 2021 – Vogue Paris). Plusieurs extraits de magazines de mode, tant papiers qu’électroniques, parmi lesquels Allure, American Photo, Arena, Child, Conde Nast Traveller, Esquire, George, Glamour, Gourmet, GQ, Harper’s Bazaar, Home et Garden, Interview,
Mademoiselle, Marie Claire, Metropolitan Home, Mirabella, Premier, Rolling Stone,
Sassy, Self, Seventeen, Spin, Time, Vanity Fair, Vibe et Vogue, et notamment au sein de l´Union européenne ont été produit (Pièce n°23 et ses Annexe K et L). Ainsi, à titre d’exemple, la marque GAP a été présentée dans les magazines ci-dessous:
montré sur Vanity Fair Italie du 28 mai 2014 et montré sur GQ France en août 2014.
Évènements promotionnels tels que l’ouverture d’un pop-up store à Munich en 2014 (Pièce n°23 et son Annexe ZG):
ou la promotion dans le cadre d’expositions artistiques sponsorisée par la société Gap, comme l’exposition « leones américaines » au Grand Palais à Paris en 2015 (Pièce n°23 et son Annexe ZF).
Présence sur les réseaux sociaux qui comptent de nombreux « followers », tels que présenté ci-dessous (Pièce n°23 et son Annexe ZC):
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Classements Interbrands (Pièce n°23 et son Annexe ZD): GAP a été notamment classé 100ème sur les meilleures marques mondiales d’Interbrand en 2012. Il s’agit d’une liste des 100 meilleures marques mondiales, tous types d’entreprises confondus. La marque antérieure a aussi été classée dans le Global Brand Simplicity Index 2012 en position 47 et 49 dans le CoreBrand Top 100 BrandPower Rankings 2012.
Décisions sur la renommée de la marque GAP en Europe (Pièce n°23 et son Annexe W): en ltalie (décision du Tribunal de Milan du 8 août 2011), Roumanie
(décision de la commission des oppositions en Roumanie du 16 mai 2011), au Portugal (décision de l’office portugais de la propriété industrielle du 28 août 2012), en Espagne (décision de l´office espagnol des brevet et des marques du 3 août 2011), France (par décision de l´institut national de la propriété industrielle du 8 décembre 2011 et du 30 janvier 2013). Ainsi, à titre d’exemple, la division spécialisée en propriété industrielle et intellectuelle du Tribunal de Milan a jugé en 2011 que « le logo GAP est connu depuis longtemps comme un signe distinctif de l´activité de la titulaire et jouit d’une renommée mondiale considérable ». De même, en France, l´Institut national de la propriété industrielle a également admis que « la société opposante fournit dans ses observations des documents démontrant la notoriété de la marque antérieure GAP dans le domaine de l´habillement; que cette marque présente donc un fort caractère distinctif au regard de ces produits. ».
7 Par décision daté du 23 mai 2022 et notifiée le 24 mai 2022 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit:
Article 8, paragraph 5, RMUE
La titulaire n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée.
Renommée de la marque antérieure
Aux dires de l’opposante, la marque antérieure est renommée dans l’UE.
Dans le cas présent, l’UE a été désignée par l’enregistrement international contesté le 22 juin 2020. Par conséquent, l’opposante a été invitée à apporter la preuve que la marque antérieure sur laquelle l’opposition se fonde a acquis une renommée dans l’UE avant cette date. Les preuves doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante, à savoir:
Classe 18: Sacs à main, sacs à dos;
Classe 25: Vêtements.
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La Division d´Opposition note que, dès lors cela n’altère en rien le résultat de la présente opposition, il n’y a pas lieu d’analyser la preuve de la renommée pour tous les produits pour lesquels la renommée est revendiquée. Par conséquent, l’analyse portera uniquement sur les éléments de preuve relatifs aux vêtements de la classe 25. L’opposition est dirigée contre les produits des classes 14, 18 et 25 comme indiqué au paragraphe 1 de la présente décision.
L’opposante a fourni des preuves à l’appui de son moyen le 17 juin 2021 (voir paragraphe 6 de la présente décision). Comme l’opposante a sollicité de garder confidentielles vis-à-vis des tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la Division d´Opposition ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
Le 17 décembre 2021, après l’expiration du délai imparti, l’opposante a produit des preuves de réputation supplémentaires. La question de savoir si l’Office doit ou ne doit pas exercer la compétence que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour prendre en considération ces preuves supplémentaires n’a pas à être tranchée car les preuves transmises dans le délai imparti sont suffisantes pour prouver la renommée de la marque antérieure.
La marque antérieure est renommée dans l’UE pour les vêtements. Il ressort clairement des preuves produites que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif et qu’elle est généralement connue sur le marché pertinent, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché, comme en attestent diverses sources indépendantes. Les chiffres des ventes et les dépenses de marketing étayées par les preuves ainsi que les diverses références dans la presse au succès de la marque constituent autant de circonstances établissant sans aucune équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent. En outre, le degré de reconnaissance acquis par la marque en cause apparaît clairement dans les classements des marques, qui, bien qu’étant des classements mondiaux et ne couvrant pas seulement le territoire pertinent, montrent que la marque a été dans le top 100 des meilleures marques à partir du 2012.
Les signes GAP versus
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Afin d’éviter de multiples scénarios sur le plan conceptuel, la Division d’Opposition estime approprié de restreindre la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent pour laquelle la partie coïncidente « GAP » a une certaine signification. La marque antérieure sera très probablement perçue par le public pertinent comme une « rupture ou un espace dans un objet ou entre deux objets » (information extraite de Lexico le 15/05/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/gap). N’ayant aucun lien direct avec les produits en cause, son caractère distinctif intrinsèque est normal.
L’élément verbal de la marque contestée dans son ensemble n’a aucune signification et donc son caractère distinctif est normal. Bien que certaines des lettres soient stylisées, elles sont aisément reconnaissables et la composante verbale « GAPALA » est facilement perceptible en tant que telle.
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Les signes coïncident dans les lettres « GAP », qui forment l’ensemble de la marque antérieure et sont les trois premières lettres du signe contesté. Selon une jurisprudence constante, les consommateurs accordent normalement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin.
Considérant qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un lien (ou une association) entre les signes et l’existence d’un risque de préjudice, pour l’ensemble du public pertinent (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69), la
Division d’Opposition juge opportun de restreindre la comparaison des signes sur la partie non négligeable du public anglophone du territoire pertinent qui décomposera l’élément « GAP » dont la signification a été précisée ci-avant. La composante « ALA » du signe contesté sera très probablement perçue comme dénuée de sens.
Dès lors que chacun de ses éléments verbaux à un caractère distinctif normal, la marque contestée ne contient pas d’élément pouvant être considéré comme étant plus distinctif que l’autre.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident dans les lettres « GAP » et leur sonorité, qui constituent l’élément unique et distinctif de la marque antérieure et le début de la marque contestée. Les signes diffèrent dans les dernières lettres « ALA » de la marque contestée et leur sonorité. Les signes diffèrent également visuellement dans la stylisation de la marque contestée, même si le public pertinent y accordera moins d’importance. En conséquence, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence à la notion d’écart ou d’espace entre deux choses, véhiculée par l’élément commun « GAP », les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
Le « lien » entre les signes
Les signes sont similaires. La marque antérieure possède un caractère distinctif inhérent et a acquis une renommée pour les vêtements dans l’Union européenne.
L’opposition est dirigée contre les produits en classe 14, comprenant principalement joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, métaux précieux et leurs alliages, objets d’art en métaux précieux et médailles, en classe 18, comprenant principalement du cuir; des peaux d’animaux et divers produits en ces matières, et enfin des produits en classe 25, à savoir vêtements, chaussures et chapellerie.
Tous les produits contestés relevant de la classe 25 sont des vêtements, des articles de chapellerie ou des chaussures et tous appartiennent à l’industrie de la mode et il existe un lien fort indéniable. Les produits ont la même destination que les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée, tous sont utilisés pour couvrir et protéger des parties du corps humain et pour la mode. On les retrouve souvent dans les mêmes points de vente et ils ciblent le même public. De plus, de nombreux fabricants et créateurs concevront et produiront à la fois des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie.
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Certains des produits contestés sont certes différents des vêtements de l’opposante car ils diffèrent par leurs natures, destinations, modes d’utilisation, circuits de distribution et producteurs habituels et qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Toutefois, il est rappelé que si l’identité ou la similitude des produits/services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’exige pas l’identité/la similitude des produits/services ni un risque de confusion. En l’espèce, les produits contestés visent presque tous le même public que les vêtements de l’opposante. Le cuir et les peaux d’animaux s’adressent principalement à un public professionnel mais relèvent du même secteur de
l’habillement.

Les produits contestés relevant de la classe 18, d’une part, et les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée, appartiennent tous au vaste secteur de l’industrie de la mode ou partagent une certaine proximité avec les produits de renommée de
l’opposante, par exemple les sacs et les portefeuilles.
Bien que certains des produits spécifiques susmentionnés ne puissent être considérés comme similaires aux vêtements réputés de l’opposante, il n’en demeure pas moins que leurs secteurs de marché ne sont pas si éloignés que les consommateurs qui, constitués du grand public mais aussi des professionnels de l’industrie du cuir, seraient peu susceptibles d’établir un lien mental entre les marques. En effet, ces produits appartiennent toujours à des secteurs de marché connexes.
Les parapluies, les parasols et les cannes peuvent être utilisés comme accessoires personnels coordonnés avec des articles de mode portés par le public, et le cuir et les peaux d’animaux sont des produits qui sont parfois fabriqués par des entreprises en collaboration avec des créateurs célèbres afin de bénéficier du prestige du créateur pour une ligne spécifique de maroquinerie.
Ainsi, selon une jurisprudence constante, il existe un lien évident entre les vêtements de l’opposante et les produits contestés relevant de la classe 18 tels que le cuir, les peaux d’animaux et les articles en cuir, car ce sont tous des accessoires de mode ou la matière première de ces produits. En ce qui concerne les premiers, il est à noter que les créateurs sont très impliqués dans la conception des tissus et peuvent commercialiser les matières premières sous leurs marques. Dès lors, un lien entre les signes sera établi même en ce qui concerne le cuir et les peaux d’animaux (07/06/2019,
R 2441/2016-1, HPC POLO (fig.) / POLO et al., § 60 et 20/06/2018, T-657/17, HPC
POLO / POLO et al., EU:T:2018:358, § 40). De plus, les entreprises de mode proposant des produits équestres, les clients sont susceptibles de croire que l’opposante peut également les proposer (24/11/2021, R 1597/2020-2, FABIO RICCI (fig.) / Nina ricci et al., § 55) et, par conséquent, un lien pourrait également être établi entre les marques en relation avec les fouets et les articles de sellerie contestés relevant de la classe 18. Même si certains des produits en classe 18 sont destinés à la fabrication d’articles en cuir spécifiques pour animaux de compagnie, cela n’empêchera pas qu’une association soit faite, compte tenu de la renommée de la marque antérieure et des similitudes conceptuelles entre les signes, car il n’est pas rare que des entreprises de
l’industrie de la mode produisent des articles pour animaux de compagnie.
Les produits contestés relevant de la classe 14 sont des produits de luxe et des articles de mode. Même si ces produits sont différents des produits pour lesquels la marque
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antérieure a une réputation, ce sont des articles que les consommateurs utilisent et portent et qui jouent un rôle essentiel dans leur image et leur apparence, souvent assortis aux vêtements. Le public intéressé par les vêtements et ces produits contestés se chevauchent largement. Les bijoux, les montres et les médailles sont souvent vendus comme accessoires de mode assortis pour les vêtements, tel qu’argumenté par l’opposante. Ce qui précède est conforme aux attentes du marché du consommateur concerné, qui trouve souvent les produits de l’opposante dans la classe 25 et ceux contestés dans les mêmes points de vente, tels que les magasins de détail et les magasins multimarques.
Par ailleurs, comme il existe une forte tendance du marché pour les maisons de couture/établissements de confection à se diversifier dans l’ameublement et la décoration de la maison, en mettant sur le marché leurs propres collections pour la maison ou revamping, comme c’est le cas pour les créateurs de mode, d’intérieurs de maison ad hoc, le public est bien conscient de cette tendance et les consommateurs concernés peuvent percevoir un lien entre les vêtements et les objets d’art en métaux précieux, les statues en métaux précieux et figurines (statuettes) en métaux précieux contestés dans la classe 14.
Compte tenu de la renommée manifeste de la marque antérieure GAP, il est probable qu’un lien s’établira dans l’esprit des consommateurs lorsqu’ils rencontreront la marque contestée. Il faut également garder à l’esprit que l’opposante développe fréquemment de nouvelles gammes sous sa marque réputée GAP, telles que BABY
GAP, GAP KIDS, GAP BODY, GAPFIT, LOVE BY GAP, etc. (Pièce n°22 – 
Exemples de marques GAP). De plus, comme indiqué ci-dessus, l’opposante a récemment lancé une ligne de vêtements avec Kanye West appelée « Yeezy Gap », qui démontre que non seulement des mots clairement perceptibles ou significatifs peuvent être ajoutés à la marque réputée GAP, mais aussi des mots fantaisistes, contrairement aux allégations de la titulaire. Dès lors, le public pertinent pourrait être amené à croire que l’opposante a lancé une nouvelle ligne de produits désignée par le signe contesté.
En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, il est conclu que lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs concernés l’associeront vraisemblablement au signe antérieur, c’est-à-dire établiront un « lien » mental entre les signes (26/09/2012, T- 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
Risque de préjudice
L’opposante allègue que titulaire bénéficierait d’un avantage économique consistant dans l’exploitation de l’effort déployé par l’opposante pour établir la renommée et l’image de sa marque antérieure, sans aucune compensation en échange. Or, cela correspond à un profit indument tiré au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Profit indu (parasitisme)
Au vu des arguments de l’opposante, la Division d´Opposition conclut que, compte tenu de l’exposition du public pertinent à la marque antérieure de l’opposante en ce qui concerne les produits pour lesquels une renommée a été reconnue, il existe une
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probabilité que l’usage sans juste motif du signe contesté pour les produits contestés puisse procurer un bénéfice non mérité et conduire à un parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Le bénéfice d’une telle image par la titulaire lui permettrait d’introduire sa propre marque sans encourir de grands risques ou sans avoir à supporter le cout de l’introduction d’une marque totalement inconnue. Ainsi, il existe un très grand risque que l’image de la marque antérieure, qui bénéficie d’une forte renommée, ou les caractéristiques projetées par cette dernière (à savoir la promotion d’un style moderne et décontracté, permettant au consommateur de laisser libre cours à son propre sens du style) soient transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure.
Ce risque est d’autant plus élevé que la marque antérieure est identifiée par les consommateurs de l’UE comme une des marques de vente de vêtements de prêt à porter les plus connues au monde.
Tel que l’indique l’opposante, les images de glamour, d’un style moderne et décontracté, véhiculées par la marque antérieure, comme le démontrent notamment les nombreux documents faisant état de partenariats et d’approbations par des célébrités (par exemple en Annexe U avec Kanye West et le lancement d’une ligne avec le rappeur, ou les Annexe K et L qui montrent plusieurs articles de magazines, comme par exemple celui sur GQ France qui présente une T-shirt GAP à glisser « dans le pantalon sans que personne n’ait à intervenir ») et la renommée liée à la marque antérieure pourraient bien être transférées à la marque contestée. Cela signifierait que la marque contestée pourrait bénéficier d’un degré de reconnaissance immédiat en raison de l’association avec la marque antérieure, même sans efforts importants de promotion et/ou de marketing.
Par ailleurs, l’avantage pour la titulaire, d’utiliser la marque contestée, réside également dans le fait qu’elle pourrait attirer certains consommateurs qui, autrement, achèteraient les vêtements de l’opposante, détournant ainsi une partie de la clientèle de l’opposante.
Autres types de risque de préjudice
L’opposante soutient également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Toutefois, il n’y a pas lieu d’examiner si d’autres types de risque de préjudice s’appliquent également.
Conclusion
L’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La marque contestée doit dès lors être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
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Dans la mesure où l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs sur lesquels est fondée l’opposition.
Dans la même mesure, il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner si la renommée de la marque antérieure est prouvée pour d’autres produits que les vêtements.
8 Le 21 juillet 2022, la titulaire a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 août 2022.
9 Dans ses observations en réponse reçues le 9 janvier 2023, l´opposante demande à la chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit:
Sur l’article 8, paragraphe 5 RMUE
Sur la renommée de la marque GAP dans l’Union Européenne
La marque antérieure étant une MUE, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne au jour du dépôt de la marque postérieure (le 22 juin 2020) donc 27 pays à l’exclusion de la grande Bretagne qui ne faisait plus partie de l’Union Européenne depuis le 31 janvier 2020.
Les pièces produites par l’opposante et prises en compte par la Division d’Opposition sont un historique de l’opposante par son dirigeant, le rapport annuel 2020, les sites d’achat en ligne de l’opposante (gap.com; gap.eu; gapinc.com), les investissements publicitaires mondiaux, les évènements promotionnels mondiaux, la présence sur les réseaux sociaux (facebook; twitter@gap; twitter@Gap UK; Instagram Gap; Intagram
Gap UK, Instagram Gap France), le classement Interbrands.
Pour leur grande majorité, ces pièces mélangent les données de tous les continents sans possibilité d’isoler celles qui concernent le territoire de l’Union Européenne post Brexit (ce qui est différent du territoire de l’Europe). Ainsi le nombre de boutiques, les chiffres de ventes, les investissements publicitaires qui concernent « l’Europe » ne peuvent pas être pris en compte pour juger de la renommée de la marque dans l’Union Européenne.
Les quelques pièces qui identifient des territoires ne sont pas pertinentes. En particulier les données qui concernent le Royaume Uni ne sont pas pertinentes au sujet de l’Union Européenne post Brexit (Les boutiques européennes GAP se situaient essentiellement au RU). Ainsi l’audience de twitter UK et d’Instagram UK n’est pas pertinente. Notons au passage qu’elle est faible (14.300 abonnées/82.000 abonnés). L’audience d’Instagram France revendiquée par GAP (sans vérification possible par un tiers indépendant) est très faible:
13.200 abonnés.
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Les pièces produites sont essentiellement ce que l’opposante écrit d’elle. Il ne s’agit pas de preuves indépendantes à l’exception du classement Interbrand. Cependant, les classements fournis n’indiquent ni les critères de classement (on
y parle de « powerful brand »), ni le territoire concerné (USA, Monde entier ?).
Aucun classement produit ne fait état de la connaissance de la marque GAP dans l’Union européenne.
Les pièces produites ne donnent pas une idée juste de la renommée de la marque Gap en 2020 car la majorité sont relatives aux années 1990 à 2000. Cela est le cas notamment des décisions sur la renommée de la marque en Europe qui datent de
2011 donc il y a plus de 10 ans. Or la notoriété doit être démontrée à la date du dépôt de la marque opposée (21/04/2005, T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140,
§ 31: « que la renommée de la marque antérieure a été évaluée au 13 juin 1996, soit plus de dix ans avant la date à prendre en compte pour établir la renommée»).
Dès 2020, GAP a annoncé la fermeture de la totalité de ses boutiques en Europe. Cette décision fait suite à un effondrement des ventes de GAP dans le monde entier dont en Europe ou GAP ne réalisait d’ailleurs que 5% de ses ventes.
(Annexe A: article du Figaro du 20 octobre 2020, Annexe B article du Figaro du
1er juillet 2021).
Or, comme précise l’EUIPO dans ses directives relatives aux marques, « Le marché de l’habillement, par exemple, est fortement lié aux saisons et aux différentes collections présentées chaque trimestre. Ce facteur devra être pris en compte pour apprécier une éventuelle perte de renommée dans ce secteur ».
L’opposante a produit de nombreuses pièces mais aucune individuellement ou prise ensemble n’est pertinente pour démontrer la renommée de la marque GAP dans l’Union Européenne post Brexit.
La notoriété de la marque antérieure GAP dans l’Union Européenne n’étant pas démontrée, la décision de la Division d’Opposition n° B 3 136 163 doit être annulée et l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être rejetée.
Sur la comparaison des signes GAP versus
La Division d’Opposition a estimé approprié de restreindre la comparaison des signes sur la « partie anglophone » du public pertinent sans aucune motivation. Elle en déduit que « la partie non négligeable du public anglophone du territoire pertinent » de l’Union Européenne décomposera la marque GAPALA en GAP-ALA ce qui induirait une similitude conceptuelle élevée entre les deux marques.
A la suite du Brexit le pourcentage de locuteurs anglais de langue maternelle a chuté à 1% de la population de l’Union Européenne (voir Annexe C: article Wikipédia et tableau joint des langues parlés (maternelle et secondaire). 20% de la population de l’Union Européenne parlerait l’anglais comme langue étrangère. Or, cela ne signifie pas que 20% de la population de l’Union Européenne comprendrait le mot GAP. L’apprentissage d’une langue étrangère ne se fait pas comme une langue maternelle. Il y a différents niveaux de maitrise et le vocabulaire appris n’est pas le même. Ce qui
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importe est la compréhension immédiate par une partie significative du public pertinent, c’est-à-dire de la population de l’Union Européenne, du mot GAP.
Un article de la BBC rapporté sur le site 1to1progress.fr résume les conclusions d’un chercheur, Stuart Webb, professeur de linguistique appliquée à la University of
Western Ontario. Webb a notamment tenté de répondre à la question: « combien de mots doit-on connaître pour bien parler anglais ? » « Selon les constatations de Webb, il est impossible pour une personne apprenant l’anglais en seconde langue de maîtriser autant de lemmes qu’un natif. Les apprenants éprouvent des difficultés à passer la barre des 3 000 mots, même après des années d’étude de la langue. Dans leur ouvrage Vocabulary in Language Teaching, Norbert et Diane Schmitt indiquent par exemple qu’un lycéen français connaît en moyenne 1 000 mots anglais après 400 heures d’instruction. » « Le professeur Webb explique que 800 à 1 000 lemmes permettent de comprendre 75 % de l’anglais de tous les jours. » (Annexe D).
Or le mot GAP n’est pas parmi les 100 mots ou même les 1000 mots les plus utilisés (donc les plus appris) de la langue anglaise (Annexe E: wall street english.fr « 100 mots les plus utilisés en anglais »; Annexe F : poleprepa.fr « les 1000 mots les plus utilisés en anglais »).
Ainsi il est totalement artificiel de restreindre la comparaison des signes « à la partie anglophone du public pertinent » car les « anglophone » sont une population très hétérogène avec des niveaux de compréhension de l’anglais très différents et qui ne permettent pas de démontrer la connaissance immédiate du mot GAP, qui ne figure pas parmi les mots les plus utilisés/les plus connus de la langue anglaise. Tout au plus pourrait-on imaginer que les 1% de la population de l’Union Européenne de langue maternelle anglaise comprendrait immédiatement ce mot ce qui est loin de constituer une partie significative du public pertinent.
En conséquence, il convient de comparer la similitude entre les signes en considérant l’ensemble de la population de l’Union Européenne.
La seconde erreur de la Division d’Opposition est de considérer que l’élément verbal du signe GAPALA a davantage d’impact que l’élément figuratif. Or il convient de rappeler que, s’agissant des articles concernés, à savoir des vêtements, des chaussures et de la chapellerie, la similitude visuelle revêt une importance particulière dès lors qu’il est reconnu que, en général, l’achat de vêtements implique l’examen visuel des marques (12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 45, et jurisprudence citée).
Enfin, la règle selon laquelle les consommateurs accordent plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin n’est pas immuable.
La comparaison visuelle
Le signe demandé se compose des lettres GAPALA, écrite dans une lettrine particulière assez épaisse et dont la lettre A ne possède pas de barre horizontale. Cette dernière est remplacée par une ligne brisée très fine qui donne à la lettre A l’apparence d’un bonhomme avec des jambes courtes. Cette personnification est renforcée par la présence d’un œil dans le P. L’ensemble produit une impression de « mot-
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personnage », forte et mystérieuse qui rappelle les civilisations amérindiennes. Aucun découpage artificiel du mot n’est possible.
La marque antérieure GAP est une marque verbale sans aucune caractéristique particulière. La similitude visuelle entre les deux signes est inexistante.
A titre d’exemple, dans une décision (13/05/2015, R 686/2013-1, GAPPOL (fig.) / GAP et al.), l’EUIPO a conclu à l’existence d’une similitude sur le plan visuel entre le signe et la marque verbale GAP, au regard de la division visuelle qui permettait d’isoler les lettres GAP, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La comparaison phonétique
Sur le plan phonétique, les signes se distinguent:
d’une part, la marque verbale « GAP » est constituée d’une syllabe unique tandis que le signe « GAPALA » se décompose en trois syllabes distinctes, [GA], [PA] et [LA]: le rythme de la prononciation des termes diffère donc radicalement,
d’autre part, le mot GAPALA est très similaire au mot MANDALA qui se traduit dans toutes les langues par le même mot MANDALA (Annexe G et H). Les
MANDALA sont connus dans le monde entier et le mot MANDALA est compris par l’ensemble du public pertinent de l’Union Européenne. Aussi le mot GAPALA renvoi plutôt au mot MANDALA. Cette évocation est renforcée par la présence du dessin de l’œil dans la marque qui renvoie à l’univers mystique. Le consommateur aura donc tendance à ne comprendre le mot GAPALA comme un mot unique voisin de MANDALA et à ne pas le découper en GAP-ALA.
En conclusion sur la comparaison phonétique, les signes en cause ne sauraient être considérés comme similaires.
La comparaison conceptuelle
Rien ne permet d’affirmer qu’une partie significative du public pertinent est anglophone ou que le public anglophone connait le mot et la signification du mot
GAP.
Dans le cas où ce fait serait démontré, rien ne permet de dire que le consommateur isolerait le préfixe GAP dans le mot GAPALA en dépit d’une unité visuelle et sonore très forte.
Au contraire, le mot GAPALA est très similaire au mot MANDALA qui se traduit dans toutes les langues par le même mot MANDALA. (Annexe G et H). Les
MANDALA sont connus dans le monde entier et le mot MANDALA est compris par l’ensemble du public pertinent de l’Union Européenne. Aussi le mot GAPALA renvoi plutôt au mot MANDALA. Ainsi même la partie du public pertinent connaissant le mot GAP, est également exposé au mot MANDALA. Cette évocation est renforcée par la présence du dessin de l’œil dans la marque qui renvoie à l’univers mystique. Le consommateur aura donc tendance à ne comprendre le mot GAPALA comme un mot unique voisin de MANDALA et à ne pas le découper en GAP-ALA.
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En conclusion, sur la comparaison conceptuelle, et contrairement à ce que soutient la Division d’Opposition, les signes en cause ne sauraient être considérés comme similaires.
Sur l’existence d’un lien entre les signes
Il a été jugé qu’aucun lien n’existait entre les signes suivants:
(29/04/2010, R 724/2009-4, resol grupo(fig.)/ REPSOL (fig.) et al);
versus .
(21/01/2010, T-309/08, G Stor, EU:T:2010:22);
versus .
R 1556/2009-2 confirmée par (08/12/2011, T-586/10, Only Givenchy, EU:T:2011:722);
ONLY versus .
(29/06/2010, R 696/2009-4, CORONA (FIG. MARK) / KARUNA et al.) confirmée par (20/06/2012, T 357/10, Corona, EU:T:2012:312).
KARUNA versus .
En l’espèce, l’absence de renommée actuelle et démontrée de la marque antérieure dans l’Union Européenne, et l’absence de similarité entre les signes, et l’absence de similarité de certains produits, exclu que le public concerné établisse un lien entre les deux signes.
Sur le risque de préjudice et le profit indûment tiré du caractère distinctif et de la réputation de la marque antérieure
Dès 2020, GAP a annoncé la fermeture de la totalité de ses boutiques en Europe. Cette décision faisait suite à un effondrement des ventes de GAP dans le monde entier dont en Europe ou GAP ne réalisait d’ailleurs que 5% de ses ventes. (Annexe A: article du Figaro du 20 octobre 2020, Annexe B : article du Figaro du 1er juillet 2021).
Si Gap a pu connaitre le succès dans les années 1990, « l’avènement de concurrents tels que H&M ou Zara puis le développement du commerce en ligne un peu plus tard mettent un coup d’arrêt brutal au développement de l’enseigne californienne. Les années 2000-2010 ne sont guère plus reluisantes, entre changement de logo malencontreux et catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh. L’image de Gap est sérieusement écornée et l’entreprise préfère alors se concentrer sur son e-shop,
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fermant de nombreux magasins à travers le monde, dont la boutique historique de San Francisco et l’ensemble des points de vente en Europe. » (Annexe J: article masculin.com « que vaut la marque GAP »; Annexe I: article bonnegeule.fr).
Cecile Crouzel du Figaro précise « Las, au fil des années, la marque, née en 1969 à San Francisco, ne s’est pas renouvelée. « Dans le milieu de la mode, on parle d’une marque qui se fait “gapiser” pour désigner une marque qui enchaîne les collections sans âme », raconte Laurent Thoumine, responsable Europe du secteur retail chez
Accenture. La comparaison est cruelle avec le japonais Uniqlo, lui aussi axé sur un style basique, mais qui a misé avec succès sur les innovations techniques (doudounes ultralégères, tee-shirts chauds), puis sur le sport, autre créneau très porteur. Faute de marque aspirationnelle, cohérente et forte, il est très difficile de surnager dans un monde concurrentiel, où la pression sur les prix est forte et où les comportements sont bousculés par l’essor des ventes en ligne. » (Annexe A et B).
Quand à l’affaire du Rana Plaza, Maud Margenat de Liberation indique: « En effet le 24 avril 2013 s’effondrait à Savar, dans la banlieue de Dacca, au Bangladesh, le Rana Plaza, un immeuble de 8 étages abritant 6 usines textiles provoquant la mort de 1 138 ouvriers et blessant plus de 2 000 parmi les quelque 5 000 qui y étaient employés.
C’est le plus grave accident survenu dans l’industrie du textile. Gap, Benetton, C&A,
Mango et autres distributeurs occidentaux, qui y faisaient fabriquer leurs produits à moindre coût par une main-d’œuvre sous-payée, furent alors pointées du doigt. Le collectif Éthique sur l’étiquette, branche française du mouvement international Clean
Clothes Campaign, et qui œuvre notamment à la défense des droits humains au travail, publie un dossier reprenant les avancées et les désillusions, 5 ans après la catastrophe. » (Annexe K: article de Liberation du 24 avril 2018).
Ce même collectif publie une tribune le 11 juin 2020 dans laquelle il dénonce l’attitude de l’opposante en ces termes: « Pour les plus fragiles, la situation s’est bien souvent réduite à un chômage sans filet social ou à une poursuite du travail au péril de leur santé. Au Bangladesh (https://www.workersrights.org/wp- content/uploads/2020/03/Abandoned-Penn-State-WRC-Report-March-27-2020.pdf), des grandes enseignes d’habillement comme Primark ou Gap ont annulé plus de 2,5 milliards de dollars de commandes parfois déjà produites, faisant peser le coût des pertes sur leurs sous-traitants. Le résultat immédiat a été de priver plusieurs centaines de milliers d’ouvrier-e-s de leurs salaires, sans qu’ils-elles n’aient de recours. » (Annexe L).
La titulaire n’a jamais souhaité s’inscrire dans le sillage de la marque GAP, être associée à elle, confondue avec elle. Si les consommateurs de l’Union Européenne établissaient un lien entre la marque GAP et la marque GAPALA de la titulaire cela serait au préjudice de la titulaire.
L’exploitation du signe contesté pour les produits visés ne saurait donc tirer indûment profit du caractère distinctif et/ou de la réputation de la marque antérieure, car il n’y
a aucun profit à en tirer.
En conclusion sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, aucun lien ne peut être caractérisé entre les signes. En tout état de cause, il n’existe aucun risque de profit indu ou de préjudice porté à la distinctivité ou la renommée de la marque antérieure.
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Sur l’article 8, paragraphe 1, point b, du RMUE
La comparaison des produits
L’analyse de la comparaison des produits de la Division d’Opposition méconnait le secteur de la mode. En effet, il faut distinguer suivant les secteurs: les industries du luxe ont tendance à multiplier les licences et donc à apposer leurs marques sur de nombreux produits comme des articles pour animaux, des chaussures, des lunettes, du matériel de sport, bien que ne fabriquant pas elles-mêmes ces articles. Par ailleurs ces articles de marques peuvent se trouver dans des points de vente en dehors des boutiques de la marque.
En revanche les marques d’entrée de gamme n’ont pas la même politique car l’apposition de leur marque sur un article ne lui donne pas une valeur. Les consommateurs qui achètent des vêtements auprès de marques d’entrée de gamme, essentiellement pour leurs bas prix, ont l’habitude de trouver ces articles dans les magasins de la marque. Ce qui est vendu en dehors du magasin n’est à priori pas un article de la marque. Ainsi, un bijou, un article pour chien, ou un sac à main revêtu d’une marque similaire à la marque GAP mais vendu en dehors d’un magasin GAP ne sera pas identifié comme un article en provenance de GAP.
Concernant les produits de la classe 18, la titulaire fait référence au jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 12 novembre 2015 n°12/08011, à la décision de l’INPI du 23 juillet 2018 n°2018-0694, à la décision de l’INPI du 13 avril 2018, n° 2017-4421 et au jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 19 octobre 2017, n° 16/00937 afin de démontrer que la Division d’Opposition a jugé à tort que les produits de la marque contestée sont similaires à ceux visés par la marque antérieure.
La comparaison des signes
La titulaire formule les mêmes appréciations pour la comparaison des signes que celles formulées au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, afin de démontrer que les signes en cause ne sont pas similaires.
Sur le caractère distinctif de GAP
Bien que la séquence « GAP » présente un caractère distinctif et dominant au sein de la marque antérieure (puisqu’elle constitue l’intégralité de la marque), tel n’est pas le cas dans le signe GAPALA, dès lors que la séquence GAP y est associée à la séquence
-ALA. Au sein du terme contesté, la séquence -ALA apparaît tout autant perceptible et essentielle que le terme GAP auquel elle est étroitement associée. En conséquence, le signe GAP se fond dans un nouvel ensemble arbitraire qui lui ôte son caractère distinctif et dominant.
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Sur l’appréciation globale
Le signe GAP ne conserve pas de « position distinctive autonome » au sein du signe contesté mais, au contraire, perd son individualité et son caractère dominant pour se fondre dans un nouvel ensemble parfaitement arbitraire.
S’agissant de la marque verbale GAP, la titulaire fait référence au raisonnement tenu par l’INPI dans une espèce similaire (11 mai 2020 n°2019-4870), comparant le signe
semi-figuratif suivant: à la marque verbale « GAP » applicable à la présente opposition.

En conclusion, s’agissant de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, aucun risque de confusion ne peut être caractérisé en l’espèce, a fortiori pour les produits jugés faiblement similaires ou non-similaires.
11 Avec le mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire a déposé les preuves supplémentaires suivantes qui n’ont pas été déposées devant la Division d’Opposition :
A-article du Figaro du 20/10/2020
B-article du Figaro du 01/07/2021
C-article Wikipédia les langues dans l’union Européenne
D-article 1to1progress.fr « combien de mots pour parler une langue ? »
E-wallstreetenglish.fr « les 100 mots les plus communs en anglais »
F-poleprepa.fr « 1000 mots les plus fréquemment utilisés en anglais »
G-lalanguefrançaise.com « définition de MANDALA »
H-worldhistory.org « MANDALA”
I-bonnegeule.fr “notre avis sur la marque GAP »
J-masculin.com « que vaut la marque GAP, »
K-Article de Libération du 24 avril 2018
L-tribune du collectif « éthique sur étiquette » 11 juin 2020
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12 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Sur l’article 8, paragraphe 5, RMUE
La renommée de la marque antérieure
La marque antérieure jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent au moment du dépôt de la demande, le 22 juin 2020.
L’opposante réfute l’affirmation de la titulaire, la renommée de la marque antérieure « GAP » ne serait pas établie par l’opposante, ou, à tout le moins, celle-ci aurait subi une « perte de renommée », dans la mesure où les données communiquées concerneraient seulement l’Europe et non le territoire de l’UE post- Brexit, dateraient tous des années 1990-2000 et seraient donc trop anciens pour établir la renommée de la marque antérieure au jour du dépôt de la demande et proviendraient seulement de sources internes au groupe GAP.
La valeur probante des éléments de preuve communiqués ne saurait être remise en cause. La preuve de la renommée de la marque doit s’appuyer sur un faisceau d’indices en considération de tous les éléments pertinents du cas d’espèce.
Or, il s’infère des éléments de preuves notamment des investissement de GAP dans la promotion de sa marque, de la notoriété acquise auprès du public en raison de son usage continu et important (décisions de justice) ainsi que de l’importance des ventes de produits GAP dans les pays de l’UE, que le faisceau d’indices sur lequel s’appuie l’opposante est suffisant pour démontrer que la marque antérieure bénéficie d’une renommée, dans les pays de l’UE, à la date de dépôt de la demande (22 juin 2020), contrairement aux allégations non fondées de la titulaire.
La titulaire n’a apporté aucun élément de preuve qui démontreraient un « changement radical des conditions du marché » dans le secteur de la mode afin de démonter une éventuelle perte de renommé.
A cet égard, on notera que la fermeture de certains magasins de GAP dans des pays de l’UE ne saurait être suffisante afin de démontrer une quelconque perte de renommée de la marque antérieure GAP. En effet, le groupe GAP a simplement décidé de changer de modèle opérationnel en Europe en passant par un réseau de franchisés dans plusieurs pays de l’UE et notamment, en France, en Italie et en Espagne, afin d’exploiter sa marque GAP. Ainsi, même si le groupe n’exploite plus ses boutiques en son nom propre, les magasins GAP restent bien ouverts et sa renommée reste entière.
Par ailleurs, des sites internet nationaux ont été concomitamment mis en ligne pour la vente des produits GAP (notamment en France, en Espagne, en Hongrie, au Portugal, en République Tchèque et en Italie), ce qui étend encore d’avantage la pénétration de la marque antérieure dans l’UE et reflète l’engouement des consommateurs pour le commerce électronique ainsi que le changement de comportement des consommateurs, à la suite de la crise COVID.
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La marque antérieure n’a donc pas fait l’objet d’une perte de renommée concernant les vêtements de la classe 25.
Le public pertinent
C’est donc à bon droit que la Division d’Opposition a retenu que la comparaison des signes devait être effectuée en fonction de la partie anglophone du public pertinent.
L’affirmation de la titulaire que « à la suite du Brexit le pourcentage de locuteur anglais de langue maternelle a chuté à 1% de la population de l’UE » et que seulement
« 20% de la population de l’UE parlerait l’anglais comme langue étrangère » et fausse et non démontrée.
Au contraire, le rapport 2022 établi par EF EPI indique que le territoire de l’UE est le territoire qui a le plus haut niveau de compétence en anglais dans le monde dans la mesure où celui-ci comprend 22 des 30 pays les mieux classés dans le monde dans la maîtrise de la langue anglaise (voir Pièce n°15 – Rapport EF EPI 2022).
L’utilisation répandue de la langue anglaise au sein de l’UE est confirmée par la publication annuelle de l’Education nationale française concernant l’étude des langues vivantes dans le second degré indiquait qu’en 2019, 96,1% des élèves français suivaient une classe d’anglais, jusqu’à la fin de leurs études (voir Pièce n°16 – Publication annuelle de l’Education nationale française de 2019).
En tout état de cause, et comme indiqué précédemment, à la date de dépôt de la demande (22 juin 2020) ainsi qu’à la date de dépôt de la présente opposition
(7 décembre 2020), le Royaume-Uni faisait encore partie du scope géographique de la marque antérieure.
Enfin, la jurisprudence constante considère toujours que le public anglophone constitue une partie significative du public de référence dans le cadre d’opposition
(24/03/2022, B 3 137 464, GAP versus Gaptuka; 30/11/2022, B 3 089 629, FREE TO
GO versus FREEGO).
La comparaison des signes GAP versus
L’opposante souligne que les signes présentent des grandes similarités sur le plan visuel, phonétique et conceptuel.
L’existence d’un lien entre les signes
En présence de très grandes similarités sur le plan visuel, phonétique et conceptuel et le degré élevé de renommée auprès du public de l’UE pour les vêtements et les sacs, la reproduction à l’identique de la marque antérieure au sein de la marque contestée incitera nécessairement le consommateur à établir un lien entre les deux marques. En effet, les produits de classes 14, 18 et 25 visés par la demande sont identiques, similaires ou seront associés aux « vêtements » couverts par la marque antérieure en classe 25.
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L’existence d’un risque de préjudice
En raison des très fortes similarités visuelles et phonétiques entre les signes, associées à la forte renommée de la marque antérieure, la demande tirera indûment profit du caractère distinctif et de la réputation de la marque antérieure et portera également préjudice au caractère distinctif et à la renommée de celle-ci.
Les arguments de la titulaire à l’encontre d’un risque de préjudice ne sont fondés sur aucun élément de preuve probant. Les magasins GAP ne sont pas fermés dans les pays de l’UE, ils sont simplement à présent exploités par le biais d’un réseau de franchisés en France, Italie, Espagne et au Royaume-Uni.
La majorité des articles cités par la titulaire sont issus de blog tenus par des particuliers et ne peuvent dès lors être considérés comme des éléments de preuve probants (ex:
« masculin.com », « bonnegueule.fr », etc.).
Pour le reste des articles, aucun ne permet de démontrer dans quelle mesure la marque antérieure « GAP » bénéficierait d’une mauvaise réputation à la date de dépôt de la demande, au sein des pays de l’UE, auprès du consommateur de référence.
Il n’y a pas de doute que si la marque GAP bénéficiait effectivement de la mauvaise réputation alléguée par la titulaire, aucune célébrité, et encore moins des célébrités aussi prestigieuses tel que Kanye West, n’accepterait de faire un partenariat publicitaire avec la marque GAP ou être associé d’une quelconque manière au groupe
GAP.
Les quelques commentaires désobligeants mentionnés par la titulaire, sont minoritaires et ne sauraient donc être représentatif de l’opinion du public pertinent concernant la marque antérieure GAP.
En outre, des articles récents démontrent que, bien loin de l’image de « marque dépassée » dépeinte à dessein par la titulaire, il apparaît que la marque GAP est une marque dynamique qui attire les jeunes générations en raison d’un retour de la tendance actuelle à la mode des années 90 (voir Pièce n°14 – Articles sur la marque GAP).
Enfin, le groupe GAP se fait également remarquer depuis plusieurs années pour ses initiatives écologiques et de protection de l’environnement. Or, l’engagement environnemental des marques de prêt-à-porter est un critère d’achat particulièrement important pour les consommateurs actuellement, et en particulier pour les jeunes générations, qui prêtent une attention toute particulière à leur empreinte écologique
(voir Pièce n°14 – Articles sur la marque GAP).
La marque antérieure GAP a bien gardé toute son attractivité, n’en déplaise à la titulaire.
On notera également que la marque GAP s’étend également en Espagne, en Hongrie ainsi qu’au Portugal dans la mesure où plusieurs magasins GAP vont ouvrir à Barcelone, Madrid, Valence, Budapest et Lisbonne et qu’un site internet spécialement dédié à ces territoires, pour la vente des produits GAP, a été mis en ligne (voir Pièce n°14 – Articles sur la marque GAP).
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Les allégations de la titulaire concernant la perte d’attractivité et la mauvaise réputation de la marque antérieure GAP sont donc non fondées.
L’usage de la demande est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
La demande porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure
De plus, les circonstances de l’espèce suggèrent que l’utilisation de la demande entrainera également une dilution de la marque antérieure dans la mesure où, des différences dans la qualité ou dans l’image véhiculées par la titulaire sont de nature à porter atteinte à la renommée de la marque antérieure au regard du lien existant entre les signes GAP et GAPALA.
En effet, le terme GAP qui constitue la marque antérieure, présente un fort degré de caractère distinctif et son incorporation dans la demande a pour résultat que les signes sont globalement similaires.
Or, le signe GAPALA pourra être perçu comme une marque dérivée de la marque antérieure. Elle sera alors assimilée à la société GAP, d’autant plus que celle-ci dispose d’une importante famille de marques construites autour du signe GAP, tel que cela a été démontré ci-dessus.
Ainsi, l’utilisation pour les produits des classes 14, 18 et 25, d’une marque incluant le terme GAP constitutif de la marque antérieure serait préjudiciable au caractère distinctif de la marque antérieure renommée pour les vêtements, rendant cette marque ordinaire, et causant ainsi une diminution du pouvoir d’attraction de la marque antérieure.
La renommée et l’image projetée par la marque antérieure en relation avec les vêtements de la classe 25, vont nécessairement être transférées par le consommateur pertinent aux produits des classes 14, 18 et 25 couverts par la demande, facilitant ainsi leur commercialisation.
Une telle diminution du pouvoir d’attraction de la marque antérieure entrainera une dispersion de l’aptitude de celle-ci à indiquer l’origine commerciale des produits qu’elle désigne, portant ainsi atteinte à sa fonction de « marque ».
Enfin, l’utilisation de la demande serait préjudiciable au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure étant donné qu’une différence de qualité ou
d’image, entre les produits, risquerait de nuire à la renommée de celle-ci.
Il s’ensuit qu’il existe une probabilité importante que (i) la fonction publicitaire de la marque antérieure subisse un préjudice en tant que moyen de développer et de fidéliser sa marque et que (ii) la valeur économique de la marque antérieure renommée soit compromise, à moyen ou à long terme, en conséquence de l’usage de la demande, car les consommateurs des produits pour lesquels la marque antérieure est protégée et renommée, seront moins enclins à l’associer immédiatement à la société GAP, ce qui constitue incontestablement un changement de comportement économique.
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Cette argumentation est conforme à la jurisprudence de l’EUIPO en la matière (voir Pièce n°7.18 –01/12/2021, B 3 134 787, Freetalk versus FREE). Ainsi, force est de constater que les critères de preuves posés par la jurisprudence de l’EUIPO sont bien remplis en l’espèce.
Par conséquent, la demande est susceptible de porter préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Sur l’article 8, paragraphe 1, point b RMUE
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la chambre des recours venait à rejeter le grief d’atteinte à la renommée de la marque antérieure, celle-ci rejettera la demande pour atteinte aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
La similarité des produits
Les produits de classes 18 et 25 visés par la demande sont identiques ou fortement similaires aux produits couverts par la marque antérieure en ce qu’il s’agit de produits couverts par la formulation plus générale des libellés de la marque antérieure (ex: vêtements et sacs) ou de produits complémentaires, fournis par les mêmes entités (ex: vêtements pour animaux, bagages, etc.) ou encore de produits ayant la même finalité, à savoir l’habillement et les accessoires de mode (ex: chaussures, chapellerie, chemises, ceintures, sous-vêtements, etc.).
La similarité des signes
Les signes présentent de très fortes similarités visuelles, phonétiques et conceptuelle.
L’existence d’un risque de confusion
Les signes produisent une impression d’ensemble similaire et les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour retenir l’attention du consommateur et ne permettent donc pas d’écarter le risque de confusion, en présence de produits identiques ou à tout le moins, fortement similaires. Le risque de confusion est d’autant plus élevé en l’espèce que la marque antérieure jouit d’une forte reconnaissance sur le territoire de l’UE et est particulièrement renommée en matière d’articles d’habillement et par extension, pour l’ensemble des accessoires de l’habillement.
13 Avec les observations, l’opposante a déposé des preuves supplémentaires suivantes qui
n’ont pas été déposées devant la Division d’Opposition :
Pièce n°5: Extrait d’un site Internet exploité par la société Gap
Pièce n°6: Territoires d’expédition du site gap.eu en 2012
Pièce n°7: Jurisprudence citée
Pièce n°8: Extrait du site Wikipédia
Pièce n°9: Article du Journal du Luxe
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Pièce n°10: Article du magazine Marie France
Pièce n°11: Extraits des pages bijoux des sites e-commerce de prêt-à-porter
Pièce n°11 bis: Extraits des pages bijoux de sites de luxe
Pièce n°12: Exemples de marques GAP
Pièce n°13: Extrait du site https://gap-france.fr/#history
Pièce n°14: Articles sur la marque GAP
Pièce n°15: Rapport EF EPI 2022
Pièce n°16: Publication annuelle de l’Education nationale de 2019
Motifs de la décision
14 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Recevabilité des preuves produites pour la première fois devant la Chambre de recours
16 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
17 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, dispose que conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes:
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et
b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision, objet du recours.
18 La Chambre prend note des pièces justificatives que la titulaire a déposés au dossier pour la première fois devant elle (Annexes A à L figurant ci-dessus) et des pièces justificatives que l’opposante a déposés au dossier pour la première fois devant elle (Annexes n° 5 à 16 figurants ci-dessus).
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19 La Chambre constate que ces documents présentés pour la première fois devant elle peuvent s’avérer pertinents pour l’issue de l’affaire et viennent compléter les preuves qui avaient déjà été soumis en temps utile.
20 Dans ses circonstances, en application des dispositions de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la Chambre considère que les preuves présentées pour la première fois devant elle sont recevables.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
21 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
22 Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, que son application est soumise aux conditions suivantes : premièrement, l’enregistrement de la marque antérieure prétendument renommée ; deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit ; troisièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en opposition ; quatrièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34; 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348,
§ 18; 18/11/2015, T-606/13, Mustang / MUSTANG et al., EU:T:2015:862, § 24).
23 En outre, il convient de rappeler que la fonction première d’une marque consiste incontestablement en une « fonction d’origine ». Il n’en reste pas moins qu’une marque agit également comme moyen de transmission d’autres messages concernant, notamment, les qualités ou caractéristiques particulières des produits ou des services qu’elle désigne, ou les images et sensations qu’elle projette, telles que, par exemple, le luxe, le style de vie, l’exclusivité, l’aventure, la jeunesse. En ce sens, la marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Les messages en question que véhicule notamment une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à celle-ci une valeur importante et digne de protection, et ce d’autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d’une marque est le résultat d’efforts et d’investissements considérables de son titulaire. C’est ainsi que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure la protection d’une marque renommée, à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits ou les services visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure renommée a été enregistrée (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 35 ; 05/06/2018, T-111/16, THE RICH
PRADA / PRADA (fig.) et al., EU:T:2018:328, § 27).
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24 En ce qui concerne la quatrième condition mentionnée ci-dessus, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, distingue trois types d’atteintes distinctes, à savoir que l’usage sans juste motif de la marque demandée, premièrement, porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, porte préjudice à la renommée de la marque antérieure ou, troisièmement, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Lorsque les trois premières conditions visées ci-dessus sont réunies, la présence d’un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, soit d’application (22/03/2007, T–215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 36 ; 16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
25 En vertu de la jurisprudence, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est, par conséquent, une condition implicite essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe5, du RMUE (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 41).
26 L’existence d’un tel lien doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Parmi ces facteurs figurent le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure, et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42 ; 16/12/2010, T-345/08 &
T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 66-67 ; 22/01/2015, T-322/13, KENZO,
EU:T:2015:47; § 34).
27 S’agissant du degré de similitude entre les marques en conflit, plus celles-ci sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée. En outre, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent fasse un lien avec ladite marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44, 54).
28 Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante que, plus la renommée de la marque antérieure est importante, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 69).
29 Afin de satisfaire à la condition relative à la similitude des marques posée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre la marque antérieure jouissant d’une renommée et la marque contestée. Il suffit que le degré de similitude entre la marque antérieure jouissant d’une renommée et la marque contestée ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre elles, alors même qu’il ne les confond pas (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 65).
30 La Cour a également précisé que le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et
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27 raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l’existence d’un tel lien (voir, par analogie, 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 60).
Public pertinent
31 La définition du public pertinent est une condition nécessaire aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné que c’est à l’égard de ce public qu’il convient d’apprécier s’il existe une similitude entre les signes en cause, une éventuelle renommée de la marque antérieure, un lien entre les marques en conflit et, enfin, tout préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure ou tout profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de cette marque (26/09/2018,
T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 31).
32 Conformément à la jurisprudence, le public à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, varie en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure. Ainsi, le public pertinent au regard duquel l’appréciation du profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure doit s’effectuer est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure sollicite une protection, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46-48). En revanche, le public au regard duquel l’appréciation doit porter sur l’existence d’un préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35).
33 Étant donné que la Division d’Opposition a fondé sa décision sur la constatation d’un profit indu, le public à prendre en considération est constitué des consommateurs moyens des produits contestés. Les produits contestés s’adressent au grand public avec un niveau d’attention moyen et aux clients professionnels avec un niveau d’attention plus élevé.
34 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Renommée
35 Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle (06/02/2007, T-477/04, TDK, EU:T:2007:35, § 48).
36 Dans l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 26-27). La Cour a précisé, dans l’arrêt « Chevy », précité, qu’il ne saurait être exigé que la marque antérieure soit connue d’un pourcentage déterminé du public concerné (06/02/2007, T-477/04, TDK, EU:T:2007:35, § 49 et la jurisprudence citée).
37 Toutefois, l’énumération qui précède n’ayant qu’un caractère illustratif, il ne saurait être exigé que la preuve de la renommée d’une marque porte sur l’ensemble de ces éléments
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(13/05/2020, T-288/19, IPANEMA (fig.) / iPANEMA (fig.) et al., EU:T:2020:201, § 30 et la jurisprudence citée).
38 Enfin, il convient de procéder à une appréciation globale des éléments de preuve qui sont rapportés par le titulaire de la marque pour établir si cette dernière est renommée. Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (13/05/2020, T-288/19, IPANEMA (fig.) / iPANEMA (fig.) et al., EU:T:2020:201, § 31 et la jurisprudence citée).
(i) Nature de la renommée et charge de la preuve
39 Pour qu’une marque de l’Union européenne soit protégée dans toute l’Union en tant que marque renommée, cette renommée doit exister dans une « partie substantielle » de
l’Union, qui peut correspondre au territoire d’un seul État membre (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 27-30; 01/03/2018, T- 629/16, DEVICE OF TWO PARALLEL STRIPES (other) / DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.) et al.,
EU:T:2018:108, § 81).
40 En ce qui concerne la charge de la preuve de la renommée, elle incombe au titulaire de la marque antérieure (23/09/2020, T 421/18, MUSIKISS / KISS et al., EU:T:2020:433, § 52). Aux termes de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures inter partes, l’examen de l’EUIPO est « limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties ». Il s’ensuit que, pour apprécier si la marque antérieure jouit d’une renommée, l’EUIPO ne peut pas tenir compte de faits dont il est informé de par sa connaissance personnelle du marché ni procéder à un examen d’office du dossier, mais que ses conclusions doivent être exclusivement fondées sur les informations et les pièces produites par le titulaire de la marque antérieure. Bien que l’EUIPO puisse, dans son examen, prendre en considération des faits notoires, la renommée de la marque antérieure ne saurait donc constituer en elle-même un fait notoire (05/10/2022, T- 711/20, CMS Italy (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 83).
41 En ce qui concerne la qualité de la preuve de la renommée, le libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, énonce clairement que la marque antérieure ne mérite une protection élargie que si elle « jouit d’une renommée ». Il en découle que les preuves de la renommée doivent être claires, précises et convaincantes, en ce sens que le titulaire de la marque antérieure doit établir tous les faits nécessaires pour conclure avec sécurité que sa marque est connue d’une partie significative du public concerné. La renommée de la marque antérieure doit être suffisamment démontrée pour convaincre l’EUIPO, et non pas simplement présumée. Il ressort également de la jurisprudence que les preuves de la renommée doivent contenir des éléments objectifs suffisamment circonstanciés ou vérifiables pour permettre d’apprécier les facteurs pertinents (13/12/2004, T-8/03, Emilio Pucci (fig.) / Emidio Tucci (fig.), EU:T:2004:358, § 73 ; 05/10/2022, T- 711/20, CMS Italy (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 84).
42 En ce qui concerne l’évaluation des preuves de la renommée, il convient de procéder à une appréciation globale des éléments de preuve qui sont rapportés par le titulaire de la marque antérieure pour établir si cette dernière est renommée (10/05/2012, C 100/11 P, Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285, § 72). Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait
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impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (09/09/2020, T-669/19, Primus
/ Primus et al., EU:T:2020:408, § 52 et jurisprudence citée ; 05/10/2022, T- 711/20, CMS Italy (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:604, § 85).
(ii) Date à prendre en compte pour l’appréciation la renommée
43 La date à prendre en compte pour évaluer la renommée de la marque antérieure est, en principe, la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée (en l’espèce le 22 juin 2020).
44 L’opposante soutient que, si le moment auquel il convient d’apprécier le renommé par l’usage est celui du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 22 juin 2020, le Royaume-Uni était encore membre de l’Union à ce moment et les preuves se rapportant à ce territoire devaient donc être prises en compte.
45 À cet égard, il convient de rappeler que l’accord de retrait, adopté le 17 octobre 2019 et entré en vigueur le 1er février 2020, prévoit une période de transition du 1er février au 31 décembre 2020 (ci-après la « période de transition »). Depuis l’expiration de cette période de transition, le retrait du Royaume-Uni de l’Union, communément appelé « Brexit », produit ses pleins effets.
46 L’article 127 de l’accord de retrait prévoit que, sauf dispositions contraires, pendant la période de transition, le droit de l’Union continue à s’appliquer sur le territoire du Royaume-Uni (23/09/2020, T- 421/18, MUSIKISS / KISS et al., EU:T:2020:433, § 32). A contrario, à compter du 1er janvier 2021, la législation de l’Union dans le domaine des marques ne s’applique plus au Royaume-Uni et à son territoire, sauf si et dans la mesure où la poursuite de son application est explicitement prévue par l’accord de retrait.
47 En l’espèce, il est constant que la date du dépôt de la marque contestée est le 22 juin 2020, soit avant l’expiration de la période de transition, et que la date d’adoption de la décision, soit après l’expiration de la période de transition.
48 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, dans le cadre d’une procédure de nullité, le titulaire d’un droit de propriété industrielle antérieur, notamment une marque antérieure, doit établir qu’il peut interdire l’usage de la marque de l’Union européenne litigieuse non seulement à la date de dépôt ou de priorité de cette marque, mais également à la date à laquelle se prononce l’EUIPO sur la demande en nullité (02/06/2021, T- 169/19, DEVICE OF A POLO PLAYER (fig.) / DEVICE OF A POLO PLAYER, EU:T:2021:318, § 29-30). Il en va de même, a fortiori, dans le cadre d’une procédure d’opposition (14/02/2019, T- 162/18, ALTUS (fig.) / ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 41-43 ; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.) / Shopify, EU:T:2022:633, § 96-99).
49 Il s’ensuit, en substance, que, pour que les preuves de la renommée par l’usage de la marque antérieure au Royaume-Uni soient pertinentes pour l’opposition à l’encontre de la marque contestée, il faut que ledit usage soit encore opposable à la date à laquelle se prononce l’EUIPO sur l’opposition.
50 Dès lors, la Division d’Opposition a commis une erreur en considérant que les éléments de preuves concernant le Royaume Uni doivent être pris en compte.
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51 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, à la suite de l’examen au fond du recours, la Chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure.
52 Compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’EUIPO, l’affaire est renvoyée à la Division d’Opposition, conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, pour examiner la question de l’appréciation des éléments preuves de la renommée de la marque antérieure et les autres conditions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et/ou celles de l´articles 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (par analogie 04/05/2022, T-4/21, ASI ADVANCED
SUPERABRASIVES (fig.) / ADI (fig.) et al., EU:T:2022:274, § 66-73). La Division d’Opposition devra considérer les preuves produites par les parties pour la première fois devant la Chambre de recours.
53 À la lumière de ce qui précède, il est fait droit au recours, la décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée à la Division d’Opposition pour examiner l’opposition fondé sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, en tenant compte tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ainsi que la jurisprudence exposée ci-dessus que lie la Division d’Opposition en vertu de l’article 71, paragraphe 2, du RMUE.
Frais
54 Étant donné que le recours est accueilli et que la décision attaquée est annulée et renvoyée à la Division d’Opposition, la partie perdante doit normalement supporter les frais exposés par la partie gagnante. Néanmoins, puisqu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure d’opposition, chaque partie supporte, pour des raisons d’équité, ses propres dépens, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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31
Dispositif
Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide:
1. Annule la décision attaquée ;
2. Renvoie l’affaire à la Division d’Opposition ;
3. Condamne les parties à supporter leurs propres dépens dans la procédure de recours.
Signé Signé Signé
V. Melgar P. von Kapff S. Rizzo
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
05/07/2023, R 1318/2022-5, GAPALA (fig.) / GAP