EUIPO
26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juil. 2024, n° 000051061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000051061 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 51 061 (REVOCATION)
Birds Eye Pizza Limited, IDA Industrial Estate, Monread Road, NAAs, Co. Kildare, Irlande (partie requérante), représentée par HL Kempner Patentanwälte, solicitors (England orera Wales), Irish Patent Agents Partnerschaft mbB, Bürkleinstraße 10, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Bruno Albrecht GmbH indirects Co. KG, Sperberweg 4 i, 41468 Neuss, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par Löffel Abrar Rechtsanwälte PartG mbB, Schirmerstraße 80, 40211 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 26/07/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie en partie.
2. À compter du 25/08/2021, la titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 9 367 285 pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 3: Tous les produits pour lesquels la MUE est enregistrée dans cette classe.
Classe 21: Tous les produits pour lesquels la MUE est enregistrée dans cette classe.
Classe 29: Tous les produits pour lesquels la MUE est enregistrée dans cette classe.
Classe 30: Glaces comestibles.
Classe 32: Tous les produits pour lesquels la MUE est enregistrée dans cette classe.
Classe 35: Tous les services pour lesquels la MUE est enregistrée dans cette classe.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, à savoir:
Classe 30: Biscuits, caramels, caramel mini-barres, caramel caramel, caramel bar, caramel, mini-barres amandes, caramel mini-bars à marzipan, barres torroniques, barres mini-barres Torrone, pralines de Torrone, pralines amandes, caramel, barres expresso, barres de mini-bars espresso, barres d’espresso-marzipan, bonbons au chocolat, bonbons au chocolat, bonbons au chocolat, sucreries à café, sucreries à café; Pâtisserie et confiserie; Confiserie, en particulier sucreries, chocolat et pralines, en-cas sucrés et aromatisés, compris dans la classe 30; Confiseries glacées.
Classe 43: Services de restauration (alimentation) autres que pizzerias.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 25/08/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 9 367 285 «SAN MARCO» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, contenant des enzymes;
Produits de démaquillage, ambre, huiles essentielles, essences éthériques, produits cosmétiques pour le bain, articles de parfumerie, y compris déodorants à usage personnel, eau parfumée, bases pour parfums de fleurs, crèmes cosmétiques et produits de soins de la peau, huiles de jasmin, eau-de-cologne, cosmétiques, kits cométiques, huile de lavande, maquillage, huile d’alande, musc (parfumerie), huiles pour parfums et parfum, parfums, parfums, essence (huiles essentielles), huiles de menthe, produits de rasage, lotions après – rasage, huile de rose, essence de rose, poudre cosmétique, gelée de pétrole à usage cosmétique, ouate à usage cosmétique, huiles essentielles de citron, essence de citron à usage cosmétique.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); Peignes et éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux); Matériaux pour la brosserie; Matériel de nettoyage; Paille de fer; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes, ainsi que tous les autres produits compris dans la classe 21.
Classe 29: Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées; Oeufs, confiture, purée de fruits; Huiles et graisses comestibles.
Classe 30: Biscuits, caramels, caramel mini-barres, caramel caramel, caramel bar, caramel, mini-barres amandes, caramel mini-bars à marzipan, barres torroniques, barres mini-barres Torrone, pralines de Torrone, pralines amandes, caramel, barres expresso, barres de mini-bars espresso, barres d’espresso-marzipan, bonbons au chocolat, bonbons au chocolat, bonbons au chocolat, sucreries à café, sucreries à café; Pâtisserie et confiserie;
Glaces comestibles; Confiserie, en particulier sucreries, chocolat et pralines, en-cas sucrés et aromatisés, compris dans la classe 30; Confiseries glacées.
Classe 32: Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques, boissons énergétiques, boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Nectars de fruits (sans alcool).
Classe 35: Services de vente au détail et en gros, également via l’internet et/ou par des canaux de téléachat, de biscuits, caramel mini-barres, caramel mini-barres, caramel, caramel, mini-barres amandes, mini-bars à marzipan, barres de nougat, mini-barres de nougat, nougat pralines, pralines d’amandes, caramel, barres expresso, mini-barres espresso, barres espresso-marzipan, bonbons à base de marzipe, bonbons au chocolat, bonbons au chocolat, bonbons aux expresso, bonbons au café, barres chocolatées, bonbons à l’espresso, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, confiserie sucrière, en particulier bonbons, chocolat et pralines, en-cas sucrés et aromatisés compris dans la classe 30, boissons lactées mélangées contenant du chocolat et du café, boissons lactées mélangées contenant du chocolat, confiseries glacées, conservées, fruits et légumes séchés et cuits, gelées, confitures, purée de fruits, œufs, lait et produits laitiers, boissons lactées mélangées où le lait prédomine, arômes, limonades, boissons isotoniques, huiles et graisses comestibles, bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques, boissons énergétiques et boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, y compris; Boissons lactées mélangées (lait ne prédominant pas), nectars de
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fruits sans alcool, boissons alcooliques (à l’exception des bières), notamment liqueurs et liqueurs à base de café et cocktails, et autres boissons alcooliques, y compris crèmes, graphiques, y compris distillats, digestifs, boissons mélangées alcooliques, vins, préparations contenant des enzymes à usage cosmétique, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits de démaquillage, ambre, huiles essentielles, essences éthériques, produits cosmétiques de parfumerie, parfums, crèmes de fleurs à usage personnel, crèmes de fleurs pour la peau; huile de lavande, maquillage, huile d’amandes, musc (parfumerie), huiles pour la parfumerie, parfumerie, parfums, essence de menthe poivrée, huiles de menthe poivrée, produits de rasage, lotions après-rasage, huile de rose, essences de rose, poudres cosmétiques, gelée de pétrole à usage cosmétique, ouate à usage cosmétique, huiles essentielles de citron, essences de citron à usage cosmétique, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué), peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes, vêtements, chaussures, chapellerie; Services d’approvisionnement pour des tiers, placement de commande, services de livraison et gestion de factures, y compris dans le cadre du commerce électronique, agences d’import-export, publicité télévisée, marketing, y compris sur les réseaux numériques, merchandising, relations publiques, publicité en ligne sur des réseaux informatiques, planification et conception d’initiatives publicitaires, publicité radiophonique, parrainage sous forme de publicité, de télémarketing, organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité, consultation des consommateurs, diffusion d’annonces publicitaires, promotion des ventes, publicité par correspondance, démonstration de produits, présentation de produits et services, préparation de colonnes publicitaires, publicité sur Internet pour le compte de tiers, location de machines à expresso, accessoires pour machines à expresso et accessoires de café, location d’espaces publicitaires, publicité par correspondance, démonstration de produits, en particulier machines à expresso et leurs pièces détachées/accessoires, et de café, en particulier café expresso, café instantané, mélanges de café instantané, à des fins publicitaires, présentation de produits et services, publicité.
Classe 43: Services de restauration (alimentation), hébergement temporaire; Autres que pizzerias.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Dans la demande en déchéance déposée le 25/08/2021, la demanderesse a fait valoir que la marque de l’Union européenne n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans suivant son enregistrement le 02/05/2015. Elle a demandé que la déchéance de la marque de l’Union européenne soit prononcée à compter du 03/05/2020 ou, à titre subsidiaire, à compter du 25/08/2021 et qu’elle soit condamnée aux dépens.
Le 07/01/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves de l’usage, telles qu’énumérées et analysées ci-dessous. Elle a indiqué que la preuve de l’usage était notamment apportée pour certains produits et services spécifiques compris dans les classes 30, 35 et 43, qu’elle a énumérés. Elle a fait valoir que la demande de la requérante visant à obtenir une date antérieure de déchéance n’était pas recevable, car elle n’était étayée par aucune preuve d’un intérêt légitime. La titulaire de la marque de l’Union européenne a fourni une explication détaillée concernant la structure et les rôles respectifs des sociétés faisant partie du groupe Bruno Albrecht, y compris elle-même, et a fait valoir
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que l’usage de la marque de l’Union européenne par ces sociétés était autorisé, compte tenu également de l’existence d’un accord de licence.
Le 23/05/2022, la demanderesse a répondu qu’aucune preuve n’avait été produite en ce qui concerne les produits et services suivants:
— Tous ceux compris dans les classes 3, 21, 29 et 32,
— glaces comestibles; confiseries glacées comprises dans la classe 30;
— vente au détail/en gros de la plupart des produits, publicité et services aux entreprises compris dans la classe 35;
— hébergement temporaire compris dans la classe 43.
Elle a contesté la valeur probante des déclarations sous serment émanant de personnes liées à la titulaire de la marque de l’Union européenne et de la plupart des annexes, étant donné qu’elles provenaient des propres registres de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Elle a considéré que ces informations n’étaient pas corroborées par des éléments de preuve indépendants. La demanderesse a également fait valoir que de nombreux éléments de preuve étaient rédigés en allemand et n’avaient pas été traduits dans la langue de procédure. Par conséquent, ils ne devraient pas être pris en c onsidération. Elle a par ailleurs procédé à une appréciation individuelle de chaque annexe, en soulignant leurs lacunes en ce qui concerne les facteurs de l’usage sérieux. En particulier, elle a mentionné que plusieurs annexes n’étaient pas datées ou étaient datées en dehors de la période pertinente, que le lieu où les photographies avaient été prises ne pouvait être établi, soit qu’elles ne montraient pas la marque ou qu’elles montraient une version inacceptable de la marque. En particulier, la majorité des éléments de preuve montrent la marque «SAN MARCO» sous une forme de logo très stylisée incluant un cheval/lion ailé de grande taille. Ces éléments supplémentaires altéraient significativement le caractère distinctif de la marque contestée telle qu’elle a été enregistrée. La demanderesse a également fait valoir que, sur la base des explications de la titulaire de la MUE, la marque était utilisée pour des gâteaux et que ces produits n’étaient pas des confiseries, mais seulement des confiseries, selon la pratique de l’EUIPO. De même, elle a fait valoir que la marque n’était pas enregistrée pour des biscuits amandes ou des fruits à coque enrobés de chocolat. Elle a conclu que la marque devait être annulée dans son intégralité.
Dans ses observations du 04/10/2022, la titulaire de la MUE a expliqué que la soumission d’une traduction n’était pas obligatoire tant que l’Office n’en avait pas demandé et que la fourniture d’une traduction serait très coûteuse et fastidieuse. Elle a indiqué que le représentant de la requérante était un cabinet d’avocats établi en Allemagne en tant que société juridique allemande, situé à Munich. Elle a ajouté que la plupart des annexes étaient explicites et des traductions partielles avaient été produites. En outre, elle a fait valoir que les éléments de preuve devaient être appréciés dans le cadre d’une appréciation globale. Elle a également indiqué que les confiseries comprenaient les gâteaux car les gâteaux ne faisaient pas partie des indications générales de l’intitulé de classe et devaient être d’une certaine distance. En outre, les biscuits aux amandes seraient compris dans la pâtisserie et la confiserie, et les noix enrobées de chocolat seraient des produits de confiserie.
La demanderesse a répondu le 10/02/2023, réitérant pour la plupart ses affirmations précédentes, telles que celles concernant le fait que les éléments de preuve produits étaient, dans une large mesure, en allemand et non dans la langue de procédure. Elle a insisté sur le fait qu’il existait deux périodes pertinentes à prendre en considération dans la procédure de déchéance, ce qui justifiait sa demande de date de déchéance antérieure. Elle a fourni une liste des éléments de preuve non datés ou datés en dehors de la période pertinente. Elle a critiqué les déclarations sous serment pour avoir été faites par des personnes directement liées à la titulaire de la marque de l’Union européenne. Les autres éléments de preuve ne montraient pas la marque sous sa forme enregistrée, en tant que marque verbale,
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car elle comportait un élément figuratif supplémentaire hautement distinctif, formant une unité avec l’expression verbale. En outre, les produits concernés par les éléments de preuve n’étaient pas ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne était enregistrée. Enfin, la demanderesse a considéré que l’importance de l’usage était très limitée tant du point de vue géographique que commercial.
Le 19/06/2023, la titulaire de la MUE a renvoyé à la décision de la division d’annulation rendue le 21/03/2024 dans l’affaire no 51 202, insistant sur les points communs avec la présente procédure et sur le fait que les éléments de preuve produits étaient les mêmes. Par conséquent, la demande en déchéance devrait être rejetée pour les mêmes produits compris dans la classe 30. En outre, la titulaire de la MUE a informé qu’elle avait formé un recours contre cette décision en ce qui concerne certains des services compris dans les classes 35 et 42. Elle a déclaré que l’élément figuratif ne constituait pas une modification de la marque de l’Union européenne contestée telle qu’enregistrée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). En revanche, l’objectif de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
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En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 02/05/2015. La demande en déchéance a été déposée le 25/08/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 25/08/2016 au 24/08/2021 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Contrairement à ce que prétend la demanderesse, il s’agit de la seule période pertinente. La deuxième période d’usage sérieux à laquelle la demanderesse fait référence s’applique dans les procédures impliquant une appréciation de l’usage sérieux des marques antérieures invoquées comme base d’une procédure de nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5) du RMUE, et non en ce qui concerne la marque de l’Union européenne contestée dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Le 07/01/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve de l’usage.
Annexes M1-M5: extraits du registre du commerce allemand des sociétés «Bruno Albrecht GmbH èse Co. KG», «Bruno Albrecht Marken GmbH», «Café Qvadro Betriebsgesellschaft mbH», «POCCINO Espresso GmbH» et «POCCINO Franchising GmbH».
Annexe M6: une déclaration sous serment de M. BA, datée du 06/01/2022, dont le contenu est utile pour une meilleure compréhension des éléments de preuve.
Il est expliqué que M. Albrecht a créé Bruno Albrecht GmbH Co. KG (la titulaire de la marque de l’Union européenne) et son associé général et son représentant légal Bruno Albrecht Marken GmbH. La titulaire de la marque de l’Union européenne a agi en tant que société holding pour les filiales du groupe (énumérées ci-dessous), toutes situées à Neuss, Allemagne, et dont le directeur général était M. CW. La titulaire de la marque de l’Union européenne était l’unique actionnaire ou l’un des actionnaires de ces sociétés, à savoir «Café Qvadro Betriebsgesellshacfh mbH» («Café Qvadro»), «POCCINO Expresso GmbH» (POCCINO Espresso) et «POCCINO Franchising GmbH» («POCCINO Franchising»).
Il est également précisé que la marque SAN MARCO a été utilisée pour:
la distribution de produits «SAN MARCO» préemballés portant le signe, tels que des pâtisseries fines, des chocolats, des amandes enrobées de chocolat et des noix enrobées de chocolat;
la fabrication et la distribution de confiseries fraîches telles que «biscotti» et «tortes», faisant l’objet de publicités sous le signe ou portant le signe «SAN MARCO»;
la fourniture de nourriture et de boissons aux clients par la «SAN MARCO Pasticceria», notamment sous la forme de ventes à emporter de produits «SAN MARCO» et d’autres aliments et boissons.
Les rôles respectifs des sociétés sont décrits comme suit:
Café Qvadro fabrique des produits frais «SAN MARCO», tels que «biscotti» et «tortes», sur le site de production de Neuss près de Düsseldorf. Les produits «SAN MARCO» préemballés sont fabriqués en Italie. Café Qvadro vend les produits frais et
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préemballés à POCCINO Espresso, qui exploite la boutique en ligne du groupe, et à POCCINO Franchising, qui gère le restaurant et le bar espresso. Les produits sont ensuite vendus aux consommateurs finaux. Café Qvadro vend également directement les produits «SAN MARCO» à certains tiers tels que la chaîne de restaurants «VAPIANO». Les produits sont ensuite livrés soit par Café Qvadro elle-même, soit par des sociétés de livraison telles que Euro Blitz Kurierservice.
«POCCINO Expresso» exploite la boutique en ligne allemande sous le domaine www.poccino.de depuis environ 2000. Le magasin est principalement destiné à des clients en Allemagne mais peut être utilisé par des clients d’autres pays. Les clients peuvent commander des produits tels que des chocolats, des amandes et des noix enrobées de chocolat, les «biscotti», les pâtisseries et les «tortes». Les produits commandés sont livrés par Café Qvadro ou par des entreprises tierces.
POCCINO Franchising exploite la «Pasticceria San Marco» (ainsi que le palio Poccino- Restaurant et la POCCINO Bar-trattoria) à KÖ-Bogen, un complexe prestigieux de bâtiments à Dusseldorf, à côté du shopping et de la restauration mondiale de Königsallee («KÖ»). Ces établissements vendent des biscuits préemballés et des chocolats à emporter, ainsi que des aliments et des boissons.
Il est également expliqué que les produits «SAN MARCO» préemballés dénommés «Croccanti», «Cantucci», «Pansecco», «Amaretti», etc. étaient essentiellement des biscuits d’amandes sèches italiennes traditionnels. Les produits «Mandoli» étaient des amandes enrobées de chocolat et les produits «Nocello» étaient des fruits à coque enrobés de chocolat. Le signe était apposé sur l’emballage de ces produits et les produits étaient vendus par l’intermédiaire des boutiques en ligne et des magasins physiques. Les produits frais étaient des «tortes», des «pasticcini», des «biscotti/pâtisseries» et des «cornetti/brioches» faisant l’objet de publicités sous le signe «SAN MARCO», produit depuis 2000 dans l’entrepôt de production de Café Qvadro à Neuss.
Annexe M7a-f: plusieurs centaines de factures en allemand émises par la division SAN MARCO de Café Qvadro, datées de 2016 à 2021, toutes sauf une au cours de la période pertinente. Les clients se trouvent principalement en Allemagne (dans de nombreuses villes différentes, dont Francfort-sur-le-côte, Berlin, Essen, Dusseldorf, Dortmund, Hambourg et beaucoup d’autres), mais certains se trouvent en France (Marseille, Chessy, Strasbourg, Paris, Puteaux, etc.), aux Pays-Bas (La Haye) ou au Luxembourg. Le papier à en-tête qui, selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, est utilisé par Café Qvatro depuis 2010 est le suivant:
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Les produits sont différents «Torta», comme «Torta Formaggio», «Torta tartufo Bianco», «Torta Savoia» et bien d’autres. D’autres appellations sont «Amaretti San Marco», «Bigne Crema», «Bigne Cioccolato», «Cannoncini Crema», «Tartelette di Frutta», «Pignolate», «Pistacchio», «Ballo Mandorla», «Ricciarelli», Poffaro, «Mandorle al Cioccolato», «Espressino», «strudel» «Crostata», «Nocello», etc. Il peut être établi à partir des photographies incluses dans les observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne, des explications contenues dans la déclaration sous serment et des impressions du catalogue/du site web produites dans d’autres annexes que ces produits comprennent des pâtisseries et des produits de confiserie, comme expliqué en détail ci-
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après. Les numéros d’articles indiqués sur les factures peuvent également coïncider avec ceux indiqués dans le catalogue.
Une traduction des en-têtes de factures a été produite dans les observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Annexe M8: quatre factures en allemand émises par le fournisseur de services de livraison «Euro Blitz Kurierservice» à l’attention de Café Qvadro à Neuss, datées de 2017, 2018, 2019 et 2021; Ils ont été émis au cours de la période pertinente pour des services de livraison, comme l’a expliqué la titulaire de la marque de l’Union européenne dans ses observations et comme il peut être établi sur la base de la traduction du terme «Lieferung» produite.
Annexe M9: conditions d’expédition et de paiement ainsi que conditions générales de la boutique en ligne à l’adresse www.poccino.de (en allemand avec traduction en anglais). Ils mentionnent des produits de confiserie.
Annexe M10: un article du site https://storiesactuell.blogspot.de daté du 2014 février, en allemand, accompagné d’une traduction en anglais. Elle détaille principalement l’ouverture des restaurants «palio POCCINO» et «Breuninger» dans le Kö-Bogen, un complexe immobilier près du mille commercial historique Königsallee prévu par l’architecte en forme d’étoile de New York (Daniel Libesking) de New York Star. Elle mentionne brièvement la «San Marco Pasticceria» dans laquelle les «gâteaux du sud de la vente au détail» sont des «gâteaux du sud de l’Italie».
Annexe M11: un article du site https://www.trenxpress.org daté du 2014 février, en allemand, accompagné d’une traduction en anglais, faisant état de l’ouverture de «San Marco Pasticceria» (il est libellé comme suit: «La production de pâtisseries intégrée «Pasticceria San Marco» propose des températions sucrées avec des gâteaux du sud de l’italien, des pasticcinis et biscottis»).
Annexe M12: un article du site https://www.koebogen.info en anglais, que la titulaire de la MUE explique être extrait du magazine Kö-Bogen, imprimé en décembre 2021. Il est libellé comme suit: «Appel d’animaux dans la boutique de pâtisserie montre la production Pasticceria San Marco envis de gâteaux, pasticcinis et biscottis &bra;… &ket;».
Annexe M13: une carte de menu du restaurant «palio Pocino». Elle n’inclut pas la marque «SAN MARCO» et ne fait référence à aucun produit «SAN MARCO».
Annexe M14: extraits du système de planification des ressources d’entreprise du groupe Bruno Albrecht pour la période allant de janvier 2016 à septembre 2021. Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, cela montre que les ventes à emporter de SAN MARCO Pasticceria s’élèvent à environ 1 761 000 EUR au cours de cette période.
Annexe M15: une déclaration sous serment de M. CW en anglais, datée du 17/12/2021, en tant que directeur général de Bruno Albrecht Marken GmbH depuis 2014 et directeur général de Café Qvadro, POCCINO Espresso et POCCINO Franchising. Il affirme que ces entreprises ont toujours utilisé la marque de l’Union européenne contestée avec le consentement de sa titulaire depuis le début.
Annexe M16: un accord de licence entre Bruno Albrecht GmbH Co. KG et Café Qvadro, daté de 2010, accompagné d’une traduction en anglais, par lequel la première accorde au second l’usage de la marque contestée pour des produits de boulangerie (sucrés et salés), tels que biscotti, tourtes, gâteaux, desserts, et les services et offres gastronomiques correspondants.
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Annexe M17: impressions du site web www.poccino.de, obtenues avec la Wayback Machine, datées d’octobre et décembre 2016, février 2017, septembre/novembre 2020, janvier/avril 2021.
Ils comprennent des photographies de biscuits ou de confiseries emballés sur lesquels la marque «SAN MARCO» peut être vue, même si la qualité est mauvaise, ou qui sont appelés «SAN MARCO». Des photographies de certains de ces produits sont visibles de meilleure qualité dans d’autres annexes ou dans les observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne/dans la déclaration sous serment de M. Bruno Albrecht.
Annexe M18: une liste des ventes (du système de planification des ressources d’entreprise de la titulaire de la marque de l’Union européenne) au cours de la période comprise entre le 2016 août 2021 et le août des produits mentionnés à ce jour («Cantucci», «Pansecco», «Amaretti», «Croccanti», etc.). Il indique la ville du client, la quantité vendue, la date de
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vente, le prix unitaire et le prix total de chaque vente. Le total global s’élève à 6 806,14 EUR. Le document est rédigé en allemand, mais les en-têtes ont été traduits en anglais dans les observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Annexe M19: une copie du papier à en-tête utilisé par POCCINO Franchising:
Annexe M20: des photographies de l’entrepôt de production Café Qvadro, sur la façade
dont le signe est visible, ainsi que des photographies du milieu. La titulaire de la marque de l’Union européenne indique qu’elles ont été prises à Neuss. Il est, à tout le moins, évident qu’ils ont été pris en Allemagne.
Annexes M21-M22: deux catalogues (le premier non daté, bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme qu’il date de 2019; la deuxième datée du mois d’août 2016)
intitulée «Tortenbuch/Artikelbuch» avec le signe sur la page de couverture. En bas de la page de couverture, l’indication «Pasticceria SAN MARCO» avec une adresse à Neus est visible.
Les produits sont différents gâteaux (appelés «torta»), tels que:
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Il existe également des gâteaux individuels (appelés «pasticcini», «Bigne», «Cannoncini», «Cannoli», «Tartelette», «Tartufo», etc.), des biscuits (biscotti) ou d’autres petits produits sucrés, tels que «Amaretti Bianchi», Amaretti San Marco, Ballo Mandorla, Pifarro, Pignolate, Ricirelli.
Une autre section est «Cornetti/Brioche» montrant des produits de viennoiserie (croissants/petits pains).
Les articles sont identifiés par des codes.
Annexe M23: une liste des ventes des systèmes de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour le produit dénommé «Amaretti San Marco» no 102, avec une indication de la ville du client (en Allemagne, en France et dans d’autres pays), au cours de la période allant du 2016 août au 12/08/2021, pour un montant total de 358 960 unités/215 804,78 EUR.
Annexe M24: le même type de document que l’annexe M23 pour le produit dénommé «Torta SAN MARCO», code 78, d’un montant total de 295 unités/5 066 EUR pour la période du 2016 août au 08/07/2021.
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Annexe M25: des documents issus des systèmes de la titulaire de la marque de l’Union européenne indiquant les ventes de tous les produits appartenant à la famille «Pasticceria SAN MARCO». Les désignations individuelles correspondent à celles du catalogue précité. Les sous-catégories sont «Torten», «biscotti», «Pasticcini», etc. Cependant, le document n’indique aucune date.
Annexe M26: un aperçu des ventes à la chaîne de restaurants «Vapiano» mentionnant des restaurants dans différentes villes en Allemagne ainsi qu’en France, au Luxembourg, etc., en 2018-2020 et janvier-août 2021. Il n’y a aucune référence à la nature des produits, mais le nom «Café Qvadro GmbH — SAN MARCO» est indiqué en haut.
Dans ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne fournit le tableau suivant des ventes au restaurant:
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Annexe M27: factures en allemand, datées de 2020 et émises par la société «Starline», à Essen, adressées à «Café Qvadro San Marco» à Neuss. La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme qu’il s’agit de sacs portant l’indication «San Marco». Le texte «San Marco» est indiqué dans la désignation des produits et l’échantillon suivant est joint en annexe:
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Annexe M28: des factures en allemand, datées de 2017 et émises par la société «Starline» et adressées à «Café Qvadro GmbH, San Marco», qui, selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, concernent des rouleaux de papier utilisés pour vendre des aliments à emporter tels que des sandwiches et des pains briochés. La désignation des produits mentionne «rollen 50 cm San Marco». Un échantillon du dessin est joint en annexe.
Annexe M29: des factures, datées du 2020 janvier 2021, émises par la société «Kondi Karton» à Melsdorf et adressées à «Café Qvadro GmbH, Pasticceria San Marco» à Neuss. Ils sont destinés aux «Top Boîtes». Le croquis suivant est joint:
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Annexe M30: factures datées de 2017 à 2021 pour des emballages de gâteaux émis par la société STIGroup à CaféQvadro, Diviso San Marco. La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme qu’il s’agit de «boîtes de torte».
Annexe M31: des factures émises par les sociétés «Starline» et «Meyer/Stemmle» à l’attention de «Café Qvatro GmbH, San Marco Neuss», datées de 2015 et de 2018; Il y a une pièce jointe avec le dessin suivant:
Annexe M32: une facture émise par la société «Di Raimondo» adressée à Café Qvadro pour la conception de flyers «San Marco», datée de 2020.
Annexe M33: d’autres factures émises par la même société mentionnée à l’annexe M32 de Café Qvadro, datées de 2018, 2019 et 2020; L’une fait référence à «Tshirts San Marco».
Annexe M34: impressions de www.poccino.de imprimées en décembre 2021, dont:
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La titulaire fait valoir que l’offre était similaire au cours de la période pertinente. Plusieurs produits sont présentés, dont des emballages de biscuits tels que «Croccanti San Marco» ainsi que d’autres biscuits dont la dénomination n’inclut pas le terme «San Marco», mais
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dont l’emballage montre la marque («Cantucci Mandorle», «Pansecco», etc.).
Annexe M35: une liste des ventes du système de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour les produits «MANDORLA» et «Mandoli», au cours de la période 09/08/2016-March 2020. Les ventes sont destinées à des clients dans plusieurs villes d’Allemagne et de La Haye (1 078 unités pour un montant de 4 917,9 EUR). La titulaire de la MUE affirme qu’il s’agit des mêmes produits, à savoir des amandes enrobées de chocolat.
Annexe M36: une liste des ventes du système de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour les produits «NOCIOLLA TARTUFATA AL CACAO» (la titulaire de la MUE indique qu’il s’agit de produits «Nocello», à savoir des fruits à coque enrobés de chocolat) au cours de la période 30/09/2016-10/03/2020 (889 unités pour un montant de 3 905 EUR).
La division d’annulation juge utile d’inclure ici certaines des nombreuses photographies incluses dans les observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
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APPRÉCIATION DES ÉLÉMENTS DE PREUVE
Observations liminaires
Sur la date de réception des preuves de l’usage, à savoir le 07/01/2022
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit la preuve de l’usage le 07/01/2022, alors qu’elle avait jusqu’au 05/01/2022 pour le faire.
Les événements suivants se sont déroulés:
— Le 31/08/2021, l’Office a informé la titulaire de la MUE que les preuves de l’usage devaient être présentées avant le 05/11/2021.
— Le 21/10/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé que le délai soit prorogé. L’Office a accepté la demande et a informé les parties que le délai était prorogé jusqu’au 05/01/2022. La lettre de l’Office indiquait que toute deuxième demande unilatérale de prorogation du même délai serait refusée à moins que des circonstances exceptionnelles ne soient dûment expliquées et justifiées.
— Le 30/12/2021, soit au cours de la période de Noël/End d’année au cours de laquelle l’Office n’était pas ouvert à la réception de documents (le jeudi 23 décembre 2021 au vendredi 31 décembre 2021), la titulaire de la marque de l’Union européenne a
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demandé une prorogation supplémentaire d’une semaine et a expliqué ses raisons. Toutefois, l’Office n’a pas répondu à cette lettre. Néanmoins, le 17/01/2022, l’Office a transmis les preuves reçues le 07/01/2022 à la demanderesse l’invitant à présenter des observations.
Conformément à la pratique de l’Office, et sur la base des règles de bonne administration, les «jours d’équité» sont accordés lorsqu’une demande de prorogation d’un délai est rejetée. En l’espèce, même si l’Office avait refusé, à la date la plus proche possible, à savoir le premier jour ouvert pour la réception de documents après la pause Noël/fin d’année (soit le lundi 3 janvier 2022), le délai de la titulaire de la marque de l’Union européenne aurait été prorogé des «jours de capitaux propres». Il s’agit de la somme des jours entre la date de la demande de prolongation (refusée) et les jours restants avant la date d’expiration du délai (en l’occurrence six jours), et des jours compensés en fonction du canal de communication (en l’occurrence cinq jours pour e-Communication).
Par conséquent, même si la demande de prolongation de délai de la titulaire de la marque de l’Union européenne avait été rejetée, les éléments de preuve reçus le 07/01/2022 auraient été acceptés comme étant dans le délai imparti compte tenu des jours d’équité fixés par l’Office dans le contexte de la lettre de refus. Il s’ensuit que l’omission de l’Office de répondre à la demande de prorogation n’a aucune incidence sur l’acceptabilité des éléments de preuve. Les éléments de preuve auraient été acceptés, que l’Office ait accepté ou refusé la prolongation.
Sur les décisions relatives à la procédure de déchéance engagée par la demanderesse
contre la MUE figurative no 9 367 335 &bra; décision de la division d’annulation du 21/03/2023 dans l’affaire C 51 202 et décision des chambres de recours du 21/03/2024, SAN MARCO (marque fig.) &ket;
Le 20/12/2023, la division d’annulation a décidé de suspendre la présente procédure d’annulation compte tenu de la procédure de recours en cours contre sa décision dans l’affaire C 51 202 (recours formé par la titulaire de la MUE concernant la déchéance de la MUE contestée dans cette procédure, pour des services compris dans les classes 35 et 43). Il a été tenu compte du fait que les deux procédures d’annulation présentaient des liens étroits dans la mesure où elles concernaient une action en déchéance impliquant les mêmes parties à l’encontre de marques similaires couvrant, dans une large mesure, les mêmes produits et services et où les preuves de l’usage étaient également, dans une large mesure, les mêmes.
La division d’annulation a repris la présente procédure le 01/07/2024 car la décision du 21/03/2024 dans la procédure de recours était devenue définitive. Les conclusions des chambres de recours seront prises en compte dans la présente décision. En particulier, la chambre de recours a partiellement annulé la décision de la division d’annulation dans la mesure où elle avait déclaré la déchéance de la marque pour les services de restauration, à l’exception des pizzerias relevantde la classe 43.
Sur la langue des documents produits
La requérante fait valoir que la plupart des éléments de preuve sont rédigés en allemand, qui n’est pas la langue de procédure, et ne devraient pas être pris en considération. En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE (auquel l’article 10, paragraphe 6, du RDMUEs’applique mutatis mutandis) et de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE (auquel
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l’article 24 du REMUE s’applique directement), la preuve de l’usage peut être produite dans toute langue officielle de l’Union européenne. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas tenue de traduire les éléments de preuve à moins d’être explicitement invitée à le faire par l’Office. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en la matière, l’Office doit tenir compte de la nature des preuves et mettre en balance les intérêts des parties. Il convient de garder à l’esprit qu’il pourrait s’avérer coûteux et contraignant de fournir une traduction complète des preuves de l’usage produites. En revanche, la requérante a le droit d’être informée du contenu des éléments de preuve pour lui permettre de défendre ses intérêts.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit quelques traductions (notamment les articles de presse et le contrat de licence). La demanderesse s’est prévalue notamment des factures. Toutefois, pour ces raisons, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des traductions des en-têtes et surtout des explications détaillées et un très grand nombre de photographies des produits auxquels les factures font référence (seules ou incluses dans des catalogues ou sur le site internetwww.poccino.de), qui permettent d’identifier ces produits. Certains documents, tels que les catalogues et les extraits de sites web, sont manifestement explicites. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de demander une traduction en l’espèce. Cela retarderait inutilement la procédure et constituerait une charge financière injustifiée pour la titulaire de la marque de l’Union européenne. Il convient également de noter que le représentant de la demanderesse est une société allemande dont l’adresse est en Allemagne.
Sur la valeur probante de certains des documents produits
La demanderesse indique que les auteurs des deux déclarations sous serment sont liés à la titulaire de la marque de l’Union européenne et que, dès lors, ces documents ont une valeur probante très limitée. L’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles ont été faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception d’une partie prenante au litige pourrait être affectée dans une plus ou moins grande mesure par son propre intérêt dans l’affaire. Cela ne signifie pas que ces déclarations n’ont aucune valeur probante. Toutefois, le résultat final dépend de l’appréciation globale des éléments de preuve dans le cas d’espèce. En particulier, la valeur probante de ces déclarations dépend de la question de savoir si elles sont étayées ou non par d’autres types de preuves (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes. Compte tenu de ce qui précède, les autres éléments de preuve doivent être appréciés afin de déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve.
Il en va de même pour les documents provenant du système comptable de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Sur l’usage de la marque de l’Union européenne par des sociétés autres que la titulaire de la MUE
La titulaire de la marque de l’Union européenne fournit des explications détaillées concernant le fait que l’usage de la marque de l’Union européenne par d’autres sociétés est un usage valable.
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Aux termes de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait produit des preuves de l’usage de ses marques par un tiers montre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225).
Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation considère que l’usage par ces autres sociétés a eu lieu avec le consentement de la titulaire de la marque de l’Union européenne et, par conséquent, équivaut à un usage par la titulaire de la MUE elle-même.
Sur la nature de l’appréciation
La requérante souligne les lacunes des annexes en ce qui concerne les facteurs de l’usage sérieux, en particulier le fait que certaines d’entre elles ne sont pas datées ou ne datent pas de la période pertinente. L’argument de la demanderesse est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans c ertains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
APPRÉCIATION DES FACTEURS DE L’USAGE SÉRIEUX
Un usage sérieux suppose une utilisation réelle de la marque sur le marché concerné aux fins d’identifier des produits ou des services. Ainsi, il y a lieu de considérer qu’un usage sérieux s’oppose à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé.
Les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour les produits et services pertinents. Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43).
Cela signifie que la titulaire est tenue de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE requiert la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère
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distinctif de la MUE contestée.
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés &bra; 23/02/2006-, 194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50
&ket;.
La demanderesse fait valoir que la MUE n’est pas utilisée telle qu’enregistrée ou sous la forme d’une variante acceptable au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Par conséquent, il convient d’examiner si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée contient des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré les différences, la marque utilisée et la MUE contestée possèdent le même caractère distinctif.
La MUE est la marque verbale «SAN MARCO».
Les marques utilisées sur l’emballage de biscuit ou sur les étiquettes à côté des gâteaux sont principalement les suivantes:
ou .
Sur les produits «Nocello» et «Mandoli», les marques sont les suivantes
ou .
Sur les serviettes, les cartes de menu, les boîtes pour l’emballage des tortes d’autres
variantes peuvent être perçues comme: .
En outre, la marque est utilisée comme signe au-dessus de
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l’entrée de la boutique de pâtisserie SAN MARCO et la marque est imprégnée sur les tabliers du personnel de la boutique de pâtisserie.
La demanderesse fait valoir que les éléments supplémentaires de la marque telle qu’utilisée, principalement l’élément figuratif consistant en la représentation d’un lion ailé, mais aussi la manière dont les éléments verbaux «SAN MARCO» sont stylisés constituent des modifications inacceptables de la marque telle qu’enregistrée.
L’appréciation du point de savoir si la marque est utilisée telle qu’enregistrée comprend deux étapes:
— Préciser ce qu’il convient de considérer comme le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, en déterminant quels éléments contribuent au caractère distinctif et dans quelle mesure ils le font.
— Identifier les différences avec la marque telle qu’utilisée et évaluer l’incidence des variations. Il convient de déterminer si cette essence distinctive de la marque telle qu’enregistrée est présente, manquante ou modifiée dans la marque telle qu’utilisée. Cela implique d’apprécier le caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés, omis ou modifiés dans la marque telle qu’utilisée, en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun d’eux, sur leur position relative dans la configuration de la marque et sur leurs interactions. Il existe une interdépendance entre la force du caractère distinctif d’une marque et l’effet de toute variation. Les marques dont le caractère distinctif est plus élevé peuvent être moins influencées par des variations que des marques dont le caractère distinctif est limité. Les éléments ajoutés ou omis sont plus susceptibles d’affecter le caractère distinctif des marques dont le caractère distinctif est limité (10/10/2018-, 24/17, D-TACK/TACK et al., EU:T:2018:668, § 47 et jurisprudence citée).
L’élément verbal «SAN MARCO», qui compose la marque antérieure, est considéré comme possédant un caractère distinctif normal. Le fait qu’il puisse être perçu comme faisant allusion à la provenance géographique des produits, à savoir l’Italie, dans la mesure où les produits sont par ailleurs identifiés par un nom générique en italien (crocanti, biscotti, etc.) et que le Piazza San Marco (square de Saint Mark) est un lieu très célèbre à Venise ne constitue pas un lien direct tel qu’il porte atteinte au caractère distinctif de la marque enregistrée.
En outre, en l’espèce, il est fort probable que l’élément figuratif soit associé au lion ailé emblématique de Saint-Mark à Venise, qui attire des millions de visiteurs chaque année. Dès lors, en dépit de sa taille, l’élément figuratif sera perçu comme soutenant ou illustrant le concept véhiculé par l’élément verbal et comme étant accessoire à celui-ci. Il n’introduit pas d’autres connotations sémantiques.
Il convient de tenir compte du fait que, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
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La représentation spécifique des mots «SAN MARCO» dans les marques telles qu’elles sont utilisées n’empêche pas non plus que le mot puisse être facilement lu et ne constitue pas non plus une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée.
Dans certains cas, l’élément verbal «SAN MARCO» est indiqué sans l’élément figuratif du lion.
Par souci d’exhaustivité, il est précisé que le terme «Pasticceria», utilisé en dessous de la marque précédemment décrite, sera immédiatement associé au concept descriptif d’une boutique de pâtisserie.
Par conséquent, les éléments de preuve démontrent l’usage de marques qui peuvent être considérées comme des variantes acceptables de la marque enregistrée au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
La nature de l’usage exige également que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, ce qui permet au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
Les éléments de preuve produits comprennent des photographies montrant le signe «San Marco» sur l’emballage des produits, sur des étiquettes placées à côté des produits dans des vitrines, ou sur la page de couverture des catalogues, sur des serviettes et des cartes de menu.
Cela équivaut clairement à un usage en tant que marque.
Durée et lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente allant du 25/08/2016 au 24/08/2021 inclus, sur le territoire pertinent, à savoir l’Union européenne.
Les nombreuses factures de produits présentées à l’annexe M7 montrent clairement que des ventes ont eu lieu tout au long de la période pertinente à des clients en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Il est à noter que l’en-tête des factures comporte la marque «SAN MARCO». D’autres documents datés, tels que les catalogues, les extraits du site www.poccino.de ou les photographies incluses dans les observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne, montrent que les produits mentionnés dans les factures peuvent être liés à la marque de l’Union européenne.
En outre, les coupures de presse produites prouvent que le complexe de restaurants incorporant San Marco Pasticceria a été inauguré au début de l’année 2014, avant le début de la période pertinente, et qu’il était toujours ouvert au public en 2021, à la fin de la période pertinente. En outre, les chiffres d’affaires se réfèrent également clairement à la période en question.
En ce qui concerne l’affirmation de la demanderesse selon laquelle l’usage est seulement local pour les services de restauration, il n’est pas nécessaire, comme établi dans la décision de la chambre de recours du 21/03/2024, R R0847/2023-2, SAN MARCO (fig.), que l’usage de la marque de l’Union européenne soit fait dans une partie substantielle de l’Union
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européenne. La possibilité que la marque ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, étant donné que les frontières des États membres doivent être ignorées et que les caractéristiques des produits ou services concernés doivent être prises en compte &bra; 07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80 &ket;.
En outre, comme l’a souligné la chambre de recours, l’appréciation doit tenir compte du fait que les services pertinents sont des services de restauration. Exiger des restaurants qu’ils possèdent des établissements dans plusieurs villes ou même dans plusieurs États membres pour établir la preuve de l’usage dans l’Union européenne supposerait que seules des chaînes très importantes seraient en mesure de satisfaire à l’exigence d’usage &bra; 01/03/2023, R 603/2022-5, HAVANA SOCIAL (fig.)/H HAVANNA (fig.), § 54 &ket; et l’usage sérieux ne peut être limité à ces seules entités. La titulaire de la marque de l’Union européenne propose ses services de restauration dans un seul établissement à Düsseldorf, en Allemagne. Or, il s’agit d’une zone d’achat très buste (annexe M12) qui est, ou souhaite devenir une attraction touristique à Düsseldorf grâce au complexe de restaurant conçu par l’architecte mondialement connu Daniel Libeskind.
Par conséquent, les preuves de l’usage produites par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée et le lieu de l’usage.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il convient d’évaluer si, compte tenu de la situation du marché dans le secteur ou le commerce concerné, il peut être déduit des documents produits que le titulaire a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent.
Selon une jurisprudence constante, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004,-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35). La portée géographique de l’usage est également pertinente.
Les factures et la liste des ventes produites prouvent que des ventes importantes des produits ont eu lieu au cours de la période pertinente principalement en Allemagne mais également dans d’autres pays de l’Union européenne. La titulaire de la marque de l’Union européenne a également produit des documents prouvant des activités liées à la vente des produits, tels que des commandes de tracts, des emballages, etc.
Comme indiqué par la chambre de recours dans la décision du 21/03/2024, R 0847/2023-2, SAN MARCO (fig.), § 74, l’importance de l’usage peut également être prouvée par des documents autres que des factures (22/06/2022, T-329/21, Fraas, EU:T:2022:379, § 90). C’est d’autant plus vrai en l’espèce que les preuves de vente traditionnelles, telles que des factures papier, ne sont pas nécessairement fonctionnelles dans le cas de services de restauration &bra; 01/03/2023, R 603/2022-5, HAVANA SOCIAL (fig.)/H HAVANNA (fig.), § 85; 19/01/2022, R 750/2021-5, Scarpetta artisan PASTA (fig.), § 73). En particulier, dans le cas d’établissements tels que les bars et les cafétérias, seule une petite partie des clients demande une facture, tandis que la grande majorité est satisfaite de la fourniture d’un reçu
&bra; 01/03/2023, R 603/2022-5, HAVANA SOCIAL (fig.)/H HAVANNA (fig.), § 94 &ket;.
Ladéclaration sous serment (annexe M6) indique que les ventes globales de services à emporter dans le cadre de la SAN MARCO Pasticceria s’élèvent à environ 1 761 301,15 EUR au cours de la période comprise entre le 2017er janvier et le août 2021. Ce chiffre correspond à la somme des chiffres d’affaires annuels pour la Pasticceria indiqués
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dans les extraits du système de planification des ressources d’entreprise du groupe Bruno Albrecht, présentés à l’annexe M14. Étant donné que les deux éléments de preuve se corroborent mutuellement, la division d’annulation considère, à l’instar de la chambre de recours, que le chiffre indiqué est plausible et fiable. Étant donné qu’il n’y a que de légères variations entre les chiffres annuels (qui peuvent également avoir été affectés par la pandémie de coronavirus en 2020 et 2021), les éléments de preuve indiquent un usage fréquent et continu.
Par conséquent, les éléments de preuve sont suffisants en ce qui concerne l’importance de l’usage pour au moins certains des produits et services.
Utilisation relative aux produits et aux services enregistrés
La marque de l’Union européenne est enregistrée pour les produits et services suivants:
Classe 3: Cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, contenant des enzymes; Produits de démaquillage, ambre, huiles essentielles, essences éthériques, produits cosmétiques pour le bain, articles de parfumerie, y compris déodorants à usage personnel, eau parfumée, bases pour parfums de fleurs, crèmes cosmétiques et produits de soins de la peau, huiles de jasmin, eau-de-cologne, cosmétiques, kits cométiques, huile de lavande, maquillage, huile d’alande, musc (parfumerie), huiles pour parfums et parfum, parfums, parfums, essence (huiles essentielles), huiles de menthe, produits de rasage, lotions après – rasage, huile de rose, essence de rose, poudre cosmétique, gelée de pétrole à usage cosmétique, ouate à usage cosmétique, huiles essentielles de citron, essence de citron à usage cosmétique.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); Peignes et éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux); Matériaux pour la brosserie; Matériel de nettoyage; Paille de fer; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes, ainsi que tous les autres produits compris dans la classe 21.
Classe 29: Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées; Oeufs, confiture, purée de fruits; Huiles et graisses comestibles.
Classe 30: Biscuits, caramels, caramel mini-barres, caramel caramel, caramel bar, caramel, mini-barres amandes, caramel mini-bars à marzipan, barres torroniques, barres mini-barres Torrone, pralines de Torrone, pralines amandes, caramel, barres expresso, barres de mini-bars espresso, barres d’espresso-marzipan, bonbons au chocolat, bonbons au chocolat, bonbons au chocolat, sucreries à café, sucreries à café; Pâtisserie et confiserie; Glaces comestibles; Confiserie, en particulier sucreries, chocolat et pralines, en-cas sucrés et aromatisés, compris dans la classe 30; Confiseries glacées.
Classe 32: Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques, boissons énergétiques, boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Nectars de fruits (sans alcool).
Classe 35: Services de vente au détail et en gros, également via l’internet et/ou par des canaux de téléachat, de biscuits, caramel mini-barres, caramel mini-barres, caramel, caramel, mini-barres amandes, mini-bars à marzipan, barres de nougat, mini-barres de nougat, nougat pralines, pralines d’amandes, caramel, barres expresso, mini-barres espresso, barres espresso-marzipan, bonbons à base de marzipe, bonbons au chocolat,
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bonbons au chocolat, bonbons aux expresso, bonbons au café, barres chocolatées, bonbons à l’espresso, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, confiserie sucrière, en particulier bonbons, chocolat et pralines, en-cas sucrés et aromatisés compris dans la classe 30, boissons lactées mélangées contenant du chocolat et du café, boissons lactées mélangées contenant du chocolat, confiseries glacées, conservées, fruits et légumes séchés et cuits, gelées, confitures, purée de fruits, œufs, lait et produits laitiers, boissons lactées mélangées où le lait prédomine, arômes, limonades, boissons isotoniques, huiles et graisses comestibles, bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques, boissons énergétiques et boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, y compris; Boissons lactées mélangées (lait ne prédominant pas), nectars de fruits sans alcool, boissons alcooliques (à l’exception des bières), notamment liqueurs et liqueurs à base de café et cocktails, et autres boissons alcooliques, y compris crèmes, graphiques, y compris distillats, digestifs, boissons mélangées alcooliques, vins, préparations contenant des enzymes à usage cosmétique, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits de démaquillage, ambre, huiles essentielles, essences éthériques, produits cosmétiques de parfumerie, parfums, crèmes de fleurs à usage personnel, crèmes de fleurs pour la peau; huile de lavande, maquillage, huile d’amandes, musc (parfumerie), huiles pour la parfumerie, parfumerie, parfums, essence de menthe poivrée, huiles de menthe poivrée, produits de rasage, lotions après-rasage, huile de rose, essences de rose, poudres cosmétiques, gelée de pétrole à usage cosmétique, ouate à usage cosmétique, huiles essentielles de citron, essences de citron à usage cosmétique, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué), peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes, vêtements, chaussures, chapellerie; Services d’approvisionnement pour des tiers, placement de commande, services de livraison et gestion de factures, y compris dans le cadre du commerce électronique, agences d’import-export, publicité télévisée, marketing, y compris sur les réseaux numériques, merchandising, relations publiques, publicité en ligne sur des réseaux informatiques, planification et conception d’initiatives publicitaires, publicité radiophonique, parrainage sous forme de publicité, de télémarketing, organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité, consultation des consommateurs, diffusion d’annonces publicitaires, promotion des ventes, publicité par correspondance, démonstration de produits, présentation de produits et services, préparation de colonnes publicitaires, publicité sur Internet pour le compte de tiers, location de machines à expresso, accessoires pour machines à expresso et accessoires de café, location d’espaces publicitaires, publicité par correspondance, démonstration de produits, en particulier machines à expresso et leurs pièces détachées/accessoires, et de café, en particulier café expresso, café instantané, mélanges de café instantané, à des fins publicitaires, présentation de produits et services, publicité.
Classe 43: Services de restauration (alimentation), hébergement temporaire; Autres que pizzerias.
La marque de l’Union européenne est enregistrée pour la vaste catégorie des confiseries (par le biais du terme «confiserie» mais aussi de l’expression confiserie, en particulier les confiseries, le chocolat et les pralines dans lesquelles «en particulier» est utilisé pour présenter une série d’exemples).
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
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Il a été établi que les éléments de preuve prouvent l’usage de variantes acceptables de la MUE et en tant que marque, sur le territoire pertinent et au cours de la période pertinente, dans une mesure qui indique un usage sérieux.
Toutefois, les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour les quels elle est enregistrée.
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Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés;
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
&bra;… &ket; si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.
Déférée, en outre, le fait de ne considérer une marque antérieure comme enregistrée que pour la partie des produits ou des services pour laquelle un usage sérieux a été établi &bra;… &ket; doit se concilier avec l’intérêt légitime du titulaire de pouvoir à l’avenir étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes descriptifs des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée, en faisant usage de la protection que l’enregistrement de la marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288)
Comme l’affirme la demanderesse — et non contestée par la titulaire de la marque de l’Union européenne –, les éléments de preuve ne font pas du tout référence aux produits compris dans les classes 3, 21, 29 et 32. Par conséquent, il est clair que l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour ces produits n’a pas été prouvé.
En ce qui concerne les produits compris dans la classe 30
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Les éléments de preuve concernent manifestement des pâtisseries composées soit de gros gâteaux, soit de petits gâteaux, vendus frais, biscuits et VIENNOISERIE, tels que des croissants («cornetti»)/petits pains. La marque de l’Union européenne est effectivement enregistrée pour la large catégorie de pâtisseries ainsi que pour des biscuits (ces derniers étant un synonyme de biscuits).
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que l’usage est également prouvé pour des produits de confiserie. À cet égard, elle se réfère principalement aux produits dénommés «Nocello», à savoir des noix chocolatées et celles dénommées «Mandoli», qui sont des amandes enrobées de chocolat.
La titulaire de la marque de l’Union européenne produit les photographies suivantes de ces produits:
Toutefois, les produits «Mandoli» ne sont pas mentionnés dans les factures et les produits «Nocello» mentionnés dans les factures, associés à l’article 119, ne correspondent pas aux produits de l’image ci-dessus, mais aux produits suivants, dans les catalogues:
.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit, en annexes 35 et 36, des listes de ventes issues de son système comptable. Elles concernent les produits «MANDORLA» (article no 631/632) — qu’elle prétend être les mêmes que les produits «Mandoli» — les produits «MANDOLI» (article 611), et les produits «Nocciola TARTUFATTA» — qu’elle affirme être les mêmes que les produits «NOCELLO». Toutefois, la nature des produits en cause n’est pas claire car ils ne sont pas mentionnés dans les catalogues ou les impressions du site web et n’apparaissent pas en tant que tels sur des photographies.
Toutefois, de l’avis de la division d’annulation, les produits visés à l’article 119, comme indiqué ci-dessus, peuvent être considérés comme des produits de confiserie.
Comme l’a fait valoir la demanderesse, les «gâteaux» ne sont pas identiques (non compris dans), mais seulement similaires aux confiseries, conformément à la pratique de l’Office. Cela doit conduire à la conclusion que l’usage d’une marque pour des gâteaux ne prouve pas l’usage de cette marque pour des produits de confiserie. Toutefois, certains autres produits mentionnés dans les factures, dont les images figurent dans d’autres annexes, peuvent être considérés comme des produits de confiserie ou même des bonbons, fabriqués à partir de différents ingrédients, tels que le chocolat, le massepain et/ou les noix/amandes. Ces produits, comme indiqué ci-dessous, ne sont pas en réalité des gâteaux, mais plutôt des produits de confiserie.
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.
L’application de la notion d’usage partiel ne devrait pas avoir pour effet de priver le titulaire d’une marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Sur la base de ce qui précède, et de ce qui précède, la division d’annulation conclut que l’usage sérieux a été prouvé pour tous les produits compris dans la classe 30 à l’exception des glaces comestibles, à savoir les produits suivants:
Biscuits, caramels, caramel mini-barres, caramel caramel, caramel bar, caramel, mini-barres amandes, caramel mini-bars à marzipan, barres torroniques, barres mini-barres Torrone, pralines de Torrone, pralines amandes, caramel, barres expresso, barres de mini-bars espresso, barres d’espresso-marzipan, bonbons au chocolat, bonbons au chocolat, bonbons au chocolat, sucreries à café, sucreries à café; Pâtisserie et confiserie; Confiserie, en particulier sucreries, chocolat et pralines, en-cas sucrés et aromatisés, compris dans la classe 30; Confiseries glacées.
En ce qui concerne les services compris dans la classe 35
Les éléments de preuve ne font aucune référence aux services commerciaux et publicitaires pour lesquels la MUE est enregistrée dans cette classe. Il est rappelé que la publicité de ses propres produits, ou la fourniture d’articles utilisés dans la production de ses propres produits, ne constituent pas des services au sens de la classification de Nice. Un service doit être compris comme une activité proposée par une partie à une autre, à savoir une activité économique exercée à des tiers.
De la même manière, la vente, le stockage ou la distribution de ses propres produits ne
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constitue pas un service. La simple vente de produits n’est pas un service au sens de la classification de Nice. Les services de vente au détail compris dans la classe 35 sont définis dans la note explicative de la classification de Nice comme étant:
&bra;… &ket; le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, des distributeurs automatiques, des catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, par exemple via des sites web ou des programmes de téléachat.
Il résulte de cette note explicative que la notion de «services de vente au détail» se rapporte à trois caractéristiques essentielles: premièrement, ces services ont pour objet la vente de produits aux consommateurs; deuxièmement, ils s’adressent aux consommateurs afin de leur permettre de visualiser et d’acheter facilement les produits; et, troisièmement, elles sont fournies au profit de tiers (04/03/2020, 155/18 P, 156/18 P, 157/18 P indirects, 158/18 P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 126). Les «autres» profitant du «rassemblement d’une variété de produits» sont les différents fabricants à la recherche d’un débouché pour leurs produits.
Dès lors, de la même manière que la publicité de ses propres produits ne constitue pas un usage pour des services publicitaires compris dans la classe 35, il n’y a pas usage de services de vente au détail compris dans la classe 35 lorsque le fabricant vend simplement ses propres produits à partir de sa boutique ou de son site web. En effet, la vente par le fabricant de ses propres produits n’est pas un service indépendant, mais une activité couverte par la protection conférée par l’enregistrement des produits. Il ne serait pas approprié d’assimiler la protection conférée par l’enregistrement pour les produits compris dans les classes 1 à 34 à celle conférée par l’enregistrement pour les services de vente au détail compris dans la classe 35. Si les fabricants peuvent fournir des services connexes (tels que l’entretien d’un point de vente avec des assistants de magasins, la publicité, les conseils, les services après-vente, etc.) dans le cadre de la vente de leurs propres produits, ces activités ne relèvent de la notion de «service» payant que si elles ne font pas partie intégrante de l’offre de vente des produits (10/07/2014, 421/13-, Apple Store, EU:C:2014:2070, § 26). Par conséquent, si un fabricant utilise une marque pour des activités qui font partie intégrante de l’offre de vente de ses propres produits, il n’y a pas d’usage pour les services de vente au détail de ces produits compris dans la classe 35. Cette interprétation est également confirmée par les exemples d’usage (violation) fournis à l’article 9, paragraphe 3, du RMUE.
En outre, l’usage sérieux doit être conforme à la fonction essentielle de la marque. La marque utilisée en relation avec un débouché pour les produits du fabricant sert à distinguer ces produits de ceux d’autres fabricants, mais pas à distinguer les services fournis par ce point de vente de ceux fournis par d’autres points de vente. Les fabricants vendant leurs propres produits de leurs propres magasins sont en concurrence sur le marché des produits qu’ils vendent mais ne sont pas en concurrence sur le marché des services de vente au détail, qui s’adresse aux fabricants tiers. L’exploitation d’une boutique dans le seul but de vendre ses propres produits exclut l’offre de produits concurrents de fabricants tiers.
L’usage sérieux pour des services de vente au détail ne devrait pas être nié si le titulaire de la marque de l’Union européenne, lors du regroupement de produits proposés par des tiers, comprend, outre les produits proposés par d’autres commerçants, des produits qu’il fabrique lui-même.
Il est clair que les produits mentionnés dans les factures, et plus généralement indiqués dans les éléments de preuve, sont des produits fabriqués par la titulaire de la marque de
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l’Union européenne ou sa société affiliée Café Qvadro (en ce qui concerne les gâteaux «frais») ou des produits dont la production est externalisée vers d’autres sociétés (en Italie, selon la titulaire de la marque de l’Union européenne), mais commercialisés sous la marque de l’Union européenne elle-même. Il n’est pas fait mention de produits portant une autre marque que la marque de l’Union européenne contestée.
Le fait que l’un des canaux de vente soit un magasin physique ou «Pasticceria» appelé «SAN MARCO» ne change rien à ce qui précède si les produits vendus dans ce magasin sont uniquement les produits «SAN MARCO».
Par conséquent, les éléments de preuve ne sont liés à aucun des services compris dans la classe 35, pour lesquels l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne est également considéré comme non prouvé. Cette conclusion a été confirmée dans l’autre affaire sur la base des mêmes éléments de preuve par la chambre de recours dans la décision du 21/03/2024, R 0847/2023-2, SAN MARCO (marque fig.).
En ce qui concerne les services compris dans la classe 43
Les éléments de preuve ne sont manifestement pas liés aux services contestés d’hébergement temporaire et de restauration. Ce point a été confirmé par la chambre de recours dans sa décision du 21/03/2024, R 0847/2023-2, SAN MARCO (marque fig.). Dans la déclaration sous serment de l’annexe M6, il est affirmé que des boissons sont proposées dans la Pasticceria, mais cette déclaration n’est corroborée par aucun élément de preuve, comme des photographies montrant les boissons proposées à la Pasticceria. Par conséquent, l’usage sérieux pour les services de restauration n’a pas été prouvé.
La division d’annulation avait considéré, dans la décision de déchéance contre la marque figurative de la titulaire de la marque de l’Union européenne, que les services à emporter auxquels les éléments de preuve et la titulaire de la marque de l’Union européenne faisaient référence ne constituaient pas un service de fourniture d’aliments compris dans la classe 43 au sens de la classification de Nice, à savoir des services de restaurants ou de restauration.
Toutefois, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation à cet égard. La division d’annulation suivra dans cette décision le raisonnement de la chambre de recours admettant que l’usage sérieux a été prouvé pour les services de restauration, autres que les pizzerias, étant donné que les éléments de preuve produits en l’espèce sont les mêmes que dans l’affaire précédente.
Dans sa décision, la chambre de recours avance que les éléments de preuve montrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne exploite une «Pasticceria» sous la marque de l’Union européenne contestée et que la Pasticceria a proposé des produits à emporter tels qu’établis par la déclaration sous serment (annexe M6) et des images d’ustensiles à emporter portant la marque de l’Union européenne contestée:
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La chambre de recours fait également référence à l’accord de licence entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et Café Qvadro Betriebgessellschaft mbH, qui précise que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’une licence non seulement pour l’usage de produits, mais aussi pour des services gastronomiques (annexe M16). La chambre de recours indique que, selon la base de données harmonisée disponible par l’intermédiaire de l’outil de classification TMclass, les services à emporter sont inclus dans les services de restauration. En outre, la fourniture d’aliments non destinés à la consommation in situ, mais comme la reprise est devenue de plus en plus populaire ces dernières années, en particulier à la suite de la pandémie de coronavirus de 2020-2021, les consommateurs sont donc arrivés à s’attendre à ce que la plupart des restaurants préparent et proposent également des aliments à emporter. La chambre de recours ajoute que l’inverse pourrait également se produire, à savoir qu’une entreprise fabriquant un aliment particulier peut décider d’ouvrir un restaurant proposant son produit à emporter ou à consommer sur place. Une boutique de pâtisserie ou de pâtisserie présente souvent des tables et des chaises pour la consommation in situ, ce qui est le cas, ainsi qu’il ressort des images produites par la titulaire de la marque de l’Union européenne de la Pasticceria San Marco. La chambre de recours estime qu’il est important que ce boutique de pâtisserie fasse partie du restaurant de la titulaire de la marque de l’Union européenne doté d’une présentation uniforme et de l’entrée principale des caractéristiques complexes d’un signe contenant la marque de l’Union européenne, comme on peut le voir ci-dessous:
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Le «chevauchement» entre les différentes zones du complexe est corroboré par le fait que le panneau noir près de l’entrée montre ce qui semble être les spécialités quotidiennes, qui sont plus susceptibles d’être servies au restaurant que dans la Pasticceria.
La chambre de recours conclut que tous ces éléments plaident en faveur de la conclusion probable selon laquelle les consommateurs percevraient San Marco Pasticceria comme un établissement alimentaire plutôt que comme un magasin vendant des pâtisseries et les services à emporter fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne sous la marque de l’Union européenne contestée seront perçus par les consommateurs comme une forme de fourniture d’aliments. En outre, compte tenu du fait que les pâtisseries et les confiseries peuvent également être consommées dans les tables de vente de Pasticceria San Marco, l’établissement de la titulaire de la marque de l’Union européenne sera perçu comme un établissement alimentaire proposant des services de restauration.
Il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque de l’Union européenne contestée pour des services de restauration; autres que pizzerias.
Conclusion
La division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents pour les produits et services suivants:
Classe 30: Biscuits, caramels, caramel mini-barres, caramel caramel, caramel bar, caramel, mini-barres amandes, caramel mini-bars à marzipan, barres torroniques, barres mini-barres Torrone, pralines de Torrone, pralines amandes, caramel, barres expresso, barres de mini-bars espresso, barres d’espresso-marzipan, bonbons au chocolat, bonbons au chocolat, bonbons au chocolat, sucreries à café, sucreries à café; Pâtisserie et confiserie; Confiserie, en particulier sucreries, chocolat et pralines, en-cas sucrés et aromatisés, compris dans la classe 30; Confiseries glacées.
Classe 43: Services de restauration (alimentation) autres que pizzerias.
Par conséquent, la demande n’est pas accueillie pour les produits et services susmentionnés.
La demande en nullité est accueillie pour l’ensemble des produits compris dans les classes 3, 21, 29 et 32 ainsi que pour les glaces comestibles comprises dans la classe 30, pour tous les services compris dans la classe 35 et pour l’hébergement temporaire; services de restauration en classe 43. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé l’usage sérieux pour ces produits et services dans la mesure où ils ne sont pas mentionnés dans les éléments de preuve produits. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a invoqué aucun motif pour le non-usage. Par conséquent, la division d’annulation déclare la déchéance de la marque de l’Union européenne pour ces produits et services restants.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 25/08/2021. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie. En l’espèce, la demanderesse a demandé une date antérieure. Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation
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considère qu’il n’est pas utile en l’espèce de faire droit à cette demande, étant donné que la demanderesse n’a pas justifié d’un intérêt juridique suffisant pour la justifier.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Lidiya Nikolova Catherine MEDINA Boyana NAYDENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé que lorsque
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