DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 60 940 C (INVALIDITY)
Cromology Italia S.P.A., Via IV Novembre, 4, 55016 Porcari (Lucca), Italie (demanderesse), représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 31-33 Rue de la Baume, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Akzo Nobel Coatings International B.V., Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, Pays-Bas (titulaire de la MUE), représentée par Orange Nobel N.V. Intellectual Property Department, Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, Pays-Bas (représentant professionnel).
Le 06/06/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande de la demanderesse de poursuivre la procédure et d’obtenir une décision sur le fond, nonobstant la renonciation totale à la MUE contestée, est rejetée.
2. La procédure est close.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Faits
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 922 224 «DULUX STERISHIELD» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la MUE, à savoir tous les produits enregistrés compris dans la classe 2. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no 58 255 «DULOX» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La demande en nullité a été déposée le 06/07/2023. Le 07/07/2023, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande, en lui accordant jusqu’au 12/09/2023 pour présenter des observations en réponse.
Le 29/12/2023, la titulaire de la MUE a présenté une demande de renonciation totale à la MUE.
Par sa lettre du 17/01/2024, l’Office a communiqué la renonciation totale à la demanderesse, lui donnant jusqu’au 22/02/2024 pour demander expressément la poursuite de la procédure en justifiant d’un intérêt légitime, faute de quoi l’Office enregistre la renonciation et clôturerait la procédure.

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Décision sur la demande d’annulation no 60 940 C page: 2de 4
Le 16/02/2024, la requérante a demandé la poursuite de la procédure en invoquant un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond.
Arguments de la requérante
Les arguments de la requérante concernant son intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond peuvent être résumés comme suit.
Les effets en termes de date découlant d’une renonciation à la marque contestée et d’une décision sur le fond sont différents. Si la renonciation prend effet à la date à laquelle elle est enregistrée, une décision annulant la marque contestée produirait ses effets dès le départ (article 62, paragraphe 2, du RMUE). Dès lors, l’intérêt légitime découle de cette différence d’effets.
En outre, il existe une procédure judiciaire pendante devant le Tribunal de Turin dans le cadre de laquelle la requérante demande au Tribunal de déclarer que l’usage de la marque «DULUX» en Italie porte atteinte à la marque «DULOX» de la requérante et demande également une indemnisation pour la contrefaçon. La clôture de la présente affaire sans décision sur le fond pourrait faire obstacle au droit de la demanderesse d’obtenir la réparation des dommages et intérêts au cours de la période allant du dépôt de la marque jusqu’à l’inscription au registre de sa renonciation. La requérante produit une copie de l’acte de procédure devant le tribunal de Turin en italien, accompagnée d’une traduction en anglais.
Enfin, l’inscription de la renonciation au registre permettrait à la titulaire de demander une transformation dans tous les États membres, y compris en Italie.
Dès lors, la requérante conclut qu’elle a un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond.
Intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond
L’article 17, paragraphe 5, du RDMUE dispose que la procédure d’annulation est close lorsque le titulaire renonce à la marque de l’Union européenne, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond.
Lorsqu’il se prononce sur l’intérêt légitime, l’Office doit mettre en balance le principe d’efficacité de la procédure (c’est-à-dire mettre un terme à une procédure qui a perdu son objet, écartant ainsi la nécessité de présenter de nouveaux éléments de preuve et d’échanger des observations et éviter la nécessité de prendre une décision sur le fond) et tout intérêt légitime résiduel que le demandeur en nullité pourrait avoir à obtenir une décision sur le fond. Néanmoins, la décision de clôturer ou de poursuivre la procédure dans cette situation relève entièrement de la discrétion de l’Office.
En outre, conformément au point 4.3.1.2 des directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, partie D, Annulation, une revendication d’un intérêt légitime ne sera accueillie que lorsque le demandeur revendique et prouve pourquoi une décision sur le fond de la demande en nullité est nécessaire et pourquoi la renonciation à la marque contestée n’est pas suffisante. En outre, l’intérêt légitime doit être réel, direct et actuel. Les demandes fondées sur d’éventuels conflits futurs seront rejetées. Étant donné que les affaires dans lesquelles un intérêt légitime est revendiqué concernent principalement des procédures juridictionnelles pendantes, la partie invoquant cet intérêt doit présenter les conclusions formulées dans le cadre de la présente procédure judiciaire.

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Décision sur la demande d’annulation no 60 940 C page: 3de 4
En l’espèce, les arguments de la demanderesse ne sont pas suffisants pour prouver qu’une décision sur le fond de la demande en nullité est requise.
L’argument selon lequel il existe un intérêt légitime à poursuivre la procédure sur la seule base de la différence de dates effectives entre une renonciation et une décision de nullité n’est pas suffisant conformément à la pratique de l’Office (mentionnée ci-dessus), qui exige un intérêt légitime réel, direct et actuel. L’article 17, paragraphe 5, du RDMUE exige comme condition pour poursuivre la procédure de nullité que le demandeur en nullité démontre un intérêt légitime. Cela indique, en soi, que les différents effets juridiques de la nullité et de la renonciation ne sauraient à eux seuls justifier une telle poursuite. Si tel n’était pas le cas, cet argument s’appliquerait à toute procédure de nullité dans le cadre de laquelle la marque contestée fait l’objet d’une renonciation.
Le même raisonnement s’applique au deuxième argument de la requérante, à savoir la procédure judiciaire en Italie. En effet, la possibilité que la demanderesse ne soit pas en mesure d’obtenir une réparation (intégrale) de la prétendue violation de ses marques n’est pas suffisante, étant donné que l’intérêt légitime doit être réel, direct et actuel et non hypothétique comme en l’espèce. Comme indiqué par la demanderesse, l’enregistrement de la renonciation sans décision formelle sur le fond pourrait faire obstacle au droit du demandeur d’obtenir réparation des dommages et intérêts.
Enfin, il en va de même pour l’éventuelle requête en transformation que le titulaire pourrait déposer une fois la renonciation inscrite au registre. Cette possibilité ne saurait être considérée comme réelle, directe et actuelle.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’en l’absence d’intérêt légitime, la demande de la demanderesse visant à poursuivre la procédure et à obtenir une décision sur le fond doit être rejetée et la procédure doit donc être clôturée en raison de la renonciation à la MUE contestée.
FRAIS

Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par la renonciation à la MUE supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne a renoncé à sa marque de l’Union européenne, c’est la titulaire de la MUE qui a cessé la procédure et, partant, les taxes et frais exposés par la demanderesse doivent être mis à la charge de celle-ci.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal fixé à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE. Il s’agit donc de 630 EUR pour la taxe d’annulation et de 450 EUR pour les frais de représentation de la demanderesse.

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Décision sur la demande d’annulation no 60 940 C page: 4de 4
De la division d’annulation
Joséphine MARCO Oana-Alina STURZA Raphaël MICHE EXPOSITO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.