DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 124 823
Otsuka Kagaku Kabushiki Kaisha d/b/a Otsuka Chemical Co., Ltd., 3-2-27, Ote-Dori Chuo-ku, Osaka, Japon (opposante), représentée par Regimbeau, 20, Rue de Chazelles, 75847 Paris Cédex 17, France (représentant professionnel)
un g a i ns t
Orocan AG, Kraftwerkstrasse 6, 4133 Pratteln, Suisse (partie requérante), représentée par Friedrich Graf Von Westphalen plomb Partner mbB, Kaiser-Joseph-Str. 284, 79098 Freiburg i. Br., Allemagne (mandataire agréé).
Le 30/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 124 823 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 24/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 225 788 «OROCAN» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 1 454 439 «OROKEN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque française no 1 454 439 «OROKEN» (marque verbale), sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.

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La date de dépôt de la demande contestée est le 15/04/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en France du 15/04/2015 au 14/04/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques.
Liste des preuves de l’usage
Le 19/02/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 24/04/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 22/04/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: Quelques photos non datées d’emballages médicaux portant le mot «OROKEN» légèrement stylisé (comme indiqué ci-dessous), sous le mot «céfixime» et dans le coin inférieur droit est le mot «SANOFI». Dans ses observations, l’opposante mentionne que «céfixime» est le nom d’une molécule antibiotique utilisée pour traiter un certain nombre d’infections bactériennes. La langue des informations figurant sur l’emballage est le français.
Annexe 2: Un extrait du site internet «BASE DE données publique DES MÉDICAMENTS» daté du 30/03/2021 (qui ne relève pas de la période pertinente) en français, mais une traduction en anglais est fournie. Il peut être déduit de la traduction que l’extrait contient des informations provenant de «base de données publique pour la médecine» concernant «céfixime», une substance médicale, telle qu’il s’agit d’un antibiotique de cephalosporine (groupe similaire à celui des pénicillines).
Annexe 3: Un extrait du site internet «BASE DE données publique DES MÉDICAMENTS» daté du 30/03/2021 (qui ne relève pas de la période pertinente) en français, mais une traduction en anglais est fournie. Il peut être déduit de la traduction que l’extrait contient des informations générales sur «OROKEN», telles qu’un antibiotique de la famille bêta-lactam, un groupe similaire à celui de la penicilline et que le médicament a reçu son autorisation le 05/19/1988.
Annexe 4: Un extrait du site Internet «BASE DE données publique DES MÉDICAMENTS», daté du 30/03/2021, ne relevant donc pas de la période pertinente, mais une référence à la date du 17/08/2017 est trouvée, indiquant que la page web a été mise à jour à cette date. L’extrait est en français, mais une traduction en anglais est fournie. L’extrait contient des informations générales sur le médicament «OROKEN», telles que le fait que le bénéficiaire de l’autorisation de mise sur le marché est SANOFI-AVENTIS FRANCE, ainsi que des informations sur la date de la première autorisation de mise sur le marché, 05/09/1988, et qu’il a été renouvelé pour la dernière fois le 30/07/2010.

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Annexe 5: Une copie d’un accord de licence de marque daté du 15/12/2020 (ne relevant pas de la période pertinente) entre SANOFI et l’opposante; Dans ses observations, l’opposante mentionne que la dénomination sociale SANOFI apparaît sur l’emballage médical «OROKEN» car elle est le licencié de la titulaire de la marque en ce qui concerne le marché français. Il peut être déduit de l’article 2, paragraphe 1, dudit accord de licence de marque que l’opposante (Otsuka Chemical Co.) a autorisé SANOFI à fabriquer et à commercialiser les médicaments «OROKEN» en France pendant une période initiale de 5 ans.
Annexe 6: Une liste des médicaments commercialisés et/ou distribués par SANOFI en France en 2019, y compris le médicament «OROKEN» (comme indiqué ci- dessous). Bien que l’opposante prétende que cette liste a été publiée sur le site Internet de SANOFI, le document soumis ne tient pas compte de ce fait étant donné que le document a l’apparence d’un fichier pdf. En outre, l’hyperlien fourni par l’opposante n’est pas ouvert à la même liste.
Annexe 7: Une liste de SANOFI, publiée en avril 2021 (ne relevant pas de la période pertinente) montrant des médicaments commercialisés et/ou distribués par SANOFI en 2021, y compris le médicament «OROKEN» (comme indiqué ci-dessous). Bien que l’opposante prétende que cette liste a été publiée sur le site web de SANOFI, le document soumis ne tient pas compte de ce fait, étant donné que le document apparaît comme un fichier pdf. En outre, l’hyperlien fourni par l’opposante n’est pas fonctionnel.
Annexe 8: Une seule facture émise par SANOFI le 09/03/2021 (ne relevant pas de la période pertinente), démontrant la vente de produits «OROKEN» en quantité de 95. La langue de la facture est le français (accompagné d’une traduction en anglais), mais aucune information n’est trouvée concernant les clients et l’endroit où ils se trouvent.
Annexe 9: Une copie d’un rapport de redevances concernant la marque «OROKEN» pour 2019, émis par Astellas Pharma Inc. Dans ses observations, l’opposante explique qu’Astellas Pharma Inc. était titulaire de la marque en 2019, avant qu’elle n’ait été transférée à l’opposante le 09/11/2019. Le rapport fait état d’un nombre considérable de ventes nettes des produits «OROKEN» pour le marché français, au cours des périodes de janvier à mars 2019, d’avril à juin 2019 et de juillet à septembre 2019. Toutefois, le rapport sur les redevances ne contient absolument aucune information attestant de sa crédibilité. Par exemple, aucune signature n’est présente et/ou aucune autre information concernant l’existence d’Astellas Pharma Inc.
Appréciation de la preuve de l’usage

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Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31). Par conséquent, toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération et tous les documents présentés doivent être appréciés les uns par rapport aux autres. Le caractère suffisant des indices et preuves relatifs au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des preuves produites.
Néanmoins, ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
En l’espèce, la division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu les facteurs de l’ importance et de la durée de l’usage.

En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
La division d’opposition observe que les éléments de preuve produits par l’opposante, datant de la période pertinente, ne contiennent pas suffisamment de documents contenant des indications quantitatives directes sur l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Avec ses observations et éléments de preuve, l’opposante a présenté un rapport de redevances (annexe 9) concernant la marque «OROKEN», établi par le prétendu titulaire précédent de la marque antérieure et mentionnant certains chiffres nets de ventes pour l’année 2019 (au cours de la période pertinente). Bien que les chiffres fournissent des informations sur la prétendue importance des ventes sur le territoire pertinent, ils doivent être étayés par des éléments de preuve supplémentaires et suffisants (tels que des factures). En effet, toutes les circonstances de l’espèce doivent être prises en considération et tous les documents présentés doivent être appréciés les uns par rapport aux autres (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31). En outre, il n’en demeure pas moins que le rapport a été rédigé par le prétendu précédent titulaire de la marque antérieure et ne peut pas, en soi, être perçu comme un élément de preuve émanant d’une source indépendante et doit, dès lors, se voir accorder moins d’importance, de même que le rapport ne contient absolument aucune information/indication attestant sa crédibilité.
L’opposante a présenté une facture, émise par SANOFI le 09/03/2021 (annexe 8), contenant des informations sur les ventes de produits étiquetés avec «OROKEN», en quantité modeste de 95, qui, compte tenu de l’ampleur du marché pharmaceutique, est plutôt faible. Plus important encore, la facture a été émise près d’un an après la période pertinente et environ sept mois après le dépôt de l’acte d’opposition. Leséléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves concluantes et indirectes que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque

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(27/01/2004,-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50). Toutefois, en l’espèce, si l’on tient compte de la durée postérieure à la période pertinente de l’émission de cette seule facture et du fait qu’aucune facture n’a été présentée avant la période pertinente, la facture a une incidence très faible sur l’appréciation globale de l’usage sérieux de la marque antérieure, voire aucune.
En ce qui concerne le contrat de licence de marque, daté du 15/12/2020 (annexe 5), il ne concerne pas la période pertinente, qui s’étend du 15/04/2015 au 14/04/2020, et ne prouve pas non plus que des ventes de produits portant la marque antérieure «OROKEN» aient eu lieu.
Les autres éléments de preuve, à savoir les images montrant des emballages variables (annexe 1), les extraits partiellement non datés d’une «base de données publique pour la médecine», qui indiquent que l’autorisation de mise sur le marché du médicament «OROKEN» a été accordée le 05/09/1988 (annexes 2 à 4) et les listes SANOFI (annexes 6- 7) montrant «OROKEN» figurant sur une liste de médicaments commercialisés et/ou distribués par la société au cours des années 2019 et 2021, ces éléments de preuve ne fournissent pas d’informations suffisantes quant à l’importance de l’usage. En effet, outre le fait que certains d’entre eux ne sont pas datés ou ne relèvent pas de la période pertinente, ils indiquent simplement la disponibilité à la vente ainsi que lorsque le médicament «OROKEN» a obtenu l’autorisation de mise sur le marché pour la première fois.
Compte tenu de la taille imaginable du marché pharmaceutique en France, les documents produits par l’opposante ne démontrent pas une masse convaincante d’actes d’usage effectif de la marque sur le marché pertinent.
Une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure que les produits sous la marque en cause ont été vendus à un nombre suffisamment important de clients. Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que l’opposante apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).
En principe, l’absence de preuves directes, par exemple des documents prouvant des ventes effectives sous la marque, peut être compensée par des preuves indirectes/circonstancielles de l’usage. Or, en l’espèce, les éléments de preuve ne contiennent pas d’autres indications quantitatives pertinentes sur le plan commercial qui permettraient de conclure que l’usage n’était pas purement symbolique. En raison du manque d’éléments de preuve compréhensibles, indépendants et objectifs concernant le volume commercial de l’usage, les documents produits ne permettent pas de conclure que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente ou que l’opposante a sérieusement tenté d’acquérir et de maintenir une position commerciale sur le marché pertinent. Si les éléments de preuve suggèrent un certain usage en rapport avec un produit pharmaceutique, ils sont loin d’être concluants à cet égard.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Or, en l’espèce, aucun facteur n’est de nature à compenser les lacunes susmentionnées dans les éléments de preuve.
Compte tenu de tout ce qui précède et d’une appréciation globale des éléments de preuve produits, en l’absence d’autres pièces justificatives, l’opposante ne peut être réputée avoir prouvé, à suffisance de droit, l’importance de l’usage de la marque antérieure pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée.

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Les éléments de preuve, dans leur ensemble, ne permettent pas à la division d’opposition, sans recourir à des probabilités, spéculations ou présomptions, d’établir l’existence d’un usage sérieux de la marque antérieure dans l’Union européenne au cours de la période pertinente pour les produits pertinents (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480,
§ 43).
Les méthodes et moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque sont illimités. La conclusion ci-dessus selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce est due non pas à un niveau de preuve excessivement élevé, mais au fait que l’opposante a choisi de limiter les éléments de preuve produits (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
S’il est vrai que l’opposante a un libre choix quant aux moyens de prouver l’importance de l’usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37), elle doit néanmoins démontrer la réalité de l’usage commercial de la marque, à tout le moins pour écarter tout doute possible quant au fait que cet usage puisse être simplement sporadique ou symbolique.
À cet égard, la division d’opposition observe qu’il semblerait possible pour l’opposante de produire des documents contenant des informations objectives et vérifiables concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage de la marque antérieure sur le territoire pertinent, tels qu’un échantillon suffisant de factures pertinentes ou de bons de livraison montrant le mouvement des produits concernés au cours de la période pertinente, des informations supplémentaires sur toute activité promotionnelle exercée en France, par l’opposante ou par la titulaire de la marque, ainsi qu’une preuve adéquate de leur distribution ou de leur diffusion (par exemple, des informations externes relatives à leur diffusion, etc.).
Compte tenu de ce qui précède, l’opposante n’a pas fourni suffisamment d’indications indépendantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
La division d’opposition conclut qu’en raison de l’absence de preuve de l’un des facteurs cumulés, à savoir l’importance et la durée de l’usage, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres facteurs de l’usage et les arguments des parties, les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.

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L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gilberto Sandra Theódóra Mónica MACIAS BONILLA ÁRNADÓTTIR MOLLET MAQUEDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.