DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 61 087 (INVALIDITY)
Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suisse (partie requérante), représentée par Hoyng Rokh Monegier España, S.L.U., Calle Príncipe de Vergara 36, 5° Dcha, 28001 Madrid (Espagne) (représentant professionnel) un g a i ns t
J turcs B Limited, 3 rd floor, Yamraj Building, Market Square, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques (titulaire de la MUE), représentée par Bauer Wagner Pellengahr Sroka Patent- mentale Rechtsanwalts PartG mbB, Grüner Weg 1, 52070 Aachen, Allemagne (mandataire agréé).

Le 15/03/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.

2. La marque de l’Union européenne no 18 774 967 est déclarée nulle dans son intégralité.

3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.

MOTIFS
Le 14/07/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne no 18 774 967 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union
européenne no 1 204 795 (marque figurative). La demanderesse a invoqué, entre autres, l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que ses marques antérieures, dont l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 204 795 (ci-aprèsla «marque antérieure»), ainsi que l’élément polygonal en forme de toit représenté dans les marques antérieures (ci-aprèsle «dessin de toit») sont incontestablement renommés au sein de l’Union européenne. Elle soutient que la marque de l’Union européenne contestée tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et portera préjudice au caractère distinctif, entre autres, de la marque antérieure. Elle a produit des éléments de preuve afin de prouver la renommée de ses marques antérieures (en partie énumérées et appréciées ci-dessous).

Les autres arguments de la demanderesse ne doivent pas être résumés pour des raisons qui seront exposées plus en détail dans la décision.

La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse, bien qu’elle ait été explicitement invitée à le faire par l’Office.

Renommée — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
Il convient d’examiner d’abord la demande par rapport à la marque antérieure, qui est l’une des marques antérieures invoquées par la demanderesse au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou (5), du RMUE sont remplies.

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’une marque nationale contestée.

Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) Les signes doivent être identiques ou similaires;

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b) La marque antérieure doit jouir d’une renommée. La renommée doit être antérieure au dépôt de la marque contestée et doit toujours exister au moment du dépôt de la demande en nullité; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels la demande en nullité est fondée;

c) Empiètement sur la renommée: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les conditions susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de la demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du-RMUE (16/12/2010, T 357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, 345/08-, BOTOLIST, EU:T:2010:529, § 41).

a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

Dans le cadre d’une procédure de nullité, une demanderesse en nullité invoquant une renommée doit prouver que son droit antérieur a acquis une renommée à la date de dépôt de la MUE contestée, en tenant compte, le cas échéant, de toute priorité revendiquée (article 60, paragraphe 1, deuxième alinéa, du RMUE).

En outre, la renommée de la marque antérieure doit toujours exister au moment où la décision sur la demande en nullité est rendue, étant donné que les conditions énoncées au premier alinéa de l’article 60, paragraphe 1, du RMUE sont formulées au présent. Par conséquent, le demandeur devrait également prouver la renommée de la marque antérieure au moment du dépôt de la demande en nullité, auquel cas, et sauf preuve du contraire, la division d’annulation supposera qu’elle continue d’exister au moment où la décision sur la nullité est rendue.

La marque contestée a été déposée le 10/10/2022. Par conséquent, la demanderesse était tenue de prouver que la marque antérieure avait acquis une renommée avant cette date et qu’elle existait toujours au moment du dépôt de la demande en nullité, à savoir le 14/07/2023. Les éléments de preuve doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels la demanderesse a revendiqué une renommée, à savoir:

Classe 34: Tabac brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris les cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (non à usage médical); articles pour fumeurs, y compris papier et tubes à cigarettes, filtres à

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cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes.

Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’annulation estime qu’il convient de concentrer l’appréciation de la preuve de la renommée sur les produits les plus pertinents par rapport à la marque de l’Union européenne contestée, à savoir les cigarettes. Ces produits ont été revendiqués comme exemple de produits inclus dans la catégorie générale des produits du tabac, à savoir: produits du tabac, y compris […], cigarettes, […].

La demande est dirigée contre les produits suivants:

Classe 34: Tabac; allumettes; cigarettes; étuis à cigares; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; cigares; blagues à tabac; cigarillos; coffrets à cigares; pots à tabac.

Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;

Le 14/07/2023, la demanderesse a produit, entre autres, les éléments de preuve suivants:

Pièces 1 et 7: décisions des chambres de recours et des divisions d’opposition de l’EUIPO du 27/02/2015 au 05/01/2021, dans lesquelles les marques antérieures de la demanderesse ont été invoquées, ainsi que [21/12/2022,-T 44/22, DEVICE OF A PACK OF CIGARETTES (fig.)/Marlboro (fig.) et al., EU:T:2022:843].

Dans ces décisions, la renommée de la marque antérieure et du dessin de toit est établie. En ce qui concerne spécifiquement le dessin de toit
[15/04/2020, R 1454/2019-5, HERO squeeze (fig.)/DEVICE OF A FIEMENT IN BLUE WITH FIVE SIDES (fig.) et al., § 18], la chambre de recours indique ce qui suit:

La chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la représentation d’un toit Marlboro — faisant partie de la marque Marlboro — a acquis une renommée considérable dans toute l’Europe pour le public pertinent en ce qui concerne les «cigarettes» comprises dans la classe 34. […]
Pièce 8: un article de Leo Burnett, publié dans New Yorker Magazine le 15/11/1958, intitulé «The Marlboro Story — How One of America s st Popular Filter Cigarettes got tws Way».

Pièces 11 et 36: extraits des rapports annuels de Philip Morris International de 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012.

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Pièce 12: une impression du site web www.tobacco-facts.net portant une date d’impression du 12/01/2014, avec des classements des marques de cigarettes les plus vendues par pays. «Marlboro» est désigné comme «marque de vente de cigarettes de premier plan», entre autres, en Belgique, en Allemagne, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, en Lettonie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche et en Suède. Il dispose que:

1. cigarette-store.biz/online/marlboro est l’industrie la plus selling-cigarettes-brandsacrodéshyaccoindustrie depuis 1972. En 2009, le volume de Marlboro en dehors des États- Unis s’élevait à 302.0 milliards de cigarettes. Il est plus grand que ses trois concurrents combinés, et son volume dépasse celui des quatre premières marques de disques mondiales de British American Tobacco et des quatre marques cibles mondiales de Japan Tobacco International.

[…]
Pièce 20: une impression du site web www.pmi.com pour l’Espagne portant une date d’impression du 08/08/2019 (avec une traduction en anglais), contenant des informations fournies par Statista sur le volume des ventes des marques les plus vendues en Espagne pour 2020, ainsi que des documents incluant des classements de la Commission du marché du tabac pour les années 2017 à 2021;

Pièce 22: des impressions des rapports «BrandZ Top 100 marques mondiales les plus précieuses» entre 2010 et 2022, présentés par la demanderesse comme étant «la plus grande base de fonds propres sur les marques au monde, une ressource contenant des données sur les marques recueillies à partir d’entretiens avec plus de 150 000 personnes chaque année dans la limite de 400 études dans le monde entier».

La marque «Marlboro» est systématiquement classée parmi les marques mondiales les plus précieuses au monde, à savoir les 10 premières en 2010 à 2015 (7e place en 2010 et 2012, 8e place en 2011 et 2013, 9e position en 2014 et 10e place en 2015), les 20 premières en 2016 et 2020 (12e place en 2016 et 2017, 13e place en 2018 et 15) et les 2019 premiers en 2020 à 40 (2021e place en 2022 et 32e position en 2021 et 39).

Pièce 23: une impression du classement des «Forbes» des marques les plus précieuses au monde en 2020 classant la marque «Marlboro» à la 25e place.

Pièce 25: une copie du (extraits de) rapport Maxwell, expliqué par la requérante comme étant un rapport proéminent sur l’industrie du tabac, qui classe la marque «Marlboro» en 1re position de 1984 à 2005.

Pièce 26: des impressions du classement de la marque Brand Finance Branaire des marques de tabac les plus importantes au monde,

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classant de manière constante la marque «Marlboro» numéro 1 entre 2015 et 2022;

Pièce 27: un extrait d’un sondage intitulé «Marlboro Quantitative Study Italie
— Allemagne — Pologne» réalisé par TNS, daté de novembre 2010.

Il est expliqué que son objectif était d’identifier le degré de reconnaissance du dispositif de toit de couleur rouge Marlboro parmi les fumeurs adultes. La méthodologie a porté sur une étude quantitative en face à face, à savoir un questionnaire de 5 minutes. Une phase pilote préliminaire a été mise en place dans une ville par pays afin de tester le flux du questionnaire. Un point de travail sur le terrain a suivi le projet pilote afin d’évaluer et d’examiner les résultats préliminaires et de vérifier le flux du questionnaire. Les lieux étaient Milan (phase pilote), Rome et Bari en Italie; Hambourg (phase pilote), Cologne et Munich en Allemagne; Varsovie (phase pilote), Krakow et Katowice en Pologne. Chaque enquête a consisté en environ 500 interviews. Sur les 500 personnes interrogées pour chaque enquête, 300 étaient des fumeurs adultes de différentes marques (jusqu’à l’âge de 24 ans) et 200 étaient des fumeurs adultes réguliers de «Marlboro Red». Dans chaque enquête, les personnes interrogées ont reçu
l’image suivante: . Les personnes interrogées ont ensuite été invitées à répondre aux questions suivantes: «T1: Quelle est la marque de cigarettes qui comporte ce symbole sur l’emballage?» «Q2: Quelle variante Marlboro en particulier?» La deuxième question n’a été posée que si la personne entendue mentionnait «Marlboro» dans sa réponse à la première question, sans préciser une variante Marlboro particulière. Il ressort des documents que 99 % des personnes interrogées en Allemagne, 98 % des personnes interrogées en Italie et 84 % des personnes interrogées en Pologne ont reconnu le dessin de toit (la version rouge et blanche, qui est celle incluse dans la marque antérieure), comme appartenant à la marque de cigarettes «Marlboro».

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Pièce 28: une copie d’une étude de marché réalisée par Pflüger Rechtsforschung en janvier 2014 sur la connaissance de la marque
figurative par la population allemande, ainsi qu’un avis d’expert publié le 26/04/2014. Il est expliqué que l’objectif était de déterminer si, et dans quelle mesure, le signe susmentionné a été considéré comme renommé conformément au droit allemand des marques et dans quelle mesure il possédait un caractère distinctif en rapport avec des cigarettes. Le rapport mentionne que des questions ont été posées à un échantillon représentatif de la population allemande totale, à savoir le grand public ainsi que les acheteurs/fumeurs de cigarettes (18 ans +; bien que le rapport Ipsos mentionne 14 ans et plus) dans le cadre d’une enquête en face-à-face à plusieurs thèmes. Les conclusions du rapport sont les suivantes:

Le toit [rouge] de [Marlboro] est connu de manière générale pour 53,8 % de la population totale (en Allemagne). Cela inclut 37,1 % qui, de leur propre initiative, l’associent correctement à Marlboro/cigarettes/fumage. 78,4 % des «acheteurs/fumeurs de cigarettes» connaissent ses cigarettes; cela inclut 60,8 % qui pensent à Marlboro/cigarettes/fumage dans ce contexte.

Le degré de distinctivité ajusté du toit [Marlboro] en rapport avec les cigarettes est très élevé et s’élève à 73,6 % pour le public pertinent des «acheteurs/fumeurs de cigarettes», ce qui inclut presque le même nombre d’attributions correctes par le nom à «Marlboro/Philip Morris» (71,6 %) — signe d’une certaine force de marque.

Pièce 29: un extrait d’une enquête réalisée en Italie, intitulée «Marlboro Gold Original — étude quantitative rotative — Italie», datée de juillet 2010.

Pièces 33 et 35: articles de presse sur différents sites web, à savoir:

o«Cigarettes sans logo» (cigarettes sans logo) sur http://business.lesechos.fr/, daté du 07/07/2014 (et une traduction en anglais).

L’article se lit comme suit: «Les marques dépensent fortunes pour créer et développer leur identité sensorielle, en commençant par les signes visuels […]. Avec le logo Marlboro, ce toit rouge protecteur, sans besoin du nom!»
o«Marlboro «relaunch»; Lucky Strike in a tin», le site http://weiterzugehen.net, daté du 12/07/2014.

L’article se lit comme suit: «Le dessin propre ici est cantonné. C’est ce que l’on peut voir. Selon ma compréhension, c’est à la date à laquelle il n’est pas nécessaire d’écrire la marque proprement dite».

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o«Philip Morris révèle une nouvelle recherche de Marlboro» sur www.talkingretail.com, daté du 29/01/2015. Il montre la représentation graphique suivante: «nouveaux dessins ou modèles et mises à niveau de produits pour Marlboro»:

.

Pièces 38 et 39: du matériel publicitaire et commercial pour l’Allemagne et la Pologne, montrant l’utilisation de l’élément graphique en forme de
toit seul et sans ajout du mot «Marlboro»; par exemple:
et .

Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders.

La renommée de la marque antérieure a été confirmée dans plusieurs décisions [25/02/2019, R 1322/2018-2, Raquel Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES (fig.)/FILTER CIGARETTES PM Marlboro 20 CLASS A CIGARETTES (fig.) et al.; 15/04/2020, R 1454/2019-5, HERO squeeze (fig.)/DEVICE OF A FIEMENT IN BLUE WITH FIVE SIDES (fig.) et al., § 18; 27/02/2015, R 1585/2013-1, SUPER ROLL (fig.)/DEVICE OF A SHAPE (fig.) et al.

En outre, la notoriété de l’élément de toit a été expressément reconnue par les chambres de recours [27/02/2015, R-1585/2013 1, SUPER ROLL (fig.)/DEVICE OF A SHAPE (fig.) et al.], où il était indiqué: la marque Marlboro et le toit Marlboro lui-même — faisant partie de la marque Marlboro — ont acquis une grande renommée dans toute l’Europe auprès du public pertinent. Les documents présentés par l’opposante font référence indifféremment au nom commercial ou à la marque Marlboro et au toit Marlboro ainsi qu’à la marque et au toit. Le toit étant enregistré en tant que marque et utilisé dans différentes couleurs, les produits du tabac sont plus saveurs et emballages.

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Les éléments de preuve produits montrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent. Les rapports annuels (pièces 11 et 36), les classements de marques provenant de sources indépendantes et d’enquêtes, en particulier de BrandZ et de Forbes (pièces 22 et 23), les enquêtes (pièces 27 à 29) et le matériel publicitaire et commercial (pièces 38 et 39), étayent les allégations de la demanderesse concernant la renommée et le caractère distinctif élevé de la marque antérieure et (voir spécifiquement les articles de presse produits en tant que pièces 33 à 35) le dessin de la toit.

Par conséquent, à la lumière également de la jurisprudence selon laquelle l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74), les décisions de l’Office présentées en tant que pièces 1 à 7 indiquent clairement que la marque antérieure et le dessin ou modèle de toit jouissent d’une renommée substantielle au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. S’il est vrai que ces décisions ont établi la renommée de la marque antérieure et du dessin ou modèle de toit à une époque antérieure à la date de dépôt de la MUE contestée, il ne peut être raisonnablement observé que la marque antérieure et le dessin ou modèle de toit ne jouissaient plus d’une renommée à la date de dépôt de la demande en nullité ou à la date de publication de la présente décision. La renommée d’une marque s’acquiert, en général, progressivement et ne peut être simplement tournée et éteinte, même en tenant compte du marché concerné. En l’espèce, cela est illustré par le fait que la marque «Marlboro» est classée très élevée dans les classements de BrandZ et de Forbes (pièces 22 et 23), qui concernent la période juste avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir la période comprise entre 2010 et 2022 et l’année 2020 respectivement. Même si ces classements sont «mondiaux», c’est-à-dire qu’ils concernent le monde, et donc pas nécessairement les marques de l’Union européenne les plus précieuses, il ne fait aucun doute que la marque «Marlboro» et, par extension, le dessin de toit étaient/sont toujours renommés aux dates susmentionnées. Cela est d’autant plus probable pour les produits en cause, car, compte tenu du fait que les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs à l’égard de la marque des cigarettes qu’ils fument, les consommateurs de produits compris dans la classe 34 sont généralement fidèles à la marque
[-26/02/2010, R 1562/2008 2, victory slims (fig.)/VICTORIA et al.].

Il est dès lors conclu que les consommateurs, indépendamment de la renommée substantielle incontestée de l’élément verbal «MALBORO», se sont habitués à voir la forme du dessin de toit, indépendamment de toute couleur, comme un identifiant d’entreprise pour «Marlboro» jouissant d’une grande renommée pour des cigarettes comprises dans la classe 34
[15/11/2021, R 261/2021-5, DEVICE OF A PACK OF CIGARETTES (fig.)/Marlboro (fig.) et al.].

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b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque antérieure a la forme d’un paquet de cigarettes composé d’une partie inférieure blanche et d’une partie supérieure d’une forme polygonale rouge à cinq côtés, dont les deux côtés inférieur pointent vers le bas, représentant deux côtés d’un triangle blanc ou la forme d’un toit. En outre, la marque antérieure contient un blason et les éléments verbaux «Marlboro» et «selected premium tobaccos», imprimés en arrière-plan en gris très clair, les rendant ainsi à peine visibles. L’élément visuellement dominant de la marque antérieure est l’élément graphique en forme de toit, à savoir la forme en polygone produisant l’impression d’un triangle blanc ou d’un toit orienté vers le haut. En effet, indépendamment du degré de caractère distinctif des autres éléments de la marque, ils sont beaucoup moins visibles et ont donc un impact visuel très réduit dans la marque.

La marque de l’Union européenne contestée a également la forme d’un paquet de cigarettes composé d’un fond blanc tenant une forme pentagonale grise, dont les deux côtés supérieurs pointent vers le haut. La marque de l’Union européenne contestée contient également d’autres éléments représentés en gris, à savoir un blason placé au-dessus de la forme pentagonale, les éléments verbaux «h ± p» et «HAPPY èches proud» représentés dans la forme pentagonale, ainsi que les éléments verbaux «PREMIUM BLEND» représentés en dessous de la forme pentagonale. La forme pentagonale est clairement l’élément dominant étant donné qu’il s’agit de l’élément le plus accrocheur visuellement. À l’exception de l’élément verbal «h gée p», les autres éléments de la marque de l’Union européenne contestée sont, indépendamment du degré de caractère distinctif qu’ils pourraient avoir, secondaires dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci en raison de leur taille.

Les signes présentent au moins un faible degré de similitude sur le plan visuel. Bien que les signes diffèrent à plusieurs égards (par exemple, des

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couleurs différentes, une forme inversée de deux des côtés de la forme polygonale), ils partagent à peu près la même forme, celle d’un paquet de cigarettes, qui comprend des éléments similaires placés dans la même position dans leur forme. Dans leur partie supérieure, les formes représentent un blason. Dans les deux signes, une ligne en forme de V, représentant deux côtés des formes pentagonales des signes, est entrecoupée par un élément verbal («Marlboro» et «h gée p» respectivement) et est placée immédiatement en dessous du blason. Un élément verbal, qui coïncide par le mot «PREMIUM», est placé dans leur partie inférieure.

Il ne saurait être totalement exclu que les signes puissent coïncider dans une certaine mesure sur les plans phonétique et/ou conceptuel pour une partie du public pertinent, en fonction de la partie du public pertinent qui est évaluée. Par exemple, sur le plan phonétique, il y a l’élément commun «PREMIUM» (s’il est prononcé), tandis que, sur le plan conceptuel, la présence d’armoiries dans les deux signes, ou de concepts faibles mais similaires véhiculés par les éléments «SELECTED PREMIUM tobaccos» et «PREMIUM BLEND» respectivement, peut entraîner une certaine coïncidence. Toutefois, afin d’éviter de décomposer artificiellement le public pertinent en plusieurs parties et, plus important encore, étant donné qu’il s’agit de la meilleure lumière sur laquelle l’argumentation de la titulaire de la marque de l’Union européenne peut être prise en considération, la division d’annulation poursuivra son appréciation en partant du principe que les signes ne sont pas similaires sur les plans phonétique et conceptuel.

Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.

c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.

Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42): le degré de similitude entre les signes;

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la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;

l’intensité de la renommée de la marque antérieure; le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;

Les produits renommés de la demanderesse, à savoir les cigarettes, et les produits contestés compris dans la classe 34 sont soit identiques, soit, tous étant des articles pour fumeurs, étroitement liés aux cigarettes.

Le degré de renommée de la marque antérieure dans l’Union européenne est élevé en raison de son usage intensif et de longue durée. La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque normal, qui est devenu accru en raison de cet usage intensif et de longue durée.

Les signes ont été jugés au moins faiblement similaires sur le plan visuel.

Compte tenu du fait que les produits sont achetés non seulement sur le plan phonétique, mais aussi sur le plan visuel, les aspects visuels de la comparaison sont pertinents.

Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, 301/09, CITIGATE/CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96).

d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes: il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure; il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure; il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.

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Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être uniquement potentiel dans le cadre d’une procédure de nullité, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (-06/07/2012, 60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que la requérante doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable, au sens qu’il est prévisible dans le cours ordinaire des événements. À cette fin, la requérante devrait produire des éléments de preuve ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou le profit indu et comment il se produirait, ce qui pourrait mener à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans des circonstances normales.

La requérante fait valoir, en substance, ce qui suit.

La marque de l’Union européenne contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure. Elle utilisera la marque antérieure renommée en tant que véhicule pour générer un goodwill commercial pour ses produits. La marque de l’Union européenne contestée «succomposera du sang commercial» de la marque antérieure et procédera à un parasitisme dans les efforts et investissements de la demanderesse.

La marque de l’Union européenne contestée porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure. L’usage de la marque de l’Union européenne contestée saperait le caractère distinctif de la marque antérieure parce qu’il affaiblira l’association forte entre le dessin de toit et les produits de la demanderesse.

En d’autres termes, la demanderesse affirme que l’usage de la MUE contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice à son caractère distinctif.

Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 40).

La demanderesse soutient qu’il convient de tenir compte du fait que les produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne compris dans la classe 34 sont précisément certains des produits pour lesquels ses marques

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antérieures jouissent d’un caractère notoire incontestable et que les produits restants sont également très similaires. Elle ajoute que les consommateurs de «MARLBORO» établiront de manière irrémédiable un lien entre la MUE contestée et ses marques antérieures, compte tenu du fait que la marque antérieure est très connue et que les contextes commerciaux dans lesquels les produits respectifs sont promus coïncident. Elle parle de contextes différents (tels que la vente de cigarettes dans des machines en libre-service dans les bars et les cafés, où les produits portant différentes marques sont représentés graphiquement sous un format restreint, et le fait que l’emballage de cigarettes est fréquemment vu sous différents angles) dans lequel les consommateurs sont susceptibles de sélectionner le produit erroné, trompés par le dessin similaire de la marque de l’Union européenne contestée. Elle ajoute que, même à supposer que, dès qu’il obtient le paquet en sa main, ils se rendent compte, après un examen plus attentif, que ce qu’ils ont acquis n’est pas le produit visé, ils pourraient décider de conserver le produit soit parce qu’il est moins cher, soit parce qu’ils souhaitent essayer de le faire ou parce qu’ils ne souhaitent simplement pas payer une nouvelle fois. Selon la demanderesse, la titulaire de la marque de l’Union européenne aura atteint dans tous ces cas son objectif (à savoir mettre son produit aux mains du consommateur en ayant recours à des pratiques commerciales inacceptables, c’est-à-dire en utilisant un dessin similaire à celui qui caractérise sa marque renommée).

Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).

Il est considéré qu’un nombre important de consommateurs peuvent décider de se tourner vers les produits contestés de la titulaire de la marque de l’Union européenne en raison de l’association mentale avec la marque antérieure renommée de la demanderesse, détournant ainsi ses pouvoirs d’attraction et de valeur publicitaire. Cela peut stimuler les ventes des produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans une mesure qui pourrait être exagérément élevée par rapport à l’importance de ses propres investissements promotionnels. Il peut en résulter une situation inacceptable dans laquelle le titulaire de la marque de l’Union européenne est autorisé à tirer gratuitement profit des investissements réalisés par le demandeur pour promouvoir et renforcer le goodwill de sa marque. Cela conférerait à la titulaire de la marque de l’Union européenne un avantage concurrentiel dans la mesure où ses produits bénéficieraient de l’attractivité supplémentaire qu’ils tireraient de l’association avec la marque antérieure de la demanderesse.

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Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

Autres types de préjudice
La demanderesse fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.

Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une demande en nullité soit fondée à cet égard, il suffit qu’un seul de ces types soit constaté. Comme indiqué ci-dessus, la division d’annulation a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types de préjudice s’appliquent également.

e) Juste motif
Comme indiqué ci-dessus, les conditions relatives à l’identité ou à la similitude des signes, à la renommée de la marque antérieure et à l’existence d’un risque d’atteinte ont toutes été remplies. Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas suffire. La demande peut néanmoins ne pas aboutir si la titulaire de la MUE établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations et n’a donc pas revendiqué l’existence d’un juste motif pour utiliser la marque de l’Union européenne contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;

f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la demande est fondée en vertu de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Dès lors, la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.

Étant donné que la demande est entièrement accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur la base de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels la demande était fondée. Cette conclusion resterait inchangée même si l’hypothèse susmentionnée selon laquelle les signes ne sont pas similaires sur les plans phonétique et conceptuel n’était pas établie. En effet, toute constatation d’un certain degré de similitude phonétique et/ou conceptuelle entre les signes amènerait le public pertinent à établir un lien entre les signes encore plus facilement.

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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.

La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

De la division d’annulation
Frédérique SULPICE Christophe DU JARDIN Michaela Simandlova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.