LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERLOCUTOIRE de la Première chambre de recours du 2 octobre 2024
Dans l’affaire R 18/2024-1
PlanetArt, LLC
23801 Calabasas Road
Calabasas 91302 Titulaire de la MUE / États-Unis Demanderesse au recours représentée par GIDE LOYRETTE NOUEL A.A.R.P.I, 15, rue de Laborde, 75008 Paris,
France
contre
FREE
8, rue de la Ville l’Evêque
75008 Paris Demanderesse en annulation / France Défenderesse au recours représentée par COURSIN CHARLIER AVOCATS, 49, rue Galilée, 75116 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 53 123C (marque de l’Union européenne n° 17 984 319)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (Président en fonction), C. Bartos (Rapporteur) et A. González Fernández
(Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 12 novembre 2018, PlanetArt, LLC (« la titulaire de la MUE ») a obtenu le 8 décembre 2020 l’enregistrement de la marque figurative
pour des services dans la classe 40. Les services faisant l’objet du présent recours sont les suivants :
Classe 40: Photocomposition ; Développement de pellicules photographiques ;
Photogravure ; Traitement des films cinématographiques.
2 Le 28 février 2022, FREE (« la demanderesse en annulation ») a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque enregistrée pour une partie des services, à savoir les services mentionnés ci-dessus au paragraphe 1.
3 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 60, paragraphe 1, point a), RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, RMUE. La demanderesse en annulation a également invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, RMUE.
4 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants :
a) Marque française n° 4 037 814
déposée le 29 septembre 2009 et enregistrée le 14 février 2014 pour notamment les produits suivants :
Classe 9 : Appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données.
Une renommée est revendiquée en France pour les produits et services suivants dans les classes 9, 38 et 41 :
Classe 9 : Appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données ;
Classe 38 : Services de télécommunication ; communications par terminaux
d’ordinateurs ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des réseaux de communication électronique ; radiotéléphonie mobile ; diffusion de programmes de télévision par tout moyen de communication ;
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Classe 41 : Services de télévision (édition, distribution de chaînes, de programmes,
d’émissions).
b) Marque française n° 99 785 839
déposée le 8 avril 1999 pour notamment les produits et services suivants :
Classe 9 : Équipement pour le traitement de l’information.
Classe 38 : Services de courriers électroniques et de diffusion d’informations par voie électronique notamment pour les réseaux de communication mondiale de type internet ; communication par terminaux d’ordinateurs ; communications télématiques et téléphoniques ; télécommunications.
c) Marque française n° 1 734 391
FREE
déposée le 25 octobre 1989 pour notamment les services suivants :
Classe 38 : Service télématique, grand public.
d) Nom commercial français
FREE
utilisé dans la vie des affaires pour les services suivants :
toutes prestations de services dans le domaine de la communication, des télécommunications, notamment en tant qu’opérateur dans le domaine des télécommunications fixes et mobiles et en tant que fournisseur d’accès à des réseaux de type internet et d’hébergement de contenus accessible par un moyen de communication électronique ; toute activité se rapportant à l’étude, la conception, la financement, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de réseaux de communication, de télécommunication et de vidéocommunications ; l’établissement, la programmation, la diffusion, la commercialisation et le développement d’offres de service de communication audiovisuelle de toute nature notamment de toute chaîne de télévision ou tout ensemble de chaînes de télévision ou encore de tout contenu audiovisuel, quel que soit le moyen de diffusion, transmis notamment en mode numérique ou analogique ; de façon générale, toute activité de service dans le domaine de l’audiovisuel, de la communication, de la radiodiffusion et des télécommunications ; toute activité publicitaire, de fourniture d’espaces et supports publicitaires et d’intermédiaire commercial, notamment par l’intermédiaire de tout moyen de communication et de télécommunication ; la diffusion d’informations de toute nature, notamment par voie de publication électronique ; toute activité dans les domaines culturels, de l’éducation, de la formation, des divertissements y compris les jeux et jeux d’argent ; la conception, la mise à disposition, la maintenance et le
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commerce sous toutes ses formes de tous matériels, installations et marchandises, corporels ou incorporels, se rapportant aux domaines ci-dessus mentionnés.
e) Raison sociale française
FREE
utilisée dans la vie des affaires pour les services mentionnés ci-dessus au point d)
f) Nom de domaine français
free.fr
utilisé dans la vie des affaires pour les services mentionnés ci-dessus au point d)
5 Par décision rendue le 24 novembre 2023 (« la décision attaquée »), la Divis io n d’annulation a fait droit à la demande en nullité et a déclaré la nullité de la MUE pour les services contestés mentionnés ci-dessus au paragraphe 1.
6 Le 4 janvier 2024, la titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci dans la mesure où la marque attaquée a été déclarée nulle pour les services contestés mentionnés ci-dessus au paragraphe 1. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 mars 2024.
7 Dans ses observations en réponse reçues le 21 mai 2024, la demanderesse en annulation a demandé à la chambre de rejeter le recours.
8 Le 5 juin 2024, la titulaire de la MUE a présenté une demande de suspension de la procédure de recours, au motif que les droits antérieurs invoqués au paragraphe 4, points a), b) et c) font l’objet de plusieurs procédures de nullité auprès de l’Institut nationa l de la propriété industrielle (« INPI ») introduites le 3 mai 2024.
9 Par lettre du 10 juin 2024, le Greffe des chambres de recours a informé la demanderesse en annulation de la demande de suspension présentée par la titulaire de la MUE et a invité la demanderesse en annulation à présenter ses observations sur ladite demande dans un délai d’un mois.
10 Le 14 juin 2024, la titulaire de la MUE a sollicité l’autorisation de déposer un mémoire en réplique aux observations en réponse de la demanderesse en annulation.
11 Dans sa réponse du 9 juillet 2024, la demanderesse en annulation a précisé que
« suspension ou pas, la société FREE défendra ses droits antérieurs pour obtenir, quand il le faudra, la confirmation de la décision d’annulation rendue le 24 novembre 2023 et est tout à fait confiante dans les suites que l’Office estimera donner au traitement de ce dossier ».
12 Le 12 septembre 2024, le Greffe des chambres de recours a informé la titulaire de la MUE que sa demande de dépôt de mémoire en réplique était acceptée et qu’il devait être présenté dans un délai d’un mois.
13 Le 18 septembre 2024, la titulaire de la MUE a soumis un courrier de rappel concernant la demande de suspension présentée le 5 juin 2024.
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14 Le 23 septembre 2024, le Greffe des chambres de recours a accusé réception dudit courrier et a informé les parties que la chambre prendrait une décision sur la demande de suspensio n en temps utile et que le délai fixé pour présenter le mémoire en réplique continue rait de s’appliquer.
Motifs de la décision
15 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, RDMUE, les chambres de recours peuvent suspendre la procédure soit d’office lorsqu’une suspension est appropriée dans les circonstances de l’espèce, soit à la demande motivée d’une des parties dans une procédure inter partes lorsqu’une suspension est appropriée dans les circonstances de
l’espèce, en tenant compte des intérêts des parties et de l’état d’avancement de la procédure.
16 Ainsi qu’il ressort de l’article 71, paragraphe 1, point b), RDMUE et de la jurisprude nce, la chambre de recours doit, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais aussi de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek & Cloppenburg / Peek & Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 111 ; 08/11/2022, T-672/21, GRUPA LEW. (fig.) / Lew, § 37).
17 Les droits antérieurs sur lesquels une opposition ou une annulation est fondée doivent rester valide au cours des procédures d’opposition ou d’annulation devant l’Office, y compris au cours de la procédure de recours. En effet, les droits antérieurs doivent continuer à produire leurs effets à la date à laquelle la décision sur l’opposition ou l’annulation est rendue par l’Office et, le cas échéant, par la chambre de recours (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 30-34 ; 14/02/2019, T-162/18, Altus
(fig.) / ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 42-43 ; 20/07/2021, T-500/19, CORAVIN /
CORA HARMONY et al., § 39-41).
18 Ceci ressort clairement de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 1, point b), RDMUE, faisant référence à l’obligation de l’opposant ou de la demanderesse en nullité de fournir la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection du droit antérieur pertinent, ainsi que de son habilitation à former opposition ou en nullité,
y compris la permanence de la marque nationale antérieure concernée conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a), sous ii), RDMUE (02/12/2020, T-35/20, DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.) / DEVICE OF A CLAW-LIKE SCRATCH (fig.),
EU:T:2020:579, § 80).
19 Conformément à l’article 66 RMUE, les recours ont un effet suspensif. Dans le cadre du réexamen de la décision attaquée, la chambre de recours doit procéder à un nouvel examen complet du bien-fondé de la demande d’annulation, tant en droit qu’en fait
(13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162, § 56-57). Dans le contexte de ce réexamen, l’issue du recours dépend de la possibilité ou non d’adopter légale me nt une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l’objet du recours au moment de la décision sur le recours.
20 Il n’est pas contesté que les marques antérieures mentionnées ci-dessus au point 4a), b) et c), sur lesquelles la demande en annulation de la MUE a été accueillie, font
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actuellement l’objet de trois procédures d’annulation devant l’Office français des marques, l’INPI.

21 Ainsi, la chambre de recours estime qu’il convient, eu égard aux circonstances de l’espèce et après avoir mis en balance les intérêts des deux parties, de suspendre la procédure de recours.
22 En effet, si les marques antérieures mentionnées au paragraphe 4a), b) et c) sont déclarées nulles, elles ne peuvent plus servir de marques antérieures conformément à l’article 8, paragraphe 2, RMUE et la demande d’annulation fondée sur ces marques perd son objet et son fondement juridique.
23 A cet égard, il est important de préciser que, prima facie, les autres droits et motifs antérieurs ne semblent pas suffisants pour maintenir l’action en annulation de la MUE en ce qui concerne les services faisant l’objet du recours.
24 En outre, les éléments versés au dossier ne permettent pas à la chambre de recours d’anticiper les chances de succès de la procédure devant l’INPI.
25 Enfin, la demanderesse en annulation ne s’est pas opposée à la demande de suspensio n et n’a fourni aucune raison pour laquelle la procédure de recours ne devrait pas être suspendue.
26 Par conséquent, la chambre considère qu’il est approprié de suspendre la procédure de recours actuelle jusqu’à ce que les décisions concernant les procédures initiées par la titulaire de la MUE le 3 mai 2024 concernant la validité des marques françaises antérieures mentionnées au paragraphe 4 deviennent définitives.
Frais
27 La décision sur les coûts est réservée à la décision finale.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
Par la présente :
1 Suspend la présente procédure de recours jusqu’à ce que les décisions concernant les procédures engagées par la titulaire de la MUE au sujet de la validité des marques françaises antérieures nos 1 734 391, 99 785 839 et 4 037 814 deviennent définitives ;
2 Invite les deux parties à informer la chambre de recours tous les six mois, à compter du 1e r janvier 2025, de l’état d’avancement des procédures ;
3 Réserve la décision sur les coûts pour la décision finale.
Signé Signé Signé
M. Bra C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal Romero
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