LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième Chambre de recours du 18 juin 2024
Dans l’affaire R 235/2023-2
PAUL HARTMANN AG Paul-Hartmann-Str. 12
89522 Heidenheim La titulaire de l’enregistrement international / Allemagne La demanderesse au recours représentée par Stumpf Patentanwälte PARTGMBB, Alte Weinsteige 73, 70597 Stuttgart, Allemagne
contre
MEDISEPT Sp. z o.o. Ludwika Spiessa 4
20-270 Lublin La demanderesse en nullité / La défenderesse Pologne au recours
représentée par Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych I Adwokatów, ul. Jasna 26, 00-054 Warszawa, Pologne
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 52 077 C (enregistrement internatio na l désignant l’Union européenne n° 10 626 566)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président et Rapporteur), K. Guzdek (Membre) et C. Negro (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
18/06/2024, R 235/2023-2, M EDISET

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Décision
Résumé des faits
1 Le 22 novembre 2006, Paul Hartmann AG (ci-après, « la titulaire de l’enregistre me nt international » ou « la titulaire ») a désigné l’Union européenne pour l’enregistre me nt international portant sur la marque verbale
MEDISET
pour les produits suivants :
Classe 5 : Matériaux auxiliaires et pour pansements chirurgicaux en gaze, ouate, tissu non- tissé, latex, matière plastique, bois ou acier inoxydable, à savoir compresses, pansements absorbants, emplâtres, sets pour changement de pansements; bâtonnets ouatés.
Classe 10 : Matériaux auxiliaires et pour pansements chirurgicaux en gaze, ouate, tissu non-tissé, latex, matière plastique, en bois ou acier inoxydable, à savoir gants d’opération, tampons d’opération, lancettes de sang; abaisse-langue, sets d’opérations, agrafes chirurgicales, ainsi qu’articles à jeter, à savoir récipients en matière plastique, papier ou métaux en feuilles.
2 Le 22 novembre 2021, Medisept Sp. z o.o. (ci-après, « la demanderesse en nullité » ou « la demanderesse ») a déposé une demande en nullité de l’enregistrement international pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
3 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE.
4 La demanderesse invoquait que le signe « MEDISET » était descriptif pour le consommateur anglophone qui percevra le signe comme une indication qu’il s’agit d’un kit de produits ayant un caractère ou une finalité médicale. Il est donc également dépourvu de caractère distinctif. La demanderesse produit les éléments suivants à l’appui de son argumentation :
• Annexe 1 : exemples de MUE comportant le préfixe « MEDI » et couvrant des produits en classes 5 et/ou 10 ;
• Annexe 2 : la définition du mot « SET » en anglais sur des dictionnaires en ligne dont le dictionary.cambridge.org, avec la traduction en français ;
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• Annexe 3 : l’impression de la page https://www.hartmann.info/e n- dx/products/mediset en anglais et la traduction en français
5 En réponse, la titulaire de l’enregistrement international invoque le rejet de la demande en nullité, à titre principal, en raison du caractère distinctif du signe « MEDISET », et à titre subsidiaire, invoquant le caractère distinctif acquis par l’usage intensif et continu de la marque depuis plus de quarante ans dans l’Union européenne. Elle produit les documents suivants à l’appui de ses observations :
• Annexe 1 : une liste et des détails de vingt-neuf MUEs comportant le préfixe « MEDI » et couvrant des produits en classes 5 et/ou 10, en anglais ;
• Annexe 2 : le catalogue MEDISET daté de 1982, en allemand ;
• Annexe 3 : une déclaration sous serment en anglais (affidavit) avec ses annexes montrant les enregistrements de marques MEDISET, des exemples d’étiquettes de produits, et le volume de vente des produits « MEDISET » entre 2013 et 2020.
6 Par décision rendue le 23 janvier 2023 (« la décision attaquée »), la division d’annulat io n
a fait droit à la demande en nullité et a refusé la désignation de l’Union européenne de la marque internationale au motif que le signe était intrinsèquement descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif. Etant donné que la titulaire de l’enregistrement international a fait valoir, à titre subsidiaire, que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, cette revendication sera examinée, le cas échéant, lorsque la décision sur le caractère distinctif intrinsèque sera définitive.
7 Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
− Contrairement à l’indication figurant dans la base de données TMView, l’enregistrement international contesté est considéré comme une marque verbale et il sera évalué comme tel. Quoi qu’il en soit, même s’il était considéré comme une marque figurative, le résultat serait le même.
− La date pertinente pour laquelle l’appréciation de la validité de la marque contestée doit être effectuée est la date de désignation de l’Union européenne à savoir le
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22 novembre 2006. Dès lors, c’est l’ancien règlement en vigueur à cette date qui est applicable. Cependant, pour des raisons de lisibilité, toutes les références faites dans la présente décision font référence au RMUE (UE) n°°2017/1001 sauf indication contraire expresse.
− Les produits sont destinés à un public général ainsi qu’à un public spécialisé. Compte tenu de leur nature médicale ou paramédicale, le niveau d’attention du public concerné est celui du consommateur plus attentif que la moyenne. En outre, puisque le terme
« SET » existe en anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être examinés est le consommateur anglophone.
− Les parties s’accordent sur le fait que la marque contestée se compose de l’éléme nt anglais « MEDI », abréviation de « MEDICAL » en anglais, et du terme « SET » synonyme en particulier d'« assortiment ».
− La titulaire invoque que la juxtaposition des deux termes « MEDISET » ne permettrait pas au public concerné de percevoir une signification clairement descriptive en rapport avec les produits couverts. Cependant, la liste des produits comporte le terme anglais
(également utilisé en français) « set » au pluriel à deux reprises : sets pour changement de pansements en classe 5 et sets d’opérations en classe 10. De plus, les produits restants peuvent également faire partie de sets médicaux, et partant être décrits par le néologisme « MEDISET ». Le fait de pouvoir faire partie de sets médicaux est une indication d’une caractéristique de ces produits, qui sont tous des produits utiles aux soins médicaux ou paramédicaux.
− La titulaire invoque que des marques nationales « MEDISET » (dont l’enregistre me nt international revendique l’ancienneté) ont été acceptées et que la demanderesse en nullité n’a pas prouvé qu’au 22 novembre 2006, le signe était descriptif. Cependant les enregistrements effectués dans des États membres ne constituent pas des éléments déterminants. Par ailleurs, les termes « MEDI » et « SET » avaient déjà cette signification à cette date. Bien que la jurisprudence citée par la demanderesse au sujet de la signification de « MEDI » soit postérieure à 2006 (12/07/2012, T-470/09, MEDI,
EU:T:2012:369, § 25), la marque en question dans cette affaire avait été déposée le 1 octobre 2006, soit avant la date pertinente dans le cas en l’espèce.
− L’argument selon lequel, en anglais, les produits en cause ne sont jamais désignés et décrits par l’élément « MEDISET » est dépourvu de pertinence dans la mesure où « MEDISET » pourrait être perçu comme un renvoi à la nature desdits produits, et non comme la façon de désigner leur origine sur le marché.
− Il s’ensuit que la demande en nullité est acceptée en ce qu’elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− Il est possible de déduire une absence de caractère distinctif de la marque contestée sur le fondement de son caractère descriptif. Par conséquent, il y a lieu également d’accepter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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− La division d’annulation prend acte que la titulaire de l’enregistrement international a invoqué le caractère distinctif acquis en raison de son usage intensif et de longue durée de cet enregistrement. Compte tenu de son caractère subsidiaire, elle ne se prononcera que sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée dans la présente décision. Une fois cette décision devenue définitive, la procédure reprendra en ce qui concerne l’examen de l’allégation subsidiaire de caractère distinctif acquis.
− Compte tenu de ce qui précède, la demande en nullité est entièrement satisfaite et l’enregistrement international doit être déclaré nul pour tous les produits contestés.
8 Le 30 janvier 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, dans son intégralité, et sollicité l’annulation de la décision contestée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 mai 2023.
9 Dans ses observations en réponse reçues le 1er août 2023, la demanderesse en nullité a demandé à la Chambre de rejeter le recours.
10 Le 6 septembre 2023, la titulaire a présenté de nouvelles observations en réponse, sans y avoir été invitée. Ces observations ont été communiquées à la demanderesse pour information. Cependant, la Chambre n’a pas estimé nécessaire de rouvrir la phase écrite de la procédure dans la mesure où ces observations faisaient référence à un jugement selon lequel la date à prendre en compte pour l’appréciation du caractère distinctif de la marque était celle de la priorité de la marque contestée (07/06/2023, T-735/21, Représentatio n d’une chauve-souris dans un cadre ovale, EU:T:2023:304, § 35). Or, cette considératio n n’est pas pertinente dans le cadre de la présente procédure où la marque contestée n’a pas de priorité mais revendique des anciennetés. Or, les différentes dates d’ancienneté de la marque de l’Union européenne ne sont pas pertinentes pour apprécier les motifs absolus de refus d’une marque de l’Union européenne, ou, par analogie, de la désignation de l’Union européenne par un enregistrement national, qui doit se faire au regard des motifs absolus tels prévus par l’article 7 du RMUE, indépendamment des enregistre me nt nationaux.
11 Suite à une demande conjointe des deux parties, la procédure a été suspendue pour une durée de six mois, et a repris le 14 mars 2024.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments développés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit :
− Le terme « MEDI » ne peut pas être considéré comme l’abréviation de « MEDICAL », car ce terme peut avoir des significations différentes (12/01/2011, R 1605/2010-1, medifirst). De plus les marques « MEDI-CARD » ont été acceptées à l’enregistre me nt
(04/12/2002, R 64/2002-2 ; 25/10/2000, R 328/1999-3).
− Le terme « SET » ne peut être considéré comme synonyme d'« assortissement » parce que la liste des produits en anglais comprenait le terme « set » à deux reprises. La version anglaise de la liste telle que publiée par l’OMPI contient le terme « kit » et non « set ». Le terme « SET » peut également être perçu comme un verbe (to set = to put in
a specified position = être placé dans une certaine position, cf. Collins dictionary).
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− Il n’est donc pas possible de constater le caractère descriptif des différents éléments « MEDI » et « SET ». L’examen doit se fonder sur une perception d’ensemble de la marque par le public pertinent. Rien n’indique que le terme « MEDISET », pris dans son ensemble, permette au public ciblé d’établir un rapport direct et concret avec les produits revendiqués. La marque « MEDISET » est un signe verbal sans séparation des deux éléments, par un trait d’union ou par une majuscule. La combinaison inhabitue lle et le manque de clarté du contenu verbal plaident également en faveur d’un caractère distinctif du signe. Le signe « MEDISET » est court, précis, et présente une agréable coloration sonore par la séquence des voyelles « e-i-e ». Le signe est facile à retenir et
à prononcer et présente un caractère distinctif tel que requis par la loi. Le terme
n’apparaît dans aucun dictionnaire. Une recherche sur Internet du terme « MEDISET » donne des résultats qui font référence aux produits de la titulaire. Il n’est pas utilisé par des tiers dans un contexte descriptif. Il est donc difficile de supposer que le public concerné, même spécialisé, comprendrait l’abréviation « MEDISET » comme se référant au mot « medical kits ».
− La demanderesse en nullité n’a pas soumis de preuve que le terme « MEDISET » avait une signification directe et évidente pour le consommateur concerné en relation avec les produits en cause, ni n’a apporté la preuve de cette signification. Elle s’est fondée sur des décisions similaires, or chaque cas doit être examiné séparément.
− Bien qu’il ne soit pas nécessaire que la marque soit effectivement utilisée pour être considérée comme descriptive, il doit y avoir une probabilité raisonnable qu’elle puisse être utilisée d’une manière descriptive. Il n’existe pas d’éléments suffisants permettant de conclure que « MEDISET » contiendrait un message dépourvu de caractère distinctif pour les produits concernés.
− Si l’EUIPO n’est pas lié par les décisions des Etats membres admettant le caractère enregistrable de ce signe, la décision contestée admet que cela constitue un élément pouvant être pris en considération. Eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions précédentes prises sur des demandes similaires. En l’espèce, le signe a été admis à la protection dans beaucoup d’autres Etats Membres de l’UE, comme en Allemagne, Autriche, Benelux, Bulgarie, Chypre, Espagne, Estonie, France, Hongrie et Italie de 1994 à 2004, ce qui devrait être considéré comme un indice fort de la capacité de la marque à être valablement protégée en tant que marque devant l’EUIPO.
− La division d’annulation constate que les termes « MEDI » et « SET » avaient déjà cette signification à la date du dépôt de la marque en 2006 mais ne fournit aucune preuve.
13 Les arguments développés par la demanderesse en nullité dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− Même si le terme « MEDI » pouvait être perçu comme ayant différentes significatio ns, on ne peut pas nier que l’une de ces significations a un rapport direct avec la médecine . De même, si le terme « SET » est un verbe en anglais, c’est également le nom ayant la signification claire et précise : une collection / un kit / un groupe d’éléments (produits).
− Il n’est pas pertinent que la marque contestée n’ait pas de séparation des deux éléments .
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− Il n’est pas nécessaire que le terme « MEDISET » apparaisse dans le dictionnaire, ou dans une encyclopédie, ou que le signe ne soit effectivement utilisé de manière descriptive à la date du dépôt du signe. Il suffit qu’il puisse être utilisé de cette façon.
− L’Office n’est pas lié par les enregistrements de mêmes marques par les Etats membres.
− Comme indiqué par la division d’annulation, les termes « MEDI » et « SET » avaient déjà la signification descriptive à la date pertinente. De plus, rien n’indique qu’à la date de dépôt de la marque contestée sa signification soit différente d’après cette date. Il n’y a aucun doute que la marque « MEDISET » pouvait et peut toujours être perçue comme une indication descriptive.
− Enfin, la titulaire elle-même indique le caractère descriptif de la marque « MEDISET » sur son site internet : « les kits de procédures MediSet sont au cœur des procédures de soins dans les services et ont une contribution importante à apporter dans la prévention des infections. Les kits à usage uniquement MediSet Sterile contiennent les composants nécessaires, dans le bon ordre, pour permettre aux professionnels de santé d’effectuer une procédure de soins donnée dans le respect des exigences d’asepsie » (traduction libre en français, annexe 3 produite devant la division d’annulation).
Motifs de la décision
14 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est donc recevable. Toutefois, il n’est pas fondé, pour les raisons exposées ci-après.
Sur la date pertinente pour l’appréciation des motifs de nullité absolue
16 Comme indiqué par la division d’annulation, la date pertinente pour l’appréciation de la validité de l’enregistrement international contesté est la date de la désignation de l’Union européenne, à savoir le 22 novembre 2006.
17 La titulaire invoque devant la Chambre qu’il conviendrait de prendre en compte la date des anciennetés revendiquées par l’enregistrement international contesté, lesquelles sont datées entre 1994 et 2004, et se réfère au jugement suivant (07/06/2023, T-735/21, Représentation d’une chauve-souris dans un cadre ovale, EU:T:2023:304, § 35-36) pour appuyer son argumentation.
18 La Chambre note que le Tribunal rappelle au paragraphe 35 de ce jugement le principe selon lequel, pour l’examen des motifs absolus tels que visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, la date pertinente est la date du dépôt de la demande d’enregistrement, avant d’ajouter au paragraphe 36 que l’Office pouvait prendre en compte des éléments de preuve antérieurs ou postérieurs à la demande d’enregistrement, à condition qu’ils permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à la date pertinente. Le Tribunal ne mentionne pas le cas particulier des revendications d’anciennetés. En tout état de cause, ces dispositions ne sont pas de nature à justifier que soit prise en compte une autre date pertinente que celle de la désignation de l’Union européenne par
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l’enregistrement international, et en particulier, ne saurait conduire à ce que la Chambre prenne en considération les dates de dépôt des marques nationales de l’Union européenne revendiquées comme anciennetés par l’enregistrement international contesté.
19 La Chambre rappelle à cet égard que les différentes dates d’ancienneté revendiquées par l’enregistrement international ne sont pas pertinentes pour le moment à apprécier en ce qui concerne les motifs absolus de refus. Le droit de l’Union européenne constitue un droit en soi qui ne dépend pas des droits nationaux. Une demande de marque de l’Union européenne, ou une désignation de l’Union européenne par un enregistre me nt international, appelle donc une appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article
7 du RMUE, indépendamment des enregistrements nationaux antérieurs.
20 Enfin, rien dans le RMUE n’indique qu’une date différente devrait être prise en compte lorsqu’un enregistrement international désignant l’Union européenne revendique des anciennetés. Au contraire, en vertu de l’article 39, paragraphe 3, du RMUE, le seul effet de l’ancienneté est que, dans le cas où la titulaire renonce à la/les marque(s) antérieure(s) ou la/les laisse s’éteindre, elle est réputée continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu’elle aurait eus si la/les marque(s) antérieure(s) avai(en)t continué à être enregistrée(s).
21 Il s’ensuit que l’argumentation de la titulaire concernant la détermination de la date pertinente doit être écartée comme étant non fondée.
Article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE – caractère descriptif
22 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indicatio ns pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
23 En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
24 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31; 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201,
§ 25).
25 Ainsi, l’Office doit, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, apprécier si une marque dont l’enregistrement est demandé constitue, pour les milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s’il est raisonnable d’envisager que cela soit le cas à l’avenir. Si, à l’issue de cet examen, l’Office parvient à la conclusion que tel est le cas, il doit refuser, sur le fondement de ladite
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disposition, de procéder à l’enregistrement de la marque (12/02/2004, C−363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
Sur les produits en cause et le public pertinent
26 En l’espèce, les produits visés par l’enregistrement international, listés ci-dessus au paragraphe 1, sont des matériaux pour pansements et autres matériaux utilisés pour pratiquer des opérations en classes 5 et 10. S’il n’est pas exclu que ces produits puissent être utilisés par le grand public, ils s’adressent principalement aux professionnels de santé
(médecins, infirmières/infirmiers, et pharmaciens).
27 Compte tenu de la nature médicale des produits en cause, l’ensemble du public fera preuve d’un niveau d’attention relativement élevé. Néanmoins, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait le contraire (11/10/2011, T-87/10,
Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019, T-423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13-14).
28 A l’instar de la division d’annulation, la Chambre note que le signe contesté « MEDISET » est composé de la juxtaposition des deux éléments « MEDI » et « SET ». Dès lors que le second existe en anglais, la division d’annulation a décidé d’apprécier la validité de la marque par référence au public anglophone de l’Union européenne.
29 A cet égard, il est rappelé que conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les motifs absolus énoncés au paragraphe 1 de cet article sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les motifs absolus à l’égard de l’ensemble du public de l’Union européenne.
30 La Chambre note que le mot « set » est susceptible d’être compris par d’autres parties du public de l’Union européenne dès lors qu’il est utilisé de la même façon en français, comme justement relevé dans la décision attaquée, ou encore en allemand. Toutefois, dès lors qu’il est suffisant que les motifs de refus existent pour une partie du public de l’Union, et afin d’éviter des développements supplémentaires sur la perception par les autres parties du public, la Chambre procèdera de la même manière que la division d’annulation, et appréciera donc la validité de la marque au regard du public anglophone de l’Union européenne, lequel est constitué des pays où l’anglais est la langue officielle, Malte et
Irlande, ainsi que es pays où l’anglais est largement compris comme le Danemark, les Pays- Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans,
EU:T:2021:21, § 35 et la jurisprudence citée). Enfin, la Chambre constate que cette approche n’a pas été remise en cause par les parties dans leurs observations.
Sur la signification de la marque en relation avec les produits en cause
31 Le signe contesté « MEDISET » est un néologisme qui consiste en la juxtaposition des deux éléments « MEDI » et « SET », lesquels seront aisément identifiés et dissociés par le public pertinent dès lors qu’ils seront tous les deux associés à une signification précise, à savoir :
• « MEDI » : abréviation du mot « MEDICAL » en anglais ;
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• « SET » : synonyme en particulier d’ « assortiment » (cf. définitions extraites des dictionnaires en ligne produites par la demanderesse en nullité (Annexe 2)) ; à cet égard la Chambre ajoute que le mot « set » est communément utilisé par le public pertinent pour désigner un groupe d’objets (https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles-frances/set).
32 Les arguments présentés par la titulaire devant la Chambre ne sont pas de nature à remettre en cause ces constatations dès lors qu’elle n’a pas démontré que la signification de ces termes aurait évolué au fil du temps. De plus, contrairement à ce qu’invoque la titulaire, la décision attaquée a correctement justifié des significations attachées aux deux termes composant le signe contesté.
33 En outre, comme justement relevé par la division d’annulation, le Tribunal a déjà jugé que le terme « MEDI » était une abréviation couramment utilisée pour faire référence au domaine médical, et qu’il serait perçu par le public anglophone comme signifia nt « médecine » ou renvoyant à ce domaine (12/07/2012, T-470/09, MEDI, EU:T:2012:369,
§ 25). A cet égard, contrairement à ce qu’invoque la titulaire, cette jurisprudence est pertinente et s’applique à la présente espèce dès lors que la marque de l’Union européenne verbale « medi » en cause avait été déposée le 1er octobre 2006, soit seulement un mois et demi avant la demande de désignation de l’enregistrement international le 22 novembre
2006.
34 De même, le Tribunal a jugé que le mot « set » en rapport avec des produits relevant du domaine médical signifiait notamment un ensemble d’éléments ou d’objets (06/03/2015, T-513/13, SafeSet, EU:T:2015:140, § 37).
35 La titulaire réitère devant la Chambre que ces éléments ne devraient pas être considérés comme descriptifs des produits en cause dès lors qu’ils peuvent être associés à d’autres significations. Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’il suffit, pour que le signe soit considéré comme descriptif, que, au moins selon une de ses significations potentielles, celui-ci désigne une des caractéristiques des produits et des services en cause (17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37 ; 16/04/2015, T-319/14, Rauschbrille, EU:T:2015:208, § 19-20). Le fait que le mot « set » puisse avoir plusieurs significat io ns n’est donc pas pertinent aux fins de l’appréciation de la validité du signe contesté.
36 Il s’ensuit que, dans son ensemble, le signe contesté sera perçu comme signifiant « set médicaux », et, partant, comme une indication d’une caractéristique des produits désignés en classes 5 et 10 qui sont tous destinés à être utilisés pour des soins médicaux ou para-- médicaux pouvant être vendus et/ou présentés ensemble, et à ce titre sont tous susceptibles d’être inclus dans des ensembles ou kits, tels que des sets de produits médicaux de premiers secours ou des sets de matériaux chirurgicaux.
37 A cet égard, la titulaire réitère devant la Chambre que le terme « MEDISET » devrait être considéré dans son ensemble comme un terme sans signification particulière dès lors qu’il
a été déposé comme un signe verbal unique ne comportant pas de séparation par un trait d’union ou une majuscule.
38 Cependant, compte tenu de ce que la combinaison des mots est conforme aux règles grammaticales anglaises, la Chambre constate que le seul fait qu’il n’y ait pas de tiret ou d’espace entre les deux éléments « MEDI » et « SET » n’est pas de nature à empêcher le
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public anglophone pertinent d’identifier et de distinguer les deux termes qui composent le signe (voir par analogie : 06/03/2015, T-513/13, SafeSet, EU:T:2015:140, § 38).
39 De plus, la Chambre rappelle qu’il n’est pas nécessaire que le signe contesté figure dans un dictionnaire, ou qu’il soit utilisé dans le langage courant pour désigner les produits en cause pour qu’il soit refusé à l’enregistrement sur le fondement des motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 34). Dès lors, les arguments développés par la titulaire à cet égard ne sont pas pertinents et doivent être rejetés.
40 Il s’ensuit que la signification attachée à la dénomination « MEDISET » n’échappera pas au public pertinent, qui la saisira immédiatement, sans faire preuve d’un effort mental particulier, comme une indication de certaines des caractéristiques des produits en cause, à savoir qu’ils appartiennent tous à un ensemble, un kit ou set médical.
41 Il existe donc un lien suffisamment direct et concret entre le néologisme « MEDISET » et les produits en cause de sorte que c’est à bon droit que la division d’annulation a considéré que le signe contesté était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE – caractère distinctif
42 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
43 Les signes dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26 ; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) ou qui sont susceptibles de l’être (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass, EU:T:2004:96, § 34).
44 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
45 En l’espèce, la division d’annulation a relevé que les arguments présentés par la demanderesse s’agissant de l’absence de caractère distinctif de la marque étaient identiques à ceux relatifs à son caractère descriptif, et qu’il était possible de déduire l’absence de distinctivité du signe de son caractère descriptif.
46 La Chambre considère également que l’enregistrement international tombe sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits refusés en application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
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47 En effet, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, le signe contesté « MEDISET » sera perçu par le public anglophone considéré comme une simple indication selon laquelle les produits couverts par l’enregistrement international contesté consistent en des éléments faisant partie de sets médicaux.
48 Ainsi, c’est sans commettre d’erreur que la division d’annulation a constaté que ce signe était également dépourvu de tout caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Sur l’existence d’autres marques enregistrées
49 La titulaire réitère devant la Chambre que, bien que l’Office ne soit pas lié par les décisions des Etats membres, il devrait être pris en considération le fait que le signe « MEDISET » ait été enregistré en Allemagne, Autriche, Benelux, Bulgarie, Chypre, Espagne, Estonie,
France, Hongrie et Italie de 1994 à 2004.
50 Toutefois, cet argument ne serait remettre en cause les conclusions ci-dessus quant au caractère descriptif et à l’absence de caractère distinctif de l’enregistrement internatio na l contesté.
51 En effet, les décisions des autorités nationales n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office. Selon la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome doté d’un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont propres et qui s’applique indépendamment de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être évalué sur la base de la seule législation pertinente (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 84 ; 25/10/2006,
T-13/05, Oda, EU:T:2006:335, § 59) et les décisions adoptées dans un État membre ou dans un État non membre de l’Union européenne ne peuvent en aucun cas remettre en cause la légalité de la décision attaquée (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenfor m,
EU:C:2007:635, § 65-66 ; 24/03/2010, T-363/08, Nollie, EU:T:2010:114, § 52 ;
28/03/2019, T-562/17, ALBÉA (fig. ) / Balea, EU:T:2019:204, § 44). Ces dispositions sont applicables par analogie aux désignations pour l’Union européenne des enregistreme nts internationaux.
52 En d’autres termes, les enregistrements déjà effectués dans les États membres sont des facteurs qui peuvent simplement être pris en considération, sans avoir de poids décisif. La Chambre n’est pas tenue de tirer les mêmes conclusions que les autorités nationales dans des circonstances similaires (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 49). Si la Chambre conclut que la marque n’est pas éligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, comme en l’espèce, elle ne peut en décider autrement au seul motif que des marques identiques ont pu être enregistrées par des autorités nationales.
53 De plus, en l’espèce, outre le fait que les marques nationales mentionnées ont été déposées avant la période pertinente, la plupart en 1994 soit 12 ans avant la désignation de l’Union européenne par l’enregistrement international contesté, la titulaire n’a présenté aucun document de nature à permettre à la Chambre d’examiner les principes effective me nt appliqués par les Offices des Etats membres à cette date, ni a produit les décisions prises concernant l’enregistrement des marques dans ces pays.
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54 Dans ses observations au soutien du recours, la titulaire invoque qu’il faut également prendre en considération les décisions de l’Office concernant l’enregistrement de marques avant 2006, et renvoie à la liste des marques de l’UE comportant le même préfixe « MEDI » enregistrées en classes 5 et/ou 10, déjà produite devant la division d’annulat io n
(Annexe 1 de la titulaire).
55 Toutefois, la Chambre note que bien que ces marques comportent le même suffixe et soient enregistrées pour des produits médicaux, elles ne sont pas comparables au signe contesté en ce qu’elles comportent un élément qui diffèrent en tout point du terme « SET » associé au premier dans l’enregistrement international contesté.
56 En outre, à supposer même que les situations soient identiques, ce qui n’est pas le cas ici, selon une jurisprudence constante, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne comme d’une désignatio n pour l’Union européenne d’un enregistrement international, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistre me nt d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiq ues, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 et la jurisprudence citée ; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 74-77).
57 Il s’ensuit que la titulaire ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer les conclusio ns ci-avant rappelées, des décisions antérieures de l’EUIPO ou d’Offices nationaux. Ces arguments sont donc rejetés comme non fondés.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE – caractère distinctif acquis
58 La titulaire de la MUE a revendiqué, à titre subsidiaire, le caractère distinctif acquis de son signe. L’Office examinera la revendication subsidiaire du caractère distinctif acquis par la titulaire une fois que la présente décision relative à l’absence de caractère distinct if intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sera devenue définitive.
Conclusion
59 Au vu de ce qui précède, la Chambre confirme que le signe contesté est descriptif et est dépourvu de tout caractère distinctif. C’est à bon droit que la division d’annulation a considéré que la désignation de l’Union européenne pour l’enregistrement internatio na l contesté devait être déclarée nulle pour tous les produits contestés en application des dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
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60 Il s’ensuit que le recours est rejeté.
61 L’affaire est renvoyée à la première instance de l’Office afin que soit examinée la revendication subsidiaire de distinctivité du signe contestée acquise par l’usage, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 59, paragraphe 2, du RMUE.
Frais
62 La titulaire ayant succombé, elle doit supporter ses dépens dans la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
63 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
64 La décision sur les dépens de la procédure de nullité est réservée à la décision de la divisio n d’annulation qui doit encore être rendue.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté.
2. L’affaire est renvoyée à la division d’annulation afin qu’elle examine la revendication subsidiaire de caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
3. Condamne la titulaire de l’enregistrement international contesté à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité , fixés à 550 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
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