DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 187 670
Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suisse (opposante), représentée par Hoyng Rokh Monegier España, S.L.U., Calle Príncipe de Vergara 36, 5° Dcha, 28001 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Tabacco Italia, Via Della Casetta Mattei 206, 00100 Rom, Italie (demanderesse), représentée par Gianpaolo Todisco, C/o Studio Legale Associato Clovers Via Savona 19/a, 20144 Milano (Italie) (représentant professionnel).
Le 19/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 187 670 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 769 205 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 769 205 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no
4 179 801 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la MUE antérieure no 4 179 801.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure

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est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et si l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (-16/12/2010, 357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 26/09/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 34: Cigarettes.

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L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 34: Articles à utiliser avec du tabac; allumettes; tabac et produits du tabac (y compris les substituts); vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 23/05/2023, l’opposante a notamment produit les éléments de preuve suivants:
Pièces 1 et 7: décisions des chambres de recours et des divisions d’opposition de l’Office du 27/02/2015 au 05/01/2021, dans lesquelles les marques antérieures de la demanderesse ont été invoquées, ainsi que la décision du-21/12/2022, 44/22, DEVICE OF A PACK OF CIGARETTES (fig.)/Marlboro (fig.) et al., EU:T:2022:843.
Dans ces décisions, la renommée de la marque antérieure et du dessin de «toit» est établie. En ce qui concerne spécifiquement le dessin de toit, dans la décision du-15/04/2020, R 1454/2019 5, HERO squeeze (fig.)/DEVICE OF A FIGURATIVE ELEMENT IN BLUE WITH FIVE SIDES (marque fig.) et al., § 18), la chambre de recours indique ce qui suit:
La chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la représentation d’un toit Marlboro — faisant partie de la marque Marlboro — a acquis une renommée considérable dans toute l’Europe pour le public pertinent en ce qui concerne les «cigarettes» comprises dans la classe 34…
Pièce 8: un article de Leo Burnett, publié dans le magazine New Yorker le 15/11/1958, intitulé «The Marlboro Story — How One of America lest Popular Filter Cigarettes got tws Way».
Pièces 11 et 36: extraits des rapports annuels de Philip Morris International pour 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012.
Pièce 12: une impression du site web www.tobacco-facts.net, portant une date d’impression du 12/01/2014, avec des classements des marques de cigarettes les plus vendues par pays. «Marlboro» est désigné comme «marque de vente de cigarettes de premier plan», entre autres, en Belgique, en Allemagne, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, en Lettonie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche et en Suède. Il dispose que:

1. cigarette-store.biz/online/marlboro est l’industrie du tabac les plus selling-cigarettes-ball depuis 1972. En 2009, le volume de Marlboro en dehors des États-Unis s’élevait à 302.0 milliards de cigarettes. Il est plus grand que ses trois concurrents combinés, et son volume dépasse celui des quatre premières marques de disques mondiales de British American Tobacco et des quatre marques cibles mondiales de Japan Tobacco International.
Pièce 20: une impression du site web www.pmi.com pour l’Espagne portant une date d’impression du 08/08/2019 (avec une traduction en anglais), contenant des

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informations fournies par Statista sur le volume des ventes des marques les plus vendues en Espagne pour l’année 2020, ainsi que des documents incluant des classements de la commission du marché du tabac pour la période 2017-2021.
Pièce 22: des impressions des rapports «BrandZ Top 100 marques mondiales les plus précieuses» entre 2010 et 2022, présentés par la demanderesse comme «la plus grande base de fonds propres sur les marques au monde, une ressource contenant des données sur les marques recueillies dans le cadre d’entretiens avec plus de 150 000 personnes chaque année dans la limite de 400 études dans le monde».
La marque «Marlboro» est systématiquement classée parmi les marques mondiales les plus précieuses au monde, à savoir les 10 premières années de 2010 à 2015 (7e position en 2010 et 2012, 8e place en 2011 et 2013, 9e place en 2014 et 10e place en 2015), les 20 premières places de 2016 à 2020 (12e place en 2016 et 2017, 13e place en 2018 et 15), et les 2019 premières places de 2020 à 40 (2021e position).
Pièce 23: une impression du classement des « Forbes» des marques les plus précieuses au monde en 2020, classant la marque «Marlboro» à la 25e place.
Pièce 25: une copie du (extraits de) rapport Maxwell, expliqué par la requérante comme un rapport proéminent sur l’industrie du tabac, qui classe la marque «Marlboro» au 1er endroit de 1984 à 2005.
Pièce 26: des impressions du classement de la marque Brand Finance Branaire des marques de tabac les plus importantes au monde, classant de manière constante la marque «Marlboro» numéro 1 entre 2015 et 2022;
Pièce 27: un extrait d’une enquête intitulée «Marlboro Quantitative Study Italie — Allemagne — Pologne» réalisée par TNS, datée du 2010 novembre.
Il est expliqué que son objectif était d’identifier le degré de reconnaissance du dispositif de toit de couleur rouge Marlboro parmi les fumeurs adultes. La méthodologie a consisté en une étude quantitative en face à face, à savoir un questionnaire de 5 minutes. Une phase pilote préliminaire a été mise en place dans une ville par pays afin de tester le flux du questionnaire. Un point de travail sur le terrain a suivi le projet pilote afin d’évaluer et d’examiner les résultats préliminaires et de vérifier le flux du questionnaire. Les lieux étaient Milan (phase pilote), Rome et Bari en Italie; Hambourg (phase pilote), Cologne, et Munich en Allemagne; et Varsovie (phase pilote), Krakow, et Katowice en Pologne. Chaque enquête a consisté en environ 500 interviews. Sur les 500 personnes interrogées pour chaque enquête, 300 étaient des fumeurs adultes de différentes marques (jusqu’à l’âge de 24 ans) et 200 étaient des fumeurs adultes réguliers de «Marlboro Red».
Dans chaque enquête, les personnes interrogées ont reçu l’image suivante:
. Il leur a alors posé les questions suivantes: «T1: Quelle est la marque de cigarettes qui comporte ce symbole sur l’emballage?»; et «T2: Quelle variante Marlboro en particulier?». La deuxième question n’a été posée que si la personne entendue mentionnait «Marlboro» dans sa réponse à la première question, mais

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ne précisait pas une variante Marlboro particulière. Il ressort des documents que 99 % des personnes interrogées en Allemagne, 98 % des personnes interrogées en Italie et 84 % des personnes interrogées en Pologne ont reconnu le dessin de toit (la version rouge et blanche, qui est celle incluse dans la marque antérieure), comme appartenant à la marque de cigarettes «Marlboro».
Pièce 28: une copie d’une étude de marché réalisée par Pflüger Rechtsforschung
en janvier 2014 sur la connaissance de la marque figurative auprès de la population allemande, ainsi qu’un avis d’expert publié le 26/04/2014. Il est expliqué que l’objectif était de déterminer si, et dans quelle mesure, le signe susmentionné a été considéré comme renommé selon le droit allemand des marques, et dans quelle mesure il possédait un caractère distinctif en rapport avec des cigarettes. Le rapport mentionne que les questions étaient adressées à un échantillon représentatif de la population allemande totale, à savoir le grand public ainsi que les acheteurs/fumeurs de cigarettes (de 18 ans et plus, bien que le rapport Ipsos mentionne 14 ans et plus) dans une enquête en face-à-à-face. Le rapport conclut que:
53,8 % de la population totale (en Allemagne) est généralement connue. Cela inclut 37,1 % qui, de leur propre initiative, l’associent correctement à Marlboro/cigarettes/fumage. 78,4 % des «acheteurs/fumeurs de cigarettes» connaissent ses cigarettes; cela inclut 60,8 % qui pensent à Marlboro/cigarettes/fumage dans ce contexte.
Le degré de caractère distinctif ajusté de la variété Marlboro ̀ rooftop en rapport avec les cigarettes est très élevé et s’élève à 73,6 % pour le public pertinent des «acheteurs/fumeurs de cigarettes», ce qui inclut presque le même nombre d’attributions correctes par le nom à «Marlboro/Philip Morris» (71,6 %) — signe d’une certaine force de marque.
Pièce 29: un extrait d’une enquête réalisée en Italie intitulée «Marlboro Gold Original — étude Quantitative — Italie», datée du 2010 juillet.
Pièces 33 et 35: articles de presse sur différents sites web, à savoir:
o«Cigarettes sans logo» (cigarettes sans logo) sur http://business.lesechos.fr/, daté du 07/07/2014 (et une traduction en anglais).
L’article se lit comme suit: «Les marques dépensent fortunes pour créer et développer leur identité sensorielle, en commençant par les signes visuels
&bra;… &ket; avec le logo Marlboro, ce toit rouge protecteur, sans besoin du nom!»
o«Marlboro «relaunch»; Lucky Strike in a tin», le site http://weiterzugehen.net, daté du 12/07/2014.
L’article se lit comme suit: «Le dessin propre ici est cantonné. C’est ce que l’on peut voir. Selon ma compréhension, c’est à la date à laquelle il n’est pas nécessaire d’écrire la marque proprement dite».

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o«Philip Morris révèle une nouvelle recherche de Marlboro» sur www.talkingretail.com, daté du 29/01/2015. Il montre la représentation graphique suivante: «nouveaux dessins ou modèles et mises à niveau de
produits pour Marlboro»: .
Pièces 38 et 39: du matériel publicitaire et commercial pour l’Allemagne et la Pologne, montrant l’utilisation de l’élément graphique en forme de toit seul et sans ajout du
mot «Marlboro»; par exemple: et
.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders.
La renommée de la marque antérieure a été confirmée dans plusieurs décisions &bra; 25/02/2019, R 1322/2018-2, Raquel Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES (fig.)/FILTER CIGARETTES PM Marlboro 20 CLASS A CIGARETTES (fig.) et al.; 15/04/2020, R 1454/2019-5, HERO squeeze (fig.)/DEVICE OF A FIEMENT IN BLUE WITH FIVE SIDES (fig.) et al., § 18; 27/02/2015, R 1585/2013-1, SUPER ROLL (fig.)/DEVICE OF A SHAPE (fig.) et al.
En outre, la notoriété de l’élément de toit a été expressément reconnue par les chambres de recours &bra; 27/02/2015, R-1585/2013 1, SUPER ROLL (fig.)/DEVICE OF A SHAPE (fig.) et al. &ket;, où il était indiqué que
la marque Marlboro et le toit Marlboro lui-même — faisant partie de la marque Marlboro — ont acquis une renommée considérable dans toute l’Europe auprès du public pertinent. Les documents présentés par l’opposante font référence indifféremment au nom commercial ou à la marque Marlboro et au toit Marlboro ainsi qu’à la marque et au toit. Le toit étant enregistré en tant que marque et utilisé dans différentes couleurs, les produits du tabac sont plus saveurs et emballages.
Les éléments de preuve produits montrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent. Les rapports annuels (pièces 11 et 36), les classements de marques provenant de sources indépendantes et d’enquêtes (en particulier de BrandZ et de Forbes, pièces 22 et 23), les enquêtes (pièces 27 à 29) et le matériel publicitaire et commercial (pièces 38 et 39) étayent tous les arguments de la demanderesse concernant la renommée et le

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caractère distinctif élevé de la marque antérieure et (voir en particulier les articles de presse produits en tant que pièces 33 à 35) le dessin de toit.
Par conséquent, et à la lumière de la jurisprudence selon laquelle l’Office doit prendre en considération des décisions antérieures et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74), les décisions de l’Office présentées en tant que pièces 1 à 7 indiquent clairement que la marque antérieure et le dessin ou modèle de toit jouissent d’une renommée substantielle au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que ces décisions aient établi la renommée de la marque antérieure et du dessin de toit avant la date de dépôt de la MUE contestée, il ne peut être raisonnablement conclu que la marque antérieure et le dessin ou modèle de toit ne jouissaient plus d’une renommée à la date de dépôt de la demande en nullité ou à la date de la présente décision. La renommée d’une marque s’acquiert, en général, progressivement et ne peut être simplement tournée et éteinte, même en tenant compte du marché concerné. En l’espèce, cela est illustré par le classement très élevé de la marque «Marlboro» par BrandZ et Forbes (pièces 22 et 23), qui concernent la période juste avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir respectivement 2010-2022 et 2020. Bien que ces classements soient «mondiaux», c’est- à-dire qu’ils concernent les marques les plus précieuses au monde et donc pas nécessairement celles de l’Union européenne, il ne fait aucun doute que la marque «Marlboro» et, par extension, le dessin de toit, étaient/sont toujours renommés aux dates susmentionnées. Cela est d’autant plus probable pour les produits en cause que, étant donné que les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs à l’égard de la marque des cigarettes qu’ils fument, les consommateurs de produits compris dans la classe 34 sont généralement fidèles à la marque &bra;-26/02/2010, R 1562/2008 2, victory slims (fig.)/VICTORIA et al. &ket;.
Par conséquent, indépendamment de la renommée substantielle incontestée de l’élément verbal «MALBORO», les consommateurs se sont habitués à voir la forme du dessin de toit, indépendamment de toute couleur, comme un identifiant d’entreprise pour «Marlboro» jouissant d’une grande renommée pour des cigarettes comprises dans la classe 34 &bra; 15/11/2021, R 261/2021-5, DEVICE OF A PACK OF CIGARETTES (fig.)/Marlboro (fig.) et al. &ket;.

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b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est un signe figuratif composé d’un élément figuratif polygonale représenté en noir, avec cinq côtés. Les deux faces intérieures de ce polygone forment les deux côtés d’un triangle orienté vers le bas, avec l’espace vif représentant les deux côtés d’un triangle blanc ou la forme d’un toit orienté vers le haut.
Le signe contesté a la forme d’un paquet de cigarettes composé d’un fond blanc contenant une petite forme pentagonale grise en haut, pointant vers le bas, et d’une grande forme de pentagone gris orienté vers le haut. Le signe contesté comprend également d’autres éléments représentés en gris, à savoir un blason et le mot «Napoli» placés au-dessus de la grande forme de pentagone. Le signe contesté comprend également les mots «SPECIAL EDITION» qui, en raison de leur très petite taille, sont à peine perceptibles et donc négligeables. Étant donné que ces éléments sont susceptibles d’être ignorés par le public pertinent, ils ne seront pas pris en considération.
Le blason du signe contesté est relativement banal et courant dans différents secteurs, y compris celui du tabac et des produits liés au tabac. Il est notoire que les emballages de cigarettes présentent souvent certaines représentations de blasons. Par conséquent, cet élément figuratif du signe contesté sera perçu comme un élément décoratif (07/02/2013, 50/12-, METRO KIDS COMPANY, EU:T:2013:68, § 34-35).
Le mot «Napoli» sera perçu par une partie substantielle du public pertinent comme une référence au lieu géographique où les produits peuvent être fabriqués. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
La grande forme pentagonale du signe contesté est assez frappante et occupe une partie importante de ce signe.

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Bien que les signes diffèrent par certains aspects qui, comme expliqué ci-dessus, sont dépourvus de caractère distinctif ou décoratifs, ils comprennent tous deux des formes polygonales très similaires, représentées dans le signe contesté par la négative de la marque antérieure, de sorte que le blanc devient foncé et foncé. La couleur et le jeu de couleurs n’ont aucune incidence sur la question de savoir si la forme polygonale sera reconnue: c’est la forme polygonale en tant que telle qui constitue la marque antérieure et qui jouit d’une renommée substantielle. Par conséquent, les signes sont au moins similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. La marque antérieure étant purement figurative, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «Napoli» et du blason de l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’éléments non distinctifs ou décoratifs.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice sera réalisé.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;

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Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Les produits renommés de l’opposante, à savoir les cigarettes, et les produits contestés compris dans la classe 34 sont soit identiques, soit, tous étant des articles pour fumeurs, étroitement liés aux cigarettes.
Le degré de renommée de la marque antérieure dans l’Union européenne est élevé en raison de son usage intensif et de longue durée. La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque normal, qui est devenu accru en raison de cet usage intensif et de longue durée.
Les signes ont été jugés au moins faiblement similaires sur le plan visuel.
Étant donné que les produits sont achetés non seulement sur le plan phonétique mais également sur le plan visuel, les aspects visuels de la comparaison sont pertinents.
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils seront confrontés au signe contesté, les consommateurs pertinents l’associeront probablement à la marque antérieure, c’est-à- dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, 301/09, CITIGATE/CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96).
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (-06/07/2012, 60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.

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L’opposante fait valoir les arguments suivants:
Le signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure. Elle utilisera la marque antérieure renommée en tant que véhicule pour générer un goodwill commercial pour ses produits. Le signe contesté «baleine commerciale» de la marque antérieure permettra de parasiter les efforts et les investissements de la demanderesse. En outre, le signe contesté porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure. L’usage de la marque de l’Union européenne contestée éclipsera le caractère distinctif de la marque antérieure car il affaiblira l’association forte entre le dessin de toit et les produits de l’opposante.
En d’autres termes, l’opposante prétend que l’usage du signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice à son caractère distinctif.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante soutient que l’image (positive ou négative) d’un dispositif de toit amènera le public à associer immédiatement les produits contestés à la marque renommée et au goodwill de l’opposante, tirant ainsi indûment profit de cette renommée. En effet, les sacs de tabac sont placés dans des positions différentes dans les tabacs ou dans les rayons des magasins hors taxes d’aéroport (deux endroits où l’élément visuel d’un signe est particulièrement pertinent au moment de l’achat), le dispositif de toit étant clairement l’élément qui, indépendamment de sa position sur l’emballage, sera le plus accrocheur pour le consommateur, qui est également habitué à voir le dispositif de toit de l’opposante dans des positions, des tailles et des couleurs différentes sur ses produits. Les produits de la demanderesse compris dans la classe 34 sont précisément certains des produits pour lesquels les marques antérieures de l’opposante jouissent d’un caractère notoire incontestable. Les produits restants sont également très similaires à ceux de l’opposante. Étant donné que les marques antérieures sont très connues et que les contextes commerciaux dans lesquels les produits respectifs sont promus coïncident, les consommateurs des produits «MARLBORO» établiront de manière irrémédiable un lien entre le signe contesté et les marques antérieures notoirement connues de l’opposante. Dans ce contexte, les consommateurs sont susceptibles de retenir le mauvais produit, induit en erreur par l’apparence similaire de la marque contestée. Comme indiqué ci-dessus, même s’ils se rendent compte, à la suite d’un examen plus attentif, que ce qu’ils ont acquis n’est pas le produit visé, ils peuvent décider de garder le produit en tout état de cause parce qu’il est moins cher, parce qu’ils souhaitent essayer de le faire, ou parce qu’ils ne souhaitent simplement pas payer une nouvelle fois. Dans tous ces cas, la demanderesse aura atteint son objectif, à savoir mettre son produit dans les mains du consommateur en utilisant des pratiques commerciales inacceptables,

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c’est-à-dire en utilisant une apparence similaire à celle qui caractérise la marque renommée de l’opposante.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
&bra;… &ket; s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Un nombre important de consommateurs peuvent décider de se tourner vers les produits contestés de la titulaire de la marque de l’Union européenne en raison de l’association mentale avec la marque antérieure renommée de la demanderesse, détournant ainsi ses pouvoirs d’attraction et de valeur publicitaire. Cela peut stimuler les ventes des produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans une mesure disproportionnée par rapport à l’importance de ses propres investissements promotionnels. Il peut en résulter une situation inacceptable dans laquelle le titulaire de la marque de l’Union européenne est autorisé à exploiter de manière parasitaire les investissements réalisés par la demanderesse pour promouvoir et renforcer le goodwill de sa marque. Cela conférerait un avantage concurrentiel à la titulaire de la marque de l’Union européenne, étant donné que ses produits bénéficieraient de l’attractivité supplémentaire qu’ils tireraient de l’association avec la marque antérieure de la demanderesse.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une demande en nullité soit fondée à cet égard, il suffit qu’un seul de ces types soit constaté. Comme indiqué ci- dessus, la division d’annulation a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types de préjudice s’appliquent également.
e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.

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Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth Francesca CANGERI Erkki Münter VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.