DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 58 566 (INVALIDITY)
Expensify, Inc., 548 Market St St 61434, 94104 San Francisco, Californie, États-Unis (demanderesse), représentée par Pinsent Masons Ireland LLP, 1 vent Lane, DO2 F206 Dublin, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Swappoint AG, Bahnhofstrasse 54, 8001 Zürich, Suisse (titulaire de la MUE), représentée par Heuking Kühn Lüer Wojtek, Prinzregentenstr. 48, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 03/10/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.

2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 27/01/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 162 917 «KARMAPOINT» (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 09/12/2019 et enregistrée le 05/06/2020. La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Matériel informatique; Logiciels; Dispositifs et supports de stockage de données; Équipements et appareils de traitement de données, et accessoires électroniques et mécaniques; Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques.
Classe 35: Services demarketing et de promotion, en particulier promotion des produits et services de tiers, publicité et marketing; Services de publicité et de marketing, de fidélisation de la clientèle, de primes, de motivation et de programmes de primes; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Administration commerciale; Conseils concernant le troc; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Assistance commerciale et information des consommateurs; Conduite et négociation de transactions de bardage pour des produits et services; Soutien et assistance en matière de traitement de transactions commerciales pour le compte de tiers; Services de conseils en organisation dans le domaine du commerce électronique.
Classe 36: Services financiersimmobiliers; Services financiers et monétaires, services bancaires; Services financiers en rapport avec les devises numériques.
Classe 38: Télécommunications; séros de télécommunications; Accès au contenu, aux sites web et aux portails; Fourniture d’accès à des plateformes internet pour l’utilisation de services sur l’internet.

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Classe 39: Transport, transport de passagers et de marchandises; Courtage de transport; Services dans le domaine des transports, de la logistique et de la locomotion; Services dans le domaine des transports durables, de la logistique durable et de la locomotion durable; Covoiturage et courtage de transport; Services de covoiturage; Location de véhicules; Organisation du transport; Emballage et entreposage de marchandises et services de stockage général; Location d’installations de stockage et de casiers; Transports; Fourniture d’informations et de commentaires concernant les voyages.
Classe 41: Éducation, loisirs et sports; Mise à disposition d’événements éducatifs, récréatifs, sportifs et culturels, en particulier en rapport avec des devises numériques ou des devises de change; Édition et reportages photographiques; Publication électronique d’informations relatives aux produits et services de tiers, à savoir informations sur la comparaison des prix, avis de produits et informations sur la réduction de prix; Publication électronique d’informations et de commentaires concernant les produits et services de tiers.
Classe 42: Servicesinformatiques, programmation de logiciels dans le domaine du commerce électronique; Services de conseils en matière de logiciels utilisés dans le domaine du commerce électronique; Hébergement de plates-formes de commerce électronique sur Internet; Services scientifiques et technologiques; Services de conception.
Classe 45: Services juridiques, en particulier octroi de licences de droits; Octroi de licences de concepts de franchise; Octroi de licences de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
L’affaire pour le demandeur:
La titulaire n’a pas expliqué correctement son intention d’utiliser la marque pour les produits et services enregistrés. L’enregistrement contesté devrait être déclaré nul pour les raisons suivantes:
A. les produits et services pour lesquels la protection de la marque a été obtenue couvrent un éventail extrêmement large de produits et de services, pour lesquels beaucoup ne peuvent présenter aucune justification commerciale plausible à l’usage dans le contexte des activités du titulaire, suggérant un manque d’intention sérieuse d’utiliser l’enregistrement contesté, mais plutôt une intention de porter atteinte aux intérêts légitimes des tiers, y compris du demandeur, souhaitant utiliser la marque.
B. il n’y a aucun historique apparent de la commercialisation de la part de la titulaire. La demanderesse n’est pas privée de la relation commerciale entre la titulaire et Karmapoint AG, mais même si l’usage actuel par Karmapoint AG est fait avec le consentement de la titulaire, il existerait à l’évidence un écart très large entre la portée limitée de l’usage de la marque «KARMAPOINT» par Karmapoint AG par l’intermédiaire de son application mobile et la spécification incompréhensible des produits et services couverts par l’enregistrement contesté.
C. la spécification des produits et services de l’enregistrement contesté est substantiellement similaire à ceux couverts par les enregistrements de la titulaire pour d’autres marques telles que «KARMACOIN» et «SWAP POINT» au Royaume-Uni et/ou dans d’autres pays/territoires, ainsi que ceux couverts par des marques de la société apparemment liée Schweiser Kapital Holding AG. Ceci indique que la titulaire a simplement

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reproduit ou recyclé les spécifications de ses marques existantes sans tenir compte de l’usage réel ou prévu de «KARMAPOINT». En d’autres termes, la titulaire n’a pas correctement adapté son enregistrement pour la marque «KARMAPOINT» et s’est prévalue d’enregistrements antérieurs pour des marques affiliées détenues par Umut Ertan, sans tenir compte de l’usage réel ou prévu des marques.
Les captures d’écran visant à démontrer l’usage de la marque de l’Union européenne contestée ne sont pas datées. Ils sont également difficiles à lire. Les captures d’écran ne disent rien quant à l’importance de l’usage prétendu de l’enregistrement contesté en termes de géographies et de délais. Ils ne sont tout simplement pas adaptés pour servir d’exemple d’usage effectif de la marque de l’Union européenne contestée et doivent dès lors être rejetés en tant qu’éléments de preuve en l’espèce. La titulaire semble n’utiliser sa marque que dans le cadre d’une seule application mobile sans plans d’expansion visibles.
Enfin, la demanderesse fait valoir que les observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne datées de quand? devraient être ignorées parce qu’elles ont été déposées tardivement.
À l’appui de ses observations du 21/08/2023, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants, non datés:
Pièce A:
Pièce B:

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L’affaire concernant la titulaire de la marque de l’Union européenne:
La demanderesse doit prouver l’existence d’une mauvaise foi de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt de l’enregistrement contesté, c’est-à- dire que la charge de la preuve de la mauvaise foi incombe au demandeur. En l’espèce, la demanderesse n’a clairement fourni aucune preuve directe ou indirecte appropriée ni aucun indice objectif, pertinent et cohérent, même de nature circonstancielle, à l’appui de son allégation de mauvaise foi de la titulaire de la MUE. Au lieu de cela, la demanderesse fournit de simples spéculations.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque contestée et la marque est toujours dans la période de cinq ans afin de construire un usage sérieux pour les produits et services spécifiés. La titulaire de la marque de l’Union européenne a développé une application logicielle mobile, qui a été lancée pour téléchargement dans les magasins d’applications et Google en décembre 2021. L’usage qui est démontré dans les éléments de preuve collés dans les observations et, en particulier, les extraits suivants:

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La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que l’argumentation de la demanderesse est dépourvue de preuves concernant l’intention malhonnête de la titulaire et la raison d’être de la vaste liste de produits et services couverts par l’enregistrement contesté.
La titulaire soumet une déclaration solennelle de son fondateur exposant les intentions et les projets d’utilisation de la marque «KARMAPOINT» dans diverses activités commerciales. La déclaration solennelle vise à fournir des précisions sur les démarches entreprises par la titulaire en relation avec les produits et services de lancement sous l’enregistrement contesté. Ces étapes comprennent le dépôt de demandes de marques dans différents pays, l’acquisition de la protection du nom de domaine KARMAPOINT.COM, le développement et le lancement de l’application KARMAPOINT et l’investissement dans ces initiatives. La déclaration solennelle vise également à apporter la preuve de l’usage prévu de la marque sous l’enregistrement contesté pour inclure la mise en réseau d’affaires, la culture, l’art/divertissement, l’apprentissage, l’actualité, l’information, l’information, la société, la bienfaisance et l’environnement, tous dans le cadre de projets de fidélisation, de fidélisation et de motivation pour des tiers, y compris d’autres entreprises, afin de générer et de rassembler des points de vente ou d’achat, qui seront gérés par la titulaire. La déclaration sous serment ajoute que le programme vise à inclure des programmes de fidélité et des

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programmes de motivation pour les employés, les clients et les partenaires commerciaux, capables de recueillir des points sur les ventes de différentes entreprises et des points numériques d’échange ou de pièces de monnaie en tant que cadeaux.
La titulaire prétend également se positionner en tant que plateforme de négociation et d’échange.
La titulaire faisait valoir que la demanderesse n’avait pas prouvé que l’enregistrement avait été effectué de mauvaise foi à la lumière des éléments de preuve produits.
La demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants:
Avec les observations du 05/04/2023:
Annexe 1: Extrait de l’OMPI de l’enregistrement international no 1 553 877 «KARMAPOINT» enregistré le 05/06/2020 par la titulaire de la MUE, fondé sur une marque suisse déposée le 09/12/2019 et désignant AU — GB — IL — IN — JP — NO — NZ — TR — US- CN — LI — MC — RS — RU — UA.
Annexe 2: Extrait de l’enregistrement international no 1 621 046
fondé sur une marque suisse déposée le 09/12/2019 et désignant la société AL — AM — AZ — BA — BT — BY — CN — CU — CY — CZ — DZ — EG — HR — EI — KE — KG — KP — KZ — LR — LS — LV — MA — MC — MD — MK — MN — MZ — MZ — RU — System — SI — SK — SL — SZ — Téo — N — VA — MN — MN — MZ — MN — MW — VA — post post post post post post post post — VAB — MN — VAB — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MZ — MN — MN — MN — MZ — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN — MN –
Avec des observations confidentielles du 26/10/2023 (uniquement mentionnées en termes généraux):
Pièce A: Captures d’écran concernant la disponibilité de la demande «KARMAPOINT» sur le magasin Apple et Google Play Store, ainsi qu’une capture d’écran montrant la date de lancement le 17/12/2021. Pièce B: Captures d’écran du site internet proposé sous karmapoint.com montrant également les différentes fonctions et possibilités de la demande «KARMAPOINT». Pièce C: Déclaration solennelle du fondateur et membre du conseil d’administration de la titulaire de la MUE, datée du 11/10/2022, déposée dans le cadre d’une procédure en Nouvelle-Zélande.
Avec les observations du 12/12/2023:
Pièce D: Décision IP Australia du 23/11/2023. Pièce E: Extrait de l’enregistrement international 1 553 877 «KARMAPOINT» de l’OMPI, déposé par la titulaire de la MUE et enregistré le 05/06/2020

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OBSERVATIONS LIMINAIRES SUR LA RECEVABILITÉ DES OBSERVATIONS ET ÉLÉMENTS DE PREUVE DE LA TITULAIRE DE LA MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE DU 12/12/2023
La demanderesse demande à l’Office de considérer comme irrecevables les éléments de preuve produits par le titulaire le 12/12/2023, à savoir après l’expiration du délai fixé le 26/10/2023.
La titulaire de la marque de l’Union européenne indique qu’elle n’a pas pu produire les éléments de preuve en question dans le délai fixé au 26/10/2023 étant donné que les décisions prises par l’Office australien datent du 23/11/2023.
Conformément à l’article 64, paragraphe 1, du RMUE, l’Office peut inviter les parties à présenter leurs observations aussi souvent qu’il le juge nécessaire. Des échanges d’observations supplémentaires peuvent être autorisés dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque des preuves pertinentes supplémentaires, qui n’auraient pas pu être présentées au préalable, sont présentées au cours du dernier cycle. L’Office a pour pratique d’accorder aux parties un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé de nouveaux documents après l’expiration du délai fixé par l’Office. Le fait que les éléments de preuve supplémentaires n’étaient pas disponibles avant l’expiration du délai, comme il ressort de la date du document, justifie le dépôt tardif de ces éléments de preuve. Par conséquent, l’Office a jugé approprié de permettre une nouvelle série d’observations. Cette décision ne porte nullement atteinte aux droits de la demanderesse étant donné qu’en premier lieu, elle a eu la possibilité de répondre et que l’acceptation des nouveaux documents produits par la titulaire n’a aucune incidence sur l’issue de cette décision.

Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les

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facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Description des faits pertinents et appréciation de la mauvaise foi
Une situation susceptible de donner lieu à une mauvaise foi est celle où une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique en raison de l’utilisation d’un signe sur le marché, qu’un concurrent enregistre ultérieurement dans l’intention de concurrencer déloyalement l’utilisateur initial du signe.
En pareil cas, la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48, 53) a déclaré que les facteurs suivants, en particulier, devaient être pris en considération:
a) le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne contestée;
b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;
c) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé; et
d) si, en déposant la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait un objectif légitime?
Les exemples susmentionnés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de déterminer si le demandeur était ou non de mauvaise foi lors du dépôt de la demande; d’autres facteurs peuvent également être pris en considération (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 20-21; 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 36).
La demanderesse en nullité n’a prouvé l’usage d’aucun droit antérieur. Les rares éléments de preuve produits ne sont pas datés et ne permettent donc pas de prouver qu’elle possède des droits antérieurs. Par conséquent, la demanderesseen nullité n’a produit aucun élément de preuve démontrant qu’au moment du dépôt de la MUE contestée le 09/12/2019, la titulaire de la MUE avait connaissance ou devait avoir connaissance de tout usage par la demanderesse en nullité d’un signe identique ou similaire pour des produits et services identiques ou similaires pour lesquels il pouvait exister un risque de confusion.
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige pas, en principe, que la marque de l’Union européenne contestée soit identique ou similaire à un droit antérieur. Toutefois, lorsque le demandeur en nullité affirme que l’intention du titulaire de la MUE était de détourner un ou plusieurs droits antérieurs, comme en l’espèce, il est difficile d’imaginer comment une allégation de mauvaise foi pourrait aboutir en l’ absence de droit antérieur.
En d’autres termes, la mauvaise foi ne saurait reposer sur le seul argument selon lequel la marque de l’Union européenne contestée a été déposée avec des spécifications générales. Comme indiqué par la titulaire de la marque de l’Union européenne, la marque de l’Union européenne contestée est toujours sous le délai de grâce de 5 ans à compter du 05/06/2020. Il existe des preuves de l’usage pour une partie des produits et services et des

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dépôts dans différentes juridictions témoignent d’un intérêt légitime de la titulaire de la MUE (voir 07/06/2011, T-507/08, 16PF, § 88:
ni le règlement no 40/94 ni la jurisprudence ne fournissent de fondement permettant au Tribunal de constater l’existence de la mauvaise foi compte tenu de l’importance de la liste des produits et des services figurant dans la demande d’enregistrement, de sorte que cet argument doit être rejeté.
L’argument de la demanderesse selon lequel la titulaire de la marque de l’Union européenne a reproduit des spécifications de marques antérieures sans tenir compte de l’usage du signe contesté est également dénué de pertinence (29/01/2020, C-371/18, SKYKICK, § 76 et 78:
Certes, le demandeur d’une marque n’est pas tenu d’indiquer, ni même de connaître avec précision, à la date de dépôt de sa demande d’enregistrement de marque ni à l’examen de cette demande, l’usage qu’il fera de la marque demandée et il dispose d’un délai de 5 ans pour commencer un usage effectif conforme à la fonction essentielle de cette marque (…).

Lamauvaise foi du demandeur de marque ne saurait être présumée sur la seule base de la seule constatation que, au moment du dépôt de sa demande, ce demandeur n’avait pas d’activité économique correspondant aux produits et services visés dans cette demande.

Enfin, le dépôt d’oppositions en tant que telles n’est pas un indicateur d’une éventuelle mauvaise foi de la titulaire de la MUE; d’autres faits seraient nécessaires (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17).
Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne l’a indiqué à juste titre, la division d’annulation ne peut fonder une décision sur de simples spéculations de la demanderesse.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande en nullité doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
JESSICA N. LEWIS Janja FELC

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Carmen SÁNCHEZ Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.