DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 60 646 (REVOCATION)
Paulo Sérgio Malo De Carvalho, Monte da Charca, EN 251, 2985-065 Canha, Portugal (partie requérante), représentée par Baptista, Monteverde indirects Associados, Edifício Heron Castilho Rua Braamcamp, 40-5 E, 1250-050 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Maló Clinic, S.A, Avenida dos Combatentes, no 43, 10° piso, letra C, 1600-042 Lisboa, Portugal (titulaire de la MUE), représenté par Nuno Aureliano, Praça de Londres n.° 9, 2.° Esquerdo, 1000-192 Lisboa, Portugal (représentant professionnel).
Le 09/08/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 19/06/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 15 545 932 «MALOCLINIC rehabilitation PROTOCOL FOR EDENTULOUS PEOPLE» (marque verbale). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 10: Implants dentaires, ponts Implants à usage dentaire, oncrusts dentaires, pins pour dents artificielles.
Classe 44: Services médicaux en matière de dents.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Lerequérant explique qu’il (Paulo Maló) était l’associé fondateur et gérant, successivement, le principal actionnaire et président du conseil d’administration de Malo Clinic depuis la constitution de la société les 16/03/1995 et 27/05/2019. Il affirme qu’il était (et est toujours) un chirurgieux dentaire prestigieux connu pour ses techniques et services de soins dentaires innovants et reconnus (appelés «All-on-4»ou«All-on-Four»ou«All-in-Four»), qu’il a développés dans les années 1990. Cette technique qui a été considérée comme l’une des avancées les plus importantes dans le domaine de l’Implant Dentistry et qui est, selon la requérante, largement reconnue comme l’option de traitement supérieur pour un remplacement des dents pleines. Le requérant affirme avoir reçu plusieurs distinctions pour ses services médicaux ainsi que pour ses compétences de direction, de direction et d’entreprise, comme indiqué dans les médias portugais et internationaux. Le requérant explique en outre qu’il enseigne et enseigne des professionnels de la dentisterie dans le monde entier et qu’il est connu au Portugal ou au niveau international simplement par

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«Malo» par tous les dentistes, partenaires, patients et grand public et qu’il s’agit d’un symbole de la plus haute qualité des services de soins dentaires. Le demandeur poursuit en expliquant que, s’il était le directeur de Malo Clinic, il a enregistré plusieurs marques contenant son nom «Malo» au nom de sa société Malo Clinic (devenue la titulaire de la marque de l’Union européenne), dont la marque contestée. Jusqu’au 2019 septembre, l’usage de marques portant le nom MALO et détenues par le Malo Clinic a toujours été associé à Paolo Maló, à son prestige, à son expertise et aux techniques innovantes en matière de soins dentaires. Selon la requérante, l’utilisation du nom «MALO» dans les marques a attiré et attire de nombreux patients auprès de Malo Clinic en raison de la perception que les services de soins dentaires correspondants sont liés à Paulo Maló et à ses techniques reconnues.
La demanderesse poursuit en expliquant qu’en raison de la crise économique mondiale qui a eu lieu en 2008, Malo Clinic a connu une période de difficultés financières et a été contrainte de promettre à Novo Banco, S.A. les actions représentant le capital de Malo Clinic détenu par une société holding détenue par Paolo Maló. Selon la requérante, en mai 2019,
Novo Banco S.A. a refusé de négocier le remboursement progressif du capital détenu par Malo Clinic et a décidé d’exécuter la nantissement sur les actions représentant le capital social de Malo Clinic. Le 27/05/2019, Novo Banco, S.A. a vendu à Risus Value, S.A. les actions représentant le capital social de Malo Clinic. De ce fait, le Malo Clinic a changé d’entreprise, il a cessé toute participation directe ou indirecte au Malo Clinic et a été supprimé de la position du conseil d’administration le 27/05/2019. Le requérant fait valoir que, malgré son départ du conseil d’administration, il a continué à fournir des services professionnels au Malo Clinic jusqu’au 2019 septembre. Après cela, il a cessé de collaborer ou n’a aucun lien avec le Malo Clinic. Selon la requérante, après avoir été licencié du conseil d’administration et avoir été contraint de démissionner de sa gestion clinique, il a informé Malo Clinic qu’il était interdit d’utiliser son nom «MALO» dans toute marque et/ou dénomination sociale, à quelque fin que ce soit, étant donné que cet usage dépendait manifestement de l’intégration de Paulo Maló dans le capital social et dans la structure de gestion clinique. Selon le requérant, il a également demandé au Malo Clinic d’informer tous les patients qu’il avait cessé de collaborer avec le Malo Clinic. Il affirme qu’en 2020 et en novembre 2022, il a adressé au Malo Clinic une lettre d’avertissement demandant au Malo Clinic de s’abstenir d’utiliser son nom «MALO», mais la clinique a continué d’utiliser le nom MALO dans ses marques.
Le demandeur poursuit en expliquant qu’à la fin de l’année 2019, il a commencé à collaborer avec la société Prosperity Tower, Lda («Prosperity»), fournissant des services de conseil et des services cliniques (cabinets). Il a signé un contrat de licence pour l’utilisation de son image et de ses droits de marque portant son nom MALO. La prospérité a commencé à utiliser, avec son consentement, les MUE, initialement demandées par lui et attribuées ensuite à la Proinée. Selon le requérant, le 20/08/2021, Malo Clinic a introduit une injonction préliminaire à l’encontre de Paulo Maló (et d’autres) devant le tribunal de la propriété intellectuelle de Lisbonne afin de l’empêcher d’utiliser son nom MALO. Toutefois, le 31/07/2022, le tribunal de la propriété intellectuelle de Lisbonne a rendu un arrêt rejetant totalement cette injonction préliminaire, qui a fait l’objet d’un recours de Malo Clinic. Le 09/11/2022, la Cour d’appel de Lisbonne a rejeté le recours de Malo Clinic, confirmant pleinement le jugement du tribunal de la propriété intellectuelle de Lisbonne. Dans cette procédure, il a été confirmé que MALOCLINIC est une marque notoirement connue des consommateurs de services de soins dentaires et que le nom «MALO» a attiré de nombreux clients auprès de la société et qu’il était donc logique de l’utiliser pour identifier les services. Après son départ, ses images sont toujours restées sur le site web de la clinique et de nombreux patients ont quitté la clinique parce qu’ils souhaitaient être soignés par lui.
La demanderesse affirme que le titulaire de la marque de l’Union européenne utilise le nom et les marques MALO CLINIC pour susciter la conviction auprès des patients et du public en

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général qu’il continue à collaborer avec la clinique ou que les services de soins dentaires fournis par Malo Clinic sont liés d’une manière ou d’une autre à ce dernier et à ses techniques de soins dentaires renommées et bien connues. Selon le requérant, après son départ, Malo Clinic a même continué pendant quelques mois à utiliser ses images dans l’une de ses cliniques pour maintenir la conviction parmi les patients que Paulo Maló était toujours en relation avec le Malo Clinic. Selon la requérante, force est de constater que Malo Clinic utilise de manière frauduleuse la marque contestée uniquement pour bénéficier de l’image, du prestige et de la renommée de la dénomination «MALO» dans les services de soins dentaires. Elle affirme en outre que l’usage fait par la titulaire de la MUE de la marque «MALOCLINIC» induit le public en erreur quant à la qualité des services de soins dentaires fournis sous cette marque.
La requérante fait valoir que MALOCLINIC est l’élément prédominant de la marque contestée. Elle affirme en outre que l’élément trompeur «MALO» est phonétiquement séparé de l’élément CLINIC et constitue clairement l’élément dominant et distinctif de la marque, CLINIC et «rehabilitation PROTOCOL FOR EDENTULOUS PEOPLE» sont descriptifs. Selon le requérant, la marque contestée transmet au public pertinent un message précis, clair et non équivoque selon lequel les services médicaux fournis par Malo Clinic sont liés à Paulo Maló et à ses services de soins dentaires. La requérante indique que la Cour d’appel de Lisbonne a considéré comme prouvé que la marque MALOCLINIC est indissolublement liée au prestige, à la renommée, à l’expertise et à l’innovation de Paulo Maló dans les services de soins dentaires. Toutefois, les qualités des services de soins dentaires associés au nom «MALO» (tel que perçu par le public) ne peuvent être établies par rapport à la marque MALO CLINIC, car il n’existe pas de lien personnel ou professionnel entre Paulo Maló et l’activité exercée par la titulaire de la MUE. Selon la demanderesse, l’utilisation actuelle de la marque MALOCLINIC par la titulaire de la MUE est objectivement (et délibérément) susceptible d’induire le public en erreur, notamment quant à la qualité de ces services, étant donné qu’elle crée dans le public l’apparence et la conviction que Paulo Maló collabore avec Malo Clinic et que Malo Clinic continue de bénéficier des connaissances, de l’expertise et de l’innovation technique de Paulo Maló dans le domaine des services de soins dentaires.
Enfin, la requérante cite la décision dans l’affaire C-259/04, Elizabeth Emanuel, et précise que, en l’espèce, le consommateur est influencé lors de l’achat des services de soins dentaires portant la marque MALOCLINIC en imaginant qu’il est concerné d’une manière ou d’une autre avec ces services mais, à la différence des circonstances de l’affaire Elizabeth Emanuel Malo Clinic, ne peut garantir les qualités desdits services de soins dentaires puisqu’il ne collabore plus avec le Malo Clinic. Dès lors, selon la requérante, l’existence d’une tromperie effective ou, à tout le moins, d’un risque suffisamment grave de tromperie est manifestement vérifiée en l’espèce.
La demanderesse produit les éléments de preuve suivants à l’appui des allégations susmentionnées:
Annexe 1: Une impression du site webwww.maloclinics.com, dont il ressort, entre autres, que MALO CLINIC est reconnue dans le monde entier pour son savoir-faire et son innovation, en tant que référence dans le domaine dentaire. Il dispose d’une équipe multidisciplinaire internationalement reconnue et référencée, composée de dentistes hautement qualifiés.
Annexe 2-3: Images de MaloClinic à Lisbonne.
Annexe 4: Article Wikipédia sur Paolo Maló, un dentiste portugais et un homme d’affaires portugais
Annexe 5: Article Wikipédia sur la technologie All-on-4 (tous les dents étant soutenus «sur quatre» implants dentaires).
Annexe 6: Google Search sur le terme «Paolo Malo».

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Annexe 7-11: Articles de différents journaux portugais, publiés en 2010, 2022 et 2023, mentionnant Paolo Maló et son concept de traitement dentaire All-on-4 qui a été lancé commercialement. Annexe 12-14: Déclarations de témoins signées par trois personnes différentes, affirmant que Paolo Maló est connu au Portugal et au niveau international. Annexe 15-16: Lettres d’avertissement signées par Paolo Maló en 2022, adressées à MANOCLINIC pour arrêter d’utiliser son nom au nom de la clinique et des marques.
Annexe 17: Contrat de licence du 29/01/2022 signé entre Paulo Maló et la société Prosperity pour l’utilisation de son image et des marques portant le nom «Malo» ° Annexes 18 et 19 Arrêt du 09/11/2022 de la Cour d’appel de Lisbonne (et sa traduction), rejetant l’injonction préliminaire de Malo Clinic à l’encontre de Paulo Maló.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que les arguments avancés par la demanderesse sont dépourvus de base juridique ou factuelle et présentent une version incorrecte des faits juridiquement pertinents. Elle fait valoir qu’il est tout à fait inexact que la requérante a inventé tout processus et qu’elle est un entrepreneur couronné de succès dans la mesure où il est en fait confronté à une situation juridique de faillite fautive.
La titulaire de la marque de l’Union européenne confirme que son entreprise a été constituée en 1995 (sous le nom CLÍNICA MALÓ, Lda.) dans le but social de «fournir des services de chirurgie dentaire et médicale», par le partenaire Paulo Sérgio Maló de Carvalho
(la demanderesse), qui détenait la majorité du capital et Manuel Alberto Ferreira Gomes de Carvalho. En 2007, le nom de la société a été modifié en MALÓ CLINIC, LDA et, en juillet
2008, la société a été transformée en société par actions, avec une augmentation de son capital et l’adhésion de trois nouveaux partenaires. Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, Paulo de Carvalho a assumé les fonctions de président du Conseil d’administration de Maló Clinic, S.A., poste qu’il occupait jusqu’en 2018. La titulaire de la marque de l’Union européenne poursuit en affirmant qu’à la fin de 2016, lorsque la société Maló Clinic S.A. a présenté un résultat négatif, deux autres administrateurs ont été désignés. Depuis mai 2019, Malo Clinic S.A. est dans une situation économique faible, ce qui a conduit son principal créancier Novo Banco, SA à exécuter l’engagement financier sur toutes les actions représentant son capital social, par l’intermédiaire de Malo Clinic Group SGPS, SA, en tant que parts de Malo Clinic S.A. aliénated to Risus Value, S.A., le 27 mai 2019. L’entrée de risques sur la valeur, selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, a immédiatement permis la pleine mise en œuvre et la négociation avec les créanciers les plus pertinents, en vue de présenter un plan de redressement conduisant à sa revification. Le 27/05/2019, de nouveaux administrateurs ont été sélectionnés pour le triennium 2019/2021. La titulaire de la marque de l’Union européenne explique que, par le tribunal judiciaire du district de Lisbonne, la demanderesse a été déclarée insolvable. Le titulaire explique en détail la procédure d’insolvabilité engagée et précise que l’insolvabilité de la demanderesse a fait l’objet d’une attention médiatique et que, dès lors, le titulaire ne souhaite pas être associé à une procédure d’insolvabilité, d’autant plus qu’il évite les créanciers et que la situation d’insolvabilité est en réalité frauduleuse. À cet égard, elle cite deux paragraphes publiés dans le journal Negócios en 2021, dans lesquels il est indiqué que Paolo Maló est en faillite après que les banques ont tenté de recouvrer la dette depuis plusieurs années. La titulaire de la marque de l’Union européenne continue d’expliquer tous les événements et les actions en justice intentées contre la demanderesse, qui ne seront abordés en détail ultérieurement que si cela s’avère nécessaire en l’espèce. Elle indique que Maló Clinic, après le départ de Paolo Maló, a continué à garantir les caractéristiques et la qualité des services fournis dans ses cliniques reconnues par les dentistes, les partenaires, les patients et le grand public ainsi que la promotion de la croissance et de l’évolution

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continus de sa marque. Elle fournit plusieurs déclarations de patients différents (de 2021, 2022 et 2023), de pousser (publiquement) la clinique, ses dentistes particuliers et leurs services, ainsi que la référence aux prix reçus ces dernières années. Enfin, la titulaire de la marque de l’Union européenne énumère toutes les formations fournies par la société et les articles publiés par celle-ci. Enfin, la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la demande déposée par la société insolvable fait partie de sa stratégie de poursuite de son activité. tout en dissimulant les revenus de ses créanciers en employant des préhommes.
La titulaire de la marque de l’Union européenne, entre autres, fait référence à l’affaire Elizabeth Emanuel, dans laquelle le Tribunal a déclaré que le consommateur sait qu’un nom commercial reste lié au produit fabriqué par une entreprise, que cette société peut être transférée avec ce nom et qu’un consommateur moyen ne peut être trompé par le changement de titulaire d’une marque (ce qui, selon la titulaire, n’a même pas eu lieu en l’espèce). Elle cite en outre la décision dans l’affaire T-165/06 Elio Fiorucci, dans laquelle il était indiqué qu’ «on ne saurait déduire de la seule identité entre une marque et un nom de famille que le public concerné pensera que la personne dont le nom de famille est la marque a conçu les produits portant cette marque»; «l’usage de marques constituées d’un nom de famille est une pratique répandue dans tous les secteurs commerciaux et le public en question sait pertinemment que derrière chaque marque de nom de famille n’est pas nécessairement un styliste portant le même nom».
La titulaire de la marque de l’Union européenne poursuit en affirmant que la demanderesse elle-même a reconnu en 2010 que le titulaire de la marque de l’Union européenne et son activité étaient totalement autonomes par rapport à lui. Elle affirme en outre que la titulaire de la MUE jouit d’une renommée commerciale, d’une publicité et d’un marketing indépendants, d’une recette qui démontre la contribution négligeable de l’insolvable à son activité, à sa propre clientèle et à l’activité scientifique exclusivement développée par ses collaborateurs. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que le prestige et la renommée de la titulaire de la marque de l’Union européenne sont ternis en étant associés à une personne qui est non seulement insolvable mais également en bras d’insolvabilité et que la titulaire de la MUE ne souhaite pas être associée au demandeur insolvable, d’autant plus que le demandeur a déjà été suspendu par le passé de son activité professionnelle par l’ordonnance de Dentists, des faits notoires pour le grand public. Par conséquent, selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe aucune base pour déclarer la déchéance du signe contesté. La titulaire de la marque de l’Union européenne produit plusieurs éléments de preuve (ensemble 50 annexes), qui seront énumérés ultérieurement dans la décision si cela s’avère nécessaire.
Dans sa réplique, le requérant fait valoir que la question à apprécier et à trancher dans le cadre de la procédure de déchéance est celle de savoir si l’usage de la marque contestée, essentiellement caractérisée par le nom de famille Maló du requérant, est susceptible d’induire le public en erreur en transmettant l’impression ou l’idée fausse que Paulo Maló est (toujours) liée d’une manière ou d’une autre à la titulaire de la MUE. Selon la demanderesse, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé une longue réplique, faisant valoir plusieurs faits totalement dénués de pertinence pour la question sous-jacente et invoquant des arguments qui ne sont tout simplement pas convaincants parce qu’ils sont soit infondés, biaisés et/ou n’ont pas été démontrés.
La demanderesse affirme que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a donné aucune raison de maintenir l’usage des marques MALO après avoir été radiée de la société et que la clinique a connu une réorganisation majeure qui serait, selon la demanderesse, un moment idéal pour reléguer et couper tout lien ou association possible avec lui (Paulo Maló). Le demandeur affirme que Maló Clinic utilise les marques MALÓ, y compris la MUE contestée, pour faire croire aux patients et au grand public qu’il continue à collaborer avec

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elle ou que les services de soins dentaires fournis par le titulaire de la MUE lui sont liés d’une manière ou d’une autre et ses techniques de soins dentaires renommées et bien connues.
La demanderesse affirme également qu’en l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE, la question n’est pas de savoir si Maló Clinic a pu maintenir un certain niveau de qualité (au sens des normes de performance et de réussite des résultats) des services de soins dentaires après l’enlèvement de la clinique qu’il avait fondée 25 ans avant sa croissance continue. La question est, selon la requérante, que, en utilisant le nom MALÓ dans son nom commercial et ses marques, y compris la MUE contestée, Maló Clinic transmet au public pertinent un message précis, clair et non équivoque selon lequel les services médicaux fournis par Maló Clinic sont liés à Paulo Maló et à ses services de soins dentaires, ce qui n’a pas été le cas depuis septembre 2019. Le caractère erroné et trompeur du message véhiculé par l’utilisation des marques MALÓ par Maló Clinic dans de telles circonstances est de nature à conduire à une tromperie effective ou, à tout le moins, à un risque suffisamment grave de tromperie au sens de l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Dans sa réponse finale, la titulaire de la MUE affirme que les observations de la demanderesse sont dénuées de tout fondement, que plusieurs faits avancés par la demanderesse sont totalement dénués de pertinence et ne sont pas convaincants et que la demande en déchéance doit être rejetée dans son intégralité. Après l’expiration des délais fixés, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté, le 06/02/2024, neuf décisions, prises par l’Institut national portugais de la propriété industrielle (25/01/2024), rejetant la demande de déclaration déposée par Paolo Maló, concernant les marques détenues par la titulaire de la MUE. En outre, le 06/03/2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a également produit la décision rendue par le tribunal d’arrondissement de Lisbonne du 29/02/2024, dans laquelle elle a qualifié l’insolvabilité de la demanderesse de blâme. Les décisions mentionnées ont également été envoyées du côté des juridictions portugaises (respectivement le 24/01/2024 et le 29/01/2024).
Article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE — usage propre à induire le public en erreur
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, par suite de l’usage qui en a été fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est susceptible d’induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.
La cause de déchéance en raison d’un usage trompeur relève de l’intérêt général de la protection du consommateur et suppose «l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur» (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47).
L’applicabilité de l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE est subordonnée à la condition que la marque devienne trompeuse en raison de l’usage qui en a été fait par le titulaire après son enregistrement. Si le signe était déjà trompeur ou de nature à tromper le public à la date de la demande, cela serait pertinent dans une action en nullité. Un tel usage trompeur doit être dûment prouvé par la demanderesse en nullité (14/05/2009, T-165/06, Elio Fiorucci, EU:T:2009:157, § 36).

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L’Office doit examiner les faits conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans la limite des allégations de fait du demandeur en déchéance (13/09/2013, T-320/10, Castel,
EU:T:2013:424, § 28). Ce faisant, il peut tenir compte de faits évidents et notoirement connus. Toutefois, elle ne va pas au-delà des arguments juridiques présentés par la demanderesse en déchéance. La charge de la preuve, selon laquelle la marque est devenue trompeuse, incombe donc au demandeur en déchéance, qui doit également prouver qu’ en raison de l’usage fait du signe par le titulaire, celui-ci est devenu trompeur. Si l’utilisation est faite par une tierce partie, il incombe au demandeur en déchéance de prouver que le titulaire a consenti à l’usage, sauf si le tiers est un licencié.
Les critères à appliquer sont comparables à ceux appliqués dans les procédures fondées sur des motifs absolus de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE. Toutefois, ce n’est pas la capacité intrinsèque de la MUE à tromper le public au moment de son dépôt qui est pertinente, mais sa capacité à tromper le public du fait de son usage effectif.
La demanderesse fait valoir, en particulier, ce qui suit: Malo CLINIC est l’élément prédominant de la marque contestée l’élément trompeur «MALO» de la marque contestée est visuellement et phonétiquement séparé de l’élément CLINIC et constitue clairement l’élément dominant et distinctif de la marque, étant donné que les éléments CLINIC et
PROTOCOL FOR EDENTULOUS PEOPLE servent uniquement à décrire la nature du service. Dès lors, selon la requérante, la marque contestée transmet au public pertinent un message précis, clair et non équivoque selon lequel les services médicaux fournis par Maló Clinic sont liés à Paulo Maló et à ses services de soins dentaires. la Cour d’appel de Lisbonne a confirmé que la marque MALÓCLINIC est indissolublement liée au prestige, à la renommée, à l’expertise et à l’innovation de Paulo Maló dans les services de soins dentaires. les qualités des services de soins dentaires associés au nom «MALÓ», tels que perçus par le public, ne peuvent être établies par rapport à la marque Maló Clinic car il n’existe pas de lien personnel ou professionnel entre Paulo Maló et l’activité exercée par Maló Clinic. l’utilisation actuelle de la marque MALÓ CLINIC par la titulaire de la MUE est objectivement (et délibérément) susceptible d’induire le public en erreur, notamment quant à la qualité de ces services, étant donné qu’elle crée chez le public l’apparence et la conviction que Paulo Maló collabore avec Malo Clinic et que Malo Clinic continue de bénéficier des connaissances, de l’expertise et de l’innovation technique de Paulo Maló dans le domaine des services de soins dentaires. contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire Elizabeth Emanuel, Maló Clinic ne peut garantir les qualités des services de soins dentaires puisque Paulo Maló ne collabore plus avec Maló Clinic. Ainsi, l’existence d’une tromperie effective ou, à tout le moins, d’un risque suffisamment grave de tromperie est vérifiée.
Comme la demanderesse l’a souligné, lors de l’appréciation de l’aptitude à induire en erreur, c’est la perception de la marque par le public pertinent qui importe. Il convient donc de répondre ici à la question de savoir si la marque contestée, composée d’un mot «MALO», suivi d’un terme descriptif «CLINIC» et de l’expression «rehabilitation PROTOCOL FOR EDENTULOUS PEOPLE», qui est dépourvue de caractère distinctif pour au moins une partie du public, est de nature à tromper le grand public au Portugal, public sur lequel les parties ont limité leurs arguments. Le requérant fait valoir qu’en l’espèce, le caractère trompeur se produira parce que la partie initiale MALO sera perçue comme son nom de famille par le public pertinent (étant donné qu’il est la personne qui a créé la société Malo Clinic et qu’elle est célèbre auprès du public pertinent pour la prestation de services

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dentaires), alors qu’en réalité ce nom a été exploité par une société à laquelle la personne titulaire du nom n’est plus liée. La partie «clinic» serait simplement descriptive par rapport aux services en cause.
Il convient tout d’abord de noter que, à proprement parler, le mot «MALO» n’est pas le nom de famille de la demanderesse, étant donné qu’il manque la marque accentuée sur la lettre finale «O». Les marques d’accent sont extrêmement importantes en portugais, étant donné que l’absence d’une marque peut modifier complètement la signification du mot. Bien que le demandeur prétende qu’il est connu au Portugal uniquement par le nom «Malo», il existe des doutes quant à la question de savoir si l’élément MALO de la MUE sera effectivement perçu comme un nom de famille par le public pertinent au Portugal et, en l’espèce, le nom de famille du requérant, qui est le nom complet de Paulo Sérgio Maló de Carvalho. Il ressort des éléments de preuve que la demanderesse Paulo Sérgio Malo De Carvalho était le fondateur de la titulaire de la MUE (Clínica Maló, Lda. dans le but commercial de fournir des services de chirurgie médicale et dentaire) qui, en 2007, a changé de nom en MALÓ CLINIC, LDA. Paolo Maló a conservé le principal actionnaire ainsi que le président du conseil d’administration de la clinique depuis la constitution de la société en 1995 jusqu’à sa démission en 2019. Il a enregistré plusieurs marques au nom de la société par laquelle il était employé à l’origine, contenant une partie de son nom, à savoir «Maló», pour lesquelles il était connu par le public portugais à l’époque. En 2019, lorsque sa société connaissait des difficultés financières, le requérant a demandé un soutien financier qu’il a obtenu, mais après la procédure d’insolvabilité de la clinique, l’ensemble de l’activité ainsi que toutes les marques «MALO» ont été cédées à la société Risk us Value S.A en mai 2019. La requérante a d’abord continué à travailler pour la société, mais seulement jusqu’au 2019 septembre, date à laquelle il a démissionné. Le goodwill associé à la marque MALO CLINIC a été cédé avec l’entreprise. Étant donné que ses relations avec la titulaire de la marque de l’Union européenne sont devenues contradictoires, la demanderesse fait valoir, en particulier, que la déchéance de la marque contestée doit être prononcée au motif qu’elle induit le public en erreur quant à la qualité des services, qui n’ont plus été fournis sous son contrôle.
Comme indiqué ci-dessus, pour obtenir gain de cause sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE, la demanderesse doit prouver que le public est induit en erreur, notamment en ce qui concerne les caractéristiques intrinsèques de la marque (nature, qualité ou provenance géographique) de ces produits ou services en raison de l’usage qui en a été fait.
Il convient de noter qu’en vertu de l’article 4 du RMUE, les noms de personnes sont spécifiquement énumérés à titre d’exemple de signes susceptibles d’être protégés. Ils doivent être examinés et traités selon les mêmes critères que les autres marques, aucun critère d’appréciation plus strict ne peut être appliqué à de telles marques (16/09/2004, C- 404/02, Nichols, ECLI:EU:C:2004:538, § 26). Par conséquent, les noms de personnes peuvent remplir la fonction de marque à condition qu’ils puissent distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (la fonction essentielle d’une marque) et qu’ils sont susceptibles d’être représentés. Cela signifie que les noms de personnes sont en soi conformes aux exigences de l’article 4 du RMUE. La question est de savoir si, compte tenu de la nature d’un nom de personne, le changement de titulaire d’une marque comprenant le nom d’une personne qui ne travaille plus pourrait en aucun cas rendre la marque trompeuse.
La Cour a fourni quelques indications dans l’affaire Elizabeth Emanuel, citée par les parties, dans laquelle une question similaire a été posée à la Cour de justice. La Cour a jugé que, lorsqu’une marque correspondait au nom d’une personne, l’intérêt général à la protection du consommateur déclenche la question de savoir si une telle marque présente, dans l’esprit

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du consommateur, un risque de confusion, en particulier lorsque la personne au nom de laquelle la marque correspond à l’origine personnalise les produits revêtus de cette marque. En effet, la cause de déchéance en raison d’un usage trompeur est dans l’intérêt général de la protection du consommateur. Toutefois, la Cour a estimé que les cas de refus d’enregistrement visés à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE supposent que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel,
EU:C:2006:215, § 47). Comme indiqué ci-dessus, les mêmes critères doivent être appliqués dans les procédures de déchéance fondées sur le caractère trompeur. Toutefois, ce n’est pas la capacité intrinsèque de la MUE à tromper le public au moment de son dépôt qui est pertinente, mais sa capacité à tromper le public du fait de son usage effectif.
Il importe de relever que, en l’espèce, la marque contestée ne correspond pas au nom d’une personne en tant que telle et, par conséquent, la situation est différente de celle dans l’ affaireElizabeth Emanuel. La marque contestée est composée du mot «MALO» suivi du mot «CLINIC». Les allégations de la demanderesse selon lesquelles l’élément trompeur «MALO» de la marque contestée est phonétiquement séparé de l’autre élément CLINIC et constitue clairement l’élément dominant et distinctif de la marque, CLINIC et «rehabilitation PROTOCOL FOR EDENTULOUS PEOPLE» sont descriptives. Dès lors, selon la requérante, la marque contestée transmet au public pertinent un message précis, clair et non équivoque selon lequel les services médicaux fournis par Malo Clinic sont liés à son fondateur Paulo Maló et à ses services de soins dentaires.
Compte tenu de la jurisprudence précitée, la marque contestée ne saurait, en tant que telle, être considérée comme trompeuse quant à la nature, à la qualité ou à la provenance géographique des produits et services qu’elle désigne sur la seule base du fait que la personne titulaire de ce nom n’appartenait plus à la structure de commercialisation des produits et services fournis sous cette marque. En l’espèce, la marque contestée n’est pas un nom de personne ou le nom du fondateur lui-même, mais la composition d’un nom de famille et certains termes descriptifs et non distinctifs. Le consommateur pertinent ne percevra pas la marque contestée comme un nom de personne en tant que tel. Pour parvenir à cette perception, une deuxième étape mentale est nécessaire. Même dans l’hypothèse peu probable où la partie MALO serait immédiatement perçue comme une référence au nom de la demanderesse ou de son nom de famille, le consommateur moyen sait que dans le cas où les noms de personnes sont des marques, cette personne n’est pas nécessairement directement impliquée dans la production de produits ou l’offre de services (conclusions de l’avocat général Colomer du 19/01/2006, C-259/04, Elizabeth FlorenceEmanue, ECLI:EU:C:2006:50, § 62 et 63). De l’avis de la division d’annulation, il est peu probable que le grand public croie que Paolo Maló, qui a créé sa société en 1995, participe d’une manière ou d’une autre à la fourniture des produits et services sous la marque contestée. En effet, lorsque le consommateur pertinent choisit une clinique dentaire telle que l’entreprise de la titulaire de la marque de l’Union européenne («leader mondial en dentisterie et en implantologie»), il sait qu’il ne peut s’attendre à ce que le fondateur de la société participe à la fourniture de tous les produits et services qu’il fournit et que, même si le consommateur moyen est susceptible d’être influencé dans son acte d’achat des produits ou de conclure les services sous la marque contestée, en imaginant que Paolo Maló est toujours impliquée dans la fourniture de ces produits et que la qualité de tous les services qu’elle a enregistrés n’est pas suffisante. Il est notoire que de nombreux fondateurs d’entreprises qui possédaient initialement une marque contenant leur nom de départ à la retraite, sortants ou vendent l’entreprise, mais leurs noms continuent de vivre sous la forme de marques populaires (par exemple, la marque Karel Lagerfeld) sans que la personne continue de travailler pour l’entreprise et sans que la société doive changer de nom. Il n’est pas rare que les entreprises aient des noms de personnes qui ne sont plus concernées par elles et il n’y a aucune raison de penser qu’une entreprise fournissant des produits dentaires et des services dentaires devrait être traitée différemment. En outre, en l’espèce, comme

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indiqué ci-dessus, la marque contestée n’est pas Paulo Sérgio Maló de Carvalho ni Paolo Maló, mais seulement une partie de son nom, même orthographié différemment, à savoir
«Malo», suivi de termes descriptifs et non distinctifs. Cela plaide encore plus en faveur de la conclusion selon laquelle la marque contestée n’est nullement trompeuse.
La requérante fait valoir que le public serait induit en erreur quant à la qualité attendue des services fournis, car il crée dans le public l’apparence et la conviction que Paulo Maló, célèbre pour des services dentaires au Portugal, collabore avec Malo Clinic et que Malo Clinic continue de bénéficier des connaissances, de l’expertise et de l’innovation technique de la requérante dans le domaine des services de soins dentaires, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas.
À cetégard, il convient de noter que la demanderesse elle-même montre avec l’annexe 1 que la titulaire de la marque de l’Union européenne est toujours reconnue à l’échelle mondiale pour son savoir-faire et son innovation, en tant que référence dans le domaine dentaire, et que la titulaire de la marque de l’Union européenne a également défendu les normes de qualité associées à la marque (elle soutient dans ses observations que la société
a été félicitée auprès du public portugais en ce qui concerne ses services et a reçu des prix
à cet égard). Cela signifie que la titulaire de la MUE, à laquelle la marque contestée a été transférée, continue à fournir les mêmes produits et services et le savoir-faire est clairement maintenu. Compte tenu de ce que la Cour a jugé dans l’affaire Elizabeth Emanuel, même si le consommateur moyen pouvait être influencé par l’idée selon laquelle un dentist célèbre Paolo Maló est impliqué dans la fourniture des produits et services revêtus de la marque, le risque n’est pas de nature à rendre la marque trompeuse au sens du droit des marques, comme il suffit que la société titulaire de la marque garantit les caractéristiques et les qualités des produits et services qu’elle désigne (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 48). La titulaire de la MUE a démontré que la marque contestée est toujours en mesure de remplir la fonction essentielle d’une marque, c’est-à-dire qu’elle distingue les produits et services provenant de MALOCLINIC des produits et services fournis par d’autres entreprises et qu’elle garantit que tous les produits et services qu’elle désigne sont fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 58-59; 23/03/2010, C-236/08 — C-238/08, Google-Louis Vuitton, EU:C:2010:159). Lasimple poursuite de l’utilisation du nom de la personne qui a établi la société en tant que marque après son départ de la société constitue bien une cause de déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE. En outre, le public portugais pourrait avoir eu connaissance de la sortie de la demanderesse de la titulaire de la MUE et, par conséquent, ne s’attendrait pas à un lien entre la demanderesse et les produits et services couverts par la MUE malgré la référence de la marque à «MALO». Cela rend encore plus improbable la possibilité d’une tromperie.
Dès lors, les circonstances de l’espèce ne sont pas suffisantes pour démontrer l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur et de nature à justifier la déchéance de la marque contestée. Pour qu’une marque soit déchue en raison de son caractère trompeur, ilfaut qu’elle soit réellement convaincue qu’une marque tromperait le public sur certains aspects des produits et services (en l’espèce, la qualité des produits et services, comme le prétend la demanderesse), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, il convient de noter qu’en vertu de l’article 20, paragraphe 1 et (2) du RMUE, la marque de l’Union européenne peut être transférée séparément de tout transfert d’entreprise mais lorsque la totalité de l’entreprise est transférée, cela inclut le transfert de la marque de l’Union européenne (sauf si, conformément à la législation régissant le transfert, il existe un accord contraire ou si les circonstances l’exigent clairement). Comme indiqué par

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les parties, en l’espèce, en 2019, la société Maló Clinic a été transférée dans son ensemble à la titulaire de la MUE, ce qui signifie que toutes les marques enregistrées au nom de la société ont automatiquement été transférées au nouveau titulaire (la titulaire de la MUE). En transférant la propriété de la société au titulaire de la marque de l’Union européenne, le demandeur a également transféré son nom de famille faisant partie de la marque contestée, ce qui signifie que le demandeur reconnaît que les marques comprenant son nom patronymique appartiennent au titulaire de la MUE (indépendamment du fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne avait acquis une société dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité). En fait, comme il ressort des éléments de preuve, après que la société a été transférée au titulaire de la marque de l’Union européenne, le demandeur a même continué d’y travailler pour un alors qu’il n’a pas objecté que le nom de famille était utilisé en tant que dénomination sociale ou en tant que marque, ce qui signifie qu’il a reconnu que les marques comprenant son nom patronymique appartiennent au titulaire de la MUE.
Compte tenu de ce qui précède et compte tenu de la jurisprudence pertinente précitée, une marque constituée, au moins partiellement, d’un nom de personne, qui a été transférée avec le «goodwill» dont elle faisait partie, n’est pas susceptible de tromper le public, au sens de l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE, même si elle peut donner l’impression erronée que cette personne participe à la fourniture des produits et services, d’autant plus que l’entreprise continue à fournir les mêmes produits et services et garantit la même qualité des services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que la demanderesse a affirmé que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait l’intention de faire croire au consommateur que Paolo Mano est toujours derrière l’entreprise et qu’il est impliqué dans la fourniture des produits et services. Or, une telle intention n’est pas établie par les éléments de preuve. En outre, la question de savoir si la titulaire de la marque de l’Union européenne de la marque contestée avait l’intention de faire croire au consommateur que Paolo Maló était toujours impliquée dans la fourniture des produits et services enregistrés est un comportement qui pourrait être considéré comme frauduleux et ne peut être analysé au regard de l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE, car il n’affecte pas la marque elle-même et sa perspective d’être enregistrée (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 50). Par conséquent, l’argument de la demanderesse doit être rejeté.
En l’espèce, la division d’annulation ne peut conclure que l’usage de la marque de l’Union européenne contestée est devenu trompeur auprès du public pertinent en raison de l’usage qui en a été fait par la titulaire. La charge de prouver que la marque est devenue trompeuse incombe au demandeur en déchéance, qui doit également prouver que c’est l’usage fait par le titulaire qui produit l’effet trompeur. Par conséquent, la demande en nullité fondée sur ce motif est rejetée comme non fondée.

Étant donné que la titulaire de la MUE est la partie gagnante, il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments spécifiques concernant l’insolvabilité de la demanderesse et affirme que d’autres procédures juridiques à son encontre sont en place, ni les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE à cet égard.
Les 06/02/2024 et 06/03/2024, après la clôture de la phase contradictoire, la titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve supplémentaires concernant des décisions récentes des juridictions nationales portugaises (qui ont également été produites par les juridictions nationales les 24/01/2024 et 29/01/2024). Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie gagnante et il n’est pas nécessaire de tenir compte de ces nouveaux éléments de preuve étant donné qu’ils n’auraient aucune incidence sur l’issue de la décision.

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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Martin LENZ Janja FELC JESSICA LEWIS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.