LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 17 septembre 2024
Dans l’affaire R 707/2023-2
Prosperity Tower Unipessoal, Lda.
Avenida ALMIRANTE Gago Coutinho, no
113
1760-029 Lisboa
Portugal Titulaire de la MUE/requérante représentée par Baptista, Monteverde mentale ASSOCIADOS, Edifício Heron Castilho Rua
Braamcamp, 40-5 E, 1250-050 Lisboa (Portugal)
contre
Maló Clinic, S.A
Avenida dos Combatentes, no 43, 10° piso, letra C
1600-042 Lisboa
Portugal Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Nuno Aureliano, Praça de Londres n.° 9, 2.° Esquerdo, 1000-192 Lisboa (Portugal)
Recours concernant la procédure d’annulation no 50 168C (enregistrement de marque l’Union européenne no 18 170 602)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/09/2024, R 707/2023-2, PAULO MALO DENTAL

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 décembre 2019, le prédécesseur en droit de Prosperity
Tower Unipessoal, Lda. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque
PAULO MALO DENTAL
pour les produits et services suivants:
Classe 10: Prothèses dentaires.
Classe 41: Organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives; Ateliers à des fins culturelles.
Classe 44: Dentisterie; Conseils en dentisterie; Chirurgie; Consultations dentaires; Dentisterie esthétique; Services de cliniques dentaires; Services d’orthodontie.
2 La demande a été publiée le 30 janvier 2020 et la marque a été enregistrée le 22 mai
2020.
3 Le 22 juin 2021, Maló Clinic, S.A (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi).
5 Par décision du 1 février 2023 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La demanderesse est titulaire de huit marques portugaises antérieures, huit enregistrements de marques de l’Union européenne, un logotype portugais et plusieurs noms de domaine. Les enregistrements de MUE sont, entre autres, les suivants:
• La MUE no 4 577 607 pour la marque verbale «Clinica Maló, Lda.» compris dans la classe 44;
• La marque de l’Union européenne figurative no 6 699 599 pour des
services compris dans la classe 44;
• La marque de l’Union européenne figurative no 7 029 051 pour des
services compris dans la classe 44;
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• La marque de l’Union européenne figurative no 7 030 489 pour des
services compris dans la classe 44;
• La marque de l’Union européenne figurative no 7 091 994 pour des
services compris dans les classes 41 et 44;
• La marque de l’Union européenne figurative no 7 092 117 pour des
services compris dans les classes 41 et 44;
• La MUE no 15 545 932 pour la marque verbale «MALOCLINIC rehabilitation PROTOCOL FOR EDENTULOUS PEOPLE» pour des produits et services compris dans les classes 10 et 44.
− La Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48, 53) a déclaré que les facteurs suivants devaient être pris en considération lors de l’examen d’une allégation de mauvaise foi: (a) le fait que la titulaire de la MUE sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne contestée.
− Comme le prouve la requérante, Paulo Sérgio Malo de Carvalho a fondé le 16 mars 1995, avec Manuel de Carvalho, Clínica Maló Lda. Il était le gérant de la société et l’actionnaire principal. Le nom de la société a été modifié le 23/07/2007 en Maló Clinic Lda et, en 2008, il a été transformé en société par actions. Pendant plusieurs années (de 2008 à 2018), Paulo Sérgio Malo de Carvalho était actionnaire et président du Conseil d’administration de la demanderesse Maló Clinic S.A. Ces faits ne sont pas contestés par la titulaire de la MUE. En raison de sa haute-position dans la direction de la société, Paulo Sérgio Malo de Carvalho doit avoir connaissance des enregistrements de marques de l’Union européenne détenus par la société de la demanderesse qui ont été déposés entre 2005 et 2016.
Le 27/05/2019, Paulo Sérgio Malo de Carvalho a cessé ses fonctions d’administrateur et a déposé la MUE contestée «PAULO MALO DENTAL» le 20/12/2019, bien que la marque ait ensuite été transférée à Desafio Majestoso
Lda, puis à Prosperity Tower Unipessoal Lda (la titulaire actuelle). Par conséquent, en raison de la relation évidente entre les parties agissant dans le même domaine médical (domaine dentaire), il est clair que la titulaire de la MUE devait avoir connaissance des marques antérieures détenues par la demanderesse.
− Étant donné que les signes coïncident par le nom de famille «MALO» et que les éléments restants sont moins distinctifs, voire faibles ou non distinctifs, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le nom de famille «MALO» dans les marques antérieures sera perçu comme une version abrégée du nom complet «PAULO
MALO» de la marque contestée. En outre, les produits et services visés par les signes en conflit sont identiques ou similaires.
− La chronologie des événements montre que, le 27/05/2019, Paulo Sérgio Malo de Carvalho a cessé ses fonctions d’administrateur de Maló Clinic S.A. et, le
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20/12/2019, il a déposé la marque de l’Union européenne contestée. En outre, en raison de sa qualité de président du Conseil d’administration de Maló Clinic S.A et d’actionnaire, Paulo Sérgio Malo de Carvalho ne pouvait ignorer le risque de préjudice causé au requérant lors de l’enregistrement pour son propre usage d’un signe patronymique similaire à ses marques antérieures. En outre, il ressort des éléments de preuve produits par le requérant que Paulo Sérgio Malo de Carvalho avait connaissance du préjudice causé au requérant dès lors qu’il a expressément et publiquement mentionné dans la presse son intention de promouvoir une concurrence déloyale avec le requérant et d’empêcher son activité.
− La division d’annulation a considéré que la marque de l’Union européenne contestée a été demandée en violation des principes de loyauté et d’intégrité que, dans les circonstances de l’espèce, il incombait à la titulaire de la MUE de respecter en ce qui concerne la demanderesse. Le comportement de la titulaire de la marque de l’Union européenne s’est écarté des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale dans l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers.
6 Le 31 mars 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 juin 2023.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 14 juillet 2023, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
8 Le 19 juin 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours en annulation no 60 666 C contre la marque de l’Union européenne no 4 577 607 pour la marque verbale «Clinica Maló, Lda.» pour des services compris dans la classe 44, au motif que la marque était devenue trompeuse au sens de l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.
9 Le 16 juin 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours en annulation no 60 543 C contre la marque de l’Union européenne no 6 699 599 pour des services compris dans la classe 44 au motif que la marque était devenue trompeuse au sens de l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.
10 Le 19 juin 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours en annulation no 60 667 C contre la marque de l’Union européenne no 7 029 051 pour des services compris dans la classe 44 au motif que la marque était devenue trompeuse au sens de l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.
11 Le 19 juin 2023, la titulaire de la MUE a formé le recours en annulation no 60 668 C contre la marque de l’Union européenne no 7 030 489 pour des services compris dans la classe 44 au motif que la marque était devenue trompeuse au sens de l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.
12 Le 19 juin 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours en annulation no 60 685 C contre la marque de l’Union européenne no 7 074 859 pour des produits et services compris dans les classes 10 et 44, au motif que la marque était devenue trompeuse au sens de l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.
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13 Le 19 juin 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours en annulation no 60 686 C contre la marque de l’Union européenne no 7 091 994 pour des services compris dans les classes 41 et 44 au motif que la marque était devenue trompeuse au sens de l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.
14 Le 19 juin 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours en annulation no 60 687 C contre la marque de l’Union européenne no 7 092 117 pour des services compris dans les classes 41 et 44 au motif que la marque était devenue trompeuse au sens de l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.
15 Le 19 juin 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours en annulation no 60 646 C contre la marque de l’Union européenne no 15 545 932 pour la marque MALOCLINIC réhabilitation PROTOCOL FOR EDENTULOUS PEOPLE pour des produits et services compris dans les classes 10 et 44, au motif que la marque est devenue trompeuse au sens de l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.
16 Le 26 juin 2023, la titulaire de la MUE a formé des recours en annulation contre les
enregistrements portugais de la marque no 28 812, no 427 163 pour la marque, no 465 628 pour la marque , no 465 629 pour la
marque , no 465 630 pour la marque , no 553 968 pour la marque «MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS», no 554 107 pour
la marque, no 555 091 pour la marque.
Motifs
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
18 Compte tenu du fait que le recours a un effet suspensif (article 66, paragraphe 1, du RMUE), la décision attaquée n’est pas définitive et la procédure d’annulation ne peut être considérée comme close. Il découle de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’affaire, tant en droit qu’en fait (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 57).
19 L’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE dispose que les chambres de recours peuvent suspendre la procédure de sa propre initiative lorsqu’une suspension est justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce.
20 Le pouvoir d’appréciation dont disposent les chambres de recours pour suspendre (ou non) la procédure est large. L’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE exprime le large pouvoir d’appréciation (par analogie, 06/10/2020, R 508/2019-G, Zara, § 22).
21 Ainsi qu’il ressort de l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE et de la jurisprudence, la chambre de recours doit, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union
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européenne est contestée, mais aussi de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek indirects Cloppenburg/Peek indirects Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 111 et jurisprudence citée).
22 Une procédure d’annulation est actuellement pendante devant l’Office et l’office national portugais de la propriété intellectuelle, engagée par la titulaire de la MUE contre tous les droits antérieurs de la demanderesse en nullité (MUE et marques portugaises — voir paragraphes 8 à 16 ci-dessus).
23 La division d’annulation a notamment conclu que la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors de la demande de marque contestée. Elle a conclu que l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne de détourner les droits de la demanderesse en nullité était essentiellement démontrée par la similitude des signes, d’autant plus que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de l’existence des marques de la demanderesse en nullité.
24 Il s’ ensuit qu’une éventuelle invalidation aurait un effet direct sur la présente procédure.
25 Dans ces circonstances, et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendrela présente procédure de recours, conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, dans l’attente d’une décision définitive sur les demandes en nullité pendantes auprès de l’Office et de l’Office portugais de la propriété intellectuelle.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Suspend la procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure d’annulation pendante contre les droits antérieurs de la demanderesse en nullité.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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