DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 57 071 (NULLITÉ)
Jean-Charles de Castelbajac, 2, rue Poncelet, 75017 Paris, France (demandeur), représentée par Edouard Fortunet, 2, rue Saint Florentin, 75001 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
PMJC SAS, 5 passage Piver, 75011 Paris, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Aurélie Scialom, 138 avenue Victor Hugo, 75016 Paris, France (représentant professionnel).

Le 15/02/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.

2 La marque de l’Union européenne n° 18 589 305 est déclarée nulle dans sa totalité.

3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 08/11/2022, le demandeur a déposé une demande en nullité contre la marque
de l’Union européenne n°18 589 305 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne), déposée le 28/10/2021 et enregistrée le 23/02/2022. La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:

Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Cannes; Parapluies et parasols; Sellerie, cravaches et vêtements pour animaux; Bandoulières [sangles pour épaules]; Bandoulières en cuir; Boîtes en cuir; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Boîtes à chapeaux en imitation du cuir; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Carton-cuir; Cuir et imitations cuir; Cuir pour chaussures; Étiquettes en cuir; Fourrures [peaux d’animaux]; Fausse fourrure; Porte-cartes en imitation cuir; Porte-documents en cuir; Trousses de toilette vendues vides; Porte-cartes en cuir.

Classe 25: Chapellerie; parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie; vêtements; articles chaussants.

---

Décision d’annulation n° C 57 071 Page 2 sur 13
Le demandeur invoque l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE et l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE.

---

Décision d’annulation n° C 57 071 Page 3 sur 13
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le demandeur affirme dans ses différentes observations que dans la mesure où la marque contestée comporte le nom CASTELBAJAC et que ce nom est de nature à tromper le public, sa nullité doit être prononcée. Cette demande est en ligne selon lui avec la récente décision de la Cour d’appel de Paris qui, le 12/10/2022, a « dit que la société PMJC est déchue de ses droits sur la marque [française] « JC DE CASTELBAJAC » n°3 201 616 pour désigner les « vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants » et les « services de dessinateurs de mode; stylisme (vestimentaire) » et sur la marque [française] « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » n° 1 640 795 pour les « produits cosmétiques et de beauté» et les «vêtements », et ce à compter du présent arrêt » (Pièce n°1).
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris était fondé sur l’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle français, aux termes duquel « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait: (…) b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

Comme l’ont relevé les juges français, les agissements de la société PMJC au cours des dernières années a amené ce signe, composé du signe « CASTELBAJAC
», à induire le public en erreur.

Le demandeur considère également que le logo inclus dans la marque contestée est intimement lié à l’artiste M. Jean Charles de Castelbajac, et fait expressément référence à sa personne. Ce signe correspond aux initiales de l’auteur; un « J » sur lequel est apposée une couronne, et les lettres « C » et « C », formant les initiales « JCC » correspondant à Jean-Charles de Castelbajac ». Ce logo a été dessiné par M. de Castelbajac. De ce fait, ce signe confine à la tromperie sur la nature des produits revêtus de ce signe, puisque le public s’attendra à ce que ces produits aient été fabriqués sous le contrôle de M. de Castelbajac.

Ce signe constitue un nouveau dépôt d’une marque antérieure quasi-identique et qui a cessé d’exister. La Cour d’appel de Paris, le 12/10/2022, a précisément rappelé à ce titre « qu’il n’est nullement démontré que M. de CASTELBAJAC a consenti à ce que l’usage de son nom patronymique soit cédé en même temps que les marques litigieuses. L’acte de cession du 03/02/2012 entre la société JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC et la société PMJC ne l’indique pas, pas plus que la convention de prestation de services conclue entre M. de CASTELBAJAC et la société PMJC le 21/07/2011 » (Pièce n°1).

La société PMJC n’était pas habilitée à procéder à de nouveaux dépôts de signes qui avaient été frappés de déchéance, alors que ces signes étaient intimement liés à la personne de M. de Castelbajac et qu’il a été jugé que la société PMJC ne disposait pas du droit de procéder à de nouveaux dépôts postérieurement à sa relation contractuelle avec M. Jean-Charles de Castelbajac, qui n’avait pas « consenti à ce que l’usage de son nom patronymique soit cédé ».

Non seulement ce signe est trompeur, puisqu’il sera associé à la personne de l’artiste, mais en outre, il est déposé de mauvaise foi, puisqu’il a été jugé à plusieurs reprises que l’abandon d’une marque non-exploitée après l’expiration du délai de grâce et le dépôt d’une nouvelle demande dans le but d’obtenir de nouveau un délai de cinq ans constitue forcément un détournement du droit des marques (15/11/2011, R 1785/2008- 4, PATHFINDER). En l’espèce, la marque

---

Décision d’annulation n° C 57 071 Page 4 sur 13
contestée constitue une demande réitérée des marques antérieures susvisées, dans la mesure où elle porte sur un signe quasi-identique. L’élément dominant et distinctif des deux signes, à savoir un dessin en noir et blanc d’une croix ornée d’une couronne, représentant la stylisation de la lettre « J », dont la barre horizontale se termine en demi-cercles, ces derniers représentant la lettre « C », est présent de manière identique dans les deux signes et les deux marques désignent des produits quasi-identiques.

Les différences minimes, à savoir le changement de couleur de la couronne, la suppression du cercle entourant le dessin et l’ajout de l’élément verbal « CASTELBAJAC » en taille minuscule, constituent des changements purement décoratifs qui ne sont pas « facilement détectables à l’œil nu » lors de l’observation par le consommateur moyennement attentif et ne seront perçus « qu’après avoir examiné les marques côte à côte » (Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie C Opposition, 2.2.).

En réponse aux arguments de la titulaire, le demandeur considère enfin que la jurisprudence française Bordas ne s’applique pas. (Pièce n° 1, n° 2 et n° 7). La décision Bordas n’est pas applicable à la présente procédure car elle devrait conduire à protéger la personne morale qui exploite la dénomination sociale « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC », ce qui n’est pas le cas de la société PMJC, comme l’a rappelé le TGI de Paris dans la décision du 20/12/2019.

En second lieu, les statuts de la société JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC ne mentionnent aucun accord du demandeur à l’utilisation ou à l’exploitation de son nom par la société JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC et un tel accord ne peut être déduit des relations que M. de Castelbajac et la société PMJC ont entretenues. Ensuite, si tant est que le demandeur ait apporté à la société JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC un droit d’usage de son patronyme (ce qu’il conteste fermement), celui-ci ne pouvait valoir que pour la durée de cette société, qui a été liquidée.
Cette circonstance éteint tout droit qui aurait pu être consenti, comme l’a jugé la Cour d’appel de Paris le 7 mai 2021 (Pièce n° 9):

« la société MB SAS, si elle a bien acquis les droits incorporels liés aux droits de propriété intellectuelle afférents à l’enseigne, comprenant les marques, les modèles, les droits d’auteurs et nom de domaine, comme cela est spécifié au jugement, n’est pas bénéficiaire de la cession du droit patrimonial des nom et prénom de X, la société Christian Bernard n’en étant plus titulaire depuis le 7 février 2017 en raison de l’expiration de la durée de la cession de ce droit par dissolution de la société ». Enfin, à supposer qu’un tel accord tacite ait existé, il convient de rappeler que tout droit d’utilisation d’un nom patronymique (aurait-il existé au profit de PMJC, ce qui est contesté en l’espèce) constitue une « convention à durée indéterminée que chaque partie peut résilier unilatéralement » (Cour de cassation, 8 février 2017, Christian Lacroix, Pièce n° 8).

Si l’on devait considérer qu’un accord tacite existait en l’espèce, il faudrait en tout état de cause considérer que celui-ci a été résilié. La société PMJC n’avait donc pas le droit de déposer des marques comprenant le nom patronymique « Castelbajac », qu’il y ait jadis eu ou non un droit tacite d’utiliser ce nom patronymique.

---

Décision d’annulation n° C 57 071 Page 5 sur 13
La société PMJC invoque également la garantie d’éviction du vendeur, selon laquelle le vendeur doit s’abstenir de tout fait personnel de nature à compromettre l’exercice des droits cédés. Or, comme cela a été jugé à plusieurs reprises (Pièces n° 1 et 2), aucune garantie d’éviction n’est due par M. de Castelbajac à la société PMJC au titre des marques cédées en 2012. Ces décisions sont parfaitement pertinentes puisque:
M. de Castelbajac n’est pas le « vendeur » des marques Castelbajac, celles-ci ayant été déposées par la société JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC et cédées par cette même société à PMJC;

La société PMJC ne peut se prévaloir d’une garantie d’éviction lorsqu’elle utilise de mauvaise foi le nom de M. de Castelbajac. En effet, PMJC ne peut invoquer la garantie d’éviction qu’à condition d’être de bonne foi, et ne peut donc se prévaloir d’une situation créée par sa propre mauvaise foi;

La garantie d’éviction n’est pas applicable aux ventes judiciaires comme en l’espèce, ni aux « droits d’utilisation » de signe distinctifs.

Au soutien de ses différents arguments, le demandeur a déposé les pièces suivantes:

Pièce n°1: Cour d’appel de Paris, 12 octobre 2022, PMJC c. M. Jean-Charles de Castelbajac qui a « Dit que la société PMJC est déchue de ses droits sur la marque [française] « JC DE CASTELBAJAC » n°3 201 616 pour désigner les « vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants » et les « services de dessinateurs de mode; stylisme (vestimentaire) » et sur la marque [française] « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » n° 1 640 795 pour les « produits cosmétiques et de beauté » et les « vêtements », et ce à compter du présent arrêt ». L’arrêt de la Cour d’appel de Paris était fondé sur l’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle français, aux termes duquel « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait : (…) b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

Pièce n°2: TGI Paris, 20 décembre 2019, M. de Castelbajac c. PMJC.

Pièce n°3: TGI Paris, 26 juin 2020, PMJC c. M. de Castelbajac.

Pièce n°4: Déclaration de retrait à la suite d’une demande en déchéance de la marque 3 178 985 en classe 9.

Pièce n°5: Décision INPI, 9 septembre 2021, statuant sur la déchéance
pour non-usage de la marque française 94 519 229 :

---

Décision d’annulation n° C 57 071 Page 6 sur 13
Pièce n°6: 11/11/2020, C 44 045 prononçant la déchéance de la MUE 440
7251 notamment pour des produits en classes 18 et 25, la titulaire n’ayant pas déposé de preuves d’usage.

Pièce n°7: Conclusions de M. de Castelbajac en première instance, du 18 février
2020 (dossier sur la déchéance des marques de PMJC pour usage trompeur)
Pièce n°8: Cour de cassation, 8 février 2017, Christian Lacroix.

Pièce n°9: Cour d’appel de Paris, 7 mai 2021.

La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la demande est irrecevable en raison d’une garantie d’éviction envers la société PMJC. Par ailleurs, la validité d’une marque s’apprécie au regard du signe tel que déposé et non comme le prétend le demandeur au regard de chacun des éléments le composant ni en fonction de prétendues « circonstances aggravantes » qui ne sont nullement définies par les normes européennes applicables en la matière.
La décision la Cour d’appel de Paris du 12/10/2022 (Pièce adverse n°1) ne peut servir de démonstration dans le cas présent car les marques sont différentes et l’ordre juridique également. De plus, l’EUIPO n’est pas lié par les décisions intervenues au niveau des États membres. Enfin, la décision en question fait l’objet d’un appel en Cassation. Les cas de refus d’enregistrement visés supposent de retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (04/03/1999, C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, point 41), ce caractère trompeur s’appréciant à l’égard des produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé ou obtenu.

---

Décision d’annulation n° C 57 071 Page 7 sur 13
Le fait qu’il y ait une cession régulière ou non de l’usage du nom patronymique, un accord pour exploiter le dessin composant le signe en cause ou que le dépôt serait, comme le prétend à tort le demandeur, un dépôt réitéré de marques antérieures déchues, sont sans incidence dans l’appréciation du caractère trompeur de la marque en cause, car ces arguments ne permettent nullement de déterminer si le consommateur peut être trompé par la marque de l’Union européenne.

La société PMJC a acquis les droits sur la marque verbale française « CASTELBAJAC » n°1 416 614 notamment en classes 18 et 25. La société PMJC était donc parfaitement fondée à déposer une marque de l’Union européenne comprenant le patronyme de M. de Castelbajac en classes 18 et 25. Il sera par ailleurs rappelé que l’appréciation des droits d’usage de la société PMJC sur le nom patronymique « CASTELBAJAC » est en tout état cause sans incidence sur l’appréciation du prétendu caractère trompeur de la marque contestée à l’égard des consommateurs.

Au soutien de ses deux séries d’observations, la titulaire a déposé les preuves suivantes:

Pièce 1 – Acte de cession des actifs de la société JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC, en date du 03/02/201.

Pièce 1bis – Annexe 2 « listing des marques » à l’acte de cession en date du 03/02/2012.

Pièce 1ter – Liste des marques composées du patronyme de M. de Castelbajac détenues par la société PMJC.

Pièce 2 – Protocole de prestations de services conclu entre la société PMJC et M. de Castelbajac en date du 21/07/2011.

Pièce 3 – E-mail adressé par le Conseil de M. de Castelbajac à la société PMJC.

Pièce 4 – Statuts de la société JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC.

Pièce 5 – Cass., Com., 27/02/1990 – n° 88-19.194.

Pièce 6 – Cass. Com., 12/03/1985, n° 84-17163, Bordas.

Pièce 7 – Extraits du Code civil – Légifrance
Pièce 8 – Cass., Com., 31/01/2006, RG 05-10116, Inès de la Fressange.

Pièce 9 – Lamy Droit du Contrat, Chapitre 2, Section 3, §3 L’action directe
– mise à jour 07/2018.

Pièce 10 – Le Droit Maritime Français, N° 531, 01/10/1993.

Pièce 11 – TGI Paris, 3ème chambre, 1ère section, 16/12/1998.

Pièce 12 – CA Rennes, 13 oct. 2015, n° 13/03463.

---

Décision d’annulation n° C 57 071 Page 8 sur 13
Pièce n°13 – Déclaration de pourvoi en date du 05/12/2022.

Pièce n°14 – Jugement du tribunal de commerce autorisant le plan de cession.

Pièce n°15 – Décision de l’INPI n°DC20-0019/LZ du 09/04/2021.

Pièce n°16 – Preuves d’usage de la marque française n°94 519 229 déposées dans le cadre de la procédure en déchéance n°DC20-0019/LZ devant l’INPI dans lesquelles figurent des photo de la collection automne
hiver 2017-2018, 2019,
et trois publications sur Instagram de la titulaire datées 2018 et 2019 (sans indication de diffusion, de prix, sans commentaires de clients, etc.).

Pièce 17: Bulletin officiel de la propriété intellectuelle – FR1416614 (BOPI 87/50).

Pièce 18 – Bulletin officiel de la propriété intellectuelle – FR94519229 (BOPI 94/24).

Pièce 19 – Cass, 3ème civ., Arrêt n° 1235 du 16 novembre 2005, Pourvoi n° 04-10.824.

Pièce 20 – Le Lamy Droit du contrat – 1717 Notion d’action directe.

Pièce 21 – Cass. Com, Arrêt n° 1002 du 22/05/002, Pourvoi n° 99-11.113.

REMARQUES PRELIMINAIRES AU SUJET DE LA GARANTIE D’EVICTION EN DROIT FRANCAIS
La titulaire considère que la présente action en déchéance devrait être déclarée irrecevable sur la base de la loi française « garantie d’éviction ».

---

Décision d’annulation n° C 57 071 Page 9 sur 13
Néanmoins, pour des raisons évidentes, l’Office n’est pas compétent pour appliquer le droit français et la recevabilité de la présente action doit être évaluée conformément aux règlements pertinents de l’Union européenne.

Par lettre du 09/11/2022, l’Office a communiqué aux parties que la présente demande de nullité a été jugée recevable en vertu de l’article 14 et de l’article 17, paragraphe 1, de l’EUTMDR et en vertu de l’article 66, paragraphe 2, de l’EUTMR, ce qui est confirmé par la division d’annulation.

CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT b), RMUE
Recevabilité
Le déposant a invoqué dans ses observations accompagnant sa demande en nullité la mauvaise foi de la titulaire. Bien que l’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE correspondant n’ait pas été invoqué dans le formulaire, les motifs de nullité sont considérés comme dûment indiqués si l’une des options correspondantes du formulaire de nullité est sélectionnée ou s’ils peuvent être déduits des arguments du demandeur présentés avec la demande. Dans les deux cas, s’il est possible d’identifier les motifs, sans doute aucun, le motif est recevable, ce qui est le cas en l’espèce.

La demande est recevable. La description précise exposant les motifs et les preuves à l’appui est facultative au stade du dépôt de la demande en nullité. Lorsqu’ils sont nécessaires aux fins de justifier la demande, ils doivent être présentés avant l’expiration du délai prévu pour la présentation des preuves, qui clôt la phase contradictoire de la procédure de nullité (article 16, paragraphe 1, du RDMUE). Ils concernent le fond, et non la recevabilité de la demande. Il est vrai que parfois le demandeur a mélangé les arguments relatifs au caractère trompeur avec ceux relatifs à la mauvaise foi. Toutefois la titulaire a été en mesure d’apporter ses arguments au sujet de la mauvaise foi et du fondement des dépôt réitérés. La recevabilité de ce motif est donc confirmée.

Fondement: dépôt réitéré
Le demandeur invoque dans les observations accompagnant sa demande la notion de dépôt réitéré. Le demandeur soutient que la marque contestée constituerait une demande réitérée de marques antérieures déchues dont les signes d’une part, et les produits d’autre part, seraient quasi-identiques, et ajoute que les « différences minimes » entre les signes seraient « des changements purement décoratifs ».

Les marques antérieures auxquelles fait référence le demandeur sont en particulier les marques figuratives suivantes:

- marque française n°94 519 229 notamment déposée en classes 18 (« cuirs et imitations du cuir, articles de maroquinerie, sac à main, sacs de voyage ») et 25 (« vêtements, chaussures, chapellerie ») et révoquée pour non- usage par décision de l’INPI du 09/09/2021 pour l’ensemble des produits et

---

Décision d’annulation n° C 57 071 Page 10 sur 13
services couverts par la marque, y compris en classe 18 et 25, les preuves ayant été jugées insuffisantes pour la période pertinente à savoir 2015- 2020.

- MUE figurative n°4 407 251 déposée notamment en classes 18 (« Cuirs et imitations du cuir, articles de maroquinerie, bourses, porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes, porte-documents, étuis pour clés, sacs, à savoir sacs à main, sacs à dos, sacs de plage, sacs d’écolier, sacs de voyage, malles, valises, parapluies, parasols, cannes » ) et 25 (« Vêtements (habillement) pour hommes, femmes et enfants, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), bottes, sandales, chapellerie » et révoquée pour non-usage le 11/11/2020, la titulaire n’ayant pas déposé de preuves.

La titulaire n’a pas prouvé un usage effectif et sérieux des marques françaises et de l’UE. Dans la procédure en déchéance devant l’INPI, à laquelle le demandeur était également partie (Pièce n°15 – Décision de l’INPI n°DC20-0019/LZ du 9 avril 2021), des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque française n°94 519 229 en classes 18 et 25 ont été versées au débat par la société PMJC.

Ces preuves sont constituées des éléments suivants:

extraits de lookbooks présentés comme correspondant aux collectives Automne-Hiver 2017-2018, Automne-hiver 2018-2019 sur lesquels on pouvait voir figurer le signe sur des chemises, des pulls et des manteaux;

extraits de catalogue présentés comme étant ceux du catalogue «Castelbajac » pour la collection 2019 sur lesquels on pouvait voir le signe figurer sur des sweats, des teeshirts et des tote- bags;

extraits du compte Instagram du titulaire de la marque contestée portant trois publications datées du 18/02/2019, du 05/11/2018 et du 21/11/2019 et sur lesquelles on peut constater que le signe était apposée sur des tote-bags et des sweats;

plaquette de présentation de la marque contestée datée de janvier 2018 provenant de « diffusion l’ HAPPY CULTURE ».
(Pièce n°16 – Preuves d’usage de la marque française n°94 519 229 déposées dans le cadre de la procédure en déchéance devant l’INPI)
L’analyse de ces pièces par la division d’annulation ne peut que confirmer l’analyse qui en a été faite par l’INPI. Les extraits produits sont des documents dont la diffusion au public n’est pas certaine et qui ne comportent ni prix, ni informations relatives à d’éventuelles ventes. La plaquette de présentation s’apparente à un document interne sans aucun élément de nature à identifier sa source et sa destination. Seules trois publications sur Instagram portent une date certaine mais elles sont largement insuffisantes à prouver un usage effectif et sérieux. Ces publications n’apportent pas d’indication pertinentes sur l’offre à la vente des produits portant la marque contestée, leur prix, des adresses de sites

---

Décision d’annulation n° C 57 071 Page 11 sur 13
de vente par internet ou d’autres éléments susceptibles de corroborer leur vente.

La titulaire après avoir été déchue de ses droits de sa marque française et UE a redéposé la marque contestée le 28/10/2021, à savoir moins de deux mois après la déchéance de la marque française pour non-usage et moins d’un an après la déchéance de la MUE.

Bien que la marque contestée ne soit pas identique aux marques
antérieures de la titulaire , les différences sont minimes surtout considérant la forme cruciforme du J. La présence de l’élément verbal « CASTELBAJAC » peut être considérée comme négligeable en raison de son manque de visibilité et quoi qu’il en soit de sa non-dominance lorsque comparée à la taille des autres éléments. Comme bien développé par le demandeur, l’élément dominant des deux signes, à savoir un dessin en noir et blanc d’une croix ornée d’une couronne, représentant la stylisation de la lettre « J », dont la barre horizontale se termine en demi-cercles, ces derniers représentant la lettre « C », est présent de manière identique dans les deux signes et les marques désignent notamment des produits identiques ou similaires en classes 18 et 25. Les différences minimes, à savoir le changement de contraste de la couronne, la suppression du cercle entourant le dessin et l’ajout de l’élément verbal « CASTELBAJAC » en taille minuscule, constituent des changements qui ne sont pas facilement détectables à l’œil nu lors de l’observation par le consommateur moyennement attentif et ne seront perçus qu’après avoir examiné les marques côte à côte.

Toutefois, comme mentionné par la titulaire, dans les cas où le propriétaire de MUE possède plus d’une marque, le simple fait que les différences entre les marques en cause enregistrées par le même titulaire soient si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ne saurait à lui seul démontrer que la MUE contestée constitue une simple demande réitérée, déposée de mauvaise foi (13/12/2012, T 136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 33-34). La marque contestée ne peut donc être déclarée nulle aux seuls motifs qu’elle serait similaire à des marques antérieures déchues.

De même, le fait qu’une MUE antérieure hautement similaire ait été déchue pour des produits ou services d’un certain nombre de classes ne saurait non plus être à lui seul suffisant pour tirer des conclusions sur l’intention du titulaire de la MUE au moment du dépôt de la demande de MUE pour les mêmes produits ou services (13/12/2012, Pelikan, T-136/11, EU:T:2012:689, § 45).

Il est nécessaire afin d’établir la mauvaise foi d’établir que la titulaire poursuivait une intention malhonnête comme d’étendre artificiellement la période de grâce pour défaut d’usage, par exemple en déposant une demande réitérée portant sur une MUE antérieure, afin d’éviter de perdre un droit pour défaut d’usage (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27). Il convient de distinguer ce cas de la situation dans laquelle le titulaire de la MUE, conformément à la pratique commerciale normale, cherche à protéger des

---

Décision d’annulation n° C 57 071 Page 12 sur 13
variations de son signe, par exemple lorsqu’un logo a évolué (13/12/2012, T- 136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 36 et suiv.).

La mauvaise foi est également constatée lorsque le titulaire de la MUE enchaîne les demandes d’enregistrement de marques nationales visant à lui conférer une position de blocage pour une période excédant la durée du délai de réflexion de six mois prévu par l’article 34, paragraphe 1, du RMUE et même celle du délai de grâce de cinq ans prévu par l’article 58, paragraphe 1, sous a), dudit règlement (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 51).

Outre les facteurs susmentionnés, les autres facteurs potentiellement pertinents cités par la jurisprudence afin d’apprécier l’existence d’une mauvaise foi comprennent ceux cités ci-dessous:

- Les circonstances dans lesquelles le signe contesté a été créé, l’usage qui en a été fait depuis sa création,
- La logique commerciale sous-tendant le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que MUE ainsi que
- La chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21 et suiv.; 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 39; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68).
Dans le cas présent, le logo en question est composé des initiales de Jean- Charles de Castelbajac « J C C » disposées de façon originale. La titulaire n’ayant pas été en mesure de prouver un usage effectif et sérieux de ses marques antérieures, il n’est pas accepté que les variations apportées à la marque contestée rentrent dans sa logique commerciale. Comme mentionné par le demandeur, elle avait elle-même procédé au retrait spontané d’une marque composée d’un signe identique en août 2020 (Pièce n°4) même si déposée en classe 9.

En redéposant une marque UE similaire aux marques antérieures déchues ou attaquées en déchéance, le titulaire vise à prolonger indûment la période de grâce de cinq ans attachés à tout nouveau dépôt. Les conditions dans lesquelles le logo a été créé et déposé par le demandeur, puis cédé à la titulaire en 2012 ainsi que le long conflit existant entre les parties et le fait que la titulaire n’a pas pu expliquer la logique commerciale qui sous tendait le nouveau dépôt du signe contesté et ses variations permettent à la division d’annulation de conclure que sa mauvaise foi a été établie. La titulaire ne peut prétendre monopoliser des droits acquis en 2012 et de redéposer des marques indéfiniment si elle n’en fait pas un usage effectif et sérieux.

CONCLUSION
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de faire droit à la demande dans son intégralité et que la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle pour tous les produits.

Étant donné que la demande est acceptée dans son intégralité sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner

---

Décision d’annulation n° C 57 071 Page 13 sur 13
plus en détail l’autre motif de la demande, à savoir l’Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE lu en combinaison avec l’Article 7, point g) du RMUE.

FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.

En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ Jessica N. LEWIS Catherine MEDINA PALOMARES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.